ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. Справа№ 911/165/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

секретар судового засідання Камінська Т.О.

та представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 22.01.2020,

розглянувши апеляційну скаргу Bayer Interllectual Property GmbH (Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх)

на рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018

у справі № 911/165/18 (суддя Христенко О.О.)

за позовом Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх

до публічного акціонерного товариства «Фармак» (далі - ПАТ «Фармак»)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державна фіскальна служба України Київська митниця ДФС

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача «Assia Chemical Industries Ltd»

про захист порушеного права інтелектуальної власності на винахід,

ВСТАНОВИВ:

Bayer Interllectual Property GmbH звернувся до Господарського суду Київської області з позовом до ПАТ «Фармак» про захист порушено права інтелектуальної власності на винахід.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскільки позивач є власником майнових прав на винахід за патентом України № 73339 «Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові» (який використовується при виробництві та продажу лікарського засобу «Ксарелто» (Xarelto), діючою речовиною якого є «ривароксабан» (Rivaroxaban), дата набрання чинності патенту - 15.07.2005, дата подання заявки № - 11.12.2000), то ПАТ «Фармак», здійснивши імпорт продукції під торгівельною маркою «Teva», в якому застосовано винахід за патентом України № 73339 на діючу речовину «Rivaroxaban» - порушив права інтелектуальної власності позивача, у зв'язку з чим, Bayer Interllectual Property GmbH звернулося до суду з вимогами:

заборонити відповідачу використання винаходу «Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові» без дозволу його власника;

вилучити і знищити товару фармсубстанція «Rivaroxaban» кількістю 9 кг, серії 150100217, 15010037, 150100417, САS: 366789-02-8, торговельної марки «Teva», виробник «Assia Chemical Industries Ltd.» (Ізраїль), заявленого до митного оформлення згідно з митною декларацією № UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018.

Рішенням Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 в задоволені позову Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх до ПАТ «Фармак» відмовлено повністю та скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Київської області від 31.01.2018 у справі № 911/165/18.

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив, зокрема, рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 скасувати, ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог, скасувати заходи зустрічного забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду київської області від 31.08.2018 про зобов'язання позивача внести на депозитний рахунок Господарського суду Київської області грошових коштів у розмірі 1 370 985, 66 грн.

Апеляційна скарга мотивована тим, що викладені у оскаржуваному рішенні обставини є недоведеними, здійснення ПАТ «Фармак» наукової діяльності та ввезення фармсубстанції Rivaroxaban саме з науковою метою не підтверджується жодним належним доказом у справі, а отже не є доведеною відповідачем.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.12.2018 справу № 911/165/18 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Остапенка О.М., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.12.2018 у даній справі відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою та призначено її до розгляду.

18.01.2019 відділом діловодства суду отримано від ПАТ «Фармак» відзив на апеляційну скаргу в якому товариство заперечувало проти доводів апеляційної скарги, просило рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

19.02.2019 позивач подав суду письмові пояснення стосовно відзиву на апеляційну скаргу та клопотання про повідомлення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог - компанію Assia Chemical Industries Ltd (2 Denmark, Petah Tikva, Izrael) про дату, час та місце проведення судового розгляду.

Представники позивача у судовому засіданні 19.02.2019 підтримали своє клопотання, представники ПАТ «Фармак» та Київської митниці ДФС зазначили, що не заперечують щодо задоволення цього клопотання, виходячи з доказів, що містяться у матеріалах справи.

За результатами розгляду клопотання позивача про повідомлення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог - компанію Assia Chemical Industries Ltd (2 Denmark, Petah Tikva, Izrael), колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для його задоволення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019:

у зв'язку з необхідністю повідомити компанію Assia Chemical Industries Ltd (2 Denmark, Petah Tikva, Izrael; яка є іноземним елементом) про дату, час та місце проведення судового засідання, розгляд апеляційної скарги було відкладено на 18.09.2019;

зобов'язано позивача в термін до 13.03.2019 надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 (у трьох примірниках); апеляційної скарги Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх (у трьох примірниках); ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 у справі №911/165/18 (у трьох примірниках); доручення про вручення документів від 19.02.2019 (у трьох примірниках);

надіслано вказані документи Міністерству юстиції України документи з перекладом на англійську мову для їх подальшого направлення через дипломатичні канали третій особі - «Assia Chemical Industries Ltd» за адресою: Ізраїль, 2 Denmark, Petah Tikva, Israel;

апеляційне провадження у справі № 911/165/18 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів - зупинено.

Не погоджуючись з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 у справі № 911/165/18, ПАТ «Фармак» звернулось до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду з касаційною скаргою, в якій просило суд скасувати вказану ухвалу та передати справу на розгляд суду апеляційної інстанції.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.10.2019 касаційну скаргу відповідача задоволено, ухвалу скасовано, справу передано до суду апеляційної інстанції для здійснення апеляційного провадження.

23.10.2019 матеріали справи № 911/165/18 надійшли до Північного апеляційного господарського суду.

23.10.2019 ухвалою Північного апеляційного господарського суду призначено справу до розгляду на 27.11.2019.

22.11.2019 представником «Assia Chemical Sndustries Ltd» подано до суду пояснення, в яких третя особа заперечувала проти апеляційної скарги, просила залишити рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

27.11.2019 позивач подав клопотання про виклик експертів з питань права в судове засідання, в якому просив викликати в судове засідання експертів у галузі права Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, які склали Висновок експертів у галузі права від 24.09.2018, а саме: Галянтич М.К., Дзера О.В., Яроцький В.Л., Коструба А.В. для надання роз'яснень стосовно порядку застосування аналогії закону до спірних правовідносин, а також визначення критеріїв застосування правової категорії «використання з науковою метою» до правовідносин, які виникають на підставі частини 2 статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та подав суду додаткові пояснення на відзив на апеляційну скаргу від 18.01.2019, в яких позивач просив рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

27.11.2019 керуючись статтею 216 ГПК України, в судовому засіданні було оголошено перерву до 28.11.2019.

28.11.2019 ПАТ «Фармак» подав суду заперечення на клопотання позивача про виклик у судове засідання експертів у галузі права та просило відмовити у задоволенні вказаного клопотання, а Баєр Інтелекчуел Проперті Гмбх подав заперечення на пояснення третьої особи від 22.11.2019 та доповнення до клопотання про виклик експертів з питань права в судове засідання, в якому позивач просив суд поставити експертам з питань права ряд запитань.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 розгляд апеляційної скарги відкладено на 17.12.2019, поставлено перед експертами у галузі права Київського регіонального центру Національної академії правових наук України (Галянтич М.К., Дзерою О.В., Яроцьким В.Л., Кострубою А.В.) ряд питань; запропоновано експертам надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно поставлених питань та підготувати письмові роз'яснення стосовно порядку застосування аналогії закону до спірних правовідносин, а також визначення критеріїв застосування правової категорії «використання з науковою метою» до правовідносин, які виникають на підставі частини 2 статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; викликано у судове засідання вказаних експертів у галузі права для надання роз'яснень стосовно порядку застосування аналогії закону до спірних правовідносин, а також визначення критеріїв застосування правової категорії «використання з науковою метою» до правовідносин, які виникають на підставі частини 2 статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/5000/19 від 16.12.2019 у зв'язку з перебуванням судді Грека Б.М., у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 911/165/18.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.12.2019 визначено такий склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

16.12.2019 ухвалою Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу прийнято до провадження вказаною колегією суддів.

17.12.2019 експерти у галузі права Київського регіонального центру Національної академії правових наук України Галянтича М.К. та Коструби А.В. подали суду письмові пояснення стосовно поставлених питань з приводу роз'яснення порядку застосування аналогії закону до спірних правовідносин.

У судовому засіданні 17.12.2019 експертом у галузі права Кострубою А.В. надано пояснення стосовно порядку застосування аналогії закону до спірних правовідносин, а також визначення критеріїв застосування правової категорії «використання з науковою метою» до правовідносин, які виникають на підставі частини 2 статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

17.12.2019 представники позивача, «Assia Chemical Industries Ltd», ПАТ «Фармак» подали заяви в яких просили призначити розгляд справи на 15.01.2020.

У судовому засіданні 17.12.2019 було оголошено перерву до 15.01.20120, а 15.01.2020 до 22.01.2020.

08.01.2020 через відділ документального забезпечення від «Assia Chemical Industries Ltd» надійшли пояснення третьої особи.

10.01.2020 через відділ документального забезпечення від Баєр Інтелекчуел Проперті Гмбх надійшли заяви та пояснення, які колегія суддів оглянула та долучила до матеріалів справи.

10.02.2020 через відділ документального забезпечення від АТ «Фармак» надійшли пояснення стосовно письмових пояснень експертів у галузі права.

15.01.2020 через відділ документального забезпечення від АТ «Фармак» надійшли заперечення на заяву представника позивача про поновлення строку подання доказів.

15.01.2020 через відділ документального забезпечення від Баєр Інтелекчуел Проперті Гмбх надійшли письмові пояснення щодо оцінки доказів.

У судовому засіданні 22.01.2020 представники апелянта надали пояснення по суті спору та зауважили, що завезена кількість препарату замовлялася саме з метою розробки препарату, а не з науковою метою, оскільки 9 кілограм це кількість, що перевищує межі звичайного наукового інтересу, так, з одного кілограму можна виготовити 100 000 таблеток, а тому, наявні усі підстави вважати, що відповідач порушує право інтелектуальної власності на винахід позивача.

Представники відповідача проти задоволення апеляційної скарги заперечили, та наголосили що: розробка на основі Rivaroxaban це не означає відтворення повного продукту готової лікарської форми позивача; наведені позивачем факти не свідчать про те, що відповідач мав на меті використовувати препарат не з науковою метою; будь-який лікарський засіб може бути допущений у цивільний обіг тільки після його державної реєстрації, що за своєю природою є надзвичайно місткою процедурою і відповідач не мав на меті вчиняти такі дії; до митного оформлення відповідач заявив про мету завезення як наукову; разом з тим, відповідач не обмежується виробництвом і реалізацією продукції, так, зокрема, здійснює ї дослідження та розробки, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.

Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 ГПК України надано учасникам можливість виступити у судових дебатах, яке ними реалізовано.

За змістом частини першої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Дослідивши матеріали справи, викладені в апеляційній скарзі доводи апелянта, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, відповідно до статті 269 ГПК України, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду встановила таке.

У виписці з Державного реєстру патентів України на винаходи Державної служби інтелектуальної власності України значиться, що за позивачем зареєстровано право на винахід «Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові», про що виданий патент України № 73339, заявка № на видачу якого подана 11.12.2000, публікація про видачу здійснена 15.07.2005, Бюл. № 7, власник патенту - Баєр Інтеллекчуел Пропепті Гмбх, дата до якої підтримано чинність патенту 11.12.2017, очікувана дата закінчення терміну дії патенту 11.12.2025.

Вказаний винахід за патентом України № 73339 використовується позивачем та пов'язаними з ним корпоративними правами особами при виробництві та продажу лікарського засобу «Ксарелто» (Xarelto), діючою речовиною якого є «ривароксабан» (Rivaroxaban).

Молекула «ривароксобану» (Rivaroxaban) захищена чинним патентом України № 73339 у першому незалежному пункті формули винаходу, а також заявлена у залежному пункті 7 формули винаходу.

Відповідно до частини 2 статті 464 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Частиною 5 статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Ривароксобан (Rivaroxaban) - це синтетичний препарат, що по хімічному складу є похідним оксазолідинонів та є представником класу прямих антикоагулянтів. Механізм дії препарату полягає у прямому зворотньому інгібуванні як прямого, так і зв'язного фактора зсідання крові Ха шляхом блокування анти тромбіну та селективної дії на активні центри фактора зсідання крові Ха, що в подальшому призводить до гальмування перетворення протромбіну в тромбін, внаслідок чого проходить блокування як внутрішнього, так і зовнішнього каскаду зсідання крові.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що на підставі статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у відповідача відсутнє право ввозити на митну територію України засіб право на винахід якого зареєстровано за позивачем згідно з патентом України № 73339.

12.01.2018 Київська митниця ДФС звернулась до позивача із листом про призупинення митного оформлення товару фармсубстанція (зразок для проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка і апробація аналітичних методів контролю якості) - Rivaroxaban кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, САS: 366789-02-8, торговельної марки «Teva», виробник «Assia Chemical Industries Ltd.», заявленої згідно з митної декларації UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018. Імпортер - ПАТ «Фармак».

Вказані дії відповідача, а саме ввезення на митну територію України фармсубстанції Rivaroxaban без дозволу позивача, є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на використання майнових прав на винахід «Заміщені осказолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові» за патентом України № 73339.

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; патент (патент на винахід, деклараційний патент, патент на корисну модель) - охоронюваний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Частинами першою, четвертою статті 418 ЦК України встановлено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом; право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За змістом частини першої статті 155 та частини першої статті 420 ЦК України до права інтелектуальної власності належать, зокрема, винаходи.

Частина друга статті 459 ЦК України встановлює, що об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (стаття 462 ЦК України).

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід є: винахідник; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (стаття 463 ЦК України).

Частина перша статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» регламентує, що правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частиною другою статті 28 Закону України про «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо використання не порушує прав інших власників патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (частина п'ята статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша статті 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Отже, у випадку порушення прав власника патенту, власник патенту має право вимагати припинення порушення його прав.

Як вбачається з матеріалів справи та наданих відповідачем пояснень по суті спору, ПАТ «Фармак» не заперечує проти тих обставин, що зразок субстанції ввозиться ним на територію України (заявлено згідно митної декларації UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018), та не заперечує, що у зразку субстанції застосовано винахід, який охороняється патентом України на винахід № 73339, проте, зазначає, що зразок фармсубстанції Rivaroxaban ввозиться відповідачем виключно з науковою метою, що виключає порушення прав, що випливають з патенту.

За змістом статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлені дії, які не визнаються порушенням прав, що випливають із патенту, зокрема, за змістом частини другої вказаної статті не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі), зокрема, з науковою метою або в порядку експерименту.

Так, в листі вих. № 255/2/10-70-18-04-47 від 12.01.2018 Київської митниці ДФС до позивача зазначено про призупинення митного оформлення товару фармсубстанції (зразок для проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка і апробація аналітичних методів контролю якості) - Rivaroxaban кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, САS: 366789-02-8, торговельної марки «Teva», виробник «Assia Chemical Industries Ltd.», заявленої згідно з митної декларації UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018. Імпортер - ПАТ «Фармак».

Вказана інформація щодо намірів ПАТ «Фармак» також міститься в митній декларації UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018.

Отже, з наведеного можна дійти висновку, що відповідач заявляв до митного оформлення зразок фармсубстанції Rivaroxaban кількістю 9 кг для проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка і апробація аналітичних методів контролю якості, при цьому посилання позивача на те, що відповідач має намір виготовляти та реалізовувати продукцію, а не здійснювати наукову діяльність не підтверджена належними та до пустими доказами в розумінні статті 74 ГПК України.

Наведені позивачем аргументи є здогадками, а не встановленим фактом порушення прав апелянта.

Разом з тим, як вірно встановлено судом першої інстанції, з метою ввезення зразку субстанції відповідач звертався до Міністерства охорони здоров'я в порядку, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров'я «Про затвердження порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» від 26.04.2011 № 237 та у відповідь Міністерство (лист вих. № 18.1-07/3868 від 19.12.2017) не заперечувало щодо ввезення на митну територію України незареєстрованого лікарського засобу, стандартних зразків, реагентів, зокрема, Rivaroxaban кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, виробник «Assia Chemical Industries Ltd.», Ізраїль, мета ввезення: проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка та апробація аналітичних методів контролю якості.

У пункті 3.2 Статуту ПАТ «Фармак» зазначено, що предметом діяльності товариства є, поміж іншого, здійснення наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технології; здійснення прикладних наукових досліджень та проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та проектно-пошукових робіт; виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов'язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

Оскільки Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не містить визначення «використання з науковою метою», яке відповідно до частини другої статті 31 вказаного закону не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, сторони подали до суду висновки експертів у галузі права.

Поданий позивачем висновок експертів у галузі права від 24.09.2018, зроблений Київським регіональним центром Національної академії правових наук України та поданий відповідачем висновок експерта у галузі права доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кодинець А.О. містять такі висновки: що для з'ясування питання визначення поняття «використання з науковою матою», що відповідно до норм частини другої статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, доцільно застосовувати аналогію закону. Зміст термінологічної категорії «використання з науковою метою» можна розкрити шляхом аналізу законодавчих положень спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють наукову та науково-технічну діяльність в державі і їхньому системному взаємозв'язку з означеними положеннями Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Пункт перший частини першої статті 108 ГПК України встановлює, що учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо застосування аналогії закону, аналогії права, разом з тим зміст статті 109 ГПК України визначає, що висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду.

Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

Як доцільно зазначено судом першої інстанції, відповідно до частини десятої статті 11 ГПК України, якщо спірні відносини не врегульовані законом і відсутній звичай ділового обороту, який може бути до них застосований, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - виходить із загальних засад і змісту законодавства (аналогія права).

Так, відповідно до пункту 12 статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Фундаментальні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки (пункт 33 статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Науково-технічна діяльність - наукова діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки (пункт 26 статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань (пункт 30 статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об'єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги (пункт 28 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність").

Наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання (пункт 15 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність").

Наукова діяльність незалежно від її видів спрямована на одержання нових знань та визначення їх практичного застосування. Залежно від виду наукової діяльності визначаються її результати та ступінь практичного застосування.

Отже, підставою для визнання використання винаходу таким, що не порушує права власника патенту є наявність наукової мети як такої або здійснення експерименту, а не конкретний вид досліджень, залежно від можливості його практичного використання у сфері економіки (фундаментальні чи прикладні) та особа, яка їх проводить.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не обмежує коло суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності науковими установами, для яких наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

Стаття 4 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» встановлює, що суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти і докторанти, інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, музеї, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові підрозділи, та громадські наукові організації.

Згідно пунктом 19 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" науковий підрозділ - структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків. Типами наукового підрозділу є інститут, науково-дослідна частина, управління, відділення, комплекс, центр, відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філіал, дослідна станція, дослідне поле, ботанічний сад, дендропарк, обсерваторія, наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей.

Обґрунтовуючи свої наміри здійснювати наукову діяльність, відповідачем було подано до матеріалів справи Положення № 19-01 про Центральну лабораторію фармацевтичної розробки, затверджену Генеральним директором ПАТ «Фармак» 31.01.2014, згідно пунктом 1.1 якого, Центральна лабораторія фармацевтичної розробки є самостійним структурним підрозділом ПАТ «Фармак», який підпорядковується керівнику департаменту досліджень та розробки.

Центральна лабораторія фармацевтичної розробки призначена для організації та проведення науково-дослідних та експериментальних робіт з фармацевтичної розробки і впровадження технологій нових лікарських засобів та удосконалення діючих технологій і методів контролю лікарських засобів (п. 1.2 Положення).

До складу Центральної лабораторії фармацевтичної розробки входять: технологічна лабораторія, аналітична лабораторія, лабораторія розробки активних субстанцій, лабораторія розробки рідких лікарських засобів, сектор спеціальних проектів з фармацевтичної розробки, сектор експертизи та підготовки документації, сектор підтримки фармацевтичної розробки (пункт 1.7 Положення).

До задач і функцій Центральної лабораторії фармацевтичної розробки, відносяться, зокрема, організація і проведення науково-дослідних та експериментальних робіт щодо розробки і впровадження інноваційних технологій, нормативної документації та нових методів аналізу з контролю якості сировини, продукції нових лікарських засобів та субстанцій згідно з планами розробки та впровадження нових лікарських засобів; розробка і перегляд методів контролю якості; оформлення супровідної документації на стадіях лабораторних робіт, дослідно-промислової апробації та удосконалення технологій і методів контролю для подальшої розробки нормативно-технічної документації; надання зацікавленим структурним підрозділам звітних даних науково-дослідних експериментів для розробки технічної документації на інноваційні лікарські засоби та виготовлену продукцію; організація робіт з науково-дослідними установами України і зарубіжжя з розробки нових лікарських засобів; контроль виконання робіт, що провадяться зовнішніми організаціями та експертиза отриманих результатів; участь у реалізації наукових проектів підприємства (пункти 2.1, 2.2, 2.9, 2.14, 2.17, 2.22 Положення № 19-01).

Відповідачем наведені структура та штат Центральної лабораторії фармацевтичної розробки ПАТ «Фармак» відповідно до якого 59 працівників з 71 займають керівні та інженерні посади, що підтверджується довідкою відповідача вих. № 17-8/93 від 09.10.2018.

Наказом ПАТ «Фармак» № 527 від 21.04.2017 затверджено програму заходів щодо науково-технічної розробки лікарського препарату на основі субстанції Rivaroxaban; наказано провести науково-технічну розробку та дослідження лікарського препарату на основі субстанції Rivaroxaban; забезпечити наявність вхідної сировини (субстанції) для проведення науково-технічної розробки; після завершення науково-технічної розробки підготувати звіт з фармацевтичної розробки з відображенням одержаних результатів; після проведення науково-технічної розробки залишок виготовленого продукту знищити.

Згідно з додатком до наказу ПАТ «Фармак» від 21.04.2017 № 527 затверджено «Програму заходів щодо науково-технічної розробки лікарського препарату на основі субстанції Rivaroxaban».

З наданих відповідачем доказів вбачається систематичне забезпечення якості відповідною документацією, що визначають основні етапи фармацевтичної розробки нових лікарських засобів, зокрема, лабораторна фармацевтична розробка (SOPRD000015/1 ПАТ «Фармак»); розробка аналітичних методик (SOPRD000013/2 ПАТ «Фармак»); вивчення стабільності (SOPRD000005/3 ПАТ «Фармак»).

Проведення науково-технічної розробки є самостійним процесом, результат якого не може бути передбачуваний (як негативний, так і позитивний).

Нормами чинного законодавства, в тому числі Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", не передбачено обмежень здійснення наукової діяльності тільки науковими установами. Юридичні особи мають право здійснювати наукову діяльність поряд з іншими видами діяльності, а саме здійснювати прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, виходячи з потреб даної юридичної особи, доводячи результати прикладних досліджень до умов конкретного підприємства.

Отже, беручи до уваги наведене, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідачем доведено намір здійснювати ним наукову діяльність та ввезення для такого наміру на митну територію України незареєстрованого лікарського засобу, стандартних зразків, реагентів, зокрема, Rivaroxaban кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, виробник «Assia Chemical Industries Ltd.», Ізраїль, мета ввезення: проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка та апробація аналітичних методів контролю якості за митною декларацією UA 125100/2018/300832 від 11.01.2018, що відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» на є порушенням прав позивача на патент № 73339.

Як встановлено нормами Закону України «Про наукову і наукову-технічну діяльність» результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об'єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги.

Тобто, прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки мають на меті використання знань для отримання кінцевого результату, в тому числі нового або істотно вдосконаленого матеріалу, продукту, які також можуть бути об'єктами захисту прав інтелектуальної власності.

Критично оцінюючи твердження позивача про те, що відповідачем здійснюється імпорт продукції під торгівельної маркою «Teva», в якому застосовується винахід за патентом України № 73339 на діючу речовину Rivaroxaban, що є порушенням прав інтелектуальної власності позивача суд правомірно виходив з такого.

Абзацом 4 статті 2 Закону України «Про лікарський засоби», готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) - дозовані лікарські засоби у вигляді та стані, в якому їх застосовують, що пройшли всі стадії виробництва (виготовлення), включаючи остаточне пакування.

Відповідно до абзацу 6 статті 2 Закону України «Про лікарські засоби», активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі - АФІ або діюча речовина) - будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів.

Частиною першою статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» визначено, що лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Отже, у відповідача відсутні мета та можливість введення субстанції Rivaroxaban у цивільний оборот на території України, оскільки сама субстанція не зареєстрована, як лікарський засіб, в порядку визначеному Законом України «Про лікарські засоби».

Частина 1 статті 15 ЦК України закріплює за кожною особою право на захист свого цивільного права. Підставою для їх захисту є порушення, невизнання або оспорювання цивільного права.

Порушення цивільних прав може проявлятися, зокрема, у недодержанні сторонами при вчиненні правочину вимог закону; поширенні про особу недостовірної інформації; протиправному позбавленні права власності чи його обмеженні; безпідставному заволодінні особою майном іншої особи-власника; вчиненні власнику перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїх майном; неправомірному використанні товару без згоди автора; невиконанні чи неналежному виконанні умов зобов'язання; безпідставній односторонній відмові від договору.

Отже, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що з матеріалів справи не вбачається порушення права інтелектуальної власності позивача, захищеного патентом України на винахід № 73339.

У частині третій статті 13, частині першій статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 78 ГПК України встановлено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Частиною першою статті 79 ГПК України встановлено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідачем не подано жодних належних та допустимих доказів, що спростовують наведені у рішенні першої інстанції факти.

Враховуючи наведене вище, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржуване рішення прийнято у відповідності до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є безпідставними, необґрунтованими та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, з огляду на що правових підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення місцевого господарського суду не вбачається.

Керуючись статтями 269, 271, 275, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Bayer Interllectual Property GmbH (Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх) на рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі № 911/165/18 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4. Справу повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений статтями 288, 289 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 11.02.2020.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко