УХВАЛА

м. Київ

24.02.2020Справа № 910/564/20

За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» (65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 12; ідентифікаційний код: 40748323)

До: 1) Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер та

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Про визнання незаконним та скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України

За позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США; адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110)

До: 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м . Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код: 37508596)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» (65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 12; ідентифікаційний код: 40748323) та

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (49023, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код: 40932872)

Про визнання недійними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018, патентів України на промислові зразки № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

Суддя Бондаренко Г.П.

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware) (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» (далі відповідач 2) та Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (далі відповідач-3) про визнання недійними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018, патентів України на промислові зразки № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

Звертаючись до суду із даним позовом позивач просить:

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 207145 від 25 грудня 2015 р. на знак для товарів і послуг «Блек Джек - грай по-дорослому», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 207145 від 25 грудня 2015 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 207146 від 25 грудня 2015 р. на знак для товарів і послуг «Май нейм із Джек. Блек Джек», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 207146 від 25 грудня 2015 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 242037 від 25 травня 2018 р. на знак для товарів і послуг «BLACK JACK SILVER», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 242037 від 25 травня 2018 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 249674 від 12 листопада 2018 р. на знак для товарів і послуг «BLACK JACK for all», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 249674 від 12 листопада 2018 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 249675 від 12 листопада 2018 р. на знак для товарів і послуг «BLACK JACK SILVER for all», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 249675 від 12 листопада 2018 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю патент України № 34689 від 12 червня 2017 р. на промисловий зразок «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 34689 від 12 червня 2017 р. на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю патент України № 35823 від 27 листопада 2017 р. на промисловий зразок «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ВІСКІ КОЛА «BLACK JACK», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 35823 від 27 листопада 2017 р. на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» припинити порушення прав інтелектуальної власності Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (Jack Daniel's Properties, Inc., corporation of Delaware State) на добре відому торговельну марку «Jack Daniel's» шляхом заборони використання схожих позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек», шляхом заборони нанесення даних позначень на етикетки та пляшки напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек»), заборони зберігання напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек») із зазначеним нанесенням позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек» з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек») з нанесеними на них позначеннями «BLACK JACK» та «Блек Джек», заборони використання позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек» в мережі Інтернет, зокрема, на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» за посиланнями: https://strongdrink.com.ua/produkcziya/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/ produkcziya/trostnikovvii-napitok/ black -iack , https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovvii- napitok/black-i ack . https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrinLk.com.ua/produkcziva/trostnikovvii-napitok/black-iack, а також шляхом заборони використання позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек» у діловій документації, зокрема, у договорах, у листах, у специфікаціях, у рахунках, у накладних, у сертифікатах, у технічних умовах, у рецептурах;

- Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (49023, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, 7, ідентифікаційний код-- 40932872) усунути схожі з добре відомим знаком «Jack Daniel's» позначення «BLACK JACK/, та «Блек Джек» з напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек»), з упаковок (етикеток) даних напоїв, з сайту у мережі Інтернет за посиланнями: https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovvii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/ produkcziya/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/produkcziva/ trostnikovyii- napitok/black-jack. https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovyii-napitok/black-iack. з ділової документації, з договорів, з листів, зі специфікацій, з рахунків, з накладних, з сертифікатів, з технічних умов, з рецептур.

12.02.2020 від відповідача-2 надійшла зустрічна позовна заява № 6/910/564/20 від 10.02.2020.

В обґрунтування зустрічних позовних вимог заявник за зазначає, що задоволення зустрічного позову про скасування рішень, якими визнано добре відомими в Україні знаки Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., може виключити повністю або частково задоволення первісного позову про скасування Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також патентів України на промислові зразки, власником яких є відповідач-2, оскільки за переконанням останнього Апеляційною палатою Державної Служби інтелектуальної власності України при винесенні оскаржуваних рішень від 15.02.2017р. було допущено порушення «Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України».

Позивач за зустрічним позовом зазначає, що відповідно до п.3.1. Порядку визнання знака добре відомим в заяві повинно бути зазначено, окрім іншого, дату, з якої заявник вважає свій знак добре відомим в Україні стосовно товарів, що ким виробляються. Додатком до заяви про визнання знака добре відомим, згідно п. 3.2 Порядку є документи, зазначені в заяві як докази викладених у ній обставин, які мають містити фактичні дані, що підтверджують наявність факторів, які можуть виливати н визнання знака добре відомим в Україні стосовно товарів щодо яких він використовується.

На підтвердження вкладених обставив заявник надає копії оскаржуваних рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №41-Н; 2. Визнати незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №42-Н та вказує, що зі змісту рішень не надано документальних відомостей щодо виробництва Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. віскі з використанням знаків «Jack Daniel's».

Також, на думку позивача за зустрічним позовом неправомірним було встановлювати дату, з якої ці знаки визнано загальновідомими в Україні - 31 грудня 2012 року.

Відповідно до п.7.2. Порядку визнання знака добре відомим Знак не може бути визнаний Апеляційною палатою добре відомим в Україні, якщо колегією встановлено, що надані заявником матеріали не підтверджують добру відомість знака заявника на дату, указану в заяві.

З огляду на це, позивач за зустрічним позовом просить Суд:

- визнати, незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №41-Н; 2.

- визнати незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №42-Н;

- визнати незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №40-Н.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016р. № 585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, тому зустрічні позовні вимоги спрямовані саме Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Дослідивши матеріали зустрічної позовної заяви, Суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Відповідно до статті 180 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об`єднуються в одне провадження з первісним позовом. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред`явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 Господарського процесуального кодексу України. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, застосовуються положення статті 174 Господарського процесуального кодексу України.

Судом встановлено, що згідно з інформацією з офіційного сайту Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» копію ухвали суду від 20.01.2020 про відкриття провадження Товариство з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» отримало 27.01.2020, отже заявником було дотримано процесуальний строк подання зустрічного позову.

Подана заява відповідає вимогам, встановленим Господарським процесуальним кодексом.

Також, разом з зустрічною позовною заявою було подане клопотання про витребування доказів, в якому позивач за зустрічним позовом просить:

- витребувати у Відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали заяв позивача, за результатами яких було прийнято рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджених наказами Державної служби інтелектуальної власності України №№41-Н від 12 квітня 2017р., №42-Н від 12 квітня 2017р., №40-Н від 12 квітня 2017р., про визнання знаків для товарів і послуг « Jack Daniel's», « Jack Daniel's , зобр.», «Jack Daniel's Tennessee WHISKEY, зобр.» добре відомими в Україні.

Частинами 2,4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з частиною 1, 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Клопотання про витребування доказів повинно бути подане у строк, визначений статтею 80 Господарського процесуального кодексу України. Так, позивач повинен подати таке клопотання разом з поданням позовної заяви.

Виходячи з положень Господарського процесуального кодексу України, особа, яка подає зустрічний позов має подати клопотання про витребування доказів разом із даною заявою.

В обґрунтування поданого клопотання позивач за зустрічним позовом зазначає, що для розгляду зустрічного позову важливим є дослідження матеріалів заяв, за результатами яких було прийнято Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017, оскільки з цих заяв можна встановити чи були підстави визнавати ці знаки добре відомими станом на 31.12.2012.

Згідно статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку, але для прийняття рішення щодо подачі зустрічного позову про оскарження вказаних рішень необхідно ознайомитись з матеріалами цих заяв.

Щодо причин неможливості отримати цей доказ позивач за зустрічним позовом зазначає, що дані докази перебувають у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» адвокатом Колядою О.О. 07.02.2020 було подано запит до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про надання копій матеріалів заяв Джек Деніел`з Пропертіс Інк (JACK DANIEL'S PROPERTIES INK), за результатами яких було прийнято Рішення Апеляційною палатою Державної служби Інтелектуальної власності України від 1,5.02.2017, затверджені Наказами Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №№40-Н, 41-Ы, 42-Н (відносно визнання добре відомими знаків « Jack Daniel's », « Jack Daniel's , зобр.», «Jack Daniel's Tennessee WHISKEY, зобр.». Проте, як зазначає представник товариства, відповіді на адвокатський запит заявником не отримано, оскільки на момент подані зустрічної позовної заяви до суду не пройшло 5 робочих днів з моменту отримання Міністерством адвокатського запиту.

З огляду на зазначене, Суд вважає за доцільне прийняти зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом, оскільки зустрічна позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 162, 164, 172, 173, 180 Господарського процесуального кодексу України, підстави для повернення зустрічної позовної заяви відсутні. Вирішення питання про витребування доказів відкласти на судове засідання.

Керуючись статтями 176, 180, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 910/564/20 зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (корпорація штату Делавер) про визнання незаконним та скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України.

2. Зустрічні позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер про визнання незаконним та скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України об`єднати в одне провадження з первісним позовом по справі № 910/564/20.

3. Відкласти вирішення питання про витребування доказів до розгляду в судовому засіданні.

4. Викликати сторін в підготовче судове засідання, призначене на 25.02.20 о 17:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

Повідомити, що явка сторін або їх уповноважених представників є обов`язковою, та про обов`язок сторін повідомляти суд про причини неявки.

5. Запропонувати відповідачам за зустрічним позовом надати відзив на зустрічний позов із урахуванням вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України - 15 днів з дня вручення ухвали, але не пізніше закінчення строку підготовчого провадження, у випадку продовження процесуального строку судом.

6. Запропонувати позивачу за зустрічним позовом у строк 15 днів з моменту отримання відзиву, але в будь-якому разі до закінчення підготовчого провадження, у випадку продовження процесуального строку судом надати суду відповідь на відзив.

7. Повідомити учасників судового процесу, що подання ними клопотань, заяв з процесуальних питань та заяв по суті справи можуть бути подані до суду у строк до закінчення підготовчого провадження.

8. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частина 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України).

9. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

10. Згідно частини 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.

11. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя Г. П. Бондаренко