РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

04.02.2020Справа № 910/9438/19

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко Г. П.,

за участю секретаря - Лебович А. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи

За позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, буд. 38)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп" (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1)

2) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2)

Про визнання недійсним свідоцтва № 245964, заборону використання знаку

За участі представників сторін:

Від позивача: Дитинюк Я.Л. (довіреність № б/н від 08.01.2019);

Від відповідача-1: Курінський О.Г. (Ордер серія ВВ № 1000820 від 29.08.2019);

Від відповідача-2: Козелецька Н.О. (довіреність № 2434-03/553 від 17.09.2019).

ОБСТАВИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп" (відповідач - 1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач - 2) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку. Зокрема, позивач просить суд:

- Визнати недійсним частково (для товарів і послуг 05 класу МКТП для реєстрації знаків, для яких його зареєстровано) в Україні Свідоцтво України № 245964 від 27.08.2018 на знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп";

- Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 245964 від 27.08.2018 на знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені;

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп" здійснювати використання всіма можливими способами позначень «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак "НОВІРИН" № 152459 від 27.02.2012.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав інтелектуальної власності позивача реєстрацією знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за відповідачем - 1 та невідповідністю такої реєстрації умовам правової охорони.

17.07.2019 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову.

Суд заяву позивача про забезпечення позову задовольнив частково та вжив наступні заходи забезпечення позову: заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» передавати повністю чи частково права власності на знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 245964 від 27.08.2018, стосовно товарів класу 05 МКТП, для яких їх зареєстровано, іншим особам, відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знаки для товарів і послуг; заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь - які зміни до Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг щодо Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 245964 від 27.08.2018, стосовно товарів класу 05 МКТП для реєстрації знаків, в тому числі щодо відмови від зазначеного свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, та здійснювати відповідні офіційні публікації щодо зазначеного свідоцтва України на знаки для товарів і послуг. Про що постановив відповідну Ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.07.2019.

Також 19.07.2019 суд залишив позовну заяву без руху та надав позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

29.07.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 19.07.2019 про залишення позовної заяви без руху.

01.08.2019 Господарський суд міста Києва постановив ухвалу про відкриття провадження у справі, розгляд справи № 910/9438/19 ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 03.09.2019.

14.08.2019 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач - 2 заперечив проти пред`явлених позовних вимог.

28.08.2019 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

В судовому засіданні 03.09.2019 суд на місці ухвалив продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відклав підготовче засідання на 29.10.2019.

04.09.2019 відповідач-1 подав відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти пред`явлених позовних вимог в повному обсязі.

09.09.2019 від позивача через відділ канцелярії суду надійшла відповідь на відзив Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

21.10.2019 позивач подав відповідь на відзив відповідача - 1.

29.10.2019 відповідач-1 подав заперечення на відповідь на відзив.

В судовому засіданні 29.10.2019 Суд оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні до 19.11.2019, Суд також задовольнив клопотання відповідача - 1 про поновлення процесуального строку для подання доказів (висновку експерта) та встановив строк для подачі даного доказу до 11.11.2019.

13.11.2019 відповідач-1 подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

19.11.2019 відповідач-1 подав клопотання про встановлення додаткового строку для подання доказів та клопотання про виклик експертів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12. та ОСОБА_13.

В судовому засіданні 19.11.2019 позивач подав письмові заперечення проти заяви відповідача - 1 про наявність підстав для відводу експертів ОСОБА_10. та ОСОБА_11 у господарській справі № 910/9438/19 та заяву про відвід експертів ОСОБА_12. та ОСОБА_13 у господарській справі № 910/9438/19.

В судовому засіданні 19.11.2019 суд змінив назву відповідача-2 відповідно до Постанови КМУ № 829 від 02.09.2019 "Про деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, задовольнив клопотання відповідача - 1 про поновлення процесуального строку та доручення доказів до матеріалів справи, задовольнив клопотання про виклик експертів та зобов`язав сторін подати питання для експертів до 21.11.2019. В судовому засіданні суд оголосив перерву до 17.12.2019. мотиви та обґрунтування прийнятих в судовому засіданні 19.11.2019 процесуальних рішень суд виклав у відповідній ухвалі.

17.12.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшла заява щодо питань для надання пояснень експертам, які готували висновки на замовлення учасників справи у господарській справі № 910/9438/19.

Також, 17.12.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшла заява про відкликання заяви про відвід експертів ОСОБА_12. та ОСОБА_13 від 19.11.2019 у господарській справі № 910/9438/19.

В судовому засіданні 17.12.2019 сторони та суд ставили питання експертам ОСОБА_13., ОСОБА_12., ОСОБА_10. та ОСОБА_11, відповідач - 1 просив поновити строк для подання відзиву. Суд задовольнив клопотання відповідача - 1, поновив строк для подачі відзиву та на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 09.01.2020.

В судовому засіданні 09.01.2020 суд оголосив перерву до 04.02.2020.

В судове засідання 04.02.2020 учасники справи прибули. Позивач в судовому засіданні подав письмові пояснення щодо зібраних у підготовчому провадженні матеріалів у господарській справі № 910/9438/19, підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі та зробив заяву відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України щодо судових витрат в розмірі 37 750, 00 грн , відповідача - 1 заперечив проти задоволення позовних вимог та зробив заяву відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України щодо судових витрат в розмірі 30 000, 00 грн, відповідач - 2 заперечив проти задоволення позовних вимог.

В судовому засіданні 04.02.2020 суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення у справі про відмову в задоволенні позовних вимог.

11.02.2020 через відділ канцелярії суду від відповідача - 1 надійшов розрахунок понесених відповідачем - 1 суми судових витрат.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши долучені до матеріалів справи докази, заслухавши пояснення учасників провадження у справі, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Як підтверджено матеріалами справи, позивач є власником свідоцтва України на знак № 152459 від 27.02.2012 за заявкою № m201118385 від 18.11.2011, яким засвідчується право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Новірин» для товарів і послуг 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні та ветеринарні препарати; антибіотики; антисептики; активні біологічні добавки; фармацевтичні препарати для лікування і профілактики інфекційних захворювань вірусної етіології; препарати для лікування і профілактики серцевих захворювань; вітамінні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; розчини для ін`єкцій; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на лікарські потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьрівні, тонізівні лікарські препарати); желатина на лікарські (медичні) потреби; жир риб`ячий; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); капсули (облатки) на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; коріння лікувальне (цілюще); лікувальні олії; льодяники (смоктунці) лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні.

Позивач використовує знак для товарів і послуг № 152459 від 27.02.2012 для маркування: 1) лікарського засобу під торговельним найменуванням «Новірин» (таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/12436/01/01); 2) лікарського засобу під торговельним найменуванням «Новірин» (сироп по 50 мг/мл по 120 мл у флаконі у комплекті з мірним стаканчиком, по 1 флакону в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/16831/01/01).

27.08.2018 за відповідачем - 1 був зареєстрований в Україні знак для товарів та послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 (заявка № m201614966 від 11.07.2016) для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди, та товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у роздрібних магазинах, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою каталогів посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб - сайти або програми телемагазинів; надавання послуг, що полягають у реєструванні, записуванні, складанні, збиранні та систематизуванні письмових повідомлень і записів, а також послуги щодо збирання математичних і статистичних даних; послуги рекламних агентств, в тому числі розповсюджування проспектів чи зразків безпосередньо або поштою.

Відповідач - 1 не використовував та не використовує на момент розгляду справи знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» для позначення будь - яких товарів, і доказів зворотного матеріали справи не містять.

Позивач вважає, що сам факт реєстрації за відповідачем знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 порушує його права інтелектуальної власності на знак «Новірин» за свідоцтвом № 152459 від 27.02.2012, оскільки знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» є настільки схожим із знаком для товарів і послуг «Новірин», що потенційний споживач може допустити помилку та придбати замість лікарського засобу «Новірин» товар під знаком «АВІРИН АВИРИН AVIRIN», враховуючи що зазначені знаки зареєстровані для 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідача - 1 про визнання частково недійсним свідоцтва № 245964 від 27.08.2018, про заборону відповідачу - 1 здійснювати використання всіма можливими способами позначень «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» стосовно товарів споріднених з товарами наведеними у свідоцтві №м 152459 від 27.02.2012 та до відповідача - 2 про зобов`язання останнього внести відомості про визнання недійсним частково свідоцтва № 245964 від 27.08.2018 до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені відповідача - 2.

Підставою позову є невідповідність зареєстрованого знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 умовам надання правової охорони.

Відповідач - 1 проти задоволення позовних вимог заперечує в повному обсязі з підстав відповідності знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» умовам правової охорони, відсутності факту порушення з його боку прав позивача, адже відповідач - 1 не здійснює фактичне використання знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» (ніякі товари вказаним знаком не маркуються). Крім того, відповідач - 1 зазначає, що товари для яких зареєстровані знаки «Новірин» та «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є спорідненими за формою випуску та потенційно не можуть бути сплутані пересічним споживачем.

Відповідач - 2 заперечує проти задоволення позовних вимог з тих підстав, що рішення про реєстрацію знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 прийнято у відповідності до вимог чинного законодавства та з дотриманням процедури прийняття такого рішення. Також, на думку відповідача - 2, обізнаність споживачів та фахівців про лікарський препарат «Новірин» унеможливлює його сплутування з лікарським засобом відповідача - 1. Порушення відповідачами - 1, 2 прав позивача відповідач - 2 вважає недоведеним, а позовні вимоги такими, що не підлягають задоволенню.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодекс України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 245964 від 27.08.2018, заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» № m201614966 було подано 11.07.2016.

На дату подання заявки № m201614966 чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 09.04.2015.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015).

З огляду на наведене, оскільки позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 245964 від 27.08.2018 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 152459 від 27.02.2012, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знак за оспорюваним свідоцтвом таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такий знак схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 152459 від 27.02.2012 для зареєстрованих товарів.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (п. "а" п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Судом встановлено, що позивач використовує торгівельний знак «Новірин» в своїй господарській діяльності для товарів віднесених до 05 класу МКТП, водночас відповідач - 1 в своїй господарській діяльності знак для товарів та послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не використовує.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

В матеріалах справи, в тому числі, наявні такі докази, висновки експертів, надані у справу позивачем (висновок № 05/07-2019) та відповідачем - 1 (висновок № 34-10/19).

Так, відповідно до висновку експертів складеного 14.08.2019 № 05/07-2019 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, експерти ОСОБА_10. та ОСОБА_11 при вирішенні питань: 1) Чи є такими самими і (або) спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом України на знак № 245964 від 27.08.2018 та товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012?; 2) Чи є знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018, схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012, раніше зареєстрованим (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП); 3) Чи є знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018, таким, що внаслідок його використання для заявлених таких самих і споріднених товарів 5 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод»?, дійшли таких висновків:

1. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 245964 від 27.08.2018 є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012;

2. Знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012, раніше зареєстрованим на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);

3. Знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 є таким, що внаслідок його використання для заявлених таких самих і споріднених товарів 5 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод».

Відповідно до висновку експертів складеного 18.11.2019 № 34-10/19 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, експерти ОСОБА_12. та ОСОБА_13 . при вирішенні тих самих питань, дійшли таких висновків:

1. Товари 5 та 35 класів МКТП, для яких зареєстрований знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № НОМЕР_1 є такими самими та спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак «Новірин» за свідоцтвом України на знак № НОМЕР_2 ;

2. Знак для товарів в послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012, раніше зареєстрованим на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);

3. Знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018, не є таким, що внаслідок його використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод».

Оцінюючи висновки експертів № 05/07-2019 та № 34-10/19, суд врахував такі обставини.

У висновках зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України. У висновку № 34-10/19 також зазначено про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду в якості доказу.

Досліджувані знаки для товарів і послуг є словесними і відповідно визначення їх схожості необхідно проводити за правилами визначення схожості словесних позначень.

Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116.

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При цьому, слід враховувати, що семантичний критерій є лише однією (але не єдиною) з ознак, які підлягають врахуванню при визначені схожості спірних позначень до ступеню сплутування та можливості введення в оману.

В обох висновках № 05/07-2019 та № 34-10/19 експертами було встановлено, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 245964 від 27.08.2018 є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012. Відповідно зазначену обставину суд вважає доведеною.

У висновку № 05/07-2019 експертами зазначено, що порівнювальні словесні знаки за вимовою відрізняються на початку позначень звуками [а] та [н] [о] відповідно і співпадають за всіма іншими звуками [в] [і] [р] [и] [н]. На підставі зазначеного експерти дійшли висновку, що наявна звукова схожість за переважною більшістю ознак фонетичної схожості може призвести до фонетичного змішування. Експерти також зазначили, що порівнювальні знаки є схожими за графічними (візуальними) ознаками та що семантична схожість знаків в даному випадку визначається, найвірогідніше, їх фонетичною схожістю, тобто близькістю асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті цих знаків. На підставі зазначеного експерти дійшли висновку, що порівнювальні знаки можуть викликати у свідомості споживача однакові асоціації від їх сприйняття через близькість асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті фонетично схожих знаків. Підсумовуючи викладене експерти зазначили, що порівнювальні знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Водночас у висновку № 34-10/19 зазначено, що при визначенні схожості позначень, які становлять назви лікарських засобів (далі - Л3), також необхідно враховувати, що такий товар як лікарські засоби (фармацевтичні препарати) має свої особливості реалізації на ринку, які полягають у наступному: споживач (пацієнт, хворий тощо) вибирає цей товар у спеціалізованій торговельній мережі (аптечні заклади) зазвичай не за своїм розсудом та вподобаннями. Спочатку певний фармацевтичний препарат споживачу рекомендує спеціаліст (лікар), який попередньо провів обстеження і виявив необхідність призначення ліків. Призначення надається в письмовому (рецепт) або в усному вигляді і таким же чином передається споживачем іншому фахівцю - фармацевту, працівнику аптеки. Отже, вірогідність помилки, викликаної саме сплутуванням назв лікарських засобів у даній схемі дуже низька, оскільки перевірка правильності назви лікарського засобу здійснюється принаймні у три етапи: лікарем - при призначенні ЛЗ, фармацевтом - при замовленні ЛЗ -а кінцевим споживачем - при ознайомленні з інструкцією до застосування ЛЗ.

Тому, необхідно враховувати ступінь уваги середнього споживача до фармацевтичних препаратів (лікарських засобів) та категорію відпуску - за рецептом або без.

Найбільш високий ступінь уваги зазвичай пов`язаний з наступними видами покупок: дорогими покупками, покупкою потенційно небезпечних або технічно складних товарів. Середній споживач часто шукає професійну допомогу або поради при виборі або купівлі певних видів товарів або послуг (наприклад, автомобілі, фармацевтичні продукти).

В тому числі, враховуючи викладене, експерти у висновку № 34-10/19 дійшли висновку, що товари для яких зареєстровані порівнювальні знаки вважаються спорідненими, за такими ознаками як призначення товару, коло споживачів та місце збуту товарів. Однак, оскільки до таких товарів як фармацевтичні препарати приділяється пильна увага, а також товари, для яких зареєстровані досліджувальні знаки, споживач придбаває через призначення їх лікарем, та замовлення через фахівця - фармацевта, а також оскільки вони впливають на стан здоров`я споживача, споживач не схильний їх плутати.

При встановленні схожості словесних позначень у висновку № 34-10/19 експертами були враховані звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, зокрема, схожість звучання їх середніх та кінцевих частин (другий та третій склади), та розбіжність початкових частин, що досліджувальні позначення не мають самостійного смислового змісту.

При цьому, експерти зазначили, що різне звучання першого складу та відмінність голосних у другому та третьому складі словесних елементів «АВИРИН» та «AVIRIN» зі знаком «Новірин» впливають на різність звучання порівнювальних позначень в цілому, з огляду, зокрема, на: в першу чергу привертають увагу споживача перші звуки (літери) знаку і споживач зазвичай згадує слово по першій літері; звук [н] є дзвінким приголосним, який неможливо сплутати з голосним [а]; загалом початок знаку має значний вплив на загальне враження, яке справляє марка.

Експертами враховано, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» складається з трьох слів, отже при його вимові в цілому, він буде відрізнятися від знаку «Новірин» через кількість слів та їх довжину.

Враховано, що характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їхніх назвах спільної основи, яка може вказувати на належність відповідних лікарських засобів до певної хімічної і/або фармакологічної групи або на їх основне призначення, що може призводити до часткових збігів у назвах лікарських засобів. При цьому, назви лікарських засобів не розраховані на сприйняття пересічним споживачем, оскільки їх застосування можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця, і відповідно назви ліків покликані допомагати фахівцям орієнтуватися в їх складі і дії.

Крім того експертами було враховано, що українському споживачу відома наголошена морфема «-рин» або «-вірин», яка часто застосовується у назвах лікарських засобів, наприклад, « Папаверин », « Інгавірин », « Гепавірин », « Максвірни », « Меверин », « Неоворин », «Сноверин - ARN», « Спазоверин », «Рибавірин», тощо.

Експерти дійшли висновків, що наявність у порівнювальних позначеннях співпадаючої частини «вірин» не призводить до однакового семантичного їх сприйняття споживачем, оскільки така частина часто використовується іншими власниками у складі назв фармацевтичних препаратів з таким же призначенням, що в свою чергу впливає на сприйняття наведених назв споживачем, які перестають звертати особливу увагу на поширений елемент позначень як на розрізняльний елемент знака.

Підсумовуючи викладене експерти зазначили, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком «Новірин».

У висновку № 05/07-2019 експертами зазначено, що здатність позначення вводити в оману споживачів визначається на основі дослідження як елементів самого позначення так і внаслідок використання тотожних чи схожих позначень різними особами для споріднених товарів. Оскільки при проведенні дослідження було встановлено по товари 5 класу, для яких зареєстровані порівнювальні знаки є спорідненими та що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» є схожим настільки зі знаком «Новірин», що їх можна сплутати, а також враховуючи, що на дату подання заявки на реєстрацію знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» знак «Новірин» вже створював певний асоціативний зв`язок між відповідною продукцією - лікарським засобом «Новірин» та її виробником - АТ «Київський вітамінний завод», експерти ОСОБА_10. та ОСОБА_11 дійшли висновку, що використання знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» для маркування таких самих або споріднених товарів на території України, іншою особою, ніж АТ «Київський вітамінний завод», не виключає небезпеку (тобто існує вірогідність) введення в оману споживача відповідної продукції, через те, що може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності. Це може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто щодо джерела походження товару (особи виробника).

Водночас, у висновку № 34-10/19 зазначено, що можливість введення в оману громадськості може виникати при використанні позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи, внаслідок чого у споживача можуть виникнути неправдиві асоціації щодо походження товару або його виробника. Знак «Новірин» використовується як торгова назва конкретного рецептурного лікарського засобу у вигляді таблеток та сиропу, водночас лікарські засоби під назвою «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не зареєстровані та не допущені до використання в Україні, тобто відповідний знак не використовується на території України. З урахуванням викладеного та тих обставин, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком « Новірин », експерти ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дійшли висновку, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є таким, що внаслідок його використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод».

Отже, оцінив висновки експертів № 05/07-2019 та № 34-10/19 суд вважає, що висновок № 34-10/19 містить більш змістовні відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. За таких обставин, висновок експертів № 34-10/19, приймається судом як належний та допустимий доказ, водночас суд не погоджується із висновком експертів № 05/07-2019 в частині щодо другого та третього питання та не вважає висновки надані по таких питанням змістовними та обґрунтованими, оскільки останні не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів. Крім того, суд погоджується з відповідачем - 1 щодо наявності у висновку № 05/07-2019 певних формальних недоліків.

При цьому, суд погоджується, що використання назв саме для лікарських препаратів маж і законодавчо визначені особливості, які мають бути враховані при встановленні факту чи є товарні знаки, які використовуються для маркування саме лікарських препаратів, схожими до ступеня сплутування. Необхідно також враховувати форму випуску лікарських засобів, їх сферу використання та коло споживачів, які будуть споживати товари, марковані таким товарним знаком для лікарських препаратів.

З огляду на наведені вище висновки судових експертиз та норми чинного законодавства, суд приходить до висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом України № 245964 від 27.08.2018, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв`язку з чим відсутні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» недійсним та задоволення позовних вимог щодо заборони відповідачу - 1 здійснювати використання всіма можливими способами позначень «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві Свідоцтвом України на знак «Новірин» № 152459 від 27.02.2012.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Оскільки судом не встановлено підстав для визнання свідоцтва України № 245964 від 27.08.2018 на знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» відсутні підстави і для задоволення позовних вимог до відповідача - 2 щодо зобов`язання внести відомості про визнання недійсним зазначеного свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму бюлетені.

Доводи позивача щодо невідповідності зареєстрованого знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 умовам правової охорони повністю ґрунтуються на висновках експертів ОСОБА_10. та ОСОБА_11 викладених у висновку № 05/07-2019, проте оскільки суд не погодився із наведеними у висновку відповідями на поставлені питання, з огляду на те, що останні не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів, суд відхиляє відповідні доводи позивача, як не доведені та необґрунтовані.

На переконання суду, з огляду на ті обставини, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «Новірин» та на особливості обігу лікарських засобів відсутня небезпека при використанні знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» введення в оману споживача щодо лікарського засобу «Новірин» або позивача, як особи, яка виробляє відповідний товар.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За приписами ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Стаття 74 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Оцінивши подані докази, які досліджені судом, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позовних вимог, як не доведених.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Відповідно до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору та інші судові витрати покладаються на позивача з огляду на відмову в позові.

Відповідачем - 1 в судовому засіданні 04.02.2020, у відповідності до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, до закінчення судових дебатів було зроблено заяву про відшкодування йому понесених ним судових витрат, докази понесення яких та їх розміру відповідач - 1 зобов`язався подати протягом п`яти днів після ухвалення рішення. Враховуючи зазначене, питання розподілу судових витрат відповідача - 1 буде вирішено судом у додатковому рішенні після надання відповідних доказів.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позову Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, буд. 38; ідентифікаційний код 35251822) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм Маркетинг Груп" (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1; ідентифікаційний код 37414849) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) про визнання недійсним свідоцтва № 245964 та заборону використання знаку відмовити.

2. Судові витрати позивача по сплаті судового збору та інші судові витрати покласти на Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, буд. 38; ідентифікаційний код 35251822).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 28.02.2020.

Суддя Г. П. Бондаренко