РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.02.2020Справа № 910/12263/18

За позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод";

до SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG (відповідач 1);

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2);

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1

Zaklady Farmaceutyczne "Polpharma" Spolka Akcyjna (третя особа 1);

Medana Pharma Spolka Akcyjna (третя особа 2);

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna (третя особа 3);

про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Дитинюк Я. Л., адвокат, довіреність № б/н від 08.01.2019;

Від відповідача 1: Войков А. П., адвокат, довіреність № б/н від 26.04.2019;

Від відповідача 2: Гіоане І. М., довіреність № 2434-03/551 від 17.09.19;

Від третьої особи 1: Войков А. П., представник, довіреність № б/н від 18.07.2019;

Від третьої особи 2: Войков А. П., представник, довіреність № б/н від 11.09.2019;

Від третьої особи 3: Войков А. П., представник, довіреність № б/н від 18.06.2018.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" від 13.09.2018 № 17/1948 про визнання недійсним свідоцтва України № 266529 від 10.12.2015 на знак для товарів і послуг, зареєстрований Компанією SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG (Свісс Фарма Інтернешнл АГ, юридична особа за законодавством Швейцарії, відповідач-1), а також про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) внести відомості про визнання недійсним цього свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 року позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" залишено без руху, надано Приватному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" строк для виправлення встановлених судом недоліків.

До господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 року відкрито провадження у справі № 910/12263/18 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 23.10.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2018 року у підготовчому засіданні було оголошено перерву до 08.11.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2018 року відкладено підготовче засідання до 11.12.2018 року.

У підготовче засідання 11.12.2018 року представники відповідача 1 не з`явилися.

Судом встановлено, що одним з відповідачів у даній справі є SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG (відповідач 1), тобто юридична особа яка створена та діє за законодавством Швейцарської конфедерації та є нерезидентом, яка не має свого представництва на території України, а місцем знаходженням цієї юридичної особи є: Валдманштрассе 8, 8001 Цюрих. Швейцарія (ZURICH WALDMANNSTRASSE 8. ZURICH. CH-ZH 8001 Switzerland).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2018 року підготовче засідання відкладено до 14.05.2019 року у зв`язку з необхідністю вручення судових документів відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах вчиненої у Гаазі 15.11.1965 року.

У підготовчому засіданні 14.05.2019 року представником позивача подане клопотання про залучення до участі у справі Zaklady Farmaceutyczne "Polpharma" Spolka Akcyjna, Medana Pharma Spolka Akcyjna, Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna третіми особами без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1.

20.05.2019 року представником позивача подане доповнення до клопотання про залучення третіх осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2019 залучено до участі у справі Zaklady Farmaceutyczne "Polpharma" Spolka Akcyjna (Фармацевтичне підприємство "Польфарма" акціонерне товариство) Numer KRS: (Номер у Національному судовому реєстрі: ), NIP: (ідентифікаційний код: ), Adres: PELPLINSKA 19 (Адреса: Пельпінська, 19), Kod pocztowy: 83-200 (Поштовий код: 83-200), STAROGARD GDANSKI, Polska (Старогард Гданьськ, Польща), Medana Pharma Spolka Akcyjna ("Медана Фарма" Акціонерне Товариство), Numer KRS: (Номер у Національному судовому реєстрі: ), NIP: (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), Adres: ОСОБА_1 АДРЕСА_1 (Адреса: ОСОБА_1, 10, АДРЕСА_1), Kod pocztowy: 98-200 (Поштовий індекс: 98-200), Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna (Варшавські фармацевтичні підприємства Польфа акціонерне товариство) Numer KRS: (Номер у Національному судовому реєстрі: ), NIP: (ідентифікаційний код: ), KAROLKOWA 22/24 (вул. Каролькова, 22/24), Kod pocztowy: 01-207 (Поштовий індекс: 01-207), WARSZAWA, Polska, (Варшава, Польща), Sieradz, wojewodztwo LODZKIE (Сєзард, Лодське воєводство) у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача 1.

Також вищевказаною ухвалою було відкладено підготовче засідання до 07.11.2019 та зобов`язано третіх осіб надати письмове пояснення по суті спору, провадження у справі зупинено до 07.11.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 03.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 здійснено заміну найменування відповідача 2 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відкладено підготовче засідання у справі № 910/12263/18 до 12.12.2019 та викликано у підготовче засідання судового експерта Ткачук Оксану Миколаївну (вул. Плещеєва, 10, м. Київ, 03045) для надання пояснень щодо висновку експерта № 009-ТТМ/18 від 29.03.2019.

До господарського суду від судового експерта Ткачук Оксани Миколаївни надійшли письмові відповіді на поставлені запитання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/12263/18 до судового розгляду по суті на 30.01.2020.

У судовому засіданні 30.01.20 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 06.02.2020.

Під час розгляду спору по суті 06.02.2020 р. позивач підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представник відповідача 1 та третіх осіб, а також представник відповідача 2 у судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити повністю з підстав викладених у своїх письмових поясненнях по суті справи.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

№ 79371 "Оптикс" (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; амінокислоти на лікарські потреби; антисептики; антибіотики; апетитостримувачі на лікарські потреби; аптечки першої допомоги; бадьорівники (тонізівники); бактерицидні засоби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; вакцини; вітамінні напої; вітамінні препарати; вітамінно-мінеральні комплекси; води мінеральні на лікарські (медичні) потреби; гормони на лікарські потреби; гормональні препарати; дитяче харчування; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дієтичні напої лікарські; домішки до кормів лікарські; еліксири; заспокоювальні препарати; знечулювачі; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуностимулятори на лікарські потреби; капсули, що належать до 5 класу; кислоти на фармацевтичні потреби; краплі; кровоочищальні засоби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати натурально-рослинного походження; лікувальні препарати для росту волосся; лікувальні олії; лікарські препарати для худнення; лікувальні чаї, напої, настої і настоянки; лікарський чай для худнення; лініменти (рідкі мазі); льодяники лікувальні; магнезія; мазі; мінеральні харчові домішки; пігулки (пілюлі); полівітамінні препарати; поживні домішки на лікарські (медичні) потреби; препарати з мікроелементами для людей і тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; протипаразитні препарати; протигрибкові препарати; релаксанти для м`язів; свічки на фармацевтичні потреби; сиропи, що належать до 5 класу; солі мінеральних вод; таблетки; трави лікувальні (цілющі); фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби"; дата подання заявки - 26.04.2006 № m 2006 06127; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.07.2007 (бюлетень № 10); визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» станом на 31.12.2016 р. згідно Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017 р.

№ 79372 "Оптікс" (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; амінокислоти на лікарські потреби; антисептики; антибіотики; апетитостримувачі на лікарські потреби; аптечки першої допомоги; бадьорівники (тонізівники); бактерицидні засоби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; вакцини; вітамінні напої; вітамінні препарати; вітамінно-мінеральні комплекси; води мінеральні на лікарські (медичні) потреби; гормони на лікарські потреби; гормональні препарати; дитяче харчування; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дієтичні напої лікарські; домішки до кормів лікарські; еліксири; заспокоювальні препарати; знечулювачі; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуностимулятори на лікарські потреби; капсули, що належать до 5 класу; кислоти на фармацевтичні потреби; краплі; кровоочищальні засоби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати натурально-рослинного походження; лікувальні препарати для росту волосся; лікувальні олії; лікарські препарати для худнення; лікувальні чаї, напої, настої і настоянки; лікарський чай для худнення; лініменти (рідкі мазі); льодяники лікувальні; магнезія; мазі; мінеральні харчові домішки; пігулки (пілюлі); полівітамінні препарати; поживні домішки на лікарські (медичні) потреби; препарати з мікроелементами для людей і тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; протипаразитні препарати; протигрибкові препарати; релаксанти для м`язів; свічки на фармацевтичні потреби; сиропи, що належать до 5 класу; солі мінеральних вод; таблетки; трави лікувальні (цілющі); фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби"; дата подання заявки - 26.04.2006 № m 2006 06128; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.07.2007 (бюлетень № 10).

Відповідач 1 - компанія SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG є власником комбінованого знаку для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) за свідоцтвом України № 206529, який зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти та речовини на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дієтичні харчові добавки для людей; препарати для нищення паразитів; фунгіциди"; дата подання заявки - 22.08.2014; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.12.2015 (бюлетень № 23).

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що знак за свідоцтвом України № 206529 не відповідає умовам надання правової охорони на підставі пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг позивача «Оптикс» за свідоцтвом України № 79371, визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функції зору» станом на 31.12.2016 згідно з рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017, а також із знаком «Оптікс» за свідоцтвом України № 79372.

Згідно з абзацом другим пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" №850-IV від 22.05.2003, умови надання правової охорони визначаються законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі- Паризька конвенція) та Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Згідно з п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції: «Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним». При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Посилання позивача в обгрунтування своїх позовних вимог на рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017р. про визнання знаку «Оптикс» добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП є безпідставними та не можуть братися до уваги судом, оскільки зазначений знак був визнаний добре відомим станом на 31.12.2016, тобто пізніше ніж було видано оскаржуване свідоцтво України №206529 від 10.12.2015 на знак «СуперОптік» (зобр.) (дата подання заявки 22.08.2014).

Щодо посилання позивача на схожість знаку за свідоцтвом України № 206529 із знаками за свідоцтвами України № № 79371, 79372 суд відзначає наступне.

У матеріалах справи міститься долучений позивачем висновок експерта у сфері інтелектуальної власності № 5256/18- 53 від 16.04.2018 р., складений судовим експертом Київського науково- дослідного інституту судових експертиз Голова І.Г., яким встановлено наступне:

1) на підставі наданих на дослідження документах наявні відомості, що знак для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України на знак № 79371 від 10.07.2007 р. мав ознаки добре відомого знаку відносно Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» станом на 31.12.2016 р.

2) згідно наданих матеріалів, знак для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) заСвідоцтвом України на знак № 206529 від 10.12.2015 р., що використовується для маркування дієтичної добавки «СуперОптік», крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква Міні» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Украйні № 1472/2014 від 27.06.2014 р.) та крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1471/2014 від 27.06.2014 р.), є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України на знак № 79371 від 10.07.2007 р., визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» станом на 31.12.2016 р. згідно Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017 р., затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 29-Н від 16.03.2017 р. «Про затвердження Рішення Апеляційної палати», що використовуються AT «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» для маркування лікарського засобу під торговельним найменуванням «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах) та дієтичної добавки під торговельним найменуванням «Оптикс (Форте)»;

3) згідно наданих матеріалів, знак для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) за Свідоцтвом України на знак № 206529 від 10.12.2015 р., що використовується для маркування дієтичної добавки «СуперОптік», крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква Міні» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Украйні № 1472/2014 від 27.06.2014 р.) та крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1471/2014 від 27.06.2014 р.), є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Оптікс» за свідоцтвом України на знак № 79372 від 10.07.2007 р.;

4) знак для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) за Свідоцтвом України на знак № 206529 від 10.12.2015 р., що використовується для маркування дієтичної добавки «СуперОптік», крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква Міні» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1472/2014 від 27.06.2014 р.) та крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Украйні № 1471/2014 від 27.06.2014 р.), є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані лікарські засоби під торговельним найменуванням «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах) та дієтичну добавки під торговельним найменуванням «Оптикс (Форте)», а також щодо товарів, які виробляються під знаком для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України на знак № 79371 від 10.07.2007 р., визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» станом на 31.12.2016 р. згідно Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017 р., затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 29-Н від 16.03.2017 р. «Про затвердження Рішення Апеляційної палати» .

Також позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1211 від 06.06.2018 р., складеного судовими експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В., згідно якого:

1) знак для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) за Свідоцтвом України на знак № 206529 від 10.12.2015 р., що використовується для маркування дієтичної добавки «СуперОптік», крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква Міні» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1472/2014 від 27.06.2014 р.) та крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1471/2014 від 27.06.2014 р.), є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України на знак № 79371 від 10.07.2007 р., визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» станом на 31.12.2016 р. згідно Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017 р., затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 29-Н від 16.03.2017 р. «Про затвердження Рішення Апеляційної палати», що використовуються AT «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» для маркування лікарського засобу під торговельним найменуванням «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах) та дієтичної добавки під торговельним найменуванням «Оптикс (Форте)», для тих самих та споріднених товарів;

2) знак для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) за Свідоцтвом України на знак № 206529 від 10.12.2015 р., що використовується для маркування дієтичної добавки «СуперОптік», крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква Міні» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1472/2014 від 27.06.2014 р.) та крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1471/2014 від 27.06.2014 р.), є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ОПТІКС» за свідоцтвом України на знак № 79372 від 10.07.2007 р. для тих самих та споріднених товарів;

3) знак для товарів і послуг «СуперОптік» (зобр.) за Свідоцтвом України на знак № 206529 від 10.12.2015 р., що використовується для маркування дієтичної добавки «СуперОптік», крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква Міні» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1472/2014 від 27.06.2014 р.) та крапель очних зволожуючих «СуперОптік™ Аква» (свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу в Україні № 1471/2014 від 27.06.2014 р.), є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані лікарські засоби під торговельним найменуванням «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах) та дієтичну добавку під торговельним найменуванням «Оптикс (Форте)». А також щодо товарів, які виробляються під знаком для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України на знак № 79371 від 10.07.2007 р., визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» станом на 31.12.2016 р. згідно Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017 р., затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 29-Н від 16.03.2017 р. «Про затвердження Рішення Апеляційної палати».

Відповідачем 1 у свою чергу було долучено до матеріалів справи висновок експерта у сфері інтелектуальної власності № 009-ТТМ/18 від 29.03.2018 року, складений експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Ткачук Т.М., яким встановлено:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206529 не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 79371 та 79372;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206529 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме ПАТ «Київський вітамінний завод».

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Беручи до уваги наявність у матеріалах справи трьох висновків експертів, які частково суперечать один одному, суд приходить до висновку про самостійне дослідження висновків експертів та надання їм оцінки з урахуванням матеріалів та обставин справи.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пунктом 4.3.2.4 Правил передбачено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Знаки «Оптикс» та «Оптікс» за свідоцтвами України №№ 79371 та 79372 є словесними.

Знак «СуперОптік» за свідоцтвом України №206529 є комбінованим у поєднанні зображувального та словесного елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Таким чином, враховуючи положення Правил, комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом має збігатися зі знаками за свідоцтвами позивача у всіх елементах, а також асоціюватися з ними в цілому.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Враховуючи різну кількість слів порівнювальних знаків, послідовність розміщення та виконання літер, можна зробити висновок про те, що загальне зорове (візуальне) сприйняття цих знаків абсолютно різне. Отже, порівнювані знаки не мають графічної схожості. Крім того, наявність словесного елемента надає додаткової відмітності знаку за оспорювальним свідоцтвом.

Фонетична схожість визначається: довжиною знака; числом складів; наявністю близьких чи співпадаючих звуків; розміщенням близьких звуків та звукосполучень один відносно одного; близькістю складу голосних; близькістю складу приголосних; входженням одного позначення в інше.

Порівнювані знаки мають різну кількість складів та відмітне звучання першого складу, на який падає наголос. Домінуючі елементи знаків є різними, а тому і перше зорове сприйняття, яке має вплив на свідомість споживача, також є різним.

Суд не погоджується з підходами екпертів у висновках від 16.04.2018 №5256/18-23 та № 1211 від 06.06.2018 , що основним відмітним елементом комбінованих позначень є їх оригінальна назва, яка як правило представлена у складі позначення у вигляді найбільш помітного словесного елемента, таким чином невірне виокремлення словесного елемента в комбінованому знаку за свідоцтвом України № 206529 призвело до невірного висновку про схожість до ступеня сплутування із знаками за свідоцтвами України №№ 79371, 79372. Під час встановлення графічної схожості експертами проігноровано наявність зображувального елементу у знаку за свідоцтвом України № 206529. Також при визначенні ступеня схожості протиставлені позначення не порівнювались в цілому, без поділу на окремі елементи.

Факт схожості словесних елементів знаків не вказує на схожість протиставлених знаків. Наявність у знаку оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком.

Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість.

Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Суди оцінюють висновки експертиз відповідно до статті 104 ГПК України, з точки зору пересічного споживача. Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

Такої ж правової позиції дотримується Верховний Суд у постанові від 26.09.2019 у справі № 910/20650/17.

У матеріалах справи міститься звіт про результати соціологічного дослідження, проведений ТОВ «Дослідницька компанія «ЮСС» з 25 квітня по 29 травня 2019 року.

Мета дослідження - визначити оцінку респондентами ступеню схожості між торговельними марками «Оптикс» і «СуперОптік» та між торговельними марками «Оптікс» та «СуперОптік», а також з`ясувати оцінку респондентами ймовірності сплутування ними товарів, позначеними двома вказаними парами торговельних марок, при здійсненні покупки.

У дослідженні була застосована стратифікована триступе нева вибірка, загальний обсяг якої становив 800 одиниць. На першому етапі побудови вибіркової сукупності були вибрані міста України з населенням понад 500 тис. осіб:

Київ (160 інтерв`ю);

Харків (160 інтерв`ю);

Одеса (160 інтерв`ю);

Львів (160 інтерв`ю);

Дніпро (160 інтерв`ю);

Всього в ході дослідження було опитано 800 респондентів, які належать до досліджуваної генеральної сукупності (об`єкта дослідження). Теоретична статис тична похибка вибірки обсягом 800 респондентів (з довірчою ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3,5%.

Згідно з результатами соціологічного дослідження ТОВ «Дослідницька компанія «ЮСС» було встановлено наступне:

- більшість респондентів (понад дві третини) вважають, що вони не могли б переплутати препарати для покращення зору та профілактики його порушень, марковані торговельними марками «Оптикс» та «СуперОптік», під час здійснення покупки одного з таких препаратів;

- більшість респондентів (понад дві третини) вважають, що вони не могли б переплутати препарати для покращення зору та профілактики його порушень, марковані торговельними марками «Оптікс» та «СуперОптік» під час здійснення покупки одного з таких препаратів;

- більшість респондентів (67,9%) вважають, що торговельні марки «Оптикс» та «СуперОптік», які використовуються для позначення препаратів для покращення зору та профілактики його порушень, є не схожими;

- більшість респондентів (63,6%) вважають, що торговельні марки «Оптікс» та «СуперОптік», які використовуються для позначення препаратів для покращення зору та профілактики його порушень, є не схожими;

- більшість респондентів (66,8%) вважають, що торговельні марки «Оптикс»/«Оптікс» та «СуперОптік» мають різних правовласників.

З вищевикладеного дослідження вбачається, що більшість опитаних респондентів вважають, що спірний знак відповідача 1 «СуперОптік», не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача «Оптікс» та «Оптикс».

Суд наголошує, що вказане вище соціологічне дослідження для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Також у матеріалах справи міститься звіт про соціологічне дослідження, проведене ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс», цільова група - жінки віком від 35 до 60 років, які протягом останніх 6 місяців перед датою опитування купували для себе особисто або для рідних препарати для покращення функції зору, вітамінні препарати для очей. Вибірка - 700 респондентів (потенційні споживачі). Географія дослідження - м. Київ (200 респондентів), м. Харків (200 респондентів), м. Львів (150 респондентів), м. Одеса (150 респондентів). Терміни проведення польового етапу - з 12 по 26 вересня 2016 р. Мета дослідження - визначення рівня відомості препаратів під торговельними марками «СуперОптік» і «ОПТИКС» серед потенційних споживачів, а також визначення ступеня схожості вказаних торговельних марок (на думку потенційних споживачів).

Відповідно до результатів соціологічного дослідження ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс» було встановлено:

- згідно з результатами опитування, препарат під торговельною маркою «ОПТИКС» є широко відомим серед представників досліджуваної цільової групи (про нього знають 79,4% респондентів), а рівень відомості препарату під торговельною маркою « СуперОптік » є значно нижчим (про нього знають 42,4% респондентів);

- серед респондентів, яким відомий препарат під ТМ «ОПТИКС», більшість (52,7%) вважають, що виробником цього препарату є «Київський вітамінний завод». Серед респондентів, яким відомий препарат під ТМ «СуперОптік», немає переважаючої думки стосовно того, хто є виробником цього препарату. Найчастіше виробником препарату під ТМ «СуперОптік» респонденти називали компанію «Київський вітамінний завод» (21,6% від кількості респондентів, яким відомий препарат «СуперОптік»). Значна кількість респондентів, яким відомі препарати «СуперОптік» і «ОПТИКС» (відповідно 43,1% і 34,1%), не змогли відповісти на запитання, хто є виробниками цих препаратів;

- найбільша кількість респондентів серед тих, кому відомий препарат «ОПТИКС» (39,7%), знають вказаний препарат від 1 до 3 років. Менше року знають препарат «ОПТИКС» 30,4%, а більше трьох років - 17,6% респондентів з числа тих, кому відомий цей препарат;

- результати дослідження показують, що більшість (69,3%) представників досліджуваної цільової групи вважають торговельні марки «СуперОптік» і «ОПТИКС» майже ідентичними або настільки схожими, що їх можна сплутати.

Суд, дослідивши звіт соціологічного дослідження ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс», дійшов до висновку, що питання, які були поставлені для опитування не стосуються предмету та підстав позову у даній справі, а вказаний звіт не досліджує обставин, які відносяться до підстав та предмету доказування.

Опитування ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс», проведене у вересні 2016 року не є належним також з огляду на те, що опитані були лише жінки (хоча проблеми зору не носять гендерний характер) віком від 35 до 60 років, які протягом останніх 6 місяців перед датою опитування купували для себе особисто або для своїх рідних препарати для покращення функції зору, вітамінні препарати для очей.

Незрозумілим є чому досліджувана цільова група була звужена лише до жінок, які протягом останніх шести місяців перед датою опитування купували препарати для покращення зору.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку про недоведеність доводів і тверджень позивача про те, що знак для товарів і послуг «СуперОптік», за свідоцтвом України № 266529 від 10.12.2015, є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із належними позивачу знаками "Оптикс" та "Оптікс", а відтак позивачем належними доказами не доведено у встановленому законом порядку невідповідність спірного свідоцтва України № 266529 умовам надання правової охорони, у зв`язку з чим у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 266529 від 10.12.2015 належить відмовити.

За відсутності підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 266529, відсутні підстави для задоволення похідної вимоги про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості про визнання недійсним цього свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 129, 231, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 28.02.2020

Суддя О.В. Мандриченко