ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2020 р. Справа№ 910/15741/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Михайлюченко О.Г.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 13.02.2020.

Розгулявши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я"

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року (повне рішення складено 14.09.2018)

у справі №910/15741/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг; зобов`язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що, на думку позивача, державна реєстрація знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на ім`я відповідача-2 була здійснена з порушенням вимог, встановлених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки зазначений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для тих самих та однорідних товарів, що є підставою для визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року у справі №910/15741/17 позов задоволено повністю.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг.

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі Україн внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" 3 200,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 24 998,40 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" в задоволенні позову в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції залишив поза увагою той факт, що свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг було видано відповідно до вимог Закону України, Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.10.2018 справу №910/15741/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Остапенка О.М., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 відкрито апеляційне провадження у справі №910/15741/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» та призначено справу до розгляду на 04.12.2018.

19.11.2018 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому товариство заперечувало проти доводів апеляційної скарги, просило апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі №910/15741/17 залишити без змін.

03.12.2018 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи №910/15741/17.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/301/18від 04.12.2018 у зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. на лікарняному, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/15741/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.12.2018 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" та додані до неї документи на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі №910/15741/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

Крім того, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 розгляд справи №910/15741/17 розгляд справи №910/15741/17 відкладено на 17.01.2019.

17.01.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, в якому товариство просило призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити іншому атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити ті ж самі питання, які були поставлені на вирішення первинної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 призначено по справі № 910/15741/17 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено іншому атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для таких самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

Супровідним листом від 18.03.2019 №84/4-1-7/189 Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надіслано висновок експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової екпертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07 березня 2019 року.

Супровідним листом від 05.04.2019 №23.1-15/910/15741/17/128/2019 Верховним Судом надіслано матеріали справи №910/15741/17 з постановою Верховного Суду від 01.04.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 поновлено провадження у справі № 910/15741/17 та призначено справу до розгляду на 26.06.2019 року.

26.06.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли письмові пояснення щодо висновку повторної судової експертизи

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.06.2019 оголошено перерву в судовому засіданні до 10.07.2019, запропоновано Приватному акціонерному товариству «Фармацевтична фірма «Дарниця», Міністерству та Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження.

09.07.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли заперечення на письмові пояснення ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо Висновку повторної судової експертизи та про долучення доказів до матеріалів справи №910/15741/17.

Розпорядженням В.о. керівника апарату суду № 09.1-08/1906/19 від 08.07.2019 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15741/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 у справі № 910/15741/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Остапенка О.М., Грека Б.М.

15.07.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли письмові пояснення щодо окремих питань, в яких товариство просило приєднати до матеріалів справи копії Висновку експерта №21-06/19 від 25.06.2019, складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А. та звіту за результатами соціологічного дослідження щодо встановлення визначення слова «Здоров`я» у словосполученні «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковці лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2».

16.07.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли додаткові заперечення на письмові пояснення ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо висновку повторної судової експертизи та про доручення до матеріалів справи №910/15741/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.07.2019 розгляд справи № 910/15741/17 відкладено на 25.09.2019. Запропоновано Приватному акціонерне товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно поданих письмових пояснень та додаткових заперечень.

09.09.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли заперечення на письмові пояснення ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

18.09.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли письмові пояснення щодо поданих ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» заперечень.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3832/19 від 24.09.2019 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15741/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.09.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі №910/15741/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В. та Остапенка О.М.

25.09.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від представника ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшла заява про відвід судді Сотнікова С.В. від розгляду справи № 910/15741/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 визнано заяву Приватного акціонерного товариства "Фармацевьична фірма "Дарниця" про відвід судді Північного апеляційного господарського суду Сотнікова С.В. від участі у справі №910/15741/17 - необґрунтованою.

Провадження у справі № 910/15741/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року зупинено.

Передано справу для вирішення питання про відвід судді у порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 відмовлено Приватному акціонерному товариству «Фармацевтична фірма «Дарниця» у задоволенні заяви про відвід судді Північного апеляційного господарського суду Сотнікова С.В. від розгляд у справи №910/15741/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від поновлено провадження у справі № 910/15741/17 та призначено справу до розгляду на 23.10.2019 року.

Крім того, 23.10.2019 від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про виклик в судове засідання експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

23.10.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли додаткові пояснення щодо необхідності врахування обставин, встановлених судовими рішеннями у справі №910/4796/18, при вирішенні даної справи.

23.10.2019 в судовому засіданні апеляційної інстанції від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшло клопотання про заміну у справі №910/15741/17 учасника провадження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, оскільки на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 відбулося перейменування Міністерства.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2019 клопотання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про зміну назви учасника провадження у справі задоволено. Замінено назву учасника провадження "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" (адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, ідентифікаційний код 37508596) на "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України". В судовому засіданні з розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 оголошено перерву до 06.11.2019.

05.11.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли заперечення на клопотання про виклик в судове засідання експертів.

Крім того, 05.11.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли письмові пояснення щодо постанови Верховного Суду від 24.06.2019 по справі №910/4796/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 оголошено перерву в судовому засіданні до 11.12.2019 о 14 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань №3.

Повторно запропоновано Приватному акціонерне товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження. Викликано у судове засідання судових експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1., які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для надання пояснень щодо Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019.

09.12.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист, в якому директор просив суд надати питання у письмовій формі, на які експертами ОСОБА_3 та ОСОБА_1 буде підготовано та надано письмові відповіді.

11.12.2019 в судовому засіданні було оголошено перерву до 16.12.2019.

16.12.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли питання до судових експертів щодо Висновку №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, 16.12.2019 через відділ поштового зв`язку до апеляційної інстанції від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли питання до експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Також 16.12.2019 від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли письмові пояснення щодо наявності в позивача порушених прав і охоронюваних законом інтересу.

В судовому засіданні уповноваженими представниками учасників апеляційного провадження було подано спільну заяву, в якій керуючись п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у зв`язку з великою кількістю питань, поставлених експертам та необхідність надання розумного строку для підготовки відповідей на них, просили продовжити строк розгляду справи №910/15741/17 та призначити розгляд на другу половину січня 2020 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2019 оголошено перерву в судовому засіданні до 23.01.2020 о 14 год. 00 хв. Повторно запропоновано Приватному акціонерне товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження та поставлених питань перед експертами. Викликано у судове засідання судових експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1., які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для надання пояснень щодо Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019. Поставлено перед експертами ОСОБА_3 та ОСОБА_1. питання, які надало Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" та Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця". Зобов`язано ОСОБА_3 та ОСОБА_1 надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно поставлених питань та підготувати письмові роз`яснення стосовно Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.03.2019, до 16.01.2020. Викликано у судове засідання по справі №910/15741/17 експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1. (адреса: АДРЕСА_1 ), які склали Висновок експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019, явку судових експертів визнано обов`язковою.

16.01.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшла відповідь на питання, які поставлені згідно ухвали від 16.12.2019.

23.01.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли пояснення з урахуванням письмових відповідей експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.01.2020 оголошено перерву в судовому засіданні до 13.02.2020. Запропоновано Приватному акціонерне товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" ознайомитися з матеріалами справи, надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження, за сім днів до судового засідання.

10.02.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» надійшли письмові пояснення щодо рецензії від 20.01.2020 складеної патентними повіреним Прохоровим-Лукіним Г.В.

10.02.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли пояснення щодо правової позиції з урахуванням усних відповідей експертів ОСОБА_3 та ОСОБА_1. в судовому засіданні 23.01.2020, в яких товариство просило відхилити висновок експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.03.2019, апеляційну скаргу ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва без змін.

12.02.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли заперечення проти пояснень ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я».

13.02.2020 в судовому засіданні представники ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надали пояснення по суті спору, підтримали доводи викладені в апеляційній скарзі ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та просили задовольнити апеляційну скаргу ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я», скасувати рішення суду першої інстанції повністю та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» відмовити повністю.

13.02.2020 в судовому засіданні представник ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» заперечував проти доводів апеляційної скарги, ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я», з мотивів викладених у відзиві на апеляційну скаргу та поясненнях, просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва без змін.

Колегією суддів на підставі ч. 7 ст. 270 ГПК України надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке учасниками справи реалізовано.

Згідно з частиною першою статті 270 ГПК у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій Главі.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2, 5 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об`єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Отже, з огляду на норми Конституції України та приписи ст. 4 ГПК України, а також наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позивачем належними та допустимим доказами доведено наявність у нього права та законних інтересів, на захист яких він звернувся до господарського суду з даним позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг.

Відповідно до ч.ч. 1-3 статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Колегія суддів, розглянувши наявні матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг; зобов`язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1), здійснила на підставі поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2) заявки № m201622773 від 17.10.2016 реєстрацію знаку для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), в результаті якої на ім`я відповідача-2 було видано свідоцтво України № НОМЕР_1 та здійснено публікацію відомостей про видачу зазначеного свідоцтва в офіційному бюлетені "Промислова власність" 25.04.2017, бюл. № 8.

Державна реєстрація знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 була здійснена з порушенням вимог, встановлених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки зазначений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для тих самих та однорідних товарів, що є підставою для визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Позивач обґрунтував наявність у нього порушеного охоронюваного законом інтересу у даному спорі, зазначивши, що він активно використовує у своїй господарській діяльності на ринку України належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 шляхом нанесення його на товари 5 класу МКТП, для яких він зареєстрований. Так, позивач отримав реєстраційні посвідчення № Р/97/112/5 від 09.04.1997 та № UА/6550/01/01 від 14.12.2012, які підтверджують реєстрацію та перереєстрацію в Україні лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_3". На даний препарат позивач наносить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2. Як зазначив позивач, він має прагнення користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку України ексклюзивно (одноособово). Даний намір позивача обґрунтовується тим, що унікальний знак забезпечує позивачеві вирізнення його товарів споживачами з-поміж товарів ряду інших господарюючих суб`єктів, а також асоціювання знака позивача з товарами певного виду та якості. Однак, реєстрація відповідачем-2 оскаржуваного знаку, який є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати, на думку позивача, позбавляє його можливості ексклюзивно використовувати власний знак при здійсненні підприємницької діяльності на території України, створює ризик сплутування знаків двох суб`єктів господарювання та введення в оману споживачів.

Згідно із частиною 1 статті 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

Часитиною 2 статті 154 ГК України визначено, до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Відповідно до частини 1 статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно із статтею 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 статті 494 ЦК України та частиною 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до частини 2 статті 494 ЦК України визначено обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно із п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» заявки на спірний знак для товарів і послуг а саме, 17.10.2016 та на даний час в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII.

Згідно із абзацом 2 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - у вищенаведеній редакції) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п.п. а) п. 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, вимога позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг.

Зі змісту матеріалів справи вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зареєстрований для наступних товарів МКТП: кл.5: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Згідно із випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_1, власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2), дата подання заявки № m 201622773 - 17.10.2016, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 - 25.04.2017, бюл. № 8. (а.с. 56 т. 1).

В свою чергу Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (позивач) являється власником знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", який зареєстровано за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для наступних товарів МКТП: кл. 5: Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей, дата подання заявки № m 201116340 - 14.10.2011, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 - 10.09.2012, бюл. № 17 про що, свідчить виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_1 (а.с. 57 т. 1).

Як вже зазначалося, обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що знак ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_2, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для тих самих товарів (товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак відповідача-2, є тими самими, що й товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак позивача), у зв`язку з чим знак відповідача-2 не відповідає умові надання правової охорони, визначеній абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведені норми статті 6 Закону України, суд першої інстанції у справі № 910/15741/17 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу, на вирішення якого були поставлені ряд питань, а саме:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для таких самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

Керуючись пунктом 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Міністерством юстиції України 08.10.1998 № 53/5, судовий експерт змінив послідовність вирішення питань та вирішив їх у наступному поряду:

1. Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для тих самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

2. Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2?

При цьому питання 1 та 2 досліджувались судовим експертом разом.

Висновки з наведених питань викладено у Висновку експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17 (далі - Висновок експерта).

Зі змісту Висновка вбачається, що під час проведення судової експертизи судовим експертом використовувались методи порівняння, аналізу, узагальнення та методики і методичні рекомендації.

Об`єктами дослідження визначено: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Судовий експерт зазначив, що у Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг вказано, що "спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов`язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги".

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила) зазначено, що: "При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів".

Судовим експертом досліджено, що:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей.

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Виходячи з результатів проведеного дослідження, судовий експерт дійшов висновку, що товари 5-го класу МКТП "Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати)", для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є тими самими з товарами "Фармацевтичні препарати; ліки для людей" та спорідненими з товарами "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей" 5-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (відповідь на питання 1 та 2), оскільки такі товари є:

- одного роду - "фармацевтичні/ лікарські/ ветеренарні препарати";

- мають одне призначення - лікування та/або профілактики захворювань у людей/тварин;

- мають специфічні канали реалізації - відпуск громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів в спеціалізованих установах (аптеках);

- мають специфічний спосіб реалізації, а саме збут таких товарів здійснюється під наглядом фахівців;

- опосередкованими споживачами є лікарі, ветеринари та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні та/або профілактиці захворювань.

Судовий експерт зазначив, що визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами, викладеними в п. 4.3.2.4. Правил, де зазначено наступне: "позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів".

При визначенні схожості знаків для товарів і послуг необхідно враховувати, що не вимагається ніякого наміру викликати сплутування, як і не вимагається фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом.

Враховуючи викладене, судовий експерт зазначив, що дослідження і встановлення того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим на стільки, що можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, здійснювалось за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів, відносно 5 класу, для яких зареєстровано знаки;

б) визначення схожості зображень знаків для товарів і послуг.

На попередньому етапі дослідження судовим експертом було встановлено, що товари 5-го класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_2, є тими самими (фармацевтичні, ветеринарні препарати, ліки для людей) та спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_1.

У Висновку експерта зазначено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 є комбінованими.

Загальний підхід до визначення схожості комбінованих позначень встановлено пунктом 4.3.2.8. Правил: "Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи".

У пункті 11.1.12 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства "Укераїнський інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, зазначено: "Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Дослідження судовим експертом елементів, з яких складається комбінований знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1, показало, що основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження є "ІНФОРМАЦІЯ_2", що розташовано на фіолетовому фоні. При цьому словесні позначення "ЗТ" та "фармацевтична компанія" викладені настільки дрібним штифтом, що практично унеможливлює їх сприйняття.

Разом з тим, основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження знака за свідоцтвом України НОМЕР_2 є слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що розташоване на зеленому фоні.

При дослідженні графічних (візуальних), звукових (фонетичних), смислових (семантичних) ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 судовим експертом було встановлено, що:

- відмінність між вказаними знаками в цілому випливає із різної форми та композиції, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням;

- довжина позначень досліджуваних об`єктів є різною (8 та 16 звуків), але за рахунок співпадіння голосних і приголосних звуків, їх розташування один до одного, наявності співпадаючих складів і їх розташування, входження одного позначення в інше тощо, порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками;

- внаслідок присутності в обох порівнюваних об`єктах слова "ІНФОРМАЦІЯ_5", що є елементом, на який падає логічний наголос, який привертає увагу споживача до товару, порівнювані об`єкти дослідження є семантично схожими.

За результатами порівняння, наведеними у таблиці 2 (стор. 17 Висновку експерта), судовий експерт зробив висновок, що порівнювані позначення асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, та вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати один з одним.

Отже, на підставі дослідження та вищевикладених результатів, враховуючи те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, судовий експерт зробив висновок, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (відповідь на питання 3).

Частинами 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Зі змісту Висновка експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 вбачається, що проведення судової експертизи доручено Стародубову Ігорю Вадимовичу - директору Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації, який має науковий ступінь кандидата юридичних наук, вищу технічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1798 від 24 червня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією, Міністерства юстиції України, термін дії до 24 червня 2019 року). Стаж експертної роботи з 04 квітня 2006 р. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

У відповідності до статтей 384, 385 Кримінального кодексу України Експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків попереджено.

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з позицією суду першої інстанції та вважає, що Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу" та приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/15741/17.

Водночас, доводи ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я", колегія суддів оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Таким чином, Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів (абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Крім того, вищенаведені доводи позивача також підтверджуються наявним в матеріалах справи Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 10-10/17 від 30.10.2017, складеним Андреєвою А.В. , представником у справах інтелектуальної власності, патентним повіреним України р.н. 348, яка має вищу економічну, юридичну та спеціальну освіту у галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст та стаж роботи з дослідження об`єктів інтелектуальної власності - 12 років з 2005 року (а.с. 203-221 т. 1) (далі - Висновок спеціаліста).

З Висновку спеціаліста вбачається, що на вирішення експертного дослідження поставлено таке питання:

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим в Україні на ім`я іншої особи знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для споріднених товарів?

На підставі проведених досліджень, спеціаліст Андреєва А.В. дійшла висновку про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим в Україні на ім`я іншої особи знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для таких самих товарів.

Відповідно до статті 6 Закону України визначені підстави для відмови в наданні правової охорони. Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

З огляду на викладене вбачається, що станом на 17.10.2016, тобто на дату подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг, у Державної служби інтелектуальної власності, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-1), наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абзаца 2 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Разом з тим, з наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що супровідним листом від 18.03.2019 №84/4-1-7/189 Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства Юстиції України надіслано Висновок експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019.

Дослідивши Висновок повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку, що даний висновок є необґрунтований та є таким, що суперечить матеріалам справи з огляду на наступне.

У Висновку повторної судової експертизи зазначено, що нібито у оспорюваному позначенні, домінуюче положення займають комбінація словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та графічної частини, у вигляді червоного кола, з кутом. Вона займає значно більшу площу, ніж інші елементи знаку. Її місце розташування - в центральній частині позначення (абз. 3 стор 13 Висновку повторної судової експертизи).

Пунктом 11.1.12 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» № 91 від 07.04.2014 зазначено, що під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Так у Висновку повторної судової експертизи домінуючими елементами Оспорюваного знаку визначено «комбінацію словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та графічної частини, у вигляді червоного кола, з кутом, дослідивши зображення оспорюваного знаку очевидно, що графічна частина у вигляді червоного кола з кутом не займає місце в центральній частині позначення, а знаходиться з правого боку, та не контрастує із загальним фоном, таким чином у Висновку повторної судової експертизи неправильно визначено домінуючі елементи оспорюваного знаку, що свідчить про неправильність Висновку повторної судової експертизи.

Крім того, у Висновку повторної судової експертизи експерти зазначають, що у порівнюваному позначенні, словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1» має семантичне навантаження, назву лікарського засобу, який є узвичаєною назвою - загальноприйнятою для даного лікарського засобу та використовується кількома виробниками. Проте слід, що назва «ІНФОРМАЦІЯ_1» не визнавалася загальновживаним позначенням для товарів певного виду, а навпаки належним чином отримав правову охорону, що підтверджується свідоцтвом України №НОМЕР_2.

Вищевказане свідчить про необґрунтованість Висновку повторної судової експертизи, таким чином Висновок первинної судової експертизи, який був покладений в основу Рішення у справі, є правильним, обґрунтованим та не суперечить матеріалам справи, що не було спростовано учасниками справи.

Крім того, слід зауважити, що висновок схожості Оспорюваного знаку настільки, що його можна сплутати із Протиставленим знаком, підтверджується не лише Висновком первинної судової експертизи, а також і Висновок експерта Андрєєвої А.В. та експерта Сопової К.А., які незалежно один від одного дійшли однакових висновків про те, що оспорюваний знак схожий настільки, що його можна сплутати, із Протиставленим знаком.

Разом з тим, постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі №910/4796/18 між тими сторонами було встановлено схожість позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і "ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ступення сплутування, відтак, цей же суд встановив, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" не відповідає умовам надання правової охорони.

Крім того, порушення прав позивача було встановлено також і постановою Верховного Суду від 26.06.2019 у справі №910/7661/17, у даній справі суд касаційної інстанції визнав недійсними накази МОЗ України та реєстраційні посвідчення на лікарський засіб " ІНФОРМАЦІЯ_2" та заборонив Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки воно схоже до ступеню сплутування з належним позивачу знаком за свідоцтвом України НОМЕР_2.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню, про що вірно вказав суд першої інстанції.

Що стосується, позовної вимоги про зобов`язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Згідно із частиною 2 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до статті 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Частиною 3 статті 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-1) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно із абзацом 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Таким чином, оскільки свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсними повністю, позовні вимоги про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно із статтею 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позову повністю.

Що стосується розподілу судових витрат, то слід зазначити наступне.

Згідно із частинами 1, 2, 3 статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати, пов`язані із проведенням експертизи.

Відповідно до частини 1 статті 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

З наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що позивачем подано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, відповідно до якого позивач зазначив, що очікує понести у зв`язку із розглядом даної справи судові витрати у розмірі 550000,00 грн. (т. 2 а.с. 41-42)

Під час розгляду справи позивачем було залучено до матеріалів справи платіжне доручення № від 27.12.2017 на суму 249 980,00 грн. на підтвердження понесених ним судових витрат на проведення судової експертизи.

Відповідачами в свою чергу, не подано попереднього розрахунку суми судових витрат в порядку статті 124 ГПК України.

Частиною 1 статті 129 ГПК України визначено, що судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно із частиною 4 статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до частини 9 статті 129 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Оскільки позовні вимоги задоволені повністю, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 3200,00 грн. (платіжне доручення № від 04.09.2017) та витрати на проведення судової експертизи в сумі 24998,40 грн. слід покласти на ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я», як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Що стосується витрат по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 800,00 грн. на відповідача-2, то оскільки позивачем не доведено суду, що такі витрати були здійснені саме ним, у суду першої інстанції відсутні підстави стягувати його із відповідача -2, про що вірно вказав суд першої інстанції.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України).

Таким чином, апелянтом не надано до суду належних і допустимих доказів на підтвердження тих обставин, на які він посилається в апеляційній скарзі.

Отже, підсумовуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку про те, що оскаржуване рішення суду прийнято у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права, підстав його скасовувати або змінювати не вбачається, а доводи апеляційної скарги ґрунтуються на припущеннях та зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи, вірно встановлених судом першої інстанції.

Таким чином, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 задоволенню не підлягає. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 підлягає залишенню без змін.

Судові витрати розподіляються відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 129, 267-270, 273, 275, 276, 281-285 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ :

1.Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» залишити без задоволення.

2.Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/15741/17 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст складено та підписано 19.02.2020.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко