УХВАЛА

13.02.2020Справа № 910/15160/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Приватного акціонерного товариства "Оболонь"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!",

2) Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Вознюк В.А.;

від відповідача-1: Макарик І.В.;

від відповідача-2: Саламов О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Оболонь" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (далі-відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2) в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю свдоцтво України № 261708 на знак для товарів і послуг;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 261708 на знак для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг зареєстрований за спірним свідоцтвом України № 261708 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням позивача за заявкою на знак для товарів і послуг № m2017 26629, у зв`язку з чим позивач вважає, що спірний знак для товарів і послуг має бути визнаний недійсним повністю через невідповідність його умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 28.11.2019.

19.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 261708, а також знак за заявкою № m201726629 становлять композицію зображуваних елементів, які створюють у споживачів різне загальне зорове сприйняття цих знаків. Крім того, відповідач-2 зазначає, що станом на дату подання позову за заявкою № m201726629 свідоцтвом України позивачу не видано, відтак, у позивача відсутні права інтелектуальної власності за захистом яких він звернувся до суду.

22.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що товари та послуги 35 класу МКТП не охоплюються свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 261708 та заявка позивача від 28.11.2017 року № m201726629 не містить товарів та послуг 33 класу, отже знак для товарів і послуг відповідача-1 та знак, поданий позивачем до реєстрації частково відносяться до різних класів МКТП, тому не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

28.11.2019 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на відзиви, в якому зокрема повідомив, що 25.11.2019 на ім`я позивача відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» здійснено державну реєстрацію знака для товарів і послуг № 267623 за заявкою № m201726629 у зв`язку з публікацією у офіційному бюлетені № 22 від 25.11.2019 відомостей про видачу свідоцтва.

У судовому засіданні 28.11.2019 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 16.01.2020.

15.01.2020 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому у зв`язку з неможливістю представника Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" бути присутнім у судовому засіданні призначеному на 16.01.2020, а також необхідністю додаткового часу для подання висновку експерта, просить суд продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти розгляд справи не пізніш ніж до 02.02.2020 року.

У судовому засіданні 16.01.2020 оголошено перерву до 13.02.2020.

06.02.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про зміну підстав позову, в якій зазначає, що позивачем отримано свідоцтво України № 267623 на знак для товарів і послуг «HARDMIX LEMON+GINGER» за заявкою про реєстрацію знака № m201726629 від 28.11.2017, у зв`язку з чим просить суд прийняти заяву про зміну підстав позову та розгляд справи здійснювати з урахуванням змін підстав позову.

13.02.2020 відповідач-1 подав до суду висновок експертів комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 6174 від 03.02.2020 виконаний на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!".

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав подану заяву про зміну підстав позову.

Розглянувши подану позивачем заяву про зміну підстав позову, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Також відповідно до ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.

Враховуючи наведене, оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, суд визнає подану заяву про зміну підстав позову такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України у зв`язку з чим приймає її до розгляду.

У цьому судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, враховуючи наявність двох протилежних за результатами дослідження свідоцтва України № 261708 на знак для товарів і послуг «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» висновків експертів, наданих сторонами на підтвердження доводів, викладених у позовній заяві та, відповідно, у відзиві на позовну заяву відповідача-1, приймаючи до уваги зміну підстав позову, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що знак для товарів і послуг відповідача-1 за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019 є схожим настільки, що його можно сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача «HARDMIX LEMON+GINGER» за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019 заявленим на реєстрацію раніше відповідача-1.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи є спірне позначення схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача, раніше заявленим на реєстрацію, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Приватне акціонерне товариство "Оболонь".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/15160/19 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/15160/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг - «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг - «HARDMIX LEMON+GINGER» за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "Оболонь".

4. Зобов`язати судового експерта направити на адресу Приватного акціонерного товариства "Оболонь" (вул. Богатирська 3, м. Київ, 04212) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов`язати Приватне акціонерне товариство "Оболонь" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

7. Зобов`язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/15160/19 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/15160/19 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 18.02.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков