номер провадження справи 22/118/17 -15/39/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.02.2020 Справа № 905/1492/15

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С., матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2 "Б"; поштова адреса: 69006, м. Запоріжжя, а/с 3989

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", 83059, Донецька область, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 109 А

до відповідача-2 Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 53

до відповідача-3 Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод", 39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 141

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", 86108, Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд. 10

про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель

за зустрічним позовом Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), буд. 53

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", 83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2 "Б"; поштова адреса: 69006, м. Запоріжжя, а/с 3989

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

про визнання недійсним ліцензійного договору

за участі секретаря судового засідання Осоцький Д.І.

За участю представників сторін та учасників процесу:

від ПП - фірма "Дарьял" - Пориченський П.В., довіреність № б/н від 03.01.2019;

Петров М.Ю., керівник

від ТОВ Фірма"Унікон" - Бабенко Г.О., адвокат, договір № б/н від 10.12.2018;

Паренчук І.В., директор;

від ТОВ "Доншахтоавтоматика" - не з`явився;

від ПуАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" - не з`явився;

від ТОВ "Торговий дім "Граніт" - не з`явився;

третя особа ОСОБА_1 - ОСОБА_1 , особисто;

установив:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.12.2017 справу № 905/1492/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", 2. Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод", про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938, направлено за виключною підсудністю до господарського суду Запорізької області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.12.2017 справу № 905/1492/15 передано на розгляд судді Ярешко О.В.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.12.2017 справа № 905/1492/15 прийнята до провадження суддею Ярешко О.В., справі присвоєно номер провадження 22/118/17, справу призначено до розгляду в засіданні господарського суду.

Ухвалою суду від 24.01.2018 на підставі ст. 180 ГПК України суддею Ярешко О.В. прийнято зустрічну позовну заяву (вих. № б/н від 22.01.2018) Приватного підприємства - Фірми "Дарьял" для спільного розгляду з первісним позовом та об`єднано вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом; розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 08.02.2018; на підставі ст. 50 ГПК України до участі у справі залучено фізичну особу ОСОБА_1 за зустрічною позовною заявою в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом.

21.03.2018 від ПП - Фірми "Дарьял" надійшло письмове клопотання про постановлення окремої ухвали стосовно порушення посадовими особами ТОВ "Фірма "Унікон" законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення.

Ухвалою суду від 22.03.2018 у справі № 905/1492/15 призначено судову комплексну експертизу, а саме: металознавчу експертизу та експертизу охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Провадження у справі зупинено.

Позовні вимоги за первісним позовом, з урахуванням уточненої позовної заяви мотивовані наступним. ТОВ "Фірма "Унікон" отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом № 45938 "Порошковий дріт для обробки рідкого металу", зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 на підставі ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010, по закінченню якого між ліцензіаром та ліцензіатом було укладено ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015. Відповідачі без отримання належного дозволу від власника патенту протягом тривалого часу використовують корисну модель, захищену патентом № 45938. Вважає, що ПП - Фірма "Дарьял" виготовляє та пропонує до продажу, реалізовує порошковий дріт з показниками, тотожними аналогічним показникам корисної моделі, захищеної патентом № 45938. Так, показники порошкового дроту, що зазначені у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, та зазначені на маркуванні бухти дроту, співпадають із формулою корисної моделі, захищеної патентом № 45938. З боку відповідача-3 (ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод") листом № 40-21/284 від 10.09.2015 підтверджено факт співпраці з таким контрагентом, як ПП - Фірма "Дарьял". ПП - Фірмою "Дарьял" на адресу ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" за період з 30.07.2009 по 31.12.2014 у сукупності було реалізовано: 367,782 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та феротитан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-1:2010; 126,12 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та титан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-02. У свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" порошковий дріт, діаметром 13 мм, вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у співвідношенні (алюміній - 60%, кальцій - 23%, феротитан 70 - 17%). Згідно маркування на бухті дроту у паспорті якості вказано, що зазначений дріт було виготовлено Приватним підприємством - фірмою "Дарьял". Просить: 1) Встановити факт використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; 2) Встановити факт використання Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; 3) Встановити факт використання Публічним акціонерним товариством "Кременчуцький сталеливарний завод" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; 4) Заборонити Приватному підприємству - фірмі "Дарьял" будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 5) Заборонити Публічному акціонерному товариству "Кременчуцький сталеливарний завод" будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється Приватним підприємством - фірма "Дарьял"; 6) Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється Приватним підприємством - фірмою "Дарьял". Позов обґрунтований ст. 41 Конституції України, ст. ст. 432, ч. 2 ст. 462 ЦК України, ст. ст. 1, 6, 28, 34, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Проти задоволення зустрічного позову заперечував.

Відповідач-1 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика") письмово зазначив, що у 2012 році мав господарські правовідносини з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт". З метою подальшого перепродажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" порошковий дріт діаметром 13 мм вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у наступному співвідношенні: алюміній - 60%, кальцій - 23%, феротитан 70 - 17%. Маркування на бухті дроту та у паспорті якості свідчить, що даний дріт був виготовлений Приватним підприємством - фірмою "Дарьял". На виконання ухвали суду від 04.08.2016 та на вимогу експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Товариство з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" 02.03.2017 надано доступ для відібрання зразків порошкового дроту, який був виготовлений Приватним підприємством - фірмою "Дарьял". Відібрання здійснювалося відповідно до договору відповідального зберігання № 1-ХБ від 14.09.2016 р. за адресою: 70420, Запорізька область, Запорізький район, с. Долинське, вул. Нікопольське шосе, 1. На теперішній час порошковий дріт, виготовлений Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" та придбаний ТОВ "Доншахтоавтоматика" у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", знаходиться за юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика".

Відповідач-2 (Приватне підприємство - фірма "Дарьял") проти первісного позову заперечував, наполягав на задоволенні зустрічного позову. Зазначив, що Приватне підприємство - фірма "Дарьял" виготовила та продала Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" дріт з порошковим наповнювачем за видатковою накладною № РН-0002819 від 13.03.2012 та паспортом якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012. Виготовлення порошкового дроту, що був проданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", проводилося Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" на власних виробничих потужностях в м. Запоріжжі по вул. Скворцова, 243 на підставі технічних умов ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 18.03.2010 р., зі змінами № 1 до ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 15.02.2011 р. У таблиці 3 Технічних умов перелічені компоненти наповнення порошкового дроту Al-59%, Ca-22%, FeTi70-17%, Fe-2%, що був проданий Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт". Даний порошковий дріт відрізняється від патенту на корисну модель № 45938 за наявністю заліза (Fe), тобто не порушує цей патент. За паспортом якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. використана ознака, яка відсутня у патенті № 45938 - залізо (Fe). Відповідач-2 ніколи не мав господарських взаємовідносин з відповідачем-1 (ТОВ "Доншахтоавтоматика"). Првиатне підприємство - фірма "Дарьял" виготовляла та продавала Публічному акціонерному товариству "Кременчуцький сталеливарний завод" дріт з порошковим наповнювачем алюміній, кальцій, титан, залізо на підставі: технічних умов ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 18.03.2010 р., змін № 1 ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 15.02.2011, змін № 3 ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 10.06.2014 (у таблиці № 5 зазначені види порошкових наповнювачів), ліцензії Приватного підприємства - фірми "Дарьял" від 01.11.2016 на використання корисної моделі "Дріт для позапічної обробки рідких металів" за патентом UA № 54880, патенту UA № 54880 на корисну модель "Дріт для позапічної обробки рідких металів" від 25.11.2010, який містить порошковий наповнювач: алюміній 51-65 мас.%, кальцій 18-31 мас.%, титан 8-18 мас.%, залізо - решта. Під терміном "Феротитан" або FeTi малося на увазі залізо та титан у суміші без їх сплаву: залізо титан. Вказане доводить про не порушення Приватне підприємство - фірмою "Дарьял" прав за патентом UA № 45938. Зазначив, що Приватне підприємство - фірма "Дарьял" не може надати до суду зразок порошкового дроту за сертифікатом якості № 1/12-16 від 01.12.2016 або зразок іншого подібного дроту з причини відсутності його залишку у виробництві та на складі.

Відповідач-3 за первісним позовом (Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький сталеливарний завод") проти первісного позову заперечив, зазначив, що не згоден з висунутими вимогами у частині, що стосуються товариства. Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький сталеливарний завод" для власних потреб замовляє у Приватного підприємства - фірми "Дарьял" порошковий дріт d13. Якість товару, що постачається, підтверджується сертифікатом якості. Наявний пакет документів на товар, що постачається, підтверджує, що постачальник є виробником та має усі необхідні правові підстави їм розпоряджатися за власною ініціативою. Щодо поставленого Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" порошкового дроту зазначає, що до його складу входили наступні хімічні елементи: алюміній 60%, кальцій 28%, титан 8%, залізо 4%. З питання відповідності/невідповідності формули порошкового дроту умовам патенту відповідачу-3 невідомо. Приймання товару на Публічному акціонерному товаристві "Кременчуцький сталеливарний завод" здійснювалась згідно сертифікатів якості на поставлений товар. Зазначив, що не має можливості надати витребуваний судом зразок порошкового дроту, який постачався Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" з 2015 року, оскільки останній був використаний в процесі виробництва. Залишки порошкового дроту з комплексним наповнювачем алюміній-кальцій-титан-залізо, який був поставлений Приватним підприємством - фірмою "Дарьял", у Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод" відсутні. Просив відмовити у задоволенні позовних вимог у частині, яка стосується Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод" у зв`язку з безпідставністю та недоведеністю. В іншій частині просив прийняти рішення на підставі матеріалів справи.

Третя особа за первісним позовом (Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт") письмового пояснення по суті спору не надала.

ОСОБА_1 , третя особа за зустрічним позовом, проти зустрічного позову заперечив.

Зустрічний позов заявлено з наступних підстав: ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 на право користування інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладений власником патенту України № 45938 ОСОБА_1 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» Паренчуком Ігорем Валерійовичем, тобто однією і тією ж особо, що суперечить вимогам ч. 3 ст. 238 ЦК України, оскільки договір направлений на реалізацію інтересів однієї особи та відповідно представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах. Також в порушення п. 1 ст. 1110 ЦК України у п. 5.1 спірного ліцензійного договору встановлено строк йог дії до 31.12.2020, тобто строк дії договору перевищує строк дії патенту України № 45938 що разом з наведеними обставинами є підставою для визнання ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 недійсним на підставі ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 26.02.2019 у зв`язку з перебуванням судді-доповідача у справі Ярешко О.В. на довготривалому лікарняному справу № 905/1492/15 передано для розгляду судді Горохову І.С.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 26.02.2019 у зв`язку з перебуванням судді-доповідача у справі Ярешко О.В. на довготривалому лікарняному справу клопотання про постановлення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, у справі № 905/1492/15 передано для розгляду судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 28.02.2019 справу № 905/1492/15 прийнято до провадження судді Горохова І.С., присвоєно справі номер провадження № 22/118/17-15/39/19. Прийнято до свого провадження клопотання про постановлення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, у справі № 905/1492/15. Зупинено провадження у справі до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.02.2019 поновлено провадження у справі № 905/1492/15 з 28.02.2019 для розгляду заяви ТОВ "Фірма "Унікон" про витребування справи № 905/1492/15 у Київського НДІСЕ та направлення справи на виконання іншим суб`єктам судово-експертної діяльності, судове засідання призначено на 11.03.2019.

Ухвалою суду господарського суду Запорізької області від 21.03.2019 відмовлено у задоволені заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" про витребування справи № 905/1492/15 у Київського НДІСЕ та направлення її на виконання експертизи іншим суб`єктам судово-експертної діяльності. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинено на час проведення експертизи.

Ухвалою суду від 21.06.2019 провадження у справі № 905/1492/15 поновлено для вирішення питання щодо оплати експертизи. Судове засідання призначено на 03.07.2019.

27.06.2019 через відділ діловодства господарського суду Запорізької області надійшла апеляційна скарга Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", м. Запоріжжя по справі № 905/1492/15 на ухвалу господарського суду Запорізької області від 21.06.2019 про поновлення провадження у справі № 905/1492/15.

Ухвалою суду від 27.06.2019 апеляційну скаргу Приватного підприємства - Фірми "Дарьял" на ухвалу господарського суду Запорізької області у справі № 905/1492/15 від 21.06.2019 з доданими до неї документами повернуто скаржнику.

Ухвалою суду від 03.07.2019 повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" сплатити кошти в розмірі 64 370,00 грн за рахунком № 1087 від 06.03.2019 за проведення експертизи № 7886/18-34/7887/18-53 на користь Київського Науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України протягом 7 банківських днів з дня постановлення даної ухвали, але не пізніше 22.07.2019. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинено на час проведення експертизи.

02.12.2019 року через відділ діловодства господарського суду Запорізької області надійшов лист № 7886/18-34/7887/18-53 від 18.11.2019 Київського науково - дослідного інституту судових експертиз з повідомленням, що у зв`язку з незабезпеченням виконання ухвали суду в частині оплати вартості проведення експертизи, на підставі п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), судова експертиза № 7886/18-34/7887/18-53 залишається без виконання.

Ухвалою суду від 03.12.2019 поновлено провадження у справі № 905/1492/15 з 12.12.2019. Призначено підготовче засідання на 12.12.2019 о 10 год. 30 хв.

10.12.2019 до суду від Приватного підприємства - Фірми "Дарьял" надійшло клопотання про закриття провадження у справі за позовом ТОВ "Фірма "Унікон".

11.12.2019 до суду від ТОВ "Фірма "Унікон" надійшло клопотання про призначення судової металознавчої експертизи та заява про доручення доказів до матеріалів справи. Проведення експертизи просить доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз та на вирішення судовому експерту поставити наступні питання:

1. Чи містить наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика», алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2. Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика»?

Проведення судової металознавчої експертизи просить доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Дніпро.

Направити на судову металознавчу експертизу всі матеріали, окрім зразків наповнювача порошкового дроту, наданого Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 21.03.2019 року по справі № 905/1492/15 за клопотанням експерта № 7886/18-34.

12.12.2019 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" надішли заперечення на клопотання Приватного підприємства - фірма "Дарьял" про закриття провадження у справі.

Ухвалою від 12.12.2019 відмовлено у задоволенні клопотання Приватного підприємства - фірми «Дарьял» про закриття провадження у справі № 905/1492/15. Продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів. Відкладено підготовче засідання на 09.01.2020 о/об 14 год. 15 хв.

03.01.2020 до суду від Приватного підприємства - фірми «Дарьял» надійшло клопотання від 03.01.2020 відповідно до якого заявник просить суд до вирішення призначення судової експертизи вирішити такі питання:

1. Згідно зі ст. 81 ГПК України з метою встановлення обставин передачі порошкового дроту від ТОВ «Торговий дім «Граніт» до ТОВ «Доншахтоавтоматика» за Видатковою накладною №00000004 від 14.03.2012 (Матеріали справи № 905/1492/15, Том № 9, стор. 170) витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» Довіреність № 7 від 14.03.2012, складену одержувачем порошкового дроту Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» та зазначену в Видатковій накладній № 00000004 від 14.03.2012;

2. Згідно з ч. 3 ст. 233 ГПК України ухвалити часткове рішення за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірми «Дарьял» про визнання недійсним з моменту укладання Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель), укладеного власником патенту України № 45938 ОСОБА_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» в особі директора Паренчук Ігоря Валерійовича;

3. Згідно з ч. 2 ст. 125 ГПК України у зв`язку з безпідставним невиконанням обов`язків по оплаті експертизи № 7886/18-34/7887/18-53 зобов`язати ТОВ «Фірма «Унікон» попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи за клопотанням ТОВ «Фірма «Унікон».

При вирішенні судом призначення судової експертизи вирішити такі питання:

1. Поставити на вирішення судової експертизи замість питань запропонованих ТОВ "Фірма "Унікон" наступні питання:

Яким підприємством і коли виготовлений порошковий дріт, наданий до справи № 905/1492/15 ТОВ "Доншахтоавтоматика"?

Який якісний кількісний хімічний склад порошкового дроту, наданого до справи № 905/1492/15 ТОВ "Доншахтоавтоматика"?

2. Виключити з матеріалів необхідних для проведення експертизи та не надавати на експертизу зразок порошкового дроту, відібраний згідно Протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384, складеного 02.03.2017 у м. Запоріжжя судовим експертом Донецького НДІСЕ Лушниковою Т.А.

3. Виключити з матеріалів необхідних для проведення експертизи та не надавати на експертизу зразок порошкового дроту, відправлений 20.02.2018 до господарського суду Запорізької області цінною посилкою від директора ТОВ "Доншахтоавтоматика".

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" зразок порошкового дроту, який придбаний у ТОВ "Торговий дім "Граніт" за видаткової накладною № 00000004 від 14.03.2012, який повинен бути відібраний відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень із залученням незалежного спеціаліста для об`єктивності та неупередженості;

5. Задовольнити відвід судовому експерту Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ Лушниковій Т.М.

6. Не доручати проведення судової експертизи Дніпропетровському НДІСЕ МЮУ у зв`язку із наявністю сумнівів в об`єктивності та неупередженості цієї експертної установи.

7. Доручити проведення судової експертизи Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичного центру МВС України.

08.01.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" надійшли доповнення до клопотання про призначення судової експертизи з переліком питань експерту, просить суд проведення судової експертизи доручити Дніпропетровському НДІСЕ МЮУ. Направити на судову експертизу всі матеріали, окрім зразків наповнювача порошкового дроту, наданого Приватним підприємством - фірма «Дарьял» на ухвалу суду від 21.03.2019 за клопотанням експерта № 7886/18-34 та окрім зразків порошкового дроту, що містяться в матеріалах справи, як зразки порошкового дроту, відібрані 02.03.2017 (№ 905/1492/15-Р1).

Ухвалою суду від 09.01.2020 відкладено підготовче засідання на 20.01.2020 о/об 14 год. 15 хв. Ухвалою від 09.01.2020 клопотання Приватного підприємства - фірми "Дарьял" про витребування доказів задоволено. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" відповідні докази.

15.01.2020 до суду від Приватного підприємства - фірми "Дарьял" надійшли доповнення до клопотання від 03.01.2020.

17.01.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" надійшли заперечення на клопотання ПП - Фірми "Дарьял".

В судовому засіданні 13.02.2020 здійснювався звукозапис судового процесу за допомогою програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Судом перевірені повноваження присутніх в судовому засіданні учасників справи.

Ухвалою суду від 29.01.2020 відвід Приватного підприємства - фірма «Дарьял» судді Горохова І.С. визнано необґрунтованим. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинено до вирішення суддею, визначеного у порядку, встановленому частиною першою статті 32 ГПК України заяви Приватного підприємства - фірма «Дарьял», м. Запоріжжя про відвід судді Горохова І.С. від розгляду справи № 905/1492/15.

Ухвалою суду від 31.01.2020 відмовлено приватному підприємству - фірма «Дарьял» у задоволенні заяви про відвід судді Горохова І.С. у справі № 905/1492/15.

04.02.2020 ухвалою суду поновлено провадження у справі № 905/1492/15 з 13.02.2020, призначено підготовче засідання на 13.02.2020.

Представники Приватного підприємства - фірми "Дарьял" в судовому засіданні 13.02.2020 підтримали заявлені клопотання з урахуванням доповнень.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» та третя особа ОСОБА_1 . в судовому засіданні 13.02.2020 проти заявлених Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" клопотань заперечили. Підтримали заявлене клопотання про призначення експертизи.

Інші учасники справи в судове засідання 13.02.2020 не з`явились.

Зустрічний позов про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладено між власником патенту України № 45938 ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» в особі директора Паренчук Ігорем Валерійовичем, пред`явлено до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон».

У зустрічному позові від 22.01.2018 Приватне підприємство - фірма «Дарьял» просило залучити до участі в якості співвідповідача у справі № 905/1492/15 фізичну особу ОСОБА_1 .

В обґрунтування такого залучення було зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 48 ГПК України, суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження залучити до участі у справі співвідповідача. Приватне підприємство - фірма «Дарьял» вважає, що до участі у справі № 905/1492/15 за зустрічним позовом необхідно залучити в якості співвідповідача ОСОБА_1 , який є власником патенту України № 45938 та особисто уклав спірний ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 та відповідно повинен виступати відповідачем за зустрічним позовом як друга сторона за ліцензійним договором.

24.01.2018 представники Приватного підприємства - фірма «Дарьял» відмовились від клопотання про залучення ОСОБА_1 в якості співвідповідача за зустрічним позовом. Просили залучити його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом. В обґрунтування клопотання зазначили, що рішення за зустрічним позовом може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_1 , оскільки договір, який позивач за зустрічним позовом просить визнати недійсним, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» та ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 24.01.2018 прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву (вих. б/н від 22.01.2018) Приватного підприємства - фірми «Дарьял» для спільного розгляду з первісним позовом та об`єднано вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.

Залучено фізичну особу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до участі у справі за зустрічною позовною заявою в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом.

В судовому засіданні від 13.02.2020 суд з`ясував думку представників позивача за зустрічним позовом про залучення Паренчук І.В. в якості співвідповідача за зустрічним позовом.

Представник Приватного підприємства - фірма «Дарьял» зазначив про необхідність продовження здійснення розгляду справи за участі ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України залучення до участі у справі співвідповідача здійснюється за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження.

Таким чином, розгляд справи № 905/1492/15 продовжується за участі третьої особи за зустрічним позовом ОСОБА_1 , який не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Щодо клопотання Приватного підприємства-фірма "Дарьял" від 21.03.2018 про постановлення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення.

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» обґрунтовує клопотання тим, що доданий до справи договір поставки № 31-3 від 03.03.2014, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» з Приватним підприємством «ТНВ» не доводить виробництво та поставку Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» порошкового дроту за патентом України № 45938, оскільки згідно з п. 1.3 договору «кількість, асортимент та ціна продукції, що поставляється вказуються у специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору». Специфікації відповідно до п. 1.3 договору поставки № 31-3 від 03.03.2014 у справі № 905/1492/15 відсутні.

Також, на думку Приватного підприємства - фірма «Дарьял», візуальне порівняння зразків підписів від імені ОСОБА_2 на ліцензійному договорі № 1 від 01.01.2010 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) та на договорі поставки № 31-3 від 03.03.2014 зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» з Приватним підприємством «ТНВ», надісланих Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» до Приватного підприємства - фірма «Дарьял» у додатках № 2 та № 4 до відзиву від 06.02.2018 у справі № 905/1492/15 свідчить про не ідентичність підписів. У клопотанні наведено Таблицю по порівнянню підписів від імені ОСОБА_2 .

Приватне підприємство - фірма "Дарьял" просить постановити окрему ухвалу стосовно порушення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма "Унікон" законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, штампів", та за ст. 384 Кримінального кодексу України "Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу".

Відповідно до ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення.

Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

Суд вважає, що договір поставки № 31-3 від 03.03.2014 не відноситься до документів, які повинні підтверджувати виробництво продукції, яка є предметом договору.

Відповідно до п. 4.3 договору поставки № 31-3 від 03.03.2014 датою постачання вважається дата, що вказується на накладній (транспортній накладній). Специфікація є тим документом, що містить інформацію про кількість, асортимент та ціну продукції, що поставляється.

Обставини щодо укладення договору поставки № 31-3 від 03.03.2014, його виконання сторонами за договором у відзиві на зустрічну позовну не наводяться, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» на них не посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відтак договір поставки № 31-3 від 03.03.2014 не відноситься до тих доказів, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Візуальне порівняння зразків підписів від імені ОСОБА_2 на ліцензійному договорі № 1 від 01.01.2010 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) та на договорі поставки № 31-3 від 03.03.2014 зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» з Приватним підприємством «ТНВ», є припущенням та не підтверджено будь-яким проведеним експертним дослідженням.

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про постановлення окремої ухвали про порушення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» законодавства.

Щодо витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» довіреності № 7 від 14.03.2012.

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» в обґрунтування даного клопотання зазначає, що ненадання Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» до справи № 905/1492/15 довіреності № 7 від 14.03.2012 від одержувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», зазначеної у видатковій накладній № 00000004 від 14.03.2012 буде свідчити про відсутність фактичної передачі бухти порошкового дроту від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» та відповідно, спростовує необхідність призначення судової експертизи за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Унікон», оскільки такі обставини будуть свідчити про відсутність доказів наявності порошкового дроту у власності Товариства з обмеженою від повільністю «Доншахтоавтоматика».

Клопотання Приватного підприємства - фірма «Дарьял» в цій частині задоволено. Ухвалою суду від 09.01.2020 витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" (86108, Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд. 10, ідентифікаційний код юридичної особи 31875437) довіреність № 7 від 14.03.2012 від одержувача ТОВ "Доншахтоавтоматика", зазначену у видатковій накладній № 00000004 від 14.03.2012. На виконання ухали до суду оригінал довіреності від 14.03.2012 № 7 не надходив.

Однак необхідно зазначити, що обставини передачі порошкового дроту від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоватоматика», окрім вказаної довіреності підтверджуються, видатковою накладною № 00000004 від 14.03.2012, товарно-транспортною накладною № 2 від 13.02.2012, паспортом якості № 01/02-12 від 13.03.2012; письмовими поясненнями Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика». Вказані обставини Приватним підприємством - фірма «Дарьял» не спростовані.

Щодо ухвалення часткового рішення за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірми «Дарьял» про визнання недійсним з моменту укладання Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель), укладеного власником патенту України № 45938 Паренчуком Ігорем Валерійовичем з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» в особі директора Паренчука Ігоря Валерійовича.

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» в обґрунтування даного клопотання зазначає, що задоволення/часткове задоволення зустрічного позову про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладеного власником патенту України № 45938 Паренчуком Ігорем Валерійовичем з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» в особі директора Паренчука Ігоря Валерійовича є підставою для не призначення експертизи.

Первісний позов обґрунтовано тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом № 45938 "Порошковий дріт для обробки рідкого металу", зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 на підставі ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010, по закінченню якого між ліцензіаром та ліцензіатом було укладено ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015. Відповідачі без отримання належного дозволу від власника патенту протягом тривалого часу використовують корисну модель, захищену патентом № 45938. Вважає, що Приватне підприємство - фірма "Дарьял" виготовляє та пропонує до продажу, реалізовує порошковий дріт з показниками, тотожними аналогічним показникам корисної моделі, захищеної патентом № 45938.

Зустрічний позов обґрунтовано тим, що ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 на право користування інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладений власником патенту України № 45938 ОСОБА_1 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» Паренчуком Ігорем Валерійовичем, тобто однією і тією ж особо, що суперечить вимогам ч. 3 ст. 238 ЦК України, оскільки договір направлений на реалізацію інтересів однієї особи та відповідно представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах, а також строк договору перевищує строк дії патенту.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, якщо в одному провадженні об`єднані кілька взаємопов`язаних самостійних вимог, суд може ухвалити по будь-якій вимозі часткове рішення та продовжити провадження в частині невирішених вимог. Якщо за вимогами, об`єднаними в одне провадження, відповідачем є одна особа, ухвалення часткового рішення не допускається у разі обґрунтованих заперечень з боку відповідача.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд, зокрема вирішує питання про призначення експертизи.

Відповідно до ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про:

1) залишення позовної заяви без розгляду;

2) закриття провадження у справі;

3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

За результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.

Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 191, 192 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 194 Господарського процесуального кодексу України, завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

Окрім вимоги про встановлення факту використання відповідачами за первісним позовом корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» просить заборонити відповідачам будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Без проведення відповідного експертного дослідження та вирішення питань, які запропоновані на вирішення експерту, прийняття часткового рішення у справі за зустрічним позовом про визнання ліцензійного договору недійсним не призведе до можливості продовження провадження в частині невирішених вимог, оскільки предметом висновків експерта в даному випадку є дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких необхідне не лише при вирішенні спору в частині заборони будь-якого використання корисної моделі, але і для встановлення факту використання корисної моделі.

На даний час судом здійснюється розгляд спору на стадії підготовчого провадження з вирішенням завдань щодо визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

З метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті та закінчення розгляду справи ухваленням рішення, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Щодо зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи за клопотанням.

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» в обґрунтування даного клопотання зазначає, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України повернув матеріали справи № 905/1492/15 без проведення експертизи, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» не було оплачено кошти за її проведення. Позивач за первісним позовом не подавав до суду клопотання про відстрочення з поважних причин оплати експертизи № 7886/18-34/7887/18-53. Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» повинно попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України, суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» в обґрунтування причини неможливості сплатити кошти за проведення експертизи повідомило про те, що розрахунковий рахунок товариства був заблокований, що підтверджується листом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» від 19.04.2019 № 97-5-4/891. Товариство зверталось до банку з приводу блокування рахунку, однак на час вирішення спору в суді він є досі заблокованим. У зв`язку з тим, що Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз тривалий час не здійснювалось погодження про продовження строку проведення експертизи, не надавався рахунок на оплату експертизи товариство звернулось з позовом до Окружного адміністративного суду м. Києва (справа № 640/6614/19 про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії).

Клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки положення частини 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачають право, а не обов`язок суду в частині попередньої (авансом) оплати витрат призначення експертизи. На час вирішення питання про призначення металознавчої експертизи розмір вартості експертизи не відомий. На підтвердження неможливості здійснити оплату за проведення експертизи Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» надано відповідні докази.

Щодо призначення експертизи.

Відповідно до ст. 1, 2 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ, судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів.

Згідно з ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. ч. 3, 4 ст. 99 ГПК).

Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

У випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з`ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Враховуючи правові позиції сторін у справі, суд вважає, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи та на які посилається позивач за первісним позовом, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право. У зв`язку з чим, суд вважає за необхідне клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» про призначення експертизи задовольнити та призначити у справі судову металознавчу експертизу.

Щодо поставлених питань на експертне дослідження.

Приватне підприємство-фірма «Дарьял» запропонувало свої питання для проведення судової експертизи, а саме:

1. Яким підприємством і коли виготовлений порошковий дріт, наданий до справи № 905/1492/15 Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика»?

2. Який якісний і кількісний хімічний склад порошкового дроту, наданого до справи № 905/1492/15 Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика»?

Представник Приватного підприємства-фірма «Дарьял» зазначив, що його позиція щодо призначення або не призначення експертизи у справі є недоречною, а відтак лише запропоновані власні питання, які необхідно поставити на вирішення експерту.

Відносно формулювань питань позивач за зустрічним позовом зазначив, що перше запропоноване ним питання відповідає питанню: «Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?», передбаченому п. 1.3 «Орієнтовний перелік вирішуваних питань» розділу IV «Товарознавча експертиза» «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

Друге питання, відповідає питанню: «Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробу технічним умовам (ТУ, ДСТУ)?» орієнтовного переліку вирішуваних питань до підпункту 24.1.8 «Експертиза металів і сплавів та виробів з них» п. 24 «Експертиза матеріалів, речовин та виробів» розділу І «Криміналістичні експертизи» «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

Суд вважає запропоновані Приватним підприємством-фірма «Дарьял» такими, що не можуть бути поставлені на вирішення експерту з огляду на наступне.

Відповідно до підпунктів 1.1-1.2 пункту 1 Розділу IV «Товарознавча експертиза» «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), різновидом товарознавчої експертизи є: Експертиза машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання; Автотоварознавча та транспортно-товарознавча експертиза; Товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння

До числа об`єктів товарознавчої експертизи належать: товари народного споживання, обладнання та сировина. Об`єктами експертизи цього виду можуть бути й інші товари.

Різновидом товарознавчої експертизи є автомобільно-товарознавча експертиза (автотоварознавча та транспортно-товарознавча експертиза), об`єктами якої є колісні транспортні засоби і їх комплектуючі.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є: визначення вартості товарної продукції; визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері; визначення характеристик об`єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності; визначення змін показників якості товарної продукції; установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника; визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

Одним з орієнтовних питань, вирішуваних товарознавчою експертизою є: «Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?», підпункт 1.3 пункту 1 Розділу IV Товарознавча експертиза.

Однак, перше питання відноситься до товарознавчої експертизи, а не до металознавчої експертизи та з урахуванням суті спору не відноситься до встановлення обставин та предмету доказування.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" письмово зазначило, що у 2012 році мав господарські правовідносини з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт". З метою подальшого перепродажу Товариство з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" порошковий дріт діаметром 13 мм вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у наступному співвідношенні: алюміній - 60%, кальцій - 23%, феротитан 70 - 17%. Маркування на бухті дроту та у паспорті якості свідчить, що даний дріт був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял". На виконання ухвали суду від 04.08.2016 та на вимогу експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" 02.03.2017 було надано доступ для відібрання зразків порошкового дроту, який був виготовлений Приватним підприємством - фірмою "Дарьял".

Друге питання запропоноване Приватним підприємством-фірма «Дарьял» також, на думку суду, є таким, що не може бути поставлене на вирішення експерту з огляду на наступне.

Відповідно до підпункту 24.1.8 Експертиза металів і сплавів та виробів з них пункту 24 Експертиза, речовин та виробів Розділу І Криміналістичні експертизи Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), до підпункту 24.1.8: одним з Орієнтовного переліку вирішуваних питань є таке питання: Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробу технічним умовам (ТУ, ДСТУ)?

Згідно з пунктами 24.1-24.2.4 зазначених Науково-методичних рекомендацій, в експертизі матеріалів, речовин та виробів розрізняють такі основні підвиди експертизи: волокон і волокнистих матеріалів; лакофарбових матеріалів і покриттів; нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (дослідження рослин (їх частин) з метою встановлення належності до об`єктів, що містять наркотичні речовини, становить компетенцію біологічної експертизи); сильно дійних і отруйних речовин; рідин, що містять спирт; металів і сплавів та виробів з них; полімерних матеріалів; скла, кераміки; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; встановлення наявності пестицидів у навколишньому середовищі.

Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є:

- виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо).

- визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо).

- установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин.

- установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

Вирішення питання про походження матеріалів і речовин з певного джерела залежить від ряду особливостей об`єкта, а також від наявності в конкретній установі потрібного обладнання та спеціалістів. Тому з приводу постановки цього питання доцільно попередньо отримати консультацію у експерта (спеціаліста).

З урахуванням наведених завдань експертиз матеріалів і речовин, друге запропоноване питання позивачем за зустрічним позовом з урахуванням суті спору не відноситься до встановлення обставин та предмету доказування.

Щодо питань, запропонованих ТОВ «Фірма «Унікон».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» на вирішення експерту пропонує поставити такі питання:

1. Чи містить наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика», алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2. Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика»?

04.08.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області у справі № 905/1492/15 призначено судову експертизу охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення судовому експерту поставлені наступні питання:

1. Чи містить наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика», алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2. Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика»?

3. Чи використовуються у порошковому дроті, з наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика», кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули патенту на корисну модель № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу»?

04.10.2016 постановою Донецького апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Приватного підприємства-фірми «Дарьял», м. Запоріжжя на ухвалу господарського суду Донецької області від 04.08.2016 по справі № 905/1492/15 залишено без задоволення.

Ухвалу Господарського суду Донецької області від 04.08.2016 по справі № 905/1492/15 залишено без змін.

20.12.2016 постановою Вищого господарського суду України ухвалу господарського суду Донецької області від 04.08.2016 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 04.10.2016 у справі № 905/1492/15 залишено без змін, а касаційну скаргу Приватного підприємства-фірми «Дарьял» без задоволення.

22.03.2018 ухвалою Господарського суду Запорізької області судом у справі № 905/1492/15 призначено судову комплексну експертизу, а саме: металознавчу експертизу та експертизу охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення судової комплексної експертизи поставлені наступні питання:

1) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012) алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" Публічному акціонерному товариству "Кременчуцький сталеливарний завод" алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

3) Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" у паспорті якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 та у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який був виготовлений та поставлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012)?

4) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" та поставлений Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт", зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй, у редакції патенту до 10.03.2016 і після 10.03.2016? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял", від корисної моделі за патентом № 45938?

5) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" та поставлений Публічному акціонерному товариству "Кременчуцький сталеливарний завод" до 01.01.2016, кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял", від корисної моделі за патентом № 45938?

6) Чи використано всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, у Змінах № 2 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач Al+Ca+FeTi70 (60:23:17), а також у Змінах № 3 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Al+Ca+Ti+Fe (60:23:12:5), розроблених Приватним підприємством - Фірмою "Дарьял"?

7) Чи є ідентичними зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018, зразку порошкового дроту, що надійшов до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" із заявою від 19.02.2018 вих. № б/н?

12.06.2018 постановою Донецького апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Приватного підприємства Фірма «Дарьял» м. Запоріжжя на ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018 у справі № 905/1492/15 залишено без задоволення.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018 у справі № 905/1492/15 залишено без змін.

19.09.2019 ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою приватного підприємства - фірми «Дарьял» на ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 12.06.2018 у справі № 905/1492/15.

З наведених вище ухвал від 04.08.2016 та 22.03.2018 вбачається, що запропоновані Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» на вирішення експерту питання фактично збігаються та не є новими. Надання відповіді на вказані питання має значення для вирішення спору та встановлення обставин, що мають значення для справи.

Відтак суд вважає за доцільне поставити на вирішення експерту питання, які запропоновані Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» та зазначені у клопотанні від 11.12.2019.

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» просить не доручати проведення судової експертизи до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, оскільки має сумнів в об`єктивності та неупередженості установи, а також заявило відвід судовому експерту Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Лушникової Тамарі Миколаївни.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

За питаннями, які наведено позивачем за первісним позовом господарським судом Донецької області ухвалою суду від 04.08.2016 по справі № 905/1492/15 було призначено судову експертизу охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з ухвалою господарського суду Донецької області від 02.11.2017 у справі № 905/1492/15 до суду надійшло повідомлення № 1296/1384 від 21.09.2017 Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз про закриття без виконання експертного дослідження № 1296/1384 внаслідок ненадання матеріалів справи.

В ухвалі господарського суду Запорізької області від 22.03.2018 у справі № 905/1492/15 про призначення судової комплексної експертизи (металознавчої експертизи та експертизи охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності) на стор. 8 абзац 5 вказано: «Матеріали справи містять копію протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 від 02.03.2017 (а.с. 189-190 т.9), який підписаний судовим експертом Донецького НДІСЕ Лушниковою Т.М, директором ТОВ «Фірма «Унікон» Паренчуком І.В, представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» Агаренко Д.О».

Таким чином, проведення судової експертизи № 1296/1384 та відібрання зразків порошкового дроту було доручено судовому експерту Донецького науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України Лушниковій Т.М.

Також Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» до матеріалів справи № 905/1492/15 додана копія Висновку № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018, складеному судовим експертом Донецького науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України Лушниковою Т.М на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон».

Згідно з електронною базою даних Державного реєстру атестованих судових експертів в Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відсутні судові експерти за спеціальністю « 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями». За цією спеціальністю є єдиний судовий експерт в Запорізькому відділенні Дніпропетровського науково-дослідною інституту судових експертиз Лушникова Т.М.

Відповідно, у випадку призначення експертизи до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення цієї експертизи буде знову доручене експерту Лушниковій Т.М, яка вже неодноразово приймала участь в проведенні судових експертиз у справі № 905/1492/15.

Приватне підприємство-фірма «Дарьял» відповідно до ч. 2 ст. 38 ГПК України заявило відвід судовому експерту Лушниковій Тамарі Миколаївні на підставі ч. 2 ст. 37 ГПК України: експерт не може брати участі у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи - в залежності від ТОВ «Фірма «Унікон».

Відповідно, недовіра судовому експерту Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Лушникової Т.М. розповсюджується і на недовіру в цілому до вказаного інституту.

Приватне підприємство-фірма «Дарьял» запропонувало проведення експертизи доручити Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, оскільки згідно з електронною базою даних Державного реєстру атестованих судових експертів у Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України за спеціальністю « 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» працює судовий експерт ОСОБА_3 .

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» просить проведення судової металознавчої експертизи доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції (49000, м. Дніпро, Січеславська Набережна 17, лфіс 361).

В обґрунтування клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» зазначило про те, що між товариством та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз наявний конфлікт інтересів, оскільки Окружним адміністративним судом м. Києва розглядається справа № 640/6614/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", Донецька область, м. Донецьк до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Київ директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рувіна Олександра Григоровича, м. Київ, Міністерства юстиції України, м. Київ про визнання протиправними дій, зобов`язати вчинити дії. Спір виник у зв`язку з тим, що Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз тривалий час не було погоджено про продовження строку проведення експертизи, не надавався рахунок на сплату такої експертизи, що порушило процесуальний порядок призначення і проведення експертиз.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ, судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

До державних спеціалізованих установ належать:

науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров`я України;

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Згідно з п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Згідно з додатком № 1 Інструкції № 53/5 за регіональною зоною Запорізька область відноситься до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

22.03.2018 ухвалою господарського суду Запорізької області (Суддя Ярешко О.В.) у даній справі призначена судова комплексна експертизу, а саме: металознавча експертиза та експертиза охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності.

В ухвалі суду від 22.03.2018 зазначено про те, що оскільки сторонами не досягнуто взаємної згоди щодо обрання експертної установи, суд вважає за необхідне проведення судової комплексної експертизи, а саме: металознавчої експертизи та експертизи охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності, доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Стосовно не призначення проведення судової експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз необхідно зазначити, що наявність спору між ТОВ «Фірма «Унікон» та інститутом у справі № 640/6614/19 не свідчить про неможливість проведення експертизи у даній експертній установі. Рішення у справі не прийнято, порушень процесуального порядку призначення і проведення експертизи не доведено та не встановлено. Доказів не підтвердження підроблення погодження строку проведення експертизи не надано. Посилання на ненадання рахунку на сплату за проведення експертизи також є безпідставним, оскільки після виставлення рахунку № 1087 від 06.03.2019 за проведення експертного дослідження, не зважаючи на обов`язок оплатити виставлений рахунок ТОВ «Фірма «Унікон» заперечувала щодо розміру витрат за проведення експертизи, та в подальшому рахунок так сплачено і не було, що стало підставою для повернення матеріалів справи № 905/1492/15 без проведення експертного дослідження.

Наразі під час вирішення клопотання про призначення судової металознавчої експертизи між сторонами також не досягнуто згоди при виборі експертної установи.

Судовий експерт Жирко Владислав Васильович, який працює у Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, атестований судовим експертом за спеціальністю « 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями». Тоді як, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» просить призначити у справі судову металознавчу експертизу та на судовій інтелектуальній експертизі не наполягає. Відтак, суд не вбачає підстав для призначення проведення металознавчої експертизи до Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Враховуючи неможливість досягнення взаємної згоди сторін щодо вибору експертної установи, суперечливе ставлення сторін у справі до експертних установ, суд вважає за можливе вибрати самостійно експертну установу за зоною регіонального обслуговування, а саме: Дніпропетровський науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зауваження Приватного підприємства - фірми «Дарьял» щодо не призначення експертизи до вказаної експертної установи ґрунтуються на припущеннях, та не доведені належними доказами.

Щодо заявленого відводу судовому експерту Лушниковій Т.М. суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, експерту може бути заявлено відвід учасниками справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 37 Господарського процесуального кодексу України, експерт не може брати участі у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи.

Висновок за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1818 від 07.06.2018 на який посилається Приватне підприємство - фірма «Дарьял», складено не за результатами проведення судової металознавчої експертизи а за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності, та не Дніпропетровським науково-дослідним інститутом Міністерства юстиції України, а Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України.

Доказів того, що судовий експерт Лушникова Т.М. перебувала або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи, у даному випадку від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» позивачем за зустрічним позовом не надано.

На даний час, експертною установою не визначено експерта, який на виконання ухвали господарського суду буде проводити експертне дослідження, відтак суд вважає, заявлений відвід експерту Лушниковіцй Т.М. є передвчасним та таким, що задоволенню не підлягає.

Щодо зразків, які необхідні для проведення експертного дослідження.

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» щодо об`єктів експертного дослідження зазначає наступне.

В ухвалі господарського суду Запорізької області від 12.12.2019 вказано: «Представники ТОВ «Фірма «Унікон» та третя особа ОСОБА_1 . в судовому засіданні 12.12.2019 оглянули зразки порошкового дроту та підтримали клопотання про призначення судової експертизи...».

Директор ТОВ «Фірма «Унікон» в судовому засіданні від 12.12.2019 зробив усну заяву, що зразок порошкового дроту, відібраний згідно з Протоколом відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи №1296/1384, складеному 02.03.2017 у м. Запоріжжя судовим експертом Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Лушниковою Т.М, директором ТОВ «Фірма «Унікон» Паренчуком І.В, представником ТОВ «Доншахтоавтоматика» Агаренко Д.О., після повернення цього зразка порошкового дроту від Київського НДЇСЕ з супровідним листом №7886/18-34/7887/18-53 від 18.11.2019 є підробленим. ТОВ «Фірма «Унікон» зробило усне клопотання про виключення зразка порошкового дроту, відібраного згідно Протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи №1296/1384, складеному 02.03.2017, з матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Приватне підприємство-фірма «Дарьял» вважає вищезазначений зразок порошкового дроту неналежно відібраним, по якому незаконно проводити судову експертизу.

В протоколі від 02.03.2017 відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 зазначено: «ми, що нижче підписалися, а саме судовий експерт Донецького НДІСЕ Лушникова Т.М, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» І.В. Паренчук, представник ТОВ «Доншахтоавтоматика» Д.О. Агаренко відібрали зразки порошкового дроту від бухти, що зберігається ТОВ «Доншахтоавтоматика» за адресою: Запорізький р-н, с. Долинське, Нікопольське шосе, 1. Відібрання зразків проводилось експертом у складському приміщенні ТОВ «Доншахтоавтоматика».

При відборі зразків порошкового дроту за протоколом від 02.03.2017 приймав участь судовий експерт Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Лушникова Т.М.

Враховуючи, що зразки порошкового дроту за протоколом від 02.03.2017 надані для проведення експертизи за правилами Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017, до проведеного відбору зразків застосовуються положення ч. 2 ст. 102 господарського процесуального кодексу України, а саме: експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи. Для відбору зразків для проведення експертизи згідно з ч. 1 ст. 71 ГПК України може залучатися спеціаліст.

Таким чином, відбір зразків порошкового дроту за протоколом від 02.03.2017 за участю судового експерта Донецького НДІСЄ Лушникової Т.М виконаний в порушення ч. 2 ст. 102 ГПК України, не відповідає вимогам ч. 1 ст. 71 ГПК України, отже зразки для експертизи були одержані з порушенням закону та є недостовірними доказами. Згідно з ч. 2 ст. 77 ГПК України докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Протокол від 02.03.2017 відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» підписаний представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» Агаренко Д.О. В матеріалах справи № 905/1492/15 відсутня довіреність від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» та немає інших доказів по уповноваженню представника Агаренко Д.О на підписання протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 від 02.03.2017. Таким чином, в матеріалах справи №905/1492/15 відсутні докази, що Агаренко Д.О є представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика».

Також, Приватне підприємство - фірма «Дарьял» зазначає, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» до своєї заяви від 19.02.2018 у справі № 905/1492/15 додало договір відповідального зберігання № 1-ХБ від 14.09.2016 з актом № 1 від 14.09.2016 приймання-передачі на відповідальне зберігання порошкового дроту з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ексім Пром» за якими порошковий дріт з 14.09.2016 по 31.12.2017 знаходився на відповідальному зберіганні за адресою « 70420, Запорізька область, Запорізький район, с. Долинське, вул. Нікопольське шосе, 1».

В матеріалах справи № 905/1492/15 відсутні докази по перевезенню бухти дроту з порошковим наповнювачем вагою 608 кг із м. Донецьк до с. Долинське Запорізької області, вул. Нікопольське шосе. 1, а саме відсутні дорожній лист, товарно-транспортна накладна.

В протоколі від 02.03.2017 відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 зазначено, що відібрано зразки порошкового дроту від бухти, що зберігається Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» за адресою: Запорізький р-н, с. Долинське. Нікопольське шосе, 1. Відібрання зразків проводилось експертом у складському приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика».

Згідно з Інформаційною довідкою №117647521 від 20.03.2018р. з Реєстру прав власності па нерухоме майно, отриманої Приватним підприємством - фірмою «Дарьял» пошуком через веб-сайт на підставі Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. Державного реєстр Іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна (Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1844/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 № 2102/22414), за адресою «АДРЕСА_5» зареєстрована нежитлова будівля; власник: ОСОБА_4 ; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, 786, 25.02.2006 посвідчений приватним нотаріусом Запорізького районного нотаріального округу Карташова Т.М.

На думку, Приватного підприємства - фірма «Дарьял» наведена Інформаційна довідка доводить, що адреси «АДРЕСА_6» не існує, а дійсною є адреса: «АДРЕСА_5». Таким чином, зазначеного в Протоколі від 02.03.2017 місця відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 фактично не існує.

Власником нежитлової будівлі за адресою «АДРЕСА_5» є фізична особа ОСОБА_4 . Докази по господарському взаємозв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексім Пром», з яким підписані договір відповідального зберігання № 1-ХБ від 14.09.2016 та акт № 1 від 14.09.2016 приймання-передачі на відповідальне зберігання порошкового дроту Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», з власником нежитлової будівлі ОСОБА_4 в матеріалах справи № 905/1492/15 відсутні.

Таким чином, вказівка в протоколі від 02.03.2017, що «відібрання зразків проводилось експертом у складському приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», не підтверджена доказами наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» такого складською приміщення, де начебто відбувся відбір зразків дроту.

Олександрійським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 23.02.2018 зареєстровано кримінальне провадження № 0000473 за повідомленням Приватного підприємства-фірми «Дарьял» про вчинене кримінальне правопорушення за підозрою, що зразок порошкового дроту для проведення судової металознавчої експертизи, відібраний 02.03.2017 та долучений 22.01.2018 до матеріалів № 905/1492/15 є підробленим - не є виробленим та не є проданим 13.03.2012 Приватним підприємством - фірма «Дарьял» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт».

Також Приватне підприємство - фірма «Дарьял» просить виключити з матеріалів справи зразок порошкового дроту, відправлений 20.02.2018 до господарського суду Запорізької області цінною посилкою від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» ОСОБА_7 з супровідною заявою від 19.02.2018 про надання зразку порошкового дроту за підписом директора ОСОБА_7

З урахуванням усної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон», що зразок порошкового дроту, відібраний згідно з протоколом відібрання зразків від 02.03.2017, після повернення цього зразка порошкового дроту від Київського НДІСЕ є підробленим, у Приватного підприємства - фірми «Дарьял» виникли сумніви щодо справжності зразку порошкового дроту, відправленого 20.02.2018 до господарського суду Запорізької області цінною посилкою від директора ТОВ «Доншахтоаівтоматика» ОСОБА_7

Також Приватне підприємство - фірма «Дарьял» вважає, що надіслання Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» поштою до суду зразка порошкового дроту є неналежним виконанням ухвали господарського суду Запорізької області від 08.02.2018 у справі №905/1492/15, оскільки суд зобов`язав Товариство з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» зразок надати, а не надіслати, тому суд не мав права приймати до уваги цей зразок дроту.

Представники ТОВ «Доншахтоавтоматика» не з`явилися на жодне судове засідання в господарський суд Запорізької області у справі № 905/1492/15.

Обставини відбору зразку порошкового дроту, відправленого 20.02.2018 до господарського суду Запорізької області цінною посилкою від директора ТОВ «Доніпахтоавтоматика» ОСОБА_7, не були задокументовано, протокол по відбору цього зразку до цінної посилки ТОВ «Доншахтоавтоматика» від 20.02.2018 згідно з описом вкладення не був доданий до матеріалів справи № 905/1492/15.

Відбір Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» зразку порошкового дроту, який було направлено 20.02.2018 до господарського суду Запорізької області цінною посилкою, не відповідає вимогам по оформленню відібрання зразків, передбачених ст. 3.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, тому що не був оформлений відповідним протоколом.

Крім того, у заяві Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» від 19.02.2018 зазначено, що: «відповідно до того, що дія договору відповідального зберігання № 1-ХБ від 14.09.2016 відповідно до п. 7.2 закінчився 31.12.2017 року на даний момент порошковий дріт, придбаний у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт», який був виготовлений Првиатним підприємством-фірмою «Дарьял» знаходиться у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» за фактичною адресою місцезнаходження підприємства у місті Донецьк». Така заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» не підтверджена належними доказами та відповідно не доведено, що зразок порошкового дроту відправлений 20.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» до господарського суду Запорізької області цінною посилкою та потім направлений судом для проведення судової комплексної експертизи, був відібраний з бухти порошкового дроту виробництва Приватного підприємства - фірми «Дарьял».

Приватне підприємство - фірма «Дарьял» зазначає, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» є фізична особа ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_4 .

Згідно з відомостями Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Укрпатент Парепчук Ігор Валерійович (директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон», власник патенту України № 45938 на корисну модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу») та ОСОБА_6 (засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика») є спільними винахідниками патентів України: № 49707 «Компакт-матеріал для розкислювання металургійних розплавів»; № 50368 «Брикет алюмінієвмісний для розкислювання і легування залізовуглецевих розплавів»; № 50414 «Компакт-матеріал для обробки рідкого металу і шлаку»; № 58296 «Синтетичний алюмінієвмісний сплав для розкислювання і легування сталі і чавуну»; № 61111 «Присадний матеріал для обробки металургійних розплавів»; № 74694 «Порошковий дріт для мікролегування залізовуглецевих розплавів»; № 76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем»; № 79395 «Комнакт-матеріал для ківшевої обробки сталі»; № 79432 «Компакт-матеріал для обробки металургійних розплавів»; № 80669 «Порошковий дріт для обробки рідкої сталі»; № 83382 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу»; № 88589 «Порошковий дріт для комплексної обробки металургійних розплавів»; № 89504 «Сплав кремнію з кальцієм-силікокальцій для ківшевої обробки сталі»; № 90340 «Секція продувного блока для обробки рідкого металу газом»; № 90341 «Спосіб виготовлення секції продувного блока для обробки рідкого металу газом»; № 90342 «Продувний блок для обробки рідкого металу газом»; № 91874 «Застосування фракціонованого алюмінійвмісного матеріалу як наповнювача порошкового дроту для обробки металургійних розплавів»; № 93964 «Сплав кремнію з барієм - силікобарій - для обробки металургійних розплавів»; № 103996 «Компакт-матеріал для обробки металургійних розплавів»; № 103997 «Компакт-матеріал для ківшової обробки сталі»; № 120000 «Порошковий дріт для ковшової обробки сталі»; № 121879 «Продувний пристрій для обробки металургійних розплавів інертним газом».

Зазначене свідчить, що у справі № 905/1492/15 директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» Паренчук І.В та засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» Кобець В.С мають спільні стосунки в патентній діяльності, що доводить конфлікт інтересів між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика».

Враховуючи викладене, Приватне підприємство - фірма «Дярьял» просить:

- господарський суд Запорізької області надати оцінку встановленій обставині конфлікту інтересів позивача та відповідача-1.

- у зв`язку з відсутністю у справі № 905/1492/15 належним чином відібраних зразків порошкового дроту у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», та для проведення судової експертизи за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» зразок порошкового дроту, який відібрати відповідно до ст. 3.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень із залученням незалежного спеціаліста.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» просить направити на судову металознавчу експертизу всі матеріали, окрім зразків наповнювача порошкового дроту, наданого Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 21.03.2019 року по справі № 905/1492/15 за клопотанням експерта № 7886/18-34.

Стосовно не надсилання зразку наповнювача порошкового дроту зазначено, що в ухвалі суду від 21.03.2019 у справі № 905/1492/15 вказано, що необхідно надати наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірма «Дарьял» Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод» у кількості -10 г.

За інформацією з відзиву на позовну заяву (т. 9 а.с. 20), яку надавав до суду ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», в нього відсутні зразки наповнювача порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірма «Дарьял» Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод», також відомо, що остання поставка була у 2017 році.

У зв`язку з чим у позивача за первісним позовом виникає питання, який наповнювач порошкового дроту було надано Приватним підприємством - Фірма «Дарьял». Чи було взагалі витребувано Приватним підприємством - Фірма «Дарьял» у ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» зазначений в клопотанні експерта № 7886/18-34 об`єкт дослідження, або надано взагалі інші матеріали, хоча в ухвалі суду чітко зазначено, що необхідно надати саме той, що був поставлений Приватним підприємством - Фірма «Дарьял» Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод».

В подальшому у доповненні до клопотання про призначення судової експертизи, що зразки порошкового дроту, повернуті разом із матеріалами справи із Київського НДІСЕ не відповідають тим зразкам порошкового дроту, що було відібрано 02.03.2017 згідно з протоколом, а отже не можуть бути ані об`єктом експертного дослідження, ані джерелом доказів, на підставі яких можливо встановити дійсні обставини справи. Вважають за доцільне виключити з матеріалів справи зразки порошкового дроту, що мітяться в матеріалах справи, як зразки відібрані 02.03.2017 та просять направити на судову металознавчу експертизу матеріали без зразків, оскільки встановити їх дійсну природу не представляється можливим.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» погодилась з хімічним складом наповнювача порошкового дроту, наданого Приватним підприємством Фірма «Дарьял» та не заперечує про приєднання їх до матеріалів справи, у зв`язку з цим вважає за недоцільне направлення зразку на судову металознавчу експертизу для визначення хімічного складу наповнювача порошкового дроту.

Зазначає, що дослідження зразків наповнювача порошкового дроту в заявленій до призначення судовій металознавчій експертизі є недоцільним, оскільки питання хімічного складу зазначених зразків не є суперечливим та не ставиться сторонами під сумнів. Додаткове дослідження цих зразків призведе до збільшення вартості та терміну проведення судової металознавчої експертизи.

Клопотання учасників судового процесу щодо не долучення до матеріалів справи та не направлення до експертної установи зразків порошкового дроту відібраних за протоколом від 02.03.2017, надісланих супровідним листом до суду від 19.02.2018, та порошкового наповнювача, а також відібрання зразків порошкового дроту у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» із залученням незалежного спеціаліста, з урахуванням наведених позицій сторін у справі з вказаних питань та обговорення їх у судовому засіданні 13.02.2020, будуть вирішуватися судом після надходження клопотання судового експерта щодо необхідності надання зразків для експертного дослідження.

За результатами проведеного судового засіданні із розгляду клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» та Приватного підприємства - фірма «Дарьял», з урахуванням доводів та заперечень наведених вказаними учасниками судового процесу, суд вважає за необхідне постановити ухвалу про призначення у справі металознавчої експертизи, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відмовити у задоволенні клопотань Приватного підприємства - фірма «Дарьял», а саме про: ухвалення часткового рішення за зустрічним позовом про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору; зобов`язання попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з проведенням експертизи; питань, які запропоновані Приватним підприємство - фірма «Дарьял» на вирішення судової експертизи; відвід судовому експерту Лушниковій Тамарі Миколаївні; доручення проведення судової експертизи до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; не доручення проведення судової експертизи до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 37, 38, 39, 42, 99, 102, 125, 228, 233, 234, 246 Господарського процесуального кодексу України суд

постановив

1. Призначити у справі № 905/1492/15 судову металознавчу експертизу.

2. Проведення судової металознавчої експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (Січеславська Набережна 17, офіс 361, м. Дніпро, 49000).

3. На вирішення судової металознавчої експертизи поставити питання:

- Чи містить наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика», алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

- Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтавтоматика»?

4. На виконання Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із подальшими змінами), матеріали господарської справи № 905/1492/15 направити до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (Січеславська Набережна 17, офіс 361, м. Дніпро, 49000).

5. Попередити експертів про відповідальність, передбачену Законом України "Про судову експертизу", ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

6. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової комплексної експертизи, до вирішення спору по суті, покласти на позивача за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон".

7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2Б; адреса для листування: 69006, м. Запоріжжя а/с 3989, ідентифікаційний код юридичної особи 13533123) сплатити рахунок на оплату проведення судової комплексної експертизи протягом 7 банківських днів із дня його отримання.

8. Відмовити у задоволенні клопотання Приватного підприємства - фірма «Дарьял» від 21.03.2018 про постановлення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення.

9. Відмовити у задоволенні клопотання Приватного підприємства - фірма «Дарьял» про ухвалення часткового рішення за зустрічним позовом про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015.

10. Відмовити у задоволенні клопотання Приватного підприємства - фірма «Дарьял» про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи.

11. Відмовити у задоволенні клопотання Приватного підприємства - фірма «Дарьял» про відвід судовому експерту Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Лушникова Тамара Миколаївна.

12. Відмовити у задоволенні клопотання Приватного підприємства - фірма «Дарьял» про доручення проведення судової експертизи до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ідентифікаційний код юридичної особи 25575055, Тупик Будівельний буд. 1 м. Дніпро, 49033).

13. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинити на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області).

14. Копію ухвали направити учасникам справи та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвала набирає законної сили 13.03.2020 та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст. ст. 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 14.02.2020.

Суддя І. С. Горохов