РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2020Справа № 910/2006/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" та

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання свідоцтва недійним та зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Вербицька В.М.

від відповідача 1: не з`явився

від відповідача 2: Запорожець Л.Г.,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у якому просило суд: 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: "Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією"; 2) зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: "Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208961 від 25.02.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003, власником якого є позивач.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 суд ухвалив: позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів на підтвердження повноважень Довбня Д.А. засвідчувати копії документів від імені ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ"; встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

28.02.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2019 суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 02.04.2019.

29.03.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач 1 заперечує проти позову з підстав того, що знак за оспорюваним свідоцтвом був зареєстрований відповідно до норм чинного законодавства; висновок експертного дослідження №02/4 патентного повіреного Ситцевого Г.В. є неналежним доказом по справі; сума судових витрат повинна бути зменшена на відповідну суму підготовки висновку експертного дослідження №02/4.

02.04.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого позивач просив суд поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЛІПРАЗІД" за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим з позначенням "ЛІПРАЗИД/ЛИПРАЗИД", яке використовує Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" з 2003 року під час маркування лікарського засобу?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка дійсно виробляє в Україні товари 5 класу МКТП з нанесенням їх на упаковку позначення "ЛІПРАЗИД/ЛИПРАЗИД"?

У підготовче засідання 02.04.2019 прибули представники позивача та відповідача 2, представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином. Представник відповідача 2 подав відзив на позову та додаткові документи.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 02.04.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 14.05.2019.

05.04.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 1 та відповідача 2, а також додаткові документи.

У підготовче засідання 14.05.2019 прибули представники позивача та відповідача 2, представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином. Представник відповідача 2 подав власну редакцію питань на судову експертизу. Так, представник відповідача 2 просить суд поставити на вирішення судової експертизи наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ЛІПРАЗІД" за свідоцтвом України №30998 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП, станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №m2014 14949 на його реєстрацію?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме: особи позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"), станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №m2014 14949 на його реєстрацію?

Розглянувши у підготовчому засіданні 14.05.2019 клопотання позивача про призначення судової експертизи, суд дійшов висновків про задоволення вказаного клопотання та необхідність призначення у даній справі судової експертизи.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/2006/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?; чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003?; зупинити провадження у справі № 910/2006/19 на час проведення експертизи.

25.09.2019 до відділу діловодства суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експертів № 132/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.09.2019 та матеріали справи №910/2006/19.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

З огляду на наведене, ухвалою суду від 07.10.2019 поновлено провадження у справі № 910/2006/19; підготовче засідання призначено на 05.11.2019; запропоновано сторонам подати письмові пояснення стосовно висновку експертів № 132/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.09.2019.

30.10.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшли письмові пояснення з урахуванням висновку експерта, відповідно до яких відповідач 1 зазначає, що судовим експертом визначено домінуючий елемент знака для товарів і послуг за свідоцтвом №208961 лише словесне позначення «ЛИПРАЗИД КОМБИ/ЛИПРАЗИД КОМБІ», хоча домінуючим елементом комбінованого знака є також і графічний елемент - стилізоване серце у вигляді фонендоскопу.

05.11.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення.

У підготовче засідання 05.11.2019 прибули представники позивача та відповідача 2. Представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування відповідача 2 змінено на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Отже зміну найменування відповідача 2 судом встановлено.

У підготовчому засіданні 05.11.2019 оголошено перерву до 10.12.2019.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибули представники позивача та відповідача 2. Представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У підготовчому засіданні 10.12.2019 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 20.12.2019.

У судове засідання 20.12.2019 прибули представники позивача та відповідача 2. Представник відповідача 1 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 20.12.2019 оголошено перерву до 04.02.2020.

У судове засідання 04.02.2020 прибули представники позивача та відповідача 2. Представник відповідача 1 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Застосовуючи положення ч.1 ст.4 Господарського процесуального кодексу України, ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Європейський суду з прав людини у справах "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 зазначає, що критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

У судовому засіданні 04.02.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача 2 та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (позивач) є власником знаку для товарів і послуг «ЛІПРАЗІД» за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003, який зареєстрований для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні, ветеринарні препарати.

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №208961 вбачається, що 25.02.2016 за наслідками розгляду заявки № m201414949 від 22.10.2014 було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини «ЛИПРАЗИД КОМБИ / «ЛІПРАЗИД КОМБІ» та зображувальних елементів, для товарів 5 класу МКТП (антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією) та видано свідоцтво № 208961, про що 25.02.2016 було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4.

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», проте, як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №208961, 25.07.2016 відбулась передача права власності на знак за вказаним свідоцтвом; станом на дату звернення до суду з позовом та на дату розгляду справи власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №208961 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» (відповідач 1).

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208961 від 25.02.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003, власником якого є позивач.

З огляду на наведене позивач просить суд 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: "Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією"; 2) зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: "Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Так, як зазначає позивач, він у тому числі звернувся до суду за захистом свого права як власника знаку для товарів і послуг «ЛІПРАЗІД» за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003, який зареєстрований для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні, ветеринарні препарати.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №208961, заявку на реєстрацію комбінованого знаку для товарів і послуг, який складається зі словесної частини «ЛИПРАЗИД КОМБИ» / «ЛІПРАЗИД КОМБІ» та зображувальних елементів, № m201414949 було подано 22.10.2014.

Таким чином, на дату подання заявки № m201414949 чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 16.10.2012.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.10.2012, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.10.2012, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.10.2012).

З огляду на наведене, оскільки позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208961 від 25.02.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знак за оспорюваним свідоцтвом таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такий знак схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003 для зареєстрованих товарів.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, ухвалою суду від 14.05.2019 призначено у справі №910/2006/19 судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставлено наступні питання:

2.1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

2.2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003?

Відповідно до висновку експертів №132/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.09.2019, складеного судовими експертами Фоєю Оксаною Анатоліївною та Чабанець Тетяною Миколаївною, експерти дійшли наступних висновків:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експертів №132/19 від 19.09.2019, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Так, при встановленні обставин щодо оманливості знаку та схожості до ступеня сплутування, судовими експертами досліджувались спорідненість (однорідність) товарів; схожість досліджуваних позначень; звукові (фонетичнні) ознаки; семантичні (смислові) ознаки; графічні (візуальні) ознаки; питання щодо можливості сплутування споживачем товарів різних виробників тощо.

У той же час, висновок експерта складений кваліфікованими атестованими судовими експертами:

Фоєю Оксаною Анатоліївною - судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо- кваліфікаційний рівень - спеціаліст) та юридичну освіту (освітньо- кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 41 від 12 травня 2016 року, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, термін дії до 12.05.2021 р.). Стаж експертної роботи з 2016 р., стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Чабанець Тетяною Миколаївною - старшим науковим співробітником лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту України, яка має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю: «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 72 від 28 лютого 2017 року; дійсне до 28.02.2022 року), стаж експертної роботи з 2017 року. Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 2002 року.

У висновку зазначено, що експертів попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

За таких обставин висновок експертів №132/19 від 19.09.2019, приймається судом як належний та допустимий доказ.

Заперечення відповідача 1 щодо того, що експертами визначено домінуючий елемент знака для товарів і послуг за свідоцтвом №208961 лише словесне позначення «ЛИПРАЗИД КОМБИ/ЛИПРАЗИД КОМБІ», хоча домінуючим елементом комбінованого знака є також і графічний елемент - стилізоване серце у вигляді фонендоскопу, судом не приймаються з огляду на те, що відповідно до п. 10.6. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, для визначення домінуючого положення в зображенні знака слід з`ясувати зміст зазначеного поняття.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

Якщо зазначений елемент займає домінуюче положення в зображенні знака в попередньому висновку експертизи зазначається про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

З наведених вище положень Методичних рекомендацій слідує, що домінуюче положення позначення в зображенні знака визначається, зокрема, за такими факторами або їх сукупністю: геометричним розміром елемента; місцем розташування елемента у площині зображення знака; смисловим значенням елемента; впливом елемента на зорове і/або фонетичне (семантичне) сприйняття зображення знака».

При аналізі основних елементів знака за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 року експерти дійшли правильного висновку, що домінуючими його елементами є словесна частина «ЛИПРАЗИД КОМБИ/ЛІПРАЗИД КОМБІ».

Інші доводи представника відповідача 1 стосовно необґрунтованості висновку судом також не приймаються, оскільки вони є особистою позицією представника, який, в свою чергу, не є експертом.

В той же час, суд наголошує на тому, що відповідачем 1 зі своєї сторони не надано висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих висновків, що надані судовими експертами Фоєю О.А. та Чабанець Т.М.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, суд доходить висновку, що на дату подання заявки m201414949 від 22.10.2014 комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини «ЛИПРАЗИД КОМБИ» / «ЛІПРАЗИД КОМБІ» та зображувальних елементів, не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв`язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг №208961 від 25.02.2016 недійсним.

З огляду на наведене, позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг №208961 від 25.02.2016 підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Як встановлено судом, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування відповідача 2 змінено на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно п. 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» з урахуванням змін (далі - Положення), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 64-72 п. 4 Положення, Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи; веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності; проводить аналіз стану застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог про визнання свідоцтва України №208961 від 25.02.2016 недійсним, позовні вимоги про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: "Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стосовно розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом (ч. 2 ст. 123 ГПК України). До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу (п. 1 ч. 3 ст. 123 ГПК України).

Згідно з ч. 1, 2 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 126 ГПК України).

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

11.04.2018 між позивачем (клієнт) та Адвокатським бюро «Валерія Ситцевого «Інтелект» (виконавець) укладено договір про надання правничої допомоги №11/04-1, за умовами якого його предметом є надання виконавцем правничої допомоги клієнту, а саме здійснення захисту та представництво інтересів клієнта.

Відповідно до додаткової угоди №6 від 21.12.2018 до вказаного договору виконавець бере на себе зобов`язання здійснити захист прав і законних інтересів клієнта, а також представництво його інтересів у Господарському суді міста Києва, Північному апеляційному господарському суді та у Верховному Суді за позовом клієнта до відповідачів 1 та 2 про визнання недійсним свідоцтва №208961 від 25.02.2016.

Відповідно до п. 4 додаткової угоди за одну годину надання правничих послуг клієнтом сплачується виконавцю 1200 грн. згідно з наданим розрахунком.

Згідно з актом прийому-передачі наданих правничих послуг від 15.02.2019 до договору про надання правничої допомоги №11/04-1 та додаткової угоди №6, виконавець здає, а замовник приймає надані правничі послуги Адвокатським бюро «Валерія Ситцевого «Інтелект», а саме виконавцем зібрані та підготовлені документи для подання позову про визнання недійсним свідоцтва №208961 від 25.02.2016 згідно з переліком, викладеним в акті та додатку №1 до акту; вартість наданих послуг складає 43600,00 грн.

Судом встановлено, що 01.04.2019 позивач сплатив Адвокатському бюро «Валерія Ситцевого «Інтелект» грошові кошти у розмірі 43600,00 грн. з призначенням платежу- оплата послуг АБ за надання правничих послуг визнання недійсним ТМ «Ліпразид» (свідоцтво №208961 від 25.02.2016), що підтверджується платіжним дорученням №4096 від 20.03.2019.

При цьому, представник відповідача 1 заперечував проти включення до складу витрат на правову допомогу вартості складеного патентним повіреним Ситцевим Г.В. висновку експертного дослідження №02/4, який поданий разом з позовом. В той же час, як зазначав позивач та вбачається з переліку послуг, наданих Адвокатським бюро, вартість виготовлення вказаного висновку не включена до складу витрат на правничу допомогу.

Враховуючи обсяг наданої адвокатом позивачеві правничої допомоги, а також предмет спору та складність справи, суд дійшов висновку про те, що заявлений розмір витрат на правову допомогу в сумі 43600,00 грн. є співмірним із позовними вимогами, а тому витрати на професійну правничу допомогу покладаються на відповідача 1 з огляду на задоволення позову.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача 1.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 142, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним свідоцтво України №208961 від 25.02.2016 на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (ідентифікаційний код: 38160754), відносно товарів 5 класу МКТП: антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №208961 від 25.02.2016 на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", відносно товарів 5 класу МКТП: антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код: 38160754) на користь Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, 17; ідентифікаційний код: 23518596) судовий збір у розмірі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 43600 (сорок три тисячі шістсот) грн. 00 коп.

5. Після набрання рішенням суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 13.02.2020

Суддя Ю.В. Картавцева