УХВАЛА

м. Київ

16.01.2020Справа № 910/12485/18

За позовом Янссен Продактс, Ел.Пі;

до Містрал Кепітал Менеджмент Лтд;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанія "Мілленніум Фармасьютікалз Інк.";

про припинення порушення прав на патент України.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: не з`явилися;

Від відповідача: не з`явилися;

Від третьої особи: не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Компанії Янссен Продактс, Ел.Пі. (Janssen Products, LP, юридична особа за законодавством США, штат Пенсільванія) про порушення прав на патент України № 90108 від 12.04.2010. Позов заявлено до Компанії Містрал Кепітал Менеджмент Лтд (Mistral Capital Management Ltd, юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії) та мотивований протиправним виготовленням відповідачем лікарського засобу "Бортезоміб-віста" із застосуванням способів, що охороняються патентом України № 90108 від 12.04.2010, який належить Компанії "Мілленніум Фармасьютікалз Інк." (Millennium Pharmaceuticals Inc., юридична особа за законодавством юридична особа за законодавством США, штат Массачуссетс) та за ліцензійним договором від 06.08.2018 використовується позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2018 року відкрито провадження у справі № 910/12485/18, залучено до участі у справі Компанію "Мілленніум Фармасьютікалз Інк." третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, підготовче засідання призначено на 23.10.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2018 року відкладено підготовче засідання у справі № 910/12485/18 до 23.04.2019 року, провадження у справі зупинено.

Надані позивачем документи направлені на адресу Офісу легалізації Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності (The Legalisation Office Foreign and Commonwealth Office), який визначений як центральний орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів.

На адресу Господарського суду міста Києва надійшов супровідний лист разом з документами, які направлялися для вручення відповідачу у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2019 року відкладено підготовче засідання до 07.11.2019 року, зобов`язано позивача надати нотаріальні переклади ухвал суду для подальшого їх направлення разом з проханням про вручення компетентному органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, провадження у справі зупинено.

Листом Господарського суду міста Києва від 16.05.2019 року направлено прохання про вручення компетентному органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 року поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 03.12.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/12485/18 до судового розгляду по суті на 17.12.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 року слухання справи було відкладено до 16.01.2020.

В судове засідання 16.01.2020 представники сторін не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/12485/18 є припинення порушення прав на патент України № 90108 від 12.04.2010, які полягають на думку позивача в тому, що відповідач використовує патент № 90108 при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ-ВІСТА" чим порушує права власника патенту та позивача, як сторони ліцензійного договору.

До предмета доказування у даній справі входить питання використання Компанією відповідача патенту № 90108 від 12.04.2010 при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ-ВІСТА".

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, суд вважає необхідним призначити у справі № 910/12485/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Згідно з п.7 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з`ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Оцалюка Валентина Михайловича, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані із винаходами і корисними моделями".

За змістом п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме позивач - компанія Янссен Продактс, Ел.Пі, є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 107, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/12485/18 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Оцалюку Валентину Петровичу ( АДРЕСА_1 ).

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи використано у процесі виготовлення лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ-ВІСТА" (реєстраційне посвідчення № UA/15234/01/01) кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за Патентом № 90108, що виданий 12.04.2010 на винахід "Способи одержання сполук боронового естеру та кислоти", або ознаку, еквівалентну їй?

- Чи є спосіб виготовлення бортезомібу, використаний при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ-ВІСТА" (реєстраційне посвідчення № UA/15234/01/01) придатним до промислового виготовлення бортезомібу?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - компанію Янссен Продактс, Ел.Пі.

5. Зупинити провадження у справі № 910/12485/18 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Мандриченко