ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2020 р. Справа№ 910/15156/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Полякова Б.М.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.;

за участю представників сторін:

KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс") Кириченко І.А., ордер про надання правової допомоги серія КВ № 407750 від 10.12.18

ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" Плесюк Н.С., ордер про надання правової допомоги серія ХВ № 000050 від 10.12.18

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ресенчук В.М., довіреність № 2434-03/548 від 17.09.19

розглянувши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства "Калцекс" та додані до неї документи

на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 (повне рішення складено 04.11.2019)

у справі №910/15156/18( суддя Щербаков С.О.)

за позовом Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS), Латвійська Республіка,

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу",

2. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2018 року Акціонерне товариство "Калцекс" звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знак для товарів і послуг №№ 233421, 233422, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", та зобов`язання Міністерства внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на думку позивача, знаками для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 відповідачі порушують майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки останній здійснював виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україну задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у справі №910/15156/18 відмовлено у задоволені позову.

Відмовляючи у задоволенні позову суд дійшов висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 та відсутності порушення відповідачами приписів ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і прав позивача, а отже позовні вимоги в частині визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193) задоволенню не підлягають.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Акціонерне товариство "Калцекс" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 повністю та ухвалити нове рішення, яким повністю задовольнити позов Акціонерного товариства "Калцекс".

АТ "Калцекс" вважає рішення незаконним, необґрунтованим та таким, що ухвалене внаслідок неповного та неправильного встановлення обставин, які мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального та грубим порушенням норм процесуального права, а тому, керуючись п.2 ч.1 ст.275 ГПК України, рішення має бути скасоване судом апеляційної інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2019 року (колегією суддів у складі: головуючий суддя - Сотнікова С.В., судді: Остапенка О.М., Копитова О.С.) апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у справі № 910/15156/18 залишено без руху у зв`язку з неподанням документів, які підтверджують відправлення іншим учасникам копії цієї скарги і доданих до неї документів, з визначенням строку для усунення недоліків апеляційної скарги.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 року колегією суддів у складі: головуючий суддя - Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М., Копитова О.С. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у справі № 910/15156/18 повернуто скаржнику на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України.

21.12.2019 Акціонерне товариство "Калцекс" повторно звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у справі № 910/15156/18 (згідно вхідного штампу місцевого господарського суду), в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у даній справі та постановити нове рішення, яким задовольнити позов Акціонерного товариства "Калцекс" повністю.

Одночасно скаржник порушив клопотання про поновлення строків на звернення з апеляційною скаргою, яке обґрунтоване тим, що 04.11.2019 року було складено повний текст рішення, а отримано ним 07.11.2019, що підтверджується конвертом та роздруківкою з офіційного сайту "Укрпошти".

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.12.2019 року апеляційна скарга Акціонерного товариства "Калцекс" у справі № 910/15156/18 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Верховець А.А., судді Доманська М.Л., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2019 клопотання Акціонерного товариства "Калцекс" про поновлення строку на звернення з апеляційною скаргою - задоволено; відновлено Акціонерному товариству "Калцекс" пропущений строк для подачі апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року; відкрито апеляційне провадження; розгляд апеляційної скарги призначено на 28.01.2019 року. Роз`яснено сторонам право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

23.01.2020 до Північного апеляційного суду від ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просить суд в задоволенні апеляційної скарги Акціонерного товариства "Калцекс" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 відмовити в повному обсязі, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у справі №910/15156/18 залишити без змін.

Узагальнені доводи відзиву зводяться до того що оскаржуване рішення господарського суду у справі №910/15156/18 прийняте у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права, підстав його зміни чи скасування немає, а доводи апеляційної скарги Позивача ґрунтуються на припущеннях та зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи, вірно встановлених судом першої інстанції.

27.01.2020 до Північного апеляційного господарського суду від Акціонерного товариства "Калцекс" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності; проведення якої доручити одному із запропонованих судових експертів, які атестовані за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями ":

- Андрєєвій Альоні Вікторівні

- Жилі Богдану

Володимировичу - Пейкрейшвілі Мамуці Шотаєвичу

- Петренку Сергію Анатолійовичу

- Соповій Катерині Андріївні

На вирішення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15156/18 поставити наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07195?;

- Чи складається знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m 2017 07195?

- Чи мав елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m 2017 07195;

- Чи мав елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України №233421 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m 2017 07195?;

- Чи є знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?;

- Чи є знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України №233421 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2020 у розгляді справи №910/15156/18 оголошено перерву до 04.02.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.

31.01.2020 до суду апеляційної інстанції надійшли заперечення ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" на клопотання про призначення повторної експертизи, відповідно до якого просить суд відмовити АТ "Калцекс" у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/15156/18.

В судовому засіданні 04.02.2020 представник Акціонерного товариства "Калцекс" підтримала клопотання про призначення у справі №910/15156/18 повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, оскільки на її думку рішення місцевого суду від 24.10.2019 р. прийняте за неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи (Рішення "обґрунтоване" неналежним та недопустимим доказом: висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 057/19, датованим різними датами: на 1-й сторінці висновку зазначено дату складання висновку - 30.07.2019, в той час як на 4-й сторінці висновку зазначено, що його складено 26.02.2019 в присутності комісії - тобто, висновок експертів Центру СЕОІВ №057/19 має ознаки завідомо неправдивого висновку і не може бути прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу), для встановлення юридично значимих для вирішення спору по суті фактів, а тому необхідно призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Представник ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" в судовому засіданні 04.02.2020 просила суд відмовити АТ "Калцекс" у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи у справі № 910/15156/18, оскільки експертами різних експертних установ проведені експертизи об`єктів інтелектуальної власності, за результатами яких зроблені однакові висновки, в яких відсутні розбіжності чи неточності та встановлено, що елементи "ЗН", які є частиною позначення, що охороняється як знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН", "ФЕНТАНІЛ-ЗН" мали розрізняльну здатність станом на дату подання заявок та знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422, "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України №233421 не складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

У Висновку експерта №6193 експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.01.2019 судовий експерт Струк І.О. також дійшов висновків, що буквосполучення "ЗН" не є загальновживаним позначенням для фармацевтичних товарів та використовувались за період з 26.01.2011 по 06.01.2017 ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" у назвах лікарських засобів власного виробництва. Щодо тверджень позивача щодо завідомо неправдивого висновку судової експертизи № 057/19 ґрунтується лише на власних твердженнях, не підтверджено жодними доказами та спростовується матеріалами справи.

Представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України при вирішенні питання про призначення повторної судової експертизи поклався на розсуд суду.

Після виходу з нарадчої кімнати суд дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання Компанії Kalceks, AS (Акціонерного товариства "Калцекс") про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/15156/18 виходячи з наступного.

Колегія суддів апеляційної інстанції зазначає що в матеріалах справи містяться три експертних висновки, два з яких були виготовлені на замовлення АТ "Калцекс" і Відповідача-1, а саме:

- Висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений 02.11.2018 року № 1230 експертами О. Дорошенко та Н. Мінченко, який був доданий до позову і містить наступні висновки:

1) Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України №233421 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m2017 07193.

2) Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m 07195.

- Висновок експерта № 6193 від 02.01.2019 року експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/15156/18, який складено судовим експертом Струком Іваном Олексійовичем, і був виготовлений на замовлення Відповідача-1 і серед інших містить наступні висновки:

1) Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за Свідоцтвом України №233421 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m2017 07193.

2) Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за Свідоцтвом України №233422 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m 2017 07195.

- Висновок експертів №057/19 від 30.07.2019 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складено судовими експертами Чабанець Т.М., Фоя А.О., яка була призначена Господарським судом міста Києва.

Так судовими експертами у висновку №057/19 від 30.07.2019, зокрема встановлено, що буквосполучення "ЗН" використовується ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013 року. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме, "Здоров`я народу". При цьому, експертами зроблено висновок, що елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07195.

Стосовно тверджень позивача щодо завідомо неправильного висновку судової експертизи № 057/19 ґрунтується лише на власних твердженнях, не підтверджено жодними доказами та спростовується матеріалами справи.

Щодо того, що висновок експертів № 057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, датований 30.07.2019 має ознаки завідомо неправдивого висновку і не може бути прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу, посилаючись на те, що у висновку міститься дві різні дати його складання на 1-й та на 4-й сторінці, та припускаючи, що зазначений висновок був зроблений "заздалегідь", колегія суддів не приймає, оскільки таке твердження Позивача суперечить всім матеріалам та обставинам справи, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 було призначено у справі № 910/15156/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Супровідним листом від 28.02.2019 № 01-1635/19 Господарський суд міста Києва для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою суду від 21.02.2019 надіслано матеріали справи № 910/15156/18 до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Однак, 07.05.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання у зв`язку з несплатою Компанією KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") послуг проведення судової експертизи.

Тож, з урахуванням викладеного вище, суд ухвалою від 13.06.2019 призначив у справі № 910/15156/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

09.08.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експертів № 057/19 від 30.07.2019.

Отже, враховуючи що матеріали справи № 910/15156/18 тільки 28.02.2019 були надіслані судом до експертної установи, що вбачається з супровідного листа Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 № 01-1635/19, суд вважає безпідставним твердження позивача про те, що висновок експертів № 057/19 був складений заздалегідь - 26.02.2019.

Таким чином, висновок експертів №057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Крім того, суд звертає увагу, що відповідне клопотання про призначення повторної судової експертизи вже подавалось скаржником та розглядалось місцевим судом як на стадії підготовчого провадження, так і під час розгляду справи по суті.

Мотиви скаржника щодо проведення повторної судової експертизи фактично зводяться до непогодження позивача із Висновком експертів № 057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Колегія суддів відмічає, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Питання, які були поставлені господарським судом на вирішення експертів жодним чином не виходили за межі їх спеціальних знань та безпосередньо стосувались предмету спору, були погоджені іншими учасниками судового розгляду. На підставі ґрунтованого аналізу об`єктів експертизи, судові експерти надали чіткі та вичерпні відповіді на питання, чим сприяли встановленню судом обставин, що безпосередньо входять до предмету доказування у даній справі.

Підсумовуючи вищезазначене суд дійшов висновку, що призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також її проведення відбулось з чітким дотриманням норм процесуального законодавства, у зв`язку з чим Висновок експертів № 057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не суперечить іншим матеріалам справи, як і не встановлено наявності істотного порушення експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Також, суд зазначає, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 ГПК України під час винесення рішення у справі.

В судовому засіданні 04.02.2020 представник компанії KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс") вимоги апеляційної скарги підтримала, просила їх задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у даній справі та прийняти нове, яким повністю задовольнити позов АТ "Калцекс".

Представник ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечувала, просила в задоволенні апеляційної скарги компанії KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс") на рішення Господарського суду м. Києва від 24.10.2019 відмовити в повному обсязі, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 у справі № 910/15156/18 залишити без змін.

Представник Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зазначив що до суду першої інстанції подавався відзив на позовну заяву про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зазначив що видача свідоцтв України №233421, 233422 були здійснені на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Міністерство не порушувало вимог законодавства України, діяло відповідно до Закону. При розгляді апеляційної скарги поклався на розсуд суду.

04.02.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у справі № 910/15156/18 - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

В силу ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як зазначає позивач, Компанія KALCEKS, AS є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву високоякісних лікарських препаратів у Латвії та Словенії.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, у 2016 році позивачем було отримано в Україні відповідні реєстраційні посвідчення на вказані лікарські засоби, а саме:

- реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01 на лікарський засіб "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл", видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 №787;

- реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01 на лікарський засіб "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл", видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 №787.

Початок дії реєстрації зазначених вище лікарських засобів в Латвії підтверджується:

- свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0010 про реєстрацію лікарського засобу "Морфін 10 мг/мл розчин для ін`єкцій";

- свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232 про реєстрацію лікарського засобу "Фентаніл цитрат-Калцекс 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій".

Крім того, позивач є власником знака для товарів і послуг - комерційного найменування "Калцекс", міжнародна реєстрація № 1226545 від 01.10.2014 для товарів 5 класу МКТП.

Також, позивач вказує, що Компанія KALCEKS, AS виробляє та імпортує на територію України, зареєстровані у багатьох інших країнах, такі лікарські засоби:

- "Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій", дата реєстрації у Латвії 12.11.2014; Азербайджан - 26.10.2015, Молдова - 30.07.2015, Вірменія - 26.02.2016, Грузія - 12.11.2014, Киргизія - 18.01.2017, Узбекистан - 24.03.2017, Коста Ріка - 16.05.2017, Чехія - 22.11.2017, Литва - 30.04.2015, Польща - 06.12.2017, Кіпр - 22.12.2017, Нідерланди - 19.07.02017, Португалія - 30.08.2017, Мальта - 30.08.2017;

- "Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій", дата реєстрації у Латвії 22.02.1996; Нідерланди - 08.12.2016, Грузія - 19.12.2013, Вірменія - 05.08.2014, Молдавія - 25.11.2014, Швеція - 11.09.2014, Литва - 30.04.2015, Азербайджан - 05.10.2015, Киргизія - 18.01.2017, Польща - 09.02.2017, Монголія - 26.12.2014, Узбекистан - 11.04.2017, Чехія - 07.03.2018, Словаччина - 19.03.2018.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" є власником свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" щодо 5 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людей; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Як зазначає позивач, AT "КАЛЦЕКС" у 2018 році були поставлені в Україну знеболювальні препарати, зокрема, лікарські засоби "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій" та "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій (Інвойс № КЕ-030 від 07.02.2018, вантажоодержувач - ТОВ " ДіАТОМ".

Проте, в процесі митного оформлення даного вантажу, як зазначає позивач, виникли проблеми, у зв`язку із зверненням ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ" в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764, власником яких є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ".

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що свідоцтва України № 233422 та № 233421 на знаки для товарів та послуг "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН", мають бути визнані недійсними повністю через невідповідність знаків для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно зі ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями (далі - Правила) об`єктом правової охорони можуть бути словесні знаки у вигляді слів або сполучень літер.

Відповідно до п.4.3.1.5. Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Видове поняття- поняття, яке відображає істотні ознаки класу предметів, що є видом будь-якого роду. Видове поняття - підпорядковане поняття, що входить до складу іншого, більш загального поняття, яке називається родовим.

У такому випадку видове або родове поняття товару (послуги) стає невід`ємною назвою товару і/або послуги. Внаслідок цього як видове поняття товару воно може вільно проставлятися на товарах, у документації, що супроводжує товар, використовуватися при рекламуванні товару, воно включається у словники, енциклопедії, довідники, використовується у періодичних виданнях, у радіо- і телевізійних передачах тощо.

Відповідно до п.10.2.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91 (далі - Методичні рекомендації) ознаками, які характеризують позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг) є:

-використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв`язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви.

-застосовування позначення як назви одного і того ж товару (послуги)або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та, які не мають між собою організаційно-господарських зв`язків і не пов`язані відповідними договорами;

-застосування позначення незалежними особами тривалий час. Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Зокрема, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду можуть бути:

номенклатурна (загальна (прозивна), родова, видова) назва товару (послуги);

назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо);

назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його ( її) міркування кількома незалежними одна від одної особами.

Пунктом 10.2.3. методичних рекомендацій визначено, що не вважаються загальновживаними позначення, якщо заяник може довести, що таке позначення набуло розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи.

Відповідно до п. 10.2.5. Методичних рекомендацій особливої уваги заслуговують позначення, що заявляються на реєстрацію для товарів "фармацевтичні препарати".Під час перевірки заявленого позначення на наявність визначеної абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації знака перевіряється чи не належить заявлене позначення до узагальненого переліку рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних субстанцій ( "International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances") (далі - INN).

INN визначають фармацевтичні речовини або активні фармацевтичні компоненти унікальною назвою, яка є загально визнаною суспільною власністю. Таким чином, назви фармацевтичних речовин вносяться до зазначеного переліку Всесвітньою організацією охорони здоров`я (далі - ВООЗ), як родові назви певних фармацевтичних субстанцій.

Система INN ініційована Всесвітньою асамблеєю охорони здоров`я та відповідно до резолюції WHA 3.11 діє з 1953 року, коли був опублікований перший перелік рекомендованих міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій. Метою розробки системи INN є забезпечення професіоналів у сфері охорони здоров`я унікальними та універсально доступними назвами для ідентифікації відповідних фармацевтичних речовин.

Згідно з пунктом 3 частини другої цієї резолюції державам - членам рекомендовано вжити заходів для попередження використання таких назв у заборонених цілях та недопущення, зокрема, надання виключних прав власності на такі назви.

Щоб забезпечити належне використання INN у резолюції Асамблеї ВООЗ WHA 46.19 від країн учасниць вимагається перешкоджати використанню назв, що містять INN, як торговельних марок, особливо включенню до них основ, які ще називаються назвами сімейств (стеми). В Інформаційному повідомленні ВООЗ наголошується, що це особливо важливо, якщо торговельна марка включає стем іншої фармакологічної групи, ніж лікарський засіб, це може викликати плутанину, яка поставить під загрозу безпеку пацієнтів.З цією метою ВООЗ видає Абетковий перелік стемів, який міститься у офіційному документі WHO/EMP/QSM/2011.3 "Використання стемів під час відбору INN для фармацевтичних речовин.2011" та у додатковому документі "INN Working Document 12.319" від 23.10.2012, розміщеному на веб-сайті ВООЗ.

У резолюції ВООЗ WHA46.19 також вимагається закликати виробників використовувати INN у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями, а не торговельні марки при реалізації фармацевтичних продуктів, отриманих із кількох джерел.

У зв`язку з цим, у Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA 46.19, зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід.

Міжнародне та національне українське законодавство не містить імперативної заборони щодо використання МНН у складі торговельних марок.

Як зазначено у загальних положеннях Правил розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, схвалених Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров`я України "назва-лікарського засобу - це назва, дана лікарському засобу, яка може бути вигаданою заявником (виробником), загальноприйнятою або науковою, поряд з назвою торговельної марки або фірми виробника."

Словесні позначення "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" мають елемент "ЗН", який вказує на фірму виробника. Такий елемент як "ЗН" (скорочено від "Здоров`я народу") незмінно, протягом кількох років використовується ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" на пакуванні препаратів власного виготовлення. Іншими виробниками зазначений елемент не використовується.

В судовому засіданні представник позивача AT "КАЛЦЕКС" не довела що скорочення "ЗН" має якесь інше смислове навантаження, і не впливає на ідентифікацію виробника відповідних препаратів.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч.1 ст.7 Закону особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Згідно ст.10 Закону України за заявкою на отримання свідоцтва України проводиться експертиза, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи та має статус науково-технічної експертизи.

Згідно п.4.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

Перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1,2 статті 6 Закону;

Перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3,4 статті 6 Закону.

Враховуючи вищевикладене експертиза заявки m201707193 та m201707195 на знаки проводилась відповідно до Закону та встановлених на його осонові Правил, Методичних рекомендацій закладом експертизи, уповноваженим Установою розгляду і проведення експертизи заявок, а саме, ДП "Український інститут промислової власності", яким проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час котрої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.

Так на виконання п.4.3.1.3 Правил, відповідно до п. 10.2 Методичних рекомендацій під час перевірки заявлених позначень "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" перевірялись підстави для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону та встановлювалося, чи не являються позначення такими, що:

а) не мають розрізняльної здатності;

б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) являють собою загальновживані символи і терміни;

г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п.4.4.1 Правил при встановлені відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним п.1 ст. 5 та в ст. 6 Закону, для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Відомством виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Таким чином, відповідно до усталеної процедури, на підставі висновків про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, 22.08.2017 Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступник - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України) прийнято рішення про реєстрацію знаків за заявками m201707193 та m201707195 та на підставі ст.12 Закону здійснена публікація відомостей про видачу Свідоцтва України № 233422 та Свідоцтва України №233421 на знак для товарів та послуг в офіційному бюлетені "Промислова власність" №20 від 25.10.2017, одночасно з якою здійснено державну реєстрацію знаків ( п.1 ст.13 Закону) та видано вказані свідоцтва України.

Таким чином, знаки за Свідоцтвом України №233422 та Свідоцтвом України № 233421 станом на дату подання заявки мали розрізняльну здатність та були зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15156/18, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи складається знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07193?;

- Чи мав елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи мав елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07193?;

- Чи є знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?;

- Чи є знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?.

У висновку експертів №057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 судовими експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. встановлено:

1) Елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195.

2) Елемент "ЗН" який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m2017 07193.

3) Знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195.

4) Знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m2017 07193.

5) Знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

6) Знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Суд зазначає, що судовими експертами у висновку №057/19 від 30.07.2019, зокрема встановлено, що буквосполучення "ЗН" використовується ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013 року. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме, "Здоров`я народу". При цьому, експертами зроблено висновок, що елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07195.

Крім того, експертами зазначено, що буквосполучення "ЗН" використовується ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013 року. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме, "Здоров`я народу". При цьому, експертами зроблено висновок, що елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07193.

Судовими експертами у висновку №057/19 від 30.07.2019 також встановлено, що відповідно до матеріалів справи, роздруківки із "Державного реєстру лікарських засобів України" за пошуковим запитом лікарського засобу, що починається з "морфін", отримано результат запиту щодо зареєстрованих, починаючи з 2013 року, лікарських засобів "МОРФІН- ЗН", "МОРФІН Калцекс", "МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД", "МОРФІНУ СУЛЬФАТ" зі складом діючих речовин "морфіну гідрохлориду тригідрату"/"морфіну гідрохлориду"/"морфіну сульфату" таких виробників: Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (Україна); ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу крім випуску серії), Словаччина, AT "Гріндекс" (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування), Латвія, AT "Калцекс" (виробник, який відповідає за випуск серії) Латвія; Макфарлан Сміт Лімітед, Велика Британія; Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна.

Виробником лікарського засобу, відповідно до матеріалів справи, який не є товаром, що знаходиться у вільному продажу, обіг лікарського засобу регламентується законодавством, маркованого позначенням "МОРФІН-ЗН", що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017, є тільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", Україна.

Щодо твердження апелянта про неупередженість судових експертів.

Апелянт в апеляційній скарзі посилаючись на "аналогічну" справу № 910/16093/18, висновок по якій був проведений тими ж самими судовими експертами Фоєю О.А. та Чабанець Т.М. наводить висновки судових експертів у справі №910/16093/18 та співвідношує їх з висновками по справі № 910/15156/18. Вочевидь на думку Позивача, оскільки висновки у справі №910/16093/18 були не на користь АТ "Калцекс", Позивач зазначає, що має "сумніви у відсутності упередженості експертів Центру щодо предмету дослідження у справі № 910/15156/18 та дотримання ними принципу об`єктивності та незалежності при проведенні експертизи".

Однак, суд не бере до уваги посилання апелянта з огляду на те, що ч.2 ст.76 ГПК України встановлено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновків експертів.

Предметом спору у справі № 910/16093/18 є визнання недійсним свідоцтв України №129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та №227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ", власником яких є ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я", відповідно і відповідачем по зазначеній справі є також ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я".

Відповідно до ч.7 ст.75 ГПК України правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду.

При цьому суд апеляційної інстанції критично сприймає висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений 02.11.2018 року №1230 експертами О.Дорошенко та Н. Мінченко, який був доданий до позовної заяви і містить висновки що:

Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України №233421 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m2017 07193.

Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m 07195.

Разом з тим досліджуючи матеріали справи суд встановив що "МОРФІН - ЗН", "ФЕНТАНІЛ-ЗН" складається зі слова "МОРФІН" "ФЕНТАНІЛ" та буквосполученням "ЗН", розділених дефісом.

При цьому, частина позначення "МОРФІН" "ФЕНТАНІЛ", що використовується в назві лікарського засобу, походять від хімічного складу препарату, є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, які не відповідають умовам надання правової охорони знакам, та застосовується декількома незалежними один від одного виробниками лікарських засобів в назві певного товару (лікарського засобу), тривалий час.

Елемент "ЗН" є буквосполученням що використовується в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг та відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме "Здоров`я народу", що доведено фактами вище, і не відноситься до категорії загальновживаних позначень, і цей факт не є доведеним, і відповідно не може бути визнаний судом в даному випадку.

Як зазначалось вище, подібне спростовано висновком експертів №057/19 від 30.07.2019 і підтверджується оскаржуваним рішенням Господарського суду міста Києва.

Відповідно до ч.ч. 2,3 ст.11 ГПК України суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, прийнятті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене, посилання Позивача на висновки судових експертів по справі № 910/16093/18 є безпідставними та не повинні враховуватися під час розгляду справи № 910/15156/18, оскільки предмет, сторони і підстави позовів та й обставини у цих справах є цілком відмінними одні від одних.

Також, відповідно до ч.3 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 судову експертизу доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Статтею 98 ГПК України передбачені вимоги до висновку експерта, та, зокрема, частиною 7 встановлено, що у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

При цьому, на стор.4 Висновку експертів зазначається, що експертів про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову від надання висновку за статтями 384,385 ККУ попереджено.

Таким чином, оскільки іших доводів ніж співпадіння участі судових експертів по іншій справ за участю АТ "Калцекс" Позивачем не наведено, доводи Позивача щодо відсутності упередженості судових експертів є необґрунтованими.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 та відсутності порушення відповідачами приписів ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і прав позивача, а отже позовні вимоги в частині визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193) задоволенню не підлягають.

Що стосується вимог Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") про зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає, що останні є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), а отже, суд не вбачає підстав для їх задоволення.

Інші доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, щодо невідповідності висновків суду обставинам справи фактично зводяться до незгоди із висновком експерта №057/19 від 30.07.2019, якому була надана оцінка судом апеляційної інстанції, а відтак не спростовують висновків місцевого суду про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів сторін та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини у рішенні від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

За вказаних обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

У зв`язку із залишенням апеляційної скарги без задоволення, судовий збір за її подання відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на Акціонерне товариство "Калцекс" .

Керуючись статтями 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у справі №910/15156/18 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у справі №910/15156/18 залишити без змін.

3.Судовий збір за подачу апеляційної скарги покласти на Акціонерне товариство "Калцекс" .

4. Матеріали справи №910/15156/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Сторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст.286-291 ГПК.

Повний текст постанови складено 10.02.2020.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді Б.М. Поляков

М.Л. Доманська