ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

21 січня 2020 року Справа № 912/3034/19

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.,

при секретарі судового засідання Перепічай В.В.,

розглянувши в підготовчому засіданні справу №912/3034/19 від 05.11.2019

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер"), код ЄДР 42772934, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26-Г

до відповідача 1. Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни (далі - ФОП Колісник К.С.), РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

відповідача 2. Фізичної особи-підприємця Яворської Марини Дмитрівни (далі - ФОП Яворська М.Д.), РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - участі не брав;

від відповідача 1. - участі не брав;

від відповідача 2. - участі не брав.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" до відповідача про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Колісник К.С. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Колісник К.С. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здіснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет), оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою від 05.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/3034/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 03.12.2019. Встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи. Зокрема, визначив, що позивач має право у строк протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву надати відповідь на відзив, що має відповідати вимогам ч. 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

28.11.2019, в межах встановленого строку, відповідачем подано до господарського суду відзив на позовну заяву №б/н від 28.11.2019, яким просить відмовити в задоволенні позовних вимог ТОВ "Маркхолдер" та стягнути з позивача на користь відповідача понесені витрати у зв`язку з наданням правничої (правової) допомоги у розмірі 12 500,00 грн.

До господарського суду 03.12.2019 позивачем подано клопотання №7700/7 від 28.11.2019 про залучення до участі у справі співвідповідача - Фізичну особу-підприємця Яворську Марину Дмитрівну (далі - ФОП Яворська М.Д.).

Ухвалою від 03.12.2019 господарський суд клопотання №7700/7 від 28.11.2019 ТОВ "Маркхолдер" про залучення до участі у справі співвідповідача - ФОП Яворської М.Д. задовольнив. Залучив до участі у справі співвідповідача - ФОП Яворську М.Д.

Позивачем 16.12.2019 направлено до господарського суду супровідним листом №7610/1 від 09.12.2019 документи на виконання вимог вказаної вище ухвали, 19.12.2019 - відповідь на відзив №7900/5 від 18.12.2019 з вимогою позов задовольнити у повному обсязі.

Відповідач, станом на дату підготовчого засідання - 03.01.2020, докази направлення чи вручення співвідповідачу поданих заяв по суті справи з додатками до господарського суду не подав, тобто вимоги ухвали суду від 03.12.2019 не виконав, про наявність поважних причин неможливості виконати вимог ухвали суд не повідомив.

До господарського суду 26.12.2019 надійшли заперечення №б/н від 24.12.2019 відповідача на відповідь на відзив.

03.01.2020 до господарського суду надійшло клопотання №80/3 від 26.12.2019 позивача про призначення експертизи з вимогами:

1. Призначити у справі №912/3034/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, доручивши її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

2. На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг;

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382.

3. На час проведення судової експертизи провадження у справі №912/3034/19 зупинити.

4. Про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі постановити ухвалу.

Ухвалою від 03.01.2020 господарський суд встановлений судом позивачу процесуальний строк для подання відповіді на відзив продовжив до дати фактичного подання відповіді на відзив. Продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів. Підготовче засідання відклав до 21.01.2020 на 11:30 год. Ухвалив відповідачам у строк до 20.01.2020 надати суду:

- письмові доводи щодо заявленого позивачем клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи;

- запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта.

Сторонам у справі у строк до 20.01.2020 повідомити суд про обрання за взаємною згодою експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).

Зобов`язав відповідача 1. направити відповідачу 2. подані заяви по суті справи з додатками та докази такого направлення чи вручення надати суду до дати підготовчого засідання.

До господарського суду електронною поштою (з КЕП) 20.01.2020 надійшов лист №б/н від 20.01.2020 за підписом повноважного представника відповідача 1., за яким останній зазначає, що у випадку призначення Господарським судом Кіровоградської області у справі № 912/3034/19 експертизи об`єктів інтелектуальної власності ФОП Колісник К.С. бажає поставити експерту наступні питання:

- Що відтворено в написі «УКРЗОЛОТО» розташованому у торгівельному центрі «Фуршет» за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 року?

- Чи відповідає напис «УКРЗОЛОТО» розташований у торгівельному центрі «Фуршет» за адресою м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 Свідоцтву про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

- Чи є Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року результатом творчої праці Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркхолдер»?

- Чи відтворено Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року в Знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року?

- Чи може словесне позначення «УКРЗОЛОТО», що зареєстровано відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року, бути результатом творчої праці людини та порушувати права власників Твору образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

Також ФОП Колісник К.С. не погоджується щодо проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у Київському науково - дослідному інституті судових експертиз, оскільки експертизи такого виду зазвичай проводяться Науково - дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що розташований в м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

При з`ясуванні підстав щодо призначення та проведення експертизи господарський суд враховує таке.

За положеннями ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) від 1.06.2006, експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Для визначення обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи, з`явилась необхідність в проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 8 жовтня 1998 р. за №53/5 передбачено експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Згідно п.3.3. Постанови Пленуму ВГС України №5 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з`ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з`ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Основним завданням суду під час розгляду справи є всебічне і повне з`ясування всіх обставин справи, сприяння реалізації сторонами їх прав та обов`язків і за наслідками розгляду ухвалити законне та обґрунтоване рішення, що в межах даного предмету спору між сторонами не можливо без призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно ч. 3-6 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

При призначенні експертизи, господарський суд керується положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5) (далі - Інструкція).

Відповідачі не спростував обставини можливості проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз відповідної експертизи, відповідач 1. лише зазначив, що експертизи такого виду зазвичай проводяться Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

При відсутності взаємної згоди сторін, з метою усунення будь-яких сумнівів щодо упередженості експерта чи експертної установи, господарський суд вважає за необхідне визначити експертну установу для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Господарський суд із запропонованих сторонами питань, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта на вирішення експерта, вважає за необхідне поставити наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382?

- Що відтворено в написі «УКРЗОЛОТО» розташованому у торгівельному центрі «Фуршет» за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Щодо решти питань запропонованих відповідачем, то питання:

- Чи відповідає напис «УКРЗОЛОТО» розташований у торгівельному центрі «Фуршет» за адресою м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 Свідоцтву про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

- Чи є Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року результатом творчої праці Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркхолдер»?

- Чи може словесне позначення «УКРЗОЛОТО», що зареєстровано відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року, бути результатом творчої праці людини та порушувати права власників Твору образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

не стосуються предмету спору у даній справі, а питання:

- Чи відтворено Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року в Знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року?

по суті дублює питання: - Що відтворено в написі «УКРЗОЛОТО» розташованому у торгівельному центрі «Фуршет» за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Господарський суд зазначає, що особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов`язки, зазначені у ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" - витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров`я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до п. 23 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" - у застосуванні відповідних законодавчих приписів господарським судам рекомендується виходити з такого.

Витрати пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов`язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України - суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

Господарський суд покладає витрати з проведення судової експертизи у даній справі на позивача.

Після закінчення розгляду справи витрати, пов`язані з проведенням експертизи, будуть розподілені господарським судом на загальних підставах, визначених ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

З підстав викладеного, господарський суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання позивача про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, враховуючи необхідність направлення матеріалів справи до експертної установи з підстав знаходження в матеріалах справи необхідних для проведення експертизи документів, господарський суд зупиняє провадження у даній справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 3, 12, 99-100, 125, 228, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про призначення експертизи задовольнити.

Призначити експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19.

2. Проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?;

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382?

- Що відтворено в написі «УКРЗОЛОТО» розташованому у торгівельному центрі «Фуршет» за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

4. Попередити судового експерта до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

5. Зобов`язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) надіслати до Господарського суду Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32) оригінал висновку експертизи.

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача.

7. Провадження у справі №912/3034/19 зупинити на період проведення судової експертизи.

8. Для проведення експертизи матеріали даної справи направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) разом з даною ухвалою для виконання.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у встановленому Господарським процесуальним кодексом України порядку.

Примірники ухвали надіслати: сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для виконання.

Повний текст ухвали складено 23.01.2020.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.