ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2020 р. Справа№ 911/897/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Отрюха Б.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Домашенка О.Є.,

від відповідача - Запорожця Д.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"

на рішення Господарського суду Київської області

від 20.08.2019 (повний текст складено 22.08.2019, суддя Подоляк Ю.В.)

у справі №911/897/19

за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 20.08.2019 у справі № 911/897/19 позов задоволено повністю; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" припинити порушення прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України № 52815 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "АСКОРБІНЧИК", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005; стягнуто з відповідача на користь позивача 1921,00 грн витрат по сплаті судового збору, 10205,00 грн витрат на підготовку експертного висновку.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Київської області від 20.08.2019 повністю, ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

У апеляційній скарзі відповідач зазначає про прийняте рішення з порушенням вимог чинного законодавства України, при цьому суд першої інстанції не в повному обсязі з`ясував обставин справи, які мають значення для правильного вирішення господарського спору, неправильно та неповно дослідив докази, що призвело до невідповідності висновків суду обставинам справи, а також не застосував норми як матеріального, так і процесуального права, що потягло неправильне вирішення спору.

Неповне з`ясування обставин справи та невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи полягає в тому, що:

- судом не встановлено, що відповідач використовує виключно комбіноване позначення "Domile АСКОРБІНЧИК", що складається з двох елементів;

- суд залишив поза увагою питання, який елемент у позначенні займає домінуюче становище;

- суд безпідставно прийняв як належний та допустимий доказ висновок експертизи № 12304/19-53 від 21.05.2019, у якому досліджувались на предмет схожості позначення "АСКОРБІНЧИК" зі знаком для товарів та послуг "АСКОРБІНКА", без словесного елемента "Domile".

Порушення норм матеріального права полягає у неправильносму застосуванні ч. 1, 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Порушення норм процесуального виявилось у процедурі подання доказів позивачем та їх заперечення зі сторони відповідача. Так, суд безпідставно прийняв в якості належного доказу висновок комісійної експертизи № 12304/19-53 від 21.05.2019, який в порушення ст. 80 ГПК України не був поданий разом з позовною заявою та за умов неповідомлення суду та відповідача про замовлення такого висновку позивачем. Також, на переконання відповідача, суд першої інстанції з порушенням процедури подання доказів взяв до уваги докази здійснення позивачем витрат на оплату висновку експертизи в сумі 10205,00 грн, про які не зазначено в позовній заяві.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 911/897/19, розгляд справи призначено на 15.10.2019.

Позивач подав відзив, в якому проти апеляційної скарги відповідача заперечив повністю з підстав її необґрунтованості.

В судовому засіданні 15.10.2019 в судовому засіданні оголошено перерву до 05.11.2019 відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.11.2019 призначено у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, зупинено апеляційне провадження.

21.12.2019 до Північного апеляційного господарського суду з експертної установи надійшли матеріали справи № 911/897/19 та висновок експерта № 261/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 911/897/19 від 16.12.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.12.2019 поновлено апеляційне провадження у справі № 911/897/19, призначено розгляд справи в судовому засіданні на 21.01.2020.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційних скарг, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарги задоволенню не підлягають з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" про захист прав інтелектуальної власності, у якому просило зобов`язати відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "АСКОРБІНЧИК", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005.

Позов обґрунтований тим, що позивач є власником торговельної марки "Аскорбінка" за свідоцтвом № 52815 від 15.08.2005 на знак для товарів і послуг, яка зареєстрована для товарів 5 класу МКТП. Відповідач, здійснюючи свою господарську діяльність, без згоди позивача використовує позначення "АСКОРБІНЧИК" (спірне позначення) для маркування дієтичної добавки "Вітамін С", яка належить до товарів 5 класу МКТП. Внаслідок використання позначення "АСКОРБІНЧИК", схожого із зареєстрованим знаком позивача "Аскорбінка", для маркування товарів 5 класу МКТП ці позначення і знак можна сплутати. Окрім того, позивач вважає, що використання відповідачем позначення "АСКОРБІНЧИК", яке схоже із зареєстрованим знаком "Аскорбінка", може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари дієтичні добавки "Вітамін С" - ПрАТ "Київський вітамінний завод". Дії відповідача щодо використання без дозволу позначення схожого до ступеня сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг порушують майнові права на об`єкти інтелектуальної власності ПрАТ "Київський вітамінний завод", оскільки Свідоцтво № 184388 надає йому виключні права на використання знака та заборону іншим особам таке використання.

Повністю задовольняючи позов, взявши до уваги висновки експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2019 № 12304/19-53 про спорідненість товарів, на упаковки яких нанесені позначення "АСКОРБІНЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", із товарами 5 класу МКТП "Фармацевтичні та вітамінні препарати; активні біологічні добавки" щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України № 52815 від 15.08.2005, про схожість до ступеня змішування позначення "АСКОРБІНЧИК" із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 "Аскорбінка" та такими, що можуть ввести в оману щодо товару - дієтичної добавки "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками та особи, яка виробляє цей товар - АТ "Київський вітамінний завод", суд першої інстанції дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість позовних вимог. В частині покладення на відповідача судових витрат пов`язаних із оплатою експертизи в сумі 10205 грн, суд зазначив про їх доведеність зі сторони позивача та відхилив заперечення відповідача з огляду на зміст позовної заяви, з якого вбачається замовлення позивачем судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до частини першої і третьої статті 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним; ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом;

Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать промислові зразки та торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною першою статті 424 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є, зокрема, право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно з частиною першою статті 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Аналогічні за змістом положення містять статті 155-157 Господарського кодексу України.

Статтею 432 Цивільного кодексу України встановлено також, що:

- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу (частина перша);

- суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон):

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (пункт другий статті 16);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (пункт четвертий статті 16);

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт п`ятий статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (пункт перший статті 20);

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (пункт другий статті 20);

- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (пункт перший статті 21).

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.1957.

Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-ІІІ Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у одинадцятій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номера.

Статтею 195 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, встановлено, що реєстрація торговельної марки надає власнику виключне право на неї. Власник має право перешкоджати третім особам, які не мають його/її дозволу, використанню в торговельній діяльності:

a) будь-якого позначення, яке є тотожним до торговельної марки стосовно товарів або послуг, які є тотожними до товарів або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована;

b) будь-якого позначення, якщо через свою тотожність або схожість до товарів або послуг, на які поширюються торговельна марка і позначення, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою.

З огляду на зазначені приписи законодавства слід дійти висновку, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг слід з`ясувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановити фактичні обставини використання спірних позначень відповідачем у справі в частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельну марку (торговельні марки) зареєстровано позивачем).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником свідоцтва України №52815 на знак для товарів і послуг "Аскорбінка", зареєстрованого для товарів і послуг 5, 16, 35 класів МКТП; дата подання заявки 25.03.2004, дата видачі свідоцтва - 15.08.2005, дата публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" - 15.08.2005 №4.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №52815 зареєстрований для товарів 5 класу МКТП, а саме: фармацевтичні та вітамінні препарати; активні біологічні добавки; бадьорівники (тонізівники); бальзами лікувальні; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; краплі, що належать до 5 класу; капсули; лікувальні препарати; лікувальні та вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; пігулки (пілюлі); полівітамінні препарати; препарати, що належать до 5 класу, з мікроелементами; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; хіміко-фармацевтичні препарати.

Позивач у своїй господарській діяльності використовує зареєстрований знак "Аскорбінка" для маркування товару "Вітамін С 25 мг з цукром дієтична добавка" у формі таблеток з різними смаками.

В той же час, позивач довідався про перебування у вільному продажі на території України, зокрема у продуктовому магазині "Гетьман" по вул. Костромській, 6, у місті Жашкові Черкаської області, товару "Вітамін С (дієтична добавка)", яка маркована позначенням "АСКОРБІНЧИК" (т. 1 а.с. 45).

На пакуванні вказаного товару виробником вказане Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", 08400, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2.

Обставини використання спірного позначення саме для позначення товару "Вітамін С (дієтична добавка)" відповідачем не заперечуються.

В апеляційній скарзі відповідач посилається на неправильне встановлення судом першої інстанції обставин щодо використання ним спірного позначення для маркування товару "Вітамін С (дієтична добавка)", оскільки такий товар маркується комбінованим позначенням "Domile АСКОРБІНЧИК", а не "АСКОРБІНЧИК", яке суттєво впливає на розрізняльну здатність із зареєстрованим знаком позивача. Предметом дослідження у поданих позивачем висновках експертів є позначення АСКОРБІНЧИК без урахування іншого елементу DOMILE, яке використовує відповідач у своїй діяльності, що викликає обґрунтовані сумніви у правильності висновку експерта.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач є виробником товару "Вітамін С (дієтична добавка)" та маркує її комбінованим позначенням "Domile АСКОРБІНЧИК", яке подане на реєстрацію за заявками №№ m201819528, m201905752 (т. 1, а.с. 40, 45, 80-84). Вказане позначення складається із зареєстрованого знака для товарів та послуг "DOMILE" за свідоцтвом України № 226423 від 10.05.2017 та словесного елементу АСКОРБІНЧИК.

З огляду на встановлені обставини, колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої інстанції про відсутність підстав для дослідження схожості позначення "Аскорбінка" з незареєстрованим на момент розгляду спору позначенням "Domile АСКОРБІНЧИК", що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" для позначення дієтичних добавок власного виробництва, оскільки саме таке позначення використовується останнім.

У матеріалах справи міститься Висновок експертного дослідження за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 24699/18-53 від 27.02.2019, а також Висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2019 № 12304/19-53, які складені експертами Головою І.Г. та Раковою А.О. На розгляд експертів були поставлені питання спорідненості товару маркованого позначенням АСКОРБІНЧИК із товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак, питання тотожності або схожості позначення АСКОРБІНЧИК із зареєстрованим знаком, питання про можливість введення позначення АСКОРБІНЧИК в оману щодо товару та особи, яка виробляє цей товар - АТ "Київський вітамінний завод".

Тобто, під час експертного дослідження експерти досліджували питання, пов`язані із позначенням АСКОРБІНЧИК, в той час як предметом позову є заборона використання позначення АСКОРБІНЧИК, що нанесене на упаковку дієтичної добавки "Вітамін С (дієтична добавка)" виробництва ТОВ "Доміле" як частина комбінованого позначення "Domile АСКОРБІНЧИК". Такі висновки експертів викликали у апеляційного суду сумніви у їх правильності у зв`язку з дослідженням лише частини позначення та порівняння його із зареєстрованим знаком.

У зв`язку з наведеним, під час апеляційного розгляду у справі була призначена судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

За результатами проведення судової експертизи було складено висновок експерта № 261/19 від 16.12.2019.

Під час судової експертизи судовий експерт вирішував наступні питання:

1. Чи є комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявки на реєстрацію №№ m201819528, т201905752), схожим до ступеня сплутування із знаком за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №52815, стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товару дієтична добавка "Вітамін С"?;

2. Чи є комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК, яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (ідентифікаційний код 40171346) (т.1, а.с. 40, 45, 80-84), схожими до ступеня сплутування із знаком за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №52815, стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товару дієтична добавка "Вітамін С"?;

3. Чи є комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК, яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" (т.1, а.с. 40,45, 80-84) таким, що внаслідок використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар - Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (ідентифікаційний код 35251822)?

Під час експертного дослідження використано наступні об`єкти інтелектуальної власності:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52815;

- позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявка на реєстрацію №m201819528;

- позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявка на реєстрацію №m201905752;

- комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК, яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" (т.1, а.с. 40, 45, 80-84).

За результатами експертизи зроблено висновки, за якими:

1. Комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявки на реєстрацію №№ m 201819528, m 201905752), є схожим до ступеня сплутування із знаком за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №52815, стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товару дієтична добавка "Вітамін С".

2. Комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК, яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (ідентифікаційний код 40171346) (т.1, а.с. 40,45, 80-84), є схожими до ступеня сплутування із знаком за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №52815, стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товару дієтична добавка "Вітамін С".

3. Комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК, яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" (т.1, а.с. 40, 45, 80-84) є таким, що внаслідок використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар - Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (ідентифікаційний код 35251822).

Таким чином, за висновком апеляційного суду словесний елемент DOMILE в цілому не впливає на ступінь сплутування зареєстрованого знака та спірного позначення, яке використовує відповідач для маркування товару "Вітамін С (дієтична добавка)", у зв`язку з чим доводи апеляційної скарги в цій частині відхиляються апеляційною колегією.

А за таких обставин належить погодитись із доводами позивача та висновком суду першої інстанції про схожіть до ступеня сплутування зареєстрованого знака "Аскорбінка" та спірного позначення "АСКОРБІНЧИК", яке використовує відповідач для маркування товару "Вітамін С (дієтична добавка)".

В той же час матеріалами справи підтверджується, а відповідачем не спростовано, що спірне позначення використовується щодо одних і тих же товарів, для яких зареєстрований знак "Аскорбінка".

Власник має право перешкоджати третім особам, які не мають його/її дозволу, використанню в торговельній діяльності будь-якого позначення, якщо через свою тотожність або схожість до товарів або послуг, на які поширюються торговельна марка і позначення, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою (п. b) ст. 195 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони).

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац 4 пункту п`ятого статті 16 Закону).

З огляду на встановлені обставини справи та норми чинного законодавства, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про доведеність та обґрунтованість позовних вимог з підстави, встановленої абзацом 4 пункту п`ятого статті 16 Закону, оскільки спірне позначення, яке використовується відповідачем для позначення товару "Вітамін С (дієтична добавка)" є схожим до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 для тих же самих товарів 5 клас МКТП для яких його зареєстровано.

Така підстава є самостійною і надає власнику свідоцтва виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Одночасно колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги щодо безпідставного покладення на відповідача судових витрат пов`язаних із оплатою експертизи в сумі 10205 грн, оскільки зі змісту позовної заяви вбачається замовлення позивачем судової експертизи у сфері інтелектуальної власності саме задля підтвердження обставин, на які позивач посилається в обґрунтування позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Порядок розподілу судових витрат визначено ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України визначено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

З висновку експертів № 12304/19-53 від 21.05.2019 вбачається, що він складений з метою надання до Господарського суд Київської області у справі № 911/897/19, тобто витрати позивача на оплату експертного дослідження пов`язані з розглядом даної справи, а про замовлення такого висновку експерта зазначено у позовній заяві (т. 1 а.с. 11), тобто доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права належить відхилити.

Відповідно до статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду Київської області від 20.08.2019 у даній справі не вбачається.

Судові витрати за розгляд справи апеляційним судом належить покласти на відповідача в межах сплаченого судового збору та оплати вартості судової експертизи відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Київської області від 20.08.2019 у справі № 911/897/19 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 23.01.2020.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.В. Отрюх

О.М. Остапенко