ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. Справа№ 910/951/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Остапенка О.М.

Грека Б.М.

Секретар судового засідання: Камінська Т.О.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 22.01.2020.

розглянувши апеляційну скаргу Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті (Mural Tekstil Ve Ticaret Limited Sirketi)

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.11.2019

у справі № 910/951/19 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом Компанії Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн) до Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про дострокове припинення дії на тереторії України міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Компанія Тойота звернулася до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Компанії Мурал та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про:

- дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 на знак для товарів та послуг «LEXUS» повністю;

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку «LEXUS» № 752247 від 24.01.2001 щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 не використовується в Україні для товарів 25 класу МКТП протягом більше ніж п`яти років, що передують даті подання позову; дія міжнародної реєстрації № 752247 на знак для товарів та послуг "LEXUS", яка не використовується в Україні протягом більш ніж п`яти останніх років, створює позивачу перешкоди у набутті прав інтелектуальної власності на торгівельну марку; виключно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має сьогодні повноваження повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 на знак «LEXUS» щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.11.2019: позовні вимоги Компанії Тойота задоволено повністю; достроково припинено дію на території України міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 на знак «LEXUS» щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано; зобов`язано Міністерство повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 від 24.01.2001 на знак «LEXUS» щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації №752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність» та присуджено до стягнення з Компанії Мурал на користь Компанії Тойота витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 842 грн.

Не погодившись з прийнятим судовим рішенням, Компанія Мурал звернулася до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою в якій просила скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.11.2019 у справі № 910/951/19 повністю і ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Апеляційна скарга мотивована тим, що: під час прийняття рішення, господарським судом першої інстанції було неправильно розтлумачено пункт С(1) статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, чим порушено принцип змагальності сторін, згідно з яким, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, а саме, позивач повинен був довести факт невикористання в Україні знаку для товарів і послуг «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 для товарів 25 класу МКТП протягом більше ніж п`яти років; позивачем не доведено факту невикористання відповідачем вказаного знаку для товарів; судом неправомірно взята до уваги та обставина, що товарні чеки не містять відомостей про виробника товарів торгової марки «LEXUS», оскільки жодними нормами законодавства не передбачено зазначення виробника товару у товарному чеку; факт, що вказані у чеках товари торгової марки «LEXUS» походять саме від власника спірної міжнародної реєстрації знаку підтверджується наявністю договірних відносин продавця товарів та Компанії Мурал, оформлених договором купівлі-продажу від 06.02.2017; відповідно до пункту 5 частини восьмої статті 257 Митного кодексу України зазначення у митних деклараціях найменувань торговельних марок та виробника товарів не є обов`язковим, тому відсутність митних документів не дає підстав суду не брати до уваги товарні чеки в якості доказів, крім того, судом безпідставно відхиллено висновки санітарно-епідеміологічних експертиз; висновок суду, що ліцензійний договір від 21.12.2015 не виконувався сторонами не відповідає фактичним обставинам справи та наданими суду доказам.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.12.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою суду від 10.12.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії Мурал та призначено справу до розгляду на 22.01.2020.

20.01.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Компанії Тойота Дзідося Кабусікі Кайся (що також торгує як Тойота Мотор Корпорейшн) надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому компанія заперечувала проти доводів апеляційної скарги та просила відмовити в задоволенні апеляційної скарги Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті та залишити рішення Господарського суду міста Києва від 06.11.2019 у справі №910/951/19 без змін.

У судовому засіданні 22.01.2020 представник апелянта та представник позивача надали пояснення по суті спору.

Під час судових дебатів, право на які сторонам надано на підставі статті 270 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), представник апелянта наполіг на задоволенні апеляційної скарги, а представник позивача проти її задоволення заперечив.

Інші представники в судове засідання 22.01.2019 не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

У відповідності до частини дванадцятої статті 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Частиною одинадцять статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, врахувавши думку учасників провадження у даній справі, що з`явилися у судове засідання щодо відсутності необхідності відкладати розгляд апеляційної скарги, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності інших учасників провадження у справі, які не з`явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про відмову в задоволенні апеляційної скарги виходячи з такого.

За змістом частини першої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Частиною другою вказаної статті суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Так, 24.01.2001 відповідач-1 отримав міжнародну реєстрацію № 752247 знака «LEXUS» для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) одяг, взуття, на головні убори з поширенням, зокрема, на територію України.

Відповідно до пункту (1) (a) статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28.06.1989 та чинного для України згідно з Законом України «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків» від 01.06.2000 з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Водночас, згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Отже, до відносин, що виникають у зв`язку зі здійсненням права власності на знак за поширеною на територію України міжнародною реєстрацією, застосовуються ті ж положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що і до відносин, пов`язаних зі здійсненням права власності на знак, зареєстрований за свідоцтвом України.

Пунктом 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Стаття 495 ЦК України встановлює, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Праву використовувати знак та іншим правам власника свідоцтва відповідають встановлені в статтею 17 цього Закону обов`язки, які полягають в тому, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У зв`язку з чим, невикористання власником свідоцтва (міжнародної реєстрації) відповідного знака без поважних причин протягом певного періоду часу може розглядатись в якості недобросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва, оскільки внаслідок виключності прав на зареєстрований знак, інші особи позбавлені можливості законно використовувати його або схоже з ним до ступеню сплутування позначення для таких самих або споріднених товарів чи послуг.

З метою врегулювання наведеного питання, абзац 1 пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає будь-якій особі право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Частина перша статті 16 ЦК України передбачає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Стаття 4 ГПК України встановлює, що юридичні особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

За змістом статті 365 ГПК України, іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

У рішенні Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 зазначено, що під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.02.2017 позивачем було подано заявку № m 201703681 на видачу свідоцтва України на знак «LEXUS» відносно таких товарів 25 класу МКТП, як одяг, взуття, головні убори.

За результатами кваліфікаційної експертизи вказаної заявки ним було отримано повідомлення від закладу експертизи про попередню відмову в реєстрації знака на підставі пункту 3 статті 6 розд. ІІ Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з яким не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених товарів і послуг.

Отже, як вірно встановлено судом першої інстанції, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони та полягає в одержанні правової охорони на знак «LEXUS», чому перешкоджає раніше зареєстрований для таких самих товарів знак «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 від 24.01.2001.

Обґрунтовуючи позовні вимоги та заперечення на апеляційну скаргу позивач зазначає, що причиною виникнення спірних правовідносин стало те, що відповідач-1 впродовж п`яти років, які передували даті подання позовної заяви - 28.01.2019, не використовував в Україні, знак за міжнародною реєстрацією № 752247, що є підставою для дострокового припинення її дії в Україні.

До відносин, що пов`язані з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та іншими законами.

За змістом частини першої статті 155 ГК України та частини першої статті 420 ЦК України, до об`єктів інтелектуальної власності належать, серед іншого, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

При цьому, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Згідно зі статтею 197 Угоди про асоціацію, якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

2. Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

3. Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

Пункт 1 статті 198 Угоди про асоціацію встановлює, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Підставою для дострокового припинення реєстрації знака для товарів і послуг є відсутність реального використання знака його власником або під контролем власника іншою особою стосовно вказаних у реєстрації товарів або послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду з дати реєстрації або такого ж періоду, який передує даті подання відповідної позовної заяви, та за умови відсутності належних причин для невикористання знака (зміст наведених положень Угоди про асоціацію та пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Отже, докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду - про що вказується і в пункті 21 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 у справі № 910/1546/19.

У зв`язку з наведеним, колегія північного апеляційного господарського суду погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відмови відповідачу взяти до уваги в якості належних доказів використання знака «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 від 24.01.2001 надані відповідачем-1 копії документів, складених до 28.01.2014 - дати початку перебігу п`ятирічного періоду, що передував даті подання позовної заяви, а саме: сертифікат відповідності № UA1.059.0037875-11 від 29.03.2011, сертифікат відповідності № UA1.059.0037874-11ьвід 29.03.2011, сертифікат відповідності № UA1.059.0037873-11 від 29.03.2011, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України № 05.03.02-03/26540 від 22.03.2011, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України № 05.03.02-03/26543 від 22.03.2011 та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України № 05.03.02-03/26543 від 22.03.2011, договір купівлі-продажу від 09.01.2014.

Разом з тим, поданий суду в якості доказу використання спірного знаку ліцензійний договір, підписаний відповідачем та ФОП Хлевнюк Н.В. від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг за спірною міжнародною реєстрацією також правомірно не взято судом першої інстанції до уваги виходячи з такого.

За приписами пункту 3 статті 197 Угоди про асоціацію та абзацу 4 пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використання знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

В якості аргументу на користь використання знака за міжнародною реєстрацією № 752247, відповідач 1 наводить підписаний ним та ФОП Хлевнюк Н.В. ліцензійний договір від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг за спірною міжнародною реєстрацією та стверджує, що на виконання умов вказаного договору ФОП Хлевнюк Н.В. 30.01.2016 був створений та зареєстрований в мережі Інтернет на порталі Prom.ua сайт з доменним іменем lexusjeans.com.ua, що підтверджується відповіддю ТОВ «УАПРОМ».

Відповідно до пункту 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

З останнього положення вбачається, що укладення ліцензійного договору передбачає використання знака ліцензіара (власника свідоцтва) для товарів, виготовлених ліцензіатом, або послуг, що надаються ліцензіатом.

Таке положення кореспондує з нормою абзацу 3 пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо вичерпання прав згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Отже, для використання знака стосовно товарів, введених в цивільний оборот власником знака, не потрібна його згода та, відповідно, не є необхідним укладання ліцензійного договору.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, у поданому відповідачем 1 ліцензійному договорі від 21.12.2015 встановлена пунктом 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов`язкова умова ліцензійного договору відсутня.

Натомість у вказаному договорі присутній пункт 4.1 згідно з яким ліцензіар має право в будь-який час без попереднього попередження здійснювати перевірку якості товарів ліцензіата, на яких нанесено знак для товарів і послуг «LEXUS» для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

З огляду на наведене, можна дійти висновку, що виконання даного ліцензійного договору також передбачає існування товарів ліцензіата - ФОП Хлевнюк Н.В., на яких нанесено знак ліцензіара - відповідача 1.

Разом з тим, відповідач 1 не надав суду доказів використання ФОП Хлевнюк Н.В. на території України знака «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 для власних товарів 25 класу МКТП.

Навпаки, надана копія укладеного відповідачем 1, як продавцем, та ФОП Н.В. Хлевнюк, як покупцем, договору купівлі-продажу від 09.01.2014, предметом якого був продаж одягу торгової марки «LEXUS», а також копії замовлень ФОП Хлевнюк Н.В. на купівлю товарів відповідача 1 за вказаним договором свідчать про наміри ФОП Хлевнюк Н.В. придбавати марковані знаком «LEXUS» товари відповідача 1, а не виготовляти власні товари під спірним знаком на умовах ліцензії.

Отже, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що немає підстав вважати, що ліцензійний договір від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг дійсно виконувався сторонами та, відповідно, брати його до уваги в якості доказу реального використання знака за спірною міжнародною реєстрацією ФОП Хлевнюк Н.В. під контролем відповідача 1.

Суд апеляційної інстанції також погоджується з висновком Господарського суду міста Києва, зробленого щодо такого аргументу відповідача, як створення ФОП Хлевнюк Н.В. сайту з доменним іменем lexusjeans.com.ua на порталі Prom.ua виходячи з такого.

Як зазначено у доданій до відзиву відповіді ТОВ «УАПРОМ» вих. № 1152-ю від 15.07.2019 на адвокатський запит представника відповідача 1 б/н від 08.07.2019, при реєстрації на порталі користувач вказав, зокрема, наступну інформацію:

- назва сайту http://lexusjeans.com.ua/ інтернет-магазин «Natalex»;

- контактна особа Наталія Хлевнюк;

- юридична назва Фізична Особа-Підприємець Хлевнюк Н.В.

Приведені відомості вказують на те, що доменне ім`я «lexusjeans.com.ua» та, відповідно, включене до його складу позначення «lexusjeans», призначені для використання ФОП Хлевнюк Н.В. при наданні послуг інтернет-магазину. Подібні послуги охоплюються такими, наведеними в 35 класі МКТП, назвами послуг, як «представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу», «сприяння продажеві (посередництво)».

При цьому, міжнародна реєстрація знака № 752247 не містить послуг 35 класу МКТП та, відповідно, текст ліцензійного договору від 21.12.2015 про передачу права на використання знака для товарів і послуг не містить положень щодо надання відповідачем 1 дозволу ФОП Хлевнюк Н.В. використовувати спірний знак при наданні послуг 35 класу МКТП.

За таких умов суд дійшов правильного висновку, що немає підстав вважати, що реєстрація веб-сайту «lexusjeans.com.ua» була здійснена ФОП Хлевнюк Н.В. на виконання умов ліцензійного договору від 21.12.2015, тобто під контролем відповідача 1.

Разом з тим, судом першої інстанції доречно звернено увагу на ту обставину, що за змістом підпункту а) пункту 2 статті 197 Угоди про асоціацію використанням торговельної марки також вважається її використання у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована.

Таке ж положення регламентує абзац 5 пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» за яким знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Проте, позначення «lexusjeans», включене до складу доменного імені «lexusjeans.com.ua», очевидно і суттєво відрізняється від знака «Lexus» за міжнародною реєстрацією № 752247.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 197 Угоди про асоціацію використання торговельної марки має бути реальним, внаслідок чого докази, які подаються власником оспорюваної реєстрації, мають підтверджувати фактичне використання знака для відповідних товарів чи послуг на території України.

Водночас, укладення договорів купівлі-продажу товарів під торговою маркою «LEXUS», які виробляються відповідачем 1 у Туреччині, складання заявок на купівлю та прайс-листів на такі заявки, не здатні підтвердити фактичну присутність таких товарів на території України та, відповідно, дійсне використання відповідної торгової марки в Україні.

Оцінюючи надані відповідачем докази, як от укладений відповідачем 1 та ФОП Хлевнюк Н.В. договір купівлі-продажу від 09.01.2014, укладений відповідачем 1 та ФОП Хоменко Н.В. договір купівлі-продажу від 06.02.2017, предметом яких був продаж одягу торгової марки «LEXUS» виробництва відповідача 1, копій заявок ФОП Хлевнюк на купівлю товарів відповідача 1 за вказаними договорами та прайс-листи відповідача 1 для оформлення заявок на купівлю, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з такого.

У пункті 5.2. як договору купівлі продажу від 09.01.2014, так і договору купівлі-продажу від 06.02.2017 місцем передання товарів продавцем відповідному перевізнику є Туреччина.

Так, у пункті 20 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 по справі № 910/1546/19 зазначається, що поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Отже, такі докази слід розцінювати як такі, що свідчать про намір використовувати знак за спірною міжнародною реєстрацією в Україні, а не як докази його реального використання.

Щодо поданих відповідачем-1 товарних чеків, то положеннями статей 197, 198 Угоди про асоціацію, абзац 5 пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагається використання знака для товарів і послуг (торгової марки) власником свідоцтва (реєстрації) або іншою особою під його контролем.

Надані представником відповідача 1 копії товарних чеків, які стосуються одягу марки «LEXUS», в якості найменування особи, що їх видала, вказують В. А. Хоменко.

Водночас, документи, які передбачали б контроль відповідача-1, як власника знака за міжнародною реєстрацією № 752247, над використанням знака для товарів і послуг «LEXUS» з боку ФОП Хоменко В.А. у справі відсутні.

Крім того, серед наведеної в товарних чеках інформації не міститься відомостей про виробника товарів торгової марки «LEXUS».

Отже, внаслідок цього, такі документи не дають змоги встановити, що виробником вказаних у них товарів є відповідач 1 та, відповідно, не підтверджують, факт використання саме знака за міжнародною реєстрацією № 752247 в Україні його власником або іншою особою під контролем власника.

Водночас, відсутність серед матеріалів справи митних документів на підтвердження ввезення маркованих знаком «LEXUS» товарів відповідача 1 згідно з договором купівлі-продажу від 06.02.2017, тобто документів, які вказують на фактичне виконання цього договору відповідачем 1 та ФОП Хоменко В.А., не дозволяє суду оцінити товарні чеки в сукупності з іншими доказами та обґрунтовано припустити, що вказані в них товари спірної торгової марки походять саме від власника спірної міжнародної реєстрації знака.

Отже, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач 1 не довів належними доказами обставин щодо реального використання в Україні знака «LEXUS» за міжнародною реєстрацією № 752247 протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви про її дострокове припинення.

Разом з тим, зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку або наявності поважних причин невикористання покладається на відповідача 1.

Отже, суд першої інстанції вірно розтлумачив пункт С(1) ст.5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 відповідно до якого, якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов`язковим, то реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності.

У зв`язку з наведеним, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що вимога позовної заяви про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 752247 є такою, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до пункту 6 статті 5 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною на території Договірної сторони не може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони без надання власнику цієї міжнародної реєстрації в належний час можливості для захисту своїх прав.

Рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною повідомляється Міжнародному бюро.

Згідно з п.п. b) та c) правила 25 «Заява про внесення запису про зміну; заява про внесення запису про анулювання» Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та протоколу до цієї угоди, чинної з 01.01.2012: (b) З урахуванням підпункту (с), заява представляється власником або Відомством Договірної сторони власника; однак заява про внесення запису про зміну права власності може бути представлена через Відомство Договірної сторони або однієї з Договірних сторін, указаних у даній заяві згідно з пунктом (2)(a)(iv); (c) заява про внесення запису про відмову від охорони або анулювання не може бути представлена особисто власником, якщо відмова від охорони або анулювання впливає на будь-яку Договірну сторону, чиє зазначення на дату одержання заяви Міжнародним бюро регулюється Угодою; згідно з п. 3) ст.2 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків у цьому Протоколі посилання на "Відомство" або "Відомство Договірної сторони" означає посилання на відомство, якому Договірна сторона доручила реєстрацію знаків, а посилання на "знаки" означає посилання на товарні знаки і знаки обслуговування.

За змістом пункту 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838) Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого, державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до підпунктів 64), 69) та 72) пункту 4 вказаного Положення Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань: 64) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; 69) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства; 72) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Отже, суд першої інстанції правомірно задовольнив вимогу позивача зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку «LEXUS» № 752247 від 24.01.2001 щодо всіх товарів 25 класу МКТП, для яких його зареєстровано, та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації №752247 від 24.01.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У частині третій статті 13, частині першій статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 78 ГПК України встановлено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Частиною першою статті 79 ГПК України встановлено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідачем не подано жодних належних та допустимих доказів, що спростовують наведені у рішенні першої інстанції факти.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржуване рішення прийнято у відповідності до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є безпідставними, необґрунтованими та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, з огляду на що правових підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення місцевого господарського суду не вбачається.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Компанії Мурал Текстіл Ве Тіджарет Лімітед Сіркеті (Mural Tekstil Ve Ticaret Limited Sirketi) залишити без задоволення.

2.Рішення Господарського суду міста Києва від 06.11.2019 у справі № 910/951/19 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/951/19 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови підписано 29.01.2020.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді О.М. Остапенко

Б.М. Грек