УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

20.01.2020Справа № 910/564/20

За позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США; адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110)

До: 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м . Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код: 37508596)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» (65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 12; ідентифікаційний код: 40748323) та

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (49023, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код: 40932872)

Про визнання недійними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018, патентів України на промислові зразки № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

ВСТАНОВИВ:

Джек Деніел`с Пропертіз, Інк . , корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware) (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» (далі відповідач 2) та Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (далі відповідач-3) про визнання недійними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018, патентів України на промислові зразки № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

Звертаючись до суду із даним позовом позивач просить:

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 207145 від 25 грудня 2015 р. на знак для товарів і послуг «Блек Джек - грай по-дорослому», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 207145 від 25 грудня 2015 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 207146 від 25 грудня 2015 р. на знак для товарів і послуг «Май нейм із Джек. Блек Джек», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 207146 від 25 грудня 2015 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 242037 від 25 травня 2018 р. на знак для товарів і послуг «BLACK JACK SILVER», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 242037 від 25 травня 2018 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 249674 від 12 листопада 2018 р. на знак для товарів і послуг «BLACK JACK for all», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 249674 від 12 листопада 2018 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 249675 від 12 листопада 2018 р. на знак для товарів і послуг «BLACK JACK SILVER for all», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 249675 від 12 листопада 2018 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю патент України № 34689 від 12 червня 2017 р. на промисловий зразок «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 34689 від 12 червня 2017 р. на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю патент України № 35823 від 27 листопада 2017 р. на промисловий зразок «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ВІСКІ КОЛА «BLACK JACK», що

- належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 35823 від 27 листопада 2017 р. на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» припинити порушення прав інтелектуальної власності Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (Jack Daniel's Properties, Inc., corporation of Delaware State) на добре відому торговельну марку «Jack Daniel's» шляхом заборони використання схожих позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек», шляхом заборони нанесення даних позначень на етикетки та пляшки напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек»), заборони зберігання напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек») із зазначеним нанесенням позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек» з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек») з нанесеними на них позначеннями «BLACK JACK» та «Блек Джек», заборони використання позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек» в мережі Інтернет, зокрема, на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_9. ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11. ІНФОРМАЦІЯ_12. ІНФОРМАЦІЯ_13, а також шляхом заборони використання позначень «BLACK JACK» та «Блек Джек» у діловій документації, зокрема, у договорах, у листах, у специфікаціях, у рахунках, у накладних, у сертифікатах, у технічних умовах, у рецептурах;

- Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (49023, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, 7, ідентифікаційний код-- 40932872) усунути схожі з добре відомим знаком «Jack Daniel's» позначення «BLACK JACK/, та «Блек Джек» з напоїв алкогольних міцних «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» («Блек Джек»), з упаковок (етикеток) даних напоїв, з сайту у мережі Інтернет за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_14. ІНФОРМАЦІЯ_15. ІНФОРМАЦІЯ_16. ІНФОРМАЦІЯ_12. ІНФОРМАЦІЯ_12. з ділової документації, з договорів, з листів, зі специфікацій, з рахунків, з накладних, з сертифікатів, з технічних умов, з рецептур.

Також позивач просить покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» відшкодування усіх судових витрат у справі.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач вважає, що державна реєстрація Відповідачем 1 торговельних марок «Блек Джек - грай по-дорослому», «Май нейм із Джек. Блек Джек», «BLACK JACK SILVER», «BLACK JACK for all», «BLACK JACK SILVER for all» за свідоцтвами України № 207145, 207146, 242037, 249674, 249675 та промислових зразків «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК», «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ВІСКІ КОЛА «BLACK JACK» за патентами України № 34689, 35823 на ім`я Відповідача 2 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відомі торгівельні марки за свідоцтвами України № 207145, 207146, 242037, 249674, 249675, не відповідають умовам надання правової охорони, містять істотну складову частину «JACK/Джек», яка є імітацією, здатною викликати змішування із добре відомим знаком «Jack Daniel's».

Позивач зазначає, що фактичне використання усіх спірних торговельних марок на ринку для маркування алкогольної продукції міцних алкогольних напоїв «Солодових» (Солодовий) здійснюється саме Відповідачем З, на підставі укладених ліцензійних договорів із Відповідачем 2.

При цьому, як вже було встановлено Антимонопольним комітетом України та господарським судом у відповідних справах щодо дій недобросовісної конкуренції № 127-26.4/32-16 та № 910/16373/18 дії Відповідача 3 щодо використання відповідних позначень (етикеток) «BLACK JACK» є саме діями недобросовісної конкуренції по відношенню до, що можуть спричинити змішування на ринку, ввести в оману споживачів, породжуючи помилкові асоціації саме з Позивачем, його торговельними марками та всесвітньовідомою продукцією віскі «JACK DANIEL'S», яка маркується даними торговельними марками Позивача.

Крім того позивач вважає, що підлягають визнанню недійсними повністю у судовому порядку на підставі підпункту "в" п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року, так як їх було видано Відповідачем 1 внаслідок подання Відповідачем 2 відповідних заявок № s201700628, s201701808 саме з порушенням прав інтелектуальної власності Позивача на добре відомі торговельні марки «Jack Daniel'S», оскільки вказані промислові зразки включають до свого складу позначення «BLACK JACK», і яке є схожим настільки, що його можна сплутати з даними добре відомими торговельними марками, тобто, яке імітує дані торговельні марки, а їх фактиче використання на ринку у якості етикеток міцних алкогольних напоїв «Солодових» (Солодовий) «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver» виробництва Відповідача 3, у яких фактично використовуються саме спірні промислові зразки, з оформленням етикеток віскі «JACK DANIEL'S» Позивача, може ввести споживачів в оману, породжуючи асоціації саме з Позивачем, належними йому добре відомими торговельними марками, етикетками продукції віскі «JACK DANIEL'S», самою продукцією віскі «JACK DANIEL'S» та з існуванням можливості змішування товарів на ринку.

Відповідно до статті 170 Господарського процесуального кодексу України Будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України. Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Статтю 13 Закону України «Про міжнародне приватне право» Документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Згідно з частиною 2 статті 74 Закону України «Про міжнародне приватне право» на вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Так, як позивачем по даній справі є нерезидент, а саме Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware), Суд витребовує від позивача витяг з торгового реєстру для встановлення його правосуб`єктності.

Відповідно до частини 1 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

В абзаці 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне провадження призначене для розгляду справ, які через складність та інші обставини недоцільно розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до пункту 4 частини 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 3 даної статті передбачено, що Суд при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Розглянувши матеріали позовної заяви, Суд дійшов висновку, що вказану справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження, оскільки справа є складною з огляду на наявні в ній матеріали.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Керуючись статтями 12, 120, 121, 176, 177, 178, 181, 182, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 910/564/20

2. Розгляд справи № 910/564/20 здійснювати у порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі № 910/564/20 призначити на 25.02.20 о 17:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19. Повідомити, що явка сторін або їх уповноважених представників є обов`язковою, та про обов`язок сторін повідомляти суд про причини неявки.

4. Зобов`язати позивача надати у перше судове засідання витяг з торгового реєстру з офіційним перекладом на підтвердження правосуб`єктності позивача.

5. Встановити відповідачу строк подання відзиву на позов із урахуванням вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України - 15 днів з дня вручення ухвали, але не пізніше закінчення строку підготовчого провадження (60 днів з моменту винесення ухвали), у випадку продовження процесуального строку судом.

6. Запропонувати позивачу у строк 15 днів з моменту отримання відзиву, але в будь-якому разі до закінчення підготовчого провадження (60 днів з моменту винесення ухвали), у випадку продовження процесуального строку судом надати суду відповідь на відзив.

7. Повідомити учасників судового процесу, що подання ними клопотань, заяв з процесуальних питань та заяв по суті справи можуть бути подані до суду у строк до закінчення підготовчого провадження.

8. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України).

9. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

10. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Дата підписання: 20.01.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г. П. Бондаренко