судді Північного апеляційного господарського суду Грека Б.М.
у справі № 911/2674/17 за позовом Компанії "XIAOMI H.K. Limited" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Київська митниця Державної фіскальної служби України про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
Рішенням господарського суду Київської області від 25.09.2018 позовні вимоги задоволено, заборонено ТОВ "Ен-Ай-Ес" здійснювати розповсюдження товарів: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017 на території України, а також вирішено вилучити з цивільного обороту і знищити відповідний контрафактний товар.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" на рішення господарського суду Київської області від 25.09.2018 року у справі № 911/2674/17 задоволено; рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено; стягнуто з Компанії "ХІАОМІ Н.К. Limited" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" 4 800,00 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Компанія "XIAOMI H.K. Limited" оскаржила постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 у касаційній інстанції.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 15.07.2019 касаційну скаргу компанії "XIAOMI H.K. Limited" задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 у справі № 911/2674/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду з відповідними вказівками.

За наслідками розгляду 24.12.2019 прийнято постанову у складі: головуючий суддя Грек Б.М., судді: Поляков Б.М., Чорногуз М.Г. (повний текст виготовлено 02.01.2020) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" - задоволено. Рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі №911/2674/17 скасовано. Ухвалено нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог Компанії "XIAOMI H.K. Limited" відмовити в повному обсязі.

За правилами статті 281 Господарського процесуального кодексу України, постанова суду апеляційної інстанції від 24 грудня 2019 року була оформлена не суддею-доповідачем, а іншим суддею зі складу колегії суддів, оскільки судя-доповідач не згодний із вказаною постановою, про що викладається окрема думка наступного змісту.

Постанова Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 оргументовується наступним:

1) встановлена добросовісність набуття відповідачем права власності на спірний товар, та законність його ввезення на територію України; майно не може бути витребуване у

2) позивачем належним чином не доведено, що у нього наявні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за ліцензійною угодою;

3) твердження позивача про те, що ліцензійна угода не підлягала реєстрації відповідно до законодавства КНР, не підтверджується матеріалами справи;

4) оскільки спірний товар відсутній на митній території України, та у суду відсутня можливість ідентифікувати вказаний товар.

Із такими висновками постанови Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 не погоджуюсь та з огляду на статтю 34 Господарського процесуального кодексу України висловлюю окрему думку.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія "XIAOMI H.K. Limited" є правовласником щодо торговельних марок: "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014).

Дані торговельні марки зареєстровані та охороняються для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, переліки яких наведені у свідоцтвах № 1177611, № 1173649 та № 1213534, зокрема серед них є мобільні телефони та планшетні комп`ютери.

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах господарської справи листами ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 25.01.2017, власником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" є Компанія "XIAOMI Inc.", іменована до 30.07.2013 як Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" (а. с. 88 - 93 у т. 1, а. с. 28 - 34 у т. 2).

З метою захисту прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за допомогою митних процедур, останні 23.02.2017 були внесені строком на 1 рік до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за номерами 3360, 3361 та 3362 (а. с. 26 у т. 2).

Київська митниця ДФС декілька різів зверталася до уповноваженого представника компанії (Шевченка О.А.) з листом, в якому повідомила, що ТОВ "Ен-Ай-Ес" як імпортером згідно з митною декларацію № UA125100/2017/320787 від 21.08.2017 було подано до митного контролю та митного оформлення товар торговельної марки "Xiaomi", внесений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 003360. Декларантом товарів вказано ТОВ "Сова-Брокер" (а. с. 53 у т. 1).

У зв`язку з наявними підставами вважати, що переміщення товару здійснювалося з порушенням прав інтелектуальної власності, з 22.08.2017 Київською митницею ДФС було прийнято рішення призупинити стороком на 10 робочих днів митне оформлення товарів (радіотелефонів торговельної марки "Xiaomi" системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт), поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA125100/2017/320787 від 21.08.2017.

Позивач посилаючись на ст.ст. 418, 420, 424, 426, 495 Цивільного кодексу України, ст. 155 Господарського кодексу України, ст.ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у позовній заяві зазначає, що йому надано виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтвах товарів і послуг. Представник зазначаэ, що товари, які відображені у вказаній вище митній декларації, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності, оскільки виробник товарів не продавав ТОВ "Ен-Ай-Ес" товари, що містять позначення торговельної марки "Xiaomi", товариство не укладало жодних договорів з правовласником та не отримувало дозволів (ліцензій) на право їх використання, отже відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі ст. 399 Митного кодексу України, можуть тлумачитись як контрафактні товари, імпорт яких, у відповідності до ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на територію України забороняється, оскільки зазначена продукція ввозиться ТОВ "Ен-Ай-Ес" з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки бренду "Xiaomi".

На підтвердження обгрунтованості своїх доводів щодо контрафактності товару, представником позивача було подано до суду:

- ліцензійну угоду про товарні знаки №МІ00672, укладену між Компаніями "ХIAOMI H. K. Limited" та "XIAOMI Inc.", за умовами якої сторони погодилися на використання товарного знака в областях, що виключають Китайську Народну Республіку, на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака (а. с. 69 - 72 у т. 2);

- лист від 22.11.2017, підписаний представниками Компаній "ХIAOMI H. K. Limited" та "XIAOMI Inc.", зі змісту якого вбачається, що між Компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" та Компанією "ХIAOMI H. K. Limited" існував квазідоговір, за умовами якого Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" мала право використовувати та субліцензувати належні компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" торговельні марки "Xiaomi", "Mi". 30.07.2013 назву Компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" було змінено на "XIAOMI Inc.". Після 30.07.2013 Компанія "XIAOMI Inc." продовжила та підтвердила свою співпрацю з Компанією "ХIAOMI H. K. Limited" шляхом укладення у письмовій формі офіційного ліцензійного договору про надання права на використання торгового знаку. Компанія "XIAOMI Inc." підтверджує та визнає початковий варіант договору про надання права на використання торгового знаку, укладеного між Компаніями "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" та Компанією "ХIAOMI H. K. Limited" (а. с. 152, 153 у т. 2);

- лист від 22.11.2017, підписаний представниками Компаній "ХIAOMI H. K. Limited" та "XIAOMI Inc.", за яким підтверджено, що Компанія "XIAOMI Inc." уповноважила Компанію "ХIAOMI H. K. Limited" використовувати та субліцензувати торгові марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" на підставі укладеного між сторонами ліцензійного договору про надання права на використання торгового знаку, який зареєстрований Компанією "XIAOMI Inc." та належить їй на території України, а також виконувати будь-які дії, які можуть бути необхідними для захисту авторських прав (а. с. 155, 156 у т. 2);

- спільну заяву Компаній "ХIAOMI H. K. Limited" та "XIAOMI Inc." від 25.10.2017 (яку слід розглядати в сукупності з листом, що на а. с. 158 у т. 2), згідно з якої Компанія "XIAOMI Inc." повідомила, що Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" є афілійованою компанією, яка представляє Компанію "XIAOMI Inc." для ведення бізнесу, зв`язків з партнерами, імпорту та розміщення продукції "Xiaomi", захисту бренду "Xiaomi" та вирішення інших питань в Україні (а. с. 74, 75 у т. 2);

- спільну заяву Компаній "ХIAOMI H. K. Limited" та "XIAOMI Inc." від 30.11.2016 за змістом якої вбачається, що Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" має всі законні права для використання та надання дозволів щодо торгових марок, які зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc.", оскільки Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" повністю підконтрольна Компанії "XIAOMI Inc." (а. с. 23 у т. 1);

- лист Компанії "ХIAOMI H. K. Limited" від 17.07.2017, відповідно до якого підтверджено, що Компанія не продавала та безпосередньо не постачала ТОВ "Ен-Ай-Ес" жодні моделі смартфонів Xiaomi, серед яких Хіаоmi Mi: 3 16 Gb, 4с 2/16 Gb, 4с 3/32 Gb, 4s 3/64 Gb, 5 4/128 Gb, 5s Plus 6/128, Хіаоmi RedMi - Note 2 32 Gb, Хіаоmi RedMi 2, Хіаоmi RedMi 3, Хіаоmi RedMi 3s 2/16 Gb, Хіаоmi RedMi 3s 3/32 Gb, Хіаоmi Мі Pad 2 (а. с. 35 у т. 1).

Оскільки, за твердженнями позивача, після проведення огляду відібраного зразка, імпортованої відповідачем продукції, а саме: радіотелефону системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb, було встановлено, що він має ознаки контрафактного, а зазначена в митній деларації № UA125100/2017/320787 від 21.08.2017 продукція імпортується (ввозиться) на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії "XIAOMI Inc." на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi", вказане стало підставою для звернення позивача до суду за захистом майнових прав правовласника вищевказаних торговельних марок.

У своїй апеляційні скарзі відповідач вказував, що товар (радіотелефони системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb кількістю 100 шт.), заявлений ним до митного оформлення згідно з митної декларації № UA125100/2017/320787 від 21.08.2017, був придбаний у Компанії "INNES INTERNATIONAL, INC" згідно контракту № 01-17 від 10.01.2017 в установленому законодавством порядку. В свою чергу, Компанія "INNES INTERNATIONAL, INC" придбала вищевказаний товар у Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co., LTD", яка є справжнім дистриб`ютором "Xiaomi", з повними правами, авторизацією та юридичним правом імпортувати, продавати, рекламувати та розповсюджувати авторизоване обладнання. Також відповідач зазначив, що має всі необхідні сертифікати та висновки, що підтверджують відповідність завезеного ним товару нормам та стандартам якості. Зауважив, що у відповідності до п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва втрачає виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак у випадку, коли товар із нанесеним на ньому знаком для товарів і послуг був введений в цивільний оборот, що мало місце в даній справі.

1) Щодо добросовісті набуття відповідачем спірного товару придбаного у Компанії "INNES INTERNATIONAL, INC" згідно з контрактом №01-17 від 10.01.2017, зазначаю наступне.

Документи, зокрема ті, які відповідач надав на підтвердження законності придбання товару у офіційного дистриб`ютора Компанії "XIAOMI Inc." Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD", не доводять правомірність використання відповідачем на заявлених до ввезення в Україну смартфонах торговельних марок бренду "Xiaomi", оскільки, на підставі довіреності від 23.08.2016, виданої Компанією "Xiaomi Communications CO., LTD" (яка є афілійованою організацією Компанії "XIAOMI Inc.") Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD", остання уповноважена бути дистриб`ютором Xiaomi з повними правами, авторизацією та юридичним правом імпортувати, продавати, рекламувати, розповсюджувати саме авторизованого обладнання, яким є аксесуари, техніка для дому, обладнання Інтернету, речей, роутери, ТВ, аудіо, пристрої для спорту, тощо, і лише на території Гонконгу (а. с. 115 у т. 2).

Крім того, вказане підтверджено також спільним листом Компанії "XIAOMI Inc." та Компанії "Xiaomi Communications CO., LTD" від 22.11.2017, з якого вбачається, що відповідно до довіреності, виданої 23.08.2016, строк дії якої завершився 07.08.2017, Компанія "Xiaomi Communications" уповноважила Компанію "Shenzhen Zealkeys" продавати певні продукти бренду "Xiaomi" (за виключенням будь-яких продуктів на базі смартфонів бренду "Xiaomi") виключно на території Гонконгу. Компанія "Xiaomi Communications" не надавала Компанії "Shenzhen Zealkeys" права на продаж продуктів на базі смартфонів бренду "Xiaomi" (а. с. 160 у т. 2).

Відповідачем не надано суду належних доказів щодо законності походження імпортованого товару та правомірності використання торговельної марки "Xiaomi", правовласником якої є позивач (дозволів на використання торговельної марки). Імпортований відповідачем на підставі митної декларації № UA125100/2017/320787 від 21.08.2017 товар (радіотелефони торговельної марки "Xiaomi" системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi4 2/16 Gb - 100 шт) є контрафактним, а імпорт даного товару здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку бренду "Xiaomi".

2) Щодо недоведенності позивачем наявності майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за ліцензійною угодою, зазначаю наступне.

Матеріалами справи підтверджено, що Компанія "XIAOMI Inc." (до 30.07.2013 іменована як Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd") є власником прав на словесні торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi", правова охорона яких поширюється на територію України.

Вказані торговельні марки мають міжнародну реєстрацію, тому набуття права інтелектуальної власності на них, за законодавством України, засвідчення свідоцтвом не вимагається.

Позивач (Компанія "ХIAOMI H. K. Limited") є афілійованою компанією, яка представляє Компанію "XIAOMI Inc." у відносинах бізнесу щодо імпорту (експорту) та розміщення продукції "Xiaomi", захисту бренду "Xiaomi" тощо, в тому числі на території України, що підтверджено листом від 25.10.2017.

Відновідно до тлумачення терміну, яке міститься у Словнику економiчних термiнiв, афілійована компанія - (англ. affiliated company) компанія, яка володіє пакетом акцій основної компанії в розмірі менше контрольного. Така компанія може виступати в якості філії або представництва основний, материнської компанії; при цьому материнська компанія бере участь в управлінні справами афілійованої на основі відповідного договору. Афілійована компанія часто створюється при перенесенні бізнесу в віддалений від розташування основної компанії регіон, при створенні транснаціональних корпорацій.

Відповідно до листа від 30.11.2016 та листа від 22.11.2017 підтверджено, що Компанія "XIAOMI Inc." уповноважила Компанію "ХIAOMI H. K. Limited" на використання та надання дозволів щодо торговельних марок, які зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc.", зокрема "Xiaomi", "Mi" та "RedMi".

Дозвіл на використання та субліцензування торгових марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" Компанією "XIAOMI Inc." було надано Компанії "ХIAOMI H. K. Limited" на підставі укладеної між ними ліцензійної угоди про товарні знаки, за умовами якої Компанії "ХIAOMI H. K. Limited" як ліцензіату надано невиключне право продавати, поширювати, розповсюджувати та рекламувати свої продукти, послуги і проводити інші пов`язані з цим види діяльності; вживати будь-які необхідні дії для збереження ліцензійного товарного знака та припинення будь-яких порушень, включаючи, але не обмежуючись, такими заходами, як спостереження, захист, розслідування, дізнання, подача заяви, затримання, внесення пропозицій, консультації, переговори, щоб зв`язатися з урядовими, неурядовими та напівурядовими організаціями, та вирішення інших питань, пов`язаних з сторонами, а також має право почати будь-яку необхідну юридичну процедуру або захід, в тому числі без судового розгляду, арбітражу, судового слухання, апеляції, примирення і т.д. безпосередньо або шляхом доручення адвокатам видавати листи, оголошувати і/або вживати дії, зазначені вище; без попередньої згоди відмовлятися, передавати або розпоряджатися ліцензованою інтелектуальною власністю.

Відповідно до частин другої та третьої розділу 2 ліцензійної угоди передбачено, що повні або часткові права, отримані Компанією "ХIAOMI H. K. Limited" відповідно до угоди, можуть бути субліцензовані. Якщо це не дозволено письмовим дозволом ліцензіара або ліцензіата, субліцензована третя сторона не має права повторно ліцензувати права іншим сторонам.

Ліцензіар зобов`язаний надати ліцензіату матеріали, пов`язані із зареєстрованим товарним знаком.

За приписами розділу 1 ліцензійної угоди сторони домовилися на використання товарного знака в областях, що виключають Китайську Народну Республіку, на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака. Якщо сторони не домовилися про інше, об`єкт цієї угоди повинен включати всі зареєстровані товарні знаки, що належать ліцензіару, а також товарні знаки, що будуть зареєстровані протягом терміну дії цієї угоди.

Розділом 3 ліцензійної угоди визначено, що термін дії угоди починається 07.04.2010 та залишається в силі і діє до 06.04.2020.

В процесі розгляду справи було встановлено, а також підтверджено Компаніями "XIAOMI Inc." та "ХIAOMI H. K. Limited" у листах від 22.11.2017, що ліцензійна угода була підписана між сторонами після того, як Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" змінила назву на "XIAOMI Inc."

До цього між Компанією власником торговельних марок ("Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd") та Компанією "ХIAOMI H. K. Limited" відносини щодо використання останньою набутих власником прав на торговельні марки регулювалися квазідоговором.

Таким чином, підписавши ліцензійну угоду у вищевказаній редакції, сторони поширили сферу її дії на правовідносини, які існували між Компаніями до реального моменту її укладення, в тому числі на правовідносини щодо використання позивачем товарних знаків, що будуть зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc." протягом усього терміну дії цієї угоди, що не суперечить її умовам.

З огляду на вказані обставини, на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та в наявних у матеріалах господарської справи листах ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 25.01.2017, власником торговельних марок "Xiaomi" та "Mi", зареєстрованих 28.11.2012, визначено Компанію "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd", а торгівельної марки "RedMi", зареєстрованої 23.04.2014, - Компанію "XIAOMI Inc.".

Таким чином, оскільки міжнародна реєстрація торговельних марок Компанії "XIAOMI Inc." відбулася в період дії ліцензійної угоди, то зважаючи на її умови, що погоджені між сторонами, та те, що ліцензійна угода станом на день розгляду спору в суді залишається чинною, а Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" є законним правовласником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi", право на використання яких набуте ним на підставі укладеної з Компанією "XIAOMI Inc." ліцензійної угоди.

Більш того, в матеріалах господарської справи міститься лист від 22.02.2018, яким підтверджено, що ліцензійна угода, укладена між Компаніями "XIAOMI Inc." та "ХIAOMI H. K. Limited" повністю відповідає законам і правилам Китаю, в тому числі в частині відсутності реєстрації торговельної марки, оскільки станом на момент укладення ліцензійної угоди, вимога щодо подачі заявки про реєстрацію торговельної марки була необов`язковою (а. с. 18, 19 у т. 4).

3) Щодо необхідності реєстрації ліцензійної угоди та необхідності приведення її до законодавства КНР, зазначаю наступне.

Щодо порядку оформлення як самостійної ліцензії, так і ліцензійного договору, законодавець передбачає, що воно має відбуватись у письмовій формі. Відповідно до ч. 1. ст. 1114 ЦК України ліцензія та ліцензійні договори не підлягають обов`язковій державній реєстрації, а її відсутність не впливає на обсяг та чинність прав сторін, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом порушеного права. Однак, така реєстрація може здійснюватись на вимогу як ліцензіара, так і ліцензіата. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об`єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

В свою чергу «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» від 08.03.2001 № 576 (в редакції на момент вчинення правочину) розглядає реєстрацію ліцензійних договорів виключно як добровільний акт сторін, що не впливає на чинність їхніх прав.

Тобто, відсутність чіткого законодавчого врегулювання питання державної реєстрації ліцензій та ліцензійних договорів про передачу виключних майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності дає право сторонам самостійно прийняти таке рішення. В свою чергу, що така реєстрація може слугувати допоміжним засобом гарантування дотримання прав та обов`язків як ліцензіаром так і ліцензіатом, підтвердженням факту існування ліцензії для третіх осіб.

Отже, при розповсюдженні продукції зазначеної в ліцензійному договорі, сторони повинні керуватись законодавством країни на території якої розповсюджується товар, відповідно, нормами законодавства України ліцензійні договори не підлягають обов`язковій державній реєстрації.

4) Оскільки спірний товар відсутній на митній території України, та у суду відсутня можливість ідентифікувати вказаний товар, зазначаю наступне

Для того щоб відповісти на це питання, необхідно дослідити ланцюг постачання спірного товару від правовласника до Відповідача. Так в ході розгляду справи, судами досліджувався ланцюг придбання спірного товару. Відповідач зазначав, що спірний товар було придбано ним у компанії INNES INTERNATIONAL, яка в свою чергу придбала його у «справжнього дистриб`ютора ХІАОМІ» компанії Shenzhen Zealkeys Sci-tech Со., LTD. На підтвердження прав дистриб`ютора відповідачем було надано лист авторизації на компанію Shenzhen Zealkeys Sci-tech Со., LTD.

По-перше, «Лист авторизація» який начебто підтверджує статус дилера Хіаоті, був підписаний не власниками ТМ ХІАОМІ, а зовсім іншою особою, а саме компанією Хіаоті Communications СО., LTD, яка не є власником торгівельних марок бренду ХІАОМІ. Жодних даних, що вказана компанія має право на продаж смартфонів торгівельних марок «Хіаоті», «Мі» або «Redmi» до суду жодної з інстанцій надано не було.

По-друге, відповідно до «листа авторизації» п. 1 вказано, що Shenzhen Zealkeys Sci-tech Со., LTD має право продавати лише «аксесуари, техніку для дому, роутери, ТВ, аудіо, пристрої для спорту, тощо». Зауважуємо, що мобільні телефони та смартфоні у цьому переліку відсутні. Більш того відповідно до п. а) такого «листа» авторизованими (тобто дозволеними для розповсюдження) територіями е тільки Гонконг, а не Україна.

По-трете, Крім того, на підтвердження того, що Shenzhen Zealkeys Sci- tech Со., LTD не могла продати спірні смартфони Відповідачу, в матеріалах справи міститься спільний лист правовласника торгівельних марок «Хіаоті», «Мі» та «Redmi» компанії Хіаоті inc. та Хіаоті Communications Со., Ltd, відповідно до якого чітко зазначається, що власник вказаних торгівельних марок не поставляв продукцію на базі смартфонів зазначеному дилеру, та взагалі прав на продаж продукції на базі смартфонів у зазначено дилера немає.

Від так, дослідити походження спірного товару є неможливим, але очевидним є той факт, що цей спірний товар не вводився в обіг зі згоди правовласника. Походження спірного товару взагалі не вдалось встановити, але є очевидним що спірний товар не був ведений в обіг зі згоди правовласника.

Відповідно до Митного кодексу України, контрафактними товарами є товари, що містять об`єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Згідно із ч.б ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за. умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороіиїти таке використання у зв`язку з подальшілм продажем, товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення: його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зокрема зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти використовувати знак без його згоди не поширюється на випадки використання знака для товару, введеного в цивільний оборот саме під цим знаком власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підтсав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару (зокрема, у разі зміни або погіршення стану товару введення його в цивільний оборот).

Під терміном вичерпання прав слід розуміти, що виробник (правовласник) товару під власною маркою втрачає право експлуатації торгової марки після першого продажу, що дає можливість новому власнику товару не тільки реалізувати такий товар під торговою маркою , якою володіє виробник і рекламувати його під такою торговою маркою. Однак, варто зазначити, що права на знак вичерпуються в певних випадках. Існують три режими (виду) вичерпання виняткових прав: національний, регіональний та міжнародний. Залежно від територіальності, на якій відбувається реалізація товарів, розрізняють:

- міжнародний (незалежно від того, де товар був введений в цивільний оборот, правовласник не має права забороняти використання своєї торгової марки по відношенню до даного товару);

- регіональний (якщо вказане право вичерпується на території певного регіону, де товар був введений в цивільний оборот);

- національний (в разі, якщо вільне використання товару на території певної держави може здійснюватися тільки після того, як він буде введений в цивільний оборот саме цієї держави).

Як вже зазначалось вище, встановити походження вказаного товару є неможливим, адже власник не продавав спірний товар «дилеру Сяомі», а відтак є очевидним, що спірний товар не було введено в обіг правовласником. Відповідач не надав жодних доказів зворотнього. Навпаки, Відповідачем були надані документи, які начебто підтверджують якість та безпеку вказаного спірного товару, а саме копії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, висновку УЧН та декларації відповідності, що містять різні дані про виробника вказаної продукції. Крім того, спірний товар, який було розмитнено, скаладється зі 100 одиниць одного і того самого товару, а саме смпртфони Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb. Зокрема, у цих документах в якості виробників по черзі

зазначаються три різні юридичні особи:

1) XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD

2) BEIJING XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD

3) Beijing XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD

За таких обставин, спірний товар, походження якого не відоме, не був введений в цивільний

оборот зі згоди правовласника, а отже пункт 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в даному випадку застосовуватись не може.

Звідси випливає, що наявні в матеріалах справи докази та зроблені господарським судом в процесі розгляду справи висновки доводять, що позивач належними та допустимими документами обґрунтував заявлені в суді позовні вимоги, в той час як доводи відповідача з приводу законності ввезення на територію України товару, маркованого торговельними марками бренду «Xiaomi», офіційним дистриб`ютором якого є позивач, не підтверджені документально.

Отже, апеляційну скаргу слід було залишити без задоволення, а судове рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 без змін.

Суддя Б.М. Грек

Текст окремої думки виготовлено "08" січня 2020 р.