УХВАЛА

17.12.2019Справа № 910/12047/19
за позовом ОСОБА_3 (ОСОБА_3 )

до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання

вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 (ОСОБА_3) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що відповідачем прийнято незаконне рішення від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, яке залишене чинним рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.06.2019 №1071, яким вказане рішення було затверджене, а також зобов`язати відповідача прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду за цією позовною заявою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 суд ухвалив: позовну заяву ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів сплати судового збору у розмірі 7684,00 грн. (оригінал платіжного документа з підписом відповідального виконавця та відбиткою штампа банку; платник - ОСОБА_3 (ОСОБА_3 ); встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

19.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Разом з тим, до позову позивачем долучено клопотання про витребування у відповідача належним чином засвідчені копії матеріалів заявки № m 2016 13429 та копії матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429 включаючи оригінали речових доказів, які були долучені до матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Так, з огляду на предмет та підстави позову у справі, докази, зазначені позивачем у клопотанні, є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, відтак, суд доходить висновку про обґрунтованість клопотання позивача та задовольняє дане клопотання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 22.10.2019; витребувати у відповідача належним чином засвідчені копії матеріалів заявки № m2016 13429 та копії матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429 включаючи оригінали речових доказів, які були долучені до матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429.

11.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло два клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

16.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

17.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

22.10.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та відкладення підготовчого засідання з підстав необхідності отримання позивачем та надання до суду додаткових доказів.

У підготовче засідання 22.10.2019 прибули представники сторін.

Представник позивача підтримав клопотання про відкладення розгляду справи, яке 22.10.2019 надійшло через відділ діловодства суду, заявив клопотання, у якому просив суд зобов`язати відповідача надати відповіді на запитання, що містяться в позові у спосіб, встановлений чинним законодавством та заявив клопотання про перенесення підготовчого засідання з метою ознайомлення з матеріалами справи та надання позивачу можливості підготувати та подати відповідь на відзив.

Представник відповідача підтримав заяву про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, представник позивача залишив вирішення питання щодо вказаної заяви на розсуд суду.

Розглянувши в підготовчому засіданні заяву про залучення до участі у справі Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача та заяву Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, суд зазначає наступне.

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У вирішенні відповідного питання щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, суд з`ясовує, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Так, обґрунтовуючи вказані заяви, як відповідач, так і Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» зазначають, що у разі задоволення позову рішення у даній справі може створити обов`язки для Укрпатенту, а саме щодо проведення експертизи за заявкою № m 2016 13429 з урахуванням рішення суду та виконання рішення суду в частині підготовки до державної реєстрації знака для товарів та послуг, внесення відповідних відомостей до державного реєстру та забезпечення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Суд зазначає, що з огляду на предмет та підстави позову у справі № 910/12047/19, доводи відповідача та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» є обґрунтованими, тому суд дійшов висновку щодо необхідності залучення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, відтак, зазначені заяви підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на необхідність залучення до участі у справі третьої особи, враховуючи клопотання позивача про перенесення підготовчого засідання, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Ухвалою суду від 22.10.2019 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»; зобов`язати позивача надіслати залученій третій особі позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду; зобов`язати відповідача надіслати залученій третій особі відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду; запропонувати третій особі подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву; підготовче засідання відкласти на 03.12.2019.

25.10.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів.

02.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшли пояснення по справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли заперечення проти висновку експерта у справі, додаткові докази, пояснення щодо призначення експертизи у справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача заява про остаточне визначення предмету спору, додаткові документи.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого третя особа просить суд призначити судову експертизу та поставити такі питання:

Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички»?

Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя»?

У підготовче засідання 03.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.12.2019.

10.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 17.12.2019.

У підготовче засідання 17.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

Розглянувши клопотання позивача про призначення судової експертизи, судом встановлено наступне.

Виходячи з предмету та підстав позову, для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Так, 22.10.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, зокрема висновку експерта №1-10/2019 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем.

В той же час, відповідач та третя особа зазначають, що вказаний висновок містить цілий ряд недоліків, які не дозволяють використати його у якості засобу доказування та вказують на те, що даний висновок є необгрунтованим, методично некоректним та таким, що викликає сумніви у його правильності.

Дані твердження обґрунтовані наступним.

Висновок експерта № 1-10/2019 складений на замовлення позивача та на підставі матеріалів, наданих безпосередньо позивачем, а не матеріалів судової справи № 910/12047/19, до складу яких увійшли не всі матеріали, наявні в судовій справі. Більше того, Висновок експерта № 1-10/2019 складений на підставі нових, додаткових доказів, наданих позивачем лише для експерта, які не містяться в матеріалах судової справи, а саме: на 2 сторінці Висновку у переліку наданих матеріалів та зразків під номером 18 зазначено - «Флеш-накопичувач Transcend із записом фотознімків люльок, люльок разом з мундштуками, тютюнарок, сигаретниць, попільниці та портсигарів», при цьому повний вміст такого доказу, як флеш-накопичувач Transcend є невідомим ні суду, ні учасникам справи. Таким чином, відповідач та третя особа зазначають, що експерт проводив дослідження без врахування всіх матеріалів судової справи, та більше того, з урахуванням тих доказів, які не містить судова справа, а тому висновок експерта не можна оцінити як достовірний доказ в розумінні статті 78 Господарського процесуального кодексу України.

Також відповідач та третя особа зазначають, що при наданні відповідей на питання експертом не брався зміст всіх зазначених методичних рекомендацій, виходячи із посилань у тексті висновку. Крім того, Методика, зазначена під номером 8 списку літератури (стор. 4), датована 2017 роком, тобто експертом було використано джерело, яке датоване пізніше дати подання заявки № m 2016 13429.

Крім того, відповідач та третя особа вказують, що при дослідженні позначення за заявкою m 2016 13429 експерт дійшов висновку, що воно «є об`ємним (тривимірним) позначенням, що відображає форму запальнички», проте такий висновок експерта протирічить та не узгоджується з його іншими висновками, бо якщо це форма запальнички, то вона є або реалістичним зображенням товару, або нереалістичним (фантазійним) зображенням товару «запальничка», але експертом було зроблено висновок, що позначення - «форма запальнички» не є реалістичним зображенням для товарів «запальнички» та є фантазійним щодо всіх товарів «курильне приладдя», крім запальничок. По тексту всього висновку експерт жодного разу не досліджує саме заявлене позначення, що є насправді схематичним зображенням запальнички, а досліджує та будує свої висновки на підставі саме дослідження інших об`єктів - запальничок у вигляді товару в кольоровому виконанні, відповідній формі, які містять додатково ще й словесно-зображувальні позначення (ВІС, Cricket, Lion та інші). Експерт залишив поза увагою той факт, що заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару самостійно та безпосередньо не використовується позивачем при реалізації своїх товарів. Досліджувані експертом матеріали свідчать про використання малюнків та фотографічних зображень запальничок у комбінації з написом «ВіС», іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні. Оскільки заявлений об`ємний знак є лише схематичним зображенням товару, тому досліджені експертом матеріали не дозволяли оцінити надані матеріали в якості належних доказів використання заявленого знака.

Крім того, відповідач та третя особа вказують, що при відповіді на питання 2 експерт досліджував додаткові докази, надані позивачем, ніж ті, що містяться в матеріалах судової справи, а тому його висновок є таким, що узгоджується з матеріалами судової справи, а також експерт у висновку встановлює відсутність підстав для відмови за дещо іншими підставами, які не були підставами висновку про його невідповідність умовам надання правової охорони та відповідно - не були підставами оскаржуваних рішень.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням мотивованих заперечень відповідача та третьої особи стосовно поданого позивачем висновку, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/12047/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички»?

2.2. Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя»?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на відповідача. Зобов`язати відповідача провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

5. Матеріали справи № 910/12047/19 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

6. Зобов`язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева