РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019Справа № 910/9433/17
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., при секретарі судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт"

Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Представники:

від позивача: Марченко Л.Є.

від відповідача 1: не з`явився

від відповідача 2: Коломійцев Л.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Київгума" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" та Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум", у якому просило заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua; вилучити з цивільного обороту вироби "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум"), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок "Грілка гумова".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 (суддя Мандриченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 позов задоволено частково. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China). Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua. У задоволенні іншої частини позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду від 20.11.2018 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 у справі за № 910/9433/17 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду.

За наслідками проведеного повторного автоматизованого розподілу справу №910/9433/17 передано судді Картавцевій Ю.В.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 суд ухвалив прийняти справу № 910/9433/17 до розгляду; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 18.12.2018.

18.12.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, згідно з якою позивач просить позовні вимоги позивача прийняти в уточненому вигляді: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua.

18.12.2018 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про призначення судової експертизи та про зупинення провадження у даній справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №757/35811/18-ц.

У підготовче засідання 18.12.2018 з`явились представники позивача та відповідача 2, представник відповідача 1 у підготовче засідання не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання представника відповідача 2 про зупинення провадження у справі, судом відмовлено в його задоволенні.

Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 18.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 15.01.2019.

29.12.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшли дві аналогічні за змістом заяви про часткову відмову від позовних вимог, згідно з якими позивач просить прийняти відмову від позовних вимог в частині вилучення з цивільного обігу товарів, введених в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності позивача та прийняти позовні вимоги позивача в уточненому вигляді: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua.

14.01.2019 до суду від представника відповідача 2 надійшли два аналогічних електронних повідомлення №1 про проведення судового засідання за відсутності представника.

У підготовче засідання 15.01.2019 представники сторін не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомили.

Розглянувши заяву позивача про часткову відмову від позову, яка подана у двох примірниках, а також заяву про уточнення позовних вимог, подану 18.12.2018, що фактично є також заявою про часткову відмову від позову в частині вилучення з цивільного обігу товарів, введених в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності позивача, суд ухвалив закрити провадження у справі у цій частині з підстав, викладених в ухвалі суду від 15.01.2019.

Розглянувши клопотання відповідача 2 про призначення експертизи, суд дійшов висновків про необхідність призначення у даній справі судової експертизи, у зв`язку з чим вказане клопотання відповідача 2 судом було задоволене.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 суд ухвалив, зокрема: призначити у справі №910/9433/17 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; зупинити провадження у справі № 910/9433/17 на час проведення експертизи.

14.03.2019 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання № 4531/19-53 про надання додаткових матеріалів, а саме: належним чином завірених матеріалів заявки № s 2013 02486 від 02.09.2013, на підставі якої було видано патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Грілка гумова", в тому числі, опис до промислового зразка "Грілка гумова" (8 варіантів) за патентом України № НОМЕР_1.

З метою розгляду клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 4531/19-53 про надання додаткових матеріалів, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі.

Відповідно до ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом, викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/9433/17; зобов`язати сторони у строк до 26.03.2019 надати суду матеріали, що необхідні для проведення судової експертизи у даній справі, а саме: належним чином завірені матеріали заявки № s 2013 02486 від 02.09.2013, на підставі якої було видано патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Грілка гумова", в тому числі, опис до промислового зразка "Грілка гумова" (8 варіантів) за патентом України № НОМЕР_1.

Разом з тим, з огляду на призначення судової експертизи відповідно до ухвали суду від 15.01.2019, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 провадження у справі зупинено.

27.03.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання, у якому він зазначив, що не може виконати вимоги ухвали суду від 18.03.2019, оскільки ТОВ "Київгума" не є автором промислового зразка "Грілка гумова" та заявником на патент, а володіє виключними майновими правами на зазначений промисловий зразок на підставі договору, таким чином, у позивача відсутні матеріали заявки № s 2013 02486 від 02.09.2013.

Так, оскільки ухвалою суду від 18.03.2019 було задоволено клопотання експерта щодо витребування доказів, а сторонами, зокрема, позивачем який є власником патенту № НОМЕР_1 не надано у встановлений в ухвалі строк матеріали заявки № s 2013 02486 від 02.09.2013 на отримання цього патенту, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та на підставі ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надати матеріали зазначеної заявки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2019 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/9433/17; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у строк до 12.04.2019 надати суду матеріали, що необхідні для проведення судової експертизи у даній справі, а саме належним чином завірені матеріали заявки № s 2013 02486 від 02.09.2013, на підставі якої було видано патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Грілка гумова", в тому числі, опис до промислового зразка "Грілка гумова" (8 варіантів) за патентом України № НОМЕР_1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2019, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі № 910/9433/17 зупинено на час проведення експертизи.

26.04.2019 через відділ діловодства суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на виконання вимог ухвали надійшли документи по справі.

Листом № 01-1696/19 від 22.05.2019 матеріали справи № 910/9433/17 скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової експертизи.

22.08.2019 до відділу діловодства суду повернулися матеріали справи № 910/9433/17 без виконання ухвали суду від 15.01.2019 про призначення судової експертизи, оскільки станом на 08.08.2019 оплата за проведення експертизи у справі № 910/9433/17 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не надійшла.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2019 поновлено провадження у справі № 910/9433/17; підготовче засідання призначено на 17.09.2019.

У підготовче засідання 17.09.2019 з`явився представник позивача. Представники відповідачів у підготовче засідання не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 17.09.2019 оголошено перерву до 07.10.2019.

У підготовче засідання 07.10.2019 з`явився представник позивача. Представники відповідачів у підготовче засідання не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 07.10.2019 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 05.11.2019.

У судове засідання 05.11.2019 з`явились представники позивача та відповідача 2. Представник відповідача 1 у підготовче засідання не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 05.11.2019 оголошено перерву до 10.12.2019.

У судове засідання 10.12.2019 з`явились представники позивача та відповідача 2. Представник відповідача 1 у підготовче засідання не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 10.12.2019 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача 2 та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Громадянин України ОСОБА_1 є власником патенту на промисловий зразок "Грілка гумова" (у восьми варіантах), що засвідчується патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року.

30.12.2014 між позивачем (ліцензіат) та ОСОБА_1 (лінензіар) укладено ліцензійний договір про використання промислового зразка, відповідно до умов якого ліцензар надає ліцензіатові на строк дії цього договору виключну ліцензію на використання промислового зразка, який охороняється патентом № НОМЕР_1, на території України.

Відповідно до вищевказаного договору ліцензіат зобов`язується здійснювати всі необхідні заходи щодо захисту майнових та немайнових прав ліцензіара на промисловий зразок, які є предметом цього договору.

Як зазначає позивач, під час проведення ним моніторингу дотримання прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет на сайті http://granum.com.ua/ua/izdeliya-med-naznacheniya/catalog-medical-products/grelki-rezinovyie було виявлено факти порушення відповідачами прав інтелектуальної власності, а саме:

- факт підготовки до ввезення та самого ввезення ТОВ "Біоаналіт" в Україну з Китаю товару "Грілка гумова" ("Грілка гумова Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD Company (Room No 301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China) та її реалізації;

- факт пропозиції до продажу ТОВ HBП "ГРАНУМ" вказаного товару (грілки гумової, у т.ч. з назвою "Грілка гумова Гранум" тип. А, тип Б, ємністю 1, 2 та 3 літри) через веб-сайт http://granum.com.ua/ua/izdeliya-med-naznacheniya/catalog-medical-products/grelki-rezinovyie.

Судом встановлено, що ТОВ «Біоаналіт» звернулось до ТОВ «Укрмедсерт» з запитом №3/21/09 від 21.09.2015 стосовно проведення оцінки відповідності виробів медичних «Грілки гумові Гранум» вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (лист-відповідь ТОВ «Укрмедсерт» від 28.09.2015 №126 долучена до позову); відповідно до декларації про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, ТОВ «Біоаналіт» підтвердило, що продукція грілки гумові «Гранум» і пов`язана з ними продукція, що виготовляється Medtrue Enterprise Co. LTD Company, Room No 301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China, відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Судом встановлено, що на веб-сайті http://granum.com.ua/ua/izdeliya-med-naznacheniya/catalog-medical-products/grelki-rezinovyie міститься інформація про грілки гумові «Гранум», із зображеннм кожної з них, а також посиланнями на декларацію про відповідність, та прайс-лист, який можна завантажити. На вказаній веб-сторінці міститься посилання на ТОВ НВЛ «Гранум» та на контакти ТОВ НВЛ «Гранум».

Судом встановлено, що 11.12.2016 позивачем було придбано грілку гумову 3л компанії Medtrue Enterprise Co через мережу ТОВ "Пані Аптека" (№ 4 у місті Києві), що підтверджується копією фіскального чеку, долученого до позову.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на те, що грілка гумова виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD, яка ввозиться та реалізується на території України відповідачами, в т.ч. під торговельною маркою "ГРАНУМ", виготовлена з використанням промислового зразку "Грілка гумова" (8 варіантів), що засвідчується патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 26.08.2014, без отримання будь-яких прав на промисловий зразок. Таким чином, на думку позивача, відповідачі неправомірно використовують промисловий зразок "Грілка гумова", що засвідчується патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1, шляхом ввезення товару, виготовленого з використанням захищеного патентом промислового зразку та його продажу на території України.

За наведених обставин позивач просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China);

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "Грілка гумова" (у т.ч. з назвою "Грілка гумова "Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать промислові зразки.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 ЦК України).

Як встановлено судом, громадянин України ОСОБА_1 є власником патенту на промисловий зразок "Грілка гумова" (у восьми варіантах), що засвідчується патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року.

Як встановлено судом, 30.12.2014 між позивачем (ліцензіат) та ОСОБА_1 (лінензіар) укладено ліцензійний договір про використання промислового зразка, відповідно до умов якого ліцензар надає ліцензіатові на строк дії цього договору виключну ліцензію на використання промислового зразка, який охороняється патентом № НОМЕР_1, на території України.

Відповідно до вищевказаного договору ліцензіат зобов`язується здійснювати всі необхідні заходи щодо захисту майнових та немайнових прав ліцензіара на промисловий зразок, які є предметом цього договору.

За змістом ст. 464 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на промисловий зразок є: 1) право на використання промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

За змістом ч. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Статтею 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Направляючи дану справу на новий розгляд до суду першої інстанції, Верховний Суд у постанові від 20.11.2018 вказав, що для правильного вирішення даного судового спору слід з`ясувати повний перелік суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 (з урахуванням його новизни станом на час реєстрації та відповідно до кількості зареєстрованих варіантів - 8). Після того встановити суттєві ознаки спірних виробів та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка, враховуючи наявність 8-ми варіантів зареєстрованого промислового зразка та декількох різних (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, ємністю тощо) варіантів виробів, які використовувалися відповідачами. За результатами порівняння визначити певні вироби та варіанти зареєстрованого промислового зразка, де ознаки співпали.

За необхідності питання, пов`язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у певному виробі чи в іншому промисловому зразку (його варіанті), можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

Оскільки питання використання відповідного промислового зразка в контексті використання всіх суттєвих ознак промислового зразка потребує спеціальних знань, ухвалою суду від 15.01.2019 суд зокрема, ухвалив: призначити у справі №910/9433/17 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- які ознаки промислового зразка №НОМЕР_1 Грілка гумова, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26 серпня 2014 року, є суттєвими (щодо кожного з восьми зареєстрованих варіантів)?

- чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-1, 1 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №НОМЕР_1?

- чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-2, 2 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №НОМЕР_1?

- чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип А-3, 3 л всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №НОМЕР_1?

- чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-1, 1 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №НОМЕР_1?

- чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-2, 2 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №НОМЕР_1?

- чи використано у виробі Грілка гумова Гранум, тип Б-3, 3 л з кінцевиком всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №НОМЕР_1?

Вказаною ухвалою витрати на проведення експертизи покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" та зазначено, що у разі несплати витрат на проведення експертизи відповідачем 2, дану оплату може бути здійснено позивачем або відповідачем 1.

Разом з тим, 22.08.2019 до відділу діловодства суду повернулися матеріали справи №910/9433/17 без виконання ухвали суду від 15.01.2019 про призначення судової експертизи, оскільки станом на 08.08.2019 оплата за проведення експертизи у справі № 910/9433/17 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не надійшла.

Так, представник відповідача 2 вказав на високу вартість проведення судової експертизи, а представник позивача у судових засіданнях підтвердив відсутність наміру сплачувати вартість проведення судової експертизи та зазначив про розгляд справи за наявними матеріалами.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Так, оскільки позивач зазначає, що грілка гумова виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD, яка ввозиться та реалізується на території України відповідачами, в т.ч. під торговельною маркою "ГРАНУМ", виготовлена з використанням промислового зразку "Грілка гумова" (8 варіантів), що засвідчується патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 26.08.2014, суд вважає, що саме позивач повинен довести обставини щодо використання всіх суттєвих ознак промислового зразка, права на який він захищає, у відповідному виробі, тоді-як за відсутності належних та допустимих доказів у підтвердження вказаних обставин (висновку експерта з огляду на необхідність застосування спеціальних знань), твердження, покладені в основу підстав позову, вважаються недоведеними позивачем.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За наведених обставин, оскільки позивачем не надано належних доказів у підтвердження обставин, покладених в основу позову, позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на позивача з огляду на відмову в позові, витрати відповідача 1 по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги покладаються на позивача, витрати відповідача 2 по сплаті судового збору за розгляд касаційної скарги покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У позові відмовити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" (07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Кутузова, будинок 127; ідентифікаційний код: 35115248) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" (64207, Харківська обл., Балаклійський район, місто Балаклія, вул. 1 Травня, будинок 9; ідентифікаційний код: 38775688) витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у розмірі 7200 (сім тисяч двісті) грн. 00 коп.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" (07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Кутузова, будинок 127; ідентифікаційний код: 35115248) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія "Гранум" (63421, Харківська обл., Зміївський район, село Бірки, вул. Набережна, будинок 52; ідентифікаційний код: 31557962) витрати по сплаті судового збору за подання касаційної скарги у розмірі 9600 (дев`ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 20.12.2019

Суддя Ю.В. Картавцева