ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2019 р. Справа№ 910/7000/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Сотнікова С.В.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Лучка І.Ю. - довіреність б/н від 15.03.2017

від відповідача-1: Фінагіна В.Б. - довіреність № 2434-03/552 від 17.09.2019

від відповідача-2: Самборська Ю.Л. - договір б/н від 04.07.2019

від 3-ї особи-1: Лучка І.Ю. - довіреність № 391 від 16.03.2017

від 3-ї особи-2: Лучка І.Ю. - довіреність № 392 від 16.03.2017

від 3-ї особи-3: Лучка І.Ю. - довіреність № 390 від 15.03.2017

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Болградський виноробний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року

у справі № 910/7000/19 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Харчовик"

до 1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

2. Приватного акціонерного товариства "Болградський виноробний завод"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_1

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_2

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_3

про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року ПрАТ "Харчовик" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ПрАТ "Болградський виноробний завод" про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз.5 п.2 ст. 6, абз.2, 3 п.3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з огляду на що позивач просить суд визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг повністю та зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2019 року відкрито провадження у справі № 910/7000/19 та призначено її до розгляду, а також залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у справі №910/7000/19 позов задоволено повністю, визнано недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто з відповідача-2 на користь позивача судовий збір у розмірі 3 842,00 грн.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд виходив з того, що на дату подання заявки m201612574 від 07.06.2016 року комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_2" та зображувального елементу, не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2018 року недійсним.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ПрАТ "Болградський виноробний завод" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову в повному обсязі, посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Отрюх Б.В.

Ухвалою суду від 17.10.2019 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПрАТ "Болградський виноробний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у справі № 910/7000/19, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 31.10.2019 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.

Представник відповідача-1, в свою чергу, у відзиві на апеляційну скаргу просить її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

В судовому засіданні 31.10.2019 року представником відповідача-1 повідомлено суд про зміну найменування Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, яке прийнято судом до уваги та враховано в подальшому.

Ухвалою суду від 31.10.2019 року розгляд справи відкладено на 05.12.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України, викликано в судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним Висновку експерта № 161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2019 року у справі №910/7000/19, явку якого визнано обов`язковою, поставлено судовому експерту низку питань представника відповідача-1 та зобов`язано його надати суду обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

У зв`язку із перебуванням головуючого судді Остапенка О.М. з 02.12.2019 року по 06.12.2019 року у відпустці, ухвалою суду від 12.11.2019 року відкладено розгляд справи № 910/7000/19 на 12.12.2019 року та зобов`язано судового експерта Жилу Б.В. виконати вимоги ухвали від 31.10.2019 року у даній справі.

В судовому засіданні 12.12.2019 року представниками відповідачів було поставлено ряд питань судовому експерту Жилі Б.В., на які експертом було надано усні відповіді, а також надано суду письмові відповіді на питання, поставлені в ухвалі суду від 31.10.2019 року.

Ухвалою суду від 12.12.2019 року оголошено перерву у справі до 19.12.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли додаткові пояснення по справі, до якого долучено засвідчену належним чином копію Ліцензійного договору по надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг №22/03-16 від 22.03.2016 року та додаткової угоди до нього від 09.10.2018 року.

Крім того, в судовому засіданні 19.12.2019 року судом оглянуто оригінал Ліцензійного договору по надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг №22/03-16 від 22.03.2016 року та додаткової угоди до нього від 09.10.2018 року.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у даній справі та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог повністю відмовити.

Представник позивача та третіх осіб проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

19.12.2019 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у справі № 910/7000/19 - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

В силу ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є співвласниками знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвами України НОМЕР_1 від 17.05.2004 року та НОМЕР_3 від 27.02.2012 року, які зареєстровані для товарів 33 класу МКТП (знаки за свідоцтвами НОМЕР_1 та НОМЕР_3) та для послуг 35 класу МКТП (знак за свідоцтвом НОМЕР_1).

10.11.2014 року між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ліцензіар), ПАТ "Цюрупинське" (ліцензіат-1) та ПрАТ "Харчовик" (ліцензіат-2) укладено ліцензійний договір №5/14 (далі - Ліцензійний договір 1), відповідно до якого ліцензіар на строк дії даного договору надає ліцензіату-1 та ліцензіату-2 ліцензії на право використання в тому числі знаку для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_3 від 27.02.2012 року, а саме ліцензіату-2 надається виключна ліцензія для ексклюзивної реалізації алкогольної продукції, виробленої ліцензіатом-1 та позначеною знаками для товарів і послуг ліцензіара на території України та за її межами тощо.

В подальшому, 22.03.2016 року між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ліцензіар), ПрАТ "Харчовик" (ліцензіат-1) та ТОВ "Алколайн" (ліцензіат-2) укладено ліцензійний договір №22/03-16 (далі - Ліцензійний договір 2), відповідно до якого ліцензіар на строк дії даного договору надає ліцензіату-1 та ліцензіату-2 ліцензії на право використання в тому числі знаку для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 від 17.05.2004 року та НОМЕР_3 від 27.02.2012 року, а саме ліцензіату-1 надається невиключна ліцензія для виробництва алкогольної продукції, позначеної знаками для товарів і послуг ліцензіара та наступної реалізації на території України.

Пунктом 6.1. Ліцензійного договору 2 в редакції додаткової угоди від 09.10.2018 року передбачено, що договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2020 року.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об`єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 наведеної статті у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 1110 ЦК України).

Судом встановлено, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 19.12.2016 року визнано знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" добре відомим в Україні відносно ПрАТ "Харчовик", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для товарів 33 класу МКТП "вина; шампанське (вина ігристі); коньяк (бренді)" станом на 31.12.2014 року.

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_2 станом на 18.06.2019 року вбачається, що 10.01.2018 року за наслідками розгляду заявки № m201612574 від 07.06.2016 року було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_2" та зображувального елементу, для товарів 33 класу МКТП та видано свідоцтво НОМЕР_2, про що 10.01.2018 року було здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1/2018.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз.5 п.2 ст. 6, абз.2, 3 п.3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме знак відповідача-2 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, знаком, визнаним добре відомим, а також є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. З огляду на наведене позивач просить суд визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг повністю та зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Частиною 1 ст.15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Як зазначає позивач, він звернувся до суду за захистом свого права як співвласника добре відомого на території України знака "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Разом з тим, скаржник в апеляційній скарзі зазначає про відсутність у позивача за Ліцензійними договорами 1 та 2 права на звернення до суду за захистом прав інтелектуальної власності, оскільки таке право за договорами надано ліцензіату і ліцензіару-2.

Судом встановлено, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 19.12.2016 року визнано знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" добре відомим в Україні відносно ПрАТ "Харчовик", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для товарів 33 класу МКТП "вина; шампанське (вина ігристі); коньяк (бренді)" станом на 31.12.2014 року.

Крім того, відповідно до пунктів 2.7. Ліцензійних договорів 1 та 2, якщо треті особи порушують право власності на знаки, то ліцензіат і ліцензіар-2 мають право як спільно, так і окремо заявляти свої претензії до порушника або подавати позов до суду.

Судова колегія вищенаведене розцінює як технічну описку, оскільки серед сторін договору взагалі немає такої сторони як ліцензіар-2, а тому умови Ліцензійних договорів 1 та 2 слід розуміти таким чином, що позивачу надане право на звернення до суду.

Суд також зазначає, що третіми особами, які за умовами Ліцензійних договорів-1 та -2 є ліцензіатом (співвласниками) не надано будь-яких заперечень щодо зазначених доводів позивача.

За наведених обставин, беручи до уваги, що зазначені договори не визнавались недійсними, а також враховуючи факт звернення позивача до суду за захистом його прав на добре відомий знак, суд дійшов вірного висновку про доведеність позивачем наявності у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом.

Посилання скаржника на те, ліцензійний договір №22/03-16 від 22.03.2016 року не підписаний ліцензіатом-2, а відтак не може бути доказом на підтвердження права позивача не звернення до суду з даним позовом, судом апеляційної інстанції відхиляються, оскільки судом долучено та в матеріалах справи наявна засвідчена належним чином копія Ліцензійного договору по надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг №22/03-16 від 22.03.2016 року та додаткової угоди до нього від 09.10.2018 року, які містять в всі необхідні підписи сторін правочину.

Крім того, в судовому засіданні 19.12.2019 року апеляційним судом оглянуто оригінал Ліцензійного договору по надання дозволу на використання знаків для товарів та послуг №22/03-16 від 22.03.2016 року та додаткової угоди від 09.10.2018 року до даного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_2 станом на 18.06.2019 року, заявку на реєстрацію комбінованого знаку для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_2" та зображувального елементу, № m201612574 було подано 07.06.2016 року.

Таким чином, на дату подання заявки № m201612574 чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 09.04.2015 року.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в зазначеній редакції, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 "Підстави для відмови в наданні правової охорони" Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (ч. 3 ст. 6 "Підстави для відмови в наданні правової охорони" Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015 року).

На підтвердження позовних вимог позивачем надано суду висновок експерта №161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2019 року, складений судовим експертом Жилою Б.В., відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

- словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_2" у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 має самостійну розрізняльну здатність;

- відносно всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_2 знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати;

- відносно всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_2, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 та добре відомим в Україні знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що їх можна сплутати;

- при використанні щодо наведених у свідоцтві України НОМЕР_2 товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом може вводити в оману щодо особи виробника товарів.

Оцінюючи висновок експерта №161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В., який має вишу юридичну (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (Свідоцтво № 1065 видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 30.01.2022), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року.

У висновку зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 КК України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду у справі №910/7000/19.

Заперечення відповідача-2 про те, що висновок експерта №161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В., викликає сумнів у його правильності, судом правомірно не взято до уваги з огляду на наступне.

Відповідач-2 стверджує, що під час відповіді експерта на перше питання щодо розрізняльної здатності не було враховано факти використання досліджуваного знака його власниками.

У висновку зазначено, що розрізняльна здатність є невід`ємною ознакою торгівельної марки, за відсутності якої вона не спроможна виконувати свою індивідуалізуючи функцію - відрізнити товари або послуги одних осіб, від товарів або послуг інших осіб.

Так, під час надання відповіді на перше питання, експертом було проаналізовано знак на відповідність ознакам як позначень, що не мають розрізняльної здатності, а саме досліджено наступні допоміжні питання: дослідження розрізняльної здатності знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1; дослідження описовості знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначень, які вказують на вид товарів або послуг?; чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначень, які вказують на якість товарів або послуг?; чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 з позначень, які вказують на склад товарів або послуг?; чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначень, які вказують на кількість товарів?; чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначень, які вказують на властивості та/або призначення товарів?; чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначень, які вказують на цінність?; чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з позначень, які вказують на місце і час виготовлення чи збуту товарів та/або видових назв підприємств?)

При цьому, експертом зазначено, що при дослідженні знаків на предмет наявності у їх складі позначень, що вказують на той чи інший показник, функції або призначення товарів чи послуг, стосовно яких заявлені (зареєстровані) знаки, необхідно виходити з того, що такі вказівки обов`язково мають бути прямими, повинні мати безпосередній та конкретний характер. Так, в якості прикладу дійсно описового позначення, тобто такого, що містить безпосередню вказівку на географічне місце виготовлення товару, методичне джерело наводить позначення "Made in GDR" ("зроблено в НДР"). При цьому, наявність у складі знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 наведеного у називному відмінку слова "ІНФОРМАЦІЯ_2", за відсутності інших словесних елементів, безпосередньо вказує виключно на назву населеного пункту, а не на те, що маркований знаком товар походить з цього населеного пункту або цей населений пункт використовується для виробництва товару.

Для того, щоб визнати даний знак описовим, експертом у висновку зазначено, що необхідні додаткові розмірковування про те, що: знак заявлений або використовується для певного товару - вина; вино може виготовлятись у місті Болграді. Безпосередньо, без додаткових роздумів, така інформація може випливати, наприклад, зі словосполучень "зроблено в Болграді", або "вино з Болграда", "болградське вино" тощо, проте не з окремо взятого слова "ІНФОРМАЦІЯ_2", наведеного на зображенні знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Таким чином, єдиний словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_2" досліджуваного знака, є сугестивним (асоціативним, навідним), однак не описує безпосередньо характеристики товару або послуги.

Також, відповідач-2 зазначає, що твердження експерта стосовно того, що основними ознаками добре відомого знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" є фонетичні та смислові, а не графічні ознаки, є необґрунтованими.

Як вбачається з висновку, експертом зазначено: згідно з методичним джерелом: "Якщо порівнювані позначення виконані так званими "стандартними" шрифтами (на наш погляд більш точний термін використовують американці - "друковані знаки"), безумовно на перший план висуваються фонетичні та семантичні ознаки. У цих випадках графічні ознаки практично не впливають на розрізняльну здатність, а отже й не відіграють помітної ролі у змішуванні позначень", і як наслідок, експерт дійшов обґрунтованого висновку про те, що основними ознаками добре відомого знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" є, насамперед, фонетичні та смислові, а не графічні.

Більш того, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, судом апеляційної інстанції з власної ініціативи було викликано судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним Висновку експерта № 161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2019 року у справі №910/7000/19.

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції 12.12.2019 року представниками відповідачів було поставлено судовому експерту ряд питань, на які експертом було надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді на всі поставлені йому питання. Крім того, судовим експертом також надано письмові відповіді на поставлені йому питання, які долучено судом до матеріалів справи.

Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог законодавства, з урахуванням письмових відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак правомірно визнано судом першої інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Окрім наведеного, судом також взято до уваги, що представником скаржника зі свого боку іншого висновку експерта надано не було і клопотань про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності як у суді першої інстанції так і в апеляційному суді не заявлялось.

З огляду на наведене, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що на дату подання заявки m201612574 від 07.06.2016 року комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_2" та зображувального елементу, не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2018 недійсним.

За вказаних обставин, вимоги ПрАТ "Харчовик" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2018 року є доведеними та обґрунтованими належними та допустимими доказами, а отже підлягають задоволенню.

У зв`язку із задоволенням вимог про визнання свідоцтва НОМЕР_2 від 10.01.2018 року недійсним, позовні вимоги позивача про зобов`язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 10.01.2018 року та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" також підлягають задоволенню, оскільки є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійсним.

Звертаючись до суду апеляційної інстанції скаржник в апеляційній скарзі зазначає про порушення судом ч. 2 ст. 16 ГПК України, внаслідок чого до участі у справі долучено осіб, які не мають статусу адвоката, а судом розглянуто позовну заяву за підписом особи, яка не має права на звернення до суду, оскільки відомості про адвоката Картушина Д.М. на день подання позовної заяви та станом на дату звернення скаржника з апеляційною скаргою відсутні в Єдиному державному реєстрі адвокатів України.

Однак, вказані доводи задоволенню не підлягають з урахуванням наступного.

Згідно ч. 1 ст. 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника (ч. 3 вказаної статті).

Відповідно до ч. 1 ст. 58 ГПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Статтею 12 наведеного Закону передбачено, що особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката.

Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України (ч. 1 ст. 17 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Отже, особа набуває статусу адвоката з моменту отримання відповідного свідоцтва і закон не пов`язує факт внесення особи до Єдиного реєстру адвокатів України із набуттям відповідного статусу.

Згідно з ч. 4 ст. 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність ".

Положеннями статті 26 зазваного Закону визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Так, матеріали справи № 910/7000/19 містять копію довіреності б/н від 15.03.2017 року, яка видана генеральним директором ПрАТ "Харчовик" - І.І. Маркушевським. Зазначеною довіреністю уповноважено Картушина Д.М. здійснювати представництво ПрАТ "Харчовик", зокрема, в господарських судах. Строк дії довіреності - до 15.03.2020 включно.

Також до позовної заяви позивачем додано копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 6064 від 22.03.2018 року.

Відтак, представником позивача надано належні докази на підтвердження його повноважень здійснювати представництво ПрАТ "Харчовик" у справі №910/7000/19, зокрема і підписувати позов.

Відповідачем-2, в свою чергу, не надано та в матеріалах справи відсутні докази визнання свідоцтва адвоката №6064, виданого Картушину Д.М., недійсним або скасованим у передбаченому законом порядку.

Таким чином, колегія суддів не вбачає порушень місцевим господарським судом норм процесуального права в цій частині.

Посилання скаржника в апеляційній скарзі на порушення судом першої інстанції норм процесуального права щодо обов`язкового зупинення провадження у справі також є безпідставними та відхиляються судом з огляду на наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 227 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи (п. 4 ч. 1 ст. 229 ГПК України).

Зупинення провадження у справі - тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі. Йдеться про те, що господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: а) непідвідомчості; б) обмеженості предметом позову; в) неможливості розгляду тотожної справи; г) певної черговості розгляду вимог.

Як встановлено судом, відповідач-2 в суді першої інстанції звернувся з клопотанням про зупинення провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні Одеського апеляційного суду знаходиться справа №522/12935/17 за позовом ПрАТ "Болградський виноробний завод" до ПрАТ "Харчовик", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про, зокрема, скасування рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.12.2016 року та усунення перешкод в користуванні знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", а оскільки зазначена справа є пов`язаною зі справою №910/7000/19 та в межах її розгляду будуть встановлюватися факти, що мають значення для правильного вирішення справи № 910/7000/19, провадження у справі № 910/7000/19 має бути зупиненим до набрання законної сили рішенням у справі №522/12935/17.

Разом з тим, оскільки в матеріалах справи №910/7000/19 зібрані та наявні належні, допустимі, достатні та достовірні докази, що дозволяють суду самостійно встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду у господарській справі, то в даному випадку, з огляду на предмет спору, відсутня об`єктивна неможливість подальшого розгляду справи за відсутності рішення суду в цивільній справі №522/12935/17, про що правильно зазначив суд першої інстанції.

До того ж п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Водночас, необґрунтоване зупинення провадження у справі №910/7000/19 до розгляду Одеським апеляційним судом справи №522/12935/17 позбавило б позивача права на розгляд справи протягом розумного строку та призвело б до невиправданого затягування її розгляду, а також перебування учасників процесу в стані невизначеності, що свідчило б про порушення вищенаведених положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У зв`язку із задоволенням позовних вимог повністю судові витрати позивача по сплаті судового збору у відповідності до ст. 129 ГПК України правомірно були покладені на відповідача-2, що спростовує відповідні твердження апелянта.

Інші доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, щодо невідповідності висновків суду обставинам справи фактично зводяться до незгоди із висновком експерта, наданим позивачем, якому була надана оцінка судом апеляційної інстанції, а відтак не спростовують висновків суду щодо невідповідності знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.01.2018 року умовам надання правової охорони.

За вказаних обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

У зв`язку із залишенням апеляційної скарги без задоволення, судовий збір за її подання відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на відповідача-2.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Болградський виноробний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у справі №910/7000/19 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 року у справі № 910/7000/19 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі та третім особам.

4. Справу №910/7000/19 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 23.12.2019 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.В. Сотніков

Б.В. Отрюх