РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.11.2019Справа № 910/11309/18
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані"та 2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання частково недійсними свідоцтв та зобов`язання припинити дії, що порушують право.

Суддя Сташків Р.Б.

Секретар судового засідання Гукун Н.В.

Представники сторін:

від позивача - Ялі К.А.;

від відповідача-1 - не з`явилися;

від відповідача-2 - Запорожець Л.Г.

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указаний позов, з урахуванням останньої заяви Позивача про зміну предмету позову від 02.10.2019, у якому Позивач просить суд:

- визнати недійсними свідоцтва України № 226309 та № 226310 від 12.05.2017 в частині надання правової охорони щодо наступних товарів 1-го класу МКТП: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби; а також щодо усіх товарів 27-го класу МКТП, наведених у свідоцтвах № 226309 та № 226310;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними та внесення відповідних змін до свідоцтв України №226309 та 226310 від 12.05.2017 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність";

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" використання позначення ЭКО КЕНП в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет для наступних товарів: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві пересувні споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали, а також таких споріднених товарів: наливного епоксидного покриття підлоги; композиції епоксидні для наливних підлог; епоксидна ґрунтовка для бетонних основ; акрилова ґрунтовка - мембраноутворювач; кольоровий зносостійка декоративна наливна підлога на основі епоксидних модифікованих смол; кольоровий епоксидний зносостійкий состав для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий вододисперсійний епоксидний зносостійкий состав, для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий епоксидний зносостійкий состав, не містить розчинників, призначений для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях для пішохідних навантажень, руху візків на гумовому ходу слабкої та сильної інтенсивності; безкольоровий полімерний матеріал на епоксидній основі для ремонту і влаштування полімерних підлог; напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінювання, призначений для порозаполнення і лакування поверхні; вододисперсійний напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаповнення і лакування поверхні; глянцевий прозорий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаповнення і лакування поверхні; паропроникний вододисперсійний ремонтний склад, що застосовується по вологій основі; упрочнитель для бетону.

Вимоги позову мотивовані тим, що оскаржуваний знак зареєстровано для позначення у тому числі товарів, що є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак Позивача, за ознаками використання або складу. Також Позивач зазначає, що на його переконання існують дві самостійні підстави для оскарження знаків Відповідача-1: не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Фактично, Позивач стверджує, що знаки «ЕКО КЕНП» (свідоцтво №226309) та «ЭКО КЭНП» (свідоцтво № 226310) не відповідають умовам надання правової охорони, передбаченим п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме, є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України №91567, який належить Позивачу, та є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідач-2 вимоги позову відхиляє, так як за результатами експертизи заявок №№m201522297, m201522299 на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ЕКО КЕНП», «ЭКО КЭНП» було встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і на них не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст. 6 вказаного Закону. Відповідач-2 зазначає, що на підставі висновків кваліфікаційних експертиз про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно всіх заявлених товарів МКТП були прийняті рішення про реєстрацію знаків «ЕКО КЕНП», «ЭКО КЭНП» для товарів 01, 27 класів МКТП і видані свідоцтва України №226309 та № 226310.

Додані до позову висновки експертів від 11.10.2017 № 007-СІВ/17 та від 03.08.2018 Відповідач-2 відхиляє з тих підстав, що судові експерти досліджують спорідненість товарів, які маркуються позначеннями «ЕКО КЕНП», «ЭКО КЭНП» та використовуються Відповідачем-1 в мережі Інтернет та діловій документації, з товарами 19 класу МКТП за свідоцтвом України №91567 власником, якого є Позивач, але у висновках експертів відсутнє дослідження спорідненості товарів 19 класу МКТП за свідоцтвом України №91567, з товарами 01, 27 класів МКТП за свідоцтвами України №226309 та № 226310, власником яких є Відповідач-1. Щодо частини вказаних висновків про те, що позначення «ЕКО КЕНП» та «ЭКО КЭНП» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, то Відповідач-2 зауважує, що вони зроблені експертами на підставі відповіді на питання щодо схожості позначень, і Відповідач-2 не погоджується з такими висновками, оскільки критерій введення в оману має суб`єктивний характер, яка ототожнюється з помилкою, породженою недосконалістю пізнавальних здібностей людини і як такий, залежить від об`єму відповідних знань цієї конкретної людини споживача.

Інший наданий Позивачем висновок експерта від 24.09.2018 №017-ТТМ/18, яким встановлено часткову спорідненість між товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 226309, 226310, і товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 91567, Відповідач-2 також відхиляє через допущені помилки у методології, а саме, що враховуючи визначення та призначення деяких товарів 27 класу МКТП , як килими, рогожі, мати та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні), їх не можна вважати спорідненими товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстрований знак Позивача, а саме: будівельні матеріали неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; підлоги неметалеві; покриви (будівельні матеріали), оскільки вище зазначені товари 27 класу МКТП не відносяться до будівельних товарів та матеріалів та мають інше призначення та використання, здебільшого для декору (дизайну) та затишку оселі (килим - тканий виріб; мат - плетений настил; рогожа - цупка плетена тканина).

Позивач доводи Відповідача-2 відхиляє, оскільки на переконання Позивача Відповідач-2 намагається схилити суд до самостійного визначення питань, що потребують спеціальних знань, без надання іншого висновку відповідного фахівця, тобто перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. При цьому, Відповідач-2 не надає іншого висновку та не пропонує призначити іншу експертизу судом, у той час як вирішення питання щодо спорідненості товарів потребують спеціальних знань та досліджень ринку відповідних товарів.

Посилання Відповідача-2 на власний висновок, наданий під час прийняття рішення щодо реєстрації спірних знаків, Позивач вважає є необґрунтованим та непереконливим, оскільки зазначені висновки надано особою, правонаступником якої є Відповідач-2, тобто особою зацікавленою, і оскільки власне наслідки таких висновків і є предметом для судового оскарження у даній справі, тобто Відповідач-2 намагається довести правомірність свого рішення своїми ж висновками. Також Позивач зауважує, що отримання відповідних висновків є обов`язковою передумовою для реєстрації будь-якого знаку для товарів та послуг, і стаття 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає можливість визнання свідоцтва недійсним, не пов`язуючи таке право або його відсутність з дотриманням відповідних процедур під час реєстрації оскаржуваного знаку, а пов`язуючи таку можливість лише з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або з порушенням прав інших осіб. Тобто, припускаючи наявність підстав для оскарження незважаючи на будь-які формальні експертизи, проведені під час реєстрації, тому Позивач вважає, що наявність рішення компетентного органу про реєстрацію знаку не свідчить про відсутність обставин, які перешкоджали такій реєстрації.

Твердження Відповідача-2, що такі товари як «килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні)» не є спорідненими з товарами 19 класу МКТП, наведеними у свідоцтві Позивача (знаком «КЭНП» позначаються наливні підлоги, які є фінальним етапом облаштування підголи та несуть зокрема несучу та декоративну функцію), останній відхиляє, так як на його переконання експертом досліджувалось саме принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги, для чого слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, і дослідивши всі ці умови та обставини експерт дійшов протилежного висновку по відношенню до того, що стверджує Відповідач-2, який експертом не є.

Відповідач-1 вимоги позову та доводи Позивача відхиляє, оскільки на його переконання висновки експертів, на які посилається Позивач (№ 007-СІВ/17 від 11.10.2017, № 003 КНВ/18 від 03.08.2018 та № 017 7ТМ/18 від 24.09.2018) не стосуються порушених у позовній заяві питань, оскільки Позивачем було подано заяву про відмову від частини позовних вимог. Так, Відповідач-1 зауважує, що питання, поставлені судовим експертам згідно вказаних висновків, стосувалися виключно обставин використання Відповідачем-1 позначень «ЕКО КЕНП» та «ЭКО КЭНП» в мережі Інтернет та діловій документації, спорідненості товарів і послуг, для яких використовується позивача знак «КЭНП» та товарів для яких Відповідач-1 використовує позначення «ЕКО КЕНП» та «ЭКО КЭНП» в мережі Інтернет та діловій документації. Але надані Позивачем висновки експертів не висвітлюють питання спорідненості товарів, за якими зареєстровані знаки для товарів і послуг згідно Позивача (клас 19 МКТП) та Відповідача-1 (класи 1 та 27 МКТП). Тому Відповідач-1 вважає, що з урахуванням заяви Позивача про зміну предмету позову та скорочення позовних вимог вказані вище висновки експертизи не стосуються предмету доказування у цій справі.

Обґрунтування ж позовних вимог щодо обставин можливого використання «ЕКО КЕНП» та «ЭКО КЭНП» для товарів і послуг, на які поширюється правова охорона згідно свідоцтва № 91567, на думку Відповідача-1 не можуть бути підставою для скасування правової охорони на знаки для товарів і послуг, які зареєстровані за Відповідачем-1, та визнання спірних свідоцтв недійсними, оскільки вимоги Позивача щодо заборони використання знаків «ЕКО КЕНП» та «ЭКО КЭНП» є предметом розгляду іншої господарської справи № 910/4208/17.

Відповідач-1 проти розгляду судом висновку експерта №017-ТТМ/18 від 24.09.2018 заперечує, так як Позивачем не було надано об`єктивного пояснення у зв`язку із якими обставинами було подано відповідний доказ після подання позовної заяви, оскільки вказаний висновок датований вереснем 2018 року.

Проти вимог позову, з урахуванням заяви Позивача про зміну предмету позову, Відповідач-1 заперечує, так як товари та послуги Позивача та Відповідача не є спорідненими у розумінні вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки відповідно до переліку товарів МКТП 11-2017 по 19 класу відсутні будь-які композиції епоксидні для наливних підлог, оскільки вони були вилучені із вказаного переліку МКТП по 19 класу товарів, а композиції епоксидні відносяться до 1 класу і не відносяться та ніколи не відносились до 19 класу.

Відповідач зауважує, що за змістом ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з урахуванням ч. 4 ст. 5 цього Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру, і засвідчується свідоцтвом. В свою чергу, Позивачем було зареєстровано знак «КЕНП» 19 класу МКТП за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 91567 від 12.05.2008, але зі місту позовних вимог не вбачається використання Відповідачем вказаного знаку для категорії товарів віднесених до 19 класу МКТП. Тому Відповідач-1 вважає, що зареєстрований Позивачем знак товарів 19 класу МКТП за свідоцтвом № 91567 від 12.05.2008 не порушено Відповідачем виданими свідоцтвами України № 226309 та № 226310.

Позивач доводи відзиву Відповідача-1 відхиляє, так як по суті Позивач подав не заяву про зміну предмету позову, а заяву про відмову від частини позовних вимог, але Відповідач-1 намагається ввести суд в оману, ототожнюючи заявлені у даній справі вимоги з вимогами у іншій справі. Позивач зауважує, що Відповідач-1 використовує для позначення будівельних матеріалів три позначення: ЕКО КЕНП; ЭКО КЭНП; та ЭКО КЕНП , і предметом позову у справі № 910/4208/17 є заборона використання лише позначення ЕКО КЕНП для певного переліку товарів, а предметом позову у даній справі є (після часткової відмови від позову) вимоги визнати недійсним свідоцтва України: № 226309 та № 226310 від 12.05.2017 в частині надання правової охорони щодо наступиш товарів: килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні), та зобов`язання Відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними та внесення відповідних змін до свідоцтв України №226309 та №226310 від 12.05.2017 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова ясність», і також заборонити Відповідачу-1 використання позначення ЭКО КЕНП щодо переліку товарів.

Тобто, у даній справі та у справі №910/4208/17 йдеться про використання різних позначень: ЕКО КЕНП (у справі № 910/4208/17 ) та ЭКО КЕНП (у даній справі).

Надані висновки експертів Позивач вважає належними доказами, так як він посилається на схожість зареєстрованих знаків позивача (КЭНП) та Відповідача-1 (ЭКО КЭНП та ЕКО КЕНП), та спорідненість товарів, для яких зареєстровано знаки Позивача та Відповідача-1, що доводить висновком експерта щодо схожості знаків (пункт 2 висновку від 24.09.2018), та про спорідненість товарів (килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні) у свідоцтвах Відповідача-1 з частиною товарів, зазначених у свідоцтві Позивача, тому цей висновок на переконання Позивача стосується предмету спору та є доказом у справі. Позивач також пояснює, що даний висновок не міг бути поданий разом з позовом, так як був отриманий після нього.

Щодо вимог позову про заборону використання незареєстрованого позначення ЭКО КЕНП, то в цій частині Позивач зазначає, що доводить схожість позначення ЭКО КЕНП зі знаком Позивача КЕНП та (або) його оманливість, а також спорідненість товарів, для яких використовується позначення ЭКО КЕНП з товарами, наведеними у свідоцтві Позивача, і в цій частині в якості доказів Позивач обґрунтовує позов іншим висновком експерта - від 03.08.2018. На думку Позивача Відповідач-1 помилково ототожнює поняття «клас товарів» та «спорідненість товарів», оскільки спорідненими можуть бути товарі різних класів за МКТП, і, навпаки, товарі одного класу можуть не бути спорідненими.

Щодо оспорюваних свідоцтв Відповідача-1, то Позивач вважає належними доказами надані суду витяги з відкритого реєстру бази даних знаків для товарів та послуг по цим свідоцтвам, крім того, Відповідачем-1 вже була надано суду їх ксерокопії.

Судова експертиза, призначена судом за клопотанням Відповідача-1 ухвалою від 12.12.2018 проведена не була, оскільки сам Відповідач-1 не оплатив вартість дослідження.

Наданий Позивачем висновок від 03.09.2019 судом залучено до справи як такий, що відповідає вимогам ст. 98, 101 ГПК України, та враховуючи, що судова експертиза за клопотанням Відповідача-1 не була проведена оскільки сам Відповідач-1 не оплатив вартість дослідження, тобто, відсутній висновок судової експертизи з питань, по яким надав вказаний висновок експертизи Позивач.

Ухвалою від 27.11.2019 Відповідачу-1 судом було відмовлено у поновленні пропущеного процесуального строку для подання висновку експерта №14852 від 22.11.2019, і залишено цей висновок експерта без розгляду.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, які приймали участь у засіданнях, дослідивши надані докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником знаку для товарів і послуг № 91567 «КЭНП» і згідно свідоцтва (дата реєстрації знаку 12.05.2008) знак зареєстровано для товарів 19го класу МКТП, а саме: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві переміси і споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; грунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали.

10.05.2017 Відповідачем-2 за заявкою Відповідача-1 було зареєстровано знаки для товарів та послуг «ЕКО КЕНП» (свідоцтво №226309) та «ЭКО КЭНП» (свідоцтво № 226310, далі разом - оскаржувані свідоцтва) для позначення товарів 1 та 27 класу МКТП, а саме: 1) хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; 27) килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні).

Позивач стверджує, що оскаржуваний знак зареєстровано для позначення у тому числі товарів, що є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак Позивача, за ознаками використання або складу, та що оскаржувані свідоцтва Відповідача-1на знаки слід визнати недійсними, оскільки не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, і не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Фактично, Позивач стверджує, що знаки «ЕКО КЕНП» (свідоцтво №226309) та «ЭКО КЭНП» (свідоцтво № 226310) не відповідають умовам надання правової охорони, передбаченим п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме, є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України №91567, який належить Позивачу, та є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Окремо, суд зауважує, що порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

З метою з`ясування обставин, які мають значення для справи, а саме: чи є товари 01, 27 класів МКТП, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України № 226309 та № 226310 Відповідача-1, спорідненими з товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 91567 Позивача; чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 226310 Відповідача-1 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 91567 Позивача настільки, що їх можна сплутати; чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №226309 та №226310 Відповідача-1 такими, що не мають розрізнювальної здатності, і такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника товарів. Також, належить встановити, чи належить продукція «композиції епоксидні для наливних підлог ТМ «ЕКО КЕНП» («ЭКО КЕНП») до товарів 01 або 27 класів МКТП, на які поширюється охорона, надана знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 226310, і до якого класу МКТП для реєстрації знаків відносяться продукція «Еко композиції епоксидні для наливних підлог ТМ «ЕКО КЕШІ» («ЭКО КЕНП»), необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Наведені обставини досліджувалися експертом (висновок від 03.09.2019 судом залучено до справи як такий, що відповідає вимогам ст. 98, 101 ГПК України), та експерт встановив наступні обставини:

- всі товари 27 класу МКТП, а також такі товари 01 класу МКТП, як хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби, наведені у свідоцтвах України №№ 226309, 226310 на знаки для товарів і послуг, є спорідненими з товарами 19 класу МКТП, наведеними у свідоцтві України №91567 на знак для товарів і послуг;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 226310 є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 91567 настільки, що їх можна сплутати;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 226309 та № 226310 не є такими, що не мають розрізнювальної здатності;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 226309, 226310, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника таких, наведених у свідоцтвах, товарів 01 класу МКТП, як хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та ліснивництві; необроблепі синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби та всіх, наведених у свідоцтвах, товарів 27 класу МКТП;

- продукція «композиції епоксидні для наливних підлог ТМ «ЕКО КЕНП» («ЭКО КЕНП»), а також інші товари під вказаним позначенням, такі, як матовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінювання, призначений для порозаповнення та лакування поверхонь (власна назва «ЭКО КЕНП 502»); вододисперсійний напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінення, призначений для порозаповнення та лакування поверхонь (власна назва «ЭКО КЕНП 506»); паропроникний вододисперсійний ремонтний склад, застосовується по вологій основі (власна назва «ЭКО КЕНП 507»); зміцнювач для бетону; готова до застосування суха суміш на основі високоактивного цементу, фракційних кварцових наповнювачів, модифікуючи добавок (власна назва «ЭКО КЕНП 601»); епоксидна ґрунтовка для бетонних основ (власна назва «ЭКО КЕНП 101»); епоксидна ґрунтовка для бетонних основ (власна назва «ЭКО КЕНП 102»); епоксидна ґрунтовка (трьохкомпонентна) на водній основі по вологій бетонній основі (власна назва «ЭКО КЕНП 103»); акрилова грунтовка-мембраноутворювач (власна назва «ЭКО КЕНП 104») не належать до товарів 01 або 27 класів МКТП, на які поширюється надана знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 охорона;

- такі товари, як «Еко композиції епоксидні для наливних підлог ТМ «ЕКО КЕНП» («ЭКО КЕНП») відносяться до 19 класу МКТП для реєстрації знаків.

Дослідивши матеріали справи та висновок експертизи від 03.09.2019, судом встановлено, що висновок експерта являється належним чином обґрунтованим та відповідає матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

Доводи відзиву Відповідача-2 щодо необхідності судом здійснення самостійної оцінки питання введення споживача товару в оману та правильності застосування експертом методології, судом відхиляються, оскільки така оцінка та питання правильного застосування методології потребують спеціальних знань, якими суд, на відміну від експерта, не володіє.

Також судом відхиляються посилання Відповідача-2 на власний висновок, наданий під час прийняття рішення щодо реєстрації спірних знаків, оскільки, по-перше, наслідки таких висновків і є предметом судового оскарження у даній справі, а по-друге отримання відповідних висновків є обов`язковою передумовою для реєстрації будь-якого знаку для товарів та послуг, і стаття 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає можливість визнання свідоцтва недійсним, не пов`язуючи таке право або його відсутність з дотриманням відповідних процедур під час реєстрації оскаржуваного знаку, а пов`язуючи таку можливість лише з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або з порушенням прав інших осіб.

Суд також відхиляє твердження Відповідача-2, що на його думку такі товари, як «килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні)» не є спорідненими з товарами 19 класу МКТП, наведеними у свідоцтві Позивача, оскільки така думка є власною думкою самого Відповідача-2, тоді як висновок компетентного експерта, який є належним доказом у справі на відміну від не підтвердженого доказами твердження, свідчить про інше.

Доводи відзиву Відповідача-1 суд також відхиляє, оскільки фактично Відповідач-1 використовує для позначення будівельних матеріалів три позначення: ЕКО КЕНП; ЭКО КЭНП; та ЭКО КЕНП і предметом позову у справі № 910/4208/17 є заборона використання лише позначення ЕКО КЕНП для певного переліку товарів, а предметом позову у даній справі є (після часткової відмови від позову) вимоги визнати недійсним свідоцтва України: № 226309 та № 226310 від 12.05.2017 в частині надання правової охорони щодо наступиш товарів: килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні), та зобов`язання Відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними та внесення відповідних змін до свідоцтв України №226309 та №226310 від 12.05.2017 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова ясність», і також заборонити Відповідачу-1 використання позначення ЭКО КЕНП щодо переліку товарів. Тобто, у даній справі та у справі №910/4208/17 йдеться про використання різних позначень: ЕКО КЕНП (у справі № 910/4208/17 ) та ЭКО КЕНП (у даній справі).

Щодо оспорюваних свідоцтв Відповідача-1, то Позивач вважає належними доказами надані суду витяги з відкритого реєстру бази даних знаків для товарів та послуг по цим свідоцтвам, крім того, Відповідачем-1 вже була надано суду їх ксерокопії.

Інші доводи та заперечення сторін, викладені у заявах по суті спору, судом розглянуті та відхилені як такі, що на результат вирішення спору (задоволення позову виходячи з наведених вище підстав) впливу не мають.

Судовий збір відповідно до ст. 129 ГПК України Позивачу відшкодовуються за рахунок Відповідача-1.

Керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76-80, 86, 129, 232, 236-242 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати недійсними свідоцтва України № 226309 та № 226310 від 12.05.2017 в частині надання правової охорони щодо наступних товарів 1-го класу МКТП: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби; а також щодо усіх товарів 27-го класу МКТП, наведених у свідоцтвах № 226309 та № 226310.

Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними та внесення відповідних змін до свідоцтв України №226309 та 226310 від 12.05.2017 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність".

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" (02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1 К; ідентифікаційний код 39388947) використання позначення ЭКО КЕНП в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет для наступних товарів: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві пересувні споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали, а також таких споріднених товарів: наливного епоксидного покриття підлоги; композиції епоксидні для наливних підлог; епоксидна ґрунтовка для бетонних основ; акрилова ґрунтовка - мембраноутворювач; кольоровий зносостійка декоративна наливна підлога на основі епоксидних модифікованих смол; кольоровий епоксидний зносостійкий состав для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий вододисперсійний епоксидний зносостійкий состав, для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий епоксидний зносостійкий состав, не містить розчинників, призначений для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях для пішохідних навантажень, руху візків на гумовому ходу слабкої та сильної інтенсивності; безкольоровий полімерний матеріал на епоксидній основі для ремонту і влаштування полімерних підлог; напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінювання, призначений для порозаполнення і лакування поверхні; вододисперсійний напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаповнення і лакування поверхні; глянцевий прозорий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаповнення і лакування поверхні; паропроникний вододисперсійний ремонтний склад, що застосовується по вологій основі; упрочнитель для бетону.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" (02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1 К; ідентифікаційний код 39388947) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" (07400, Київська обл., місто Бровари, вул. Залізнична, 12; ідентифікаційний код 40318705) 5286 (п`ять тисяч двісті вісімдесят шість) грн. судового збору.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у порядку і строк, встановлені ст.ст. 254, 256, 257 ГПК України.

Повне рішення складено 11.12.2019

Суддя Р.Б. Сташків