УХВАЛА

05.12.2019Справа № 910/17369/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир»

про припинення правопорушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Квітін Р.В.;

від відповідач-1: не з`явився;

від відповідач-2: П`ятак І.І.;

від третьої особи: П`ятак І.І.;

вільний слухач: ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" (далі-відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (далі-відповідач 2) в якому просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"; під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаний з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс","Эссенциалкомплекс" "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачі своїми діями з використання позначення "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" шляхом його продажу, нанесення позначення на первинну та вторинну упаковку, використання його у діловій документації, в мережі інтернет при рекламуванні та пропонуванні до продажу, порушують майнові права позивача на знаки, встановлені ч. 1 с. 495 Цивільного кодексу України та положення ст. 16 Закону Укарїни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 07.02.2019.

29.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначив, що позивач виготовляє саме лікарські засоби, а не дієтичну добавку, що є різними продуктами. Крім того, відповідач-2 зазначає, що для виготовлення і реалізації власної продукції сторонами використовуються упаковки, що відрізняються одна від одної як розміром, так і кольором, щільністю та формами, що унеможливлює їх сплутання споживачами.

01.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" надійшло клопотання, в якому відповідач-1 повідомляє, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" прийнято рішення про припинення реалізації продукту відповідача-2 з позначенням «Эссенциал комплекс» та «Эссенциалкомплекс» до розгляду справи № 910/17369/18 по суті та повністю повернуто його залишки відповідачу-2, тож станом на дату подання даного клопотання відповідач-1 не використовує позначення «Эссенциал комплекс» та «Эссенциалкомплекс», у зв`язку з чим просить суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА".

05.02.2019 представник відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про залучення третьої особи, в якому просить суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА", оскільки відповідач-1 на теперішній час не використовує позначення «Эссенциал комплекс» та «Эссенциалкомплекс» та залучити до участі у справі, у якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" про залучення третьої особи - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир». Зокрема, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» у строк до 26.02.2019 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Підготовче засідання відкладено на 28.02.2019.

25.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав заперечення на заяву про закриття провадження, в якій зазначає, що належним доказом підтвердження повернення Товариством з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" товару Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є первинні документи, проте у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження факту повернення товарів зі спірним позначенням, а тому просить суд відмовити у задоволенні поданого клопотання.

У судовому засіданні 28.02.2019 розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА", суд зазначив, що до клопотання про закриття провадження у справі відповідачем-1 не додано жодного документа на підтвердження факту повернення відповідачу-2 продукції зі спірним позначаннями, а саме первинні документи, з яких вбачалося загальну кількість товару, що перебувала у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" та кількість товару, що повернута відповідачу-2, а тому суд не вбачає підстав для закриття провадження у справі в частині вимог до відповідача-1, у зв`язку з чим відмовляє у задоволенні клопотання про закриття провадження у справі.

Також, у судовому засіданні 28.02.2019 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 28.03.2019.

28.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що дієтична добавка «Ессенциалкомплекс» виготовляється у формі желатинових капсул з рідким олійним наповненням, в той час як продукти позивача представлені у формі пігулок, капсул з порошковим наповненням та ампул для ін`єкцій. Крім того, третя особа заявляє про сплив строку позовної давності.

28.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на письмові пояснення третьої особи, в яких зазначає про безпідставність тверджень третьої особи стосовно того, що неоднорідність товарів, для яких зареєстровано знаки та використовуються позначення, обумовлює відсутність порушення прав позивача, оскільки висновком експертного дослідження об`єктів права інтелектуальної власності встановлені № 018-СІВ/18 встановлено, що вони є спорідненими.

28.03.2019 відповідач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав додаткові пояснення, в яких відповідач-2 зазначає, що за багаторічну історію спільного використання позначень відповідачем -2 та знаків для товарів і послуг позивачем не зафіксовано жодного випадку помилкового споживання.

У судовому засіданні 28.03.2019 представник позивача подав клопотання про проведення експертизи, в якому просить суд призначити у справі комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАН України або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експертів поставі наведені у клопотанні питання.

Суд відклав розгляд клопотання про проведення експертизи на наступне судове засідання.

Також, у судовому засіданні 28.03.2019 оголошено перерву до 11.04.2019.

10.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на додаткові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", в якій позивач зазначає, що дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" за своїм родом, споживчими властивостями та функціональному призначенню є однорідним з товаром - лікарським засобом - "ЕССЕНЦІАЛЄ".

11.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-2 подав клопотання, в якому відповідач-2 не заперечує проти призначення судової експертизи та просить суд поставити на вирішення судового експерта питання наведені у даному клопотанні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 клопотання Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" про призначення експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/17369/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/17369/18 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

01.11.2019 матеріали справи № 910/17369/18 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експертів № 145/19 від 28.10.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2019 поновлено провадження у справі № 910/17369/18. Підготовче засідання у справі № 910/17369/18 призначено на 28.11.2019.

28.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав клопотання про відкладення підготовчого засідання, в якому у зв`язку з необхідністю часу для ознайомлення з висновком експертів № 145/19 від 28.10.2019 у даній справі просить суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

У судовому засіданні 28.11.2019 розглянувши клопотання відповідача-2 про відкладення підготовчого засідання, суд відмовив у його задоволенні, оскільки згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення ухвала суду від 06.11.2019 про поновлення провадження у даній справі отримана відповідачем-2 - 18.11.2019, тож Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" мало достатньо часу для ознайомлення з матеріалами даної справи, зокрема з висновком судових експертів № 145/19 від 28.10.2019.

Також, у судовому засіданні 28.11.2019 оголошено перерву до 05.12.2019.

04.12.2019 відповідач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав письмові пояснення на висновки експертів, в яких зазначає, що експертизу проведено з порушенням методики її проведення та нормативних актів, які регулюють її проведення, зокрема Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91.

Також, 04.12.2019 відповідач-2 подав клопотання про виклик експертів, в якому просить суд викликати у підготовче засідання судових експертів для надання пояснень щодо висновку експертів № 145/19 від 28.10.2019, а саме: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

04.12.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду третя особа також подала клопотання про виклик експертів, в якому просить суд викликати у підготовче засідання судових експертів для надання пояснень щодо висновку експертів № 145/19 від 28.10.2019, а саме: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

У цьому судовому засіданні представник відповідача-2 та третьої особи підтримав подані клопотання про виклик експертів.

Представник позивача не заперечив проти задоволення вказаного клопотання.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, однак про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання відповідача-2 та третьої особи про виклик експертів, суд відзначає наступне.

Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста.

Частиною 5 статті 98 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Відповідно до частини 4 статті 69 Господарського процесуального кодексу України експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

Згідно статті 12 Закону України «Про судову експертизу», незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний: на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз`яснення щодо даного ним висновку.

За таких обставин, приймаючи до уваги заявлені позивачем вимоги, з метою отримання роз`яснення щодо висновку експертів № 145/19 від 28.10.2019, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача-2 та третьої особи та викликати у судове засідання експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну для надання роз`яснень щодо висновку експертів № 145/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2019.

В той же час, суд вважає за необхідне зобов`язати відповідача-1 та третю особу направити на адресу судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фої Оксани Анатоліївни та Чабанець Тетяни Миколаївни перелік питань, які, на їх думку, необхідно роз`яснити.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Отже, враховуючи виклик судових експертів, необхідність повідомлення їх про підготовче засідання та з метою надання їм часу для подання письмових роз`яснень на поставлені питання, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у даній справі.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Керуючись ст.ст. 69, 98, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» про виклик експертів - задовольнити.

2. Викликати у судове засідання експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну для надання роз`яснень щодо висновку експертів № 145/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2019.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" та Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» направити на адресу експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фої Оксани Анатоліївни та Чабанець Тетяни Миколаївни перелік питань, які необхідно роз`яснити та надати суду докази виконання і перелік питань надісланих судовим експертам.

4. Зобов`язати експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну надати суду письмові роз`яснення на поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» питання щодо висновку експертів № 145/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2019.

5. Підготовче засідання відкласти на 16.01.20 о 09:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- В, зал № 31.

6. Зобов`язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

7. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

8. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

9. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

10. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено: 10.12.2019.

Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Щербаков С.О.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.