ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про оголошення перерви в судовому засіданні

"16" грудня 2019 р. Справа№ 910/15741/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Камінська Т.О.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 16.12.2019.

Розгулявши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я"

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року (повне рішення складено 14.09.2018)

у справі №910/15741/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року у справі №910/15741/17 позов задоволено повністю.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг.

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі Україн внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" 3 200,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 24 998,40 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" в задоволенні позову в повному обсязі.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.10.2018 справу №910/15741/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Остапенка О.М., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" у визначеному складі та призначено справу до розгляду.

Через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів суду 19.11.2018 від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач заперечував проти доводів апеляційної скарги просив апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 залишити без змін.

03.12.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

В судовому засіданні 04.12.2018 представник Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" заперечував проти клопотання про відкладення розгляду справи.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 04.12.2018 підтримала клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" та додані до неї документи на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі №910/15741/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

17.01.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" надійшло клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 по справі № 910/15741/17 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено іншому атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Супровідним листом від 18.03.2019 №84/4-1-7/189 Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надіслано висновок експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової екпертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07 березня 2019 року.

Супровідним листом від 05.04.2019 №23.1-15/910/15741/17/128/2019 Верховним Судом надіслано матеріали справи №910/15741/17 з постановою Верховного Суду від 01.04.2019.

Таким чином, обставини, що зумовили зупинення провадження у даній справі, були усунені.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 поновлено провадження у справі № 910/15741/17 та призначено справу до розгляду на 26.06.2019 року.

26.06.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли письмові пояснення щодо висновку повторної судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.06.2019 оголошено перерву в судовому засіданні до 10.07.2019, запропоновано Приватному акціонерному товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Муністерству економічного розвитку і торгівлі та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження.

Розпорядженням В.о. керівника апарату суду № 09.1-08/1906/19 від 08.07.2019 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15741/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 у справі № 910/15741/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Остапенка О.М., Грека Б.М.

10.07.2019 в судовому засіданні керуючись статтею 216ГПК України оголошено перерву до 16.07.2019.

15.07.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли письмові пояснення щодо окремого питання, в яких товариство заперечувало проти доводів апеляційної скарги.

16.07.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" надійшли додаткові заперечення на письмові пояснення ПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" щодо висновку повторної судової експертизи та про долучення доказів до матеріалів справи №910/15741/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.07.2019 розгляд справи № 910/15741/17 відкладено на 25.09.2019 о 14 год. 30 хв. Запропоновано Приватному акціонерному товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно поданих письмових пояснень та додаткових заперечень.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3832/19 від 24.09.2019 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15741/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.09.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року у справі №910/15741/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

25.09.2019 від представника ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшла заява про відвід судді Сотнікова С.В. від розгляду справи № 910/15741/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 визнано заяву Приватного акціонерного товариства "Фармацевьична фірма "Дарниця" про відвід судді Північного апеляційного господарського суду Сотнікова С.В. від участі у справі №910/15741/17 - необґрунтованою. Провадження у справі № 910/15741/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року зупинено. Передано справу для вирішення питання про відвід судді у порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 відмовлено Приватному акціонерному товариству "Фарцевтична фірма "Дарниця" у задоволенні заяви про відвід судді Північного апеляційного господарського суду Сотнікова С.В. від розгляду справи №910/15741/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 поновлено провадження у справі №910/15741/17 та призначено справу до розгляду на 23.10.2019.

23.10.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли додаткові пояснення, в яких товариство просило врахувати дані пояснення при прийнятті рішення у даній справі, а апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" залишити без задоволення.

Крім того, 23.10.2019 від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про виклик в судове засідання експертів ОСОБА_1 та Фої О.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2019, клопотання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про заміну назви учасника провадження у справі задоволено, змінено назву учасника провадження "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" на "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", в судовому засіданні оголошено перерву до 06.11.2019.

05.11.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" надійшли заперечення на клопотання про виклик в судове засідання експертів та письмові пояснення щодо постанови Верховного суду від 24.06.2019 по справі №910/4796/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 оголошено перерву в судовому засіданні до 11.12.2019, повторно запропоновано Приватному акціонерне товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження. Викликано у судове засідання судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для надання пояснень щодо Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019.

09.12.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист від 09.12.2019 №938/4-1-17/691, в якому директор В.Л. Федоренко повідомив, що експерти не зможуть бути присутніми під час розгляду справи у зв`язку з перебуванням голови комісії ОСОБА_1 у відпустці та для прискорення розгляду справи, просили суд надати питання у письмовій формі, на які експерти ОСОБА_1 та Фоєю О.А. буде якісно підготована та своєчасно надана письмова відповідь.

В судовому засіданні, призначеному на 11.12.2019, представники ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надали пояснення по справі та зокрема поданих письмових пояснень та клопотань.

В судовому засіданні 11.12.2019 керуючись статтею 216 ГПК України, з метою надання можливості підготувати необхідні питання які мають бути поставлені перед експертами, було оголошено перерву до 16.12.2019.

16.12.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" надійшли питання до судових експертів щодо Висновку № 028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

16.12.2019 від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли письмові пояснення щодо наявності в позивача порушених прав і охоронюваного законом інтересу.

Крім того, 16.12.2019 від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшли перелік питань до експертів ОСОБА_1 та Фої О.А.

В судовому засіданні, призначеному на 16.12.2019, представники ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надали пояснення зокрема поданих письмових запитань для експертів.

В судовому засіданні, колегія суддів вирішила поставити питання перед судовими експертами ОСОБА_1 та Фоєю О.А. які подані ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» для надання пояснень щодо Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019.

Крім того, в судовому засіданні уповноваженими представниками учасників апеляційного провадження було подано спільну заяву, в якій керуючись п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у зв`язку з великою кількістю питань, поставлених експертам та необхідність надання розумного строку для підготовки відповідей на них, просили продовжити строк розгляду справи №910/15741/17 та призначити розгляд на другу половину січня 2020 року.

Відповідно до ч.5, ст. 98 ГПК України, суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 216 ГПК України суд може оголосити перерву в судовому засіданні, якщо в судовому засіданні було оголошено перерву, провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій було оголошено перерву.

Заслухавши пояснення учасників по справі, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи, колегія суддів дійшла висновку, щодо необхідності оголошення перерви в судовому засіданні.

Присутніх в судовому засіданні представників учасників провадження повідомлено про дату і час наступного судового засідання під розписку.

Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами (ч. 3 ст. 216 ГПК України).

Суд керуючись статтями 195, 216, 234, 235, 252, 270 Господарського процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

1. Оголосити перерву в судовому засіданні до 23.01.2020 о 14 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань №3.

2. Повторно запропонувати Приватному акціонерне товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця", Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження та поставлених питань перед експертами.

3. Викликати у судове засідання судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для надання пояснень щодо Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019.

4. Поставити перед експертами ОСОБА_1 та Фоєю О.А. питання, які надало Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я":

1) На підставі яких сукупних критеріїв визначались домінуючі положення в зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №225918 та №161029?

2) На чому ґрунтувалось встановлення схожості порівняних позначень за свідоцтвами України №225918 та №161029?

3) Який фактор був головним для судових експертів під час дослідження позначень за свідоцтвами України №225918 та № 161029?

4) Чи є головним перше зорове сприйняття позначень для пересічних споживачів?

5) Чи має комбіноване позначення «Цитрамон-Здоров`я» за свідоцтвом України №225918 характерні риси чи відмітні елементи?

6) Чи може зображувальний елемент комбінованого позначення мати вирішальне значення?

7) Чи може різниця у смисловому значенні сприяти визнанню порівняльних позначень несхожими, не зважаючи на їхню звукову подібність?

8) Чи створює позначення «Цитрамон-Здоров`я» у знаку за свідоцтвом України №225918 в свідомості споживача чітко визначений образ?

9) Чи враховано судовими експертами факт щодо використання різними власниками у складі зареєстрованих знаків для товарів і послуг слово «Цитрамон»? Якщо так, яким чином зазначений факт вплинув на висновки судових експертів?

5. Поставити перед експертами ОСОБА_1 та Фоєю О.А. такі питання, які надало Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця":

1) Якими нормативними та/або методичними джерелами експерти користувалися при встановленні домінуючих елементів Оспорюваного знаку?

2) Чи правда те, що відповідно до Методичних рекомендацій у комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент? Чому саме словесний елемент превалює над зображувальним?

3) Який елемент найперше кидається в очі при візуальному огляді зображення Оспорюваного знаку?

4) На який елемент падає логічний наголос при візуальному огляді зображення Оспорюваного знаку, враховуючи, що це позначення використовується для лікарського засобу?

5) Експерти зробили висновок про те, що домінуюче положення займає комбінація словесного елементу «Цитрамон-Здоров`я» і графічної частини у вигляді червоного кола з кутом обґрунтувавши це тим, що «вона (комбінація) займає значно більшу площу, ніж інші елементи знаку» (стор.13 Висновку повторної судової експертизи). Чи брали при цьому експерти до уваги те, що слово «-здоров`я» має такий самий розмір, як логотип «Здоров`я», що міститься у верхній частині зображення? Чи не займає насправді тільки слово «Цитрамон» «значно більшу площу, ніж інші елементи знаку»?

6) Чи можуть експерти підтвердити власні доводи про те, що «графічна частина у вигляді червоного кола з кутом» займає місце «в центральній частині позначення»? Чи починається з нього огляд зображення? З якого елементу насправді починається огляд зображення?

7) Яке значення на думку експертів, має позначка покажчика «стрілки» (або «кута», як зазначено у висновку повторної судової експертизи) у колі як частина позначення, що використовується для лікарського засобу? Чи впливає цей елемент на розрізняльну здатність позначення? Якою мірою даний елемент сприяє виконанню позначення його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб (відповідно до Методичних рекомендацій)? Чи може воно сприйматися споживачами як елемент оформлення фону етикетки упаковки лікарського засобу?

8) Як експерти пояснять розбіжність власного висновку щодо домінуючих елементів оспорюваного знаку із наявними у матеріалах справи Висновком первинної судової експертизи, Висновком експерта Андрєєвої А.В. та Висновком експерта Сопової К.А.?

9) Якими нормативними та/або методичними джерелами користувалися експерти при встановленні семантичного навантаження словесного елементу «цитрамон» у складі порівнюваних позначень?

10) Чи підтверджують експерти своє твердження про належність позначення «цитрамон» до узвичаєних назв лікарських засобів? На підставі чого експерти це встановили у висновку повторної судової експертизи?

11) Чи означає належність позначення до узвичаєних назв лікарських засобів невідповідність такого позначення умовам надання правової охорони?

12) Як встановлюється втрата позначенням охороноздатності (невідповідність його умовам надання правової охорони) відповідно до законодавства України? Чи обов`язкове для цього рішення суду що набрало законної сили?

13) Чи ведеться в Україні перелік узвичаєних назв?

14) Чи є в матеріалах справи відомості про перетворення позначення «Цитрамон» в узвичаєну назву (загальновживане позначення) в Україні, зокрема, судові рішення? Чи є в матеріалах справи докази, що підтверджують фактичне тривале використання позначення «Цитрамон» на ринку при виробництві та реалізації лікарських засобів різними виробниками в Україні?

15) Чи свідчить сам по собі факт виробництва лікарського засобу за часів Радянського Союзу про перетворення назви такого лікарського засобу у загальновживане позначення?

16) Чи означає зазначення певної назви лікарського засобу у Правилах розгляду проектів торгових назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) в Україні, в якості прикладу узвичаєної назви лікарського засобу автоматичну невідповідність такого позначення умовам надання правової охорони? Чи зареєстроване в Україні позначення «аспірин» в якості знаку для товарів і послуг? Чи відповідає воно умовам надання правової охорони, якщо його зазначено в якості прикладу узвичаєних назв лікарських засобів у згаданих Правилах?

17) Чи підтверджують матеріали справи належність Позивачу серії знаків, основою яких є словесний елемент «Цитрамон» («Цитрамон Максі», «Цитрамон Мега», «Цитрамон Максі комб.», «Цитрамон Екстра», «Цитрамон Екстра комб.»)?

18) Чи діє станом на даний момент свідоцтво на Протиставлений знак? Чи встановлювалася судовими рішеннями втрата розрізняльної здатності позначенням «Цитрамон»?

19) Чи містять матеріали справи відомості про те, що слова «цитрамон» є загальноприйнятою назвою лікарського засобу (міжнародною непатентованою назвою) або науковою (хімічною) назвою? Чи є ця торгова назва лікарського засобу в такому випадку оригінальною?

20) Чи може оригінальна торгова назва лікарського засобу, що зареєстрована як знак для товарів та послуг в Україні, використовуватися третіми особами для позначення своїх лікарських засобів з додаванням власних словесних елементів, зокрема, фірмових найменувань?

21) Чи були у експертів підстави для висновку про те, що позначення «цитрамон» є узвичаєною назвою лікарського засобу?

22) Якими нормативними та/або методичними джерелами експерти користувалися при встановленні семантичного навантаження словесного елементу «-здоров`я» у складі оспорюваного знаку?

23) Чи підтверджують експерти своє твердження про те, що словесний елемент «-здоров`я» у складі оспорюваного знаку вказує виключно на фірмове найменування виробника лікарського засобу і може сприйматися споживачами виключно як вказівка на фірмове найменування виробника лікарського засобу?

24) Якими саме матеріалами справи керувалися експерти, встановлюючи семантичне значення словесного елементу «-здоров`я» у складі оспорюваного знаку в якості вказівки на фірмове найменування виробника лікарського засобу?

25) Чи підтверджується матеріалами справи набуття ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» або ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» прав на фірмове найменування? Хто з них є виробником лікарських засобів, а хто - власником свідоцтва на оспорюваний знак? На підставі чого експерти стверджували про існування фірмового найменування в особи, яка не є учасником даної справи?

26) Чи допускають експерти можливість того, що споживачі, не знайомі з матеріалами даної справи, сприймуть словесний елемент «здоров`я» у складі оспорюваного знаку в якості вказівки на очікуваний ефект від прийому цього лікарського засобу - покращення здоров`я, тобто такого стану організму, за якого нормально функціонують усі його органи?

27) Чи є слово «здоров`я» у позначенні, що використовується як упаковка лікарського засобу, сильним елементом? Якщо споживач ніколи не чув про компанію-виробника лікарських засобів з назвою «Здоров`я», які асоціації можуть виникнути у такого споживача зі словом «здоров`я» на упаковці лікарського засобу?

28) Якби результати соціологічного опитування були в матеріалах срави станом на момент складення експертами Висновку повторної судової експертизи, чи могли б результати експертного дослідження схожості семантичних ознак порівнюваних позначень бути іншими?

29) Чи допускають експерти можливість того, що споживачі сприйматимуть словосполучення «Цитрамон-Здоров`я» як продовження серії знаків позивача, основним елементом якої є слово «Цитрамон» з додаванням до нього слабких елементів «максі», «мега», «екстра», «здоров`я», («Цитрамон Максі», «Цитрамон Мега», «Цитрамон Максі комб.», «Цитрамон Екстра», «Цитрамон Екстра комб.»)?

30) Яке слово в назві лікарського засобу «Цитрамон - Здоров`я» виконує ідентифікаційну функцію і допомагає фахівцям і споживачам орієнтуватися у складі і дії лікарського засобу?

31) Чи правда, що при визначенні схожості знаків для товарів і послуг найважливішим критерієм є не фактичне сплутування знаків, а саме ймовірність такого сплутування споживачами? Чи існує ймовірність сплутування позначень «Цитрамон» і «Цитрамон-Здоров`я» споживачами?

32) Які саме відмінності у симантичному значенні порівнюваних позначень зумовили зазначити в експертному висновкові про їх несхожість за семантичними ознаками?

33) Як експерти пояснять розбіжність власного висновку щодо несхожості порівнюваних знаків за семантичними ознаками із наявними в матеріалах справи Висновком первинної судової експертизи, Висновком експерта Андрєєвої А.В. та Висновком експерта Сопової К.А.?

34) Якими нормативними та/або методичними джерелами експерти користувалися при визначенні схожості порівнюваних позначень за фонетичними ознаками?

35) Чи правда, що відповідно до Методичних рекомендацій під час проведення експертизи знаків для товарів та послуг встановлюється схожість саме сильних (домінуючих) елементів, в тому числі, за фонетичними ознаками?

36) Які словесні елементи Оспорюваного знаку експерти визначили домінуючим при складенні Висновку повторної судової експертизи?

37) На підставі чого експерти в порушення Методичних рекомендацій здійснювали порівняння за фонетичними ознаками всіх слів, які входять до складу Оспорюваного знаку(«здоров`я фармацевтична компанія здоров`я цитрамон здоров`я»), із словом «Цитрамон» з протиставленого знаку, а під час визначення схожості позначень за семантичними ознаками - лише слова «Цитрамон-Здоров`я» з Оспорюваного знаку і «Цитрамон» з протиставленого знаку?

38) У порівняльній таблиці на стор.40-41 Висновку повторної судової експертизи в графі «результат зіставлення» експерти вказали, що 5 з 9 ознак співпадають. На підставі чого експерти зробили висновок про несхожість порівнюваних позначень за фонетичними ознаками?

39) Якби при складанні Висновку повторної судової експертизи експерти порівнювали лише визначені експертами домінуючі елементи порівнюваних позначень («цитрам он-здоров`я» і «цитрамон»), чи могли експерти прийти до висновку про схожість порівнюваних знаків за фонетичними ознаками відповідно до п. 11.1.7 Методичних рекомендацій «схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких присутні фонетичне входження одного позначення в інше»?

40) Як експерти пояснять розбіжність власного висновку щодо несхожості порівнюваних знаків за фонетичними ознаками із наявними в матеріалах справи Висновом первинної судової експертизи, Висновком експерта Андрєєвої А.В. та Висновком експерта Сопової К.А.

41) Якими нормативними та/або методичними джерелами експерти користувалися при визначенні схожості порівнюваних позначень за графічними ознаками?

42) Чи правда, що відповідно до Методичних рекомендацій під час проведення експертизи знаків для товарів і послуг встановлюється схожість саме сильних (домінуючих) елементів, в тому числі, за графічними ознаками?

43) Які словесні елементи оспорюваного знаку експерти визначили домінуючими при складенні Висновку повторної судової експертизи?

44) На підставі чого експерти в порушення Методичних рекомендацій здійснювали порівняння за графічними ознаками всього зображення Оспорюваного знаку, а не лише визначених експертами домінуючих словесних елементів («Цитрамон-Здоров`я»)?

45) Експерти зазначили у висновку повторної судової експертизи, що «мають місце окремі випадки, коли фактор графічної схожості висувається на перше місце», із посиланням на Методику проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, 2017 (абз. 7 стор 45 Висновку повторної судової експертизи). Що це за випадки?

46) Як експерти пояснять розбіжність власного висновку щодо несхожості порівнюваних знаків за графічними ознаками із наявними в матеріалах справи Висновком експерта Андрєєвої А.В. та Висновком експерта Сопової К.А.?

47) Чим саме у експертів зумовлене враження несхожості порівнюваних позначень?

48) Чому експерти змінили формулювання цитати з методичного джерела («Якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням») на абсолютно протилежне («першим враженням від порівняння позначень є враження не схожості. Тобто, якщо наступний аналіз виявить схожість окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням»)?

49) Чи допускають експерти можливість того, що споживачі сприймають Оспорюваний знак як продовження серії знаків позивача, основним елементом якої є слово «Цитрамон» з додаванням до нього слабких елементів «максі», «мега», «екстра» («Цитрамон Максі», «Цитрамон Мега», «Цитрамон Максі комб.», «Цитрамон Екстра», «Цитрамон Екстра комб.»)?

50) Як вбачається з результатів соціологічного опитування, 33% споживачів не сприймають словесний елемент «Здоров`я» у словосполученні «Цитрамон-Здоров`я» на упаковці лікарського засобу «Цитрамон-Здоров`я» в якості вказівки на відмітну частину комерційного найменування виробника цього лікарського засобу. Чи свідчить це про те, що у споживачів може бути інше «перше враження» стосовно схожості або несхожості порівнюваних позначень?

51) Чиїм першим враженням (своїм чи споживачів) експерти зобов`язані були керуватися при визначенні схожості порівнюваних позначень відповідно до Методичних рекомендацій?

6. Зобов`язати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно поставлених питань та підготувати письмові роз`яснення стосовно Висновку експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.03.2019, до 16.01.2020.

7. Викликати у судове засідання по справі №910/15741/17 експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (адреса: 01133, б-р Л . Українки, 26, м. Київ ), які склали Висновок експертів №028/19 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/15741/17 від 07.03.2019, явку судових експертів визнати обов`язковою.

8. Всі документи та письмові докази подаються через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, (І поверх).

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

10. Копію даної ухвали надіслати учасникам апеляційного провадження та експертам у галузі права до відома.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко