РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.12.2019справа №910/6255/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/6255/19

за позовом компанії Сіблек ЛТД (ДрейкЧемберс, п/с №3321, РоадТаун, Тортола, Британські Вергінські острови; реєстраційний номер 1828482; далі - Компанія)

до приватного підприємства «Санта-Україна» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15; ідентифікаційний код 30634862; далі - Підприємство)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії

та за зустрічним позовом Підприємства

до Компанії

про визнання права попереднього користувача,

за участю представників:

Компанії - Аверіної В.В. (довіреність від 16.01.2019 №б/н);

Підприємства - Бокова І.О. (посвідчення від 30.08.2017 №6186/10);

Олійник К.С. (ордер від 02.12.2019 серія КВ №825552).

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1.Стислий виклад первісних позовних вимог

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Підприємства про:

- визнання дій Підприємства, пов`язаних з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу «СНЕЖНЫЙ КРАБ», такими, що порушують права інтелектуальної власності Компанії на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059;

- заборону Підприємству використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу «СНЕЖНЫЙ КРАБ», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесенням позначення, пропонування продукції із нанесенням позначення для продажу, продаж застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов`язання Підприємства вилучити з цивільного обігу та знищити всі упаковки та/або етикетки товару «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОДЖЕНІ», які є схожими наскільки, що їх можна сплутати із знаком «СНІЖНИЙ КРАБ» для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) за свідоцтвом України №194059.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Компанія є власником знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, зареєстрованого для товарів 29 і 31 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП;

- позивачу стало відомо, що в продовольчих магазинах України реалізується товар - продукт із білих видів риб «палички крабові «СНЕЖНЫЙ КРАБ» виробництва СП «СантаБремор», Республіка Білорусь, офіційним представником та дистриб`ютором на території України якого є Підприємство;

- згідно з інформацією, отриманою від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» в базі даних зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг в 29, 31 і 35 класах МКТП торговельна марка «СНЕЖНЫЙ КРАБ» не зареєстрована;

- відтак, Компанія вважає, що Підприємство незаконно використовує позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке є схожим до ступеню змішування з належним позивачу знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, чим порушує права та охоронювані законом інтереси позивача стосовно названого знака;

- крім того, Компанією з метою встановлення обставин схожості та факту незаконного використання знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, було замовлено проведення експертного дослідження вказаних об`єктів інтелектуальної власності Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України, на вирішення якого поставлено таке питання: чи є позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОДЖЕНІ» виробництва СП «СантаБремор» ТОВ тотожним чи схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059; за результатами експертного дослідження експерт дійшов висновку про те, що позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОДЖЕНІ» виробництва СП «СантаБремор» ТОВ, є схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059.

2. Стислий виклад заперечень відповідача за первісним позовом

22.07.2019 Підприємство подало суду відзив на первісний позов, в якому заперечило проти задоволення первісних позовних вимог, з огляду на те, що: Компанією не доведено порушення Підприємством його прав на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ»; Підприємство наділене правом попереднього користувача на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ» для товарів 29 класу МКТП «харчові продукти на основі риби» за свідоцтвом України № 194059.

3.Стислий виклад зустрічних позовних вимог

Підприємство 22.07.2019 подало суду зустрічний позов до Компанії про визнання за Підприємством права попереднього користувача на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, зареєстрований для товарів 29 класу МКТП «харчові продукти на основі риби».

Зустрічний позов мотивований тим, що:

- датою подання заявки на реєстрацію торговельної марки «СНІЖНИЙ КРАБ» є 28.08.2013, датою її реєстрації - 10.12.2014, знак зареєстровано для товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП;

- здійснення Підприємством з 2007 року та до 28.08.2013 (дати подання заявки на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059), так і по сьогоднішній день господарської діяльності щодо імпорту та реалізації на території України паличок крабових «СНЕЖНЫЙ КРАБ» (імітація) з нанесенням на них позначення «СНІЖНИЙ КРАБ»/«СНЕЖНЫЙ КРАБ», свідчить про виникнення у Підприємства права попереднього користувача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №194059 для товарів 29 класу МКТП - палички крабові «СНЕЖНЫЙ КРАБ» (імітація).

4. Стислий виклад заперечень відповідача за зустрічним позовом

19.08.2019 Компанія подала суду відзив на зустрічну позовну заяву та відповідь на відзив Підприємства, в яких зазначила про те, що: Підприємство надає суду інформацію та документи, які жодним чином не підтверджують факт ввезення на територію України Підприємством товару під торговельною маркою «СНІЖНИЙ КРАБ», а тому не зрозуміло яким саме товаром торгувало Підприємство, якщо воно не є виробником товару, а займається виключно перепродажем на території України товару, що виготовляється іноземними підприємствами; у всіх наданих Підприємством документах (видаткових накладних, рахунках, митних деклараціях) не йдеться про поставку товару під торговельною маркою «СНЕЖНЫЙ КРАБ» або «СНІЖНИЙ КРАБ » (у вказаних документах наведений в переліку геть інший товар); Підприємством не надано доказів на підтвердження факту, що він здійснював використання позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ» або «СНІЖНИЙ КРАБ » в рекламуванні крабових паличок; використання позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ» або «СНІЖНИЙ КРАБ» при керуванні справами, діловому адмініструванні та діловодстві до дати подання заявки на свідоцтво України №194059 на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ»; рішенням господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі №910/22770/15, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 28.02.2018, встановлений факт попереднього користування знака для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 саме товариством з обмеженою відповідальністю «Аквафрост»; після того, як Підприємство почало завозити та реалізувати на території України товар із явним застосуванням назви, схожої до ступеня змішування з торговельною маркою «СНІЖНИЙ КРАБ», а також торгувати продуктами, що віднесені до того ж класу МКТП, Компанія почала нести збитки від падіння розміру роялті, який напряму залежить від рівня реалізації продукції із торговельною маркою.

5. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.2019 позовну заяву Компанії залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

10.06.2019 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 20.05.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 01.07.2019.

01.07.2019 представник відповідача адвокат Боков І.О. подав суду заяву про продовження процесуального строку для подання відзиву на позовну заяву, мотивуючи її тим, що: адвокат Баула Т.П., який є працівником відповідача та ознайомився з матеріалами справи, не має спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, а тому Підприємство звернулося до адвокатського об`єднання «Арцінгер» (далі - Об`єднання) за наданням правової допомоги; 25.06.2019 Підприємством та Об`єднанням укладено договір про надання правової допомоги; з огляду на викладене Об`єднанню на підготовку правової позиції у справі, відзиву на позовну заяву, необхідних процесуальних документів та відповідних доказів необхідний додатковий строк до 19.07.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2019 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6255/19 на 29.07.2019 та встановлено Підприємству строк до 19.07.2019 для подання суду відзиву на позовну заяву.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.07.2019 прийнято зустрічний позов Підприємства до Компанії про визнання права попереднього користувача до спільного розгляду з первісним позовом Компанії до Підприємства про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії; вимоги за зустрічним позовом Підприємства до Компанії про визнання права попереднього користувача об`єднано в одне провадження з первісним позовом Компанії до Підприємства про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії; підготовче засідання призначено на 29.07.2019.

У підготовчому засіданні 29.07.2019 оголошено перерву до 19.08.2019.

У підготовчому засіданні 19.08.2019 оголошено перерву до 07.10.2019.

04.09.2019 Підприємство подало суду заперечення та 18.09.2019 відповідь на відзив, у яких зазначило про те, що: невірними є доводи Компанії про те, що право попереднього користувача виникає в особи лише в разі виробництва товару із позначенням відповідною торговельною маркою; докази використання Підприємством торговельної марки «СНІЖНИЙ КРАБ»/«СНЕЖНЫЙ КРАБ» способами, передбаченими пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та докази виконання позивачем за зустрічним позовом вимог пункту 2 статті 16 Закону та статті 500 Цивільного кодексу України були викладені як у відзиві на первісний позов, так і в зустрічному позові; Підприємство отримало право використовувати позначення «СНІЖНИЙ КРАБ»/«СНЕЖНЫЙ КРАБ» на підставі права попереднього користувача; станом на 02.09.2019 (дата підписання заперечень) у справі відсутні належні та допустимі докази, що підтверджують належність Компанії прав за свідоцтвом України № 194059 на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ»; обставини, встановлені рішенням у справі № 910/22770/15, не є преюдиційними у даній справі; Компанією пропущено строк позовної давності для звернення до суду з позовом, оскільки Підприємство почало завозити «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» на територію України та реалізовувати на території України у серпні 2011 року та здійснювало господарську діяльність із реалізації «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» і в 2012 році, і станом на 28.08.2013 (дата подання заяви на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ»), і станом на 10.07.2015 (дата набуття Компанією Сеабласк ЛТД права власності на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059).

Підприємство 04.09.2019 подало суду клопотання про залишення відзиву Компанії на зустрічний позов без розгляду.

30.09.2019 Компанія подала суду супровідний лист про долучення до матеріалів справи письмових пояснень, додаткових пояснень до зустрічної позовної заяви та заперечень, в яких вказано про те, що клопотання Підприємства щодо залишення відзиву Компанії на зустрічний позов без розгляду є намаганням відповідача за первісним позовом затягнути розгляд справи та позбавити позивача за первісним позовом законного права на подачу доказів.

07.10.2019 Підприємство подало суду пояснення, в яких вказало про те, що Компанією заявлено позов з порушенням правил територіальної підсудності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.10.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/6255/19 до судового розгляду по суті на 04.11.2019.

Судове засідання, призначене на 04.11.2019, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Марченко О.В. на лікарняному.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.11.2019 призначено судове засідання з розгляду справи №910/6255/19 по суті на 02.12.2019.

Представник позивача за первісним позовом у судовому засіданні 02.12.2019 оголосив вступне слово та підтримав первісні позовні вимоги у повному обсязі.

Представники відповідача за первісним позовом оголосили вступне слово, заперечили проти задоволення первісних позовних вимог та підтримали зустрічні позовні вимоги.

Представник позивача за первісним позовом заперечив проти задоволення зустрічних позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 02.12.2019 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Державною службою інтелектуальної власності України 10.12.2014 на ім`я компанії «ІНТРОФУДС АГ» зареєстрований знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» та видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг №194059.

Знак зареєстровано для маркування товарі 29 і 31 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП, а саме:

клас 29: анчоуси (хамса); екстракти харчові з водоростей; устриці неживі; засолена риба; клей риб`ячий харчовий; клеми неживі; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; лангусти неживі; лосось; мідії неживі; молюски неживі; морські голонтурії неживі; омари неживі; оселедці; пластівці картопляні; раки неживі; ракоподібні неживі; риба нежива; риба законсервована; рибне борошно харчове; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; сардини; сьомга; тельбухи; тунець;

клас 31: водорості харчові або кормові; устриці живі; ікра риб`яча; лангусти живі; мідії живі; морські голотурії живі; омари живі; раки живі; ракоподібні живі; риба жива; рибне борошно кормове; черепашки живі;

клас 35: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчення ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування;експортування а ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; записування повідомлень; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; послуги щодо зв`язків з громадськістю; імпортно-експортні агенства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп`ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів) ; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; оформлення вітрин; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) ; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; рекламні агенства; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп`ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво) ; статистичне інформування; телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів.

Дата подачі заявки 28.08.2013 №m201315565.

Відповідно до виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №194059 станом на 18.02.2016, 10.11.2015 власником свідоцтва України №194059 здійснена передача майнових прав на знак «СНІЖНИЙ КРАБ» до Компанії.

Вказані обставини встановлювалися господарськими судами у розгляді справи № №910/22770/15 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЧУНАЙ-Україна» до Державної служби інтелектуальної власності України, компанії «ІНТРОФУДС АГ», компанії «СЕАБЛАСК ЛТД», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЧУНАЙ-РУСЬ», закрите акціонерне товариство «ВІЧЮНУ ГРУПЄ», закрите акціонерне товариство «ПЛУНГЄС КООПЕРАТІНЄ ПРЕБІКА», про визнання недійсним свідоцтва України №194059 на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» (рішення господарського суду міста Києва від 26.04.2017, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду України від 12.09.2017 і постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 28.02.2018, яким у задоволенні позову відмовлено).

Отже, Компанія є власником знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, зареєстрованого для товарів 29 і 31 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Посилання відповідача а первісним позовом про те, що не позивач, а компанія Сеабласк ЛТД є власником спірного знака за свідоцтвом України №194059 не береться до уваги господарським судом, оскільки наведене є питаннями транслітерації; наявність іншого власника, окрім Компанії, документами, наявними в матеріалах справи, не підтверджується.

Компанія зазначає, що їй стало відомо, що в порушення вимог законодавства України в продовольчих магазинах України реалізується товар - продукт із білих видів риб «палички крабові «СНЕЖНЫЙ КРАБ» виробництва СП «СантаБремор», Республіка Білорусь, офіційним представником та дистриб`ютором на території України якого є Підприємство.

Компанія з метою встановлення обставин незаконного використання позначень, схожих до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг, що належить Компанії, звернулася до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України для проведення експертного дослідження.

На вирішення експертів були поставлені такі питання:

«Чи є позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ«СНЕЖНИЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОЖДЕНІ» виробництво СП «СантаБремор» ТОВ (Республіка Білорусь, 224025, м. Брест, вул. Катін Бор, 106) тотожним чи схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товар і послуг СНІЖНИЙ КРАБ за свідоцтвом України від 10.12.2014 № 194059?

Чи є позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «Продукт із сумірі «Крабові палички «Сніговий краб»». Охолоджений» виробництве ЗАТ «Плунгескооператінепрякіба» (вул. Бірутес 50, ЛТ-90112 Плунге, Литва) тотожним чи схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг СНІЖНИЙ КРАБ за свідоцтвом України від 10.12.2014 № 194059»?».

Висновком експертного дослідження від 25.02.2019 №16/13.6/2 встановлено таке:

- позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНИЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОЖДЕНІ» виробництва СП «СантаБремор» ТОВ (Республіка Білорусь, 224025, м. Брест, вул. Катін Бор, 106) є схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059;

- позначення «СНІГОВИЙ КРАБ» та «СНІГОВИЙ КРАБ», які містяться на упаковці «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгескооператінепрякіба» (вул. Бірутес 50, ЛТ-90112 Плунге, Литва) є схожимидо ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059.

Таким чином, Компанія вважає, що Підприємство порушує її права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №194059.

Так, 06.08.2007 білорусько-німецьким спільним підприємством «СантаБремор» товариством з обмеженою відповідальністю (виробник) затверджено рецептуру на продукти із білих видів риб «Снежный краб» імітація РЦ РБ 200656098.007.020-2007.

Використання рецептури розпочато 07.02.2008, а протягом періоду з 2010 року по 2018 рік в рецептуру вносилися зміни.

Сертифікатом відповідності серії Б №0000768, виданим 14.12.2009 органом з сертифікації Республіканським унітарним підприємством «Брестский центр стандартизации, метрологи и сертификации», підтверджено, що ідентифікована належним чином продукція виготовлена цехом з переробки рибо продукції №3 СП «СантаБремор» ТОВ і надана на сертифікацію, зокрема, продукти із білих видів риб «Снежный краб» згідно з рецептурою РЦ РБ 200656098.007.020-2007, відповідає вимогам технічних нормативних правових актів.

23.11.2007 Підприємством (покупець) і виробником (продавець) укладено контракт №СБ-3972, за умовами якого продавець зобов`язується продавати, а покупець приймати і оплачувати продукцію виробництва СП «СантаБремор» ТОВ.

Зокрема, серед іншого, Підприємство зобов`язується прийняти і оплатити 200 000 000 штук виробів із сурімі в асортименті (крабові палички, м`ясо, вермішель) вартістю 20 000 000 доларів США.

Згідно з пунктом 3.1 контракту №СБ-3972 ціна, об`єм та асортимент товару, що поставляється, встановлюються індивідуально для кожної партії, що відображається в товарно-транспортних накладних і рахунках-фактурах.

З метою митного оформлення імпорту продукції та наступного її продажу в роздрібних мережах, виробник та Підприємство у 2011 році отримали висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 07.06.2011 №05.03.02-03/60234, яким засвідчувалася відповідність продукції з білих видів риб встановленим медичним критеріям безпеки. В додатку міститься посилання на палички крабові: «Снежный краб» імітація».

Також у 2011 році, з метою підтвердження відповідності своєї продукції вимогам ДСТУ, виробник та Підприємство отримали ряд експертних висновків, а саме:

від 10.10.2011 №005103-1т/11, яким засвідчувалася відповідність продукції, зокрема «палочки крабове имитация «Снежный краб» охлажденные» вимогам ДСТУ;

від 21.10.2011 №005444т/11, яким засвідчувалася відповідність продукції, зокрема «палочки крабове имитация «Снежный краб» охлажденные» вимогам ДСТУ;

від 01.11.2011 №005734т/11, яким засвідчувалася відповідність продукції, зокрема «палочки крабове имитация «Снежный краб» охлажденные» вимогам ДСТУ.

Крім того, у період з 2011 року по 2015 рік виробником і Підприємством отримано сертифікати відповідності УкрСЕПРО:

сертифікат відповідності №UA1.003.Х014108-11 (термін дії з 08.11.2011 до 06.11.2013), яким засвідчувалася відповідність продукції з білих видів риб вимогам санітарного законодавства України;

сертифікат відповідності №UA1.003.Х007246-13 (термін дії з 02.07.2013 до 01.07.2015), яким засвідчувалася відповідність продукції з білих видів риб вимогам санітарного законодавства України.

Виробником здійснювалися Підприємству поставки паличок крабових із використанням позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ» до 28.08.2013, що підтверджується, зокрема, такими документами:

рахунком-фактурою від 13.06.2011 №0028996, міжнародною товарно-транспортною накладною від 14.06.2011 №0007434, специфікацією від 14.06.2011 до вказаної накладної;

рахунком-фактурою від 08.08.2011 №0229641, міжнародною товарно-транспортною накладною №0007515, специфікацією від 09.08.2011 до зазначеної накладної;

рахунком-фактурою від 27.10.2011 №0132220, міжнародною товарно-транспортною накладною від 29.10.2011 №0006555, специфікацією від 29.10.2011 до вказаної накладної;

рахунком-фактурою від 22.11.2011 №0912181, міжнародною товарно-транспортною накладною від 22.11.2011 №0006595, специфікацією від 22.11.2011 до зазначеної накладної;

рахунком-фактурою від 16.12.2011 №0132535, міжнародною товарно-транспортною накладною від 17.12.2011 №0006645;

рахунком-фактурою від 23.03.2012 №0833681,міжнародною товарно-транспортною накладною від 25.03.2012 №0008867, специфікацією від 25.03.2012 до вказаної накладної;

рахунком-фактурою від 16.04.2012 №0833596, міжнародною товарно-транспортною накладною від 17.04.2012 №0025234, специфікацією до зазначеної накладної;

рахунком-фактурою від 07.05.2012 №0567818, міжнародною товарно-транспортною накладною від 08.05.2012 №5/05/10, специфікацією до вказаної накладної;

рахунком-фактурою від 17.07.2012 №0625178, міжнародною товарно-транспортною накладною від 17.07.2012 №100/07/10, специфікацією до зазначеної накладної;

рахунком-фактурою від 13.08.2012 №0625868, міжнародною товарно-транспортною накладною від 14.08.2012 №146/08/10, специфікацією до вказаної накладної;

рахунком-фактурою від 21.09.2012 №0927930, міжнародною товарно-транспортною накладною від 22.09.2012 №218/09/10, специфікацією від 22.09.2012 до зазначеної накладної;

рахунком-фактурою від 26.11.2012 №0477193, міжнародною товарно-транспортною накладною від 26.11.2012 №341/11/10, специфікацією від 26.11.2012 до вказаної накладної;

рахунком-фактурою від 07.12.2012 №0477609, міжнародною товарно-транспортною накладною від 08.12.2012 №370/12/10.

До всих цих партій товару Підприємством подано також митні декларації, в яких містяться вказівки на відповідні рахунки, за якими здійснювалися поставки з наведенням переліку товарів, зокрема, і палички крабові «Снежный краб».

Підприємством і товариством з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш ендКері» було укладено договори поставки товарів і надання послуг від 01.01.2010 №21444 та від 01.01.2012 №23944, на виконання яких Підприємством протягом 2011 - 2012 років здійснювалася поставка крабових паличок, що підтверджується наявними в матеріалах справи товарними накладними.

Дослідженням поданих Підприємством документів на підтвердження використання торговельної марки «СНІЖНИЙ КРАБ» до 28.08.2013 встановлено, що в зазначених документах використовувалося позначення «Снежный краб», чим спростовується протилежне твердження позивача. При цьому обсяги партій поставок товару для встановлення факту використання позначення значення не мають.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Підприємство просило суд застосувати наслідки спливу строку позовної давності до позовних вимог, вважаючи, що Компанією пропущено строк позовної давності для звернення до суду з позовом, оскільки Підприємство почало завозити «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» на територію України та реалізовувати на території України у серпні 2011 року та здійснювало господарську діяльність із реалізації «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» і в 2012 році, і станом на 28.08.2013 (дата подання заяви на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ»), і станом на 10.07.2015 (дата набуття Компанією Сеабласк ЛТД права власності на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059).

Статтею 256 ЦК України встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частиною першою статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Пунктом 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» визначено, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Пунктом 5 статті 16 Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач у позові та інших документах зазначає, що Підприємством використовується як належна Компанії торговельна марка, так і позначення, схоже до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг, належним позивачеві.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Судом встановлено, що Компанія є власником знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059 для товарів 29 і 31 класів, а також послуг 35 класу МКТП. Зазначеним свідоцтвом охороняється словесне позначення - словосполучення українською мовою, виконане горизонтально в один рядок стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці без зазначення кольору.

Підприємством використовується позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ» для товарів «харчові продукти на основі риби», які відносяться до 29 класу МКТП, - словосполучення російською мовою, виконане горизонтально в один рядок стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці; таке словосполучення є мовним відповідником позначенню «СНІЖНИЙ КРАБ» із збереженням фонетичної, графічної та семантичної схожості, що свідчить про використання Підприємством занка для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059.

Відповідно о пункту 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Згідно з частиною першою статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

ВИСНОВКИ

Здійснення Підприємством з 2007 року до 28.08.2013, а також і по сьогоднішній день господарської діяльності щодо імпорту та реалізації на території України паличок крабових «Снежный краб» (імітація) з нанесенням на них позначення «СНІЖНИЙ КРАБ» /«СНЕЖНЫЙ КРАБ» свідчить про виникнення у Підприємства права попереднього користувача на знак для товарів і послуг «СНІЖНЫЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 відносно товарів 29 класу МКТП «харчові продукти на основі риби» до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки за свідоцтвом України № 194059 - до 28.08.2013.

Отже, використання Підприємством знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ», належного позивачеві, є правомірним.

З огляду на наведене в задоволенні первісного позову слід відмовити, зустрічний же позов слід задовольнити в повному обсязі.

За приписами статті 129 ГПК України судові витрати зі сплати судового збору слід покласти на позивача за первісним позовом.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні первісних позовних вимог компанії Сіблек ЛТД (ДрейкЧемберс, п/с №3321, РоадТаун, Тортола, Британські Вергінські острови; реєстраційний номер 1828482) до приватного підприємства «Санта-Україна» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15; ідентифікаційний код 30634862) про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії.

2. Судові витрати за подання первісного позову покласти на Сіблек ЛТД (ДрейкЧемберс, п/с №3321, РоадТаун, Тортола, Британські Вергінські острови; реєстраційний номер 1828482).

3. Зустрічні позовні вимоги приватного підприємства «Санта-Україна» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15; ідентифікаційний код 30634862) до компанії Сіблек ЛТД (ДрейкЧемберс, п/с №3321, РоадТаун, Тортола, Британські Вергінські острови; реєстраційний номер 1828482) про визнання права попереднього користувача задовольнити повністю.

4. Визнати за приватним підприємством «Санта-Україна» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15; ідентифікаційний код 30634862) право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків «харчові продукти на основі риби».

5. Стягнути з компанії Сіблек ЛТД (ДрейкЧемберс, п/с №3321, РоадТаун, Тортола, Британські Вергінські острови; реєстраційний номер 1828482) на користь приватного підприємства «Санта-Україна» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15; ідентифікаційний код 30634862) 1 921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. судового збору.

6. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 11.12.2019.

Суддя О.В. Марченко