ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 справа № 914/1667/18

Господарський суд Львівської області у складі

Головуючого судді Фартушка Т.Б., суддів Березяк Н.Є. та Крупника Р.В., за участю секретаря судового засідання Зарицької О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом: Приватного акціонерного товариства «Оболонь», м.Київ;

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!», м.Львів;

до відповідача 2: Приватне акціонерне товариство « Пиво-безалкогольний комбінат « Радомишль», Житомирська область, Радомишльский район, місто Радомишль;

про:

1. Заборону Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

2. Зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

3. Заборону Приватному акціонерному товариству «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (12201, Житомирська область Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

4. Зобов`язання Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (12201, Житомирська область. Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Представники:

Позивача: Вознюк В.А. представник (довіреність від 21.03.2019р. №47/0/25-19);

Відповідача-1: Макарик І.В. представник (довіреність від 01.01.2018р.);

Відповідача-2: Свистович Ю.П. представник (довіреність від 07.08.2018р. №07/08/2018).

ВСТАНОВИВ:

06.09.2018р. на розгляд до Господарського суду Львівської області надійшла позовна Приватного акціонерного товариства « Оболонь» від 31.08.2018р. №1849/0/2-18 до Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!» про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!» здійснювати використання позначення « HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою « HARDMIX CITRUS», зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (пиво) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; та зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!» вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива, які містять позначення « HARD CITRUS», схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою « HARDMIX CITRUS», зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Підставами позовних вимог Позивач зазначає про те, що Відповідачем та Приватним акціонерним товариством « Пиво-Безалкогольний Комбінат « Радомишль» застосовано позначення « HARD CITRUS» на етикетці спеціального пива, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою Позивача « HARDMIX CITRUS», зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 10.09.2018р. суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 09.10.2018р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.10.2018р. суд постановив поновити Товариству з обмеженою відповідальністю Торгово-Виробнича Компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!» пропущений строк для подання відзиву по 02.10.2018р.

Також, ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.10.2018р. суд постановив підготовче засідання відкласти на 23.10.18р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.10.2018р. суд постановив залучити в якості співвідповідача у справі Приватне акціонерне товариство « Пиво-безалкогольний комбінат « Радомишль». З приводу зміни процесуального статусу ПАТ « Пиво-безалкогольний комбінат « Радомишль» суд зазначає, що ГПК України не передбачено можливість участі особи одночасно в статусі двох учасників справи, обсяг процесуальних прав сторони є ширшим, аніж обсяг процесуальних прав третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

Також, ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.10.2018р. суд постановив Заяву Приватного акціонерного товариства « Оболонь» від 17.10.2018р. вх.№2766/18 про зміну предмета позову задоволити; подальший розгляд справи здійснювати з урахуванням поданої заяви від 17.10.2018р. вх.№2766/18 про зміну предмета позову задоволити; підготовче засідання відкласти на 08.11.2018р.

Окрім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.11.2018р. суд постановив заяву Приватного акціонерного товариства « Оболонь» від 26.10.2018р. (вх.№2847/18) про зміну предмета позову прийняти; подальший розгляд справи здійснювати з врахуванням заяви Приватного акціонерного товариства « Оболонь» від 26.10.2018р. (вх.№2847/18) про зміну предмета позову.

Також, ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.11.2018р. суд постановив розгляд справи почати спочатку; підготовче засідання відкласти на 22.11.2018р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.11.2018р. суд постановив підготовче засідання відкласти на 12.12.2018р.

Ухвалою суду у даній справі від 12.12.2018р. Підготовче засідання відкладено на 18.12.2018р. В судовому засіданні 18.12.2018р. оголошувалась перерва в межах для слухання.

Ухвалою суду у даній справі від 18.12.2019р. постановлено: призначити судову експертизу; провадження у справі зупинити; доручити проведення судової експертизи кваліфікованим фахівцям Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м.Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11); для дослідження надати матеріали справи №914/1667/18; поставити на вирішення експертам наступні питання:

- чи є позначення « НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня « Для людей - як для себе!» та/чи ПрАТ « ПБК « Радомишль» для маркування пива спеціального схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894?;

- чи є позначення « НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня « Для людей - як для себе!» та ПрАТ « ПБК « Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?;

- якщо одна чи дві відповіді на запитання за №1 та №2 є ТАК, то чи здійснюється ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня « Для людей - як для себе!» та/або ПрАТ « ПБК « Радомишль» використання саме дослідженого експертами позначення « НАRD CITRUS» шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж?;

- чи є продукція 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикетка або інша упаковка (стікер, споживча тара, контретикетка, кольєретка, ярлик, пробка) ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня « Для людей - як для себе!» та/або ПрАТ « ПБК « Радомишль» з позначенням « НАRD CITRUS» схожа настільки, що продукцію можна сплутати з продукцією ПАТ « Оболонь» 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикеткою або іншою упаковкою (стікером, споживчою тарою, контретикеткою, кольєреткою, ярликом, пробкою) із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 або такою, може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019р. у справі №914/1667/18 ухвалу Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 у справі №914/1667/18 про призначення судової експертизи і зупинення провадження у справі скасовано, справу №914/1667/18 направлено на розгляд Господарського суду Львівської області.

26.03.2019р. справа повернулась до Господарського суду Львівської області.

Ухвалою суду у даній справі від 05.04.2019р. судом постановлено поновити провадження у справі, призначити підготовче засідання на 19.04.2019р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 19.04.2019р. у даній справі судом постановлено рецензію на висновок експерта №185/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.07.2018р., складену 10.04.2019р., додану до клопотання від 17.04.2019р. №351 (вх.№16088/19) Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!» та висновок експертів №1483 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за листом ТОВ ТВК « Перша приватна броварня « Для людей як для себе!», складений 17.04.2019р., доданий до клопотання від 18.04.2019р. №357 (вх.№16404/19) Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія « Перша Приватна Броварня « Для Людей Як Для Себе!» до розгляду не приймати.

Окрім того, Ухвалою Господарського суду Львівської області від 19.04.2019р. у даній справі суд постановив призначити колегіальний розгляд справи №914/1667/18 у складі трьох суддів.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Львівської області від 22.04.2019р. №150 у зв`язку з призначенням колегіального розгляду справи призначити автоматизований розподілу членів колегії суддів у справі № 914/1667/18.

Згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 22.04.2019р. визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Фартушок Т.Б., судді: Іванчук С.В., Пазичев В.М.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.04.2019р. у даній справі судом постановлено прийняти справу №914/1667/18 до розгляду колегіально складі колегії суддів: головуючий суддя Фартушок Т.Б., судді Іванчук С.В., Пазичев В.М.; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 22.05.2019р.

Ухвалою суду у даній справі від 22.05.2019р. відкладено підготовче засідання на 12.06.2019р.

12.06.2019р. за вх.№24481/19 від Позивача надійшло клопотання про виклик експертів, в якому він просить викликати в судове засідання атестованих судових експертів Калініченка Михайла Михайловича та Харабугу Юрія Станіславовича Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України для надання усних пояснень щодо складеного І7.04.2019р. та підписаного ними висновку комісійної експертизи №1483 у сфері інтелектуальної власності за листом ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!».

Ухвалою Господарського суду Львівської області у даній справі від 12.06.2019р. судом постановлено: відкласти підготовче засідання на 10.07.2019р.; ухвалою суду у даній справі від 10.07.2019р. судове засідання відкладено на 18.07.2019р.; визнано явку повноважних представників Учасників справи обов`язковою; викликано повноважних представників Учасників справи в судове засідання; викликати в судове засідання судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України Калініченка Михайла Михайловича та Харабугу Юрія Станіславовича для надання пояснень.

Крім того, ухвалою суду у даній справі від 10.07.2019р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду Львівської області у даній справі від 18.07.2019р. судом постановлено відкласти підготовче засідання на 29.07.2019р., викликати в судове засідання судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України Калініченка Михайла Михайловича та Харабугу Юрія Станіславовича для надання пояснень.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Господарського суду Львівської області від 26.07.2019р. №310 Щодо повторного автоматизованого розподілу справи № 914/1667/18 у зв`язку з відпусткою судді Іванчук С.В. в період з 29.07. по 30.08.2019 року та перебуванням у відпустці судді Пазичева В.М., які беруть участь у колегіальному розгляді справи № 914/1667/18 призначено повторний автоматизований розподіл членів колегії суддів у справі № 914/1667/18.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.07.2019р. визначено наступний склад колегії суддів: Фартушок Т. Б. головуючий суддя, судді Крупник Р.В. та Березяк Н.Є.

Ухвалою суду у даній справі від 29.07.2019р. судом постановлено прийняти справу №914/1667/18 до провадження у складі колегії суддів: Фартушок головуючий суддя, судді Крупник Р.В. та Березяк Н.Є.

Також, ухвалою Господарського суду Львівської області у даній справі від 29.07.2019р. суд постановив відкласти підготовче засідання на 17.09.2019р.

Ухвалою суду у даній справі від 17.09.2019р. судом постановлено продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів, відкласти підготовче засідання на 17.10.2019р. о 10:00 год.

Судове засідання, призначене на 17.10.2019р., не відбулось з причин перебування у відрядженні судді Березяк Н.Є.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 21.10.2019р. у даній справі судом постановлено призначити підготовче засідання на 07.11.2019р.

Заявою від 07.11.2019р. вх.№46126/19 Позивач повідомив суд, що Позивачем подано належні докази судової експертизи, висновки експертів та у призначенні повторної, додаткової судової експертизи немає необхідності.

Крім того, заявою від 07.11.2019р. вх.№46129/19 Відповідач 1 просив суд закінчити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті; вважав, що завдання підготовчого провадження виконано.

Ухвалою Господарського суду Львівської області у даній справі від 07.11.2019р. суд постановив закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті; судове засідання з розгляду спору по суті призначити на 20.11.2019р.; явка повноважних представників Учасників справи в судове засідання визнається обов`язковою; викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи.

Ухвалою суду у даній справі від 20.11.2019р. постановлено відкласти судове засідання з розгляду спору по суті на 04.12.2019р.

Відповідно до ст.222 ГПК України, фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу «Акорд».

Процесуальні права та обов`язки Учасників справи, відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України, як підтвердили представники Сторін справи в судовому засіданні, їм відомі, в порядку ст.205 ГПК України клопотання від Учасників справи про роз`яснення прав та обов`язків до суду не надходили.

Заяв про відвід головуючого судді, суддів чи секретаря судового засідання не надходило та не заявлялось.

Представник Позивача в судове засідання з`явився, в судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору з обґрунтуванням підстав до задоволення позову.

Представник Відповідача 1 в судове засідання з`явився, в судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору з обґрунтуванням підстав до відмови в задоволенні позову.

Представник Відповідача 2 в судове засідання з`явилась, в судовому засіданні надала усні пояснення по суті спору з обґрунтуванням підстав до відмови в задоволенні позову.

02.12.2019р. за вх.№50151/19 Відповідачем 2 подано заяву в порядку ст..169 ГПК України.

У заяві, зокрема, зазначено, що виробництво пива спеціального «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS», етикетка якого містить слова «HARD» і «CITRUS» здійснювалось виключно в 2018 році. Виробництво останньої партії даного продукту було розпочато 03.09.2018р. і завершено 30.09.2018р. Термін придатності продукту згідно технологічної інструкції 180 діб. В подальшому і на сьогоднішній день, виробництво пива спеціального «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS» припинено, у зв`язку з негативною кон`юнктурою ринку та низьким попитом споживачів. Дані обліку виробництва додаємо у формі звіту виробництва «Випуск продукції (оцінка вартості (бухгалтерський облік)» за період 01.01.2018 р по 26.11.2019р.

Залишки пива спеціального «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS» на складах Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» відсутні, відповідно даних інвентаризації «інвентаризаційний опис» від 26.11.2019 року.

Залишки етикетки пива спеціального «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS» на складах Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» відсутні, відповідно даних інвентаризації «інвентаризаційний опис» від 26.11.2019р.

З врахуванням наведеного Відповідач 2 просив суд закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Представником Відповідача 2 клопотання підтримано, представник Позивача на розсуд суду.

До клопотання також додано копії наступних документів: випуск продукції (оцінка вартості) (бухгалтерський облік); інвентаризаційний опис №1 від 26.11.2019р.; інвентаризаційний опис №2 від 26.11.2019р.

З врахуванням доводів Відповідача 2 щодо того, що наявна у клопотанні та поданих доказах інформація не заперечувалась Позивачем продовж підготовчого засідання, доводів щодо дати складання інвентаризаційних описів (29.11.2019р.), суд вважає обґрунтованими поважність причин неподання доказів у встановлений строк та приймає такі.

Позиція Позивача:

Позивач в обґрунтування заявлених позовних вимог зазначає, що позначення пива спеціального «HARDMIX CITRUS» використовуються Позивачем в своїй господарській діяльності для маркування товарів і послуг 32 класу (пиво) Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Йому стало відомо про появу в мережах оптової та роздрібної торгівлі України продукції виробництва ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня. Для людей - як для себе!» на потужностях виробництва ПрАТ «ПБК ,Радомишль» - пиво спеціальне «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS, нанесені словесні позначення «HARD CITRUS» на етикетці якого відтворюють торговельні марки (знаки для товарів і послуг) «HARDMIX CITRUS» Позивача за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

З дня, наступного за днем подання заявки на реєстрацію торговельної марки, тобто з 21.10.2016р. та 29.10.2016р., у Позивача виникли майнові права інтелектуальної власності, що випливають з свідоцтв на знаки для товарів і послуг; випуск товару з нанесенням на нього позначення «HARD CITRUS» вважається використанням знака для товарів і послуг; причому знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

Словесне позначення Відповідачів відрізняється від знаків Позивача лише літерами «МІХ»; загалом позначення «HARD CITRUS» настільки схоже на знак для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS», що їх можна сплутати, і ця схожість, на думку Позивача, здатна ввести в оману споживачів стосовно товару яке виробляє Позивач, оскільки це позначення використовується Відповідачами для того ж виду товару, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS», а саме для 32 класу МКТП - «пиво».

Позивач робить висновок, що позначення «HARD CITRUS», які використані Відповідачами, є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг Позивача за свідоцтвами №242319 та №244894; використання у власному виробництві позначення та продаж продукції Відповідачами, етикетка, якого відтворює та імітує торговельні марки Позивача, призводять до змішування з діяльністю Позивача, що являється недобросовісною конкуренцією; таке використання позначення послаблює розрізняльну здатність торговельних марок Позивача, призводить до їх розмивання та може створити у споживача враження, що власник знаків «HARDMIX CITRUS» пов`язаний з виробником ідентичних товарів на які нанесенні схожі з знаком позначення «HARD CITRUS».

З покликанням на ч.3 ст.157 ГК України, ч.3 ст.426 ЦК України, п.5 ст.16 ЦК України Позивач робить висновки, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

При цьому Позивач покликається на висновки судових експертів від 27.07.2018р. №185/18 та від 10.06.2019р. №18-06/19.

З врахуванням наведеного Позивач просить заборонити Відповідачам здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, а також зобов`язати Відповідачів вилучити з виробництва та знищити продукцію пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Позиція Відповідача 1:

Відповідач 1 проти заявленого позову заперечує, вважає його безпідставним та необґрунтованим, просить суд відмовити Позивачу в його задоволенні за безпідставністю з підстав того, що ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» є двома самостійними та різними суб`єктами господарювання, ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» не є фактичним виробником товарів під позначенням ««HARD CITRUS/ХАРД ЦИТРУС», а також замовником/виробником відповідних етикеток, Відповідач 1 не користується знаком у вказаний Позивачем спосіб, відтак, не є належним відповідачем у справі.

Відповідач 1 вважає, що позначення Позивача не є схожими із позначенням, яке використовує ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» настільки, що їх можна сплутати, не є тотожними, так як не співпадають за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими) ознаками, а також вважає, що знак, що використовується ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» для маркування пива спеціального не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару.

При цьому Відповідач 1 покликається на висновки судових експертів від 17.04.2019р. №1483, від 02.05.2019р. №1484, а також на рецензію від 10.04.2019р. на висновок експерта від 27.07.2018р. №185/18.

Позиція Відповідача 2:

Відповідач 2 проти заявленого позову заперечує, вважає його безпідставним та необґрунтованим, просить суд закрити провадження у справі за відсутністю предмету спору.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч.1 ст.76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч.9 ст.81 ГПК України у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищенаведене, суд зазначає, що судом, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість Учасникам справи щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Враховуючи те, що норми статті 81 Господарського процесуального кодексу України щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом Учасників справи подавати докази, а пункт 4 частини 3 статті 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства - свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом створені належні умови для надання сторонами доказів в обґрунтування своєї правової позиції.

Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання Відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. З огляду на відсутність підстав для відкладення розгляду справи, передбачених статтями 202, 216 та 252 Господарського процесуального кодексу України, надання Сторонам можливості для подання відзиву на позов, суд вважає за можливе розглянути справу.

За результатами дослідження наданих Учасниками справи доказів та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення повністю з огляду на наступне.

У позовній заяві Позивач зазначає, що йому стало відомо про появу в мережах оптової та роздрібної торгівлі України продукції виробництва ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня. Для людей - як для себе!» на потужностях виробництва ПрАТ «ПБК ,Радомишль» - пиво спеціальне «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS, нанесені словесні позначення «HARD CITRUS» на етикетці якого відтворюють торговельні марки (знаки для товарів і послуг) «HARDMIX CITRUS» Позивача за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Наведене Позивач доводить фіскальними чеками на купівлю продукції в торговельній мережі.

При цьому Позивач зазначає, що позначення пива спеціального «HARDMIX CITRUS», що захищене свідоцтвами на знак для товарів і послуг №242319 зареєстрованого 25.05.2018р. та №244894 зареєстрованого 25.07.2018р. в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та використовуються Позивачем в своїй господарській діяльності для маркування товарів і послуг 32 класу (пиво) Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП).

З посиланням на ст.ст.155, ч.2 ст.157 ГК України, ст.ст.420, 492, 496 ЦК України, п.п.1-2, 4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів у послуг» Позивач зазначає, що з дня, наступного за днем подання заявки на реєстрацію торговельної марки, тобто з 21.10.2016р. та 29.10.2016р., у Позивача виникли майнові права інтелектуальної власності, що випливають з свідоцтв на знаки для товарів і послуг; випуск товару з нанесенням на нього позначення «HARD CITRUS» вважається використанням знака для товарів і послуг; причому знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; словесне позначення Відповідачів відрізняється від знаків Позивача лише літерами «МІХ»; загалом позначення «HARD CITRUS» настільки схоже на знак для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS», що їх можна сплутати, і ця схожість, на думку Позивача, здатна ввести в оману споживачів стосовно товару яке виробляє Позивач, оскільки це позначення використовується Відповідачами для того ж виду товару, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS», а саме для 32 класу МКТП - «пиво».

З покликанням на ч.3 ст.157 ГК України, ч.3 ст.426 ЦК України, п.5 ст.16 ЦК України Позивач робить висновки, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

З метою встановлення факту схожого позначення з зареєстрованими знаками для товарів і послуг Позивача на замовлення Позивача судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності складено висновок експерта №185/18 від 27.07.2018р. Відповідно до вказаного висновку судового експерта:

1. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018 р., та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати;

2. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

З врахуванням наведеного, в тому числі висновку експерта, Позивач, з покликанням на ст.73 ГПК України, ст.ст.1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», п.38 ч.1 ст.1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», робить висновок, що слід вважати доведеним той факт, що позначення «HARD CITRUS», які використані Відповідачами, є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг Позивача за свідоцтвами №242319 та №244894; використання у власному виробництві позначення та продаж продукції Відповідачами, етикетка, якого відтворює та імітує торговельні марки Позивача, призводять до змішування з діяльністю Позивача, що являється недобросовісною конкуренцією; таке використання позначення послаблює розрізняльну здатність торговельних марок Позивача, призводить до їх розмивання та може створити у споживача враження, що власник знаків «HARDMIX CITRUS» пов`язаний з виробником ідентичних товарів на які нанесенні схожі з знаком позначення «HARD CITRUS».

Позивач вказує у позовній заяві, що з метою досудового врегулювання спору, він звернувся до Відповідачів з претензією №1714/0/2-18 з вимогою припинити використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «HARDMIX CITRUS», однак, дану претензію Відповідачем 1 листом №895 від 23.08.2018р. відхилено з підстав несхожості використаних позначень та торговельних марок Позивача.

У відзиві на позовну заяву (вх.№36645/18 від 02.10.2018р.) Відповідач 1 просить відмовити Позивачу у задоволенні позовних вимог за безпідставністю з огляду на наступне.

ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» є двома самостійними та різними суб`єктами господарювання, ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» не є фактичним виробником товарів під позначенням ««HARD CITRUS/ХАРД ЦИТРУС», а також замовником/виробником відповідних етикеток, Відповідач 1 не користується знаком у вказаний Позивачем спосіб, відтак, не є належним відповідачем у справі.

Наведене Відповідач 1 обґрунтовує оборотно-сальдовою відомістю по рахунку №28, який має назву «ТОВАРИ», зазначає, що для продукції існує інший рахунок для її облікування, а саме рахунок 26 «ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ», також надає копію прибуткової накладної, яка, згідно доводів Відповідача 2, засвідчує необхідність облікування пива спеціального ХАРД ЦИТРУС на рахунку №28.

Відповідач 1 вважає, що позначення Позивача не є схожими із позначенням, яке використовує ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» настільки, що їх можна сплутати, не є тотожними, так як не співпадають за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими) ознаками, а також вважає, що знак, що використовується ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» для маркування пива спеціального не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, оскільки:

етикетка для спеціального пива «Хард Цитрус» не є тотожною та не викликає і не може викликати змішування з позначеннями за свідоцтвами на знаки для товарів і послуг №244894 та №242319, цілком відрізняється від етикетки та зовнішнього вигляду пива спеціального виробництва ПрАТ «Оболонь», а також зовсім не є схожим з позначенням, яке зареєстроване за свідоцтвами на знаки для товарів і послуг № 244894, № 242319 як за змістовим, так і художніми наповненням, які містять різні словесні та художні елементи;

слово «Citrus», яке розміщене на етикетках пива як виробництва ПрАТ ПБК «РАДОМИШЛЬ», так і виробництва ПрАТ «Оболонь», не робить їх тотожними та такими, що можуть спричинити сплутування товарів, оскільки зазначене вказує на склад напою, а саме додавання до такого виду пива ароматизаторів та екстрактів фруктів відповідної групи, яку об`єднує спільна назва «цитрус». Слово «цитрус» або його іноземна співзвучна версія «citrus» міститься на багатьох етикетках напоїв, у складі яких є фрукти відповідної групи, також це слово є елементом багатьох позначень, яким надано правову охорону і зареєстровано як торговельні марки в 32 класі Міжнародної класифікації товарів і послуг; Цитрус (лат.Citrus) - рід вічнозелених рослин родини рутових, єдиний рід триби цитрусових;

в назві та на етикетці пива «HARD CITRUS» мітиться слово ««HARD», а на етикетці пива, виготовленого ПрАТ «Оболонь» міститься слово «HARDMIX», які в перекладі з іноземної мови (англійської) мають різні значення; на етикетці пива ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» слово «hard» є прикметником до слова «citrus» чи «lemon» (іншого напою цієї ж серії), і може розумітись в багатьох значеннях, зокрема «крутий», «сильний», тощо; словосполучення ж «hardmix» має чітке визначення для певної технології у різних галузях виробництва, і використовується в значенні «жорстка (тверда) суміш»; слово «drink», яке міститься на обох етикетках, в перекладі з англійської мови позначає як дієслово «пити» так і іменник «напій»; на етикетці пива виробництва ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» слово «drink» вживається в словосполучення «readi-to-drink», що означає «готовий до вживання», в свою чергу на етикетці пива виробництва ПрАТ «Оболонь» слово «drink» поєднане у словосполучення «strong drink», що вказує на міцність напою.

Наведене Відповідач 1 обґрунтовує п.п.4.3.2.4 пункту 4.3.2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116.

Відповідачем 1 подано заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг за національною процедурою. Також, Відповідачем 1 подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» електронну заявку (№m201807716) на знак для товарів і послуг, питання про надання правової охорони даному знаку вирішується у встановленому законом порядку.

Стосовно висновку судового експерта (від 27.07.2018р. №185/18) Відповідач 1 зазначив у Відзиві, що, на його думку:

судовим експертом було порушено вимоги п.4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, оскільки питання, що ставилося Замовником експертизи стосувалося знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №242177 від 25.05.2018 р., а також знаку за заявкою №m201623725 (в подальшому свідоцтво №244894), експерт ж змінив на свідоцтво №242319 від 25.05.2018р.

здійснив неповне дослідження, а також дослідження неналежного об`єкта, оскільки свідоцтвом № 242177, правова охорона надана словесному позначенню «HardMix», а свідоцтвом №242319 надана правова охорона комбінованому позначенню, порівнювалися між собою різні об`єкти свідоцтво та фотографія (зображення етикетки); Відповідач 1 вважає, що для проведення експертизи мало б бути надано комбіноване позначення із зображенням, розглядатися воно повинно в цілому (в сукупності всіх елементів, словесних і художніх), а не шляхом порівняння певних частин елементів із позначень; хоча експерт у Висновку зазначає про те, що при встановленні схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, самим експертом було виділено частину словесного елементу «HARD CITRUS» і порівняно з частиною словесного елементу «HARDMIX CITRUS».

Відповідач 1 вважає передчасними твердження Позивача в частині: факту використання відповідачем відповідного позначення шляхом маркування продукції; факту схожості знаків між собою (оскільки висновок експерта, на думку Відповідача 1, є неповним та передчасним, враховуючи об`єкти дослідження та питання, які вирішувалися експертом під час експертизи.)

Відповідач 1 також вважає, що правова охорона може бути і має бути надана позначенням, які відрізняються між собою, хоч і є схожими певними елементами, яскравим прикладом цього є те, що не зважаючи на те, що у Відповідача 1 у справі наявне словесне позначення зареєстроване для товарів класу 32 МКТП «РІЗДВЯНИЙ» від 2009 року, за Позивачем було зареєстровано у 2016 році позначення «СТАРОКИЇВСЬКИЙ КВАС РІЗДВЯНИЙ» для цього ж класу товарів.

При цьому Відповідач 1 покликався на ст.ст.73, 98 ГПК України, ст.ст.5, 6, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п.4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

У відповіді на відзив (від 17.10.2018р. вх.№38888/18) Відповідача 1 Позивач зазначає, що позиція і доводи відзиву Відповідача 1 є помилковими, такими, що суперечать чинному законодавству України, просить задоволити позов виходячи з наступного.

1. Щодо доводів Відповідача 1 про несхожість позначення відповідача та ПрАТ «ТВК «Радомишль» з позначенням торговельної марки Позивача.

З приводу доводів Відповідача 1 щодо несхожості використаних позначень «HARD CITRUS» з торговельними знаками за свідоцтвами України на знаки для і послуг №242319 та №244894, оскільки позначення «HARD CITRUS» нанесене на етикетку спеціального пива «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» не є тотожним з торговельними марками Позивача, а тому таке не може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє однакові товари (пиво спеціальне), Позивач зазначив, що з доводом Відповідача щодо нетотожності позначення «HARD CITRUS» або етикетки харчової продукції - пива спеціального «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» Відповідача й та ПрАТ «ТВК «Радомишль» з торговельними марками за свідоцтвами України на знаки товарів і послуг №242319 та №244894 «НАІШМІХ СІТКШ» - погоджується, ніколи про тотожність не стверджував та не стверджує. З покликанням на Ніццьку угоду про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957р., до якої Україна приєдналась 29.12.2000р. згідно з Законом України від 01.06.2000р. №1762-III, п.п.59, 63 постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012р. №12 зазначив, що словесне позначення Відповідача та ПрАТ ТВК «Радомишль» відрізняється від знаків позивача лише літерами «МІХ», тому така змінність не створює тотожність.

2. Щодо аргументів Відповідача 1 про необхідність порівняння зовнішнього вигляду продукції виробництва Позивача з продукцією Відповідача 1 та ПрАТ «ТВК -Радомишль».

З приводу покликань у відзиві Відповідача 1 на необхідність врахування судом етикетки та зовнішнього вигляду пива спеціального позивача «ОБОЛОНЬ ХАРДМІКС ЦИТРУС» («OBOLON HARDMIX CITRUS») та пива спеціального Відповідача 1 «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS», які містять різні словесні та художні сегменти, Позивач вказує, що він не посилається на порушення його прав першочергового початку виробництва продукції з позначенням «HARD CITRUS». Діями Відповідача 1 та ПрАТ «ТВК «Радомишль» порушено майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894 «HARDMIX CITRUS». Порівнювання прояву використання торговельної марки Позивача (продукції) з схожими позначеннями Відповідача 1 (продукції) є неправомірним, оскільки таке не являється порушенням прав власника свідоцтва, за захистом якого Позивач звернувся до суду.

Позивач зазначає, що торговельна марка Позивача за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №242319 являється комбінованим позначенням, словесна домінуюча та центральна частина кого складається з словосполучення «HARD CITRUS» (правову охорону кольорам не надано) та №244894 словесна домінуюча та центральна частина якого складається з словосполучення «HARD CITRUS» (правову охорону надано кольорам: темно-зелений, жовтий, салатовий, зелений, білий).

Комбінованим визнається позначення, яке є поєднанням в одному цілісному позначенні різних видів позначень, одним із найбільш розповсюджених видів комбінованих позначень, що заявляються, є різноманітні етикетки, в яких, як правило, поєднуються словесні та зображувальні елементи в певному кольоровому виконанні.

Тобто, Позивач може використовувати свою торговельну марку відповідно абз.5 п.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака, у будь-який час вносити зміни до зовнішнього вигляді або стилістичного, художнього оформлення своєї продукції і таке вважається використання своєї торговельної марки, зображення якого може відрізнятись від фактичного вигляду виробленого товару. Так само, немає значення об`єм, габарити і т.п. продукції, що виготовлена з використанням торговельної марки та позначення спорідненої (тотожної) продукції конкурента.

Згідно доводів Позивача, Відповідач 1 безпідставно намагається акцентувати увагу суду на окремих другорядних ознаках відмінності своєї продукції від торговельних марок Позивача, що не впливає на загальну схожість позначень Відповідача 1 та позначень торговельних марок Позивача, можливість сплутування пересічним споживачем товарів маркованих торговельною маркою та позначенням, що його відтворює. Сама ймовірність такого сплутування є підставою стверджувати, що існує ймовірність введення споживача в оману відносно походження товару.

З покликанням на Висновок експерта від 27.07.2018р. №185/18 Позивач зазначає, що під час встановлення схожості позначень, що порівнюються, повинні розглядатись в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмінні елементи знака. Оскільки середній споживач із першого погляду, як правило, не бачить різниці між знаками, які він міг би розпізнати, якби більш ретельно вивчав знак і товар (послугу), пропонований з ним, то перше враження, одержуване ним, не повинно бути хибним. При порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція знака та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприйняття позначення, його місце розташування площині знака, смислове значення, геометричний розмір. Як правило, основним елементом позначення, яке складається із словесного та зображувального елементів, є словесна частина, оскільки вона легше запам`ятовується споживачами, називається під час бесіди між споживачами та продавцями з приводу купівлі або обговорення товару чи послуги.

Основним елементом знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №№244894, №242319 є словесний елемент «HARDMIX CITRUS», який головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає одне з центральних місць у знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам`ятовується, ніж зображувальні елементи. Зображення ж графічних елементів завершує формування композиції зображення знака.

Для комбінованих знаків звичайно достатньо подібності словесної частини, так як подібність у вимові становить порушення товарного знака. Подібність у зображальній частині може привести до змішування тільки тоді, коли зображальна частина знака є дистинктивним елементом знака. Крім того, у випадку комбінованих знаків будь-яка подібність у словесних частинах двох знаків буде кидатися в очі, якщо зображальні частини знаків також подібні. Навіть коли слова не можна сплутати в написанні або вимові, знаки в цілому можуть бути подібними до межі змішування через подібність їх зображальних елементів.

З врахуванням наведеного Позивач робить висновок, що позначення, яке є об`єктом знака для товарів і послуг, вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

3. Щодо слів «CITRUS» та «HARD», що розміщено на торговельних марках Позивача, які, на думку Відповідача 1, є загальновживаним.

Призначення торговельної марки полягає в тому, щоб індивідуалізувати товар на ринку, відмежувати його від аналогічних товарів інших виробників.

По-перше, Відповідач 1 необґрунтовано зазначає, що слова «Цитрус» або «Citrus» зазначено на багатьох етикетках напоїв, у складі яких є фрукти відповідної групи. Відсутня жодна інформація, що таке слово(а) використовуються на етикетках пива спеціального або виробниками пива, окрім Сторін.

Торговельні ж марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№244894, 242319 зареєстровані відносно такого товару, як пиво спеціальне 32 класу МКТП.

Використання однакових слів в торговельних марках не призводять до думки у споживача, що вони надійшли від одного джерела, якщо товари або послуги відрізняються в значній мірі і навпаки, можуть призвести до такої думки, якщо товари або послуги є тотожними або спорідненими.

З покликанням на Висновок експерта від 27.07.2018р. №185/18 Позивач зазначає, що малоймовірно, що навіть тотожні знаки можуть призвести до сплутування відносно походження товарів, якщо товари або послуги відрізняються в значній мірі. Іноді в одному класі МКТП перераховуються абсолютно різні товари, наприклад комп`ютери, вогнегасники і телефони в 9 класі МКТП. Іноді навпаки споріднені товари і послуги можуть бути перераховані в різних класах МКТП, наприклад клеючі речовини можуть бути в 1,3, 5 і 16 класах МКТП.

По-друге, не можна пов`язувати цитрус, як рослину з ароматизатором. При цьому, знову використовується поняття «тотожні» позначення, яке не має жодного значення для вирішення даної справи.

По-третє, описові частини позначення торговельної марки повинні оцінюватись в цілому відносно знака для товарів і послуг, без поділу на елементи, які не займають домінуюче положення. Більше того, частина позначення не вважається описовою, якщо викликають у свідомості споживача уявлення про вироблені товари через асоціації. Так позначення, не вважається описовим, якщо воно характеризує товар опосередковано - пиво спеціальне залишається пивом, а не соковмісним напоєм.

4. Щодо оцінки доказів Позивача та Відповідача 1.

09.10.2018р. Відповідачем 1 долучено до матеріалів справи кольорову версію відзиву від 01.10.2018 №1023, який відрізняється від відзиву, отриманого Позивачем поштою. Так, Відповідачем 1 посилено кольори позначень торговельних марок Позивача, позначень поданих на реєстрацію та етикеток і пляшок з готовою продукцією сторін. Подане до суду зображення спірного позначення «HARD CITRUS» Відповідача 1 фактично виконано на червоному фоні з метою посилити уявну різницю з торговельними марками Позивача, однак, реально Відповідачем 1 та ПрАТ «ТВК «Радомишль» використано помаранчевий фон етикетки (контретикетки), оригінал якого долучено до позовної заяви. Більше того, Позивач стверджує, що Відповідачем 1 подано на реєстрацію торговельну марку з заявленими кольорами: помаранчевий, білий, чорний. Тобто, згідно доводів Позивача, додатково поданий відзив Відповідача 1 є неправдивим.

Відповідачем додано до відзиву інформацію та докази про подання заявки «HARD CITRUS» на знак для товарів і послуг №m201807716, яка станом на час подання відповіді на відзив пройшла лише стадію формальної експертизи. З покликанням на ч.ч.2, 3 ст.6, ч.ч.9, 10 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Позивач стверджує, що ним подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)» заперечення №1877/0/2-18 проти заявки №m201807716 на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. З врахуванням наведеного Позивач зазначає, що подання Відповідачем 1 заявки №m201807716 на реєстрацію своєї торговельної марки не підтверджує жодного права Відповідача 1, ні на використання такого позначення, ні на можливість у майбутньому отримати правову охорону поданому позначенню на реєстрацію, яке містить текстове словосполучення «HARD CITRUS», яке є схожим з торговельними марками Позивача.

Щодо доводів Відповідача 1 стосовно невідповідності поданого Позивачем висновку судового експерта від 27.07.2018р. №185/18 Позивач зазначив, що Відповідачем 1 так і не наведено спростування висновку експерта. Запропоновані запитання, викладення яких не відповідає розробленим наукою і практикою науково-методичним рекомендаціям, їх аналіз з погляду чинних правових норм, методик проведення експертиз, експертної практики дозволили розробити алгоритми дій судових експертів з метою уникнення методичних помилок, здобуття доказової інформації, вирішення поставлених завдань тощо. Виходячи з цього, немає жодних підстав (ані з позиції нормативно-правових документів, ані з позиції логіки) позбавляти експерта права на їх необхідну зміну. З огляду на те, що законодавець наділив судового експерта широкими правами, у тому числі і правом на експертну ініціативу, можна сказати, що зміна запитань - це не лише право експерта, а і його професійний обов`язок, коли зміст запитання зрозумілий і від редагування його суть не зміниться. Для таких дій у експерта були наявні усі матеріали надані під час звернення до експертної установи, так і надані додатково в процесі проведення експертизи, в тому числі дані свідоцтв на знак для товарів і послуг №242319 від 25.05.2018р., №242177 від 25.05.2018р., №244894 від 25.07.2018р., виданого на підставі наданої експертові заявки №m201623725 від 27.10.2016р. Наявна у Відповідача 1 копія з оригіналу Висновку експерта від 27.07.2018р. №185/18 не свідчить про відсутність у експерта не чіткого зображення, при цьому Відповідач 1 так і не навів, які елементи є нечіткими або, які елементи зображення використаного Відповідачем 1 та ПрАТ «ТВК «Радомишль» були приховані у наданому зображенні. З врахуванням наведеного Позивач вважає обґрунтування Відповідача 1 щодо невідповідності Висновку експерта - надуманим. Позивач, з покликанням на ст.ст.69, 73, 74, 76, 80, 101, 165, 178 ГПК України також зазначив, що Відповідач 1 не скористався своїм правом на подання висновку експерта та не обмежений у праві заявити клопотання про виклик експерта.

Відповідач 1 у запереченнях від 23.10.2018р. вх.№40093 заперечив проти викладеного у відповіді на відзив з наступних підстав.

Так, щодо доводів Позивача у відповіді на відзив, що позначення, яке використовується у діяльності ПрАТ «ПБК «Радомишль» не є тотожним із торговельними марками Позивача, Відповідач 1, з покликанням на ст.75 ГПК України, зазначає, що дана обставина не підлягає доказуванню.

Відповідач 1 не погоджується з твердженнями Позивача у відповіді на відзив про те, що словесне позначення, яке використовує у своїй діяльності ПрАТ «ПБК «Радомишль» відрізняється від знаків позивача лише літерами «MIX», оскільки торгові марки Позивача містять також інші слова, що додатково свідчить про неможливість сплутання позначень Позивача та позначення, яке введено в цивільний оборот ПрАТ «ПБК «Радомишль», а доводи стосовно схожості позначень, згідно доводів Відповідача 1, базуються лише на уявленні Позивача про схожість окремого елемента позначення Позивача, якому надана правова охорона.

Відповідач 1 вважає, що правову охорону надано відповідним комбінованим позначенням Позивача, які саме і лише у своїй сукупності становлять відповідну торгову марку; за таких обставин Позивач помилково посилається у даній ситуації на абз.5 п.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки ПрАТ «ПБК «Радомишль» на своїй продукції не використовує і не відтворює знаку для товарів і послуг № 242319 і № 244894 як безпосередньо так і у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Також, на думку Відповідача 1, твердження Позивача про безпідставність відповідача акцентувати увагу суду на окремих другорядних ознаках відмінності своєї продукції від торговельних марок Позивача, що не впливає на загальну схожість позначень Відповідача та позначень торговельних марок Позивача, є суб`єктивним сприйняттям Позивача, адже по суті спірні позначення мають лише спільне слово, а самі позначення, що захищені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг не застосовувалися Відповідачем 1 як у формі зареєстрованого знака так і у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами.

Щодо твердження Позивача про те, що середній споживач не бачить різниці між знаками, Відповідач 1 зазначив, що зареєстровані позивачем комбіновані позначення містять у собі найменування компанії Позивача і це є суттєвим елементом розрізнення. Тому, навіть у випадку коли особа не може розрізнити колір у спірних позначеннях присутні інші елементи розрізнення.

Також відповідач вважає, що позивач наголошує на подібності окремих елементів позначень, які самі по собі можуть не і мати правової охорони, оскільки позначають певну загальну властивість товару наприклад смак, аромат або ж позначають певну групу товарів, наприклад, хард лимонади - фруктові напої з додаванням фруктів/фруктових ароматизаторів із вмістом алкоголю; саме словесне позначення «HARD», згідно доводів Відповідача 1, вказує на міцність напою. На підтвердження цього Відповідачем 1 зазначено, що є багато товарів, які містять у собі словесне позначення «CITRUS» та «HARD». Відповідач 1 робить висновок, що правова охорона надана відповідним комбінованим позначенням Позивача, які є відмінними у багатьох елементах, а не лише в тому, на який вказує Позивач.

Щодо використання слів «CITRUS» та «HARD» Відповідач 1 стверджує, що такі зображення використовуються на етикетках багатьох напоїв.

Щодо тверджень про неможливість пов`язати цитрус як рослину і ароматизатор Відповідач 1, з покликанням на Регламент (ЄС) N1334/2008 Європейського Парламенту та Ради «Про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із ароматизованими властивостями, що застосовується в та на продуктах харчування, та що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N1601/91, Регламентів (ЄС) N 2232/96 і (ЄС) N110/2008 та Директиви 2000/13/ЄС», зазначає, що ароматизатор існує саме для того, щоб надати якомусь продукту певного

запаху/смакової властивості. А слово CITRUS в даному випадку вказує на наявність такої

відповідної властивості у продукті.

Щодо доводів Позивача про невідповідність відзиву, який було надано в судове засідання, і відзиву, який отримано поштою Позивачем, Відповідач 1 зазначив, що і в суд, і позивачу було надано чорно-білі відзиви, проте, у зв`язку із тим, що на думку Відповідача 1, доцільно дослідити кольорові варіанти позначень, було надано роздруковані на кольоровому принтері варіанти відзиву до суду і вручено у судовому засіданні представнику Позивача під підпис. Відповідач 1 не заперечує стосовно можливої неточності відтінку кольору позначення, яке використовується ПрАТ «ПБК «Радомишль», тому і вважає за необхідне досліджувати етикетки, на яких використовуються відповідні позначення, а також зовнішній вигляд продукції.

Відповідач 1 заперечує право експерта змінювати об`єкт дослідження після початку здійснення експертизи. А таку помилку, на думку Відповідача 1, експерт допустив, зважаючи на аналіз самого висновку експерта № 185/18 від 27.07.2018р. Судовий експерт при здійсненні дослідження замінив питання яке мало бути досліджене на інше (замінив одне свідоцтво України на знак для товарів і послуг на інше), при цьому це сталося не раніше отримання такого свідоцтва.

Відповідач 2 просить суд закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору.

У відповідності з пунктами 1, 3 частини першої статті 129 Конституції України, основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч.1 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.2 ст.4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ч.1 ст.11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Згідно ч.1 ст.15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Статтею 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом; право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом; право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст.432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу; суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно ст.154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами; до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ст.1 Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно ч.1 ст.155 ГК України та ч.1 ст.420 ЦК України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) визнаються об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

Відповідно до ч.2 ст.155 ЦК України загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об`єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексом України.

Згідно ст.492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами; такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ч.1 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Аналогічні положення містяться у ч.1 ст.157 ГК України та ч.3 ст.5 Закону.

Згідно ч.1 ст.5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до ч.2 ст.494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до ч.4 ст.5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно п.п.1, 3 ч.1 ст.495 ЦК України право на використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання є майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку.

Відповідно до ч.2 ст.495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 2 ст.16 Закону визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Класифікація товарів і послуг для реєстрації торговельних марок здійснюється на підставі їх групування у відповідні класи, згідно вимог міжнародних угод, зокрема, Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957р., до якої приєдналась Україна згідно Закону України від 01.06.2000р. N1762-III « Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків».

Використання зазначеної класифікації (МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків) підтверджується ст.1, ч.ч.4, 8 ст.7, ч.14 ст.10 Закону.

Згідно ст.496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.1 ст.16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Частиною 3 ст.426 ЦК України визначено, що використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно ч.2 ст.157 ГК України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до ч.4 ст.16 Закону використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно ч.5 ст.16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 431 ЦК України визначено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Частиною 1 ст.424 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч.2 ст.20 Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки; власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №242319, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.05.2018р. (очікувана дата закінчення строку дії 20.10.2026р.), дата подання та номер заявки 20.10.2016р. №m 2016 23023, дата публікації 25.05.2018р. Бюл.№10, за Позивачем зареєстровано знак для товарів і послуг HARDMIX CITRUS, правову охорону кольорам не надано.

Згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №244894, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.07.2018р. (очікувана дата закінчення строку дії 28.10.2026р.), дата подання та номер заявки 28.10.2016р. №m 2016 23725, дата публікації 25.07.2018р. Бюл.№14, за Позивачем зареєстровано знак для товарів і послуг HARDMIX CITRUS, зазначення кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: темно-зелений, жовтий, салатовий, зелений, білий.

Знак виконано у формі етикетки та кольєретки.

У Свідоцтвах №242319 та №244894 зазначено:

(511) Індекси міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:

Кл. 32: Пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; солодове пиво; коктейлі на основі пива; напої на основі пива; коктейлі безалкогольні; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; спортивні напої, збагачені протеїном; квас (безалкогольний напій); лимонади; фруктовий нектар безалкогольний.

Кл. 35: Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою: публікування рекламних текстів: розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування: послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів.

Відтак, позначенню Позивача для товарів і послуг HARDMIX CITRUS надана правова охорона при товарах і послугах кл.кл.32, 35 МКТП.

У позовній заяві Позивач зазначає, що йому стало відомо про появу в мережах оптової та роздрібної торгівлі України продукції виробництва ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» на потужностях виробництва ПрАТ «ПБК ,Радомишль» - пиво спеціальне «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS, нанесені словесні позначення «HARD CITRUS» на етикетці якого відтворюють торговельні марки (знаки для товарів і послуг) «HARDMIX CITRUS» Позивача за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

При цьому Позивач зазначає, що позначення пива спеціального «HARDMIX CITRUS», що захищене свідоцтвами на знак для товарів і послуг №242319, зареєстрованого 25.05.2018р. та №244894, зареєстрованого 25.07.2018р. в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та використовуються Позивачем в своїй господарській діяльності для маркування товарів і послуг 32 класу (пиво) Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП).

Як доказ наведеного Позивачем додано фіскальні чеки від 20.06.2018р. № НОМЕР_1 та від 06.08.2018р. №3962 про купівлю в торгівельній мережі «АТБ-Маркет» пива 0,9 л Hard Citrus.

З доданих до позовної заяви етикеток вбачається, що на них нанесені словесні позначення «HARD CITRUS», що відтворюють торговельні марки (знаки для товарів і послуг) «HARDMIX CUTRUS» Позивача за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

На етикетці пива спеціального HARD CITRUS об`ємом 0,4л вказано виробник ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!».

Окрім того, на контретикетці пива спеціального «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS» об`ємом 0,4л., що долучена до позовної заяви, вказано виробника ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», а також зазначено дві адреси потужностей виробництва: (А) ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», вул.Дж.Вашингтона, 10, м.Львів, 79032, Україна, тел.: +38 . Код № ліцензії на виробництво 88. (В) ПрАТ «ПБК «Радомишль», вул. Микгород, 71, м. Радомишль, Житомирська обл., 12201, Україна, тел.: +3 (04132) 4 22 60 Код ЄДПОУ 05418365 № ліцензії на виробництво 89.

Також, на етикетці пива спеціального HARD CITRUS об`ємом 0,9л вказано виробника ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», потужностями виробництва зазначено ПрАТ «ПБК «Радомишль».

При цьому суд зазначає, і аналогічні висновки викладені у п.п.7.1.7, 7.1.8 постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.04.2019р. у справі №911/1325/18, що на підтвердження факту неправомірного використання спірного знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо); поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Наведеним спростовуються і не підтверджені доказами доводи Відповідачів щодо того, що Відповідач 1 вказаний на етикетках лише як виробник, до якого споживач може звернути претензії, як і доводи, що Відповідач 1 несе відповідальність виключно у вигляді ділової репутації.

Дозволу, передбаченого частиною 3 ст.426 ЦК України, Позивач Відповідачам не надавав.

Таке використання суперечить майновим інтересам Позивача, порушує його майнові права.

Відповідно до Висновку експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.07.2018р. №185/18, складеного експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. (далі Висновок експерта від 27.07.2018р. №185/18):

1. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018 р., та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати.

2. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

У Висновку експерта від 27.07.2018р. №185/18 зазначено, що Замовник (Позивач) повідомив, що висновок експертного дослідження із відповіддю на поставлене питання буде надано до Господарського суду м.Києва в якості доказу; відповідно до ч.5 ст.101 Господарського процесуального кодексу України висновок підготовлено для подання до суду, експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок; експерт про кримінальну відповідальність згідно зі ст.384 Кримінального кодексу України попереджений (обізнаний).

Зокрема, у Висновку експерта від 27.07.2018р. №185/18, з покликанням на абз.2, 3 п.4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995р. N116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N72), (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року N72, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2011 року N 578), (далі Правила), відповідно до яких при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги; для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, зазначено, що товар «пиво», є тим самим товаром, для якого зареєстровано та використовується знаки для товарів і послуг № 242319, № 244894.

У Висновку експерта від 27.07.2018р. №185/18 зазначено, що визначення схожості знаків здійснюється за принципами, викладеними у п.4.3.2.4 Правил, відповідно до якого позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Експертом зазначено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№244894, 242319 є комбінованими.

Загальний підхід до визначення схожості комбінованих позначень визначено п.4.3.2.8 Правил, відповідно до якого комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Експертом зазначено, що основним елементом знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №№244894, 242319 є словесний елемент «HARDMIX CITRUS», який головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає одне з центральних місць у знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам`ятовується ніж зображувальні елементи.

З приводу дослідження звукових (фонетичних) ознак (хард цит-рус) і (хард-мікс цит-рус) експертом зазначено, що досліджувані позначення є схожими за фонетичними ознаками; такий висновок обумовлено, в першу чергу розташуванням співпадаючих звуків (на початку позначення та наприкінці позначень) та повним входженням одного позначення в інше.

За результатами дослідження графічних (візуальних) ознак (позначень Позивача та Відповідачів) експерт робить висновок, що за результатами порівняння встановлено, що досліджувані позначення є графічно схожими за більшістю ознак, в тому числі з врахуванням загального зорового враження, наявності графічного елемента, виконання латиницею, графічним написанням горизонтальним у два рядки, стилізованого шрифту.

З приводу дослідження смислових (семантичних) ознак експертом зазначено, що словесне позначення HARDMIX CITRUS, яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як назву пива з міцним змішаним, комбінованим цитрусовим смаком; словесне позначення HARD CITRUS, яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як міцне пиво із смаком цитрусу. Враховуючи факт використання досліджуваних позначень для одного і того ж товару - пиво, подібність закладених у них ідей - міцне пиво із смаком цитрусу та наявний збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення - хард цитрус експерт дійшла висновку, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№244894, 242319 і позначення «HARD CITRUS» є схожими за семантичними ознаками.

З врахуванням наведеного у таблиці визначення ступеню схожості експерт зазначила про схожість порівнюваних позначень за фонетичною, графічною, семантичною ознаками, відтак, про схожість порівнюваних позначень.

З приводу Рецензії від 10.04.2019р. на висновок експерта №185/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27 липня 2018р., підготовленої патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем, суд зазначає наступне.

Відповідно до наданої Відповідачем Рецензії від 10.04.2019р. на висновок експерта №185/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27 липня 2018р., підготовленої патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем (далі Рецензія), експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності, за результатами якого складено висновок експерта від 27 липня 2018р. №185/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, проведено неповно, необ`єктивно, з істотними методичними порушеннями та порушеннями приписів Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що свідчить про порушення принципу законності, об`єктивності і повноти дослідження, визначених ст.3 Закону України «Про судову експертизу», та приписів ч.3 ст.69 Господарського процесуального кодексу щодо обов`язку експерта надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, а тому цей висновок викликає серйозні сумніви у його правильності, а тому, на думку рецензента, не може слугувати джерелом доказів у справі.

У Рецензії від 10.04.2019р. зазначено, що Прохоров-Лукін Г.В. обізнаний про те, що дана рецензія буде надана до матеріалів судової справи, а також обізнаний про відповідальність (у тому числі кримінальну) за надання завідомо неправдивих показань.

Проте, у запереченнях проти клопотання Відповідача-1 №351 від 17.04.19р. про долучення до матеріалів справи думки патентного повіреного під назвою «Рецензія на висновок експерта №185/18», яке надійшло до суду 07.05.2019р. за вх.№18303/19, Позивач зазначає, що з метою нівелювання висновку складеного експертом та продовжуючи намагання збільшити значимість результату надання підприємницьких послуг ПРОХОРОВ-ЛУКІН ГРИГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ посилається на наявність у нього кваліфікаційного класу судового експерта та кваліфікацію судового експерта по спеціальностях 13.6 (Дослідження, ковзані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями. Більше того, вказує, що має стаж експертної роботи 30 років, стаж експертної роботи у галузі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності з 1998 року.

Однак, за даними державного реєстру атестованих судових експертів Мінюсту України встановлено, що ПРОХОРОВ-ЛУКІН ГРИГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ не являється судовим експертом, свідоцтво експерта недійсне з 18.10.2011р. у зв`язку із звільненням 18.10.2011р. з Київського НІСЕ на підставі наказу експертно-кваліфікаційної комісії №386к від 06.10.2011р.

При цьому, відповідно до інформації з вказаного державного реєстр, ПРОХОРОВ-ЛУКІН ГРИГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ відповідно рішення експертно-кваліфікаційної комісії Київського НДІСЕ та доповнення до свідоцтва експерта, лише з 14-02-2002 р. мав право проводити експертизи з експертної спеціальності - (13.) Експертиза, пов`язана з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності ПРОХОРОВ-ЛУКІН ГРИГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ. з 21.03.1996р. проводив балістичні, трасологічні та вибухо-технічні експертизи і до 14.02.2002р. встановити відношення до експертиз в сфері інтелектуальної власності не вдалось.

Докази протилежного в матеріалах справи відсутні, Учасниками не заявлені та не подані.

Позивач також зазначає, що Подання до суду рецензій на висновки судових експертів суперечить Конституції та законам України з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України визначаються судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи.

Стаття 34 Конституції України кожному гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Здійснення цих прав може бути обмежене законом для (...) захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Інститут рецензування висновків судових експертів є інструментом внутрішньої процедури перевірки якості та обґрунтованості висновків, що подаються з метою отримання та підтвердження кваліфікації судового експерта. Процедура зазначеного рецензування чітко регламентована підзаконним нормативно-правовим актом, а саме Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі - Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів, згідно з пунктом 2 Порядку, є «вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків». Отже, процедура рецензування висновків експертів не має за мету вплинути на його оцінку в судовому процесі. Порядок не передбачає надання рецензії на висновок експерта на розгляд суду чи інших учасників судового процесу. Пункт 9 Порядку встановлює, що за результатами рецензування «рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань».

Порядок у пункті 3 встановлює вичерпні підстави для рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень: 1) План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України; 2) Графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ; 3) Договір або План щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта; 4) Доручення Міністерства юстиції України.

Порядок дискретно визначає: підстави для проведення рецензування; об`єкти рецензування; вимоги до кваліфікації та стажу експертів, які складають рецензію; повноваження керівника НДУСЕ, в якому проводиться рецензування; строки проведення рецензування; форму складення, затвердження та оформлення рецензії; порядок їх обліку та зберігання.

Неухильне дотримання визначених Порядком вимог щодо рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень є підставою правомірності та об`єктивності відповідної рецензії.

Представником Позивача також зазначено, що Рецензія на висновок експерта не може бути віднесена до письмових доказів, висновків спеціалістів тощо, оскільки: 1) не містить даних про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, а містить суб`єктивну думку особи щодо оцінки процесуального документа - висновку експерта; 2) рецензія виникає після відкриття провадження у справі, у зв`язку з ним; 3) рецензент не має у своєму розпорядженні матеріали справи, не досліджує їх, не попереджається про будь-яку відповідальність за надання неправдивих рецензій; 4) відсутність гарантій незалежності рецензента, його незаінтересованості та неупередженості; 5) відсутність гарантій надання об`єктивної оцінки висновку експерта сторонньою особою, яка не несе будь-якої відповідальності за свою рецензію; 6) є неналежним та недопустимим документом у судовому процесі.

Вищенаведені доводи представника Позивача Відповідачами не спростовані.

З даного приводу суд зазначає, що Відповідачами не обґрунтовано правомірність подання та складення Прохоровим ОСОБА_1 ОСОБА_2 Рецензії на Висновок експерта.

Також суд зазначає, що рецензент не є учасником судового процесу.

При цьому суд також зазначає, що зазначена Рецензія, хоча й містить запис автора, що він обізнаний про відповідальність (у тому числі кримінальну) за надання завідомо неправдивих показань, проте, не містить передбаченої ч.5 ст.101 ГПК України вимоги до висновку експерта про те, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність саме за за завідомо неправдивий висновок, відтак, не може вважатися висновком експерта.

Крім того, вказана Рецензія не може вважатися і висновком експерта у галузі права, оскільки, відповідно до ч.2 ст.108 ГПК України, висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили; суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи вищенаведене суд відхиляє Рецензію від 10.04.2019р. на висновок експерта №185/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27 липня 2018р., підготовлену патентним повіреним України Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем як неналежний та недопустимий доказ.

Відповідно до висновку експертів від 17.04.2019р. №1483 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за листом ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», складеного провідним науковим співробітником лабораторії досліджень об`єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (ЛНДІСЕ) Калініченком М.М. та старшим науковим співробітником лабораторії досліджень об`єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності ЛНДІСЕ Харабугою Ю.С., (далі Висновок експертів від 17.04.2019р. №1483):

1. Комбіноване позначення «HARD CITRUS» на етикетці пляшки для пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та знак для товарів і послуг №242319 від 25.05.2018р. не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та/або споріднених товарів;

2. Комбіноване позначення «HARD CITRUS» на етикетці пляшки для пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та знак для товарів і послуг №244894 від 25.07.2018р. не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та/або споріднених товарів.

3. Позначення «HARD CITRUS» на етикетці пляшки для пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

4. На упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» не нанесені знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та №244894.

У Висновку експертів від 17.04.2019р. №1483 зазначено, що Висновок складений на підставі листа з оформленням угоди на проведення експертизи для подання в суд; згідно п.5 ст.101 ГПК експерти обізнані про кримінальну відповідальність згідно ст.384 КК України.

З приводу Висновку експертів від 17.04.2019р. №1483 суд зазначає наступне.

Так, у Висновку експертів від 17.04.2019р. №1483 експерти покликаються на матеріали, які станом на час подання Висновку були відсутні в матеріалах справи, а саме: аналітичний звіт сприйняття іміджу марки Hard lemon/Hard citrus; технологічна інструкція на виробництво 17,5 пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS»; звіт за результатами інформаційного пошуку схожих позначень по базі зареєстрованих знаків в Україні за національною процедурою та Мадридською угодою.

Відповідно до п.4.18 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), із змінами та доповненнями (далі Інструкція), висновок експертів при проведенні комісійної або комплексної експертизи складається за правилами, викладеними в пунктах 4.14 - 4.17 цього розділу, з урахуванням таких особливостей: у вступній частині додатково зазначаються дані про голову комісії експертів та відомості про експертизи, результати яких задані органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), як вихідні дані.

У Висновку ж експертів від 17.04.2019р. №1483 відсутні дані щодо голови комісії експертів.

Зазначаючи у письмових поясненнях, що проведення даної експертизи як комісійної могло бути обумовлено наступними причинами: - проведення комісійної експертизи дозволяє скоротити терміни проведення експертизи та зменшити ймовірність виникнення експертних помилок; - експерти мали вдалий досвід проведення спільних комісійних експертиз, у т.ч. повторних; - експерти мали різну освіту та науковий досвід, що дозволяло всебічно підійти до вирішення питань, експертами не вказано ким призначено комісійну експертизу та кого визначено головою комісії.

Суд також бере до уваги, що Висновок експертів від 17.04.2019р. №1483 стосується лиш Відповідача 2.

На 14 та 16 сторінці Висновку експертів №1483 від 17.04.2019р. зазначено, що серед слів STRONG DRINK OBOLON HARDMIX CITRUS домінуюче положення в знаку Позивача займає словосполучення «OBOLON HARDMIX CITRUS». При чому, на 16 сторінці Висновку експертами зазначено, що найменший розмір літер має слово «OBOLON», яке знаходиться в верхньому рядку, в центральній частині знака. При чому, на цій ж сторінці 16 Висновку експертів зазначено, що візуально знак можна розділити на дві частини; верхню, яка включає зображення преса і словосполучення «STRONG DRINK» та нижню, яка містить словосполучення «OBOLON HARDMIX CITRUS». Однак, на сторінках 10-11 Висновку експерти зазначають, що згідно Звіту [11, розділ 2.8] «...домінуючий елемент у позначенні - це такий елемент, який за рахунок певних характеристик переважно привертає увагу споживачів та, у порівнянні з іншими елементами, відіграє найбільш значиму роль при обранні ними певного товару. За розмірними ознаками домінуючими у зображенні знака (позначення) є елементи, які мають відносні більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача.».

Однак, на сторінці 8 Висновку експертами вказано посилання на методичні джерела, згідно якого, до описових відносяться позначення, які містять відомості про виробника (особу, що надає послуги) та видові найменування підприємств. Вказане свідчить про невідповідність Висновку експертів вказаних ними методик, зокрема, віднесення вказівки на виробника до порівняння з іншими словесними елементами знака.

При порівняльному дослідженні фонетичних (звуковий) ознак домінуючих словесних елементів (сторінки 20, 21) експертами порівнювались саме звукові сигнали позначень: «OBOLON HARDMIX CITRUS» та «HARD CITRUS», при чому зазначено відмінності через відсутність частини «OBOLON».

При цьому, у письмових поясненнях експертами вказано, що оскільки компанія «Оболонь» не є першою як у світі, так й в Україні, що маркірує словом «hard» спеціальне ниво, а слово «mix» означає суміш, що підсилює значення слова «hard» як пива зі смаком безалкогольного напою, комбінація «hardmix» за своїм походження повинна викликати асоціацію не з певним виробником, а з даним типом пива.

Щодо вживання слів хард і цитрус в Україні суд зазначає, що експертами не наведено посилання на джерело інформації такої відомості, як і не наведено підтвердження визнання рівня експертних знать експертів не визнається за кордоном, відсутні підтверджуючі документи іноземних органів про відповідність знань у таких експертів.

Експертами не обґрунтовано віднесення словесного елементу «HARD» до загальновживаних термінів.

Що стосується зазначенням у Висновку експертів відсутності у слова «HARDMIX» розрізняльної здатності, то експерти пояснили, що слова «hard» та «mix» належать до поширених слів англійської мови. У США термін «hard soda» позначає спеціальне пиво в стилі безалкогольного напою. За даними Викіпедії станом на кінець травня 2016 року в США існує щонайменше 39 марок напою «hard soda». Даний напій став популярним у 90-х роках минулого століття. В Україні даний напій набув певної популярності у 2016 році після появи нива зі смаком лимона «Seth&Rileus Garage Hard Lemon» та пива зі смаком лимонного чаю «Seth&Rileus Garage Hard Lemon Tea». При цьому згідно інформації, наведеної у 2016 році у різних українських інтернет-джерелах, поява на українському ринку спеціального пива «ОВОLОN HARDMIX CITRUS» обумовлено саме успіхом вищевказаної продукції.

Крім того, не обґрунтовано у Висновку віднесення спеціальне пиво «HARD CITRUS» до «хардлимонадів», а не «хардлимонів», оскільки не обґрунтовано віднесення лимонних напої або хардлимон з додаванням алкоголю до 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, відтак їх порівняння.

Описуючи значення описових позначень у знаку експертами не надано опису значення загальновживаних слів для розрізняльної здатності або охороноздатності таких позначень.

Суд також бере до уваги, що у поясненнях, в тому числі письмових, експерти Калініченко М.М. та Харабуга Ю.С. зазначають, що 27.03.2019р. у Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз від ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» поступив лист № 277 від 27.03.2019р. за підписом директора Г.А. Амбарцумяна про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності та який містив п`ять питань. По даному листу було складно висновок експертів №1483, у якому вирішувались питання 1 4, та висновок експерта №1484, у якому вирішувалось питання 5. Інші висновки по даному листу не складались. Оскільки висновок експертів №1483 містив технічну помилку щодо дати надходження листа, на письмову вимогу заявника (лист №375 від 24.04.2019) було підписано два примірника висновку № 1483, у якому була виправлено ця технічна помилка.

Під час підготовчого засідання, що відбулось 18.07.2019р., було виявлено технічні помилки у висновку №1483, що містились у назві документа «Технологічна інструкція на виробництво 17,5%-го пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS» та у бібліографічних описах знаків за свідоцтвами України №№ 242319 та 244894. Вказані помилки обумовлені неуважністю та високим експертним навантаженням одного із експертів, але, на думку експертів, не вплинули на суть проведених експертних досліджень та відповідно на суть висновку по питанням 1 - 4 заяви.

З приводу інших об`єктів дослідження експерти звертають увагу, що на дослідження надавались саме зразки комплектів етикетки для пива спеціального ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS 0,4 л. та 0,9 л. Виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль». Комплект етикеток для пива спеціального об`ємом 0,9 л. складався лише з етикетки, тому містив на ній відомості про ПрАТ «ПБК «Радомишль». На комплекті етикеток пива спеціального 0,4 л. відомості про відомості про ПрАТ «ПБК «Радомишль» містились лише на контр-етикетці.

Відповідно до висновку експерта від 02.05.2019р. №1484 експертизи у сфері інтелектуальної власності за листом ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе», складеного завідувачем лабораторії досліджень об`єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (ЛНДІСЕ) Струк І.О. (далі Висновок експерта від 02.05.2019р. №1484):

Оформлена комплектом етикеток упаковка (пляшка) пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS» з позначенням «HARD CITRUS» продукту виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль», не є схожою з оформленою комплектом етикеток упаковкою (пляшкою) пива спеціального «Оболонь ХАРДМІКС ЦИТРУС»/OBOLON HARDMIX CITRUS», виробництва ПрАТ «Оболонь» із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за СВІДОЦТВОМ України №244894 настільки, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари.

У Висновку експерта від 02.05.2019р. №1484 зазначено, що Висновок складений на підставі листа з оформленням угоди на проведення експертизи для подання в суд; згідно п.5 ст. 101 ГПК експерт обізнаний про кримінальну відповідальність згідно ст.384 КК України.

У Висновку експерта 02.05.2019р. №1484 (сторінка 3) зазначено, що об`єктами дослідження були: скляна пляшка пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS»; скляна пляшка пива спеціального «Оболонь ХАРДМІКС ЦИТРУС», виробництва ПрАТ «Оболонь»; надані матеріали, проте, скляні пляшки не є доказами у справі, висновок не відображає саме позначення, якому надана правова охорона.

У висновку експерта від 10.06.2019р. №18-06/19, складеному за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Соповою К.А. (далі Висновок експерта від 10.06.2019р. №18-06/19), зазначено:

1. Словесний елемент «HARDMIX CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894.

2. Словесний елемент «HARD CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального «Hard citrus» об`єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль».

3. Словесні елементи «hardmix», «hard» та «citrus» не є загальновживаними як позначення товарів певного виду, а також не відносяться до загальновживаних термінів для товару 32 класу МКТП «пиво».

У Висновку експерта від 10.06.2019р. №18-06/19 також зазначено, що у зверненні про проведення експертизи від 28.05.2019 зазначається, що висновок експерта замовляється для подання до суду в якості доказу. Враховуючи вищенаведене та керуючись частиною 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України, експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі статтею 384 Кримінального кодексу України.

У Висновку експерта від 10.06.2019р. №18-06/19 наявні висновки, що знак за свідоцтвом України №242319 є комбінованим позначенням, яке складається з наступних елементів:

- словосполучення «STRONG DRINK», розташоване у верхній частині з розміщенням букв під дугою, вигнутою догори. Два слова розділені зображувальним елементом. Словесний елемент виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту з жирним накресленням, де всі літери заголовні;

- слова «OBOLON», розташованого під зображувальним елементом та словосполученням «STRONG DRINK», вирівняного по центру (з бокових сторін слова знаходяться прямі жирні лінії) з розміщенням букв по горизонталі. Розмір букв словесних елементів «STRONG DRINK» та «OBOLON» приблизно однаковий, відрізняються за видом шрифту. Словесний елемент «OBOLON» виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту з жирним накресленням, де всі літери заголовні;

- слова «HARDMIX», розташованого під словесним елементом «OBOLON», значно більшого розміру. Букви розміщені по горизонталі і займають всю площу по горизонталі та приблизно третину всього позначення в цілому. Словесний елемент «HARDMIX» виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні;

- слова «CITRUS», розташованого під словесним елементом «HARDMIX» в такому ж стилізованому виді шрифту, вирівняного по центру (з бокових сторін слова знаходяться жирні риски, схожі на тире або дефіс) з розміщенням букв по горизонталі. Словесний елемент «CITRUS» виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні;

- зображувального елементу у вигляді пресу для чавлення, що розташований між словами «STRONG» та «DRINK».

Всі елементи виконані чорним кольором на білому фоні.

Охорону кольорам знака не надано, знак зареєстрований для товарів 32 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП (Ніццька класифікація).

Знак за свідоцтвом України № 244894 є комбінованим позначенням, виконаним у вигляді етикетки (прямокутної форми) та кольєретки (у формі трапеції) темно-зеленого кольору зі світло-зеленим та білим обрамленням та заокругленими краями. Знак складається з наступних елементів:

словесних елементів, виконаних світло-жовтим кольором:

- словосполучення ««STRONG DRINK», розташоване у верхній частині з розміщенням букв під дугою вигнутою догори. Два слова розділені зображувальним елементом. Словесний елемент виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту з жирним накресленням, де всі літери заголовні;

- слова «OBOLON», розташованого під зображувальним елементом та словосполученням «STRONG DRINK», вирівняного по центру (з бокових сторін слова знаходяться прямі жирні лінії) з розміщенням букв по горизонталі. Розмір букв словесних елементів «STRONG DRINK» та «OBOLON» приблизно однаковий, відрізняються за видом шрифту. Словесний елемент «OBOLON» виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту з жирним накресленням, де всі літери заголовні;

- слова «HARDMIX», розташованого під словесним елементом «OBOLON», значно більшого розміру. Букви розміщені по горизонталі і займають всю площу по горизонталі та приблизно третину всього позначення в цілому. Словесний елемент «HARDMIX» виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні;

- слова «CITRUS», розташованого під словесним елементом «HARDMIX» в такому ж стилізованому виді шрифту, вирівняного по центру (з бокових сторін слова знаходяться жирні риски, схожі на тире або дефіс) з розміщенням букв по горизонталі. Словесний елемент «CITRUS» виконаний латиницею, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні;

зображувальних елементів:

- у вигляді стилізованого пресу для чавлення, що розташований на етикетці, між словами «STRONG» та «DRINK» та виконаний світло-жовтим кольором;

- у вигляді стилізованої дольки цитрусового фрукту (лимону, апельсину, грейпфруту, мандарину тощо) з краплею соку, що розташований на всій площі кольєретки та виконаний світло-жовтим кольором;

- у вигляді розрізаного навпіл цитрусового фрукту, розташованого у верхній частині етикетки, який сприймається як елемент оформлення фону етикетки за рахунок кольору - світло-зелений як і колір смуги обрамлення;

- у вигляді дольки цитрусового фрукту з колоссям по боках, розташованого у нижній частині етикетки, який сприймається як елемент оформлення фону етикетки за рахунок кольору - світло-зелений як і колір смуги обрамлення.

Кольори, що охороняються - темно-зелений, жовтий, салатовий, зелений та білий. Знак зареєстрований для товарів 32 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП (Ніццька класифікація).

Надана на дослідження етикетка та контретикетка пива спеціального «Hard Citrus», об`єму 0,4 літра, що застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» (Зображення 1) є комбінованими позначеннями, прямокутної форми, які складаються із зображувальних та словесних елементів. Фон етикетки - оранжевий, словесні та зображувальні елементи виконані чорним, сріблястим та білим кольором.

Етикетка складається з наступних елементів:

- словесного елемента «HARD CITRUS», розташованого у центральній частині етикетки у два рядки по горизонталі, чорного кольору, виконаного латиницею, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні;

- зображувального елемента у вигляді дугоподібних ліній, що обрамляють словесний елемент «HARD CITRUS» у верхній та нижній частині. Лінії виконані чорним кольором і сприймаються як декоративне оформлення словесного елемента «HARD CITRUS»;

- словосполучень «NATURALLY FARMENTED» та «READY-TO-DRING», розташованих по дузі зображувальних елементів, виконаних латиницею, сріблястого кольору, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні.

Інші елементи значно меншого розміру як на етикетці так і контретикетці є інформаційними або обов`язковими вказівками щодо виду товару, його кількісних та якісних характеристик, а також місця виробництва та виробника.

Надана на дослідження етикетка пива спеціального «Hard Citrus», об`єму 0,9 літра, що застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» (Зображення 2) є комбінованими позначеннями, прямокутної форми (витягнутої по горизонталі), яка складається із зображувальних та словесних елементів. Фон етикетки - оранжевий, словесні та зображувальні елементи виконані чорним, сріблястим та білим кольором.

Етикетка складається з наступних елементів:

- словесного елемента «HARD CITRUS», розташованого у центральній частині етикетки у два рядки по горизонталі, чорного кольору, виконаного латиницею, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні. Елемент повторюється на стороні контретикетки;

- зображувального елемента у вигляді дугоподібних ліній, що обрамляють словесний елемент «HARD CITRUS» з лівої та правої сторін (сторона етикетки) або у верхній та нижній частині (сторона контретикетки). Елементи виконані чорним кольором і сприймаються як декоративне оформлення словесного елемента «HARD CITRUS»;

- словосполучень «NATURALLY FARMENTED» та «READY-TO-DRING», розташованих по дузі зображувальних елементів, виконаних латиницею, сріблястого кольору, стилізованим видом шрифту, де всі літери заголовні.

Інші елементи значно меншого розміру як на стороні етикетки так і контретикетки є інформаційними або обов`язковими вказівками щодо виду товару, його кількісних та якісних характеристик, а також місця виробництва та виробника.

Надані на дослідження етикетки призначені для маркування пива спеціального, тобто товару, що входить до 32 класу МКТП.

Як зазначено на сторінці 13 Висновку, пункти 11.1.12 та 10.6 Методичних рекомендацій містять правила визначення домінуючого положення певного елемента у зображенні знака: « 11.1.12. (...) При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручніш для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з лементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Експерт зазначає, що за результатом проведеного дослідження встановлено, що назва товару «HARDMIX CITRUS» превалює в смисловому значенні над сукупністю інших елементів, оскільки саме вона застосовується при усних сповіщеннях, наприклад при замовленні напою в барах, ресторанах або магазинах. Крім того, саме назва напою, а також відповідний смак, якщо напій представлений у різних смаках може відображатись у меню.

Також, експерт пояснює у Висновку, що основним із методів розповсюдження таких товарів є продаж через заклади громадського харчування, а звичайним способом замовлення споживачем є усне замовлення назви товару. Саме за назвою товару споживачі розпізнають та описують потрібний їм напій, отже назва напою «HARDMIX» та смак «CITRUS» ідентифікують потрібний продукт під час усних замовлень.

Назва товару «HARDMIX CITRUS» превалює у смисловому та фонетичному значеннях над сукупністю інших елементів у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 242319, 244894.

При цьому, експерт робить висновки, що і словесний елемент «HARD CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні етикетом пива спеціального «Hard Citrus», об`єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль».

Відповідачами надано суду копію висновку ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТУ) від 16.05.2019р. №50242/ЗМ/19 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Даний висновок, як зазначають Відповідачі, стосується одного із позначень знаку для товарів і послуг по класу товарів 32, 33, заявку на який подано Відповідачем 1, і який за своїм змістом є майже однаковим із знаком, заборона використання якого є предметом розгляду в даній справі; знак для товарів і послуг, висновок, стосовно якого надається, за своїм змістом і художнім оформленням відрізняється лише кольором та слово «CITRUS» замінене на «LEMON». Відповідачі звертають увагу суду, що реєстрація такого знаку для товарів і послуг (за заявкою m 2018 07719) свідчить про те, що відповідному комбінованому позначенню відповідача-1 надається правова охорона і відсутні підстави вважати, що відповідач-1 чи відповідач-2 здійснює використання позначень, які схожі на торгові марки Позивача.

Також, у клопотанні зазначено, що у звіті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 16.05.2019 р. про надання патентно-інформаційних послуг за договором № 1200/1 від 12.02.2019 р. чітко зазначено про те, що усі виявлені під час інформаційного пошуку знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати з заявленим позначенням, в тому числі і з позначенням позивача, яке містить словосполучення «HARDMIX LEMON».

З даного приводу суд зазначає, що надані Відповідачами висновок та звіт різняться з даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 23.04.2018р. за договором №3467/1, проте, з врахуванням предмету спору, висновок та звіти не стосуються безпосередньо порівняння досліджуваних спірних позначень Позивача та Відповідачів (окрім виявлених тотожних та схожих позначень з іншими знаками), не містять висновків щодо таких, не є висновком судової експертизи, як і не є висновком фахівця у галузі права.

З приводу доводів Відповідача 1 щодо подання заявки на знак для товарів і послуг Позивач зазначив, що користуючись своїм правом наданим ч.8 ст.10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 04..09.2018р. подав до ДП «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)» заперечення №1877/0/2-18 проти заявки №т201807716 на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. При цьому суд зазначає, що подання заявки на реєстрацію знака не є безумовним підтвердженням реєстрації такого, а відтак, встановлення правової охорони.

Відповідно до статей 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи.

Згідно з ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

У відповідності до ст. 78 ГПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 79 ГПК України).

Зазначені вище норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини 5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

За приписами статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно із статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Трофимчук проти України» від 28.10.2010р. №4241/03 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід сторін.

Відповідно до ч.23 рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006р. у справі «Проніна проти України» за заявою №63566/00 суд нагадує, що п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення.

Вимога пункту 1 статті 6 Конвенції щодо обґрунтовування судових рішень не може розумітись як обов`язок суду детально відповідати на кожен довід заявника. Стаття 6 Конвенції також не встановлює правил щодо допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами. Проте Європейський суд з прав людини оцінює ступінь умотивованості рішення національного суду, як правило, з точки зору наявності в ньому достатніх аргументів стосовно прийняття чи відмови в прийнятті саме тих доказів і доводів, які є важливими, тобто такими, що були сформульовані заявником ясно й чітко та могли справді вплинути на результат розгляду справи.

При цьому суд зазначає, що згідно вимог ч.1 ст.14 ГПК України суд розглядає справи на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини, сформовану, зокрема у справах «Салов проти України» (заява № 65518/01; пункт 89), «Проніна проти України» (заява № 63566/00; пункт 23) та «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04; пункт 58): де зазначено, що згідно з усталеною практикою Суду, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення. Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень. Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя.

Суд також враховує положення Висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень (пункти 32-41), в якому, серед іншого, звертається увага на те, що усі судові рішення повинні бути обґрунтованими, зрозумілими, викладеними чіткою і простою мовою і це є необхідною передумовою розуміння рішення сторонами та громадськістю; у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на доречні аргументи та доводи сторін, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення; обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент заявника на підтримку кожної підстави захисту; обсяг цього обов`язку суду може змінюватися залежно від характеру рішення.

При цьому, зазначений Висновок також акцентує увагу на тому, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах.

Суд зазначає, і аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19.06.2018р. у справі №910/17631/16, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу; відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

З огляду на викладені вище доводи та висновки суду, в тому числі неповноту дослідження у висновках експертів від 17.04.2019р. №1483 та від 02.05.2019р. №1484, суперечливість висновків щодо слова «OBOLON», неповне обґрунтування таких, а також те, що у представлених Відповідачами висновках експертів порівнювались окремі елементи знаків, а не знак Позивача загалом, словесні позначення; беручи до уваги невизначення експертами в представлених Відповідачами експертних висновках головних та другорядних елементів, а відтак, невірне визначення домінуючих елементів знаків; враховуючи те, що представленими Відповідачами висновками експертів аналізується відмінність, тоді як предметом доведення є схожість позначень; беручи до уваги неповноту представлених Відповідачами експертних висновків щодо аналізу відмінностей (фіксування +, - замість вербального опису); відсутність підставних пояснень експертів щодо використання методик; беручи до уваги помилковість зазначення у представлених Відповідачами висновках експертів доводів щодо описовості позначення, відтак, невірне визначення домінуючих елементів, суд критично оцінює надані Відповідачами Висновки експертів.

З приводу доводів Відповідача 1 щодо необхідності врахування судом етикетки та зовнішнього вигляду пива спеціального позивача «ОБОЛОНЬ ХАРДМІКС ЦИТРУС» («OBOLON HARDMIX CITRUS») та пива спеціального Відповідача 1 «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС/HARD CITRUS», які містять різні словесні та художні сегменти, суд зазначає, що Позивач не посилається на порушення його прав першочергового початку виробництва продукції з позначенням «HARD CITRUS». Діями Відповідача 1 та ПрАТ «ТВК «Радомишль» порушено майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894 «HARDMIX CITRUS». Порівняння прояву використання торговельної марки Позивача (продукції) з схожими позначеннями Відповідача 1 (продукції) є неправомірним, оскільки таке не являється порушенням прав власника свідоцтва, за захистом якого Позивач звернувся до суду.

Поряд з цим суд зазначає, що в експертному висновку від 27.07.2018р. №185/18 зазначено:

1. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018 р., та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати.

2. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

У висновку експерта від 10.06.2019р. №18-06/19, складеному за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Соповою К.А. (далі Висновок експерта від 10.06.2019р. №18-06/19), зазначено:

1. Словесний елемент «HARDMIX CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894.

2. Словесний елемент «HARD CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального «Hard citrus» об`єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТзОВ ТВК « Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль».

3. Словесні елементи «hardmix», «hard» та «citrus» не є загальновживаними як позначення товарів певного виду, а також не відносяться до загальновживаних термінів для товару 32 класу МКТП «пиво».

Висновки експертів оцінені судом з точки зору пересічного споживача. Суд зазначає, і аналогічна позиція висловлена у п.53 постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.07.2019р. у справі №910/18587/16, що сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

При цьому суд зазначає, що оцінка Висновку експерта від 27.07.2018р. №185/18 надавалась з врахуванням Висновків експерта від 10.06.2019р. №18-06/19.

Щодо схожості суд зазначає, що сама ймовірність такого сплутування є підставою стверджувати, що існує ймовірність введення споживача в оману відносно походження товару.

З врахуванням вищенаведеного, в тому числі встановленого експертними дослідженнями, суд зазначає про доведеність схожості позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується Відповідачами для маркування пива спеціального із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018 р., та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати; а також про доведеність того, що позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Доводи Відповідачів щодо правомірності використання позначення «HARD CUTRUS» на продукції 32 та 35 класів МКТП спростовуються вищенаведеними висновками суду та висновками судових експертів.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що Відповідачами не спростовано доводів позову, хоч йому було створено усі можливості для надання заперечень, від жодного Учасника справи не надходило клопотання про витребування доказів, судом не виявлено на підставі наявних документів у справі інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору.

Враховуючи вищенаведене, в тому числі встановлений судом обсяг правової охорони, яку надано позначенням Позивача за Свідоцтвами №242319 та №244894, встановлення факту використання Відповідачами позначень, що схожі із зареєстрованими за Позивачем позначеннями настільки, що їх можна сплутати, доведеність того, що позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП, суперечність такого використання інтересам Позивача, суд приходить до висновку про доведеність факту посягання на права Позивача як власника Свідоцтв України на знаки для товарів у послуг №242319 та №244894 та підставності позовних вимог щодо заборони Відповідачам здійснювати використання позначення «HARD CITRUS» та зобов`язання Відповідачів вилучити з цивільного обороту продукцію, яка містить позначення «HARD CITRUS», відтак позов слід задоволити повністю.

Щодо доводів Відповідача 1 про те, що у нього відсутні товари та етикетки тощо із позначенням «HARD CITRUS» суд зазначає, що додана до відзиву оборотно-сальдова відомість (по рахунку 26) є доказом відсутності виробнитва таких товарів та продукції станом на зазначену у них дату, а не доказом відсутності такої як на момент подання позову, так і на момент вирішення спору. При цьому, прибуткова накладна від 17.08.2018р. №10968, як і оборотно-сальдова відомість по рахунку 28111 за 01.01.2018-20.08.2018р. є доказом того, що Позивач отримував таку продукцію.

Крім того, з приводу Доводів Відповідача 1 про невикористання ним знаків суд зазначає, що у розумінні приписів ст.16 Закону України «Про знаки для товарів і послуг» Відповідач 1 вчинив дії, які кваліфікуються як порушення прав Позивача (зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж тощо).

При цьому суд також зазначає, що відповідно до ч.4 ст.16 названого Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З приводу доводів Відповідачів про існування між ними договору, на підставі якого Відповідач 1 передав торгову марку (прав) Відповідачеві 2 суд зазначає, що, незважаючи на неодноразове покликання Відповідачів на існування договору, такий ними суду не надано, відтак, зазначені доводи не підтверджені жодними доказами.

Представлені Відповідачем 2 докази відсутності продукції на двох складах не є доказами відсутності такої на інших складах Відповідача 2, відсутності складів, розміщення продукції на складах інших суб`єктів господарювання, повної реалізації такої.

З врахуванням вищенаведеного, в тому числі висновків суду щодо задоволення позовних вимог, суд відхиляє клопотання Відповідача 2 про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмету спору.

З приводу клопотання Позивача (від 07.05.2019р. вх.№18303/19) про постановлення окремої ухвали суд зазначає, що представником Позивача в судовому засіданні пояснено, що при волевиявленні Позивача він може самостійно звернутись до компетентного органу щодо зазначених ним порушень, така заява готується та буде подана після розгляду справи. З врахуванням вищенаведеного, беручи до уваги пояснення Позивача, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав до задоволення клопотання Позивача в цій частині, а відтак, відхилення такого.

Відповідно до ч.1 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Приписами частини другої вказаної статті встановлено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору встановлюються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приписами статті 7 Закону України «Про Державний Бюджет України на 2018 рік» установлено у 2018 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1762 гривень.

Позивачем при поданні позовної заяви до господарського суду надано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, згідно якого Позивач очікує понести у зв`язку із розглядом справи судові витрати в розмірі 41280грн., з яких 3524грн. судовий збір, 27456грн. витрати, пов`язані із залученням експерта та проведенням експертизи, 10300грн. інші витрати, пов`язані з розглядом справи, в тому числі витрати на професійну правничу допомогу.

Як доказ сплати судових витрат Позивачем подано Платіжні доручення від 29.08.2018р. №17005 про сплату 3524грн. та від 12.10.2018р. №20111 про сплату 3524грн. судового збору за подання позовної заяви.

Як доказ понесених витрат, пов`язаних із залученням експерта та проведенням експертизи Позивачем надано Висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.07.2018р. №185/18, складеного експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. Також, надано копію договору від 11.07.2018р. №04/07 між Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності (Виконавець) та Позивачем (Замовник), відповідно до п.3.1 якого, за надання передбачених Договором послуг Замовник сплачує Виконавцю 27456грн. протягом строку дії даного Договору, але не пізніше підписання Акту приймання-передачі наданих послуг. Крім того, Позивачем надано складені та підписані Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності та Позивачем копії: Акту від 12.07.2018р. №185/18 попереднього розрахунку вартості експертного дослідження; Акту приймання-передачі наданих послуг від 27.07.2018р.; Акту від 27.07.2018р.; 185/18 здачі-приймання висновку експертного дослідження, з яких вбачається вартість наданих послуг 27456грн. Також, Позивачем надано копію рахунку-фактури від 11.07.2018р. №166 на суму 27456грн. та копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату від 17.07.2018р. №13772.

Окрім того, відповідно до платіжного доручення від 27.12.2018р. №23945 Позивачем сплачено 1762грн. судового збору за подання до Західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги на ухвалу суду.

Належних, достатніх та допустимих доказів в підтвердження факту здійснення інших судових витрат, окрім сплаченого за подання позовної заяви до господарського суду судового збору, витрат, пов`язаних із залученням експерта та проведенням експертизи та сплаченого за подання до Західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги на ухвалу суду Позивачем станом на час розгляду справи по суті суду не заявлено та не подано, в матеріалах справи такі докази відсутні.

Окрім того, суд зазначає що Відповідачі 1 та 2 наданим чинним законодавством правом на відшкодування документально підтверджених судових витрат не скористались.

Так, до відзиву Відповідачем 1 додано попередній розрахунок судових витрат, згідно якого Відповідач 1 очікує понести наступні судові витрати: 10000грн. висновок спеціаліста стосовно схожості знаків для товарів та послуг; 35000грн. витрати на професійну правничу допомогу. Проте, станом на час проведення судового засідання із розгляду спору по суті доказів понесення вказаних судових витрат Відповідачем 1 суду не заявлено та не подано, в матеріалах справи такі докази відсутні.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір у справі покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З підстав наведеного, а також недоведення Позивачем в порядку, визначеному главою 8 розділу І ГПК України іншого розміру судових витрат, окрім суми сплаченого за подання позовної заяви до господарського суду судового збору в розмірі 7048грн., 27456грн. пов`язаних із розглядом справи витрат на оплату Висновку експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.07.2018р. №185/18, складеного експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. на підставі укладеного між Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності та Приватним акціонерним товариством « Оболонь» Договору від 11.07.2018р. №04/07, а також 1762грн. судового збору, сплаченого Позивачем за подання до Західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги на ухвалу суду, недоведення Відповідачами 1 та 2 розміру понесених у справі судових витрат, враховуючи результати вирішення спору, суд дійшов висновків про те, що вказані судові витрати у справі слід покласти на Сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог та розподілити їх між Відповідачем 1 та Відповідачем 2 порівну, стягнути з Відповідача 1 на користь Позивача 4405грн. судового збору та 13728грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи; стягнути з Відповідача 2 на користь Позивача 4405грн. судового збору та 13728грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 42, п. 1, 3 ч. 1 ст.129 Конституції України, ст.ст.4, 13, 27, 42, 43, 46, 73, 74, 76-79, 80, 81, 86, 129, 165, 205, 216, 222, 235, 236, 238, 247, 248, 252 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.154, 155, 157 Господарського кодексу України, ст.ст.11, 15, 16, 418, 420, 424, 431, 432, 492, 494, 496 Цивільного кодексу України, ст.ст.1, 5, 16, 20 Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд

УХВАЛИВ:

1. Позов задоволити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

3. Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

4. Заборонити Приватному акціонерному товариству «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (12201, Житомирська область Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

5. Зобов`язання Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (12201, Житомирська область. Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) на користь Приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3, ідентифікаційний код 05391057) 4405грн. судового збору, 13728грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи.

7. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (12201, Житомирська область Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) на користь Приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3, ідентифікаційний код 05391057) 4405грн. судового збору, 13728грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи.

8. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

9. Рішення набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст.241 ГПК України.

10. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку в порядку та строки, визначені главою І розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено 16.12.2019р.

Головуючий суддя Фартушок Т. Б.

Суддя Березяк Н.Є.

Суддя Крупник Р.В.