РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2019Справа № 910/1032/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право",

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

Представники:
від позивача: Ситцевой В.В.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Фінагіна В.Б., Тюріна Л.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Реал-Право (далі відповідач 1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі відповідач 2) в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208970 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Реал-Право відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: експекторанти, муколітичні препарати, препарати для виведення мокроти, мукорегулятори, препарати для лікування бронхів;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208970 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Реал-Право відносно 05 класу МКТП, а саме: експекторанти, муколітичні препарати, препарати для виведення мокроти, мукорегулятори, препарати для лікування бронхів та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016 є схожим настільки, що його можно сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача "АМБРОТАРД" за свідоцтвом України № 110155 від 27.07.2009, а також є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товари або надає послугу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 позовну заяву Публічного акціонерного товариства Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод - залишено без руху. Встановлено Публічному акціонерному товариству Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод строк протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

08.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод надійшла заява про усунення недолків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 07.03.2019.

06.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" надійшло клопотання, в якому відповідач-1 просить суд відкласти підготовче засідання призначене на 07.03.2019 на іншу дату.

07.03.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити одному із наступних судових експертів: Дорошенко О.Ф., Петренко С.А. та Жила Б.В., на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

07.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що оспорюваний знак за свідоцтвом України № 208970 є комбінованим позначенням, яке складається із словесних та зображувальних частин, виконаних в оригінальній графічній манері та зареєстрованим в поєднанні таких кольорів як зелений, білий, синій, бірюзовий, в той час як знак позивача за свідоцтвом України № 110155 є словесним позначенням, виконаним стандартним штрифтом, заголовними літерами, кирилицею що свідчить про те, що порівнювальні знаки є різними та створюють різне загальне зорове сприйняття цих знаків.

У судовому засіданні 07.03.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 04.04.2019.

15.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що домінуючим елементом комбінованого знака за свідоцтвом України № 208970 є саме словесний елемент «АМБРОТАРД», який має візуальну схожість зі знаком за свідоцтвом України № 110155, зокрема має збіг однакових літер, розташованих в однакових частинах слова, що свідчить про тотожність або схожість елементів словесних знаків, що є підставою для визнання таких знаків схожими до ступеня змішування.

Судове засідання призначене на 04.04.2019 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 призначено підготовче судове засідання на 07.05.2019. Повторно зобов`язано учасників судового процесу виконати вимоги ухвали суду про відкриття провадження у справі від 08.02.2019 в невиконаній частині.

17.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" надійшла заява про поновлення строку на подання відзиву та відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що долучений до позовної заяви висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності патентного повіреного не є належним доказом, оскільки патентний повірений не є атестованим судовим експертом з правом проведення судових експертиз.

22.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", в якій позивач зазначає, що у відкритих джерелах та на офіційному сайті Міністерства охорони здоров`я України наявна інформація про використання позивачем знака для товарів і послуг «Амбротард» за свідоцтвом України № 110155, відповідна інформація наявна з 2004 року, що свідчить про те, що позначення «Амбротард» використовується позивачем задовго до реєстрації спірного свідоцтва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2019 клопотання Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про призначення експертизи задоволено. Призначено у справі № 910/1032/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/1032/19 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

10.09.2019 матеріали справи № 910/1032/19 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 107/19 від 03.09.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 поновлено провадження у справі № 910/1032/19. Підготовче засідання у справі № 910/1032/19 призначено на 17.10.2019.

15.10.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав письмові пояснення, в яких зазначає про необ`єктивність висновку експерта № 107/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, оскільки не проведено дослідження семантичних ознак свідоцтв, а дослідження порівнювальних ознак свідоцтв проведено неповно.

Судове засідання призначене на 17.10.2019 не відбулося у зв`язку із тим, що 17.10.2019 в період з 09 год. 39 хв. до 11 год. 40 хв. із приміщень, які займає Господарський суд міста Києва, розташованих по вул. Б. Хмельницького, 44, 44-Б, 44-В у місті Києві, було проведено евакуацію працівників Господарського суду міста Києва та відвідувачів суду у зв`язку із надходженням повідомлення про замінування будівель суду, про що 17.10.2019 керівником апарату суду Кривенко О.М., начальником відділу господарського забезпечення Гончаренко ОВ. та начальником посту охорони порядку військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України Лисенко В.О. складено акт щодо знеструмлення електромереж суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2019 підготовче засідання у справі № 910/1032/19 призначено на 07.11.2019.

05.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення з урахуванням висновку експертів № 107/19 від 03.09.2019.

У судовому засіданні 07.11.2019 представник позивача надав письмові пояснення, в яких зазначає, що експертами при дослідженні схожості знаків було проаналізовано всі елементи порівнюваних знаків, включаючи графічні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/1032/19 призначено на 28.11.2019.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-2 заперечили проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, однак був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-1 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 28.11.2019 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" є власником свідоцтва України № 110155 від 27.07.2009 на знак для товарів і послуг АМБРОТАРД щодо 5 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме фармацевтичні препарати; ліки для людини.

В свою чергу, позивачу стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" є власником свідоцтва України № 208970 від 25.02.2016 на знак для товарів і послуг - «Амбротард Плюс» комбінований, зареєстрований для товарів і послуг 5 класу МКТП: експекторанти; муколітичні препарати; препарати для виведення мокроти; мукорегулятори; препарати для лікування бронхів.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтво України № 208970 на знак для товарів та послуг «Амбротард Плюс» комбінований (словесно-зображувальний), має бути визнано недійсним повністю через невідповідність знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/1032/19, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є знак - «Амбротард Плюс» (комбінований) за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «АМБРОТАРД» за свідоцтвом України № 110155 від 27.07.2009, щодо товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 22.10.2014 дату подання заявки № m201414965?

- Чи є знак - «Амбротард Плюс» (комбінований) за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № 110155 від 27.07.2009 на знак для товарів і послуг «АМБРОТАРД», а саме щодо Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", станом на 22.10.2014 дату подання заявки № m201414965?.

У висновку експерта № 107/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03.09.2019 судовими експертами Федоренко В.Л. та Ковальовою Н.М. встановлено:

1) Знак для товарів і послуг - «Амбротард Плюс» (комбінований) за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Амбротард» за свідоцтвом України № 110155 від 27.07.2009, щодо товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 22.10.2014 дату подання заявки № m201414965.

2) Знак - «Амбротард Плюс» (комбінований) за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари щодо товарів 5 класу МКТП за свідоцтвом України № 110155 від 27.07.2009 на знак для товарів і послуг «Амбротард», а саме щодо Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", станом на 22.10.2014 дату подання заявки №m201414965.

Суд зазначає, що судовими експертами у висновку № 107/19 від 03.09.2019, зокрема встановлено, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано досліджувані позначення є спорідненими (однорідними) оскільки вони є: одного роду (виду) - фармацевтичні препарати, мають одне призначення - готові фармацевтичні дозовані форми або субстанції, будь-яка хімічна речовина призначена для використання в медичній діагностиці, лікуванні або профілактиці хвороби; мають такі ж умови та канали збуту - оптовий та роздрібний спеціалізовані пункти продажу , аптеки тощо; мають широке коло споживачів.

За розмірними ознаками у зображенні комбінованого позначення явно превалює позначення «Амбротард» яке є більшим за розміром ніж інші словесні позначення. За топологічними ознаками також превалює словесне позначення «Амбротард», яке розташоване горизонтально у центральній частині знака, з нього починається огляд позначення, саме це позначення оздоблене зображувальним елементом на якому також фокусується увага споживача. За кольоровими ознаками на світло-синьому тлі виділяється словесне позначення «Амбротард» виконане жирними літерами зеленого кольору. За семантичними ознаками також превалює словесне позначення «Амбротард». Це пов`язано в першу чергу із тим, що дослідженню підлягає назва лікарського засобу і саме ця назва запам`ятовується в першу чергу.

Отже, домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208970 є словесне позначення «Амбротард».

Досліджувані знаки для товарів та послуг № 208970 і № 110155 за фонетичними ознаками є схожими. Такий висновок обумовлено, в першу чергу повним входженням словесного знака за свідоцтвом України № 110155 до складу комбінованого знака № 208970 та розташуванням співпадаючих звуків на початку словосполучення.

Крім того, судовими експертами у висновку № 107/19 від 03.09.2019 зазначено, що при визначенні графічної схожості позначень враховуються наступні ознаки: загальне зорове враження, вид та розмір шрифту, графічне написання з урахуванням характеру літер, розташування літер одна відносно одної; алфавіт, літерами якого написане слово; колір чи поєднання кольорів тощо.

Порівнювані позначення мають спільні графічні ознаки, а саме: використовуються літери кириличної абетки; горизонтальне розташування; характеризуються послідовним розташуванням літер в один рядок; застосовують стандартні шрифти; перша літера заголовна інші строкові.

Отже, позначення, що досліджуються «Амбротард» та «Амбротард» є схожими за графічними ознаками.

Таким чином, висновок експертів № 107/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03.09.2019 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Крім того, суд зазначає, що наказом Держапатенту України № 116 від 28.07.1995 (затверджений в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812) затверджені Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила).

Відповідно до п. 4 Правил, експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів: встановлення дати подання заявки; експертиза заявки за формальними ознаками; експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна: міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з

Мадридською угодою; знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім`я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.2.2 Правил, відповідно до пункту 4 статті 6 Закону перевіряється, чи не відтворює заявлене позначення: а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; б) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; в) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Пунктом 4.3.2.4. Правил визначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, суд зазначає, що питання тотожності або схожості спірних знаків для товарів і послуг з раніше зареєстрованими знаками досліджується в процесі розгляду заявки на реєстрацію знаку, тобто тоді, коли заявлене позначення ще не використовується, та факт можливості їх сплутування споживачем встановлюється під час використання позначення.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - «Амбротард Плюс» (комбінований) за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв`язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Амбротард Плюс» (комбінований) за свідоцтвом України № 208970 від 25.02.2016 недійсним.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Крім того, як зазначено судом в ухвалі від 07.11.2019, постановою Кабінету Міністрів України № 829 від 02.09.2019 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимоги про визнання свідоцтва України України № 208970 від 25.02.2016 на знак для товарів і послуг «Амбротард Плюс» (комбінований) недійсним, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" про зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (яке перейменоване на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208970 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Реал-Право відносно 5 класу МКТП, а саме: експекторанти, муколітичні препарати, препарати для виведення мокроти, мукорегулятори, препарати для лікування бронхів та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 4, 9 ст. 129 ГПК України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Крім того, позивач просив суд покласти на відповідача витрати, пов`язані із правовою допомогою.

Згідно ст. 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

У разі неподання відповідних документів у господарського суду відсутні підстави для покладення на іншу сторону зазначених сум.

Вирішуючи питання про такий розподіл, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним порівняно з ціною позову. У зв`язку з цим суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити даний розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява N 19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 24.01.2019 у справі № 910/15944/17.
З матеріалів справи вбачається, що 11.04.2018 між Адвокатським бюро «Валерія Ситцевого «Інтелект» (далі - виконавець) та Публічним акціонерним товариством "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - клієнт) укладено договір № 11/04-1 про надання правничої допомоги, предметом якого є надання виконавцем правничої допомоги клієнту, а саме, здійснення захисту прав та представництво інтересів клієнта.

Крім того, 21.12.2018 між Адвокатським бюро «Валерія Ситцевого «Інтелект» та Публічним акціонерним товариством "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" укладено додаткову угоду № 2 до договору № 11/04-1 про надання правничої допомоги від 11.04.2018, відповідно до якої виконавець бере на себе зобов`язання здійснити захист прав і законних інтересів клієнта, а також представництво його інтересів у Господарському суді міста Києва, у Північному апеляційному господарському суді та у Верховному Суді за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю Реал-Право та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № 208970 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг «Амбротард Плюс/Амбротард Плюс».

Позивачем також додано до матеріалів справи акт прийому-передачі наданих правничих послуг від 28.01.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг (виконаної роботи) складає 37 840, 00 грн.

Перелік витрат на професійну правничу допомогу наведений у додатку № 1 до акту прийому-передачі наданих правничих послуг від 28.01.2019, а саме: вивчено та проаналізовано надані клієнтом матеріали (висновки експертів тощо) вартість 4200, 00 грн; зібрані необхідні для подання позовної заяви додаткові документи та інші докази, вартість 11400, 00 грн; підготовлено для клієнта правову позицію у господарській справі перед складанням проекту позовної заяви, вартість 6600, 00 грн; складено по суті позовну заяву щодо визнання недійсним свідоцтва України № 208970 на знак для товарів і послуг, вартість 9600, 00 грн; витрати на виготовлення позовної заяви та копій її примірників для сторін: копіювання позовної заяви та примірників 3000, 00 грн, прошнурування позовної заяви та 2-х її примірників 1200, 00 грн, використаний папір 640, 00 грн; відправлення поштою двом відповідачам копії позовної заяви 1200, 00 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем згідно виставленого рахунку № 28/01-1 від 28.01.2019 здійснено оплату послуг адвоката згідно договору про надання правничої допомоги №11/04-1 від 11.04.2018, що підтверджується наявним у матеріалах справи платіжним дорученням № 2172 від 07.02.2019 у сумі 37840, 00 грн.

Перевіривши подані позивачем докази та здійснивши власний перерахунок заявленої до стягнення з відповідача суми на оплату послуг адвоката, враховуючи співмірність заявленої позивачем суми із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), суд вважає за необхідне покласти на відповідача витрати позивача на оплату послуг адвоката в сумі 20 000, 00 грн.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208970 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Реал-Право відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: експекторанти, муколітичні препарати, препарати для виведення мокроти, мукорегулятори, препарати для лікування бронхів.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код - 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 208970 від 25.02.2016 відносно 5 класу МКТП, а саме: експекторанти, муколітичні препарати, препарати для виведення мокроти, мукорегулятори, препарати для лікування бронхів, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22, ідентифікаційний код - 38160754) на користь Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17, ідентифікаційний код - 23518596) 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. судового збору та 20 000 (двадцять тисяч) грн 00 коп. витрат на правничу допомогу.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено: 05.12.2019.

Суддя Щербаков С.О.