ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2019 р. Справа№ 910/20650/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Остапенка О.М.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Корінної А.О.

та представників:

від позивача - Коваль А.М. ордер КС№532193 від 25.11.2019р.;

від відповідача-1 - Плесюк Н.С. ордер ХВ№ від 15.01.2019р.;

від відповідача-2 - Фінагіна В.Б. дов. №2434-03/552 від 17.09.2019р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Фармацевтична група «Здоров`я»

на рішення господарського суду м.Києва від 19.07.2018р.

(повний текст складено 27.07.2018р.)

у справі №910/20650/17 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1.ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я»;

2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 19.07.2018р. у справі №910/20650/17 позов задоволено повністю; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №231740 від 11.09.2017р., зареєстроване за ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я", відносно всіх товарів 05 класу МКТП; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг №231740 від 11.09.2017р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" на користь Компанії Novartis AG/Новартіс АГ 3 200 грн. судового збору.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" звернулось із апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення господарського суду м.Києва від 19.07.2018р. у справі №910/20650/17 та прийняти нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019р. апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" на рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17 задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2018 у справі № 910/20650/17 скасовано повністю; прийнято нове рішення; відмовлено в задоволенні позову повністю; стягнуто з Компанії Новартіс АГ, Швейцарія на корись ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" 36485,60 грн. судових витрат; видачу відповідного наказу доручено господарському суду м.Києва.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 26.09.2019р. було скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019р., справу №910/20650/17 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.10.2019р., справу №910/20650/17 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Остапенко О.М., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2019р. справу №910/20650/17 було призначено до розгляду на 11.11.2019р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2019р. змінено назву відповідача-2 з Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; у судовому засіданні оголошено перерву по справі №910/20650/17 до 25 листопада 2019р. згідно ст. 216 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

До господарського суду м.Києва звернулась Компанія Новартіс АГ (Novartis AG) (далі - позивач, Компанія) з позовом до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - відповідач, Товариство) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) про: визнання недійсним свідоцтво України № 231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано; зобов`язання Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ", захищеного свідоцтвом України №138108 від 26.04.2011р. для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки - 12.04.2010р.), та знака для товарів і послуг "EXODERIL", захищеного Свідоцтвом України №191155 від 25.09.2014р. для товарів 03, 10 класів МКТП (дата подання заявки - 14.06.2013р.).

11.09.2017р. було зареєстровано знак для товарів і послуг "Екзо-Дерм" (далі - спірний знак).

Власником свідоцтва України № 231740 на знак для товарів і послуг "Екзо-Дерм" (заявка від 17.08.2016р. № m201617849; знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП) є Товариство.

За твердженням Компанії, спірний знак не відповідає умовам надання правової охорони та має бути судом визнаний недійсним, оскільки: є схожим настільки, що його можна сплутати, із знаками позивача ("ЕКЗОДЕРИЛ", "EXODERIL"); може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно Компанії; товари, для яких зареєстрований спірний знак, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки позивача.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції встановив, що зареєстрований на ім`я відповідача знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 231740 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У абзаці 5 пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995р. № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Обставини, зазначені в абзаці 5 п.2 ст. 6 Закону та в абзаці 2 п. 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п`ятого пункту другого статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону, яка визначає виключні права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Ухвалою суду першої інстанції від 06.02.2018р. було призначено у спарві експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (а.с. 161-163 том 2)

На вирішення судового експерта поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

- Чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 таким самим або спорідненим з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

- Чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

З Висновку експерта № 132 від 02.04.2018р. вбачається наступне (а.с. 166-195 том 2):

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 1911552;

- всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 є таким, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товару 05 класу МКТП.

Апеляційний суд, оцінивши висновок експерта № 132 та пояснення експерта Жили Б.В., що були надані колегії суддів 14.02.2019р. під час судового засідання, вважає, що судовим експертом Жилою Б.В. було невірно застосовано методику встановлення однорідності товарів та послуг за протиставленими свідоцтвами, недодержано вимоги методики проведення експертиз, висновок викликає сумніви у його об`єктивності та правильності, є необґрунтованим, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Згідно зі п. 1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта.

Наказом ДП "Український інститут промислової власності від 07.04.2014р. № 91 затверджені Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, які розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995, а також міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Паризької конвенції, Сінгапурського договору та з урахуванням інших нормативно-правових актів, що стосуються сфері охорони прав на знаки для товарі і послуг.

Визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами викладеними в п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 (далі за текстом - Правила) де зазначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Загальні принципи визначення схожості словесних знаків викладені у п. 4.3.2.6. Правил, де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 11.1.6 Методичних рекомендацій визначено, що відповідно до п. 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупності дії звукової, графічної та смислової схожості.

Згідно п. 11.1.7 Методичних рекомендацій звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається на підставі наступних ознак: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо.

Дослідження графічних (візуальних) ознак, графічна (візуальна) схожість залежить від загального зорового враження, від графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості слів, алфавіту, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів тощо.

Так судовий експерт прийшов до висновку, що графічні ознаки не мають самостійного суттєвого значення, проте можуть братись до уваги в якості допоміжних.

Проте зазначене твердження є помилковим, оскільки відповідно до п. 11.1.6 Методичних рекомендацій до уваги береться сукупність дії звукової, графічної та смислової схожості.

Відповідно до п. 11.1.9 Методичних рекомендація установлення смислової схожість словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак: збіг смислового значення позначень у схожих мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і, який має самостійне значення; подібність та протилежність закладених в позначеннях понять, ідей.

Проте, в порушення п. 11.1.9 Методичних рекомендацій судовий експерт не здійснив повний аналіз щодо подібності/протилежності закладених в позначеннях понять "EXODERIL" та "Екзо-Дерм".

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 11.2.6. Методичних рекомендацій визначено, що товари і/або послуги вважаються "такими самими", якщо вони відносяться до одного виду, які задовольняють одну й ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

Проте судовим експертом було проігнороване те, що товари відносяться до різних родових груп та мають різне функціональне призначення. Таким чином, виходячи з аналізу вказаного Висновку було незрозумілим чи товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №231740 "Екзо-Дерм", є такими самими, чи є спорідненими з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№138108 та №191155 у відповідності до ст. 12 Закону України «Про судову експертизу» незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов`язаний, зокрема, провести повне дослідження і дати обгрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

У даній справі апеляційним судом ухвалою від 14.02.2019р. (а.с. 212 том 3) було призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

- Чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 таким самим або спорідненим з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

- Чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

З Висновку судової експертизи №047/19 від 24.04.2019р. (а.с. 5-39 т. 4) вбачається що:

1. Товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108. Товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 не є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155;

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Колегія суддів встановила, що за висновком повторної комісійної судової експертизи № 047/19 від 24.04.2019р. встановлено відсутність ознак (критеріїв) для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №231740, передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6 та абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

З матеріалів справи вбачається, що на замовлення Позивача, судовими експертами Дорошенком О.Ф. і Мінченко Н.В. 19.06.2019р. було складено Висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №1273 (а.с.89-106 т.4).

Так, у своєму запиті представником позивача на вирішення експертів були поставлені наступні питання:

- Чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №231740 такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №№138108 та 191155?

- Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

- Чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

З Висновку експертів №1273 від 19.06.2019р. вбачається, що:

1. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №231740 є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №№138108 та 191155.

2. Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №231740 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України №№138108 та 191155.

3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №231740 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів.

Згідно частини 1 статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до частин 1-2 статті 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Апеляційний суд відзначає, що сприйняття знаку для товарів пересічними споживачами відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг.

Здійснивши оцінку всіх висновків експертів, загальне враження колегії суддів, як пересічних споживачів, встановили таке: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155, не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Отже, належними та беззаперечними доказами підтверджено відсутність обставин невідповідності спірного знаку для товарів і послуг, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваного свідоцтва.

Разом з тим, колегія суддів зазначає, що позивачем не надано достатніх та беззаперечних доказів на підтвердження тих обставин, що зареєстрований за свідоцтвом України №231740 знак може бути для пересічних споживачів оманливим або таким, що може призвести до введення в оману щодо особи виробника товарів, тобто стосовно Компанії.

Місцевим судом вищевикладене враховано не було.

У зв`язку з чим підстави для визнання спірного свідоцтва недійсним, передбачені абз. 5 п 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в даному випадку також відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Міністерство внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про задоволення позову, оскільки висновки, викладені у рішенні господарського суду м.Києва від 19.07.2018р. у даній справі, не відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про відмову в позові.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. В задоволенні позовних вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ необхідно відмовити повністю з наведених вище мотивів, стягнувши з позивача понесені відповідачем судові витрати за подачу апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 19.07.2018р. у справі №910/20650/17 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким Компанії Novartis AG/Новартіс АГ в позові про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії до ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відмовити повністю.

Стягнути з Компанії Novartis AG/Новартіс АГ (4002, Базель, Швейцарія) на користь ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (61013, м. Харків, вул. Шевченко, 22; ) 4 800 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Справу №910/20650/17 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов`язати видати наказ.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 27.11.2019р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді О.М. Остапенко

М.Л. Доманська