ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2019 р. Справа№ 911/896/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 25.11.2019

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"

на рішення господарського суду Київської області від 05.09.2019

у справі № 911/896/19

за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Київської області від 05.09.2019 у справі №911/896/19, крім іншого, позов Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" про припинення порушення прав інтелектуальної власності задоволено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду Київської області від 05.09.2019 у справі № 911/896/19 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити ПрАТ "Київський вітамінний завод" у задоволенні позовних вимог, судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Доміле" на рішення господарського суду Київської області від 05.09.2019 у справі №911/896/19 та призначено її розгляд на 20.11.2019.

20.11.2019 у судовому засіданні було оголошено перерву до 25.11.2019.

22.11.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.

25.11.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 25.11.2019 представник позивача при вирішенні питання про долучення до матеріалів справи доказів поклався на розсуд суду. Судова колегія , дослідивши вказаний доказ, заслухавши представників сторін у судовому засіданні, дійшла висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

У судовому засіданні 25.11.2019 представник апелянта підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити. Представник позивача заперечив проти задоволення вимог апеляційної скарги, просив суд оскаржуване рішення залишити без змін.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (далі - позивач) подало до Господарського суду Київської області позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (далі - відповідач), згідно з прохальної частини якого просить суд зобов`язати відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва відповідача, схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005.

В обґрунтування поданого позову позивач вказує на те, що як продукція позивача, яка випускається під торговельною маркою "Аскорбінка", так і дієтична добавка відповідача, на яку нанесено спірне позначення "Аскорбінка", належать до одного роду (виду) (є дієтичними добавками), призначені для однорідного кола споживачів (людей, яким необхідно поповнити потреби організму в вітаміні С) та реалізуються через однакові канали збуту (магазини роздрібної торгівлі в Україні), самі товари належать до класу 5 МКТП (Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)), а тому є однорідними (існує принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність скопійованих і оригінальних товарів одній особі). З огляду на викладене, позивач вважає, що позначення "Аскорбінка", яке відповідач використовує при здійсненні своєї господарської діяльності, є схожим до ступеня сплутування зі знаком для товарів та послуг "Аскорбінка", майнові права інтелектуальної власності на який належить позивачу, настільки, що їх можна сплутати, тому виникла необхідність для захисту належних позивачу прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005.

Судова колегія, дослідивши матеріали даної справи та заслухавши у судовому засіданні присутніх представників сторін, встановила наступне.

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" є правовласником знаку для товарів і послуг "Аскорбінка", що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів та послуг №52815 від 15.08.2005 та виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Даний знак для товарів і послуг зареєстрований та охороняється для товарів і послуг 5, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 (далі - МКТП), чинної на території України.

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" використовує знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом №52815 для дієтичної добавки "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками.

Посилаючись на ст.ст. 418, 495 ЦК України, ст.ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" у позовній заяві вказує, що йому надано виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведеного у свідоцтві товару чи послуги.

Так, як зазначено в позовній заяві, 16.11.2018 у вільному продажу на території України, а саме в магазині ПП "Вода України" в м. Житомирі за адресою: вул. Київська, 7/4, було виявлено дієтичні добавки, на упаковки яких нанесено позначення "Аскорбінка", яке є схожим до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак №52815 від 15.08.2005.

Оскільки виробником товару зазначено - Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", Україна, 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2, отже саме його Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" вважає таким, що ввело товар в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак №52815 від 15.08.2005, що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака "Аскорбінка" для однойменної дієтичної добавки з різними смаками.

Причиною спору зі справи стало питання про наяність або відсутність підстав для задоволення вимог позивача про зобов`язання відповідача припинити використання позначення "Аскорбінка" у здійсненні власної господарської діяльності.

Відповідно до статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України з 25.12.1991, визначено, що знаки для товарів і послуг (торговельні марки) належать до промислової власності. Зазначені об`єкти права інтелектуальної власності відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Згідно з приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, країни Союзу зобов`язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємств, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону.

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання (ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Водночас ст. 494 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) унормовано, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленному законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом (ст. 496 ЦК України).

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Статтею 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. ст. 16 та 432 ЦК України унормовано, що способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" звертаючись до суду першої інстанції, мав на меті захистити право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 саме способом припинення Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" порушення вищевказаних прав через заборону використання позначення "Аскорбінка" всіма можливими способами: експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005.

Присутність на ринку товарів, маркованих однаковими (схожими) позначеннями, на думку Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод", спричиняє ситуацію, коли зареєстрований знак для товарів і послуг може втратити розрізняльну здатність внаслідок його використання різними виробниками ("Аскорбінка" виробництва АТ "Київський вітамінний завод" та "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле").

Слід вказати, що за ст. 492 ЦК України під торговельною маркою розуміють будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Основними функціями торговельних марок є: розрізняльна функція (товари (послуги) певного виробника впізнаються, вирізняються серед аналогічних товарів (послуг) інших виробників); функція реклами відповідного товару (послуги); функція захисту від недобросовісної конкуренції (обмежує використання даної марки без дозволу її власника); торговельна марка є свідченням певної якості товару (послуги).

У п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У відповідності до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з ч. 2 ст. 157 Господарського Кодексу України (далі - ГК України) використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Аналогічне положення викладено у пп. 2 п. "С" статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Використання торговельної марки обмежується тим переліком товарів і послуг, щодо яких її зареєстровано.

Власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

За подібності до ступеня змішування використовуваного позначення з торговельною маркою власника судом має враховуватися загальне зорове враження, яке справляють ці позначення і торговельна марка (включаючи неохоронювані елементи) в цілому на середнього споживача відповідних товарів або послуг.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві (п. 5 ст. 16, п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Для роз`яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку [міжнародний цифровий код - (511)] за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька класифікація), судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, вони оцінюються господарським судом за загальними правилами ст. ст. 91, 98 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Суд, встановивши факт використання особою без згоди власника спірного позначення, що схоже з відповідним знаком власника настільки, що їх можна сплутати, із врахуванням конкретних обставин справи: зобов`язує особу припинити використання спірного позначення у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів відповідного классу МКТП.

Відповідні позовні вимоги не підлягають задоволенню, якщо власником не доведено несанкціоноване використання торговельної марки (факт порушення). При цьому необхідно встановити фактичні обставини, пов`язані з використанням або невикористанням такого позначення: чи використовує особа спірне позначення; якщо використовує, то яким чином та для яких саме товарів (послуг) тощо.

При вирішені даного спору суд першої інстанції встановив, що Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" є власником знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України на знак №52815 від 15.08.2005 "Аскорбінка", зареєстрованим для послуг 5, 16 та 35 класів МКТП. З Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.07.2014 вих. № 52815 вбачається, що 03.07.2014 було продовжено строк дії Свідоцтва України на знак №52815 від 15.08.2005 "Аскорбінка" по 25.03.2024. Вищевказане Свідоцтво №52815 не визнано недійсним, отже знаку для товарів та послуг "Аскорбінка" законом надано правову охорону.

В матеріалах справи містяться як речові докази дієтичні добавки "Аскорбінка" (у відповідних упаковках) виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" з різними смаками: зеленого яблука, чорної смородини та журавлини.

Позначення "Аскорбінка" не є зареєстрованим за відповідачем за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг за законодавством України.

Поряд з цим, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" в позові наголошувало, що оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" зазначене на упаковці дієтичних добавок виробником цієї продукції, отже останнє в процесі здійснення ним господарської (комерційної) діяльності по пропонуванню послуг 5 класу МКТП, незаконно рекламує товар із нанесенням на його упаковку, в якій міститься такий товар, позначення "Аскорбінка", яке схоже із знаком для товарів та послуг, власником прав на який виступає Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод". Відповідач у суді обгрунтовано не заперечив, що є виробником продукції (дієтичних добавок), зразки якої додані позивачем до матеріалів справи.

При визначенні ступеню схожості між собою таких об`єктів як позначення "Аскорбінка", використаного відповідачем, та знаку для товарів і послуг "Аскорбінка" позивача, слід враховувати, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування.

Отже, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати, знаком, у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела.

У відповідності до ст. 3 ГК України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно зі ст. 259 ГК України вид господарської діяльності має місце у разі об`єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг.

Відомості про види діяльності юридичних осіб визначаються із даних, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Порівнявши види діяльності Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", встановлено, що з інформації про види діяльності, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається незбігання виду основної та додаткової економічної діяльності за КВЕД цих двох виробників товару - дієтичної добавки "Аскорбінка".

Разом з тим, судом першої інстанції правомірно встановлено, що як позначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" "Аскорбінка", так і зареєстрований Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод" знак для товарів і послуг за свідоцтвом №52815 "Аскорбінка", використовуються у діяльності сторін для однорідних товарів 5 МКТП.

Як Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод", так і Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле", послуги з використання останнім позначення "Аскорбінка", а Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод" знаку для товарів і послуг "Аскорбінка", надаються в межах однієї території - Україна.

З висновку експертів комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №01/03-2019 від 06.03.2019, складеного на замовлення Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" до подачі позову до суду з метою встановлення дійсних обставин схожості позначення "Аскорбінка", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", зі знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, зареєстрованим за Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод", вбачається, що позначення "Аскорбінка", нанесені на упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, буд. 2, ідентифікаційний код 40171346) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак №52815 від 15.08.2005, що згідно абз. 5 ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використовується заявником для товарів 5 класу МКТП у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака "Аскорбінка". Позначення "Аскорбінка", нанесені на упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, буд. 2, ідентифікаційний код 40171346) є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо виробника даного товару.

Зокрема, у вищевказаному висновку експертів зазначено, що товар "дієтична добавка", на упаковках якого нанесено досліджуване позначення "Аскорбінка" (виробництва ТОВ "Доміле"), є спорідненими із такими товарами 5 класу МКТП, як: "вітамінні препарати; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; полівітамінні препарати", для яких зокрема застосовано знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815.

При дослідженні порівнюваних об`єктів встановлено, що словесне позначення "Аскорбінка", нанесене на упаковках дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", та словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 складаються з одного і того самого слова - "Аскорбінка", через що вони мають однакову вимову та однакове смислове значення, отже вони є тотожними за звуковими (фонетичними) та смисловими (семантичними) ознаками.

Порівнювані позначення співпадають за видом шрифту, графічним написанням з урахуванням характеру букв (частково співпадають), розташуванням літер по відношенню одна до одної, алфавітом, літерами якого написані слова та за загальним зоровим враженням.

Таким чином, словесне позначення "Аскорбінка", нанесене на упаковках дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", та словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 є схожими за графічними (візуальними) ознаками.

Також у поданому на розгляд суду першої інстанції висновку експертів вказано, що словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 є відомим споживачам в Україні, і створює міцний асоціативний зв`язок між продукцією "дієтична добавка "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками та її виробником - АТ "Київський вітамінний завод".

Звідси експерти дійшли висновку, що товар "дієтична добавка", маркований позначенням "Аскорбінка", вироблений іншою особою, ніж власник зареєстрованої торговельної марки, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності.

При вирішенні спору суд враховує, що відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Оцінюючи на предмет відповідності нормам законодавства України висновок експертів №01/03-2019 від 06.03.2019, складений на замовлення Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" до подачі позову до суду, суд першої інстанції правомірно враховує, що у висновку експертів зазначено коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. У висновку експерта також зазначено, що він попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Судова колегія не вбачає порушень порядку проведення експертного дослідження.

З огляду на викладене, висновок експертів комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №01/03-2019 від 06.03.2019 був правомірно прийнятий судом першої інстанції в якості належного та допустимого доказу у даній справі, яким підтверджено факт схожості до ступеня сплутування позначення "Аскорбінка" та знаку для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, що в сукупності з іншими обставинами є факторами, які впливають на введення в оману споживачів, оскільки породжують у них асоціації, пов`язані з певним надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

В підтвердження фактів неправомірного використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" такого позначення як "Аскорбінка" у його господарській діяльності, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" у своїй заяві посилається на фіскальний чек від 16.11.2018 як письмовий доказ вказаних обставин.

Фіскальний чек від 16.11.2018 (а.с. 37, т. 1) поданий до суду із засвідченням його копії у відповідності до всіх вимог та правил, що визначені п. 5.27. Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55.

Фіскальний чек засвідчує факт продажу на території України, а саме в магазині ПП "Вода України" в м. Житомирі за адресою: вул. Київська, 7/4, дієтичних добавок, на упаковки яких нанесено позначення "Аскорбінка", виробником яких вказано Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле".

Вказані дієтичні добавки з позначенням "Аскорбінка" є речовими доказами у справі.

Наявні в матеріалах справи документи, подані відповідачем, на які він посилається, як на докази, що спростовують твердження позивача про розповсюдження Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" дієтичних добавок "Аскорбінка", а саме лист від 23.04.2019 та лист від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, правомірно відхилені судом першої інстанції.

Так, листом від 23.04.2019 засвідчено відсутність продажу в магазині ПП "Вода України" у 2018-2019 роках на реалізації харчової добавки "Domіlе Аскорбінчик", на упаковці якої в якості виробника зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", однак даний лист не підтверджує прийняття на реалізацію в магазин вищевказаного суб`єкта господарювання даного товару у більш ранні роки, що не виключає наявності залишку вказаного товару у продажу станом на 2019 рік.

Судом першої інстанції його також не було прийнято у зв`язку з тим, що лист від 23.04.2019 підписаний невстановленою особою як директором ПП "Вода України", тобто лист не містить розшифровки підпису особи, яка його підписала, що є порушенням п. 5.23. Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, та не дозволяє пересвідчитись у дійсності повноважень особи на підписання вищевказаного листа та повідомлених в ньому даних.

Проте, 25.11.2019 у судовому засіданні апеляційної інстанції судовою колегією було прийнято додатковий доказ, а саме лист від 20.11.2019 ПП "Вода України", аналогічний листу від 23.04.2019, який містить прізвище та ініціали директора ПП "Вода України". Проте дані, зазначені у вказаному листі не підтверджені первиною документацією, яка б беззаперечно підтверджувала обставини, зазначені у вказаному листі, а тому цей доказ не може бути взятий судом до уваги на підтвердження зазначених у листі обставин.

Що стосується листа від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, яким підтверджено, що ТОВ "Асканія Дістріб`юшн" здійснює продаж, у тому числі ПП "Вода України", харчової продукції виробника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", яка представлена групою товарів, які є дієтичними добавками та упаковка яких має позначення "Domіlе Аскорбінчик", то суд першої інстанції правомірно вказав, що за змістом листа підтверджено, що асортимент товару даного виробника залишався незмінним лише у 2018 році, що не виключає можливості продажу товару, належного Товариству з обмеженою відповідальністю "Доміле", в іншому асортименті у інші роки.

Окрім того, відповідачем не було подано до суду належних доказів того, що ТОВ "Асканія Дістріб`юшн" є єдиним дистриб`ютером продукції, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" у вигляді дієтичних добавок.

Заперечуючи проти доводів позивача з приводу використання у 2018 році Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" товару з позначенням схожим до ступеня сплутування зі знаком на товари і послуги, належного Приватному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, відповідач (апелянт) не подав до суду підтверджуючі первинні господарські документи, з яких можливо було б встановити перелік товарів, що вироблялися чи виробляються Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" в процесі здійснення ним господарської діяльності. Водночас за відсутності вищевказаних документів, доводи представника апелянта з приводу відсутності в асортименті товарів, які виробляє Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле", дієтичної добавки з позначенням "Аскорбінка" є недоведеними. При цьому, апелянт в судовому засіданні апеляційної інстанції не заперечував, що дієтичну добавку з позначенням "Аскорбінчик" Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" дійсно виробляє та розповсюджує через дистриб`ютера на території України. Правомірність використання вказаного позначення на дієтичних добавках, вироблених Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле", також є предметом судового розгляду в судовій справі №911/897/19.

З огляду на вищевикладене, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що вищевказаним фіскальним чеком від 16.11.2018 у сукупності з іншими доказами у справі доведено факт розповсюдження Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" товару із зазначенням на його упаковці позначення, яке є схожим до ступеня сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка", право на який охороняється за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, тобто позивачем доведено факт порушення відповідачем прав позивача у сфері інтелектуальної власності.

За таких обставин, обраний позивачем спосіб захисту свого права шляхом зобов`язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" шляхом припинення використання всіма доступними способами товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва відповідача, схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005, є справедливими та ефективними, а тому суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Твердження апелянта щодо відсутності правових підстав для участі експерта Дорошенка О.Ф. у проведенні експертизи наявної в матеріалах справи відхиляються судовою колегією, з огляду на наступне.

Згідно з ч. З ст. 98, ч. 1 ст. 101 ГПК України висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи; учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 105 ГПК України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

Відповідно до пп. 1.2.13. розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником експертної установи.

У листі-замовленні від 13.02.2019 № 17 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», у відповідності до пункту 1.1. Договору від 21.02.2019 та пп. 1.2.13. розділу І Інструкції, чітко визначило комісію у складі судових експертів Мінченко Наталії Володимирівни та Дорошенка Олександра Федоровича для проведення експертизи за замовленням сторони у справі.

Інших вимог як щодо експертів, так і щодо порядку їх залучення для проведення комісійної експертизи, чинне законодавство не містить, а вищевказане твердження представника відповідача не відповідають нормам чинного законодавства України.

Разом з тим, при вирішенні питань щодо розподілу судових витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, господарський суд враховував приписи ст. ст. 123, 127 ГПК України, якими передбачено, що витрати, пов`язані з проведення експертизи, відносяться до витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.

Як вбачається з долучених до матеріалів справи документів, позивачем було подано до суду першої інстанції для підтвердження понесених витрат на оплату послуг експерта такі документи: договір № 01/02-2019 про надання послуг від 21.02.2019 та платіжне доручення №86088 від 26.02.2019 на суму 30000,00 грн.

Оглянувши матеріали справи та оцінивши обсяг послуг, що були надані експертом позивачу при підготовці ним висновку комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №01/03-2019 від 06.03.2019, зважаючи, що відповідачем не було подано до суду першої інстанції обґрунтованого клопотання про зменшення витрат на оплату послуг експерта у розмірі суми, що є меншою від заявленої позивачем до відшкодування, господарський суд дійшов правомірного висновку, що витрати на оплату послуг експерта у розмірі 30000,00 грн. по даній справі є обґрунтованими та співрозмірними об`єму наданих і отриманих позивачем послуг, тому керуючись ч. 4 ст. 129 ГПК України та зважаючи на задоволення позову, господарський суд дійшов правомірного висновку, що останні підлягають відшкодуванню позивачу разом з витратами по сплаті судового збору у повному обсязі.

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі, відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставин, які на підставі належних та допустимих доказів встановлені у даній справі судом.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9.12.1994). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

Враховуючи, що фундаментальних порушень судом апеляційної інстанції не встановлено, судове рішення у справі прийняте з додержанням вимог матеріального та процесуального права, підстав для його зміни чи скасування немає.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для задоволення апеляційної скарги та для скасування рішення господарського суду Київської області від 05.09.2019 у справі № 911/896/19.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Київської області від 05.09.2019 у справі № 911/896/19 - без змін.

2. Матеріали справи № 911/896/19 повернути до господарського суду Київської області.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 28.11.2019.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець