ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2019 р. Справа№ 910/17560/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Козир Т.П.

суддів: Яковлєва М.Л.

Чорногуза М.Г.

при секретарі Вага В.В.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Овчаренко О.Е. за довіреністю від 29.03.2019; Чумак О.В. за довіреністю від 20.03.2019, Святюк С.П. за ордером від 13.11.2019;

від третьої особи 1: не з`явився;

від третьої особи 2: не з`явився;

від третьої особи 3: не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна"

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 (повний текст складено 22.04.2019)

у справі №910/17560/18 (суддя Спичак О.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача

1.Підприємство "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва"

2. Приватного підприємства "АЙ ТІ ЛЕНД"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Геліоком"

про стягнення 5 663 340 грн.,

УСТАНОВИВ:

У грудні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер" (далі - позивач) звернулось у Господарський суд міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна" (далі - відповідач) про стягнення 5 663 340 грн. боргу з роялті.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач порушив договірні зобов`язання за ліцензійним договором від 03 вересня 2012 року та у період 2014-2015 років не сплачував передбачену договором винагороду (роялті).

Заперечуючи проти позову у суді першої інстанції, відповідач посилався на те, що 30.12.2013 був укладений договір про зміну сторони у ліцензійному договорі, згідно якого позивача у спірних правовідносинах замінила Філія "Ай Ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва", тому відсутні підстави здійснювати позивачу будь-які платежі. Крім того, посилався на пропуск позовної давності.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10 квітня 2019 року позов задоволено частково.

З Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер" стягнуто основний борг в сумі 2 831 670 грн. та судовий збір в розмірі 42475,05 грн.

У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна" звернулось з апеляційною скаргою, у якій просить скасувати оскаржуване рішення в частині задоволених вимог та постановити нове, яким відмовити у позові в частині стягнення 2831670 грн. основного боргу і 42 475,05 грн. судового збору, в іншій частині рішення суду залишити без змін.

Апеляційна скарга мотивована тим, що судом порушено норми матеріального та процесуального права, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки позивач передав свої права, як ліцензіара, за ліцензійним договором з 30.12.2013 третій особі, жодних обов`язків по договору не виконував, договір про відновлення його правового становища не укладався, програмне забезпечення позивачем передавалось відповідачу на період з 01.01.2013 по 31.12.2013, впродовж дії ліцензійного договору позивач не направляв відповідачу будь-які рахунки, а тому відсутні підстави для виплати позивачу роялті за 2014-2015 роки. Також вказав, що у 2015 році роялті, на підставі договору, виплачувалось на користь ТОВ "Геліоком".

Також заявлено клопотання про приєднання доказів - додаткової угоди від 01.01.2015 щодо зміни ліцензіара на ТОВ "Геліоком", додатків до неї, актів приймання-передачі ліцензій, платіжних доручень про сплату роялті у 2015 році.

В обґрунтування причин неподання вказаних доказів до суду першої інстанції відповідач послався на те, що вони знаходились у начальника юридичного відділу товариства ОСОБА_3 . у зв`язку із тим, що вона здійснювала представництво інтересів відповідача у адміністративній справі №826/11822/18 щодо оскарження рішень Офісу великих платників податків ДФС по правовідносинах відповідача і ТОВ "Геліком". З 10 грудня 2018 року ОСОБА_3 перебувала у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами, відповідач передав їй письмовий запит на про повернення документів, і вона їх повернула лише 12 квітня 2019 року, після прийняття рішення, що підтверджується наказом про відпустку та актом приймання-передачі.

Відповідно до ч. 3 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

З огляду на зазначені приписи ГПК України, апеляційним господарським судом визнаються поважними причини неможливості подання вказаних доказів суду першої інстанції, даний випадок є винятковим, тому вказані докази приймаються судом.

Позивач у відзиві на апеляційну скаргу заперечує проти її задоволення та просить залишити оскаржуване рішення без змін, посилаючись на те, що укладення 01.01.2015 договору про зміну сторони в ліцензійному договорі не може вважатися правочином чи іншою підставою, яка тягне за собою припинення чинного ліцензійного договору або зміну прав позивача, а здійснення відповідачем виплат на користь третьої особи 3 не впливають на обсяг прав позивача в частині отримання роялті за 2015 рік.

Відповідачем подані письмові пояснення щодо відзиву на апеляційну скаргу, у яких він вказує, що позивач передавав програмне забезпечення за ліцензійним договором лише на період 2013 року та не надав доказів передачі програмного забезпечення впродовж 2015 року. Додаткова угода від 01.01.2015 є чинною і відповідач, на її виконання, сплачував роялті третій особі 3.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29 серпня 2019 року відкладено розгляд справи на 13 листопада 2019 року.

Представники позивача і третіх осіб у судове засідання не з`явились.

Позивач та третя особа 1 отримали ухвалу суду, що підтверджується поштовими повідомленнями про вручення, а ухвала суду направлена на адреси третіх осіб 2 та 3, які зазначені у апеляційній скарзі та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, повернуті поштою з довідкою "За закінченням встановленого строку зберігання".

Згідно ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, судом вчинено всі необхідні процесуальні дії, направлені на повідомлення третіх осіб 2 і 3 про час та місце розгляду справи.

Частиною 12 ст. 270 ГПК України встановлено, що неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Представники відповідача (апелянта) у судовому засіданні підтримали доводи, викладені у апеляційній скарзі, просили її задовольнити.

Заслухавши пояснення представників відповідача, дослідивши матеріали справи, розглянувши апеляційну скаргу, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, 03 вересня 2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер", як ліцензіаром, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна", як ліцензіатом, було укладено ліцензійний договір (далі - ліцензійний договір), відповідно до п.1 якого ліцензіар надає ліцензіату не виключне право надавати визначене відповідним додатком до договору ліцензійне програмне забезпечення і послуги клієнтам. Клієнт укладає цей договір лише для ділових цілей. Клієнт означає будь-яку юридичну особу на території України, яка отримує ліцензійні продукти на використання в якості кінцевого користувача. Якщо компанія має намір надати ліцензійні продукти іншим юридичним особам на території України для перепродажу або розповсюдження, такі юридичні особи повинні бути уповноважені ліцензіаром. Територія означає територію України.

У пункті 13 ліцензійного договору вказано, що цей ліцензійний договір зберігає чинність до 31.12.2013р. або доки не буде припинена раніше, як зазначено нижче. Цей ліцензійний договір автоматично не поновлюється. Ліцензіар не бере на себе зобов`язання, що поновить цей ліцензійний договір або укладене новий.

03 січня 2013 року сторонами укладено договір про внесення змін і доповнень №1 до ліцензійного договору від 03.09.2012, яким викладено ліцензійний договір у новій редакції, зокрема:

- ліцензіар зобов`язується в порядку та на умовах, що визначені цим ліцензійним договором надати ліцензіату безстроково користуватися програмним забезпеченням (далі - ПЗ) за переліком згідно відповідних додатків до даного ліцензійного договору, що передбачає невиключне право отримувати право на встановлення, запуск, відображення, здійснення доступу до ПЗ, невиключне право на інший вид взаємодії ПЗ, а ліцензіат зобов`язується в порядку та на умовах, що визначені цим ліцензійним договором, винагороду (роялті) за користування наданими невиключними правами зарахувати на рахунок ліцензіара (п.1.1);

- вказано, що ліцензіат не в праві продати або здійснити відчуження іншій особі ПЗ (п.1.2);

- ціною даного договору є сума роялті як платежів, що отримані ліцензіаром від ліцензіата в період дії даного договору в якості винагороди за користування ПЗ (п.2.1);

- розрахунок між ліцензіаром та ліцензіатом проводиться шляхом виплати роялті у грошовій формі на поточний рахунок ліцензіара згідно рахунку останнього (п.3.1);

- ліцензіар зобов`язаний надати ПЗ ліцензіату за актом приймання-передачі ПЗ та у погоджений сторонами строк. Під передачею слід вважати надання доступу на сайт ліцензіара, на якому ліцензіат матиме доступ до ПЗ та/або матиме змогу отримати коди на активацію ПЗ для подальшого користування (п.4.1);

- підписані між ліцензіаром та ліцензіатом акти передачі-приймання ПЗ є достатнім і належним доказом отримання ПЗ у користування (п.4.2);

- ліцензіар зобов`язаний, у тому числі, надати ліцензіату ПЗ відповідно до умов, що визначені у п.4.1 даного ліцензійного договору (пп.5.2.1);

- ліцензіат зобов`язаний, у тому числі, винагороду (роялті) за користування наданими невиключними правами зараховувати на поточний рахунок ліцензіара у грошовій формі згідно рахунку останнього (пп.5.4.2).

- даний ліцензійний договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31 грудня 2015 року або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за ним (п.9.1);

- зміни в даний ліцензійний договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін та оформляються відповідним договором про внесення змін і доповнень до даного ліцензійного договору (п.9.4);

- зміни та доповнення до даного ліцензійного договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані на те уповноваженими представниками сторін (п.9.5).

У додатку №1 від 04.01.2013 до ліцензійного договору сторонами визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на І період користування з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 564 одиниць та Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 2056650грн.

У додатку №2 від 04.01.2013 до ліцензійного договору сторонами визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на І період користування з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 207 одиниць, Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 775 020 грн.

16.01.2013 та 05.02.2013 на виконання умов ліцензійного договору Товариством з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер", як ліцензіаром, було передано, а Товариством з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна", як ліцензіатом, було прийнято наступне ліцензійне програмне забезпечення: Front.Manager DvcCal у кількості 564 одиниць та Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці, сума протягом І періоду користування 2 056 650 грн.; Front.Manager DvcCal у кількості 207 одиниць, Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці на загальну сума протягом першого періоду користування 775020 грн., про що сторонами складено та підписано акт №1 від 16.01.2013р. та №2 від 05.02.2013р.

Згідно з п.2 акту №1 від 16.01.2013р. загальний розмір роялті складає 2056650 грн., без податку на додану вартість згідно додатку №1 до договору, за І період користування з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. програмними продуктами Front.Manager у кількості, що зазначена в п.1 акту.

Згідно з п.2 акту №2 від 05.02.2013р. загальний розмір роялті складає 775020 грн. без податку на додану вартість згідно додатку №1 до договору, за І період користування з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. програмними продуктами Front.Manager у кількості, що зазначена в п.1 акту.

На виконання умов ліцензійного договору, на підставі рахунку від 21.02.2013 відповідач 25.02.2013 сплатив позивачу 775 020,00 грн. роялті та 26.02.2013 сплатив 2 056 650,00 грн. роялті, що підтверджується банківською випискою.

Таким чином, відповідач у повному обсязі виконав свої зобов`язання за ліцензійним договором щодо виплати роялті за користування програмним забезпеченням у І період - з 01.01.2013 по 31.12.2013.

30 грудня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер", як ліцензіаром, Товариством з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна", як ліцензіатом, та Філією "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва", як новим ліцензіаром, було укладено договір про заміну сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012р., (далі - договір про зміну від 30.12.2013), за умовами пункту 1 якого сторони дійшли взаємної згоди про те, що за відсутності заперечень ліцензіата компанія Front.Manager передає, а новий ліцензіар приймає на себе права та обов`язки ліцензіара у ліцензійному договорі від 03.09.2012 та стає зобов`язаною стороною при виконанні прав та обов`язків ліцензіара в означеному ліцензійному договорі.

Винагорода попередньо здійснена ліцензіатом на користь компанії Front.Manager враховується новим ліцензіаром при виконанні умов ліцензійного договору в майбутньому після набрання чинності даним договором (п.2 договору про зміну від 30.12.2013).

Пунктом 3 вказаного договору про зміну встановлено, що заміна сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012р. відбувається оплатно згідно виставленого рахунку.

Згідно п. 4 договору про заміну в день укладання даного договору компанія Front.Manager зобов`язана передати компанії «Ай Ті Ленд» усі документи, необхідні для виконання новим ліцензіаром умов ліцензійного договору в майбутньому.

За умовами п.5 договору про зміну від 30.12.2013 період, на який здійснюється заміна сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012р., становить 1 рік, починаючи з дня набрання чинності даним договором. Після спливу цього строку сторони даного договору укладають договір (зворотний) про заміну сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012р., на підставі якого безоплатно відновлюється правове становище компанії Front.Manager як сторони ліцензійного договору - ліцензіара.

Даний договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до повного виконання ними власних зобов`язань за даним договором (п.6).

На виконання договору про зміну сторони позивач передав новому ліцензіару документи по ліцензійному договору, що підтверджується Актом приймання-передачі документів від 30.12.2013.

Також позивачем наданий рахунок-фактура №СФ-130581 від 30.12.2013, одержувачем якого зазначений відповідач, на суму 5 663 340 грн. (роялті за ІІ та ІІІ періоди (з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.01.2015 по 31.12.2015).

Посилання на рахунок-фактуру з такими номером і датою містяться у Акті приймання-передачі документів від 30.12.2013. Проте, відповідач заперечує факт одержання такого рахунку, а за актом документи передавались не відповідачу, а новому ліцензіару, отже, позивач не довів, що вручив цей рахунок відповідачу.

Матеріали справи не містять доказів укладення (зворотного) договору про заміну сторони в ліцензійному договорі, як це передбачено пунктом 5 договору про зміну від 30.12.2013.

27 лютого 2018 року позивач направив підприємству "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва" заяву, у якій просив сплатити заборгованість за договором від 30.12.2013 про зміну сторони в розмірі 2831670 грн. та повернути передані документи.

У цей же день позивач направив відповідачу заяву, у якій просив сплатити заборгованість за ліцензійним договором в розмірі 2831670 грн.

21 березня 2018 року позивач направив відповідачу претензію, у якій просив надати пояснення та підписати акт звірки розрахунків.

Відповідач у відповіді від 29.03.2018 на вказані листи позивача вказав, що зобов`язання за ліцензійним договором він виконав, а з 30.12.2013 позивач не є стороною цього договору і відсутні підстави для здійснення жодних виплат. До відповіді відповідачем додані акти звірки.

У зв`язку із викладеними обставинами позивач звернувся до суду із даним позовом та просив стягнути з відповідача 5 663 340 грн. боргу з роялті за ІІ період (з 01.01.2014 по 31.12.2014) та ІІІ період (з 01.01.2015 по 31.12.2015).

Відповідач, заперечуючи проти позову, посилався на те, що протягом заявленого до стягнення періоду позивач не був ліцензіаром за ліцензійним договором, програмне забезпечення у цей період відповідачу не передавав, рахунків на оплату не направляв, не здійснював дій, направлених на повернення собі статусу сторони ліцензійного договору, а також звернувся до суду із пропуском позовної давності.

Треті особи 1 та 2 у письмових поясненнях вважали, що позивач не є належною стороною, якій належать права на отримання роялті чи будь-яких інших платежів за ліцензійним договором.

До апеляційної скарги відповідачем надано копію додаткової угоди №2G від 01.01.2015 про заміну сторони в ліцензійному договорі від 03 вересня 2012 року (далі - угода про зміну від 01.01.2015), відповідно до якої Філія "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва", як ліцензіар, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна", як ліцензіат, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЛІОКОМ", як новий ліцензіат, дійшло взаємної згоди про те, що за відсутності заперечень ліцензіата ліцензіар передає, а новий ліцензіар приймає на себе права та обов`язки ліцензіара у ліцензійному договорі від 03 вересня 2012 року та стає зобов`язаною стороною при виконанні прав та обов`язків ліцензіара в означеному ліцензійному договорі.

Винагорода, попередньо здійснена ліцензіатом на користь ліцензіара, враховується новим ліцензіаром при виконанні умов ліцензійного договору в майбутньому після набрання чинності даним договором (п.2 угоди про зміну від 01.01.2015).

Пунктом 3 вказаної угоди про зміну встановлено, що зміна сторони в ліцензійному договорі від 03 вересня 2012 року відбувається оплатно згідно виставленого рахунку.

Згідно п. 4 угоди про зміну в день укладання даного договору ліцензіар зобов`язаний передати новому ліцензіару (ТОВ "ГЕЛІОКОМ") усі документи, необхідні для виконання новим ліцензіаром умов ліцензійного договору в майбутньому.

За умовами п.5 угоди про зміну від 01.01.2015 період, на який здійснюється зміна сторони в ліцензійному договорі, становить 1 рік, починаючи з дня набрання чинності даною додатковою угодою. Після спливу цього строку сторони даного договору укладають договір (зворотний) про заміну сторони в ліцензійному договорі, на підставі якого безоплатно відновлюється правове становище ліцензіара.

Даний договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до повного виконання ними власних зобов`язань за даним договором (п.6).

У додатку №5 від 31.03.2015 до угоди про зміну від 01.01.2015 новим ліцензіаром та ліцензіатом визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на ІІІ період користування з 01.01.2015р. по 31.12.2015р., до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 564 одиниць та Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 2 467 980 грн.

У додатку №6 від 31.03.2015 до угоди про зміну від 01.01.2015 новим ліцензіаром та ліцензіатом визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на ІІІ період користування з 01.01.2015р. по 31.12.2015р., до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 207 одиниць, Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 930 024,00 грн.

31.03.2015 та 17.04.2015 між ТОВ "Геліоком" та відповідачем підписані акти приймання-передачі ліцензій згідно вказаних додатків.

Також ТОВ "Геліоком" виставило відповідачу для оплати рахунки від 31.03.2015 на суму 930 024,00 грн., від 27.04.2015 на суму 2 467 980,00 грн., які відповідачем оплачені у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями 10.04.2015, 29.04.2015, 18.05.2015, 09.07.2015, 17.07.2015, а також відповідачем зареєстровані податкові накладні по цим господарським операціям.

Задовольняючи позовні вимоги частково, в сумі 2 831 670 грн., суд першої інстанції виходив з того, що протягом одного року після укладання договору про зміну від 30.12.2013, тобто, у 2014 році правами та обов`язками ліцензіара за ліцензійним договором було наділено Філію "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва", тому у вказаний період роялті підлягали сплаті вказаній особі, а у 2015 році, після закінчення строку зміни сторони, роялті підлягали виплаті позивачу. Щодо заяви про застосування позовної давності, то суд прийшов до висновку, що вона повинна обраховуватись з 27.02.2018 (дата направлення вимоги про сплату заборгованості).

Проте, Північний апеляційний господарський суд не погоджується із висновком суду першої інстанції щодо наявності підстав для часткового задоволення позову, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини, тобто, дії осіб, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Права та обов`язки сторін у даній справі виникли на підставі ліцензійного договору від 03 вересня 2013 року (з подальшими змінами).

Договір укладений належним чином, підписаний повноважними особами, у встановленому порядку не визнаний недійсним, отже, був чинним і обов`язковим для сторін.

Нормами статті 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

За своєю правовою природою ліцензійний договір є двостороннім, оплатним та консенсуальним договором. Двосторонність передбачає покладення на ліцензіара обов`язку надати дозвіл на використання об`єкта інтелектуальної власності та кореспондуючого його правам обов`язок ліцензіата сплати роялті за таке використання. Консенсуальність договорів виражається у набранні ними чинності з моменту досягнення, у передбаченій законодавством формі, згоди сторін по всім істотним умовам. Оплатність договору підтверджується законодавчим положенням обов`язкової оплати роялті за використання об`єкта інтелектуальної власності.

Згідно ч.1 ст.1110 ЦК України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір було укладено сторонами на три роки, по 31.12.2015.

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання умов договору позивач передав відповідачу програмне забезпечення на І період (2013 рік) із загальною сумою роялті 2 831 670 грн.. і вказана сума була сплачена відповідачем у повному обсязі.

Предметом розгляду даної справи є матеріально-правова вимога про стягнення роялті за 2014 та 2015 роки (по 2 831 670 грн. за кожний).

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частиною 1 ст. 510 ЦК України встановлено, що сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Згідно з ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, у тому числі, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).

Отже, за загальним правилом форма правочину щодо заміни кредитора має бути такою самою, що і форма правочину, на підставі якого виникло основне зобов`язання. Тобто, якщо основний правочин був вчинений в усній формі, усно може бути оформлена і заміна кредитора. Якщо основний правочин було вчинено в письмовій формі, обов`язкова письмова форма встановлюється і щодо правочину про заміну кредитора.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі заміни кредитора у зобов`язанні первісний кредитор повністю або у визначеній частині вибуває із зобов`язання, а на його місце приходить новий кредитор. При цьому зміст зобов`язання, тобто, обсяг прав та обов`язків його сторін залишається незмінним. Отже, виходячи із загальних правил та положень зазначеної статті, до нового кредитора переходять всі права первісного кредитора.

Таким чином, внаслідок укладання договору про зміну сторони від 30.12.2013 до нового ліцензіара (Філії "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва") відійшли всі права та обов`язки позивача за ліцензійним договором.

Матеріали справи не містять доказів укладення договору (зворотного) про заміну сторони в ліцензійному договорі, як це передбачено пунктом 5 договору про зміну від 30.12.2013, щодо повернення права ліцензіара позивачу.

При цьому, обов`язковість письмової форми договору про зміну кредитора, у тому числі зворотну зміну, встановлено як договором про зміну від 30.12.2013, так і ст. 513 ЦК України.

Натомість, 01 січня 2015 року була укладена угода про зміну сторони, відповідно до якої ліцензіаром за ліцензійним договором стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Геліоком", а тому у відповідача виник обов`язок сплати роялті саме зазначеній особі.

Статтями 203, 204, 215 ЦК України встановлено принцип презумпції правомірності правочину відповідно до якого правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним.

Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто, таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі судового рішення (відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 06.07.2015р. № 6-301цс15 та підтримана Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 23.05.2018 у справі №916/5073/15).

Таким чином, у разі неспростування презумпції правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні безперешкодно здійснюватися, а створені обов`язки підлягають виконанню.

Позивачем не надано доказів визнання недійсними договору про зміну від 30.12.2013 та угоди від 01.01.2015 про зміну сторони у ліцензійному договорі, а тому апеляційний господарський суд приходить до висновку, що у відповідача був відсутній обов`язок сплати роялті позивачу як у 2014 році, коли ліцензіаром за договором була Філія "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м.Києва", так і у 2015 році, колі ліцензіаром було Товариство з обмеженою відповідальністю "Геліоком", а тому позовні вимоги є необґрунтованими, недоведеними та не підлягають задоволенню.

Щодо заяви відповідача про застосування позовної давності, то перш ніж застосовувати позовну давність, суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості.

Оскільки апеляційним господарським судом встановлено самостійні підстави для відмови у задоволенні позову, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для застосування позовної давності до спірних правовідносин.

Частиною 1 статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному та повному і об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З огляду на викладене, оцінивши докази у справі в їх сукупності, Північний апеляційний господарський суд прийшов до висновку, що рішення Господарського суду міста Києва від 10 квітня 2019 року прийняте із невідповідністю висновків, викладених у рішенні суду, фактичним обставинам справи та з неправильним застосуванням норм матеріального права, а тому відповідно до положень ч. 1 ст. 277 ГПК України підлягає скасуванню в частині стягнення 2831670 грн. основного боргу і 42 475,05 грн. судового збору з прийняттям в цей частині нового рішення, яким має бути відмовлено у задоволенні цих позовних вимог.

Отже, апеляційна скарга підлягає до задоволення.

У зв`язку із задоволенням апеляційної скарги з позивача на користь відповідача підлягають стягненню витрати останнього на оплату судового збору за подання апеляційної скарги.

Однак, відповідач оскаржував рішення частково, тому, згідно ч. 4 ст. 6 Закону України "Про судовий збір", мав сплатити судовий збір лише в частині оспорюваної суми, тобто, в розмірі 63 712,58 грн., проте, платіжним дорученням від 07.05.2019 він сплатив 127 426,50 грн. (від загальної суми позовних вимог).

За таких обставин з позивача на користь відповідача підлягають стягненню 63 712,58 грн. судового збору, а щодо решти надмірно сплаченої суми судового збору, то відповідач має право на її повернення в порядку, встановленому ст. 7 Закону України "Про судовий збір".

Керуючись ст. ст. 267-285 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна" задовольнити.

2. Скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 10 квітня 2019 року в частині стягнення 2 831 670 грн. основного боргу і 42 475,05 грн. судового збору та прийняти в цей частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні цих позовних вимог.

3. В частині відмови у задоволенні решти позовних вимог - рішення залишити без змін.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер" (03028, м.Київ, проспект Науки, будинок 35, квартира 25, ідентифікаційний код 37034119) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 4-Б, ідентифікаційний код 36273889) - 63 712 (шістдесят три тисячі сімсот дванадцять) грн. 58 коп. судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва.

6. Справу повернути до Господарського суду міста Києва.

7. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 25.11.2019.

Головуючий суддя Т.П. Козир

Судді М.Л. Яковлєв

М.Г. Чорногуз