РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

31.10.2019справа №910/6411/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/6411/19

за позовом Xiaomi Inc. (13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, Цинхе Міддл Стріт , Хайдянь Дістрікт , Пекін)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12; ідентифікаційний код 32531992)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8а; ідентифікаційний код 39422888),

про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару,

за участю представників:

позивача - Єнакієвої О.В. (ордер від 07.06.2019 серія ДП №605/009; адвокат);

відповідача - Кобець Т.М. (довіреність від 20.09.2019 №б/н; адвокат);

третьої особи - не з`явився.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Xiaomi Inc. звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» (далі - Товариство) про:

- заборону Товариству здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.;

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Xiaomi Inc. є правовласником торговельних марок «Xiaomi» (міжнародна реєстрація №1177611), «RedMi» (міжнародна реєстрація №1213534) та «Mi» (міжнародна реєстрація №1173649), що зареєстровані та діють на території України;

- на адресу представника правовласника вказаних торговельних марок надійшов лист Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (далі - Митниця) від 22.04.2019 №4014/10/26-70-18-03 про призупинення митного оформлення товару;

- 22.04.2019 Митницею було здійснено призупинення митного оформлення товарів - телефонних апаратів для сотових мереж зв`язку Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold, смартфон - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black, смартфон - 20 шт., одержувачем якого є Товариство; до Митниці було подано митну декларацію від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 на вказаний товар, відповідно до якої імпортером смартфонів зазначено Товариство;

- Митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення спірних товарів, що мають ознаки зображувальної торговельної марки, занесеної до митного реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності з 23.02.2017 за №3360, №3361 та №3362, строком на 10 днів у відповідності до статті 399 Митного кодексу України;

- Товариство не є дистриб`ютором правовласника торговельних марок «Xiaomi», «RedMi» та «Mi»;

- крім того, позивач не надавав відповідачу жодних дозволів на ввезення такого товару, не укладав з Товариством будь-яких договорів щодо можливості імпорту товарів на територію України;

- отже, ввезення на територію України продукції за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 є порушенням прав інтелектуальної власності правовласника торговельних марок «Xiaomi», «RedMi» та «Mi», а продукція за вказаною митною декларацією є контрафактною.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

Відповідач 10.06.2019 подав суду відзив на позовну заяву, в якому вказав таке:

- зазначений у митній декларації від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 товар був придбаний Товариством у Concord Trade Inc. відповідно до контракту від 01.10.2016 №10-16;

- в свою чергу, Concord Trade Inc. придбала такий товар згідно з інвойсом від 03.04.2019 №HW032-102183 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором «Xiaomi» відповідно до дистриб`юторської угоди від 13.01.2017;

- введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України);

- зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав;

- власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаками для товарів і послуг «Xiaomi», «RedMi» та «Mi» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України;

- твердження позивача відносно того, що товар, ввезений за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, є контрафактним, посилаючись просто на певну норму закону - безпідставне та необґрунтоване.

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 10.06.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.06.2019 підготовче засідання відкладено на 01.07.2019; залучено до участі у справі Митницю як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Митниця 26.06.2019 подала суду пояснення, в яких зазначила, що:

- в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності 23.02.2017 було зареєстровано під №003360 знак для товарів і послуг «Xiaomi», правовласником якого є Xiaomi Inc.;

- Митницею 22.04.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, які заявлені за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 на строк до 10 робочих днів з 22.04.2019 до 08.05.2019, враховуючи, що протягом строку призупинення митного оформлення зазначених товарів до Митниці надійшов лист представника правовласника знака для товарів і послуг «Xiaomi» від 08.05.2019 №б/н з мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення товару до 22.05.2019;

- разом з тим, 11.05.2019 на адресу Митниці надійшов лист генерального директора Товариства з проханням здійснити відбір зразків призупинених товарів;

- 14.05.2019 було відібрано зразки та направлено їх на експертизу, про що складено акт про взяття проб (зразків) товарів від 14.05.2019;

- у відповідності до положень частини тринадцятої статті 399 Митного кодексу України (далі - МК України) зразки товарів разом із примірником висновку їх експертизи повинні бути повернуті органу доходів і зборів до завершення строків, зазначених у частині другій статті 399 вказаного Кодексу, тобто до 22.05.2019;

- проте тільки 23.05.2019 зразки товарів були повернуті Митниці, але висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності надано не було;

- протягом строку призупинення Митниці надійшов лист представника правовласника знака для товарів і послуг «Xiaomi» від 21.05.2019 №21/Ш разом з ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2019 №910/6048/19;

- станом на 24.06.2019 митне оформлення за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 призупинено, а товар знаходиться на складі Митниці;

- знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування відповідно до норм МК України.

У підготовчому засіданні 01.07.2019 оголошено перерву до 22.07.2019.

Товариство 08.07.2019 подало суду заяву про долучення до матеріалів справи додаткових документів, в якій вказало таке: відповідач звернувся до Митниці з заявою про надання дозволу взяти зразки товару та направити їх на експертизу; за результатами проведеного дослідження Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса було складено висновок від 06.06.2019 №10559 про те, що: перший технічний пристрій є оригінальним (автентичним) мобільним телефоном Xiaomi RedMi 6A, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , технічні характеристики та функціональне призначення наведено в дослідницькій частині; другий технічний пристрій є оригінальним (автентичним) мобільним телефоном Xiaomi RedMi GO, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , технічні характеристики та функціональне призначення наведено в дослідницькій частині; зазначене дає підстави вважати, що вказаний товар є оригінальним (а не контрафакт, як це намагається стверджувати представник позивача), а ввезення такого товару не порушує та не може порушити права правовласника торговельних марок «Xiaomi», «RedMi» та «Mi».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2019 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/6411/19; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6411/19 на 12.08.2019.

24.07.2019 Товариство подало суду додаткові пояснення, в яких зазначило про те, що:

- лист від 01.07.2019 від Xiaomi Inc. не може бути належним та допустимим доказом у справі, а достовірність зазначеного доказу викликає сумніви, оскільки зазначений документ підписаний від імені компанії Xiaomi Inc без зазначення особи підписанта, його посади, а відтак, неможливо встановити особу та його повноваження під час складання листа;

- наданий лист ніяким чином не підтверджує позовні вимоги позивача, оскільки товар, а саме телефонні апарати для сотових мереж зв`язку: Xiaomi Redmi 6А 2+16G EU Gold, смартфон - 20 шт.; Xiaomi Redmi GO 1 + 18G EU Black, смартфон - 20 шт., були введені правовласником у цивільний оборот, а відтак відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема, у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

- у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки, наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару;

- власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг «Хіаоmі», «Мі» та «RedMi» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

12.08.2019 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій вказав про те, що:

- Xiaomi Inc. має виключне право на заборону використовувати зареєстровані знаки стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, що зареєстровані та діють на території України: «Хіаоmі» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №1177611), «RedMi» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 23.04.2014 №1213534) та «Мі» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №1173649);

- відповідач не надав належних доказів щодо законності походження імпортованого товару та правомірності використання торговельної марки «Хіаоmі», «RedMi», «Мі» імпортований відповідачем на підставі митної декларації №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 товар, а саме смартфони: Хіаоmі RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Хіаоmі RedMi GO 1+8G EU Black - 20 шт. є контрафактним, а імпорт даного товару здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку бренду «Хіаоmі», «RedMi», «Мі»;

- у відповідності до положень частини тринадцятої статті 399 МК України зразки товарів із примірником висновку їх експертизи повинні бути повернені до органу доходів і зборів до завершення строків, зазначених у частині другій статті 399 МК України, тобто до 22.05.2019, а всупереч зазначеному, відповідачем було порушено встановлений частиною другою статті 399 МК України строк та не повернуто своєчасно зразки товарів та висновку експертизи, у зв`язку з цим наданий висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічного дослідження №10559 є таким, що не може слугувати належним та допустимим доказом; крім того, як вбачається з зазначеного висновку, він був складений 06.06.2019, тобто після спливу встановленого строку; при складанні зазначеного висновку експерт не звертався до виробника зазначеного товару з питаннями стосовно оригінальності даного товару.

У підготовчому засіданні 12.08.2019 оголошено перерву на 27.08.2019.

21.08.2019 відповідач подав суду заперечення, в яких фактично виклав доводи відзиву на позовну заяву.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/6411/19 до судового розгляду по суті на 01.10.2019.

Відповідач 30.09.2019 подав суду пояснення, в яких додатково зазначив про міжнародний принцип вичерпання прав.

У судовому засіданні 01.10.2019 оголошено перерву до 23.10.2019.

У судовому засіданні 23.10.2019 оголошено перерву до 31.10.2019.

Відповідач 23.10.2019 подав суду пояснення, в яких вказав, що матеріали справи не містять належного та допустимого підтвердження повноважень представника позивача ОСОБА_3 на здійснення ним представництва Xiaomi Inc., а також відсутні докази, які підтверджують державну реєстрацію Xiaomi Inc.

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 60 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Так, матеріали справи містять ордер від 08.05.2019 серія ДП « 605/001, яким підтверджено повноваження ОСОБА_3 щодо представлення інтересів Xiaomi Inc. у господарському суді міста Києва, обмежень щодо повноважень ОСОБА_3 . згідно з договором від 25.04.2019 №1 про надання правової допомоги не встановлено.

Отже, представник ОСОБА_3 має повноваження на підписання будь-яких документів, наявних в матеріалах справи.

Крім того, 22.07.2019 позивачем подано суду базовий сертифікат реєстрації бізнесу, який підтверджує державну реєстрацію Xiaomi Inc.

Представник третьої особи у судове засідання 31.10.2019 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений у судовому засіданні 23.10.2019, що підтверджується протоколом судового засідання та підписом представника у розписці.

Представник позивача у судовому засіданні 31.10.2019 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача оголосив вступне слово та заперечив проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються учасники справи, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 31.10.2019 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: «Xiaomi» (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), «Mi» (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012) та «RedMi» (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014).

Вказані торговельні марки зареєстровані для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534, зокрема, для мобільних телефонів та планшетних комп`ютерів.

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах справи листами державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.03.2019 №495/3, №494/3 та №493/3, власником торговельних марок «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» є Xiaomi Inc., іменована до 30.07.2013 як Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd.

Посилаючись на частини першу і третю статті 418, частину першу статті 420, статтю 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), частину першу статті 155 Господарського кодексу України, статті 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), позивач вказує, що Xiaomi Inc. належить виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у міжнародних реєстраціях товарів і послуг.

Листом від 27.02.2017 №2779/Г/99-99-18-03-02-14 Державна фіскальна служба України повідомила позивача про те, що на виконання пункту 2.5 Порядку реєстрації у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, відповідно до заяв Xiaomi Inc. про сприяння захисту майнових прав на об`єкти права інтелектуальної власності 23.02.2017 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включені на строк 1 рік: за №3360 - знак для товарів і послуг «Xiaomi» (міжнародна реєстрація від 28.11.2012 №1177611); за №3361 - комбінований знак для товарів і послуг «Mi» (міжнародна реєстрація від 28.11.2012 №1173649); за №3362 - знак для товарів і послуг «RedMi» (міжнародна реєстрація від 23.04.2014 №1213534); крім того, оскільки правова охорона на вказані знаки розповсюджується на певні товари 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 і №1213534, до митного реєстру внесена інформація щодо товарів з кодами згідно з УКТЗЕД, що наведені у додатку заяв, а саме , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , , , , , , , , , , , , ; інформація митного реєстру щодо знака за міжнародною реєстрацією №1213534 містить також коди товарів відповідно до УКТЗЕД - , , , , , .

Листом від 22.04.2019 №4014/10/26-70-18-03 Митниця повідомила позивача про те, що 22.04.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: Xiaomi RedMi 6A 2+16 G EU Gold, смартфон - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8G EU Black, смартфон - 20 шт., торгова марка: Xiaomi, виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd, країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - , які заявлені за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, одержувач - Товариство, на строк до 10 робочих днів з 22.04.2019 до 08.05.2019; враховуючи, що до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під №003360 внесено об`єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг «Xiaomi», права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1177611, зокрема, для вказаних товарів, та у зв`язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Позивач вважає, що товари, які відображені у вказаній митній декларації, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності, оскільки позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Товариству товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, а тому відповідно до пункту 17 статті 4 МК України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі статті 399 МК України, можуть тлумачитися як контрафактні товари.

Позивачем подано суду:

- лист-заяву представника Xiaomi Inc. від 01.07.2019, в якому представник повідомив про те, що Xiaomi Inc. як правовласник ніколи не надав свого дозволу на використання торговельних марок «Xiaomi», «Mi», «МІНОМЕ» та «RedMi» будь-яким способом, зокрема, Товариству;

- лист Хiaomi H.K. Limited від 22.07.2019, в якому Хiaomi H.K. Limited підтверджує, що не здійснювала продаж товару, передбаченого для ринку України, а саме смартфонів Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited; крім того, в даному листі зазначено, що товар, який Hong Kong Hung AU Development Company Limited купує у Хiaomi H.K. Limited, передбачений для продажу лише в Індонезії.

Разом з тим, зазначений у митній декларації від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 товар було придбано Товариством у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 01.10.2016 №10-16.

Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 03.04.2019 №HW032-102183 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором «Xiaomi» згідно з дистриб`юторською угодою від 13.01.2017, укладеною Хiaomi H.K. Limited та Hong Kong Hung AU Development Company Limited.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Відповідно до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Статтею 492 ЦК України передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно із статтею 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Водночас частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набрав чинності для України 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно із статтею 426 ЦК України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до частин четвертої - шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закону) використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач зазначав, що власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг «Xiaomi», «RedMi» та «Mi» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Фактично суть даного спору зводиться до того, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України.

Так, у теорії виділяють три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний https://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг (тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений).

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов`язані регіональною угодою).

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи)

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця та має бути зафіксований у законі.

Приписи частини шостої статті 16 Закону не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

ВИСНОВКИ

З викладеного вбачається, що позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар, позначений знаками для товарів і послуг «Xiaomi», «RedMi» та «Mi» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Питання ж про те, що товар, який Hong Kong Hung AU Development Company Limited купував у Хiaomi H.K. Limited, передбачений для продажу лише в Індонезії, а не в Україні, не підлягає вирішенню судом в процесі розгляду даної справи.

З огляду на викладене позовні вимоги є безпідставними та необґрунтованими, а відтак задоволенню не підлягають.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору та інші судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні позову Xiaomi Inc. (13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, Цинхе Міддл Стріт , Хайдянь Дістрікт , Пекін) до товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12; ідентифікаційний код 32531992), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8а; ідентифікаційний код 39422888), про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару.

2. Судові витрати покласти на Xiaomi Inc. (13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, Цинхе Міддл Стріт , Хайдянь Дістрікт , Пекін).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 11.11.2019.

Суддя О.В. Марченко