ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"28" жовтня 2019 р. Справа№ 910/9610/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 28.10.2019

розглянувши матеріали апеляційної скарги Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)

на рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2019

у справі № 910/9610/18

за позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"

до відповідач-1: Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)

до відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання права власності на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду м. Києва від 03.06.2019 у справі № 910/9610/18 позов задоволено, вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд скасувати рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2019 у справі № 910/9610/18, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" відмовити повністю, судові витрати стягнути з Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2019 у справі № 910/9610/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 09.09.2019.

06.09.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи у даній справі, в якому він просить суд доручити проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності на розсуд суду: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) або Дорошенко Олександру Федоровичу .

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/9610/18 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Остапенко О.М. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2019 вказану апеляційну скаргу прийнято до свого провадження у новому складі суду та призначено розгляд справи на 25.09.2019.

20.09.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" надійшли заперечення на клопотання апелянта про призначення повторної судової експертизи.

25.09.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 30.09.2019.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 02.09.2019 № 829 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що взято судом до уваги.

30.09.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про долучення доказів.

30.09.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" надійшло клопотання про виклик у судове засідання судового експерта Чабанець Т.М., в якому останній просить суд викликати у судове засідання для дачі усних пояснень щодо Висновку експерта № 333/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/9610/18 від 25.03.2019 судового експерта Чабанець Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 72 від 28.02.2017, Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, 01133, м. Київ, булл. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) та поставити відповідні питання зазначені у клопотанні № 09-13/19536/19 від 30.09.3019.

У судовому засіданні 30.09.2019, апелянт підтримав клопотання про призначення повторної судової експертизи, представники ДП "Кондитерська Корпорація "РОШЕН" заперечили проти клопотання апелянта. Представники ДП "Кондитерська Корпорація "РОШЕН" підтримали клопотання про виклик судового експерта, апелянт не заперечив проти виклику експерта.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 задоволено клопотання Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" про виклик у судове засідання судового експерта Чабанець Т.М. до суду для дачі пояснень у справі № 910/9610/18; викликано у судове засідання 21.10.2019 судового експерта Чабанець Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 72 від 28.02.2017, Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) для дачі пояснень щодо Висновку експерта №333/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/9610/18 від 25.03.2019; розгляд апеляційної скарги відкладено на 21.10.2019.

21.10.2019 оголошено перерву у судовому засіданні до 28.10.2019.

28.10.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення, в яких останній просив суд у випадку призначення повторної судової експертизи, доручити її проведення Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішній справ України; у випадку призначення судом комісійної судової експертизи доручити її проведення двом із запропонованих учасниками справи експертним установам.

У судовому засіданні 28.10.2019 представники апелянта та представник відповідача-2 підтримали вимоги клопотання апелянта про призначення повторної судової експертизи. Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи.

Розглянувши подане апелянтом клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задовольнити вказане клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 10.12.2019 було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, та поставлено такі питання:

1. Чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № m201710458 на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"? (далі - Питання 1).

2. Чи є позначення за заявкою № m201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати? (далі - Питання 2).

Проведення судової експертизи було доручено судовому експерту Чабанець Т.М. (далі - експерт).

За результатами проведення судової експертизи експертом було складено Висновок № 333/18 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.03.2019 (а.с. 93-116 т. 5) (далі - Висновок експерта № 333/18).

При наданні відповіді на Питання 1 експерт зазначив, що позначення за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017:

- є позначенням, що є кольором, що не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- не є реалістичним зображенням товарів, для яких знак зареєстровано;

- не є тривимірним об`єктом, що має форму, обумовлену виключно функціональним призначенням;

- не є загальновживаним скороченням.

Крім того, експертом було встановлено, що позначення у вигляді червоного кольору, починаючи з 2010 року, використовується позивачем при оформленні пакування продукції, активно просувається шляхом розміщення реклами самої продукції на РОS-матеріалах, зокрема: сувенірній продукції, фірмовому одязі, оформленні транспорту, у рекламних матеріалах, листівках, біг-бордах та інших допоміжних засобах, а також використовується в якості корпоративної символіки та як частина зареєстрованих торговельних марок. Також експертом прийнято до уваги те, що в рамках проведеного Центром соціальних технологій "Соціополіс" соціологічного опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", 70,7% респондентів на питання "Чи асоціюється у Вас з якимось певним виробником (чи виробниками) тортів таке їх пакування, в якому використовується червона стрічка із золотим або жовтим написом, якою навхрест перев`язана коробка з тортом?" відповіли "Так, таке пакування асоціюється в мене з певним виробником (чи виробниками) тортів" (а.с. 230 т. 1), з яких 90,1 % асоціюють такого виробника з Кондитерською корпорацією "Рошен" (Кондитерська фабрика імені Карла Маркса) (а.с. 231 т. 1).

На підставі вказаного, а також з огляду на наявні в матеріалах справи докази, перелічені на стор. 23-33 Висновку експерта № 333/18 (а.с. 104-109 т. 5), експертом було встановлено, що позначення за заявкою №m201710458 від 13.05.2017 року набуло розрізняльної здатності шляхом використання у поєднанні із вже зареєстрованими торговими марками та використання як елементу упакувань та корпоративної символіки до дати подання спірної заявки, а саме до 13.05.2017.

Таким чином, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою № m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (відповідь на Питання 1).

При наданні відповіді на Питання 2 експерт зазначив, що товари 30 класу МКТП, щодо яких подано на реєстрацію позначення за заявкою № m201710458 від 13.05.2017, є такими самими або спорідненими з товарами 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 667827, оскільки такі товари є:

- одного виду - харчові продукти рослинного походження, крім фруктів, овочів та плодів, підготовлених або законсервованих для споживання, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів;

- однакове функціональне призначення товарів - продукти для харчування;

- вид матеріалу, з якого товари виготовлені - харчові продукти рослинного походження;

- умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів) - оптова та роздрібна торгівельна мережа;

- коло споживачів - широке коло.

При дослідженні описів позначення за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 та міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 експертом було відмічено те, що позначення за заявкою № m201710458 від 13.05.2017 є позначенням, що є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с. Цей колір має приблизну довжину хвилі у 608.78 nm. В свою чергу, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 є позначенням, що є комбінацією кольорів без окреслення контурами у вигляді прямокутного відбитка, вертикальні сторони якого горизонтально розділені на два поля: верхній - білий колір, нижній - помаранчевого кольору. Помаранчевий колір має довжину хвилі в нанометрах у діапазоні 595-605 nm.

Експертом встановлено, що позначення та знак виконані різними кольорами, а саме позначення: червоний за пантоном 485с, знак: білий та помаранчевий, а отже не є схожими за графічними ознаками.

Також, на думку експерта, має місце відмінність закладених у позначення понять, ідей: збуджуючий - у позначенні за заявкою № m201710458 від 13.05.2017 та врівноважено емоційний - у знаку за міжнародною реєстрацією № 667827.

Враховуючи зазначене, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою № m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати (відповідь на Питання 2).

Апелянт, зазначаючи про недостовірність і невідповідність зазначеного судового висновку доказам у справі, звертає увагу на те, що червоний колір (pantone 485c) безпосередньо не застосовується ДП "КК "Рошен" в оформленні упаковки тортів власного виробництва, а використовується лише на упакувальній стрічці з написом "ROSHEN" золотого або жовтого кольору, який багаторазово повторюється по всій її довжині. Відтак, зважаючи на те, що у судовому висновку відсутнє жодне згадування використання заявленого знаку, як такого, без напису "ROSHEN, зобр." виконаного золотим кольором, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України вважає Висновок експерта № 333/18 неналежним та недостовірним доказом, а також таким, що викликає сумніви у його правильності.

У вищевказаному висновку судової експертизи зазначено, що позначення за заявкою № m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН". Проте, експертом, крім іншого, недостатньо обгрунтовано, на підставі яких доказів він дійшов такого висновку щодо товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби, торти".

Крім того, у вищевказаному висновку судової експертизи зазначено, що позначення за заявкою № m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати. Проте, експертом, крім іншого, недостатньо обгрунтовано, чому він дійшов саме такого висновку із врахуванням довжини хвилі в нанометрах помаранчевого кольору та червого кольору за пантоном 485с за вказаними міжнародною реєстрацією та заявкою позивача.

Надаючи відповіді на відповідні питання у судовому засіданні 28.10.2019, експерт не спростував сумніви у правильності вищевказаного Висновку № 333/18.

З огляду на вищенаведене, апелянт вважає, що обґрунтованість і правильність наявного у справі судового Висновку доцільно перевірити на стадії апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції саме шляхом призначення судом апеляційної інстанції повторної експертизи, доручивши її проведення іншому експерту.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу та судового експерта Чабанець Т.М., з метою перевірки обґрунтованості та правильності Висновку № 333/18 вважає за доцільне призначення повторної судової експертизи.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну судову експертизу, задовольнивши клопотання апелянта та доручити проведення даної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Відповідно до положення п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. При цьому, згідно Додатку 1 до Інструкції, що визначає перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, саме Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є державною експертною установою, яка проводить експертизи на території м. Києва. А отже, з урахуванням приписів п. 1.6. Інструкції, Додатку 1 до Інструкції, доцільним є доручення проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Щодо суб`єктів понесення витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, то, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 129 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що повторну судову експертизу призначено за ініціативою апелянта, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на апелянта.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням повторної судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/9610/18 задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/9610/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

5. На вирішення експерта поставити наступне питання:

- чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН»?

- чи є позначення за заявкою № 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг

відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати?

6. Матеріали справи № 910/9610/18 направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

7. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/9610/18 до повернення матеріалів справи з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

9. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко