ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення судової експертизи та

зупинення апеляційного провадження

"05" листопада 2019 р. Справа№ 911/897/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Отрюха Б.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Дитинюк Я.Л.,

від відповідача - Запорожець Д.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"

на рішення Господарського суду Київської області

від 20.08.2019 (повний текст складено 22.08.2019, суддя Подоляк Ю.В.)

у справі №911/897/19

за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 20.08.2019 у справі № 911/897/19 позов задоволено повністю; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" припинити порушення прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України № 52815 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "АСКОРБІНЧИК", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005; стягнуто з відповідача на користь позивача 1921,00 грн витрат по сплаті судового збору, 10205,00 грн витрат на підготовку експертного висновку.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Київської області від 20.08.2019 повністю, ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 911/897/19, розгляд справи призначено на 15.10.2019.

Відповідач подав клопотання про призначення у справі судову експертизу у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання задля встановлення схожості позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК , яке використовує відповідач, зі знаком для товарів та послуг Аскорбінка за Свідоцтвом України № 52815, що належить позивачу. Окрім того, відповідач зазначає, що предметом наданого позивачем експертного дослідження № 24699/18-53 від 27.02.201 є позначення АСКОРБІНЧИК без урахування іншого елементу DOMILE, яке використовує відповідач у своїй діяльності, що викликає обґрунтовані сумніви у правильності висновку експерта.

У зв`язку з наведеним, відповідач просить призначити судову експертизу, проведення якої доручити будь-якій установі окрім Київського НДІСЕ, та поставити на вирішення експерта наступні питання:

1. Чи є позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК , яке нанесено на упаковки товарів дієтичних добавок, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400. Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2, ідентифікаційний код 40171346) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком Аскорбінка для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15 серпня 2015 року, який належить Публічному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38. ідентифікаційний код 35251822 )?;

2. Чи є упаковки товарів дієтичних добавок, на яких нанесено позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2, ідентифікаційний код 40171346), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з упаковками товарів дієтичних добавок, на яких нанесено зареєстрований знак для товарів і Аскорбінка послуг виробництва Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, ідентифікаційний код 35251822 )?;

3. Чи можуть упаковки товарів дієтичних добавок з позначенням DOMILE АСКОРБІНЧИК виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2, ідентифікаційний код 40171346) ввести в оману споживачів, щодо товарів дієтичних добавок на Аскорбінка яких нанесено зареєстрований знак для товарів і послуг виробництва Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, ідентифікаційний код 35251822 )?;

4. Чи може позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК яке нанесено на упаковки товарів дієтичних добавок, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2, ідентифікаційний код 40171346) ввести в оману щодо товарів дієтичних добавок (вітамін С), які виробляє Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, ідентифікаційний код 35251822 )?

В судовому засіданні 15.10.2019 оголошено перерву до 05.11.2019 відповідно до ст. 216 ГПК України.

Позивач подав заперечення проти клопотання відповідача про призначення експертизи, в якому просив відмовити у його задоволенні.

Також, позивачем надані питання для експерта, а саме:

1. Чи є позначення АСКОРБІНЧИК та АСКОРБІНЧИК нанесені на упаковки дієтичних добавок "АСКОРБІНЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком Аскорбінка за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 р., для товарів 5 класу МКТП?

2. Чи є позначення АСКОРБІНЧИК та АСКОРБІНЧИК нанесені на упаковки дієтичних добавок "АСКОРБІНЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо товару - дієтичної добавки «Вітамін С 25 мг з цукром» з різними смаками) та особи, яка виробляє цей товар - AT «Київський вітамінний завод»?

3. Чи є спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак Аскорбінка за Свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 р. та дієтичні добавки з позначеннями АСКОРБІНЧИК та АСКОРБІНЧИК виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле"?

Колегія суддів встановила, що позивач звернувся з позовом до відповідача про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "АСКОРБІНЧИК", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005.

Як на підставу позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач, здійснюючи свою господарську діяльність, незаконно використовує позначення АСКОРБІНЧИК, що є схожим до ступеня сплутування із зареєстрованим знаком для товарів та послуг "Аскорбінка", майнові права інтелектуальної власності, на яке належить позивачу відповідно до свідоцтва № 52815 від 15.08.2005, внаслідок чого нанесене позначення і зареєстрований знак можна сплутати. Також, позивач вважає, що позначення, яке використовує відповідач може ввести в оману споживача як щодо товару - дієтичної добавки "Вітамін С", так і щодо особи, яка виробляє такий товар - AT "Київський вітамінний завод".

Статтею 195 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, встановлено, що реєстрація торговельної марки надає власнику виключне право на неї. Власник має право перешкоджати третім особам, які не мають його/її дозволу, використанню в торговельній діяльності:

a) будь-якого позначення, яке є тотожним до торговельної марки стосовно товарів або послуг, які є тотожними до товарів або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована;

b) будь-якого позначення, якщо через свою тотожність або схожість до товарів або послуг, на які поширюються торговельна марка і позначення, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач є виробником дієтичної добавки "Вітамін С" та маркує її комбінованим позначенням DOMILE АСКОРБІНЧИК (спірне позначення), яке подане на реєстрацію заявки №№ m201819528, m201905752 (т. 1, а.с. 40, 45, 80-84). Вказане позначення складається із зареєстрованого знака для товарів та послуг DOMILE за свідоцтвом України № 226423 від 10.05.2017 та словесного елементу АСКОРБІНЧИК.

Позивач також виробляє дієтичну добавку "Вітамін С" та маркує її зареєстрованим за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2015 знаком для товарів та послуг "Аскорбінка" (зареєстрований знак) (т. 1, а.с. 6).

Як на підставу для позову, позивач зазначає про схожіть позначення та зареєстрованого знаку внаслідок використання якого відповідачем ці позначення і знак можна сплутати. Також, позивач вважає, що позначення відповідача, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно одних і тих же товарів та внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а ці позначення і знак можна сплутати.

Тобто, при розгляді даної справи необхідні спеціальні знання для з`ясування обставин схожості спірного позначення та зареєстрованого знаку та можливості їх сплутування при його використанні відповідачем. Також необхідно встановити обставини можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари при використанні відповідачем спірного позначення, а також обставини можливості сплутування спірного позначення і знака внаслідок використання відповідачем позначення, стосовно товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві.

У матеріалах справи міститься Висновок експертного дослідження за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 24699/18-53 від 27.02.2019. На розгляд експерта були поставлені питання спорідненості товару маркованого позначенням АСКОРБІНЧИК із товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак, питання тотожності або схожості позначення АСКОРБІНЧИК із зареєстрованим знаком, питання про можливість введення позначення АСКОРБІНЧИК в оману щодо товару та особи, яка виробляє цей товар - АТ "Київський вітамінний завод".

Колегія суддів погоджується з доводами відповідача, викладеними у клопотанні про призначення судової експертизи, що у зазначеному вище висновку експертного дослідження експерт досліджував питання, пов`язані із позначенням АСКОРБІНЧИК, в той час як предметом позову є заборона використання позначення АСКОРБІНЧИК, що нанесене на упаковку дієтичної добавки "Вітамін С" виробництва ТОВ "Доміле" як частина комбінованого позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК . Тобто, такий висновок експерта викликає у суду сумнів у його правильності у зв`язку з дослідженням лише частини позначення та порівняння його із зареєстрованим знаком.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність його задовольнити відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 99 ГПК України.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Враховуючи, що поданий позивачем висновок експертного дослідження складений експертами Київського КНДІСЕ, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, задовольнивши клопотання відповідача, та доручити проведення експертизи судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 911/897/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертів поставити наступні питання:

4.1. Чи є комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявки на реєстрацію №№ m201819528, m201905752), яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (ідентифікаційний код 40171346) (т. 1, а.с. 40, 45, 80-84), схоже із зареєстрованим знаком за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 52815, стосовно наведених у свідоцтві товарів, якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати?;

4.2. Чи є комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявки на реєстрацію №№ m201819528, m201905752), яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" (т. 1, а.с. 40, 45, 80-84), схоже із зареєстрованим знаком за свідоцтвом № 52815, стосовно товару дієтична добавка "Вітамін С", якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар - Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (ідентифікаційний код 35251822 )?;

4.3. Чи є комбіноване позначення DOMILE АСКОРБІНЧИК (заявки на реєстрацію №№ m201819528, m201905752), яким маркована упаковка дієтичної добавки "Вітамін С" (т. 1, а.с. 40, 45, 80-84), схоже із зареєстрованим знаком за свідоцтвом № 52815, стосовно товару дієтична добавка "Вітамін С", якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати?

5. Матеріали справи № 911/897/19 направити до експертної установи (Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

6. Зобов`язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об`єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 911/897/19.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Повний текст ухвали складений 08.11.2019.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.В. Отрюх

О.М. Остапенко