УХВАЛА

м. Київ

08.11.2019справа №910/6255/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/6255/19

за позовом компанії Сіблек ЛТД (Дрейк Чемберс, п/с №3321, Роад Таун, Тортола, Британські Вергінські острови; реєстраційний номер 1828482; далі - Компанія)

до приватного підприємства «Санта-Україна» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15; ідентифікаційний код 30634862; далі - Підприємство)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії

та за зустрічним позовом Підприємства

до Компанії

про визнання права попереднього користувача,

без виклику учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Підприємства про:

- визнання дій Підприємства, пов`язаних з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу «СНЕЖНЫЙ КРАБ», такими, що порушують права інтелектуальної власності Компанії Сіблек ЛТД на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059;

- заборону Підприємству використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу «СНЕЖНЫЙ КРАБ», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесенням позначення, пропонування продукції із нанесенням позначення для продажу, продаж застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов`язання Підприємства вилучити з цивільного обігу та знищити всі упаковки та/або етикетки товару «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОДЖЕНІ», які є схожими наскільки, що їх можна сплутати, із знаком «СНІЖНИЙ КРАБ» для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) за свідоцтвом України №194059.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Компанія є власником знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, зареєстрованого для товарів 29 і 31 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП;

- позивачу стало відомо, що в продовольчих магазинах України реалізується товар - продукт із білих видів риб "палички крабові «СНЕЖНЫЙ КРАБ» виробництва СП «Санта Бремор», Республіка Білорусь, офіційним представником та дистриб`ютором на території України якого є Підприємство;

- згідно з інформацією, отриманою від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» в базі даних зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг в 29, 31 і 35 класах МКТП торговельна марка «СНЕЖНЫЙ КРАБ» не зареєстрована;

- відтак, Компанія вважає, що Підприємство незаконно використовує належний позивачу знак для товарів і послуг, чим порушує права та охоронювані законом інтереси позивача стосовно знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059;

- крім того, Компанією з метою встановлення обставин схожості та факту незаконного використання знака для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, було замовлено проведення експертного дослідження вказаних об`єктів інтелектуальної власності Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України, на вирішення якого поставлено таке питання: чи є позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОДЖЕНІ» виробництва СП «Санта Бремор» ТОВ тотожним чи схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059; за результатами експертного дослідження експерт дійшов висновку про те, що позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ», яке міститься на упаковці «ПРОДУКТ ІЗ БІЛИХ ВИДІВ РИБ. «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» ІМІТАЦІЯ ОХОЛОДЖЕНІ» виробництва СП «Санта Бремор» ТОВ, є схожим до ступеня змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.2019 позовну заяву Компанії залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

10.06.2019 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 20.05.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 01.07.2019.

01.07.2019 представник відповідача адвокат Боков І.О. подав суду заяву про продовження процесуального строку для подання відзиву на позовну заяву, мотивуючи її тим, що: адвокат Баула Т.П., який є працівником відповідача та ознайомився з матеріалами справи, не має спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, а тому Підприємство звернулося до адвокатського об`єднання «Арцінгер» (далі - Об`єднання) за наданням правової допомоги; 25.06.2019 Підприємством та Об`єднанням укладено договір про надання правової допомоги; з огляду на викладене Об`єднанню на підготовку правової позиції у справі, відзиву на позовну заяву, необхідних процесуальних документів та відповідних доказів необхідний додатковий строк до 19.07.2019.

Представник відповідача адвокат Боков І.О. 01.07.2019 подав суду клопотання про залишення позовної заяви без розгляду, мотивуючи його тим, що:

- Компанією до позовної заяви не додано документів, що підтверджують правосуб`єктність компанії Сіблек ЛТД за відповідним іноземним законом, зокрема, сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо - ні в оригіналі, ані в належним чином засвідченій копії;

- до позовної заяви приєднано копію довіреності від 16.01.2019, яка є неналежним документом та не підтверджує право адвоката Аверіної В.В. на підписання позовної заяви; разом з тим, в тексті довіреності зазначено, що вона видана на підставі усного договору доручення; крім того, довіреність від 16.01.2019 не апостильована, тобто не завірена у відповідності до законодавства, та підписана особою, правовий статус якої не перевірено та не підтверджено;

- поданий Компанією позов є завідомо безпідставним, не має предмета спору, а сам позивач не має права на такий позов, оскільки Компанія заявляє, що є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, проте з наданої позивачем виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №194059 станом на 12.01.2016 власником свідоцтва на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» № 194059 є компанія Сеабласк ЛТД, а не позивач;

- отже, навіть якби дійсно існував спір щодо використання знака для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ», то право на позов в будь-якому разі належить компанії Сеабласк ЛТД, а не позивачу, а тому звернення Компанії до суду з позовом є нічим іншим, як спробою зупинити законну господарську діяльність відповідача та містить ознаки зловживання правом на позов.

01.07.2019 представник відповідача адвокат Боков І.О. подав суду клопотання про забезпечення витрат відповідача на професійну правничу допомогу, мотивоване тим, що:

- на думку Підприємства, поданий Компанією позов не має предмета спору, а сам позивач не має права на такий позов, оскільки Компанія заявляє, що є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, проте з наданої позивачем виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №194059 станом на 12.01.2016 власником свідоцтва на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» №194059 є компанія Сеабласк ЛТД, а не позивач;

- таким чином, навіть якби дійсно існував спір щодо використання знака для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» №194059, то право на позов в будь-якому разі належить компанії Сеабласк ЛТД, а не позивачу, а тому звернення Компанії до суду з позовом є нічим іншим, як спробою зупинити законну господарську діяльність відповідача та містить ознаки зловживання правом на позов;

- крім того, позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові;

- 25.06.2019 Підприємством та адвокатським об`єднанням «Арцінгер» укладено договір про наданням правової допомоги № 2580/01; відповідно до додатку №1 до договору про надання правової допомоги від 25.06.2019 № 2580/01 гонорар адвокатського об`єднання «Арцінгер» за надання правової допомоги при розгляді даної справи становить 208 895,77 грн.; крім того, враховуючи специфіку спору, відповідач очікує понесення накладних витрат (наприклад поштових), а також витрат на залучення експерта, переклад документів; отже, сукупний орієнтований розмір судових витрат, які відповідач очікує понести становить 280 000 грн.;

- отже, враховуючи, що позов має ознаки зловживання правом на позов, а також те, що Компанія не має зареєстрованого в установленому законом порядку місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, то необхідним є вжити заходів забезпечення судових витрат Підприємства шляхом зобов`язання позивача внести на депозитний рахунок суду 280 000 грн. для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2019 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6255/19 на 29.07.2019 та встановлено Підприємству строк до 19.07.2019 для подання суду відзиву на позовну заяву.

22.07.2019 Підприємство подало суду відзив на первісний позов, в якому заперечило проти задоволення первісних позовних вимог, з огляду на те, що: Компанією не доведено порушення Підприємством його прав на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ»; Підприємство наділене правом попереднього користувача на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ» для товарів 29 класу МКТП «харчові продукти на основі риби» за свідоцтвом України № 194059.

Підприємство 22.07.2019 подало суду зустрічний позов до Компанії про визнання за Підприємством права попереднього користувача на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059, зареєстрований для товарів 29 класу МКТП «харчові продукти на основі риби».

Зустрічний позов мотивований тим, що:

- датою подання заявки на реєстрацію торговельної марки «СНІЖНИЙ КРАБ» є 28.08.2013, датою її реєстрації - 10.12.2014, знак зареєстровано для товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП;

- здійснення Підприємством з 2007 року та до 28.08.2013 (дати подання заявки на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України №194059), так і по сьогоднішній день господарської діяльності щодо імпорту та реалізації на території України паличок крабових «СНЕЖНЫЙ КРАБ» (імітація) з нанесенням на них позначення «СНІЖНИЙ КРАБ»/«СНЕЖНЫЙ КРАБ», свідчить про виникнення у Підприємства права попереднього користувача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №194059 для товарів 29 класу МКТП - палички крабові «СНЕЖНЫЙ КРАБ» (імітація).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.07.2019 прийнято зустрічний позов Підприємства до Компанії про визнання права попереднього користувача до спільного розгляду з первісним позовом Компанії до Підприємства про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії; вимоги за зустрічним позовом Підприємства до Компанії про визнання права попереднього користувача об`єднано в одне провадження з первісним позовом Компанії до Підприємства про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії; підготовче засідання призначено на 29.07.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.07.2019 відмовлено у задоволенні клопотання Підприємства про залишення позовної заяви без розгляду у справі №910/6255/19; відмовлено у задоволенні клопотання Підприємства про забезпечення витрат відповідача на професійну правничу допомогу у справі №910/6255/19.

У підготовчому засіданні 29.07.2019 оголошено перерву до 19.08.2019.

19.08.2019 Компанія подала суду відзив на зустрічну позовну заяву та відповідь на відзив Підприємства, в яких зазначила про те, що: Підприємство надає суду інформацію та документи, які жодним чином не підтверджують факт ввезення на територію України Підприємством товару під торговельною маркою «СНІЖНИЙ КРАБ», а тому не зрозуміло яким саме товаром торгувало Підприємство, якщо воно не є виробником товару, а займається виключно перепродажем на території України товару, що виготовляється іноземними підприємствами; у всіх наданих Підприємством документах (видаткових накладних, рахунках, митних деклараціях) не йдеться про поставку товару під торговельною маркою «СНЕЖНЫЙ КРАБ» або «СНІЖНИЙ КРАБ» (у вказаних документах наведений в переліку геть інший товар); Підприємством не надано доказів на підтвердження факту, що він здійснював використання позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ» або «СНІЖНИЙ КРАБ» в рекламуванні крабових паличок; використання позначення «СНЕЖНЫЙ КРАБ» або «СНІЖНИЙ КРАБ» при керуванні справами, діловому адмініструванні та діловодстві до дати подання заявки на свідоцтво України №194059 на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ»; рішенням господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі №910/22770/15, залишеним в силі постановою Верховного суду України від 28.02.2018, встановлений факт попереднього використання знака для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 саме товариством з обмеженою відповідальністю «Аквафрост»; після того, як Підприємство почало завозити та реалізувати на території України товар із явним застосуванням назви, схожої до ступеня змішування з торговельною маркою «СНІЖНИЙ КРАБ», а також торгувати продуктами, що віднесені до того ж класу МКТП, Компанія почала нести збитки від падіння розміру роялті, який напряму залежить від рівня реалізації продукції із торговельною маркою.

У підготовчому засіданні 19.08.2019 оголошено перерву до 07.10.2019.

04.09.2019 Підприємство подало суду заперечення та 18.09.2019 відповідь на відзив, у яких зазначило про те, що: доводи Компанії про те, що право попереднього користувача виникає в особи лише в разі виробництва товару із позначенням відповідною торговельною маркою; докази використання Підприємством торговельної марки «СНІЖНИЙ КРАБ»/«СНЕЖНЫЙ КРАБ» способами, передбаченими пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та докази виконання позивачем за зустрічним позовом вимог пункту 2 статті 16 Закону та статті 500 Цивільного кодексу України були викладені як у відзиві на первісний позов, так і в зустрічному позові; Підприємство отримало право використовувати позначення «СНІЖНИЙ КРАБ»/«СНЕЖНЫЙ КРАБ» на підставі права попереднього користувача; станом на 02.09.2019 (дата підписання заперечень) у справі відсутні належні та допустимі докази, що підтверджують належність Компанії прав за свідоцтвом України № 194059 на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ»; обставини, встановлені рішенням у справі № 910/22770/15, не є преюдиційними у даній справі; Компанією пропущено строк позовної давності для звернення до суду з позовом, оскільки Підприємство почало завозити «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» на територію України та реалізовувати на території України у серпні 2011 року та здійснювало господарську діяльність із реалізації «ПАЛИЧКИ КРАБОВІ «СНЕЖНЫЙ КРАБ» і в 2012 році, і станом на 28.08.2013 (дата подання заяви на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ»), і станом на 10.07.2015 (дата набуття Компанією Сеабласк ЛТД права власності на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059).

Підприємство 04.09.2019 подало суду клопотання про залишення відзиву Компанії на зустрічний позов без розгляду.

30.09.2019 Компанія подала суду супровідний лист про долучення до матеріалів справи письмових пояснень, додаткових пояснень до зустрічної позовної заяви та заперечень, в яких вказано про те, що клопотання Підприємства щодо залишення відзиву Компанії на зустрічний позов без розгляду є намаганням відповідача за первісним позовом затягнути розгляд справи та позбавити позивача за первісним позовом законного права на подачу доказів.

07.10.2019 Підприємство подало суду пояснення, в яких вказало про те, що Компанією заявлено позов з порушенням правил територіальної підсудності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.10.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/6255/19 до судового розгляду по суті на 04.11.2019.

Судове засідання, призначене на 04.11.2019, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Марченко О.В. на лікарняному.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 234 та 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити судове засідання з розгляду справи №910/6255/19 по суті на 02.12.19 о 12:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 08.11.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко