УХВАЛА

м. Київ

08.11.2019справа №910/10511/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/10511/19

за позовом GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп , Данія)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та

товариства з обмеженою відповідальністю «Калібра Україна» (79016, м. Львів, вул. Олени Степанівни, буд. 2; ідентифікаційний код 34943111)

про дострокове припинення повністю дії свідоцтв України №155079 і №146873 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,

без виклику учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю «Калібра Україна» (далі - Товариство) про:

- дострокове припинення повністю дії свідоцтв України №155079 та №146873 на знаки для товарів і послуг «JABRA», зареєстровані для товарів 9, 18 і 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є Товариство;

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про повне дострокове припинення дії свідоцтв України №155079 та №146873 на знаки для товарів і послуг України;

- зобов`язання Міністерства опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про повне дострокове припинення дії свідоцтв України №155079 та №146873 на знаки для товарів і послуг України.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- GN Store Nord A/S та GN Audio A/S є власниками прав на численні торговельні марки, що містять словесні елементи «JABRA» та «GN» та охороняються в багатьох юрисдикціях, наприклад, в Угорщині, Польщі, Чехії, Російській Федерації, Молдові, Республіці Білорусь та інших, серед яких: «JABRA», міжнародна реєстрація №887970, дата реєстрації - 22.08.2002, клас 9 МКТП; «GN», міжнародна реєстрація №887970, дата реєстрації - 09.09.2005, класи 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44 МКТП; «Release your JABRA», міжнародна реєстрація №838058, дата реєстрації - 26.10.2004, клас 9 МКТП; «JABRA Multi Use», міжнародна реєстрація №951112, дата реєстрації - 20.11.2007, клас 9 МКТП; «JABRA Easy Talk», міжнародна реєстрація №1067107, дата реєстрації - 29.09.2010, клас 9 МКТП; «JABRA IQ», міжнародна реєстрація №1092454, дата реєстрації - 12.08.2011, клас 9 МКТП; «JABRA Solemate», міжнародна реєстрація №1136302, дата реєстрації - 09.07.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA Soulmate», міжнародна реєстрація №1136563, дата реєстрації - 09.07.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA UC Voice», міжнародна реєстрація №1115148, дата реєстрації - 02.02.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA Music Zone », міжнародна реєстрація №1129102, дата реєстрації - 09.07.2012, клас 9 МКТП; «JABRA Revo», міжнародна реєстрація №1159703, дата реєстрації - 26.02.2013, клас 9 МКТП; «JABRA VOX», міжнародна реєстрація №1159704, дата реєстрації - 26.02.2013, клас 9 МКТП; «JABRA Motion», міжнародна реєстрація №1164404, дата реєстрації - 19.04.2013, клас 9 МКТП; «JABRA Vega», міжнародна реєстрація №1213760, дата реєстрації - 08.04.2014, клас 9 МКТП; «JABRA EVOLVE», міжнародна реєстрація №1245400, дата реєстрації - 23.10.2014, клас 9 МКТП; комбіноване позначення «JABRAGN», міжнародна реєстрація №1347299, дата реєстрації - 09.11.2016, клас 9 МКТП;

- Товариство є володільцем свідоцтв України №155079 на знаки для товарів і послуг «» та №146873 на знак для товарів і послуг «»;

- згідно з інформацією, викладеною в листі Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 15.07.2019 №124/01, Товариство в період з 25.06.2007 по теперішній час не є і не було асоційованим членом Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», в її реєстрі відсутні будь-які записи про Товариство і остання не присвоювала ідентифікаційних номерів ЄБІ (штрих-кодів) товарам за заявками Товариства;

- водночас, згідно з інформацією реєстру радіоелектронних засобів та випромінюючих пристроїв (далі - реєстр РЕЗ та ВП), якими, відповідно до законодавства України визнаються навушники, навушники з мікрофоном, гарнітура, колонки та інші аналогічні товари віднесені до 9 класу МКТП, що розміщений в публічному доступі на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), Товариство не було внесено до реєстру як виробник/дистриб`ютор продукції під торговельними марками «JABRA» (номера записів в реєстрі 373, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 104, 105, 106, 119-126, 172-174, 203, 204, 217-219, 251, 466, 520, 523, 524, 527-529, 535, 536, 617-619);

- з вказаного реєстру РЕЗ та ВП вбачається, що він містить записи про рішення НКРЗІ від 2012 року щодо внесення РЕЗ та ВП під торговельною маркою «JABRA» до зазначеного реєстру, проте, Товариство не вказано як виробник/дистриб`ютор відповідної продукції під спірними торговельними марками;

- без проходження процедури внесення до реєстру РЕЗ та ВП, відповідні радіоелектронні засоби не могли бути будь-яким чином використані та розповсюджені на території України, з чого слідує, що, щонайменше з 2012 року Товариство не мало жодного відношення до продуктів «JABRA» 9 класу МКТП та, відповідно, не використовувало торговельну марку;

- Товариство як власник спірних торговельних марок «JABRA» не є виробником товарів, для яких остання зареєстрована, а також не є постачальником послуг 35 класу МКТП; Товариство не має власного веб-сайту, реальна адреса місцезнаходження його офісу невідома, телефон, вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, йому не належить, компанія не має мережі дистриб`юторів/реселлерів та їй не належить на праві власності/користування жодного об`єкту нерухомого майна;

- торговельні марки Товариства за свідоцтва України №155079 та №146873 перешкоджають поширенню на територію України та реєстрації торговельних марок зі словесним елементом «JABRA» позивачів, а також реалізації законного інтересу позивачів щодо здійснення підприємницької діяльності на території Україні з використанням позначення «JABRA».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.08.2019 позовну заяву позивачів залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.08.2019 забезпечено позов шляхом:

- заборони Товариству передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №155079 та №146873 іншим особам, відмовлятися від свідоцтв України №155079 та № 146873 повністю або частково та видавати ліцензії на використання торговельних марок;

- заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №155079 та №146873.

12.08.2019 позивачі подали суду документи на виконання ухвали суду від 08.08.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 15.10.2019.

04.09.2019 відповідач-1 подав суду матеріали заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг «JABRA» на ім`я Товариства, за якими видано свідоцтва України №155079 та №146873.

10.09.2019 Міністерство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що: для вирішення даного спору позивачі повинні в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем-2 своїх прав на знаки для товарів і послуг « Jabra » за свідоцтвами України №155079 та №146873; а відповідач-2 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначених знаків для товарів і послуг « Jabra » за свідоцтвами України №155079 та №146873 протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані; Міністерство не здійснює контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, а здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об`єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об`єкти; враховуючи те, що держава позивачів у даній справі є членом Європейського Союзу - юридичної особи за законодавством Данії, яка 01.01.1973 вступила до Європейського Союзу, до даних правовідносин повинні бути застосовані положення глави 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, учиненою 21.03.2014 в місті Брюсселі.

Товариство 17.09.2019 подало суду заяву про відвід судді Марченко О.В. від розгляду справи №910/10511/19.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.10.2019 заяву Товариства про відвід судді Марченко О.В. від участі у розгляді справи №910/10511/19 передано для визначення судді в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.10.2019 (суддя Бойко Р.В.) у задоволенні заяви Товариства про відвід судді Марченко О.В. від розгляду справи №910/10511/19 відмовлено.

23.09.2019 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що:

- наявність у позивачів міжнародних реєстрацій, дія яких не поширюється на територію України, не свідчить про наявність у позивачів будь-яких прав на використання таких знаків на території України чи про наявність у позивачів прав на реєстрацію таких знаків на території України;

- у 2008 році GN Netcom А/S (Джі Ен Нетком Ей/Ес) та Товариством досягнуто домовленості про передачу права власності на знак для товарів і послуг «Jabra» за свідоцтвом України №78546, а 05.05.2009 Державним департаментом інтелектуальної власності було зареєстровано передачу прав на вказаний знак від GN Netcom А/S (Джі Ен Нетком Ей/Ес) до Товариства;

- реєстрація Товариством знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 1555079 та знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 146873 була реалізацією стратегії просування на ринку України продукції торговельних марок «JABRA»;

- Товариством вчинено всі необхідні дії для реєстрації усієї продукції торговельних марок «JABRA» у реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

- відповідач-2 не використовує в Україні торговельні марки «JABRA» в частині товарів 18 класу МКТП, а тому визнає позовні вимоги в цій частині; проте заперечує проти позовних вимог в частині товарів 9 класу та послуг 35 класу МКТП, оскільки спірні торговельні марки Товариством використовуються впродовж усього часу володіння свідоцтвами на ці торговельні марки;

- використання Товариством протягом останніх 5 років торговельних марок «JABRA» здійснювалось у різний спосіб, в тому числі шляхом нанесення торговельних марок на упаковку товарів, інформацію про товари, зберігання товару із нанесеними торговельними марками з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу товару, застосування торговельних марок в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, укладенням ліцензійних договорів на використання торговельних марок; за період з 2014 року до 31.07.2019 відповідач-2 реалізував 48 700 одиниць продукції торговельних марок «JABRA»;

- відповідач-2 укладав з різними суб`єктами господарської діяльності ліцензійні договори на використання торговельних марок «JABRA»: товариством з обмеженою відповідальністю «Аудіосет» (ліцензійний договір від 03.10.2017), товариством з обмеженою відповідальністю «Гаджет Мобайл» (ліцензійний договір від 22.02.2018), товариством з обмеженою відповідальністю «Укрвео» (ліцензійний договір від 23.07.2019), товариством з обмеженою відповідальністю «Укркастом» (ліцензійний договір від 23.07.2019), товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал Імпорт Груп» (ліцензійний договір від 31.07.2019); вказані суб`єкти господарювання з дозволу та під контролем Товариства ввозили в Україні продукцію торговельних марок «JABRA» та реалізовували її на ринку України;

- Товариство, так як і позивачі, не є виробником продукції, яка позначається торговельною маркою «JABRA»; у реєстрі РЕЗ та ВП вказано, що виробником цієї продукції є такі компанії: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай), WKK Technology Limited (Китай), Enustech. Іпс (Корея);

- відповідач-2 не лише здійснював придбання, рекламування, пропонування до продажу, продаж продукції торговельних марок «JABRA», але разом з іншими суб`єктами господарювання, які діяли з дозволу та під контролем Товариства, вводив продукцію торговельних марок «JABRA» в Україні в цивільний (господарський) обіг і відповідно до законодавства України набув статусу виробника такої продукції;

- Товариство використовує у своїй діяльності веб-сайт, за адресою www.calibra.ua; на вказаному веб-сайті наявна інформація про відповідача-2, його контактні дані, належні та використовувані торговельні марки «JABRA», а також асортимент наявної у реалізації продукції торговельних марок «JABRA»;

- окремі зразки товарів торговельної марки «JABRA» (мікротелефонна гарнітура Bluetooth Jabra ВТ2045, автомобільний комплект гучного зв`язку Bluetooth Jabra Tour, мікротелефонна гарнітура Bluetooth Jabra MINI Black, мікротелефонна гарнітура Bluetooth Jabra Motion, гарнітура Jabra EVOLVE 20. комплект гучного зв`язку Jabra Speak 410, мікротелефонна стерео гарнітура Bluetooth Jabra MOVE), а також документи, які стосуються операцій з цими товарами, були передані Товариством на експертизу з питань інтелектуальної власності; висновок експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Мінченко Н.В. від 17.09.2019 №1286 (долучено до відзиву на позов) підтверджує використання Товариством знаків для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвами України №155079 та №146873;

- законодавством України не передбачено, що присвоєння товару ідентифікаційних номерів GS1 є обов`язковою умовою реалізації такого товару на території України та не передбачено будь-якої відповідальності за реалізацію товару без присвоєння йому ідентифікаційних номерів GS1; якщо певний товар був виготовлений за межами України і йому відповідною іноземною асоціацією товарної нумерації «GS1» було присвоєно ідентифікаційний номер GS1 , то після ввезення такого товару в Україну повторне присвоєння такому товару ідентифікаційного номера GS1 саме Асоціацією товарної нумерації України «ДжіЕсІ Україна» не здійснюється; у період з 25.06.2007 Асоціація «ДжіЕсІ Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарам, у складі назв та (або) описів яких заявлено позначення «JABRA».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.10.2019 підготовче засідання відкладено на 05.11.2019.

Позивачі 21.10.2019 подали суду відповідь на відзив, в якій вказали таке: єдиним видом «використання» Товариством спірних торговельних марок є тиск на позивачів, а також на будь-яких юридичних осіб, що намагаються здійснювати продаж в Україні оригінальної продукції 9 класу МКТП, виробленої позивачами (або з їх дозволу іншими особами), з метою примусу таких осіб до вступу у цивільно-правові відносини та отримання від останніх регулярних платежів «роялті»; подані Товариством податкові накладні за 2016 - 2018 роки та фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, що містять відомості стосовно балансу Товариства станом на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, лише підтверджують факт наявності у Товариства активів станом на певні проміжки часу, а також отримання ним прибутку за три звітні роки, однак жодним чином не вказують на те, що Товариство використовувало спірні торговельні марки для товарів 9 класу і послуг 35 класу МКТП; на підтвердження використання спірних торговельних марок Товариством надано «контрольну марку», що являє собою кольорову наклейку круглої форми, яка містить словесне позначення «JABRA» в жовтому прямокутнику, тобто фактично відтворює одну з спірних торговельних марок, а саме ту, яка охороняється відповідно до свідоцтва України №146873 на знак для товарів і послуг; зазначена «контрольна марка» містить надпис «Офіційно імпортовано», проте не містить жодних пояснень/вказівок стосовно того, ким, коли та що було/буде імпортовано; за твердженнями Товариства вказана наклейка використовувалася Товариством та його ліцензіатами при здійсненні на території України господарської діяльності з продукцією «Jabra», на підтвердження чого Товариством подано висновок експерта від 18.08.2019 №1286, який зроблено на замовлення Товариства та висновки якого (в частині використання спірних торговельних марок) базуються здебільшого на зразках товарів з нанесеним позначенням «JABRA» та вказаною наклейкою («контрольною маркою») на їх упаковках; з наданих Товариством документів вбачається, що жоден з них не містить відомостей про те, хто саме, а головне коли виготовив «контрольні марки», на які посилається Товариство, прикріпив їх на упаковку товару, а також де та коли були придбані досліджувані експертом пристрої «JABRA» та чи містили вони наклейки/«контрольні марки» в момент придбання, чи були прикріплені вже після придбання; відсутні також і будь-які докази того, що Товариством використовувалися «контрольні марки» на товарах 9 класу МКТП впродовж безперервного п`ятирічного періоду; висновок експерта від 18.08.2019 №1286 не є та не може бути підтвердженням реального використання спірних торговельних марок, оскільки він базується на неповних вихідних даних, наданих Товариством та, більше того, містить відповідь на питання, що по своїй суті не могло бути поставлене на вирішення експертові і є предметом доказування в справі під час судового розгляду.

Судове засідання, призначене на 04.11.2019, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Марченко О.В. на лікарняному.

Відповідач 06.11.2019 подав суду заперечення на відповідь позивачів, в яких зазначив, що доводи позивачів на спростування позиції Товариства ґрунтуються на припущеннях та домислах представника позивачів, а не на нормах законодавства.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 234 та 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче засідання з розгляду справи №910/10511/19 на 02.12.19 об 11:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 08.11.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко