ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2019 р. Справа№ 910/3096/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Сотнікова С.В.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача за первісним позовом: Бєлокриницький А.О. - ордер серії ХВ №000108 від 07.03.2019

від відповідача за первісним позовом: Курячий О.П. - довіреність б/н від 17.12.18

від третьої особи: не з`явились

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року

у справі № 910/3096/17 (головуючий суддя: Підченко Ю.О., судді:

Зеленіна Н.І., Привалов А.І.)

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод"

до Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма

"Креома-Фарм"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про визнання права попереднього користувача торгівельної марки

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна

фірма "Креома-Фарм"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод"

про захист майнових прав на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2017 року ТОВ "Тубний завод" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про визнання права попереднього користувача торгівельної марки.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що 23.01.2017 року Харківською Митницею ДФС було призупинено митне оформлення товару, що експортувався позивачем, а саме - туб п/ет многослойна (ламінатна) діаметром 50 мм "Паста для приема внутрь "Энтеросгель-сладкая", у зв`язку із тим, що на упаковці, а саме на тубі, міститься позначення "Энтеросгель-сладкая", яке схоже із знаком для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", зареєстрованим у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності на підставі свідоцтва України №217234 від 26.09.2016 року, що належить відповідачу.

Разом з тим, позивач вказує, що до 16.11.2015 року (дата подання відповідачем за первісним позовом заявки на реєстрацію вказаного свідоцтва), він добросовісно використовував позначення "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" для маркування упаковки, яку він виробляє, здійснюючи в інтересах своєї діяльності добросовісне використання торговельної марки "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", у зв`язку із чим на підставі ст. 500 ЦК України має право на безоплатне продовження такого використання (право попереднього користувача).

Водночас, в березні 2017 року відповідач - ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" звернувся до господарського суду міста Києва з зустрічним позовом до ТОВ "Тубний завод" про заборону відповідачу за зустрічним позовом використовувати знак "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" згідно свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 року та об`єкт авторського права - слово "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно та виключні авторські майнові права на яку належать ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм".

Вказаний зустрічний позов мотивовано порушенням прав позивача за зустрічним позовом на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", що охороняються за свідоцтвами України №217234 від 26.09.2016 року та № 58610 від 16.01.2006 року, а також тим, що він є власником авторських прав на службові твори, що засвідчують його авторські права на позначення та слово "ЭНТЕРОСГЕЛЬ".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 року залучено до участі у справі Державну службу інтелектуальної власності України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 року здійснено заміну третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору з Державної служби інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року у справі №910/3096/17:

- відмовлено у задоволенні первісного позову ТОВ "Тубний завод" про визнання права попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", яке використовувало їх до дати подання заявок на реєстрацію ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм";

- відмовлено у задоволенні первісного позову ТОВ "Тубний завод" про визнання права на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", зареєстрованого на ім`я ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" за №217234, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг - "ЭНТЕРОСГЕЛЬ";

- відмовлено у задоволенні зустрічного позову ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про заборону ТОВ "Тубний завод" використовувати знак "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" згідно свідоцтва України №217234 від 26.09.2016 року;

- відмовлено у задоволенні зустрічного позову ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про заборону ТОВ "Тубний завод" використовувати об`єкт авторського права - слово "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно, та виключні авторські майнові права на яку належать ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм".

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Тубний завод" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року у даній справі в частині відмови у задоволенні первісних позовних вимог ТОВ "Тубний завод" та прийняти нове рішення у відповідній частині, яким позовні вимоги ТОВ "Тубний завод" задовольнити в повному обсязі.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги позивач за первісним позовом посилається на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права під час прийняття рішення в частині відмови у задоволенні позовних вимог ТОВ "Тубний завод".

Апелянт зазначає, що господарський суд міста Києва при постановленні оскаржуваного рішення від 12.02.2019 року дійшов передчасного висновку про відмову у задоволенні первісних позовних вимог, оскільки визнання частково недійсним свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 року у справі № 910/12685/17 жодним чином не виключає необхідності вирішення спору, що виник між сторонами з приводу використання позначення "ЭНТЕРОСГЕЛЬ".

Ухвалою суду від 18.03.2019 року колегією суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Отрюх Б.В. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Тубний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року у справі №910/3096/17, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 04.04.2019 року за участю повноважних представників сторін та третьої особи.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, а від відповідача за первісним позовом - відзив на апеляційну скаргу, в якому він просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін, а також клопотання про зупинення провадження у справі № 910/3096/17 до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № 910/12685/17.

В судовому засіданні 04.04.2019 року ухвалою суду відмовлено у задоволенні клопотання ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про зупинення провадження у справі № 910/3096/17 до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № 910/12685/17 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України.

Іншою ухвалою суду від 04.04.2019 року за клопотанням представника позивача за первісним позовом відкладено розгляд справи на 18.04.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України.

У зв`язку із участю головуючого судді Остапенка О.М. з 15.04.2019 року по 19.04.2019 року у підготовці суддів для підтримання кваліфікації у Національній школі суддів, ухвалою суду від 10.04.2019 року відкладено розгляд справи № 910/3096/17 на 16.05.2019 року.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача за первісним позовом надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № 910/3096/17 до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № 910/12685/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2019 року, залишеною без змін Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 30.07.2019 року, вищезазначене клопотання ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" задоволено, зупинено провадження у справі №910/3096/17 до вирішення пов`язаної із нею іншої справи №910/12685/17 Північним апеляційним господарським судом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № 217234.

23.09.2019 року через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі з підстав усунення обставин, що викликали його зупинення.

Так, до клопотання додано належним чином завірені копії постанови Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 року та постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.08.2019 року у справі №910/12685/17.

Ухвалою суду від 23.09.2019 року поновлено апеляційне провадження у справі № 910/3096/17 за апеляційною скаргою ТОВ "Тубний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року, розгляд справи призначено на 10.10.2019 року за участю повноважних учасників провадження у справі.

Представник позивача за первісним позовом в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року у даній справі в частині відмови у задоволенні первісних позовних вимог ТОВ "Тубний завод" та прийняти нове рішення у відповідній частині, яким позовні вимоги ТОВ "Тубний завод" задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача за первісним позовом в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.

Представники третьої особи в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

10.10.2019 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Тубний завод" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року в оскаржуваній частині - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Оскільки доводи та вимоги апеляційної скарги позивача за первісним позовом рішення зводяться до незгоди з рішенням суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні первісних позовних вимог, то вказане рішення у відповідності до положень ст. 269 ГПК України переглядається судом апеляційної інстанції лише в зазначеній частині. В іншій частині щодо зустрічних позовних вимог рішення не переглядається.

Відповідно до частини третьої статті 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Пунктом 61 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз`яснено, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов`язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з`ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 66 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

Так, за приписами ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач за первісним позовом зазначає, що він є лідером з виробництва пакувальних виробів, зокрема туб, як в Україні, так і країнах СНД, і існує на тубному ринку з 2002 року, продукція позивача за первісним позовом добре відома як на території України, так і за її межами, оскільки він виготовляє продукцію на замовлення інших осіб та користується великим попитом, при цьому вже багато років позивач за первісним позовом виробляє туби з нанесенням на них напису "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" на замовлення "ООО "ТНК СИЛМА" (Російська Федерація).

На підтвердження вказаних обставин позивачем за первісним позовом надано копії листа-замовлення від 21.01.2013 року, листа-замовлення від 07.05.2013 року, акту №6 від 04.12.2014 року про прийомку продукції "Туба з бушоном п/эт. многослойная (ламинатная) "Паста для приема внутрь "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", митні декларації на поставку туб з позначенням позначення "ЭНТЕРОСГЕЛЬ"-ТД №№ 807100001/2014/000746 від 06.02.2014, 807100002/2014/001966 від 27.08.2014; 807100002/2014/005370 від 19.12.2014, 807110001/2015/000855 від 06.02.2015, 807110001/2015/001457 від 25.02.2015, 807110001/2015/001572 від 25.02.2015 року, а також інші докази.

Крім того, ТОВ "Тубний завод" вказує, що має зовнішньоекономічний контракт №27009 від 17.01.2017 року на виготовлення на замовлення "ООО "ТНК СИЛМА" (РФ) партії продукції, а саме "Туба з бушоном п/эт. многослойная (ламинатная) "Паста для приема внутрь "Энтеросгель-сладкая" з нанесенням позначення "Энтеросгель-сладкая", відповідно до якого позивач за первісним позовом виготовив партію продукції.

При митному оформлені партії продукції, виготовленої на виконання зазначеного вище контракту №27009 від 17.01.2017 року, Харківською Митницею ДФС було призупинене митне оформлення товару, про що на адресу позивача за первісним позовом надійшло відповідне повідомлення (лист №491/00-4720-70-18-03-F від 23.01.2017 року, лист № 831/00-3/20-70-18-03-F від 03.02.2017 року, а також лист про подовження до 16.02.2017 терміну призупинення митного оформлення по митній декларації від 20.01.2017 року №807110000/2017/000702.

Підставою призупинення товару стала наявність на упаковці, а саме - на тубі, позначення "Энтеросгель-сладкая", яке схоже із знаком для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", зареєстрованим у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності Державної служби України 06.01.2017 року за №3323 на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 217234, що належить відповідачу за первісним позовом.

Позивач вказує, що оскільки ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відповідно до ст. 398 Митного кодексу України внесло знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №217234 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, то вказані дії з боку відповідача за первісним позовом перешкоджають господарській діяльності ТОВ "Тубний завод", призводять до порушення умов виконання з боку позивача за первісним позовом договірних зобов`язань, у зв`язку із чим останній зазнає збитків.

За твердженням позивача за первісним позовом, останній в інтересах своєї діяльності значно раніше дати подання заявки на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг №217234, а саме до 16.11.2015 року, добросовісно використовував позначення "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", відтак, в силу ст.500 ЦК України набув право попереднього користувача на торговельну марку "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" для таких товарів як туби для пакування.

Як встановлено колегією суддів, станом на дату розгляду справи в суді першої інстанції у провадженні Господарського суду міста Києва перебувала справа № 910/12685/17 за позовом ТОВ "Овента" до ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ТОВ "Тубний завод" про визнання свідоцтва на знак товарів і послуг недійсними.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 року у справі № 910/12685/17 апеляційну скаргу ТОВ "Овента" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 року у справі № 910/12685/17 задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 скасовано та прийнято нове рішення, яким позов частково задоволено, а саме - визнано недійсним Свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 20 класу МКТП та в цій частині зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів та послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 16,20 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". В решті позовних вимог відмовлено.

За приписами ч. 4 с. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Судом першої інстанції вірно встановлено, що позивач за первісним позовом, звертаючись до суду із даним позовом, пов`язує факт порушення власного права щодо безоплатного використання торговельної марки "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", як добросовісним користувачем на підставі ст. 500 ЦК України, з наявністю у відповідача за первісним позовом виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" згідно свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 року відносно товарів 16,20 класу МКТП, виробництво яких здійснює позивач за первісним позовом.

Разом із тим, визнання недійсним свідоцтва України №217234 від 26.09.2016 року відносно товарів 16, 20 класу МКТП згідно постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 року у справі №910/12685/17 має наслідком відсутність у ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" виключного права забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, про що зазначено у приписах ст. 495 ЦК України, ст. 157 ГК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Тобто, у зв`язку із визнанням частково недійсним свідоцтва України №217234 право на використання позивачем за первісним позовом, як попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", а також право на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" не може заборонятись з боку відповідача за первісним позовом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. За положеннями ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. (ч. 1 ст. 15 ЦК України).

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 року під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21.102015 року у справі №3-649гс15.

Відповідно до Постанови Верховного Суду України від 18.05.2016 року у справі №6-658цс15 суд повинен установити: чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цієї особи; у чому полягає таке порушення прав; якими доказами воно підтверджується. Залежно від установленого суд повинен вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні".

До аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України у постанові від 09.12.2015 року по справі №6-849цс15, де висловив наступну правову позицію: З урахуванням частини першої статті 3 Цивільного процесуального кодексу України,частини першої статті 15 Цивільного кодексу України правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. Суд повинен установити, чи були порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Також, ця ж сама позиція висловлена у постанові Верховного суду України у справі №6-84цс14 від 03.09.2014 року: "З урахуванням цих норм правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. Суд повинен встановити, чи були порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні".

Таким чином, оскільки відповідно до рішення суду апеляційної інстанції від 15.01.2019 року у справі №910/12685/17, яке станом на дату розгляду справи в суді першої інстанції набрало законної сили, визнано частково недійсним свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є відповідач за первісним позовом, місцевий суд дійшов обгрунтованого висновку про відсутність підстави, з якою ТОВ "Тубний завод" пов`язує факт порушення власного права, за захистом якого він звернувся до суду з первісним позовом.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновками господарського суду про відсутність порушення з боку ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" прав ТОВ "Тубний завод", за захистом яких останній звернувся до суду з первісним позовом, а відтак - вимоги позивача за первісним позовом про визнання за ним права попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", а також права на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", зареєстрованого на ім`я ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" № 217234, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг - "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", є необґрунтованими, у зв`язку із чим у задоволенні первісного позову правомірно відмовлено у повному обсязі.

Доводи скаржника про необхідність вирішення наявного між сторонами спору з приводу використання позначення "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", а також про залишення місцевим судом поза увагою висновку експерта № 001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2018 року в даному випадку судом до уваги не беруться у зв`язку із відсутністю станом на дату прийняття оскаржуваного рішення підстави, з якою позивач за первісним позовом пов`язував факт порушення власного права, за захистом якого він звернувся до суду з первісним позовом.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Разом з тим, колегія суддів апеляційного господарського суду враховує, що постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 року у справі № 910/12685/17, яку було покладено в основу оскаржуваного рішення, в подальшому було скасовано постановою Верховного Суду від 02.04.2019 року з направленням справи на новий апеляційний розгляд, за наслідками якого постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 року, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 08.08.2019 року, було залишено в силі рішення суду першої інстанції від 25.07.2018 року про відмову у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним Свідоцтва України №217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг.

Тобто, станом на дату розгляду даної справи № 910/3096/17 в суді апеляційної інстанції свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" є чинним.

В той же час, судова колегія зауважує, що на момент прийняття оскаржуваного рішення постанова Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 року у справі №910/12685/17 була чинної і не скасованою, відтак місцевий господарський суд, відмовляючи у задоволенні первісних позовних вимог у зв`язку із частковим визнанням недійсним свідоцтва №217234, виходив з фактичних обставин справи, які існували на той час.

Відтак, на переконання суду апеляційної інстанції, скасування судового рішення, яке було покладено в основу оскаржуваного рішення місцевого господарського суду, не може бути підставою для його скасування в апеляційному порядку, оскільки суду першої інстанції відповідні обставини не могли бути відомі під час його прийняття, при цьому, у разі наявності обґрунтованих на те підстав позивач за первісним позовом не позбавлений права на звернення до місцевого суду із заявою про перегляд такого рішення за нововиявленими обставинами у відповідності до положень п. 3 ч. 1 ст. 320 ГПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року у справі № 910/3096/17 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 12.02.2019 року у справі №910/3096/17 в частині відмови у задоволенні первісних позовних вимог ТОВ "Тубний завод" залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 28.10.2019 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.В. Сотніков

Б.В. Отрюх