ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2019 р. Справа№ 910/21726/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Остапенка О.М.

Верховця А.А.

за участю секретаря Корінної А.О.

та представників:

від позивача - Янчик М.І. - дов. №02/04 від 02.04.2019р.,

від Камініон Холдінгз Лімітед - Гладюк О.О. - ордер КВ№092606 від 29.07.2019р., Кузнєцов М.А. - ордер КВ№092621 від 21.10.2019р.,

від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Ресенчук В.М. - дов. №2434-03/548 від 17.09.2019р.,

від Olicon AB - Гутнік І.В. - ордер КВ№797754 від 02.07.2019р., Олійник К.С. - ордер КВ№805884 від 04.11.2019р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Камініон Холдінгз Лімітед

на рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р.

(повний текст складено 03.06.2019р.)

у справі №910/21726/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (далі - ТОВ "ВТК) "ОНДО"

до 1) Камініон Холдінгз Лімітед,

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Olicon AB

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 ОСОБА_1

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Сканрок"

про визнання патентів недійсними та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. по справі №910/21726/17 позов задоволено повністю; визнано недійсним повністю патент України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед; визнано недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Камініон Холдінгз Лімітед) на користь ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" 6400 грн. судового збору за подання позовної заяви, 16200 грн. витрат, пов`язаних із здійсненням перекладу документів; стягнуто з Камініон Холдінгз Лімітед) на користь Olicon AB (Олікон АБ) 20004 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, Камініон Холдінгз Лімітед подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове, яким у позові відмовити повністю.

У відзивах на апеляційну скаргу ТОВ "ВТК "ОНДО" та Olicon AB просять відмовити Камініон Холдінгз Лімітед у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. залишити без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2019р. було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Камініон Холдінгз Лімітед на рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. по справі №910/21726/17 та призначено її до розгляду на 28.08.2019р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.08.2019р. відхилено клопотання Olicon AB та ТОВ "ВТК "ОНДО" про закриття апеляційного провадження та оголошено перерву у судовому засіданні по справі №910/21726/17 до 02.09.2019р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2019р. апеляційну скаргу Камініон Холдінгз Лімітед на рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. по справі №910/21726/17 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду та призначено її до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2019р. відхилено заперечення Olicon AB та ТОВ "ВТК "ОНДО" проти клопотань про виклик судових експертів та відхилено клопотання Olicon AB та ТОВ "ВТК "ОНДО", в яких заявники просили суд відхилити клопотання "Камініон Холдінгз Лімітед" про виклик у судове засідання експертів ОСОБА_10 та ОСОБА_2 для наданнями ними пояснень щодо складених ними висновків експертів та відхилити надані Камініон Холдінгз Лімітед в клопотанні від 12.04.2019р. та клопотанні від 29.08.2019р. питання експертам, в тому числі, питання експертам ОСОБА_3 та ОСОБА_4; клопотання Камініон Холдінгз Лімітед про виклик судових експертів задоволено; викликано у судове засідання експертів за наступними реквізитами: ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ), яким підготувати відповіді на питання сторін (копії клопотань з переліком питань для експертів додаються); розгляд справи №910/21726/17 відкладено на 23.09.2019р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2019р. визнано заяву ТОВ "ВТК "ОНДО" про відвід колегії суддів Пантелієнка В.О., Остапенка О.М., Верховця А.А. у справі №910/21726/17 необґрунтованою; зупинено апеляційне провадження у названій справі до вирішення питання про відвід, передавши справу для визначення складу суду в порядку, встановленому частиною першою статті 32 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019р. відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "ВТК "ОНДО" про відвід колегії суддів Пантелієнка В.О., Остапенка О.М., Верховця А.А. від розгляду справи №910/21726/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.10.2019р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/21726/17; призначено справу до розгляду на 21.10.2019р.; викликано у судове засідання експертів за наступними реквізитами: ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ), яким підготувати відповіді на питання сторін (копії клопотань з переліком питань для експертів були надіслані судом разом з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2019р.).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019р. оголошено перерву у судовому засіданні по справі №910/21726/17 до 04.11.2019р. згідно ст. 216 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів і Olicon AB, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

04.12.2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) з наступними вимогами:

- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед;

- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України № НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги були обґрунтовані наступним:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" (позивач) засноване у 2015 році, основним видом діяльності якого є виготовлення виробів із бетону для будівництва, в тому числі, фасадного каменю, що виробляється позивачем в Україні на спеціальній виробничій лінії за шведськими технологіями;

- у проваджені господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/18705/17 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" про припинення порушення майнових прав на промислові зразки, зобов`язання вчинити дії (а.с. 17-21 т. 1);

- в обґрунтування своєї позовної заяви ТОВ "Сканрок" посилався на те, що виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, та продаж ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" продукції із застосуванням запатентованих промислових зразків за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1, є неправомірним та таким, що порушує майнові права ТОВ "Сканрок", як ліцензіата, отримані останнім від компанії КАМІНІОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД за ліцензійними договорами від 11.08.2017р. про використання промислових зразків;

- на зазначеній підставі ТОВ "Сканрок" вимагав у справі № 910/18075/17 заборонити позивачу будь-яке виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, та продаж продукції (фасадної системи, фасадної плитки/каменю, комплектуючих (горизонтальних/вертикальних профілів), консолей тощо), в якій застосовані промислові зразки за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1;

- в силу п. 3 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, а згідно абз. 2 ст. 26 вказаного Закону, вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію;

- патенти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 дозволяють відповідачу-1 та його ліцензіату звертатись до суду з відповідними позовами до позивача та наділяють їх правом забороняти позивачу використовувати зовнішню форму фасадного каменю та кріплень для нього, зокрема, шляхом їх виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях;

- промислові зразки за патентами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 не відповідають умовам правової охорони, передбаченим Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", оскільки уся сукупність суттєвих ознак промислових зразків за оспорюваними патентами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 була загальнодоступною у світі до дати подання на них заявок (датою подання заявки на промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_2 є 13.10.2003р.; датою подання заявки за патентом № НОМЕР_1 є 31.01.2007р.) та міститься, зокрема, у:

1) патентній заявці НОМЕР_8, яка була зареєстрована Патентно-реєстраційним управлінням Швеції 26.09.1968р., стала загальнодоступною 27.03.1970р. та була опублікована 01.06.1970р. (а.с. 25-26 т. 1);

2) патенті України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", власником якого є компанія Olicon АВ, дата подання заявки 03.06.2003р. з датою пріоритету відповідно до Паризької конвенції 04.06.2002р. (а.с. 27-28 т. 1);

- з урахуванням приписів п.п. 1, 8 ст. 14, абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" позивач зазначив, що сам факт видачі патентів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 не доводить того, що такі промислові зразки відповідають умовам патентоспроможності, зокрема, такому критерію як "новизна";

- позивач вважає, що невідповідність промислових зразків за патентами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 умовам патентоспроможності є підставою для визнання цих патентів недійсними повністю у судовому порядку, як це передбачено п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону "Про охорону прав на промислові зразки";

- видача патентів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1, що була здійснена з порушенням чинного законодавства, та судове переслідування позивача на їх підставі у господарській справі № 910/18705/19, на думку позивача, порушують його права та охоронювані законом інтереси.

При прийнятті до розгляду позовної заяви, місцевим судом було встановлено, що відповідач-1 Камініон Холдінгз Лімітед (113, Георгіоу Гріва Дігені, Астромерітіс, П.С . 2722, Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер НЕ 213356) є юридичною особою, створеною за законодавством Республіки Кіпр, що підтверджується копіями установчого договору та статуту компанії, свідоцтва про реєстрацію компанії, свідоцтва про зміну назви компанії, сертифікату про місцезнаходження компанії (а.с. 65-93, 94-96, 100-102, 103- 105 т. 1), є нерезидентом, який не має на території України офіційно зареєстрованого представництва.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, промислові зразки.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) зазначено, що промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. При цьому п. 2 ст. 5 даного Закону вказує, що об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Частиною 2 статті 461 ЦК України також визначено, що об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України, ч. 1 ст. 156 ГК України, набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Пунктом 1 статті 6 Закону встановлено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Підпунктом а) п. 1 ст. 25 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Предметом спору у даній справі є вимоги позивача про визнання недійсними повністю патенту України № НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" з підстав невідповідності даних промислових зразків умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону, а саме "новизні", що згідно з п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону є підставою для визнання патенту недійсним.

Місцевим судом було встановлено, що Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами формальної експертизи заявки № , проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видав Товариству з обмеженою відповідальністю "СКАНДІ ЛТД" патент України № НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" (а.с. 111 т. 1).

Власником патенту України № НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" станом на час звернення позивача з позовом до суду та на час розгляду даної справи по суті є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1).

Право власності на патент України № НОМЕР_2 було набуте відповідачем-1 на підставі Договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29 травня 2017 року, укладеного з попереднім власником зазначеного патенту - ОСОБА_1 (а.с. 123-128 т. 1), про що було зроблено відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15 від 10.08.2017р. (а.с. 192 т. 1).

Частиною 4 статті 20 Закону встановлено, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Отже, Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1) є правонаступником власника патенту України № НОМЕР_2. Таким чином, до відповідача-1 перейшли всі права та обов`язки першочергового власника патенту України № НОМЕР_2, а відповідно, відповідач-1, як чинний власник оспорюваного патенту на промисловий зразок, є належним відповідачем у справі в частині позовних вимог, що стосуються визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2.

Відповідно до інформації про промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_2, що наявна в матеріалах справи (а.с. 111-113 т. 1) та у відкритій Інтерактивній БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні", доступ до якої здійснюється в мережі Інтернет, вбачається, що заявка № на промисловий зразок подана 13.10.2003р., дата набрання чинності прав на промисловий зразок 17.01.2005р., публікація про видачу патенту була здійснена 17.01.2005р., бюл. № 1, власником патенту є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1), чинність патенту підтримана. Матеріали справи також містять зображення (а.с. 112 т. 1) та опис промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_2" (а.с. 163-164 т. 1) за патентом України № НОМЕР_2.

Місцевим судом також було встановлено, що Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами формальної експертизи заявки № s200700163, проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видав Товариству з обмеженою відповідальністю "СКАНДІ ЛТД" патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" (а.с. 106 т. 1).

Власником патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" станом на час звернення позивача з позовом до суду та на час розгляду даної справи по суті також є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1).

Право власності на патент України № НОМЕР_1 було набуте відповідачем-1 на підставі Договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29 травня 2017 року, укладеного з попереднім власником значеного патенту - ОСОБА_1 (а.с. 117-122 т. 1), про що було зроблено відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15 від 10.08.2017р. (а.с. 189 т. 1).

Враховуючи приписи ч. 4 ст. 20 Закону, Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1) є правонаступником власника патенту України № НОМЕР_1. Таким чином, до відповідача-1 перейшли всі права та обов`язки першочергового власника патенту України № НОМЕР_1, а відповідно, відповідач-1, як чинний власник оспорюваного патенту на промисловий зразок, є належним відповідачем у справі в частині позовних вимог, що стосуються визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1. У зв`язку з наведеним, відповідні заперечення відповідача-1 місцевим судом були відхилені, як безпідставні.

Відповідно до інформації про промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1, що наявна в матеріалах справи (а.с. 106-110т. 1) та у відкритій Інтерактивній БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні", доступ до якої здійснюється в мережі Інтернет, вбачається, що заявка № s200700163 на промисловий зразок подана 31.01.2007р., дата набрання чинності прав на промисловий зразок 25.10.2007р., публікація про видачу патенту була здійснена 25.10.2007р., бюл. № 17, власником патенту є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1), чинність патенту підтримана. Матеріали справи також містять зображення (а.с. 108-109 т. 1) та опис промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" (а.с. 140-143 т. 1) за патентом України № НОМЕР_1.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1) є правонаступником власника патентів України № НОМЕР_2, № НОМЕР_1 , і що до відповідача-1 перейшли всі права та обов`язки першочергового власника патентів України № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, а тому відповідач-1, як чинний власник оспорюваного патенту на промисловий зразок, є належним відповідачем у справі в частині позовних вимог, що стосуються визнання недійсним патентів України НОМЕР_2 і № НОМЕР_1.

Місцевим судом було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" (позивач) засноване у 2015 році. Основним видом його діяльності є виготовлення виробів із бетону для будівництва, в тому числі, фасадного каменю, що виробляється позивачем в Україні на спеціальній виробничій лінії за шведськими технологіями.

Як вбачається з матеріалів справи, у проваджені господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/18705/17 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" про припинення порушення майнових прав на промислові зразки, зобов`язання вчинити дії. В обґрунтування своєї позовної заяви у справі № 910/18705/17 ТОВ "Сканрок" посилався на те, що виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, та продаж ТОВ "ВТК "ОНДО" продукції із застосуванням запатентованих промислових зразків за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, є неправомірним та таким, що порушує майнові права ТОВ "СКАНРОК", як ліцензіата, отримані останнім від компанії Камініон Холдінгз Лімітед за ліцензійними договорами від 11.08.2017р. про використання промислових зразків. На зазначеній підставі ТОВ "Сканрок" вимагав у справі №910/18075/17 заборонити позивачу будь-яке виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, та продаж продукції (фасадної системи, фасадної плитки/каменю, комплектуючих (горизонтальних/вертикальних профілів), консолей тощо), в якій застосовані промислові зразки за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1.

Посилаючись на п.3 ст.20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» позивач в названій вище справі зазначав, що патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, а згідно абз. 2 ст. 26 вказаного Закону, вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Таким чином, позивач в названій вище справі вказував, що патенти НОМЕР_2 та НОМЕР_1 дозволяють відповідачу-1 та його ліцензіату звертатись до суду з відповідними позовами до позивача та наділяють їх правом забороняти позивачу використовувати зовнішню форму фасадного каменю та кріплень для нього, зокрема, шляхом їх виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях.

Однак, позивач в даній справі вважає, що промислові зразки за патентами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 не відповідають умовам правової охорони, передбаченим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки вся сукупність суттєвих ознак промислових зразків за оспорюваними патентами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 була загальнодоступною у світі до дати подання на них заявок (датою подання заявки на промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 є 13.10.2003; датою подання заявки за патентом НОМЕР_1 є 31.01.2007р.) та міститься, зокрема, у:

1) патентній заявці НОМЕР_8, яка була зареєстрована Патентно-реєстраційним управлінням Швеції 26.09.1968р., стала загальнодоступною 27.03.1970р. та була опублікована 01.06.1970р. (а.с. 25-26 т. 1);

2) патенті України НОМЕР_3 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", власником якого є компанія "Olicon АВ", дата подання заявки 03.06.2003р. з датою пріоритету, відповідно до Паризької конвенції, 04.06.2002р. (а.с. 27-28 т. 1);

З урахуванням приписів п.п. 1, 8 ст. 14, абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» позивачем зазначено, що сам факт видачі патентів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 не доводить того, що такі промислові зразки відповідають умовам патентоспроможності, зокрема, такому критерію як "новизна".

Позивач вважає, що невідповідність промислових зразків за патентами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 умовам патентоспроможності є підставою для визнання цих патентів недійсними повністю у судовому порядку, як це передбачено п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону «Про охорону прав на промислові зразки». Видача патентів НОМЕР_2 та НОМЕР_1, що була здійснена з порушенням чинного законодавства, та судове переслідування позивача на їх підставі у господарській справі №910/18705/19, на думку позивача, порушують його права та охоронювані законом інтереси.

Ухвалою господарського суду м.Києва від 10.12.2018р. у справі №910/21726/17 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (далі - судові експерти), на вирішення експертизи були поставлені наступні питання:

- Які ознаки промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" є суттєвими?

- Чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України № НОМЕР_2 до дати подання заявки № на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", тобто до 13.10.2003р.?

- Які ознаки промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" є суттєвими?

- Чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 до дати подання заявки №s200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", тобто до 31.01.2007р.?

За результатами проведеного дослідження судові експерти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 склали Висновок експертів №1249 від 21.02.2019 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по справі № 910/21726/17 (далі - Висновок експертів №1249) (а.с. 210-240 т. 9), згідно з яким:

Промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України НОМЕР_2 характеризується наступною сукупністю суттєвих ознак: в основу фасадного каменю "СКАНРОК" покладена монолітна тривимірна фігура оригінальної конфігурації; композиційно виріб являє собою геометричне тіло складної форми, яке можна умовно представити як поєднання зовнішньої та внутрішньої панелей; зовнішня панель має в перерізі форму наближену до прямокутної трапеції; внутрішня панель має в перерізі форму наближену до прямокутника, один з кутів якого, що прилягає до задньої поверхні зовнішньої панелі, є скошеним; зовнішня та внутрішня панелі розташовані паралельно, зі зміщенням одна відносно одної в поперечному напрямку; сполучення зовнішньої та внутрішньої панелей по нижній (в умовах експлуатації) поверхні утворює канал, який виконує функцію замка для монтажу; панелі виконані плоскими без виступів або заглиблень. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", тобто до 13.10.2003р.

- Суттєвими ознаками промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" є: комплект профілів для вентильованих фасадів "Сканрок" містить в своєму складі ригель, стояк та консоль; ригель: в основу покладена тривимірна об`ємно-просторова фігура складної конфігурації:

1) в перерізі фігура має Z-подібний профіль;

2) композиційно фігура містить пласку поверхню у формі прямокутника з двома полицями вздовж обох сторін;

3) полиці спрямовані в протилежні сторони відносно пласкої прямокутної поверхні;

4) полиця, що розташована під прямим кутом донизу має значно більший розмір ніж полиця, що спрямована доверху;

5) на пласкій поверхні послідовно розташовані поперечні випуклі елементи, в перерізі за формою подібні до трапеції, з поздовжніми отворами, що розташовані по всій ширині поверхні;

6) виріб виконано з одної заготовки металевого листа;

стояк: в основу покладена тривимірна об`ємно-просторова фігура складної конфігурації:

1) в перерізі має форму подібну до рівнобедреної трапеції, з меншою нижньою основою і розкритою назовні на 180°, яка в умовних точках дотику до кожної бокової сторони трапеції більшою основою, має відрізки, що паралельні основі трапеції;

2) композиційно виріб складається з центральної полиці, двох похилих площин, що розташовані вздовж центральної полиці з обох сторін і є симетричними відносно центральної полиці, та двох бічних полиць, що паралельні до центральної полиці;

4) вздовж центральної полиці послідовно розташовані отвори;

5) бічні полиці розділені на 3 елементи, що послідовно чергуються, а саме: пластини прямокутної форми великого розміру, пластини прямокутної форми значно меншого розміру, пластини Г-подібної форми, що розташована під нахилом до поверхні бічної полиці;

6) виріб виконано з листового матеріалу;

консоль: в основу покладена тривимірна об`ємно-просторова фігура складної конфігурації:

1) виконана у вигляді кронштейна складної конфігурації, що складається з двох пластин, що розташовані в трьох вимірах;

2) перша вертикальна пластина прямокутної форми, що прилягає до стіни, має по краях ребра жорсткості, що перпендикулярні поверхні пластини та 3 отвори - по краях та в центрі пластини та спрямовані по вертикалі;

3) друга пластина Г-подібної форми розташована під прямим кутом до першої та має два отвори на нижній частині пластини, що спрямовані по горизонталі;

4) виріб виконано з листового матеріалу.

Сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 була загальнодоступною у світі до дати подання заявки №s200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", тобто до 31.01.2007р.

Свої висновки експерти ОСОБА_3. і ОСОБА_4. підтвердили в наданих апеляційному суду поясненнях (а.с. 176-189 т. 12).

Колегією суддів встановлено, що суд першої інстанції, оцінюючи Висновок експертів №1249, виходив з того, що для визначення сукупності суттєвих ознак промислових зразків одним з важливих факторів, є те, що сукупність суттєвих ознак, які формують зовнішній вигляд виробу, необхідно визначати саме з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), які внесені до Реєстру, а не з опису промислового зразка (стор. 21 рішення суду першої інстанції).

Колегія суддів погоджується з місцевим судом, що відповідно до п. 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №110 від 18.02.2002р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002р. за №226/6514, зі змінами та доповненнями (далі - Правила складання та подання заявки на промисловий зразок), суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. При цьому, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Тобто, суттєві ознаки промислового зразка формують зоровий образ заявленого виробу. Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони. В п. 7.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок робиться акцент на тому, що саме комплект фотографій містить основну інформацію про промисловий зразок, яка дозволяє визначити обсяг правової охорони.

З матеріалів справи вбачається, що визначення експертами сукупності суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України НОМЕР_2 загалом було проведено відповідно до наведених у бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність» №1 за 2005 рік фотографій (фото 1-1, 1-2, 1-3 на стор. 8 Висновку експертів №1249), де на фото 1-1, 1-2, 1-3 наведені: тривимірне зображення фасадного каменю "Сканрок" (1-1), фронтальне зображення фасадного каменю "Сканрок" (1-3), перетин фасадного каменю "Сканрок" (1-2).

Судова колегія звертає увагу, що при віднесенні ознаки до суттєвих експерти у Висновку №1249 вважали доцільним враховувати методичні рекомендації, наведені у роботі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 "Промислові зразки" (п. 5 розділу "Нормативні акти та література" Висновку експертів №1249), за змістом яких вбачається наступне.

Зовнішнім виглядом виробу слід вважати такий його вид, з яким споживач стикається в процесі його нормальної експлуатації або використання.

Зовнішній вигляд кожного виробу характеризується сукупністю ознак, що визначають його зоровий образ. Практично в кожному промисловому виробі такими ознаками можуть бути основні композиційні елементи, форма цих елементів, взаємне їх розташування (композиційне рішення), графічне рішення, матеріал, колорит, пластичні характеристики елементів.

Крім безпосередньо ознак, що сприймаються зорово, зовнішній вигляд виробу може характеризуватися ознаками, що опосередковано впливають на вигляд виробу і відносяться до засобів художньої виразності, такими, наприклад, як способи організації форми (пропорції) або засоби композиційної побудови вироби (симетрія, врівноваженість, динамічність форми) і ін.

Кожен виріб має безліч ознак. Однак не всі ознаки виробу однакові. Розрізняють дві групи ознак - несуттєві і суттєві.

Несуттєві ознаки - ознаки, які не впливають на формування зорового образу виробу в цілому, або ознаки, які не виражають сутності виробу, не задовольняють вимоги необхідності і достатності і, отже, не впливають на властивості виробу, на його функції.

Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, як правило, сприймаються споживачем як ідентичні.

Істотні ознаки - ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення конкретного зорового образу виробу.

При визначенні істотної ознаки виробу слід керуватися принципом: віднесення ознаки до істотних визначається її участю в створенні зорового образу виробу, в повідомленні виробу властивостей, що дозволяють візуально відрізнити його від ряду аналогічних виробів або встановити схожість.

Розподіл ознак на суттєві і несуттєві не носить абсолютного характеру. Віднесення ознаки до істотної визначається її участю в створенні зорового образу виробу і залежить від характеру самого досліджуваного об`єкта і мети розробки художньо-конструкторського рішення, тобто одні і ті ж ознаки можуть бути в одних випадках як істотні, в інших - несуттєві.

Колегія суддів погоджується з місцевим судом, що результати проведених експертних досліджень доводять віднесення окремих ознак досліджуваного промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 до несуттєвих та погоджується з переліком суттєвих ознак вказаного промислового зразка, визначеним у Висновку експертів №1249.

Судовою колегією встановлено, що для відповіді на питання - чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" до дати подання заявки № на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", тобто до 13.10.2003р., експертами була досліджена інформація, що міститься в матеріалах справи №910/21726/17, та проаналізовано чи містяться в матеріалах справи посилання на джерела інформації, з яких визначена в попередньому питанні сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 могла стати загальнодоступною в світі до дати подання заявки на патент до Установи - 13.10.2003р.

Колегія суддів погоджується з місцевим судом, що на підставі дослідження трьох джерел інформації (п.2.1, п.2.2, п.2.3 Висновку експертів №1249), які наведені в матеріалах справи №910/21726/17, експерти визначили: сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", тобто до 13.10.2003р..

З матеріалів справи вбачається, що визначення сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 проведено експертами відповідно до фотографій, наведених у бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності "Промислова власність" №17 за 2007 рік.

На фото 1-1, 1-2, 1-3 наведено зображення комплекту профілів для вентильованих фасадів "Сканрок", який містить в своєму складі ригель (фото 1-1), стояк (фото 1-2) та консоль (фото 1-3) (стор. 19 Висновку експертів №1249).

Як зазначили експерти, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу.

Експерти вказали, що об`єктом промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 є форма, що втілена у вироби "ІНФОРМАЦІЯ_1", при цьому форма являє собою тривимірну об`ємно-просторову композицію.

Правова охорона промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 поширюється на концепцію форми його об`ємно-просторової структури з урахуванням форми та взаємного розташування його складових елементів, і не стосується його функціональних ознак.

Експерти відзначили, що дослідження комплекту виробів має свої особливості.

Експерти врахували, що з точки зору художнього конструювання, рішення всіх елементів комплекту або набору повинно бути виконано з використанням єдиного образного, пластичного і стилістичного формоутворення. Специфіка цих виробів полягає в тому, що між елементами, що входять до його складу і представляють собою самостійні вироби, існують певні зв`язки: функціональні, логічні, композиційні, тощо. Основною відмінністю комплекту від одиничного виробу, як правило, є просторова роз`єднаність окремих елементів, що входять в його склад.

У сукупність істотних ознак комплекту (набору) входять ознаки, що характеризують зовнішній вигляд одиничних виробів, що становлять комплект, і ознаки, що характеризують комплект (набір) як єдине ціле.

Експертами зазначено, що до ознак, які характеризують комплект (набір) як єдине ціле, відносяться наступні:

- склад і кількість виробів, що входять в комплект виробів;

- характер об`ємно-просторової структури, що визначає взаємне розташування елементів в просторі;

- підпорядкованість елементів системи, її пропорційний лад;

- можливість комбінування;

- пластичне опрацювання;

- елементи декору;

- колористичне рішення.

Здійснивши відповідні дослідження, експерти встановили наведені вище суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_1.

Разом з тим, з`ясовуючи питання про те, чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 до дати подання заявки №200700163 на вказаний промисловий зразок, тобто до 31.01.2007р., суд першої інстанції дійшов помилкових висновків, з огляду на таке.

Колегія суддів звертає увагу, що для висновку про загальнодоступність у світі сукупності суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 експерти порівнювали сукупність суттєвих ознак окремо кожного складового кріпильного елементу вказаного промислового зразка з сукупністю суттєвих ознак окремих виробів відповідно до наявних в матеріалах справи джерел інформації.

Колегією суддів встановлено, що експерти дослідили джерела інформації, наведені матеріалах справи № 910/21726/17 (а.с. 70-73, 60-68 т. 2), а саме:

- копія роздруківки опису до патенту України на винахід НОМЕР_3 "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття": дата подачі заявки 03.06.2003р., на а.с. 73 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "ригель";

- копія роздруківки бібліографічних даних та опису до патенту Швеції на винахід НОМЕР_4, дата представлення для загального ознайомлення 05.12.2003р., на а.с. 68 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "ригель".

Колегією суддів встановлено, що проводячи дослідження зазначених джерел інформації експерти здійснювали порівняння сукупності суттєвих ознак наведених у вказаних джерелах виробів з сукупністю суттєвих ознак, що притаманні виробу "ригель", який входить до комплекту профілів вентильованих фасадів "Сканрок", а не промисловому зразку за патентом України НОМЕР_1 в цілому. За висновком експертів, сукупність суттєвих ознак виробу "ригель" співпадає з сукупністю суттєвих ознак патенту України на винахід НОМЕР_3 та патенту Швеції НОМЕР_4.

Дата подання заявки № s200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" до Установи - 31.01.2007р.

Дата подання заявки на патент України на винахід НОМЕР_3 "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" - 03.06.2003р., дата публікації відомостей про заявку - 15.02.2005р.

Дата представлення для загального ознайомлення патенту Швеції НОМЕР_4 - 05.12.2003р.

Колегією суддів встановлено, що експерти дослідили джерела інформації, наведені матеріалах справи № 910/21726/17 (а.с. 36-45, 19-29 т. 2), а саме:

- копію роздруківки бібліографічних даних та опису до патенту Швеції на винахід НОМЕР_5: Дата публікації заявки -17.05.1993р., на а.с. 44 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "стояк";

- копію роздруківки матеріалів міжнародної заявки PCT/SE91/00754 від 08.11.1991р. опублікованої 29.05.1992р., на а.с. 28 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "стояк".

Проводячи дослідження зазначених джерел інформації, експерти здійснювали порівняння сукупності суттєвих ознак наведених у вказаних джерелах виробів за сукупністю суттєвих ознак, що притаманні виробу "стояк", який входить до комплекту профілів вентильованих фасадів "Сканрок", а не промисловому зразку за патентом України НОМЕР_1 в цілому. За висновком експертів, сукупність суттєвих ознак виробу "стояк" співпадає з ознаками виробу, зображеного в описі до патенту Швеції НОМЕР_5 та в описі до міжнародної заявки PCT/SE91/00754.

Дата подання заявки s200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" до Установи - 31.01.2007р.

Дата публікації заявки на патент Швеції НОМЕР_5 - 17.05.1993р.

Дата публікації міжнародної заявки PCT/SE91/00754 від 08.11.1991р. - 29.05.1992р.

Колегією суддів встановлено, що експерти також дослідили наведену в матеріалах справи №910/21726/17 (а.с. 74-75 т. 2) роздруківку з бази даних Swedish Design Database про патент на промисловий зразок НОМЕР_6, відомості про який стали загальнодоступними з 23.06.1995р., де наведено креслення кріпильного елементу - "консоль".

Апеляційним судом встановлено, що проводячи дослідження зазначеного джерела інформації, експерти здійснювали порівняння сукупності суттєвих ознак наведених у вказаному джерелі виробі за сукупністю суттєвих ознак, що притаманні виробу "консоль", який входить до комплекту профілів вентильованих фасадів "Сканрок", а не промисловому зразку за патентом України НОМЕР_1 вцілому. За висновком експертів, сукупність суттєвих ознак виробу "консоль" співпадає з сукупністю суттєвих ознак промислового зразка за патентом Швеції НОМЕР_6.

Дата подання заявки № s200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" до Установи - 31.01.2007р.

Дата, з якої відомості про патент Швеції НОМЕР_6стали загальнодоступними - 23.06.1995р.

За висновком експертів:

сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 (ригель) була загальнодоступною принаймні з 05.12.2003;

сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 (стояк) була загальновідомою щонайменше з 29.05.1992;

сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 (консоль) була загальнодоступною принаймні з 23.06.1995.

Колегія суддів вбачає у наведеному твердженні експертів, підтриманому судом першої інстанції, заміну понять та вважає його помилковим.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено колегією суддів, визначивши сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1, які характеризують комплект (набір) як єдине ціле, названі експерти є непослідовними у своїх висновках, зазначаючи, що загальнодоступність у світі сукупності суттєвих ознак окремо кожного з його складових кріпильних елементів (ригеля, стояка та консолі) свідчить про загальнодоступність в цілому сукупності суттєвих ознак вказаного промислового до дати подачі відповідної заявки до Установи (абз.5 та 7 стор.26 рішення суду першої інстанції).

Колегія суддів не погоджується з наведеним висновком експертів, який був підтриманий місцевим судом. Досліджувані експертами джерела інформації, які наявні в матеріалах справи №910/21726/17 (т. 2 а.с. 19-29, 36-45, 60-68, 70-73, 74-75), наведені на стор. 25-26 рішення суду першої інстанції та стосуються окремих виробів "ригеля", "стояка" та "консолі", не свідчать, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №200700163 на вказаний промисловий зразок, тобто до 31.01.2007р.

Колегія суддів відзначає, що загальнодоступність у світі сукупності суттєвих ознак окремих елементів комплекту, яким є промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1, до дати подачі заявки на вказаний промисловий зразок до Установи, не доводить загальнодоступність у світі сукупності суттєвих ознак такого промислового зразка як єдиного цілого до дати подачі відповідної заявки.

Водночас, колегія суддів критично оцінює підтримане судом першої інстанції твердження експертів про те, що подання заявки на промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1, саме як на комплект, не впливає на висновок щодо відомості сукупності суттєвих ознак цього промислового зразка до дати подання заявки (абз.6 стор.26 рішення суду першої інстанції). Таке твердження є безпідставним та недоведеним з огляду на таке.

З матеріалів справи вбачається, що окремі вироби "ригель", "стояк" та "консоль", які відображені в досліджуваних експертами джерелах інформації та які використовувались експертами для співставлення з промисловим зразком за патентом України НОМЕР_1, отримали правову охорону у різних країнах і в різний час. Таким чином, судова колегія вважає безпідставним твердження експертів про те, що застосування кріпильних елементів типу "ригель", "стояк" та "консоль" для вентильованих фасадів здійснюється виключно в комплекті, а особливості конструкції цих елементів є такими, що передбачають їх використання у складі вентильованих фасадів лише у поєднанні всіх трьох елементів для забезпечення ефективного кріплення облицювального каменю, і така ситуація існувала до дати подання заявки № 200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", тобто до 31.01.2007р.

Разом з тим судова колегія критично сприймає той факт, що для співставлення суттєвих ознак досліджуваного промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 з суттєвими ознаками окремих виробів відповідно до наявних в матеріалах справи джерел інформації, експерти використовували наведені у таких джерелах інформації креслення, а саме:

- копія роздруківки опису до патенту України на винахід НОМЕР_3 "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття": дата подачі заявки 03.06.2003р., на а.с. 73 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "ригель";

- копія роздруківки бібліографічних даних та опису до патенту Швеції на винахід НОМЕР_4, дата представлення для загального ознайомлення 05.12.2003р., на а.с. 68 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "ригель";

- копія роздруківки бібліографічних даних та опису до патенту Швеції на винахід НОМЕР_5: Дата публікації заявки -17.05.1993р., на а.с. 44 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "стояк";

- копія роздруківки матеріалів міжнародної заявки PCT/SE91/00754 від 08.11.1991 опублікованої 29.05.1992р., на а.с. 28 т. 2 наведено креслення кріпильного виробу - "стояк";

- копія роздруківки з бази даних Swedish Design Database про патент на промисловий зразок НОМЕР_6, відомості про який стали загальнодоступними з 23.06.1995р., наведено креслення кріпильного елементу - "консоль".

Судова колегія зазначає, що використання креслень для з`ясування загальнодоступності у світі сукупності суттєвих ознак досліджуваного промислового зразка на дату подачі до Установи відповідної заявки є необ`єктивним. Як вже було зазначено вище, креслення є умовним двовимірним зображенням виробу, яке не надає можливості порівнювати сукупність суттєвих ознак, притаманних такому виробу, з сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, який є собою внесене до Реєстру тривимірне зображення виробу у вигляді комплекту фотографій.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Апеляційним судом встановлено, що відповідно до Висновку експертів №1249, експертизу проведено:

ОСОБА_3 - заступником директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження пов`язані з охороною прав на промислові зразки" (свідоцтво Міністерства юстиції України №933, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року;

ОСОБА_4 , який має вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, наукове звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво Міністерства юстиції України НОМЕР_9 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 18.10.2017, дійсне до 18.10.2020), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та експертний стаж з 2002 року.

У Висновку експертів №1249 зазначено, що даний висновок експертів підготовлено для подання до суду, експерти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно із ст. 384 КК України.

З огляду на наведене, судова колегія погоджується з місцевим судом, що Висновок експертів №1249 складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу» і є належним і допустимим доказом у справі №910/21726/17 в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України. Колегія суддів вважає, що судом першої інстанції, всупереч положенням ст. 104 ГПК України, не було досліджено та надано оцінку Висновку експертів №1249 з точки зору всебічності, повноти, об`єктивності обставин та доказів, наведених у вказаному Висновку експертів, та його узгодженості з іншими доказами у справі.

Апеляційний суд підтримує позицію місцевого суду, що Висновок експертів №1249 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", тобто до 13.10.2003р.

Разом з тим, колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції, що Висновок експертів №1249 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 була загальнодоступною у світі до дати подання заявки №200700163 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", тобто до 31.01.2007р. Колегія суддів вважає вказану позицію місцевого суду помилковою.

Позивачем у клопотаннях про приєднання доказів до матеріалів справи від 31.08.2018р. та 21.09.2018р., зокрема, були надані Висновок експерта №5/ПЗ/2018 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 30.08.2018р. та Висновок експерта №6/ПЗ/2018 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 21.09.2018, складені експертом ОСОБА_2 (далі - Висновок №5/ПЗ/2018 та Висновок №6/ПЗ/2018 відповідно).

У заключних частинах наведених висновків експерт ОСОБА_2 . дійшла наступного:

Промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України НОМЕР_2 на дату подання заявки № до Установи, тобто на 13.10.2003 року, не відповідав умові патентоздатності "новизна" відповідно до наданих на дослідження матеріалів.

Промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 на дату подання заявки №s200700163, на підставі якої був виданий патент України НОМЕР_1, тобто на 31.01.2007р., не відповідав умові патентоздатності "новизна" відповідно до наданих на дослідження матеріалів.

Вищенаведені висновки №5/ПЗ/2018 та №6/ПЗ/2018 було долучено позивачем у якості письмових доказів відповідно до норм ГПК України, якими сторонам надано право на проведення експертизи на замовлення учасників справи. Відповідно до ч.1 .ст.101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Свій висновок експерт ОСОБА_2 . підтвердила в наданих апеляційному суду поясненнях (а.с.168-175 т.12).

Чинна редакція ГПК України містить обов`язкові вимоги стосовно висновків експерта, складених на замовлення сторони, а саме: у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ч.5 ст.101 ГПК України).

Однак, судом першої інстанції не було досліджено та надано належну оцінку Висновку №5/ПЗ/2018 та Висновку №6/ПЗ/2018 з точки зору всебічності, повноти, обґрунтованості та дотримання експертом ОСОБА_2 норм чинного законодавства під час складання вказаних висновків.

Апеляційний суд не погоджується з позицією суду першої інстанції щодо неналежності та недопустимості Висновку №5/ПЗ/2018 та Висновку №6/ПЗ/2018 як доказів у справі, у зв`язку з тим, що на дослідження експерту ОСОБА_2 позивачем було надано лише матеріали, вказані на стор. 1 вищевказаних Висновків експерта №5/ПЗ/2018, №6/ПЗ/2018, а отже, проведення експертиз здійснено без урахування всіх матеріалів, наявних у справі №910/21726/17. Зазначене твердження місцевого суду колегія суддів оцінює критично з огляду на його безпідставність та необґрунтованість. Із зазначеного вбачається, що суд першої інстанції ставить під сумнів реалізацію приписів ст. 101 ГПК України та позбавляє учасників справи прав, передбачених зазначеною статтею.

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Вказаний висновок, відповідно до ст. 104 ГПК України повинен оцінюватись разом з іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України.

Згідно з п. 1 ст. 102 ГПК України, якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи, то матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає такий учасник справи.

Разом з тим, колегією суддів встановлено, що Висновок №5/ПЗ/2018 та Висновок №6/ПЗ/2018 є неналежними та недопустимими доказами у справі з огляду на таке.

Експерт ОСОБА_2 не дотрималась вимог процесуального закону та профільних інструкцій під час складання Висновку №5/ПЗ/2018 та Висновку №6/ПЗ/2018:

відсутність зазначення того, хто був присутній при проведенні експертизи є не лише порушенням ч.6 ст.98 ГПК України, а й ставить під сумнів особисте виконання експертного дослідження ОСОБА_2 . Вимогами процесуального закону встановлено, що експерт надає висновок від свого імені та несе за нього особисту відповідальність;

неналежне зазначення матеріалів, використаних експертом під час проведення експертного дослідження.

Колегією суддів встановлено, що у Висновках №5/ПЗ/2018 та №6/ПЗ/2018 експертом ОСОБА_2 були допущені порушення положень п.п.2.3., 2.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, та мали місце факти надання неправдивої інформації.

У Висновках №5/ПЗ/2018 та №6/ПЗ/2018 експерт ОСОБА_2 посилається на Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 18.03.2002 № 198, а саме: "…7.1. Комплект фотографій містить основну інформацію про промисловий зразок і дозволяє визначити обсяг правової охорони. Фотографії повинні давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, яке дає змогу виявити його суттєві ознаки. 8.1.4.1. Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на фотографіях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, якщо вони є в матеріалах заявки)".

Проаналізувавши вищевикладене, колегія встановила, що такі пункти у вищезазначених Правилах відсутні. Ці пункти передбачені Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року №110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за N226/6514, які відсутні у переліку нормативних актів та літератури у Висновках №5/ПЗ/2018 та №6/ПЗ/2018 експерта ОСОБА_2 .

Даний факт є порушенням ст. 102 ГПК України, а також пункту 2.3 Інструкції в частині заборони самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення дослідження, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Крім того апеляційний суд зазначає, що порушення, наведені в пункті 2.4. Інструкції, в частині надання завідомо неправдивого висновку, передбачають кримінальну відповідальність експерта згідно з чинним законодавством.

Частиною 7 статті 98 ГПК України встановлено, що у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Відповідно до ч.5 ст. 101 ГПК України (Проведення експертизи на замовлення учасників справи) у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Це ж саме передбачено пунктом 4.14. Інструкції, у вступній частині висновку експерта обов`язково зазначаються інформація щодо попередження експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України або за відмову від надання висновку за статтею 385 Кримінального кодексу України.

Невиконання Експертом обов`язкових вимог процесуального закону та профільної Інструкції щодо зазначення відомостей про попередження про кримінальну відповідальність ставить під сумнів достовірність викладених у Висновку експерта даних та може бути розцінена як спроба уникнення такої відповідальності.

З наведеного вбачається, що допущені експертом ОСОБА_2. під час проведення досліджень порушення вимог закону та профільних інструкцій доводять неналежність Висновків №5/ПЗ/2018 та №6/ПЗ/2018, як доказів у справі.

Матеріали справи містять уточнення, які були подані представником позивача до раніше поданих Висновків №5/ПЗ/2018 та №6/ПЗ/2018 експерта ОСОБА_2 Колегія суддів зазначає, що заміна одних експертних висновків іншими є неприпустимою, а внесення змін або доповнень до вже складених та долучених до матеріалів справи висновків експерта, є незаконним та не може бути враховане судом як належний та допустимий доказ у справі.

В матеріалах справи також наявний наданий на запит представника відповідача-1 щодо проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності: - Висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №1-10/2018 від 12.10.2018 (далі - Висновок експерта №1-10/2018) (а.с. 4-52 т. 7), складений експертом ОСОБА_10.; - Висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №2-10/2018 від 18.10.2018 (далі - Висновок експерта №2-10/2018) (а.с. 92-132 т. 7), складений експертом ОСОБА_10.,

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

Згідно ч. 5 ст. 101 ГПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлений для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

При цьому частиною шостою наведеної статті ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Колегією суддів встановлено, що відповідно до Висновку експерта №1-10/2018 та Висновку експерта №2-10/2018, дослідження проводила ОСОБА_10 , яка має вищу юридичну, економічну та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", кваліфікацію судового експерта, з правом проведення судових експертиз, в тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", Свідоцтво Міністерства юстиції України №1910 від 15.12.2017, діє до 05.12.2020, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України, та стаж експертної роботи з досліджень об`єктів інтелектуальної власності 13 років, з 2005 року.

Враховуючи те, що об`єктами експертного дослідження є промислові зразки за патентами України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, які являють собою художньо-конструкторське/дизайнерське рішення, а не винахід, як технічне рішення, наявність спеціальної технічної освіти не вимагається.

Апеляційним судом встановлено та вбачається з матеріалів справи, що ОСОБА_10 обізнана про те, що дані висновки експерта буде надано до матеріалів судової справи як доказ, а також обізнана про відповідальність (у тому числі кримінальну) за надання завідомо неправдивого висновку, а також про передбачені Законом України «Про судову експертизу» та чинним процесуальним законодавством права і обов`язки експерта.

Згідно Висновку №1-10/2018, на розгляд експерта ОСОБА_10 було поставлене таке питання:

Чи відповідав промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умові патентоспроможності "новизна" на дату подання заявки на видачу патенту, а саме - на 31.01.2007р., відповідно до наданих на дослідження матеріалів?

Згідно Висновку експерта №2-10/2018, на розгляд експерта ОСОБА_10 було поставлене таке питання:

Чи відповідав промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" умові патентоспроможності "новизна" на дату подання заявки на видачу патенту, а саме - на 13.10.2003р., відповідно до наданих на дослідження матеріалів?

На підставі проведених досліджень експерт ОСОБА_10 дійшла таких висновків:

- промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" станом на дату подання заявки на видачу патенту - на 31.01.2007р. відповідав умові патентоспроможності "новизна", відповідно до наданих на дослідження матеріалів (Висновок експерта №1-10/2018);

- промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України НОМЕР_2 станом на дату подання заявки на видачу тенту - на 13.10.2003р. відповідав умові патентоспроможності "новизна", відповідно до наданих на дослідження матеріалів (Висновок експерта №2-10/2018).

Висновки, що були викладені в експертизі №2-10/2018, експерт ОСОБА_10 підтвердила під час надання своїх пояснень в судовому засіданні апеляційного суду 21.10.2019р. та в письмових поясненнях, поданих до апеляційного суду 23.09.2019р. (а.с.61-72 т.12).

Колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що оскільки проведення експертизи експертом ОСОБА_10. було здійснено без урахування всіх матеріалів, наявних у справі № 910/21726/17, вказані Висновки експерта №1-10/2018, №2-10/2018 не можуть бути належними та допустимими доказами у даній справі.

Зазначене твердження місцевого суду колегія суддів оцінює критично з огляду на те, що така позиція суду першої інстанції ставить під сумнів реалізацію приписів ст. 101 ГПК України та позбавляє учасників справи права, передбаченого зазначеною статтею.

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Згідно з п. 1 ст. 102 ГПК України, якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи, то матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає такий учасник справи.

Вказаний висновок, відповідно до ст. 104 ГПК України повинен оцінюватись разом з іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України.

Колегією суддів встановлено, що відповідно до Висновку експерта №1-10/2018 промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" є комплектом виробів, кожен з яких є об`єктом із тривимірною об`ємно-просторовою структурою. Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Зовнішній вигляд досліджуваного промислового зразка визначають зображення, наведені у Таблиці 1 (стор. 5-6 Висновку експерта №1-10/2018), оскільки саме ці зображення внесені до реєстру. Креслення, що наявні в описі, не внесені до реєстру.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначено поняття промислового зразка: "промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання".

Згідно п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Це визначення міститься також у п. 1.3. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок.

Як зазначено експертом, у роботі «Основи інтелектуальної власності», підготовленій Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), викладені такі положення: «промисловий зразок являє собою нематеріальне благо, результат розумової діяльності, що може бути втілений у конкретних матеріальних об`єктах… промисловим зразком визнається рішення зовнішнього вигляду виробу, тобто дизайнерське рішення задачі».

«Родова ознака промислового зразка - дизайнерське рішення - означає, що в рішенні містяться вказівки на конкретні засоби і шляхи реалізації творчого задуму дизайнера…

Задача, що вирішується за допомогою промислового зразка, складається у визначенні зовнішнього вигляду виробу. Під виробами в даному випадку розуміються найрізноманітніші предмети, призначені для задоволення людських потреб, що можуть сприйматися візуально і здатні відносно зберігати свій зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд виробу може включати різні ознаки, але в кінцевому рахунку він визначається виразністю і взаємним розташуванням основних композиційних елементів, формою і кольоровим виконанням.

Рішення зовнішнього вигляду виробу повинно носити художньо-конструкторський характер. Іншими словами, у зовнішньому вигляді виробу повинні сполучатися художні і конструкторські елементи.

Отже, промисловим зразком, у широкому розумінні, є будь-яке художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд».

Таким чином, промисловий зразок є художньо-конструкторським/дизайнерським рішенням, на відміну від винаходу, який являє собою технічне рішення.

Абзац 2 п. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Відповідно до п. 3 ст. 6 вказаного Закону: «Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету».

Експертом ОСОБА_10. зазначено, що для відповіді на питання щодо новизни промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", було проведено дослідження щодо того, чи стала сукупність суттєвих ознак, відображених у зображеннях промислового зразка, загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію зазначеного промислового зразка, а саме були поставлені наступні задачі:

- А. дослідити відомості із загальнодоступних джерел інформації, в яких викладені відомості про комплект виробів, що можуть бути подібними з промисловим зразком за сукупністю суттєвих ознак, які визначають його зовнішній вигляд;

- Б. визначити, чи передує дата, коли відомості про цей промисловий виріб/вироби стали загальнодоступними, даті подання заявки на промисловий зразок;

- В. визначити, чи наявна сукупність суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд досліджуваного промислового зразка, у цьому промисловому виробі/виробах.

За результатами проведеного дослідження експертом ОСОБА_10 було встановлено:

До вказаного вище п. А експертом зазначено, що у законодавстві України щодо охорони прав на промислові зразки, поняття "загальнодоступності відомостей" не розкрито. Загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелі інформації, з яким будь-яка особа може ознайомитися сама, або про зміст якого їй може бути законним шляхом повідомлено.

Експертом вказано, що відомості про промислові вироби які були надані на дослідження містяться у джерелах:

Д.1. опис до патенту на винахід НОМЕР_3 і креслення наявні в цьому патенті,

Д.2. швецький патент на промисловий зразок № НОМЕР_6,

Д.3.патентна заявка НОМЕР_8 на винахід "Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки",

Д.4. швецький патент на винахід НОМЕР_7.

До вказаного вище п. Б експертом зроблено висновок, що дати наведених вище джерел Д1-Д4, з яких стали загальнодоступні відомості про винахід за патентом України НОМЕР_3 та промисловий зразок за швецьким патентом НОМЕР_6, та патентною заявкою винаходу НОМЕР_8 "Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки", швецького патенту на винахід НОМЕР_7, передують даті 31.01.2007р. - подання заявки №s200700163 на досліджуваний промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Водночас, експертом зазначено, що у досліджуваних джерелах Д1-Д4 відображені креслення, які відтворюють об`ємно-просторову форму та двомірні зображення технічного рішення.

Експертом вказано, що тлумачення поняття "креслення", наведене у Словнику української мови. Академічному тлумачному словнику (1970-1980), дає таке визначення зазначеного поняття:

1. Дія за значенням креслити …

2. техн. Умовне графічне зображення якогось об`єкта (машини, споруди тощо), виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, кальці тощо; кресленик, креслюнок…

З наведеного вбачається, що "креслення" - це умовне графічне зображення предмету.

В результаті проведених досліджень експертом встановлено, що для того, щоб визначити, чи стала сукупність суттєвих ознак, відображених у зображеннях промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1, загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію зазначеного промислового зразка, помилково співставляти тривимірне об`ємно-просторове зображення, відображене на внесених до реєстру фотографіях, та двовимірне зображення, відображене у кресленнях.

До вказаного вище п. В експертом встановлено, що сукупність суттєвих ознак, які були встановлені в процесі дослідження і які визначають зовнішній вигляд досліджуваного промислового зразка за патентом України НОМЕР_1, відсутня у виробах, відображених у вищенаведених джерелах інформації Д1-Д4.

Експертом встановлено, що досліджуваний промисловий зразок є "комплектом" і на стор. 18 Висновку експерта №1-10/2018 зазначено, що комплектні вироби є більш значущі, цінніші в порівнянні з одиничними виробами, у зв`язку з чим правова охорона художньо-конструкторських вирішень таких виробів як промислові зразки представляється переважнішою, ніж захист художньо-конструкторських вирішень одиничних виробів.

За результатами проведеного дослідження, експертом визначені наступні ознаки, які характеризують промисловий зразок за патентом України як єдине ціле (як комплект):

Ознака 1, яка характеризує склад і кількість виробів, що входять до комплекту - "комплект профілів: ригель, стояк, консоль", тобто до комплекту входять три вироби.

Ознака 2, яка розкриває характер об`ємно-просторової структури, що визначає взаємне розміщення елементів системи в просторі "комплект профілів з яких збирається несуча конструкція для лицювальних фасадних каменів".

Ознака 3, яка характеризує підпорядкованість елементів системи (комплекту) її/їх пропорційний склад і можливість комбінування: "форма, конфігурація, пропорції та розміри виробів комплекту обумовлені їх взаємозв`язком, необхідністю стиковки та/або з`єднання між собою в єдину конструкцію".

За результатами проведеного дослідження експертом встановлено, що з вищенаведених джерел інформації Д1-Д4 не відома вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 разом як комплекту виробів (ригель, стояк, консоль), так і кожного виробу окремо.

На підставі зазначеного експертом зроблений висновок про те, що промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" станом на дату подання заявки на видачу патенту - на 31.01.2007р., відповідав умові патентоспроможності "новизна", відповідно до наданих на дослідження матеріалів.

Судовою колегією встановлено, що відповідно до Висновку експерта №2-10/2018 промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" є об`єктом із тривимірною об`ємно-просторовою структурою. Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Зовнішній вигляд досліджуваного промислового зразка визначають зображення, наведені у Таблиці 1 (стор. 5-6 Висновку експерта №2-10/2018), оскільки саме ці зображення внесені до реєстру. Креслення, що наявні в описі, не внесені до реєстру, але відповідно до п. 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002р. № 110, "Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки)". У п. 9.1. Правил стосовно креслень зазначається: "Креслення, схеми та карти включаються до складу заявки в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень розмірів загального вигляду виробу чи його елементів, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо".

Експертом зазначено, що для відповіді на питання щодо новизни промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2", було проведено дослідження щодо того, чи стала сукупність суттєвих ознак, відображених у зображеннях промислового зразка, загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію зазначеного промислового зразка, а саме були поставлені наступні задачі:

- А. дослідити відомості із загальнодоступних джерел інформації, в яких викладені відомості про виріб, що може бути подібним з промисловим зразком за сукупністю суттєвих ознак, які визначають його зовнішній вигляд;

- Б. визначити, чи передує дата, коли відомості про цей промисловий виріб стали загальнодоступними, даті подання заявки на промисловий зразок;

- В. визначити, чи наявна сукупність суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд досліджуваного промислового зразка, у цьому промисловому виробі.

За результатами проведеного дослідження експертом ОСОБА_10 було встановлено:

До вказаного вище п. А експертом зазначено, що відомості, які були надані на дослідження містяться у джерелах:

Д.1. Копія документу "Сертифікат №85/1565" "BBA British board of agreement"/"Британської ради атестації" на продукт "COLOROC CLADDING SYSTEM"/"Облицювальна система "COLOROC", дата видачі 21 травня 1986 року.

Д.2. Копія документу "Австрійський знак якості", виданий "Австрійською асоціацією контролю якості" про те, що товариство з р.н. 30.066 отримало Австрійський знак якості та копія документу з назвою "Постанова Муніципальної ради міста Відня 1170, м. Відень" від 1 грудня 1975 року.

Д.3. Копія патентної заявки НОМЕР_8 на винахід "Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки", зареєстрована Патентно-реєстраційним управлінням Швеції 26.09.1968, що опублікована 01.06.1970р.

До вказаного вище в п. Б експертом встановлено, що будь-яка особа в Україні не мала можливості ознайомитися сама з відомостями про вироби, наведені в джерелах Д1-Д3, а більшу частину досліджуваних джерел неможливо визнати належними документами, які свідчать про те, що відомості про наявну в цих документах інформацію стали загальнодоступними.

До вказаного вище в п. В експертом встановлено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України НОМЕР_2 станом на дату 13.10.2003р. не була відома з джерел Д.1-Д.3, наданих на дослідження та описаних у тексті Висновку експерта №2-10/2018.

На підставі зазначеного, експертом зроблений висновок про те, що промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України НОМЕР_2 станом на дату подання заявки на видачу патенту - на 13.10.2003р. відповідав умові патентоспроможності "новизна", відповідно до наданих на дослідження матеріалів.

З огляду на те, що Висновки експерта №1-10/2018 та №2-10/2018 складені кваліфікованим експертом відповідно до вимог закону, містять докладні описи проведених експертом досліджень, а також зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на досліджені експертом питання; беручи до уваги те, що суд першої інстанції безпідставно та помилково відмовив у прийнятті вказаних Висновків експерта у якості належних та допустимих доказів у справі; колегія суддів приймає зазначені Висновки експерта №1-10/2018 та №2-10/2018 в якості належних та допустимих доказів у справі №910/21726/17.

Пунктом 1 статті 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначено, що особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.

Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з абз. 4 п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що під час проведення експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Отже, відповідно до особливостей законодавства України про охорону прав на помислові зразки, Установа (відповідач-2) не проводить експертизи по суті щодо заявок на промислові зразки.

З огляду на наведені законодавчі норми, колегія суддів погоджується з місцевим судом, що доводи відповідача-1, який, з посиланням на Висновки про видачу патентів на промислові зразки НОМЕР_2 та НОМЕР_1, стверджував про відповідність оспорюваних промислових зразків умовам надання правової охорони за результатами формальної експертизи, є безпідставними та підлягають відхиленню.

Статтею 469 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно з п.п. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Оцінюючи усі наявні в матеріалах справи №910/21726/17 висновки експертів, які були прийняті місцевим судом в якості належних та допустимих доказів у вказаній справі, а саме - Висновок експертів №1249, Висновок експерта №1-10/2018 та Висновок експерта №2-10/2018, а також, беручи до уваги надані відповідними експертами пояснення щодо складених ними висновків, колегія суддів вважає, що:

доводи позивача про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № на вказаний промисловий зразок, тобто до 13.10.2003р., обґрунтовано підтверджені матеріалами справи;

доводи позивача про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 була загальнодоступною у світі до дати подання заявки №s200700163 на вказаний промисловий зразок, тобто до 31.01.2007р., спростовані наявними в матеріалах справи доказами.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що позивачем доведено суду належними та допустимими доказами, в тому числі долученими до позовної заяви документами, а також висновком судової експертизи, той факт, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № на вказаний промисловий зразок, тобто до 13.10.2003р., з огляду на що, відповідні позовні вимоги про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед, та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність», є обґрунтованими та законно були задоволені місцевим судом.

Щодо вимог про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед, та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність», судова колегія вважає за необхідне зазначити наступне.

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності, в тому числі долучені до матеріалів справи висновки експертів та їхні пояснення щодо складених ними висновків, оцінивши висновок судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку, що позивачем не доведено суду належними та допустимими доказами, той факт, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки №s200700163 на вказаний промисловий зразок, тобто до 31.01.2007рр., з огляду на що відповідні позовні вимоги про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед, та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність», є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено апеляційним судом, позивач також звернувся до місцевого суду з позовною вимогою зобов`язати відповідача-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також про зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в чинній редакції), при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Колегією суддів встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, яку ліквідовано (25.04.2019р. внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014р. №459 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016р. №585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За таких обставин, заявлена позивачем до Міністерства економічного розвитку і торгівлі позовна вимога про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність», є обґрунтованою та законною, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Камініон Холдінгз Лімітед підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції необхідно скасувати в частині визнання недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед (113, Георгіоу Гріва Дігені, Астромерітіс, П.С . 2722, Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер НЕ213356) та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та прийняти в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні позову.

В іншій частині рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. в справі №910/21726/17 необхідно залишити без змін.

З позивача підлягають стягненню понесені Камініон Холдінгз Лімітед судові витрати за подання апеляційної скарги пропорційно до задоволених вимог названої скарги.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 273, 277, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Камініон Холдінгз Лімітед на рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. в справі №910/21726/17 задовольнити частково.

2.Рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. в справі №910/21726/17 скасувати в частині визнання недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Камініон Холдінгз Лімітед (113, Георгіоу Гріва Дігені, Астромерітіс, П.С . 2722, Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер НЕ213356) та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести відомості про визнання патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" недійсним повністю до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та прийняти в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні позову.

3.В іншій частині рішення господарського суду м.Києва від 27.05.2019р. в справі №910/21726/17 залишити без змін.

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" (03179, м.Київ, Брест-Литовське шосе, буд. 8-А, оф. 304, ) на користь Камініон Холдінгз Лімітед (113, Георгіоу Гріва Дігені , Астромерітіс, П.С. 2722, м.Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер НЕ 213356) 4800 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Матеріали справи №910/21726/17 повернути до місцевого господарського суду.

6.Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 07.11.2019р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді О.М. Остапенко

А.А. Верховець