ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.10.2019 р. Справа № 914/1288/18

Господарський суд Львівської області у складі судді Гоменюк З.П., при секретарі Зусько І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group), Жижков, Прага, Чеська Республіка

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», с.Чишки Пустомитівського району Львівської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Івано-Франківської митниці Державної фіскальної служби, м. Івано-Франківськ

про припинення порушення прав на об?єкти інтелектуальної власності

за участю представників:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ

На розгляд господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» про припинення порушення прав на об?єкти інтелектуальної власності.

Ухвалою від 23.07.2018 р. позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу 10-денний строк на виправлення допущених недоліків.

Ухвалою суду від 06.08.2018 р. відкрито провадження у даній справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 07.09.2018 р., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Івано-Франківську митницю Державної фіскальної служби.

Ухвалою суду від 07.09.2018 р. підготовче засідання відкладено на 02.10.2018 р. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.10.2018р. у справі №914/1288/18 призначено судову експертизу та зупинено провадження справі.

07.03.2019 р. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз на виконання вимог ухвали суду від 02.10.2018 р. скерував на адресу суду матеріали справи №914/1288/18 разом із висновком судового експерта №6250 від 04.03.2019 р. за результатами дослідження зразків кондитерських виробів (вх.№295).

Ухвалою суду від 14.03.2019 р. поновлено провадження у справі №914/1288/18, продовжено строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів з наступного дня після закінчення шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі для вирішення спору, підготовче засідання призначено на 08.04.2019 р. Ухвалою суду від 08.04.2019 р. підготовче засідання відкладено на 17.04.2019 р. Ухвалою суду від 17.04.2019 р. закрито підготовче провадження у справі №914/1288/18 та призначено справу до судового розгляду по суті, судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 06.05.2019 р. Ухвалою суду від 06.05.2019 р. відкладено судове засідання з розгляду справи по суті на 20.05.2019 р.

В судовому засіданні 20.05.2019 р. оголошено перерву до 22.05.2019 р.

Ухвалою суду від 22.05.2019 р. суд повернувся до розгляду справи №914/1288/18 у підготовчому провадженні, призначив у справі судову експертизу.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 12.08.2019р. скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.05.2019 р. у справі №914/1288/18.

22.08.2019 р. матеріали справи №914/1288/18 повернулись на адресу господарського суду Львівської області.

Ухвалою суду від 16.09.2019 р. прийнято справу №914/1288/18 до розгляду, підготовче засідання у справі призначено на 07.10.2019 р.

Ухвалою суду від 01.10.2019 р. задоволено клопотання представника ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group) про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, постановлено судове засідання 07.10.2019 р. о 11:30 год. провести в режимі відеоконференції та доручити Господарському суду Харківської області забезпечити проведення судового засідання, в якому братиме участь представник ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group), в режимі відеоконференції.

02.10.2019 р. від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (вх.№2669/19 від 02.10.2019 р.) та клопотання про долучення доказів, які підтверджують понесені позивачем витрати з оплати послуг адвоката (вх.№40565/19).

Ухвалою суду від 07.10.2019 р., занесеною до протоколу судового засідання від 07.10.2019 р., підготовче судове засідання відкладено на 30.10.2019 р.

21.10.2019 р. через канцелярію суду надійшло клопотання (вх.№43265/19), в якому представник позивача навів окремі положення Порядку роботи складу митниці ДФС, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №627 від 30.05.2012 р. та до якого долучив два пакети, означені ним в додатках до клопотання як відібрані зразки продукції «Бом-Бік Кільце» та « Бом -Бік Ведмедик», повернуті разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р.

Ухвалою суду від 24.10.2019 р. відмовлено у задоволенні клопотання ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group) про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

В судове засідання 30.10.2019 р. сторони та третя особа явку повноважних представників не забезпечили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Івано-Франківською митницею Державної фіскальної служби було призупинено митне оформлення товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, а саме кондитерських виробів з цукру без вмісту какао виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест»: грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та грильяжу «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків.

Позивач вважає, що дані товари (грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків) є контрафактними, тобто виготовленими із застосуванням запатентованих промислових зразків за патентами №31687 та №31688, а власником виключних майнових прав на такі промислові зразки є позивач.

За замовленням представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіон» експертом Осмоловською О.С. було надано висновок експерта №002-ООС/18 у сфері інтелектуальної власності від 13.07.2018 р., згідно якого:

- у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Медунишка», що захищений патентом України №31687 від 10.03.2016 р.;

- у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Колесо фортуны», що захищений патентом України №31688 від 10.03.2016 р.

Ухвалою суду від 02.10.2018 р. у справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Перед судовими експертами було поставлено наступні запитання:

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Медунишка», що захищений патентом України №31687 від 10.03.2016 р.?

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Колесо Фортуни», що захищений патентом України №31688 від 10.03.2016 р.?

У клопотанні про призначення експертизи, яке надійшло суду 02.10.2019р., позивач зазначив, що у відповідності до поданого ним висновку експерта №002-ООС/18 у сфері інтелектуальної власності від 13.07.2018 р., у кондитерських виробах виробництва відповідача використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків позивача за патентами №31687 та №31688. Разом з тим у висновку експерта №6250 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 04.03.2019 р., складеному на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. у справі №914/1288/18, судовий експерт прийшов до висновку про те, що у кондитерських виробах виробництва відповідача не використані всі суттєві ознаки промислових зразків позивача за патентами №31687 та №31688, тобто при їх виготовленні дані патенти не застосовуються.

У зв`язку з тим, що дані висновки протирічать один одному, позивач просив суд призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої просив доручити одному з наступних атестованих судових експертів, які внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів України (на розсуд суду): Андрєєвій Альоні Вікторівні (м. Київ), Заніній Тетяні Анатоліївні , Копитько Аллі Петрівні або Сабадаш Інні Володимирівні (Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса); на вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити ті ж самі питання, які були поставлені на вирішення первинної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Предметом позовних вимог у справі є:

- визнання товару «грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, контрафактними, тобто виготовленими з порушенням прав власника патентів на промислові зразки №31687, №31688;

- заборона Товариству з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» здійснювати виробництво та реалізацію товарів «грильяж «Бом-Бік Ведмедик» та «грильяж «Бом-Бік Кільце», які виготовлені з порушенням прав власника патентів на промислові зразки №31687, №31688;

- вилучення з цивільного обороту товарів «грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655;

- зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» знищити товари «грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655.

Отже, заявлені позовні вимоги в основному, проте не обмежуючись, стосуються конкретної партії товару виробництва відповідача («Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та « Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків), яка була подана до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, а саме: визнання такої партії товару контрафактною, вилучення її з цивільного обороту та зобов`язання відповідача знищити дану партію товару.

Суд, виходячи із предмету та підстав заявленого позову, вважає, що при вирішенні питання про призначення повторної судової експертизи слід здійснити перевірку (огляд) взірців товару (кондитерських виробів) саме з числа товару (кондитерських виробів), поданого до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018р. №UА206070/2018/007655 і щодо якого в подальшому було призупинено митне оформлення Івано-Франківською митницею ДФС. Дані взірці підлягатимуть і направленню на експертизу, у випадку призначення судом такої.

Як роз`яснено п.5 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. У вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід, зокрема, визначити об`єкти, що підлягають експертному дослідженню; визначити обсяг необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів; здійснити перевірку (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, в тому числі з урахуванням належного відображення ознак об`єктів і зразків, а за невідповідності матеріалів цим критеріям - вжити заходів до усунення недоліків матеріалів шляхом витребування додаткових документів і матеріалів у сторін та інших осіб; у разі потреби забезпечити відібрання зразків, у тому числі за необхідності - з участю спеціаліста.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 3 ст.102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно зі ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Як передбачено ч.4 ст.74 ГПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

За замовленням представника позивача експертом Осмоловською О.С. було надано висновок експерта №002-ООС/18 у сфері інтелектуальної власності від 13.07.2018 р., згаданий вище.

У вступній частині даного висновку, копію якого долучено до позовної заяви, експерт зазначав, що 10.07.2018 р. разом з листом представника позивача з проханням провести експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності на дослідження надійшли: копія патенту України на промисловий зразок №31687 від 10.03.2016 р. «Кондитерський виріб «Медунишка» та опис до нього, копія патенту України на промисловий зразок №31688 від 10.03.2016р. «Кондитерський виріб «Колесо фортуны» та опис до нього, фотографії зовнішнього вигляду грильяжу «Бом-Бік Кільце» та грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест», зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик», у кількості 1 кг у картонній коробці, поміщений у поліетиленовий пакет, який скріплений печаткою ДФС в Івано-Франківській області № __ від 12.07.2018 р.; зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце», у кількості 1 кг у картонній коробці, поміщений у поліетиленовий пакет, який скріплений печаткою ДФС в Івано-Франківській області № __ від 12.07.2018 р.

Разом з тим до клопотання про долучення доказів, поданого 02.10.2018р., позивачем додано нову редакцію висновку експерта №002-ООС/18 у сфері інтелектуальної власності від 13.07.2018 р. (том І, а.с.207-224), у вступній частині якого йдеться про те, що 10.07.2018 р. разом з листом представника позивача з проханням провести експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності на дослідження надійшли: копія патенту України на промисловий зразок №31687 від 10.03.2016 р. «Кондитерський виріб «Медунишка» та опис до нього, копія патенту України на промисловий зразок №31688 від 10.03.2016р. «Кондитерський виріб «Колесо фортуны» та опис до нього, фотографії зовнішнього вигляду грильяжу «Бом-Бік Кільце» та грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест». Далі у тексті вступної частини висновку експерт зазначає, що 13.07.2018 р. від представника позивача надійшов лист з проханням долучити до матеріалів, переданих на експертне дослідження, зразки виробів. Разом з цим листом надійшли: копія акту прийому-передачі проб та зразків, зразок - грильяж «Бом-Бік Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» у кількості 3 одиниці, запаковані у харчовий контейнер, який поміщений у поліетиленовий пакет, що скріплений печаткою «Компанії «Сіон» з наступним написом: «Грильяж Бом-Бік Ведмедик», передані Івано-Франківською митницею на підставі акта №1 від 12.07.2018 р.; зразок - грильяж «Бом-Бік Кільце» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» у кількості 3 одиниці, запаковані у харчовий контейнер, який поміщений у поліетиленовий пакет, що скріплений печаткою «Компанії «Сіон» з наступним написом: «Грильяж Бом-Бік Кільце», передані Івано-Франківською митницею на підставі акта №1 від 12.07.2018 р.

21.10.2019 р. представник позивача подав клопотання, до якого долучив два пакети з підписами, печатками та написами: « 3 одиниці грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р. Судовий експерт Осмоловська Олена Сергіївна свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р.» та « 3 одиниці грильяжу «Бом-Бік Кільце» повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р. Судовий експерт Осмоловська Олена Сергіївна свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р.»

Суд не може достеменно вважати, що предмети, які містяться в даних пакетах, є саме взірцями товару, відібраного з числа товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655 і щодо якого в подальшому було призупинено митне оформлення Івано-Франківською митницею ДФС, оскільки різні редакції наданого позивачем висновку експерта №002-ООС/18 містять суперечливі посилання на дату отримання експертом зразків кондитерських виробів на дослідження, вигляд, в якому їх було отримано, кількість зразків тощо. Також позивачем не подано доказів того, що надані зразки кондитерських виробів взагалі поверталися позивачеві експертом, так як вказівки на це немає в жодній з редакцій висновку, а якщо поверталися - при якому супровідному листі і в якому вигляді та чи є долучені до клопотання пакети тими матеріалами, які було повернено експертом. Крім того, на згаданих пакетах є написи «повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р.» в той час як суду невідомі висновки, складені цією датою, а обидві редакції висновку №002-ООС/18 датовані 13.07.2018 р.

Все це в сукупності свідчить про те, що необхідні матеріали, а саме взірці кондитерських виробів, щодо яких було призупинено митне оформлення Івано-Франківською митницею ДФС, мають бути витребувані судом безпосередньо в органу ДФС з метою уникнення сумнівів в їх достовірності.

Статтею 182 ГПК України встановлено питання, які мають бути вирішені та з`ясовані в підготовчому засіданні, серед яких є і питання про витребування додаткових доказів.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги необхідність витребування додаткових матеріалів, з метою надання можливості для реалізації всіх завдань підготовчого провадження, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 2, 77, 81, 98, 102, 181, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Івано-Франківської митниці ДФС зразки товару (кондитерських виробів) з числа товару, задекларованого за митною декларацією МД ЕК 10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, щодо якого призупинено митне оформлення рішенням митного поста «Калуш» Івано-Франківської митниці ДФС від 06.07.2018 р. №123/09-70-62-32, а саме:

- зразки кондитерських виробів з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест»;

- зразки кондитерських виробів з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест».

2. Встановити Івано-Франківській митниці ДФС строк для надання витребуваних зразків до 25.11.2019 р. У випадку неможливості подати витребувані зразки або неможливості подати їх у встановлені строки - повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

3. Відкласти підготовче засідання на 27.11.19 р. о 11:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м.Львів, вул.Личаківська, 128, зал судових засідань №3 (2-й поверх).

4. Зобов`язати учасників справи забезпечити явку повноважних представників в судове засідання.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

В судовому засіданні 30.10.2019 р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст складено 04.11.2019 р.

Суддя Гоменюк З.П.