ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2019 р. Справа№ 910/4258/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Грека Б.М.

Пашкіної С.А.

секретар судового засідання Камінська Т.О.

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 09.10.2019

розглянувши матеріали апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Здравофарм» (далі - ТОВ «Здравофарм»)

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019

у справі № 910/4258/19 (суддя Блажівська О.Є.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОМНІФАРМА Київ» (далі - ТОВ «ОМНІФАРМА Київ»; позивач)

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАПАРТНЕР ЛТД» (далі - ТОВ «ФАРМАПАРТНЕР ЛТД»; відповідач 1),

2) товариства з обмеженою відповідальністю «Здравофарм» (далі - ТОВ «Здравофарм»; відповідач 2),

товариства з обмеженою відповідальністю «АНЕЛА» (далі -ТОВ «АНЕЛА»; відповідач 3)

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_1 (третя особа 1),

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_2 (третя особа 2)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2019 ТОВ «ОМНІФАРМА Київ» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «ФАРМАПАРТНЕР ЛТД», ТОВ «Здравофарм» та ТОВ «АНЕЛА» про припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на використання винаходу за патентом України № 113442 шляхом заборони відповідачам використовувати винахід за вказаним патентом у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 у справі № 910/4258/19, зокрема: у задоволенні клопотання ТОВ «ОМНІФАРМА Київ» про призначення судової експертизи відмовлено; призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за ініціативою суду, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26) (далі - НДЦСЕ); на вирішення експертної установи поставлено таке питання: «Чи використано в дієтичній добавці «НЕО СОРБ АКТИВ» (ТУ У 10.8-2:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 113442 або ознак, еквівалентні їм?»; зупинено провадження у справі № 910/4258/19 до одержання результатів експертизи.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, ТОВ «Здравофарм» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 у справі № 910/4258/19 в частині призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за ініціативою суду та зупинення провадження по справі № 910/4258/19 до одержання Господарським судом результатів експертизи.

Апеляційна скарга мотивована тим, що: на думку апелянта, оспорювана ухвала є необґрунтованою та незаконною; судом першої інстанції не дотримано порядку призначення експертизи, що встановлений пунктом 2 частини першої статті 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), оскільки станом на дату прийняття ухвали в матеріалах справи вже містився висновок експерта від 27.05.2019 № 2817, виготовлений судовим експертом Петренком Сергієм Анатолійовичем (свідоцтво від 08.07.2011 № 1231), який атестований за експертною спеціалізацією « 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями»; рішення суду про призначення судової експертизи з власної ініціативи суперечить висновкам самого суду під час відмови позивачу у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи на підставі відсутності обставин, визначених частиною першою статті 99 ГПК України.

Відповідно до витягів з протоколів повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справа неодноразово передавалась на розгляд колегій суддів у різних складах у зв`язку з обставинами, викладеними в ухвалах Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду відкрито апеляційне провадження у справі №910/4258/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравофарм» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019, призначено справу до розгляду на 06.08.2019.

05.08.2019 до відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника позивача та третіх осіб надійшов відзив, в якому представник позивача та третіх осіб заперечував проти доводів апеляційної скарги просив в задоволенні апеляційної скарги відмовити, ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі залишити в силі та без змін.

Ухвалою суду від 06.08.2019 апеляційну скаргу ТОВ «Здравофарм» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 у справі № 910/4258/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді - Отрюха Б.В., суддів: Грека Б.М., Пашкіної С.А., розгляд апеляційної скарги призначено на 09.10.2019.

У судове засідання 09.10.2019 з`явилися представники апелянта, позивача та третіх осіб. Представники відповідачів 1 та 3 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

У відповідності до частини дванадцятої статті 270 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Частиною одинадцять статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду обговоривши на місці вказані обставини, заслухавши думку представників сторін, що з`явилися у судове засідання, дійшла висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності інших учасників провадження у справі, які не з`явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

У судовому засіданні 09.10.2019 представники сторін заявили про відсутність клопотань до початку розгляду справи та надали пояснення по суті спору, представник апелянта наполіг на задоволенні апеляційної скарги, представник позивача та третіх осіб проти її задоволення заперечив.

Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 ГПК України надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке учасниками справи реалізовано.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про відмову в задоволенні апеляційної скарги виходячи з такого.

Частиною першою статті 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

На розгляді у Господарському суді міста Києва перебуває справа № 910/4258/19 за позовом ТОВ «ОМНІФАРМА Київ» до ТОВ «ФАРМАПАРТНЕР ЛТД», ТОВ «Здравофарм» та ТОВ «АНЕЛА» про припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на використання винаходу за патентом України № 113442 шляхом заборони відповідачам використовувати винахід за вказаним патентом у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Як зазначає позивач, склад дієтичної добавки «Нео Сорб Актив» повністю відтворює незалежний пункт 2 формули винаходу «Ентеросорбент» за патентом України № 113442 та містить еквівалентну ознаку у дієтичній добавці «Нео Сорб Актив», а саме допоміжну речовину - цукрову пудру. Крім того, відсутність у складі дієтичної добавки «Нео Сорб Актив» кроскармелози натрію і стеарату магнію жодним чином не спростовує твердження ТОВ «ОМНІФАРМА Київ» про те, що вказані дієтична добавка виготовлена відповідачем 2 на замовлення відповідача 1 із застосуванням винаходу «Ентеросорбент» за патентом № 113442 з огляду на те, що зазначені речовини є допоміжними та суттєво не впливають на властивості та призначення дієтичної добавки, в той час, як основною діючою речовиною є діоксин кремнію колоїдний як у складі дієтичної добавки «Нео Сорб Актив» так і в незалежному пункті 2 формули винаходу за патентом України № 113442.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 у справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за ініціативою суду, проведення якої доручено НДЦСЕ, а не вирішення експертної установи поставлено таке питання: «Чи використано в дієтичній добавці «НЕО СОРБ АКТИВ» (ТУ У 10.8-2:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 113442 або ознак, еквівалентні їм?».

За змістом частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що у справі слід призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу відповідач 2 зазначив, що оскільки станом на дату прийняття ухвали в матеріалах справи вже містився висновок експерта від 27.05.2019 № 2817, то рішення суду про призначення судової експертизи з власної ініціативи суперечить висновкам самого суду під час відмови позивачу у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи на підставі відсутності обставин, визначених частиною першою статті 99 ГПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, питання, що висвітлене у висновку експерта від 27.05.2019 № 2817 та питання, поставлене судом на вирішення експертної установи різні, а отже в даному випадку апелянт помилково застосовує норми пункту 2 частини першої статті 99 ГПК України.

Згідно з підпунктами 6.2, 6.3 пункту 6 постанови Пленуму Вищого господарського суду від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз`яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй; якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності щодо процесу (способу) виготовлення продукту, господарський суд залежно від обставин справи може запропонувати судовому експерту роз`яснити питання про таке: чи використано у процесі виготовлення продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй; чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).

Призначення судом судової експертизи з власної ініціативи не супересить чинному законодавству, крім того, судом першої інстанції на розгляд експертів поставлене питання, вирішення якого необхідне у даній справі для вирішення спору.

Водночас судом першої інстанції зазначено, що висновок експерта № 2817 від 27.05.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності підготовленого для використання у господарській справі № 910/4258/19, поданий ТОВ «Здравофарм» буде досліджений судом в порядку встановленому ГПК України.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 228 ГПК у зв`язку з призначенням судової експертизи, пов`язаної з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню.

Враховуючи наведене вище, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржувану ухвалу прийнято у відповідності до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, з огляду на що правових підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали Господарського суду міста Києва не вбачається.

Керуючись статтями 255, 269, 271, 275, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Здравофарм» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 у справі № 910/4258/19 залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 у справі № 910/4258/19 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4. Справу повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений статтями 288, 289 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 16.10.2019.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Грек

С.А. Пашкіна