ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2019 р. Справа№ 910/6307/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Грека Б.М.

Кравчука Г.А.

Секретар судового засідання Камінська Т.О.

за участю представників учасників справи згідно протоколу судового засідання від 16.10.2019

перевіривши матеріали апеляційної скарги Приватної промислово-торговельної фірми "Юсі"

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.06.2019

у справі № 910/6307/18 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "БІОТОН"

до відповідача-1 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

до відповідача-2 Приватної промислово-торгівельної фірми "ЮСІ"

про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "БІОТОН" (далі - позивач, Фірма "БІОТОН") звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1, Міністерство) та Приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" (далі - відповідач-2, Фірма "ЮСІ") про дострокове припинення повністю дії Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів і послуг 3, 5 та 35 класів (далі - Свідоцтво № НОМЕР_1) та зобов`язати Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (в частині Свідоцтва № НОМЕР_1), про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позов обґрунтовано тим, що дія свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" (далі - Свідоцтво № НОМЕР_1) має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання Фірмою "ЮСІ" знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) за відсутності належних причин для його невикористання.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.08.2018 у справі №910/6307/18 (суддя Балац С.В.) позов задоволено частково; вимоги до Фірми "ЮСІ" задоволено повністю; достроково припинено дію Свідоцтва № НОМЕР_1; у задоволенні вимог до Міністерства відмовлено; стягнуто з Фірми "ЮСІ" на користь Фірми "Біотон" 1 762 грн. витрат зі сплати судового збору.

Рішення мотивовано обґрунтованістю позовних вимог до Фірми "ЮСІ" і водночас передчасною (до набрання рішенням у даній справі законної сили) позовної вимоги до Міністерства внести зміни до Державного реєстру.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 у справі № 910/6307/18 (головуючий суддя - Доманська М.Л., судді - Остапенко О.М., Верховець А.А.), залишено без задоволення апеляційну скаргу Фірми "ЮСІ"; рішення Господарського суду міста Києва від 15.08.2018 у справі № 910/6307/18 скасовано у частині відмови в задоволенні позовних вимог до Міністерства; у цій частині прийнято нове рішення, яким Міністерство зобов`язане внести відповідні зміни до Державного реєстру стосовно дострокового припинення дії Свідоцтва № НОМЕР_1 на ЗТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; змінено пункт 1 резолютивної частини рішення місцевого господарського суду з викладенням його в новій редакції, згідно з якою позов задоволено у повному обсязі; змінено також пункт 5 резолютивної частини того ж рішення з викладенням його в новій редакції, згідно з якою стягнуто з Фірми "ЮСІ" на користь Фірма "Біотон" 3 524 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнуто з Фірми "ЮСІ" на користь Фірма "Біотон" 2 643 грн. судового збору за подання апеляційної скарги; рішення місцевого господарського суду у частині задоволення позовних вимог щодо дострокового припинення дії Свідоцтва № НОМЕР_1 на ЗТП "AROMA SPA" залишено без змін.

Постанову апеляційної інстанції мотивовано обґрунтованістю позовних вимог у повному їх обсязі.

Постановою Верховного Суду від 26.02.2018 у справі № 910/6307/18 (головуючий суддя - Селіваненко В.П., судді - Булгакова І.В., Львов Б.Ю.) касаційну скаргу Фірми "ЮСІ" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 15.08.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 зі справи № 910/6307/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.06.2019 позов задоволено повністю. Достроково припинено повністю дію Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів і послуг 3, 5 та 35 класів. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення повністю дії Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Присуджено до стягнення з Приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" (61036, Харківська обл., м. Харків, вул. Дизельна, буд. 3/5, ідентифікаційний код 21178268) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "БІОТОН" (49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Войцеховича, буд. 77, ідентифікаційний код 30189624) 3524 (три тисячі п`ятсот двадцять чотири) грн. 00 коп. судового збору за подання позовної заяви.

Не погодившись з прийнятим судовим рішенням, Приватна промислово-торговельна фірма "ЮСІ" звернулася до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 10.06.2019 по справі №910/6307/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "БІОТОН" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та прийняти нове рішення, яким відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "Біотон" в задоволенні позову повністю.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.2019, апеляційну скаргу Приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Отрюха Б.В., суддів: Грека Б.М., Кравчука Г.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019 апеляційну скаргу Приватної промислово-торговельної фірми "Юсі" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.06.2019 у справі №910/6307/18 залишено без руху та надано строк для усунення недоліків.

29.07.2019 р. до відділу управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватної промислово-торговельної фірми "Юсі" надійшла заява про усунення недоліків за вхідним номером 091-13/15057/19, у якій заявник просить усунути недоліки та відкрити апеляційне провадження у справі №910/6307/18. На підтвердження зазначеного Приватна промислово-торгівельна фірма "Юсі" додає квитанцію про сплату судового збору №2374 від 19.07.2019 у встановленому законом розмірі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.08.2019 відкрито апеляційне провадження у справі №910/6307/18 за апеляційною скаргою Приватної промислово-торговельної фірми «ЮСІ», призначено справу до розгляду на 16.10.2019.

Представники учасників провадження у справі не з`явилися у судове засідання 16.10.2019. Про день і час розгляду справи всі учасники провадження у справі повідомлені належним чином, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України(далі - ГПК України).

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності учасників провадження у справі, які не з`явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Згідно з частиною першою статті 270 ГПК у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій Главі.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2, 5 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Колегія суддів, розглянувши наявні матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "БІОТОН" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів і послуг 3, 5 та 35 класів та зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

12.09.2017 через патентного повіреного ОСОБА_1 подано заявку до Державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, якій присвоєно номер m201720257 на позначення "SPA AROMA", щодо товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) (а.с. 33-35 т. 1).

Однак, в ході здійснення пошуку по он-лайн базі даних Державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" щодо наявності в ній свідоцтв на знак для товарів і послуг, які б містили в собі слова "SPA AROMA" виявив, що у вказаній базі даних міститься інформація про знак для товарів і послуг "AROMA SPA" (свідоцтво України від 26.11.2007 № НОМЕР_1, заявка від 06.07.2006 № m 200609884), власником якого є Приватна промислово-торговельна фірма "ЮСІ".

Факт невикористання відповідачем-2 торгівельної марки "AROMA SPA" за свідоцтвом України від 26.11.2007 № НОМЕР_1 з дати публікації, тобто з 26.11.2007, підтверджується:

- фактом відсутності реєстрації на ім`я відповідача-2 доменного імені, яке б містило слово "AROMA SPA";

- відсутністю випуску продукції, маркованої товарним знаком "AROMA SPA" на території України та пропонування такої продукції до продажу;

- відсутність факту використання відповідачем-2 знаку "AROMA SPA" в діловій документації та в мережі Інтернет;

- листом Асоціації товарної нумерації України "ДЖІЕС1 УКРАЇНА" від 11.09.2017 № 168/01, з якого вбачається, що ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв або описів яких заявлено позначення "AROMA SPA", не присвоювалось (а.с. 37 т. 1).

Враховуючи викладені обставини, позивач вважає, що дія свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Так, постановою Верховного Суду від 26.02.2018 у справі № 910/6307/18 рішення Господарського суду міста Києва від 15.08.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 зі справи № 910/6307/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Зокрема,у постанові Верховного Суду від 26.02.2018 у справі № 910/6307/18 зазначено, що: суди попередніх інстанцій у розгляді справи повинні були з`ясувати, чи введений ЗТП за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 у використання на території України протягом безперервного п`ятирічного, а не трирічного періоду, за відсутності належних причин для його невикористання; суди попередніх інстанцій не врахували положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюселі й ратифікована Україною 16.09.2014 згідно із Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, Цивільного кодексу України, Закону України "Про міжнародні договори України".

Згідно із частиною 1 статті 316 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Отже, з урахуванням вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду від 26.02.2018 у справі № 910/6307/18, під час нового розгляду справи підлягають з`ясуванню обставини справи та докази у ній, які стосуються наявності (існування) безперервного п`ятирічного періоду невикористання ЗТП за спірним Свідоцтвом та наявності чи відсутності належних причин для його невикористання, якщо останнє дійсно мало місце протягом зазначеного періоду.

Позивач при новому розгляді справи зазначив, що:

- відповідачем-2 не надано жодного підтвердження використання знаку за Cвідоцтвом № НОМЕР_1 протягом останніх 5 років, а також не зазначено поважних причин такого невикористання;

- всі надані відповідачем-2 докази стосуються виключно мила, в той час як знак для товарів і послуг "AROMA SPA" за Cвідоцтвом № НОМЕР_1 зареєстрований для всього переліку товарів і послуг 03, 05 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), при цьому надані відповідачем-2 докази або без зазначення дати, або не відносяться до розгляду даної справи;

- безпосередньо відповідач-2 зазначає, що надані ним документи датуються ще 2008 роком, тоді як з того часу минуло вже понад 10 років;

- зазначені відповідачем-2 причини невикористання знаку для товарів і послуг "AROMA SPA" (внаслідок економічної кризи 2008 року) не можна вважати поважними;

- крім того, позивач повідомив суд, що відповідачем-2 було надіслано до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" Заперечення проти заявки № m201720257 від 12.09.2017 щодо невідповідності наведеного в ній позначення "SPA&AROMA" умовам надання правової охорони № 567/2018 від 14.09.2018, у тексті якого наведені висновки патентного повіреного України ОСОБА_3 щодо схожості знаків за графічною, семантичною та фонетичною ознакою, що підтверджують висновок патентного повіреного ОСОБА_2 .

На момент звернення позивача з позовом до суду першої інстанції охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся, полягав у тому, що дія Свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", виданого на ім`я відповідача-2 щодо товарів 3, 5 та 35 класів МКТП, перешкоджала позивачу в реєстрації знаку "SPA AROMA" щодо товарів 03 класу МКТП.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач послався, зокрема, на п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Власником Свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" вказано Приватну промислово-торговельна фірму "ЮСІ" (відповідач-2, Фірма "ЮСІ"), що підтверджується наявними в матеріалах справи бібліографічними даними щодо вказаного свідоцтва на знак для товарів з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг".

Станом на час розгляду справи по суті дія Свідоцтва № НОМЕР_1 припинена з огляду на внесення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) змін до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії вказаного свідоцтва на підставі рішення суду - постанови Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 у справі № 910/6307/18. Водночас, вказана постанова суду апеляційної інстанції скасована постановою Верховного Суду від 26.02.2018 у справі № 910/6307/18, якою дану справу направлено на новий розгляд.

Згідно із частиною 1 статті 154 Господарського кодексу України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Відповідно до частини 2 статті 154 Господарського кодексу України до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно із частиною 1 статті 420 Цивільного кодексу України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Так у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності одночасно вживаються деякі відмінні один від одного, але тотожні за своїм правовим змістом терміни, якими визначають окремі об`єкти права інтелектуальної власності, як-от "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки".

Статтею 492 Цивільного кодексу України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - в чинній редакції), знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно із частиною 1 статті 157 Господарського кодексу України Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Частиною 1 статті 494 Цивільного кодексу України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до статті 495 ЦК України та статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно із пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюселі й ратифікована Україною 16.09.2014 згідно із Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до Угоди про асоціацію:

- для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158);

- даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок;

- Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання (стаття 198).

Чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (стаття 9 Конституції України).

Згідно із статтею 1 Закону України "Про міжнародні договори України" та пункту (b) статті 2 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року ратифікація є однією з форм надання згоди держави (України) на обов`язковість для неї міжнародного договору. Відповідно до інших положень цієї Конвенції:

- одним із основних принципів діяльності держав у сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма pacta sunt servanda (договори повинні виконуватися; стаття 26);

- учасник Конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним договору (стаття 27).

За приписами статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 Цивільного кодексу України.

Статтею 11 ГПК України визначено, що суд при розгляді справи керується принципом верховенства права; суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України; у разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір України.

Таким чином, при розгляді даної справи належить з`ясувати, чи введений ЗТП за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 у використання на території України протягом безперервного п`ятирічного, а не трирічного періоду, за відсутності належних причин для його невикористання. Відповідна вказівка міститься у постанові Верховного Суду від 26.02.2019 у справі № 910/6307/18. Подібний же правовий висновок викладався у постанові Верховного Суду від 17.07.2018 у справі № 910/14972/17.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, зокрема, що будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. При цьому приписами наведеної норми не встановлено обов`язку цієї особи стосовно доведення факту недобросовісного використання власником свідоцтва своїх прав на знак за свідоцтвом.

Доданий позивачем до матеріалів справи Висновок спеціаліста у сфері інтелектуальної власності від 02.07.2018, патентного повіреного України ОСОБА_2 , в якому вказано, що: знак для товарів і послуг "SPA&AROMA" за заявкою № m201720257, заявник - позивач, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "AROMA SPA" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстрованим на ім`я відповідача-2 (а.с. 102-108 т. 1) та Звіт патентного повіреного України ОСОБА_2 про виконання робіт з проведення інформаційного пошуку позначення "SPA&AROMA" від 30.08.2017 слід відхилити, оскільки на підставі цих доказів не можливо встановити обставини, які входять в предмет доказування у даній справі, а саме введення ЗТП за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 у використання на території України протягом безперервного п`ятирічного періоду, від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, про що вірно вказав суд першої інстанції.

Разом з тим, зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-2.

Абзацом 2-5 пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що дія свідоцтва з підстав невикористання знаку може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно із частиною 1 статті 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Відповідно до частини 2 статті 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Згідно із пунктом 4 статті 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Тобто, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованого знаку є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

При вирішенні даного спору судом першої інстанції враховано, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом безперервного п`ятирічного періоду від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

З огляду на викладене для правильного вирішення спору у даній справі необхідним є встановлення наявності або відсутності факту використання ЗТП за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 на території України у будь-який спосіб, визначений п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", протягом безперервного п`ятирічного періоду від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

Матеріалами справи, зокрема, інформацією з Бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", підтверджується, що датою реєстрації знаку за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 є 26.11.2007, дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 26.11.2007, бюлетень № 19, знак за вказаним свідоцтвом зареєстровано для товарів і послуг 3, 5 та 35 класів МКТП.

Судом першої інстанції встановлено, що на підтвердження використання на території України знаку для товарів для товарів і послуг "AROMA SPA" за Свідоцтвом № НОМЕР_1 в частині товарів 03 класу МКТП "мило" протягом безперервного п`ятирічного періоду, відповідач-2 залучив до матеріалів справи наступні докази:

- копії буклетів "Firmenich" (а.с. 45-47 т. 1);

- зображення упаковки мила (а.с. 49-50 т. 1);

- скріншот сайта Фірми "ЮСІ" (а.с. 48т. 1);

- копію рекламного плакату мила "Emili AROMA SPA" (а.с. 85 т. 1);

- копії рекламних матеріалів з торговельних мереж України (а.с. 44 т. 3);

- копії видаткових накладних (а.с. 45-46 т. 3);

- копію наказу № 05/04 від 05.04.2016 (а.с. 47 т. 3).

З наявних в матеріалах справи доказів, неможливо встановити, що відповідачем-2 протягом безперервного п`ятирічного періоду використовується спірний знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 в частині товарів 03 класу МКТП "мило", з огляду на таке:

- вище зазначені докази - копії буклетів "Firmenich", зображення упаковки мила, рекламного плакату мила "Emili AROMA SPA", - взагалі не датовані;

- лише на скриншоті (а.с. 48т. 1) вказано "2008 рік: січень - початок підготовки до випуску мила екстра-класу "Emili Aroma Spa"…" та рекламному плакаті мила "Emili AROMA SPA" (а.с. 85 т. 1) вказано "2008", однак саме по собі зазначення 2008 року початку підготовки до випуску мила на сайті Фірми "ЮСІ" та 2008 року на плакаті не свідчить про використання спірного знаку у спосіб, визначений приписами п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- відповідач-2 стверджує, що з січня 2008 року розпочато підготовку до виробництва туалетного мила екстра-класу "Emili AROMA SPA" у трьох видах, для чого замовлено дизайн етикетки, упаковки, відпрацьовані рецептури та налагоджена співпраця з фірмою "Firmenich" (Швейцарія), проте належні та допустимі докази в розумінні ст.ст. 76,77 ГПК України таких дій відповідача-2 та третьої особи (-іб) в матеріалах справи відсутні, рівно як і докази початку фактичного виробництва товару (мила) з використанням знаку за оспорюваним свідоцтвом;

- відповідач-2 посилається на копії рекламних матеріалів з торговельних мереж України (а.с. 44 т. 3), однак при цьому не надає жодних відомостей про те, які саме торговельні мережі йдеться, про те, чи дійсно такі рекламні матеріали були оприлюднені або розповсюджені серед споживачів. Крім того, на вказаних рекламних матеріалах не міститься інформації про ціну товару, а сам товар, який рекламувався, - відсутній;

- відповідаче-2 посилається на копію наказу № 05/04 від 05.04.2016, виданого директором Приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" В. М . Савич щодо забезпечення розробки складових туалетного мила "Emili AROMA SPA" протягом квітня 2016 року, забезпечення закупівлі сировини для випуску туалетного мила "Emili AROMA SPA" протягом квітня-листопада 2016 року (а.с. 47 т. 3) та на підтвердження закупівлі сировини у квітні, вересні, листопаді 2016 року, січні 2017 року відповідач-2 надає копії наступних видаткових накладних:

видаткова накладна № 2375 від 02 вересня 2016 року за договором №0301/05 від 26.01.2012, згідно з якою здійснено закупівлю товару "МАСЛО ВАЗЕЛІНОВЕ ТЯЖКЕ (Р liquidum PH 55 сst) Партія 15/2014-15";

видаткова накладна № РН-0000156 від 18 квітня 2016 року, згідно з якою здійснено закупівлю товару "Каолін кальцинований GB-CK 95";

видаткова накладна № НХ-0001846 від 1 листопада 2016 року, згідно з якою здійснено закупівлю товару "білий пігмент (двуокис титана) ";

видаткова накладна № 1905 від 03 листопада 2016 року за договором № 541 від 07.10.2015, згідно з якою здійснено закупівлю товару "Трилон Б-4 (тетранагрієва сіль)";

видаткова накладна № 1 від 02 січня 2017 року, згідно з якою здійснено закупівлю товару "Жир топлений".

Разом з тим, оскільки відповідач-2 є виробником мила, а саме: крем-мила "EMILI", мила туалетного "Рецепти природи", мила "ЮСІ Briz lux", мила господарського, що підтверджується інформацією (а.с. 54 т. 3), розміщеною на сайті http://usi.ua/, який використовується відповідачем-2 на підставі відповідного сертифікату (а.с. 84 т. 1), то підставним є висновок про те, що наведені у видаткових накладних найменування товарів відповідач-2 міг закуповувати для будь-якого мила.

Інших доказів належних, допустимих та достатніх у розумінні статтей 76, 77, 79 ГПК України на підтвердження використання відповідачем-2 знаку "AROMA SPA" за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 в частині товарів 03 класу МКТП "мило" протягом безперервного п`ятирічного періоду - до суду подано не було.

Тобто, відповідачем-2 документально не підтверджено використання ним знаку "AROMA SPA" за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 в частині товарів 03 класу МКТП "мило" протягом безперервного п`ятирічного періоду.

Відповідно до пункта 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що поважними причинами невикористання знаку, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що відповідач-2 не заперечував щодо невикористання знаку "AROMA SPA" за оспорюваним Свідоцтвом № НОМЕР_1 в іншій частині товарів 03 класу МКТП, а також товарів і послуг 05, 35 класів МКТП протягом безперервного п`ятирічного періоду.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги перелік товарів і послуг 03, 05 та 35 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "AROMA SPA", з огляду на призначення знаку для товарів і послуг, межі його правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов`язок добросовісно користуватися відповідними правами, а також правові наслідки невикористання знаку в Україні повністю або щодо частини зазначеної у свідоцтві для товарів і послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 198 Угоди про асоціацію) колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, про задоволення позовних вимог в частині дострокового припинення повністю дії Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів і послуг 3, 5 та 35 класів.

Що стосується, зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Згідно із статті 2 цього Закону установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, яку ліквідовано (25.04.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Абзацем 3 пункту 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" (з урахуванням змін) (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до підпунктів 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 пункта 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Враховуючи наведені положення, з огляду на задоволення вимог позивача про дострокове припинення повністю дії Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів і послуг 3, 5 та 35 класів, вимоги про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність", колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволенню повністю позовних вимог.

Доводи, які наведені скаржником в апеляційній скарзі, судовою колегією до уваги не приймаються з огляду на те, що вони є необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами справи.

Колегія суддів зазначає, що враховуючи положення ч. 1 ст. 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів № 2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV (3477-15) "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні Суду у справі Трофимчук проти України no. 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

У відповідності з п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України та ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України).

Таким чином, апелянтом не надано до суду належних і допустимих доказів на підтвердження тих обставин, на які він посилається в апеляційній скарзі.

Отже, підсумовуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку про те, що оскаржуване рішення суду прийнято у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права, підстав його скасовувати або змінювати не вбачається, а доводи апеляційної скарги ґрунтуються на припущеннях та зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи, вірно встановлених судом першої інстанції.

Таким чином, апеляційна скарга Приватної промислово-торговельної фірми «Юсі» на рішення Господарського суду міста Києва від 10.06.2019 у справі № 910/6307/18 задоволенню не підлягає. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.06.2019 у справі № 910/6307/18 підлягає залишенню без змін.

Судові витрати розподіляються відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 129, 267-270, 273, 275, 276, 281-285 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційну скаргу Приватної промислово-торговельної фірми «Юсі» залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду міста Києва від 10.06.2019 у справі № 910/6307/18 залишити без змін.

Матеріали справи № 910/6307/18 повернути до суду першої інстанції.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст складено та підписано 23.10.2019.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Грек

Г.А. Кравчук