У Х В А Л А

15 жовтня 2019 року м. Чернігів справа № 927/94/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (адреса для листування) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ « 101 Tower» (к. 1932) (адреса представника)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна фіскальна служба України 04053, м. Київ, Львівська площа, 8
Відповідачі: 1. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) 2200 University Ave East Waterloo , Ontario, Canada, N2K 0A7 03045, м. Київ, вул. Набережна-Корчуватська, 84, кв. 33 (адреса для листування)
2. Фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 (адреса для листування)
про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників сторін:

від позивача: Кулініч О.О. - адвокат, дов. від 28.01.2019р.

від відповідача - 1: Ортинська М.Ю. - адвокат (ордер серії АІ № 1002235 від 17.07.2019р.)

відповідача - 2: Шаповал Д.В. - адвокат (ордер серії АІ № 1002257 від 01.07.2019р.)

від третьої особи: не з`явився

Ухвала виноситься після перерви, оголошеної в судовому засіданні з 11.10.2019р. по 15.10.2019р., на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

В підготовчому засіданні 15.10.2019р., на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов`язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що він являється власником знаку для товарів і послуг «D.TEK», зареєстрованого для товарів 1 - 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), у т.ч. для 9 класу (телефонні апарати), згідно Свідоцтва № НОМЕР_1 , зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.02.2013р. Заявка на реєстрацію цього знаку була подана в Україні 01.10.2012р.

На території України здійснюється продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 виробництва BLACKBERRY LIMITED.

На замовлення позивача було проведено експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності яким встановлено, що позначення DTEK, яке використовується у назві смартфона Blackberry DTEK50, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166794.

Також представником позивача було здійснено контрольну закупку мобільного телефону Blackberry DTEK60 та аксесуарів. На упаковку вказаного товару дійсно нанесено позначення «DTEK» і воно використовується для тих самих товарів 9 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «D.TEK», а саме: телефонних апаратів. Продавцем даного товару є відповідач - 2.

За таких обставин, на думку позивача, відповідачі без згоди позивача використовують позначення «DTEK», що схоже із торговельною маркою «D.TEK», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товарів 9 класу МКТП «телефонні апарати», та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.02.2019р.:

прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі;

постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження;

залучено Державну фіскальну службу України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача;

призначено розгляд позовної заяви в підготовчому засіданні на 25.07.2019р.;

встановлено процесуальний строк для подання відповідачами відзиву на позовну заяву - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

встановлено процесуальний строк для подання третьою особою пояснень щодо позову - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

викликано для участі в підготовчому засіданні представників сторін та третьої особи;

провадження у справі зупинено до 25.07.2019р.

29 березня 2019 року, у встановлений процесуальний строк (зданий для відправки до відділення поштового зв`язку 26.03.2019р.) до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 поданий відзив від 26.03.2019р. на позов, зі змісту якого вбачається, що позовні вимоги останнім не визнаються з підстав їх протиправності та необґрунтованості.

В обґрунтування своїх заперечень відповідач - 2, зокрема, зазначає, що він дійсно використовував в процесі реалізації товарів, виробником яких є відповідач - 1, позначення «DTEK», що схоже з торговельною маркою «D.TEK», стосовно товарів 9 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Однак, і позивач, і відповідач - 1 обидва мають права інтелектуальної власності на оспорюване позначення, а тому відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідач - 1 є виробником товару та саме він здійснює перший продаж такого товару. Відповідно перепродаж телефонів Blackberry, які вже введені у цивільний обіг безпосередньо виробником, здійснюється відповідачем - 2 без порушення будь - яких прав на знак. Проте, у позовній заяві нормативне обґрунтування позовних вимог до відповідача - 2 здійснюється без врахування факту того, що він не є особою, яка ввела у цивільний оборот продукцію з оспорюваним позначенням. Таким чином, відповідач - 2 вільно використовував позначення «DTEK», адже діє принцип «вичерпання прав», у результаті чого відповідач - 2 не порушує прав інтелектуальної власності ані позивача, ані відповідача - 1.

Крім того, відповідач - 2 вказує, що використання ним знака «DTEK» не порушує прав позивача, оскільки тотожність або схожість даного знака до торгівельної марки «D.TEK» не була доведена та факт порушення прав позивача саме відповідачем - 1 не було підтверджено. Висновок судового експерта, наданий позивачем для підтвердження схожості оспорюваних позначень, не є належним і допуститмим доказом, адже не були дотримані вимоги закону до такого висновку. Цей документ також не може бути використаний як висновок спеціаліста через відсутність такого засобу доказування у господарському процесі.

15 травня 2019 року, з порушенням встановленого процесуального строку, третьою особою до Господарського суду Чернігівської області подані пояснення щодо позову.

22 липня 2019 року, у встановлений процесуальний строк, до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 поданий відзив від 18.07.2019р. № 7454 на позов, зі змісту якого вбачається, що останній вважає позовні вимоги необґрунтованими, неповними, недостовірними та такими, що непідтверджені достатніми і належними доказами, отже такими, що не підлягають задоволенню.

Свої заперечення відповідач - 1 мотивує тим, що він не набував правову охорону позначенню «DTEK» на території України з тих підстав, що BLACKBERRY LIMITED не мало/не має наміру та ніколи не здійснювало реалізацію продукції із використанням позначення «DTEK» на території України. Відповідач - займався виробництвом та реалізацією смартфонів (телефонних апаратів) моделей Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 в основному на ринку країн Європейського Союзу, в США та Канаді, де відповідним чином набув правову охорону комбінованому позначенню «DTEK». Таким чином, будь - яка реалізація третіми особами телефонних апаратів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 та аксесуарів до них на території України не є діями, вчиненими відповідачем - 1.

Аргументи позивача про те, що а) відповідач - 1 здійснює продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 на території України, б) ці товари є товарами виробництва відповідача - 2, в) на упаковках придбаного товару нанесено позначення «DTEK», не підтверджені жодними належними і допустимими доказами та є такими, що ґрунтуються лише на безпідставних доводах самого позивача. Наданий позивачем висновок експерта не відповідає вимогам законодавства, складений з порушенням вимог процесуального та матеріального законодавства щодо проведення судових експертиз та містить суттєві неточності, неузгодженості та ґрунтується на відомостях і інформації, не наданих до суду в якості належних і допустимих доказів. Як наслідок, даний висновок не може мати процесуального статусу висновку експерта.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.07.2019р. поновлено провадження у справі.

25 липня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 29 серпня 2019 року з одночасним встановленням процесуальних строків для подання:

позивачем відповідей на відзиви - до 10 серпня 2019 року включно;

відповідачами заперечень - протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання відповідей на відзиви;

Державною фіскальною службою України письмових пояснень щодо відзивів - до 10 серпня 2019 року включно;

сторонами відповідей на письмові пояснення третьої особи щодо відзивів - протягом п`ятнадцяти днів з дати їх отримання.

12 серпня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк (здана для відправки на пошту 09.08.2019р.), позивачем до Господарського суду Чернігівської області подана відповідь від 09.08.2019р. на відзиви відповідачів, з якої вбачається, що позивач не погоджується з позиціями останніх та наполягає на задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Зокрема, позивач стверджує, що продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 здійснюється на території України відповідачем - 2, про що свідчить інформація в мережі інтернет на сайті за посиланням http://blackberry.ua/ (сторінка інтернет - магазину) та у звичайному магазині відповідача - 2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10.

29 серпня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 01 жовтня 2019 року.

Крім того, в підготовчому засіданні 29.08.2019р. суд постановив протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів.

09 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 подані заперечення від 05.09.2019р., зі змісту яких вбачається, що він не погоджується з думкою позивача, викладеною останнім у відповіді на відзив. При цьому, відповідач - 2 зазначає, що:

позивачем не наведено доказів того, що на мобільні телефони, які нібито продає підприємець, дійсно нанесено позначення «DTEK»;

він не має жодного стосунку до магазину як в мережі Інтеренет (https://blackberry.ua), так і стаціонарного, адресу якого вказано на сайті Інтернет-магазину;

надані позивачем скріншоти не можуть бути належними доказами, оскільки не відповідають вимогам процесуального законодавства щодо їх достовірності та допустимості.

19 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 подані заперечення від 16.09.2019р. № 8778, зі змісту яких вбачається, що доводи позивача відповідач - 1 вважає необґрунтованими, неточними та недостовірними, оскільки вони ґрунтуються не помилковому тлумаченні позивачем вимог процесуального законодавства щодо правил доказування.

01 жовтня 2019 року позивачем до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання про призначення судової експертизи згідно якого позивач просить призначити по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов`язані з торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 35/5 від 08.10.1998р. Доручити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Державному підприємству «Інформаційні судові системи».

Поставити перед експертом наступні питання:

Чи є позначення «DTEK», що використовує Відповідач - 1 у назві мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 та аксесуарів до них схожим настільки, що його можна сплутати з знаком для товарів та послуг «D.TEK», що охороняється свідоцтвом України № 166794 та належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)?

Чи може використання позначення «DTEK» щодо товарів 9 класу ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, що реалізуються на території України з використанням позначень «DTEK» та «D.TEK». і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед)?

Витрати по оплаті експертизи покласти на Позивача.

В обґрунтування заявленого клопотання позивач вказує, що на його думку позначення «DTEK», яке використане у назві мобільних телефонів та аксесуарів до них, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «D.TEK», власником якого є Позивач. Проте, відповідач - 1 не погоджується з думкою Позивача та заперечує проти схожості позначень про що зазначає у відзиві на позовну заяву. Для встановлення схожості позначень, а саме позначення «DTEK», яке використане у назві мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «D.TEK» необхідні спеціальні знання.

Відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 35/5 від 08.10.1998р., основним видом експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торгівельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

11 жовтня 2019 року позивачем до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання про доповнення клопотання про призначення судової експертизи згідно якого позивач просить поставити перед експертом додаткове питання:

Чи є позначення «DTEK», що використовує Відповідач - 2 (фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович ) при продажі мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 та аксесуарів до них (в т.ч. в їх назві) схожим настільки, що його можна сплутати з знаком для товарів та послуг «D.TEK», що охороняється свідоцтвом України № 166794 та належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)?

В обґрунтування заявленого клопотання позивач вказує, що відповідач - 2 також заперечує проти позовних вимог та зазначає у відзиві на позов, що використовує вищенаведене оспорюване позначення при продажі товарів, виробником яких є відповідач - 1, та не вважає це порушенням прав позивача.

Також, 11 жовтня 2019 року позивачем до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання про долучення до матеріалів справи речових доказів згідно якого позивач просить долучити до матеріалів справи наступні речові докази:

1) мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), модель (model) ВВА100-2, в оригінальній упаковці з аксесуарами та паспортною документацією (інструкціями) до телефону у комплекті, а саме:

мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), серійний номер/ІМЕІ: НОМЕР_2 , PRD-63040-030;

оригінальна упаковка мобільного телефона (смартфона) Blackberry DTEK60 - коробка картонна прямокутної форми чорного кольору з позначеннями: Blackberry DTEK60, а також відповідної інформації іноземними мовами;

зарядний кабель USB чорного кольору в індивідуальній упаковці;

блок живлення чорного кольору;

навушники чорного кольору в індивідуальній упаковці;

металева скріпка для вилучення Sim-картки з мобільного телефону;

паспортна документація (інструкції) до смартфону з позначеннями Blackberry DTEK60 на іноземних мовах у кількості 5 штук.

2) чохол Blackberry DTEK50 Soft Shell силіконовий синій, запакований у целофані та у картонній упаковці з позначеннями Blackberry DTEK60 та відповідної інформації іноземними мовами.

3) чохол Blackberry DTEK60 розумний фліп чорний, запакований у целофані та у картонній упаковці з позначеннями Blackberry DTEK60 та відповідної інформації іноземними мовами, також разом з чохлом в упаковці наявні два паперові вкладники з інформацією іноземними словами, зокрема: Blackberry, Published in Canada.

В обґрунтування заявленого клопотання позивач вказує, що відповідачем - 1 до матеріалів справи надано відзив на позов, в якому він заперечує проти позову та серед іншого зазначає про відсутність схожості позначення «DTEK», що міститься на мобільному телефоні Blackberry DTEK60 та відповідних аксесуарах до мобільних телефонів (Blackberry DTEK60 та Blackberry DTEK50), з зображенням знаку для товарів та послуг «D.TEK», що охороняється свідоцтвом України № 166794 та належить позивачу. Відповідач - 2 також заперечив проти позовних вимог, надав до матеріалів справи відзив на позов, у якому зазначив, що використовує вищенаведене оспорюване позначення у процесі реалізації товарів, виробником яких є відповідач - 1, та не вважає це порушенням прав позивача. В подальшому, до матеріалів справи відповідачем - 2 надані заперечення на відповідь позивача. В цих запереченнях відповідач - 2 стверджує, що він жодним чином не пов`язан з інтернет-сайтом (інтернет-магазином) https://blackberry.ua/, через який він здійснює продаж мобільних телефонів (у т.ч. Blackberry DTEK60 та Blackberry DTEK50), а також не пов`язан та йому не відома інформація про магазин, розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, оф. 10.

Таким чином, якщо згідно змісту відзиву на позов відповідач - 2 підтверджував використання зображення «DTEK» при здійснення ним продажу товарів, то вже у запереченнях відповідач - 2 вказав на зовсім інше. Вищенаведені доводи відповідачів, на думку позивача, не відповідають фактичним обставинам, а також наявним в матеріалах справи доказам.

Отже, з приводу викладеного, у тому числі враховуючи суперечливі твердження відповідача - 2, позивач вважає необхідним та просить суд долучити до матеріалів справи вищевказані речові докази.

Крім того, 01.10.2019р. позивачем через канцелярію суду було подано клопотання про призначення судової експертизи. Зі змісту норм ст. 102 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд якщо експертиза призначена судом, або учасником справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. З урахуванням викладених обставин справи, у тому числі суперечливих тверджень відповідачів, та протилежних позицій всіх сторін, проведення судової експертизи, на думку Позивача, є необхідним. При цьому долучення до матеріалів справи речових доказів безумовно сприятиме всебічному та об`єктивному експертному висновку.

Відповідачі заперечили проти задоволення клопотань позивача, вказуючи на відсутність сукупності умов, визначених ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, що дають підстави для призначення судової експертизи за клопотанням учасника справи, і на пропуск процесуального строку для подання доказів.

Положеннями ст. 2, 13 - 15 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь - якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема, є: верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема: керує ходом судового процесу; сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Згідно ст. 73, 98 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь - які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ст. 99, 100 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

У відповідності до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь - який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь - якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Зважаючи на те, що між сторонами існує спір щодо порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK», питання щодо схожості позначення «DTEK» із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK», а також щодо можливості введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, при використанні позначення «DTEK», мають значення для справи і для їх з`ясування необхідні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Крім того, жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань. При цьому, суд вважає, що наданий позивачем висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 18.08.2016р. № 528, не може вважатися висновком експерта в розумінні ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, оскільки в ньому не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок як того вимагає ч. 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи наявність сукупності умов, необхідних для призначення експертизи за клопотанням учасника справи, суд вважає за можливе частково задовольнити клопотання позивача про призначення судової експертизи проведення якої доручити Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Суд відхиляє клопотання позивача в частині доручення проведення судової експертизи Державному підприємству «Інформаційні судові системи», оскільки позивачем не було надано доказв можливості проведення даним підприємством судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Натомість, із інформації, яка міститься на офіційному веб - сайті Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, вбачається, що даною експертною установою проводяться судові експертизи у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо дослідження, пов`язаного з торговельними марками (знаками для товарів і послуг).

Питання, які позивач пропонує поставити на вирішення експерта, суд вважає за необхідне змінити, виходячи з наступного:

По-перше, в обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачі без його згоди використовують позначення «DTEK», що схоже із торговельною маркою «D.TEK», стосовно наведених у свідоцтві товарів № 166794, а саме товарів 9 класу МКТП «телефонні апарати», та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Доказів того, що чохли для телефонів відносяться також до товарів 9 класу МКТП, позивачем надано не було. Таким чином, суд не вважає за необхідне ставити на вирішення експерта питання щодо схожості позначення «DTEK» на аксесуарах для телефонів із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK».

Також, суд не вважає за необхідне ставити на вирішення експерта питання щодо схожості позначення «DTEK» у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 50 із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK», а також щодо можливості введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє цей товар, оскільки позивачем не було подано доказів придбання мобільного телефону Blackberry DTEK 50, а питання його продажу на території України відповідачем - 2 через сайт за посиланням http://blackberry.ua/ (сторінка інтернет - магазину) та у звичайному магазині в місті Києві на даний час являється спірним.

По-друге, позивач пропонує поставити на вирішення експерта питання щодо можливості змішування товарів 9 класу МКТП, що реалізуються на території України з використанням позначень «DTEK» та «D.TEK». і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та можливості введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари.

Однак, перелік товарів, які відносяться до 9 класу МКТП, є досить широким. Оскільки, як було вказано вище, позивач в обґрунтування заявлених позовних вимог посилається на порушення відповідачами його прав інтелектуальної власності у зв`язку з використанням без його згоди позначення «DTEK» саме щодо товарів 9 класу МКТП «телефонні апарати», суд вважає за необхідне поставити на вирішення експерта питання щодо можливості змішування товарів і їх виробників при використанні позначення «DTEK» у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60.

За правилами ст. 102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Відповідно до ст. 42, 80, 86 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право, зокрема, подавати докази; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання експертам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Як було вказано вище, 11.10.2019р. позивачем до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання про долучення до матеріалів справи речових доказів згідно якого позивач просить долучити до матеріалів справи наступні речові докази: мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), модель (model) ВВА100-2, в оригінальній упаковці з аксесуарами та паспортною документацією (інструкціями) до телефону у комплекті; чохол Blackberry DTEK50 Soft Shell; чохол Blackberry DTEK60 розумний фліп чорний.

Дане клопотання разом з додатками було подано позивачем через канцелярію суду.

Оскільки положеннями Господарського процесуального кодексу України не надано суду права повертати подані учасником справи речові докази, вони до набрання рішенням законної сили зберігаються в матеріалах справи або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду. При вирішенні спору по суті суд надає оцінку всім доказам, які містяться у справі, мотивує врахування або відхилення кожного доказу, в т.ч. і у зв`язку з пропуском строку на подання доказу.

Сприяючи в реалізації учасниками судового процесу своїх прав, передбачених цим Кодексом, суд вважає за можливе надати експерту для проведення експертизи матеріали справи № 927/94/19 (в т.ч. комплект мобільного телефону Blackberry DTEK 60 в оригінальній упаковці (IMEI: НОМЕР_2 ), придбаний позивачем у відповідача - 2.

При цьому суд враховує, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, зокрема, і внаслідок витребування відповідних матеріалів.

За правилами ст. 125 Господарського процесуального кодексу України, суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про призначення експертизи попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Зважаючи на необхідність дотримання судом строків проведення підготовчого провадження та вирішення спору по суті, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі.

Керуючись ст. 73, 99, 100, 228, 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про призначення судової експертизи задовольнити частково.

2. Призначити по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо дослідження, пов`язаного з торговельними марками (знаками для товарів і послуг), проведення якої доручити Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, офіс 501).

3. На вирішення експерта поставити наступні питання:

Чи є позначення «DTEK», що використовує BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60, схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794 та належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)?

Чи може використання позначення «DTEK» у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначений товар, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідного товару, що реалізується на території України з використанням позначень «DTEK» та «D.TEK» і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед)?

Чи є позначення «DTEK», що використовує фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60 схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794 та належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)?

4. Для проведення експертизи надати експерту матеріали справи № 927/94/19 (в т.ч. комплект мобільного телефону Blackberry DTEK 60 в оригінальній упаковці (IMEI: НОМЕР_2 ).

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

6. Зобов`язати DTEK HOLDINGS LIMITED здійснити оплату судової експертизи в 10 - денний строк, після виставлення рахунку на її оплату.

7. На час проведення судової експертизи зупинити провадження у справі.

8. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Повний текст ухвали складено 21.10.2019р.

Суддя А.С.Сидоренко