УХВАЛА

м. Київ

15.10.2019справа № 910/2174/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/2174/19

за позовом публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (03134, м. Київ, вул. Миру, буд.17; ідентифікаційний код 23518596)

до товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 28А; ідентифікаційний код 38160754),

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2; ідентифікаційний код 37508596)

про визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг,

без виклику представників учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (далі - Завод) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» (далі - Товариство) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 на комбінований знак для товарів і послуг «», зареєстрований для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме «Інгібітори (лікувальні препарати); препарати для лікування артеріальної гіпертензії; препарати для лікування інфаркту міокарда», володільцем якого є Товариство;

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що:

- у 2000 році Завод почав розробляти новий лікарський засіб під торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1»; починаючи з 2003 року та станом на 21.02.2019 (дата підписання позовної заяви) позивач постійно та безперервно здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу у формі таблеток з нанесенням на його упаковку торгової назви «ІНФОРМАЦІЯ_2/ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- 22.10.2014 товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» (далі - ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я») подало на реєстрацію комбіноване позначення «» та 25.02.2016 отримало свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для товарів 5 класу МКТП, а саме «Інгібітори (лікувальні препарати); препарати для лікування артеріальної гіпертензії; препарати для лікування інфаркту міокарда»;

- 25.07.2016 ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» передало право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 Товариству;

- на думку Заводу, комбінований знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, належний Товариству, не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію даного знака;

- комбінований знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, а саме щодо Заводу, який з 2003 року та станом на 21.02.2019 (дата підписання позовної заяви) постійно здійснює виробництво та реалізацію товарів (лікарських засобів) з нанесенням на його упаковку торгової назви «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_2».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.03.2019.

20.03.2019 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог, з огляду на те, що:

- станом на 22.10.2014 (дата подання заявки № m 2014 14948), за якою було видано оскаржуване свідоцтво, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не виконувало функцій та повноважень, передбачених підпунктом 47 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459; дані повноваження здійснювалися Державною службою інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї на той час повноважень;

- враховуючи зміст статті 74 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вважає, що така обставина, як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, при використанні оспорюваних знаків має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факт сплутування споживачами товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його права, проте Завод свої твердження щодо «ймовірності введення в оману» та набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні обґрунтовує лише суб`єктивними міркуваннями;

- поданий позивачем висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2019 № 02/5 є недопустимим доказом у розумінні статті 77 ГПК України;

- позивач не має жодних реєстрацій на знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» або раніше поданих заявок на їх реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке або схоже позначення, а лише, як він сам зазначає, використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_2» під час маркування товару з нанесенням його на упаковку;

- наявність певних прав у Товариства не є перешкодою для реалізації прав Заводу, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачі-1,2 забороняли або іншим чином створювали перешкоди позивачу у здійсненні ним господарської діяльності.

20.03.2019 Завод подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.03.2019 відкладено підготовче засідання на 17.04.2019.

Завод 27.03.2019 подав суду відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якій вказав про те, що:

- у відкритих джерелах та на офіційному сайті Міністерства охорони здоров`я України наявна інформація про використання позивачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_2» для маркування однойменного лікарського засобу, зокрема, на сайті http://www.drlz.com.ua/ Міністерства охорони здоров`я України, дана інформація наявна з 2013 року про зареєстровані в Україні лікарські засоби, в тому числі і про препарат Заводу «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- з матеріалів справи вбачається, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_2» протягом 16 років активно використовувалося позивачем на території України; великі обсяги виробництва лікарських засобів, маркованих позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_2», дали можливість Заводу зайняти домінуючу позицію на ринку фармацевтичних препаратів відповідної групи, в результаті чого знак набув відомість серед споживачів;

- висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2019 № 02/5, складений фахівцем у справах інтелектуальної власності - патентним повіреним, який має спеціальні знання в сфері інтелектуальної власності, і є висновком експерта у галузі.

05.04.2019 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що:

- 27.02.2019 відповідач-1 надіслав на адресу позивача лист-пропозицію щодо примирення та укладання мирової угоди стосовно, зокрема, комбінованого знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, проте станом на 02.04.2019 Товариство не отримало відповіді на вказаний лист;

- знак для товарів та послуг «» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 станом на дату подання заявки мав розрізняльну здатність та був зареєстрований відповідно до норм чинного законодавства України;

- висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2019 № 02/5 патентного повіреного ОСОБА_1 є неналежним доказом у справі №910/2174/19 у відповідності до статті 101 ГПК України, а тому сума судових витрат, заявлених позивачем, повинна бути зменшеною на відповідну суму підготовки вказаного висновку.

16.04.2019 Товариство подало суду клопотання про доручення проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

17.04.2019 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи платіжного доручення від 21.03.2019 №4200 на підтвердження оплати витрат на правничу допомогу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 17.04.2019 подало суду клопотання про призначення судової експертизи у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.04.2019 призначено у справі №910/2174/18 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності; проведення судової експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення експертної установи поставлено таке питання: «Чи є знак товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме особи позивача - Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m 2014 14948 на реєстрацію?»; матеріали справи №910/2174/19 надіслано до експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26) та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

18.04.2019 Завод подав суду відповідь на відзив Товариства, в якій зазначив, що висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 20.02.2019 № 02/5 був складений на замовлення Заводу і не відноситься до об`єму правничих послуг, які були наданні саме адвокатським об`єднанням «ОСОБА_2 «Інтелект».

До господарського суду міста Києва 10.09.2019 надійшли матеріали справи №910/2174/19 з висновком судової експертизи від 26.08.2019 №111/19, в якому зазначено, що: «Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 25.02.2016 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме - Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m 2014 14948 на реєстрацію.».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2019 поновлено провадження у справі; продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; підготовче засідання призначено на 16.10.2019.

У зв`язку з призначенням судді Блажівської О.Є. членом Вищої ради правосуддя розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду міста Києва від 03.10.2019 №05-23/2491 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/2174/19, за результатами якого справу передано на розгляд судді Марченко О.В.

Частиною чотирнадцятою статті 32 ГПК України передбачено, що у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Керуючись статтями 32, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу №910/2174/19 за позовом публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» до товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг до свого провадження.

2. Призначити підготовче засідання на 11.11.19 о 12:40 Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

3. Копію даної ухвали надіслати сторонам справи.

4. Запропонувати сторонам подати суду пояснення стосовно висновку судової експертизи від 26.08.2019 №111/19.

Ухвала набрала законної сили 15.10.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко