ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2019 р. Справа№ 910/5458/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Богуш М.К.,

від відповідача-1 - Хіміч Б.С.,

від відповідача-3 - Фінагіна В.Б.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 09.01.2019 (повне рішення складено 29.01.2019, суддя Зеленіна Н.І.)

у справі № 910/5458/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Екокеміка трейдінг",

2. Державної служби інтелектуальної власності України,

3. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 09.01.2019 у справі № 910/5458/17 відмовлено повністю в задоволенні позову.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 09.01.2019, ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити повністю та визнати недійсним свідоцтво України № 221829 на знак для товарів та послуг, зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 221829 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", визнати за ТОВ "Діакем" права інтелектуальної власності, а саме: виключне майнове право на комерційне (фірмове) найменування "DIAKEM", зобов`язати ТОВ "Екокеміка трейдінг" припинити використання фірмового найменування ТОВ "Діакем" (позначення "DIAKEM") у його господарській діяльності для товарів 3 класу МКТП.

Скарга обґрунтована тим, що суд першої інстанції невірно дослідив та оцінив докази, неправильно застосував норми матеріального права, а саме: ст. 159 Господарського кодексу України, ст. 90, ч. 1 ст. 490 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 5, абз. 4 ч. 2 ст. 6, абз. 4 ч. 3 ст. 6, пп. а п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону знаків на товари та послуги" в результаті чого дійшов помилкового висновку про відсутність у позивача комерційного (фірмового) найменування та його добру відомість до дати подання заявки.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/5458/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем".

В судовому засіданні 13.08.2019 оголошувалась перерва до 03.09.2019 відповідно до ст. 216 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2019 розгляд справи відкладено на 13.09.2018.

Відповідач-1 подав відзив, в якому просив залишити без змін оскаржуване рішення з огляду на його законність та обґрунтованість.

В судовому засіданні відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-1 про призначення у справі комплексної судово-технічної та почеркознавчої експертизи первинних документів, з огляду на те, що встановлення обставин щодо справжності підписів на договорах, укладених позивачем із третіми особами, не входить до предмета доказування у справі про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг з підстав невідповідності позначення умовам надання правової охорони.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 Господарського кодексу України, суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Відомості про комерційне найменування суб`єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб`єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб`єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. У разі якщо комерційне найменування суб`єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки. Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Статтею 489 Цивільного кодексу України встановлено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Згідно зі ст. 490 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п. 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абзацом 4 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" установлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту другого статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в абзаці четвертому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач-1 є власником комбінованого знаку "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 на знак для товарів і послуг, що зареєстрований на підставі заявки m201515956 від 17.09.2015 для товарів 3 класу МКТП, а саме: вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; абразиви (абразивні матеріали); абразивне полотно; шліфувальне полотно; абразивне полотно скляне; абразивний папір; аерозолі для освіжання подиху; алмазний пил (абразив); алюмінієві галуни (в`яжучі); амбра (парфуми); антистатики побутові; бальзами, крім лікарських (медичних); барвники для бороди; барвники для волосся; барвники косметичні; бергамотова олія; благовонні палички; блиск для губ; блиск для нігтів; лаки для нігтів; блискувальні препарати; бодянова есенція; вазелін косметичний; вата косметична; ватні палички на косметичні потреби; ватні тампони на косметичні потреби; вибілювальна сода; вибілювальні солі; вибілювачі (знебарвники) на косметичні потреби; вибілювачі для вичиненої шкіри; візерунки перевідні косметичні; віск для взуття; віск для вичиненої шкіри; креми для вичиненої шкіри; віск для вусів; віск пральний; вулканний попіл для чищення; в`язівники (в`язівні речовини) на косметичні потреби; ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; гаултерієва олія; гелі для вибілювання зубів; геліотропін; гераніол; грим; губна помада; дезінфікувальне мило; дезодоранти для домашніх тварин; дезодоранти для людей або тварин; дезодорувальне мило; депілятори (засоби для видаляння волосся); депіляторний віск; духмяна вода; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії з кедрового дерева; жавелева вода; жасминна олія; жири косметичні; замочувальні препарати для прання; запашники (ефірні олії); запашники до напоїв (ефірні олії); запашники до тістечок і тортів (ефірні олії); захисні лискувальні речовини для вичиненої шкіри; змивальні препарати для лаків; змивальні препарати для політури; знебарвники (знебарвлювальні препарати); зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; іонон (парфуми); камені для бриття (в`яжучі); карбід кремнію (абразив); карбіди металів (абразиви); квіткові екстракти (парфуми); клеї для кріплення накладного волосся; клеї для кріплення штучних вій; клейкі речовини на косметичні потреби; кондиціонери для догляду за волоссям; кора мильного дерева для прання; корунд (абразив); косметика для брів; косметика для вій; косметика для тварин; косметична пудра; косметичні маски; косметичні набори; косметичні препарати для випрямляння волосся; косметичні препарати для догляду шкіри; косметичні препарати для смагнення; косметичні препарати для схуднення; косметичні препарати до ванн; кравецький віск; крейда для білення; креми для взуття; креми для шкіри вибілювальні; креми косметичні; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; кускове туалетне мило; мило кускове; лавандова вода; лавандова олія; ладан; лаки для волосся; лимонні ефірні олії; лискувальний віск; лискувальний папір; лискувальні камені; лискувальні пасти; лискувальні препарати для взуття; лискувальні препарати для зубних протезів; лискувальні препарати для меблів і підлоги; лікувальне мило; лосьйони косметичні; лосьйони після бриття; лощильні препарати (крохмалення); масажні гелі, крім лікарських (медичних); мастика для паркетної підлоги; мастика для підлоги; мигдалева олія; мигдалеве мило; мигдалеве молочко косметичне; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мило для бриття; мило для яскравлення тканин; мило проти пітніння ніг; мускус (парфуми); м`якшівники тканин для прання; м`ята на парфуми; м`ятна есенція (ефірна олія); наждак; наждачне полотно; наждачний папір; наклейки декоративні (нейл-арт) на нігті; нашатирний спирт (мийний засіб); нейтралізанти для тривкого (перманентного) кучерявлення (завивання волосся); обкурювальні препарати (парфуми); одеколони; олівці для брів; олівці косметичні; олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; олії чистильні; олія терпентинна (скипидарна) для знежирювання; ополіскувачі для порожнини рота, крім медичних; основи для квіткових парфумів; осушувальні речовини для посудомийних машин; очищальне туалетне молочко; очищальні препарати; парфумерні вироби; пасти для бритвогострильних пасків; пемза; перекис водню для косметики; полірувальний порошок (крокус); помади косметичні; пральна синька; пральний блиск; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для бриття; препарати для виводіння плям; препарати для видаляння іржі; препарати для видаляння лакофарбового покриття; препарати для гриму, макіяжу; препарати для доглядання нігтів; препарати для знімання гриму, макіяжу; препарати для кучерявлення волосся; препарати для надавання блиску листю рослин; препарати для розблокування стічних труб; препарати для сухого чищення; препарати для чищення зубних протезів; препарати до ванн, крім лікарських (медичних); препарати з алое вера на косметичні потреби; протиковзова мастика для підлоги; протиковзові рідини для підлоги; протипітники (протипотові препарати) туалетні; протипотове мило; речі туалету; розчини для миття вітрового (переднього) скла; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); сафрол; саше (сухі запашники) для духмянення білизни; серветки, просочені косметичними лосьйонами; серветки, просочені препаратами для знімання макіяжу; скипидар для знежирювання; скляна шкурка; шліфувальна шкурка; смужки для освіжання дихання; сода лужна; солі для ванн, крім лікувальних; сонцезахисні препарати; спринцювальні препарати для особистої гігієни або для дезодорування (туалетні); стиснене повітря в контейнерах для чищення або видаляння пилу; суміші духмяні (пахощі); сухі шампуні; талькова присипка; терпени (ефірні олії); точильні препарати; шліфувальні препарати; трепел для лискування; трояндова олія; туалетна вода; туш (фарба) для вій та брів; фарби косметичні; футляри для губної помади; хімікати побутові для яскравлення барв (прання); хна (косметичний барвник); цитронові ефірні олії; чистильна крейда; чистильні препарати для шпалер; чистильні розчини; шампуні; шампуні для домашніх тварин; шевський віск; шевський віск (для ниток); шліфувальні камені; штучні вії; штучні нігті (далі - оспорюване свідоцтво).

Позивач є власником фірмового найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" (українською), Общество с ограниченной ответственностью ДИАКЕМ " (російською), DIAKEM, Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu (англійською), скорочене найменування: ТОВ "ДІАКЕМ" (українською), ООО "ДИАКЕМ" (російською), DIAKEM, TOV (англійською).

Товариство створено 11.06.2015 рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" та зареєстроване 07.07.2015, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 0054886.

Вважаючи, що знак для товарів та послуг відповідача-1 за оспорюваним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, передбачені абз. 5 п. 2 ст. 6 та абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивач звернувся із даним позовом.

За твердженням позивача, використання відповідачем-1 торгівельної марки "DIAKEM" порушує права інтелектуальної власності ТОВ "ДІАКЕМ" на його комерційне (фірмове) найменування, вводить в оману споживачів, є тотожним з комерційним найменуванням позивача, яке стало добре відомим в Україні до дати подання заявки на реєстрацію спірного знака.

Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами ст. 20 Господарського кодексу України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання. Кожний суб`єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Заявка № m201515956 на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом подана відповідачем-1 - 17.09.2015.

В той же час, позивач почав використовувати своє комерційне найменування з дати державної реєстрації господарського товариства - 07.07.2015, тобто раніше подання спірного знака на реєстрацію.

Спірний знак використовується відповідачем-1 для позначення товарів, що призначені для професійного миття автотранспортних засобів.

Аналогічні товари виробляє і позивач, та маркує їх своїм фірмовим найменуванням.

З метою встановлення підстав для надання правової охорони спірному знаку у справі була призначена судова експертиза, за результатами якої складено Висновок експерта № 008-ТТМ/18 від 07.09.2018.

За висновком судової експертизи № 008-ТТМ/18 від 07.09.2018:

товари "мило та мийні засоби, засоби для чищення та полірування, засоби догляду за автомобілями", що виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженої відповідальністю "ДІАКЕМ" є спорідненими з частиною товарів 3-го класу МПКТ, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №221829, а саме: "вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; блискувальнг препарати; вибілювальна сода; вибілювальні солі; віск пральний; вулканний попіл для чищення; ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; дезінфікувальне мило; дезодорувальне мило; замочувальні препарати для прання; кора мильного дерева для прання; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; кускове туалетне мило; мило кускове; лискувальний віск; лискувальний папір; лискувальні камені; лискувальні пасти; лискувальні препарати для меблів і підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мило для яскравлення тканин; м`якшівники тканин для прання; нашатирний спирт (мийний засіб); очищальні препарати; полірувальний порошок (крокус); пральна синька; пральний блиск; пральні препарати; препарати для сухого чищення; розчини для миття вітрового (переднього) скла; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видаляння пилу; шліфувальні препарати; хімікати побутові для яскравлення барв (прання); чистильна крейда; чистильні препарати для шпалер; чистильні розчини; шампуні";

використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом № 221829 для частини товарів 3-го класу МКТП є таким, що може ввести в оману відносно особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ", яка є виробником товарів мило та мийні засоби, засоби для чищення та полірування, засоби для догляду за автомобілями.

Також, у матеріалах справи міститься Висновок експерта №12-12/18 від 10.12.2018 (т. 5, а.с. 164-199), складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною, у якому експерт дійшов таких висновків:

1. надані матеріали господарської справи № 910/5458/17 не містять відомостей про те, що Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" належить окреме комерційне (фірмове) найменування, яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 221829, а саме до 17.09.2015;

2. через відсутність у матеріалах справи відомостей, які б свідчили про наявність у ТОВ "ДІАКЕМ" окремого комерційного найменування, яке б стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 (17.09.2015), відповідно до матеріалів справи, знак для товарів і послуг "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 не був тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням, яке використовувало Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до дати подання заявки - 17.09.2015 щодо таких же або споріднених товарів і послуг;

3. відповідно до матеріалів господарської справи № 910/5458/17 знак для товарів і послуг "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 не був таким, що міг ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 3 класу МКТП, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до дати подання заявки № m201515956 - 17.09.2015, оскільки у матеріалах справи відсутні відомості, що свідчать про використання Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" будь-яких позначень, що були тотожними або схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 221829 до дати подання заявки на його реєстрацію - 17.09.2015, з якими споживач мав би можливість ознайомитись в мірі, достатній для того, щоб асоціювати їх з ТОВ "ДІАКЕМ".

Таким чином, колегія суддів погоджуючись з висновком суду першої інстанції, вважає, що станом на дату подання заявки на реєстрацію спірного знаку - 17.09.2019, він не міг вводити в оману щодо виробника товару - ТОВ "ДІАКЕМ", а комерційне (фірмове) найменування позивача не було відомим в Україні щодо таких же товарів, для яких зареєстрований знак відовідача-1.

За вказаних обставин, належить відхилити доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм матеріального права та неповного з`ясування обставин справи з огляду на їх спростування матеріалами справи щодо відповідності спірного знаку для товарів та послуг, зареєстрованого за Свідоцтвом України № 221829, умовам надання правової охорони.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 09.01.2019 у даній справі не вбачається, що має наслідком відхилення апеляційної скарги із покладенням на позивача судових витрат при зверненні до суду апеляційної інстанції, відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 09.01.2019 у справі № 910/5458/17 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 08.10.2019.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко