УХВАЛА

10.10.2019Справа № 910/13735/19
за позовом Діаджео Брендз Бі Ві (Diageo Brands B.V.)

до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

БГВ, с.р.о. (BGV, s.r.o.)

про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: без повідомлення (виклику),

ВСТАНОВИВ:

Діаджео Брендз Бі Ві (Diageo Brands B.V.) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та БГВ, с.р.о. (BGV, s.r.o.) про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг «OLD TIMES WHISKY» за свідоцтвом України №244913, власником якого є відповідач 2, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також є схожим настільки, що його можна сплутати, з добре відомим знаком позивача «Johnnie Walker Red Label», з огляду на що позивач просить суд визнати недійсним свідоцтво України №244913 на знак для товарів і послуг та зобов`язати відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 244913 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 05.11.2019.

08.10.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову, згідно з якою позивач просить суд:

- заборонити БГВ, с.р.о. (BGV, s.r.o.) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг «OLD TIMES WHISKY» (етикетка) за свідоцтвом України №244913 від 25.07.2018 стосовно товарів «віскі» 33 класу МКТП або ж відмовлятись від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

- заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг «OLD TIMES WHISKY» (етикетка) за свідоцтвом України №244913 від 25.07.2018 стосовно товарів «віскі» 33 класу МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

За змістом ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

В обґрунтування необхідності вжиття заявлених заходів до забезпечення позову позивач зокрема посилається на те, що передання відповідачем 2 виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом іншій особі чи відмова від такого свідоцтва може спричинити затягування розгляду даної справи, що, в свою чергу може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у даній справі та, відповідно, забезпечити ефективний захист прав позивача.

Розглянувши заяву позивача про забезпечення позову та викладені в ній доводи, дослідивши в сукупності наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов наступних висновків.

Так, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

При цьому, суд зазначає, що у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Як встановлено судом, предметом позовних вимог у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України №244913 на знак для товарів і послуг та зобов`язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 244913 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судом встановлено, що позивач належним чином обґрунтував підстави звернення із заявою про забезпечення позову, поданою 08.10.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва.

Судом також встановлено, що вказані заходи до забезпечення позову, про застосування яких просить позивач, відповідають позовним вимогам, на забезпечення яких позивач просить вжити ці заходи. При цьому судом враховано співвідношення права (інтересу), про захист яких просить позивач, та наслідків заборони відповідачам 1 та 2 вчиняти певні дії.

Суд також зазначає, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Зазначена правова позиція наведена у постанові Верховного Суду України від 18.01.2017 у справі № 6-2552цс16.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що реальне та ефективне виконання судового рішення в контексті превенції потенційних труднощів стосовно предмету спору у майбутньому слід розуміти так, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, повинна бути в тому числі захищена від необхідності подання наступних позовів, пов`язаних із предметом спору, підстави пред`явлення яких можуть виникнути через те, що в процесі розгляду спору мала місце зміна відповідних обставин.

Таким чином, заходи забезпечення позову спрямовані на забезпечення виконання судового рішення як такого правового стану, за якого позивачу гарантується отримання повного та ефективного відновлення порушених прав та відсутність необхідності повторного звернення до суду з метою захисту прав, порушення яких потенційно може мати місце протягом судового розгляду та до моменту виконання рішення суду та тим чи іншим чином спричиняти неможливість забезпечення судом повноти реалізації судового захисту як кінцевої мети звернення до суду.

Так, за змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Доданими до матеріалів позову документами підтверджується, що на момент звернення до суду відповідач 2 є власником спірного свідоцтва України № 244913, а відтак, саме останньому належать правомочності розпорядження визначеним таким свідоцтвом знаком, в тому числі можливість його передачі у власність іншим особам чи надання дозволу на його використання на підставі ліцензійного договору.

За таких обставин, враховуючи пов`язаність заходів забезпечення позову з предметом поданого позову, ймовірність ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову та невжиття відповідних заходів забезпечення позову, суд доходить висновку, що заява позивача про вжиття заходів забезпечення позову підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає, зокрема, вид забезпечення позову і підстави його обрання.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Діаджео Брендз Бі Ві (Diageo Brands B.V.) про забезпечення позову задовольнити повністю.

2. Вжити заходи до забезпечення позову.

3. Заборонити БГВ, с.р.о. (BGV, s.r.o.) (Хнєздне 471, Хнєздне, SK-06501, Словацька Республіка / Hniezdne 471, 06501, Hniezdne, Slovak Republic) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг «OLD TIMES WHISKY» (етикетка) за свідоцтвом України №244913 від 25.07.2018 стосовно товарів «віскі» 33 класу МКТП або ж відмовлятись від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

4. Заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг «OLD TIMES WHISKY» (етикетка) за свідоцтвом України №244913 від 25.07.2018 стосовно товарів «віскі» 33 класу МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

5. Дана ухвала відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 10.10.2022.

6. Стягувачем за даною ухвалою є Діаджео Брендз Бі Ві (Diageo Brands B.V.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди (NL) / 1014 BG Amsterdam, Molenwerf 10-12, The Netherlands).

7. Боржником за п. 3 даної ухвали є БГВ, с.р.о. (BGV, s.r.o.) (Хнєздне 471, Хнєздне, SK-06501, Словацька Республіка / Hniezdne 471, 06501, Hniezdne, Slovak Republic).

8. Боржником за п. 4 даної ухвали є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596).

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева