ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2019 р. Справа№ 910/20564/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Сотнікова С.В.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 01.10.2019

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Фармак"

на рішення господарського суду м. Києва від 24.05.2019

у справі № 910/20564/16

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД"

до Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

та Публічного акціонерного товариства "Фармак"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"

про визнання недійсними свідоцтв України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м. Києва від 24.05.2019 у справі № 910/20564/16 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" задоволено повністю, вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Публічне акціонерне товариство "Фармак" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду м. Києва від 24.05.2019 у справі № 910/20564/16 та постановити нове рішення, яким відмовити ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" у задоволенні позовних вимог.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.07.2019 прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Фармак" на рішення господарського суду м. Києва від 24.05.2019 у справі № 910/20564/16 у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 09.09.2019.

У зв'язку з перебуванням суддів Грека Б.М. та Отрюха Б.В. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/20564/16 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2019 прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Фармак" на рішення господарського суду м. Києва від 24.05.2019 у справі № 910/20564/16 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 25.09.2019.

16.09.2019 суддею Верховцем А.А. заявлено самовідвід у справі № 910/20564/16, який мотивований наявністю обставин, які виключають можливість участі вказаного судді у розгляді вказаної апеляційної скарги у даній справі .

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 заяву судді Північного апеляційного господарського суду Верховця А.А. про самовідвід у справі № 910/20564/16 щодо розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Фармак" на рішення господарського суду м. Києва від 24.05.2019 задоволено, матеріали справи № 910/20564/16 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/20564/16 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Отрюх Б.В., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.09.2019 апеляційну скаргу прийнято до провадження колегією суддів у визначеному складі та призначено її розгляд на 25.09.2019.

25.09.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача-2 надійшло клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи.

У судовому засіданні 25.09.2019 у даній справі було оголошено перерву до 01.10.2019.

01.10.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від третьої особи надійшли заперечення проти клопотання відповідача-2 про призначення повторної комісійної судової експертизи.

01.10.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли заперечення проти клопотання відповідача-2 про призначення повторної комісійної судової експертизи.

01.10.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Міністерста розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшло пояснення щодо перейменування юридичної особи, в якому останнє повідомляє суд, що назву відповідача-1 (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) було перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а також про те, що зазначені зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Судовою колегією було перевірено наявність змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 02.09.2019 № 829 Мінекономрозвитку перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки). Судовою колегією були прийняті до уваги внесені зміни.

Представники позивача та третьої особи заперечили проти задоволення клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи. Представник апелянта та відповідача-1 підтримали дане клопотання.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи та заслухавши присутніх у судовому засіданні 01.10.2019 представників сторін, відхилила клопотання апелянта про призначення повторної комісійної судової експертизи.

З приводу даного клопотання суд зазначає, що за змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Так, визначений ст. 99 ГПК України порядок призначення судової експертизи за клопотанням учасника справи передбачає таке призначення у разі одночасної наявності декількох умов: необхідності спеціальних знань; наявності висновку експерта, який викликає сумнів щодо його правильності чи відсутність висновку (у разі відсутності цього висновку сторона, яка заявила клопотання, повинна обґрунтувати неможливість подати такий висновок).

Так, судовою колегією встановлено, що в матеріалах справи наявний судовий висновок експерта та висновки експертів, подані сторонами спору.

Разом з тим, апелянтом у клопотанні про призначення повторної комплексної судової експертизи не зазначено, які обґрунтовані сумніви викликає наявний в матеріалах справи судовий висновок експерта та експертні висновки, якими доказами підтверджуються такі сумніви. Також, апелянтом не зазначено, які саме висновки експертів не узгоджуються з матеріалами справи.

Судова колегія звертає увагу на те, що в матеріалах справи наявні декілька висновків експертів за результатами дослідження у сфері інтелектуальної власності, яким судом буде надана оцінка в подальшому з урахуванням приписів ст. 104 ГПК України.

У судовому засіданні 01.10.2019 представник апелянта та представник відповідача-1 підтримали вимоги апеляційної скарги та просили її задовольнити. Представники позивача та третьої особи заперечили проти апеляційної скарги відповідача-2, просили суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а оскаржуване судове рішення залишити без змін.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, Позов було подано про визнання недійсними свідоцтв України: від 30.09.1996 № 7323 на знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM" (далі - Свідоцтво № 7323); від 17.02.2003 № 30054 на ЗТП "ДІАЗОЛІН" (далі - Свідоцтво № 30054); від 15.04.2003 № 31171 на ЗТП "DIAZOLINE" (далі - Свідоцтво № 31171); зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (правонаступником якої є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовано невідповідністю вказаних знаків умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальновживаних термінів.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 (суддя Зеленіна Н.І.): позов задоволено; визнано недійсними Свідоцтва №№7323, 30054, 31171; зобов'язано Міністерство внести відомості про визнання цих свідоцтв недійсними до Державного реєстру та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Відповідача-2 на користь Позивача 8 268 грн. судового збору та 24 105,60 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018: задоволено апеляційну скаргу Відповідача-2; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено.

Відповідно до Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.06.2018, Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" задоволено частково, рішення господарського суду міста Києва від 06.12.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018 у справі № 910/20564/16 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За результатами нового розгляду справи № 910/20564/16 було винесено рішення суду від 24.05.2019 відповідно до якого позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" задоволено повністю.

Із вказаним рішенням відповідач-2 не погодився та звернувся з апеляційною скаргою.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Фармак" (відповідач-2) являється власником знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України № 7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054 та "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171, виданими Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якої являється Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1 - змінена назва - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України).

У травні 2016 року у позивача "виник інтерес" до провадження оптової торгівлі фармацевтичним засобами (лікарським засобом, далі - ЛЗ) діазолін (мебгідролін), у зв'язку з чим 25.05.2016 він уклав з гр. Таранюк Є.В. ліцензійний договір № 2 (далі - Ліцензійний договір №2) про передачу права користування знаком для товарів та послуг "ДІАЗОЛІН-СБ- ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183 (далі - Свідоцтво № 212183); згодом тими ж сторонами укладено ліцензійний договір від 01.11.2016 (далі - Ліцензійний договір від 01.11.2016), за яким, зокрема, позивач отримав право на використання торговельної марки "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за Свідоцтвом № 212183.

Позивач зазначає також, що він є заявником ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", драже 50 або 100 мг, № 20 (10x2) у блістерах і отримав відповідні реєстраційні посвідчення на ЛЗ, передбачені Законом України "Про лікарські засоби", в тому числі право на введення в цивільний обіг (продаж) зазначеного ЛЗ під торговою назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА".

Проте, за доводами позивача, відповідач-2 не визнає та оспорює вказані права й інтереси позивача. Зокрема, відповідач-2 звернувся до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України (далі - Управління) із запереченнями проти державної реєстрації ЛЗ з назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА"; крім того, відповідач-2 звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з позовною заявою до позивача про припинення порушення прав на спірні знаки для товарів та послуг.

Судом першої інстанції під час нового розгляду справи було враховано вказівки, які містяться у постанові Вищого господарського суду України від 26.06.2018 у даній справі, зокрема:

- в який момент часу (конкретно) розпочалася конкуренція у використанні спірного позначення та яка дата та обставини видачі позивачу Свідоцтва № 212183 на знак для товарів та послуг "ДІАЗОЛІН-ФАРМА", та коли саме позивачем подано заявку на реєстрацію ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" і одержано відповідні реєстраційні посвідчення на ЛЗ.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Станом на дату подання заявки (Свідоцтво №7323 - 31.05.1993), діяло Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92.

Пунктом 8 цього Положення передбачено, що товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак) - це позначення для відрізнення відповідно товарів і послуг, які виробляють чи надають одні фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і послуг (далі - товари), які виробляють чи надають інші фізичні або юридичні особи. Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Товарний знак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі чи кольоровому поєднанні.

Не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- являють собою державні герби, прапори й емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до товарного знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника;

- увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду;

- є загальновживаними символами і термінами;

- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту;

- є неправильними або можуть ввести споживача в оману щодо товару (послуги) або його виготовлювача (надавача);

- суперечать за своїм змістом суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні настільки, що їх можна сплутати:

- з товарними знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів;

- з товарними знаками інших осіб, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України;

- з фірмовими найменуваннями (або їх частиною), що належать іншим особам, які дістали право на ці найменування раніше за дату надходження заявки на товарний знак щодо однорідних товарів.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення або їх елементи, що містять найменування місць походження товарів, крім випадків, коли вони включені до товарного знака як елемент, що не охороняється, і власник свідоцтва на товарний знак має право користуватися таким найменуванням.

Не зареєструються як товарні знаки позначення, що відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні наукових праць і творів літератури та мистецтва або цитати з них, твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власника авторського права або відповідного компетентного органу;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле осіб без їх згоди.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на дату подання заявок за Свідоцтвами України №30054 та №31171 - 14.03.2001), правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на дату подання заявок за Свідоцтвами України №30054 та №31171 - 14.03.2001) визначено, що:

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

- державні герби, прапори та емблеми;

- офіційні назви держав;

- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних товарів і послуг;

- найменуваннями місць походження крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;

- сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 01.01.1992 двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

5. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

У справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

За висновком судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень від 29.06.2017:

- Знак для товарів та послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом №7323 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;

- Знак для товарів та послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;

- Знак для товарів та послуг "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом №30054 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- Знак для товарів та послуг "ДІАЗОЛІН" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- Знак для товарів та послуг "DIAZOLINE" за Свідоцтвом № 31171 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- Знак для товарів та послуг "DIAZOLINE" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки.

Відповідач-2 в обґрунтування необхідності призначення повторної комісійної судової експертизи посилався на процесуальні порушення при проведення первинної судової експертизи, а також на необґрунтованість та суперечність іншим матеріалам справи Висновку судової експертизи. Однак будь-які подібні твердження Відповідача-2 не є обгрунтованими, що підтверджується наступним.

Висновок судової експертизи відповідає всім вимогам, визначеним Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково- методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5.

Зокрема, Висновок судової експертизи складений на підставі ухвали господарського суду міста Києва від 10.04.2017 у даній справі, у ньому зазначено всі дані експертної установи, експерта попереджено про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України (а.с. 3-5, т. 5).

Також при складенні Висновку судової експертизи додержано всіх формальних вимог до вступної, дослідницької та заключної частин висновку експерта.

Експерт Стародубов І. В., який склав Висновок судової експертизи, є директором Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації, має ступінь кандидата юридичних наук, чотири вищі освіти, є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності та на момент складення Висновку судової експертизи мав більше ніж 11-річний стаж експертної роботи.

Відповідач-2 не скористався правом на те, що заявити відвід судовому експерту Стародубову І. В. в передбаченому законодавством порядку, що свідчить про відсутність у Відповідача-2 сумнівів у кваліфікації судового експерта.

Таким чином, Висновок судової експертизи є таким, що відповідає всім формальним вимогам, встановленим законодавством про призначення та проведення судових експертиз.

Твердження апелянта, що судовим експертом в якості обґрунтування відповідей були використані джерела, датовані пізніше, за дати подання скаржником заявок - 31.05.1993, 14.03.2001, 14.03.2001, спростовуються матеріалами справи та судова колегія вважає за доцільне зазначити наступне.

У висновку судового експерта зазначено:

«Згідно, наданих на дослідження матеріалів, позначення «Диазолин/Diazolinum» є назвою певного виду лікарського засобу визначеного складу, це зазначено у наступних джерелах, що містяться в матеріалах справи:

- у джерелі «Інструкції по застосуванню діазоліна», що міститься в матеріалах справи (т. 2 а.с. 84).

- у джерелі «Лекарственные средства: (пособие для врачей) / М. Д. Машковский», т. 2 а.с. 122, 1967 р. - зазначено: «Диазолин» (Diazolinum)). Диазолин является активным противогистаминным препаратом, который оказывает антиаллергическое действие». Також вказані спосіб застосування та форма випуску.

- у джерелі «Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969 - 1978 г. - зазначено: Диазолин лекарственное средство из группы антигистаминных препаратов (См. Антигистаминные препараты). Применяют внутрь в порошках и таблетках при аллергических заболеваниях.

- у джерелі Фармакотерапия в педиатрии // под ред. Е.М. Лукьяновой и МЛ. Тараховского. - Киев: Здоров'я, 1981 р. - зазначено, що лікарський засіб «Диазолин показан при острой пневмонии с астматическим синдромом, с экссудативно-катаральным диатезом и другими проявлениями аллергии...» Також вказані спосіб застосування та побочні явища.

- у джерелі «Журнал ушных, носовых и горловых болезней»//№ 3. Київ, 1991 р. - міститься стаття «Использование диазолина на полимерной основе для лечения больных вазомоторным ринитом и с экссудативной формой синусита».

- у джерелі «Фармацевтичний журнал» // № 3, Київ. Здоров'я. 1977 р.- міститься Стаття «Вивчення реакції комплексотворення діазоліну з бромталієвою кислотою».

- у джерелі «Химико-Фармацевтический журнал» // т. 23, Москва. «Медицина» - 1980 р. - у статті «Определение антигистаминного препарата диазолина в сыворотке крови и моче методом денситометрии хроматограмм в тонком слое» зазначено: «Антигистаминный препарат диазолин - широко применяется при лечении различных аллергических заболеваний у детей и взрослых.

- у журналі «Фармация». // № 4. том 38 за липень-серпень Москва. 1989 р. - у статті «Технология таблеток и скорость высвобождения диазолина» зазначено: «Для лечения аллергических заболеваний широко применяются различные противогистаминные препараты, среди которых хорошую оценку получил диазолин».

- у джерелі «Методические рекомендации по приготовлению, анализу и использованию лекарственных препаратов». - випуск 5, Москва 1983 р. - в зазначених рекомендаціях у розділі фармакологічних властивостях зазначено, що діазолін є антигістамінним та антианафілактичним засобом.

Судовою колегією також досліджено наявні в матеріалах справи експертні висновки Дорошенка О.Ф. № 1220 від 07.08.2018 та № 536 від 01.12.2016, Голови І.Г. № 2981/18-53 від 14.02.2018, Атаманчука А.Г. № 01-07/18 від 09.08.2018. Вказані експертні висновки були подані позивачем до матеріалів справи та були досліджені судом першої інстанції, що вбачається з оскаржуваного рішення.

Висновки експертів Стародубова І.В. № 006-СІВ/17 від 29.06.2017 р., Дорошенка О.Ф. № 1220 від 07.08.2018, Голови І.Г. № 2981/18-53 від 14.02.2018, Атаманчука А.Г. № 01-07/18 від 09.08.2018 узгоджуються з матеріалами справи, та відповідають фактичним обставинам справи, які підтверджені належними доказами.

Всі висновки експертів були складені атестованими за відповідною спеціальністю експертами в галузі інтелектуальної власності в різний час та незалежно один від одного, з дотриманням вимог процесуального законодавства та законодавства про призначення та проведення судових експертиз. На вирішення всіх експертиз ставилися одні й ті ж самі питання і всі експерти дали однакові відповіді.

Скаржник зазначає, що судом першої інстанції не надано жодної правової оцінки: Висновку експерта від 30.10.2018 № 6/2018 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Пейкрішвілі М.Ш. та Висновку експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності № 28-08/2017 від 28.08.2017, складеного судовим експертом Жилою Б.В.

Судова колегія вважає, що вказані висновки є не належним та не допустимим доказом у даній справі, тому судом першої інстанції і не прийняті до уваги, з огляду на наступне.

На першій сторінці Висновку від 30.10.2018 № 6/2018 зазначено, що « 01.01.2018 року до атестованого судового експерта Пейкрішвілі Мамуки Шотаєвича звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Картушин Партнерз» в особі Лучки І.Ю. з листом-замовленням про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності».

Тобто, як вбачається із Висновку експерта експертизу у сфері інтелектуальної власності замовило ТОВ «Юридична компанія «Картушин Партнерз», а не Відповідач-2 (ПАТ «Фармак»), Документів на підтвердження того, що ТОВ «Юридична компанія «Картушин Партнерз» діяло в якості представника відповідача-2 не надано. Відповідно Висновок складено на замовлення юридичної особи, а саме, ТОВ «Юридична компанія «Картушин Партнерз», яке не є учасником даної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Висновок експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності № 28-08/2017 від 28.08.2017, складений судовим експертом Жилою Б.В., був замовлений апелянтом у 2017 році під час дії ГПК України (в редакції до 15.12.2017), який не передбачав замовлення та подання до суду сторонами висновків експертів.

З урахуванням результатів судової експертизи та за результатами дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що спірні Знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України № 30054, "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171, які належать Публічному акціонерному товариству "Фармак", було зареєстровано з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та п. 8 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92.

Стосовно позовних вимог про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо визнання Знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054, "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171, недійсними та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним, станом на дату подання позовної заяви, відносилось до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 320 від 11.05.2017, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України передано функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності України.

Таким чином, оскільки саме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України являлось правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України в частині функцій ведення Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, суд першої інстанції дійшов вірного висновк, задовольнивши вимоги про внесення змін до Реєстру та зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести такі зміни і опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 02.09.2019 № 829 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України було перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зважаючи на встановлення судом першої інстанції наявності порушеного права позивача відповідачем-2, було також надано оцінку доводам учасників процесу стосовно строків позовної давності, які були заявлені відповідачем-2 та зроблено наступні висновки.

Положеннями ст. 256 ЦК України передбачено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Відповідно до ст. 257 ЦК України встановлений загальний строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (позовна давність), у три роки.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п'ятої статті 267 ЦК України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Під час вирішення питання про застосування до позовних вимог строку позовної давності суду необхідно встановити коли позивач довідався або міг довідатися про своє порушене прав.

Сам факт реєстрації спірних торгівельних марок відповідача-2 в 1996 та 2003 роках не порушував і не міг порушувати права та законні інтереси позивача, оскільки відповідачем-2 в той час не здійснювалися жодні дії, які б порушували права або інтереси позивача, а матеріали справи не містять докази вчинення таких дій в указані періоди, про що вірно зазначив суд першої інстанції.

Як вбачається з наявних у справі фактичних даних, лише 06.09.2016 позивачем в результаті отримання листа ДП "Державний експертний центр МОЗ України" № 2665/095 від 28.08.2016, яким було повідомлено про направлення відповідачем-2 листа № 17-9/43 Начальнику Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України, дізнався про факт порушення та оспорювання відповідачем-2 прав та законних інтересів позивача, яке полягало в тому, що ПАТ "Фармак" у даному листі, звертаючись до МОЗ України стверджував, що його права на знаки для товарів і послуг порушуються ТОВ "Фармат ЛТД", окрім того, в цьому ж листі відповідач-2 не визнає права позивача на реєстрацію лікарського засобу "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" та просить МОЗ України прийняти рішення з метою запобігання здійснення державної реєстрації лікарського засобу "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183, надане позивачу на підставі ліцензійного договору.

Крім того, всупереч доводам відповідача-2, в матеріалах справи відсутні належні докази, які б підтвердили, що Таранюк Є.В. знав про існування знаків за спірними свідоцтвами вже на дату подання заявки на знак за свідоцтвом України № 212183, а саме - 24.12.2014.

Твердження апелянта про те, що позивач і відповідач-2 є конкурентами на ринку фармацевтичних препаратів і, відповідно, обізнані про діяльність один одного є лише припущенням, оскільки не підтверджене належними доказами, адже із Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2017, на який посилається відповідач-2, вбачається, що основним видом діяльності Позивача є "Оптова торгівля фармацевтичними товарами" (Код КВЕД 46.46), в той час як основним видом діяльності відповідача-2 є "Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів" (Код КВЕД 21.20);

Посилання на те, що трирічний строк для заявления вимог про визнання спірних свідоцтв недійсними станом на дату подання позовної заяви (10.11.2016) закінчився у зв'язку із тим, що позивач станом на дату 01.11.2012 (дата реєстрації юридичної особи позивача) мав змогу дізнатись про те, що відповідач-2 є власником знаків для товарів і послуг за Спірними Свідоцтвами, суперечить приписам частина першої статті 261 ГПК України, якою встановлено, що саме факт порушення прав, про який особа довідалася або могла довідатися, є початком відліку (обчислення) перебігу позовної давності. При цьому, перебіг позовної давності не розпочинається, якщо відсутній факт порушення, невизнання або оспорювання прав або інтересів особи. Сама по собі можливість позивача дізнатися про спірні свідоцтва 01.11.2012 не свідчить про наявність порушеного права позивача станом на цю дату, про що вірно зазначив суд першої інстанції.

Матеріалами справи доведено, що конкуренція у використанні позначення "діазолін" між позивачем і відповідачем-2 фактично розпочалася 06.09.2016, тобто з дати, коли позивач отримав лист ДП "Державний експертний центр МОЗ України" № 2665/095 від 28.08.2016, з якого позивач довідався про те, що відповідач-2 не визнає права позивача на реєстрацію лікарського засобу "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" та оспорює право позивача на використання торговельної марки "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183.

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що початок перебігу строку позовної давності почався з 06.09.2016, а позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, подавши позов до суду 10.11.2016.

Доводи, викладені апелянтами в апеляційній скарзі, відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставин, які на підставі належних та допустимих доказів встановлені у даній справі судом першої інстанції.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9.12.1994). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

Враховуючи, що фундаментальних порушень судом апеляційної інстанції не встановлено, судове рішення у справі прийняте з додержанням вимог матеріального та процесуального права, підстав для його зміни чи скасування немає.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції від 24.05.2019 у даній справі слід залишити без змін.

Судові витрати у відповідності до вимог ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача-2 (апелянта).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Фармак" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 24.05.2019 у справі № 910/20564/16 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/20564/16 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 08.10.2019.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді С.В. Сотніков

Б.В. Отрюх