РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.09.2019Справа № 910/322/19

За позовом до третя особа,BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ САНАІ ВЕ ТІКАРЕТ А.С.) 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ"; 2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Приватне підприємство "Едель"
провизнання частково недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:
від позивача:Калініченко Н.А. - представник за довіреністю;
від відповідача-1: від відповідача-2: від третьої особи:Танасишин Н.Д. - представник за довіреністю; Козелецька Н.О. - представник за довіреністю; Танасишин Н.Д. - представник за довіреністю.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ САНАІ ВЕ ТІКАРЕТ А.С.) (надалі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" (надалі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач-2) про:

- визнання свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтві;

- визнання свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтві;

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що зареєстровані на ім`я відповідача-1 знаки для товарів і послуг (за свідоцтвами України № 150980 від 25.01.2012 та № 247775 від 25.09.2018) не відповідають умовам набуття правової охорони. Зареєстровані позначення є та були такими, що можуть вести в оману споживачів, щодо особи виробника однорідних товарів - пластирів та суміжних з пластирами медичного призначення, товарами класу МКТП.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 14.01.2019 відкрито провадження в справі № 910/322/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження.

24.01.2019 відповідачем-2 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано відзив, у якому він вказує на законність прийнятих ним рішень про реєстрацію знаків та видачу спірних свідоцтв, а також вказує на необґрунтованість та недоведеність доводів позивача та суб`єктивність висновків позивача щодо введення споживачів в оману та з урахуванням зазначеного відповідач-2 просив суд відмовити у задоволенні позову.

11.03.2019 від позивача до суду надійшла заява про зміну предмета позову, відповідно до якої заявник просить суд:

- визнати свідоцтво України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев`язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві;

- визнати свідоцтво України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перев`язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев`язувальні матеріали; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перев`язувальні матеріали; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вказана вище заява позивача про зміну предмета позову була прийнята судом до розгляду.

29.03.2019 відповідачем-1 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано заяву про застосування строків позовної давності до вимог позивача.

Також 29.03.2019 до суду надійшла заява Приватного підприємства "Едель" про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

04.04.2019 від відповідача-1 до суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому він вказує на відповідність оспорюваних свідоцтв умовам набуття правової охорони, зазначає про позивач не надав доказів на підтвердження того факту, що він є виробником класу товарів, що охороняються за спірними свідоцтвами на момент подачі заявок на їх реєстрацію, а також позивачем не надано доказів реалізації товарів з охоронюваним позначенням, реєстрації відповідної торгівельної марки, присутності на ринку товарів, що охороняються за спірними свідоцтвами. Окрім того, відповідач-1 вказує на необґрунтованість наданого позивачем висновку експерта. Також відповідач-1 вказує завідому безпідставність позову з огляду на відсутності наміру позивача охороняти знак товарів і послуг та поряд із тим відповідач-1 вказує на пропуск позивачем термінів позовної давності. З урахуванням вищевикладеного просив суд відмовити у задоволенні позову. Також у даному відзиві відповідач просив суд на підставі ч. 1 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України провести письмове опитування позивача як свідка, поставивши наступні запитання:

1. Чи був позивач прямо, або за посередництвом інших осіб учасником розгляду державними органами України справ щодо знаків для товарів та послуг Сантавік/Santavik у період до 2016 року, внаслідок чого йому могло бути відомо про реєстрацію відповідних знаків?

2. Чи подавав позивач заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг у міжнародному порядку згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків (протоколом до угоди)?

3. Яку упаковку використовував позивач у 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 року (копії зображення розгорнутої упаковки)?

4. Які саме товари виготовляв позивач у Турецькій Республіці, позначаючи їх "Сантавік", у 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роках?

5. Яка правова підстава використання позивачем у власній господарській діяльності знаку для товарів та послуг Сантавік/Santavik на території України?

6. Яка правова підстава використання позивачем у власній господарській діяльності знаку для товарів та послуг Сантавік/Santavik на території Турецької Республіки?

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 05.04.2019 залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Приватне підприємство "Едель" (надалі - третя особа) та відкладено підготовче судове засідання на 12.04.2019.

05.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) відповідачем-1 подано клопотання про признання судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Також відповідачем-1 надано клопотання про забезпечення судових витрат шляхом зобов`язання позивача внести на депозитний рахунок суду грошової суми в розмірі 14 900, 00 грн., у задоволенні якого судом відмовлено, про що відображено у відповідній ухвалі суду від 12.04.2019.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 05.04.2019 залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Приватне підприємство "Едель" та відкладено підготовче судове засідання на 12.04.2019.

12.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) позивачем надано письмову відповідь на відзив, у якому вказав на належність наданих позивачем доказів, надав пояснення щодо заявлених відповідачем-1 у своєму відзиві питань, а також заявив про те, що ним не пропущені терміни позовної давності щодо подання даного позову.

Також 12.04.2019 відповідач-2 надав доповнення до клопотання про призначення судової експертизи у яких відповідач-1 просить суд зупинити провадження в справі на час проведення експертизи та гарантував оплату її вартості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2019 провадження у справі № 910/322/19 зупинено до повернення матеріалів справи до суду після проведення Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

12.07.2019 до суду надійшло повідомлення від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про не оплату вартості експертизи та про повернення матеріалів справи Господарському суду міста Києва.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 25.07.2019 поновлено провадження у справі № 910/322/19 та призначено підготовче судове засідання на 09.08.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 27.09.2019.

У судовому засіданні 27.09.2019 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч.2 ст.154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст.494 Цивільного кодексу України та ч.3 ст.5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч.2 ст.494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч.4 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч.3 ст.494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ч.1 ст.25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Згідно ч.4 ст.25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

За приписами ст. 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України та є частиною національного законодавства України (1) країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. (2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. (3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Відповідно до ч.5 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ч.2 ст.495 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Як передбачено ч.1 ст.495 Цивільного кодексу України та ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Так, 26.09.2016 позивач подав заявку №m201621052 на реєстрацію комбінованого позначення "SANTAVIK", як знака для товарів і послуг України. Натомість 31.05.2018, рішенням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, було затверджено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. Вказаний висновок набув статусу рішення про відмову у реєстрації знака позивача - за заявкою m201621052 від 26.09.2016.

Підставою прийняття зазначеного рішення стало те, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 5 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "САНТАВІК", раніше зареєстрованим в Україні на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІГАПЛАСТ", (UА) (свідоцтво № 150980 від 25.01.2012 , заявка №m 201103551 від 09.03.2011), щодо споріднених товарів 5 класу.

Також, позивач вказує на те, що у процесі розгляду в процесі оскарження вказаного вище рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України й перебуває на стадії розгляду йому стало відомо, що на ім`я відповідача -1 видано ще одне свідоцтво про реєстрацію словесного знака для товарів і послуг ("САНТАВИК") - щодо переліку товарів 5 класу МКТП - вказаних у свідоцтві (заявка № ш201701391, дата подання 27.01.2017, за № 247775 та яке було видане 25.09.2018.

Судом встановлено, що позивач є виробником продукції медичного призначення, зокрема, лейкопластирів, які реалізуються в країні походження (Турецька республіка) з 25.10.1984 під позначенням "SANTAVIK", а з 2003 позивач використання позначень "САНТАВІК" та "SANTAVIK" на митній території України.

При цьому, ввезення позивачем на митну територію України власної продукції, її рекламування та реалізація підтверджується зокрема наступними доказами:

- листом від 15.04.2011 № 7-1/159 Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації, яке повідомило, що станом на 15.04.2011 оператор контейнерного терміналу Одеського морського торговельного порту - компанія ДП "ГПК Україна" здійснювала ввезення на митну територію України продукцію позивача, у т.ч., лейкопластиру "Сантавік" ("Santavik"), неодноразово, починаючи з 2003 року, а саме, для замовника: приватного багатопрофільного підприємства «ТОНЯ ПАЛОМА» упродовж 08.05.2003 - 08.08.2007 через порти Одеса та Іллічівськ; для Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітапласт Компані" упродовж 04.02.2006-08.08.2007;

- листом від 11.05.2011 № 10/28-02/6552 Південної митниці Державної митної служби України, яка повідомила, що згідно з електронною базою вантажних митних декларацій за період з 01.01.2007 по 01.01.2008 митне оформлення товару лейкопластир "Сантавік" здійснювалось за вантажно-митною декларацією № 500060000/2007/224439 товариства з обмеженою відповідальністю «Наталка»;

- листом від 04.05.2011 № 137-03/11.1/19-11 Державної інспекції з контролю лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я України , яка повідомила, що: питання державної реєстрації та перереєстрації медичних виробів в Україні регулюється Порядком державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, відповідно до якого ввезення на митну територію, реалізація та застосування виробів медичного призначення дозволяється тільки після їх державної реєстрації; свідоцтво про державну реєстрацію на пластирі медичні виробництва позивача за реєстраційним номером від 26.09.2008 № 8203/2008 видано на звернення виробника згідно з наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 26.09.2008 № 116 - Адм;

- листом від 20.07.2011 № 6635-323-1 публічного акціонерного товариства «Укртелеком», яке повідомило, що у 2003 лейкопластир "Сантавік" рекламувався на таксофонних картках публічного акціонерного товариства "Укртелеком" тиражем 50 000 шт.;

- зображенням упаковок пластиру виготовленого позивачем у 2010 року з чеком, що підтверджує його придбання в 2011 році в м. Рівному та оригінал упаковки пластира 2013 року випуску, на якому вказана інформація про дистриб`ютора - ТОВ "Калина компанія з розвитку бізнесу".

- відомостями станом на 11.04.2019 з відкритої БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо наявності 15 знаків для товарів і послуг зареєстрованих в Україні на ім`я позивача.

Відповідно до ч.1 ст.499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом .

Згідно з ч.1 ст.495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно з п. а) ч.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Згідно з ч. 3. ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 (надалі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з підпунктом 4.3.2.6 пункту 4.3.2 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно ж до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Аналогічна правова позиція міститься в Постанові Верховного Суду від 12.06.2018 у справі № 910/14227/15.

Так в матеріалах справи міститься висновок Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України від 27.02.2019 № 19/9-3/05(ІВ)-СЕ/19 за результатом проведення експертизи у даній справі в порядку ст. 101 ГПК України, яким встановлено наступне:

- знак для товарів та послуг "САНТАВІК" за свідоцтвом України № 150980 є таким що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар - пластирі ведичного призначення - компанії BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S., станом на 09.03.2011 року - дату подання заявки №m 201103551 у відношенні товарів пластирі та перев`язувальні матеріали, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 150980;

- знак для товарів і послуг "САНТАВИК" за свідоцтвом України № 247775 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар - пластирі медичного призначення - компанії BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S., станом на 27.01.2017 року - дату подання заявки №m 201701391 у відношенні товарів пластирі та перев`язувальні матеріали, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 247775.

Згідно ч. 1 ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

За приписом ч. 1 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

При цьому, суд враховує, що згідно ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Поряд із тим, суд враховує приписи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини").

Зокрема, відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права

Відтак, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Натомість відповідач-1 вказує на те, що позивач пропустив встановлений законом термін позовної давності, мотивуючи це тим, що позивач вже був залучений у судові процеси у спорах, в яких фігурувало позначення "Сантавік", зокрема - виступав третьою особою у справі № 569/7895/13-ц за позовом до Приватного підприємства "Едель", третіх осіб - Бетасан Бант Санаї ве Тікарет Ананім Сікреті, Державної служби інтелектуальної власності про визнання дій ПП "Едель" нечесною підприємницькою практикою, заборону ПП "Едель" здійснювати нечесну підприємницьку практику, визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг України позначень "Сантавік" та "Сантавик" щодо товарів - пластирів медичного призначення та споріднених ними товарів (рішення додаються) А відтак, справа з аналогічним предметом та участю позивача, свідчить про не першу та давню спробу визнати свідоцтва на знак для товарів і послуг України № 150980 від 25.01.2012 та № 247775 від 25.09.2018 недійсними (для позначень "Сантавік" та "Сантавик").

Також відповідач-1 вказує, що позивач знав про існування ТМ "Сантавік" із рішення Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №161 від 16.12.2011, в якому піднімалось питання про використання Приватним підприємством "Едель" (правовласник ТМ "Сантавик" на той час) у своїй діяльності позначення для товарів і послуг "Сантавік", адже саме за заявою Бетасан Бант Сан.Ве Тік. А.С. (Туреччина), відкривалось провадження. Відповідач-1 вказує на те, що дане рішення було визнане недійсним внаслідок судового розгляду справи № 5015/561/12, але факти, встановлені постановою Львівського апеляційного господарського суду, свідчать про те, що позивач володів інформацією про реєстрацію ТМ "Сантавік".

Відповідно до ст. 256, 257 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

За приписом ч. 1 ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Так, факт порушення прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду із вказаним позовом пов`язаний з відмовою в реєстрації комбінованого позначення за заявкою №m201621052 рішенням Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака від 31.05.2018 мотивоване наявністю реєстрації знаків, що належать відповідачеві-1, оскільки станом на дату подачі заявки не відповідали умовам надання правової охорони - були такими, що можуть ввести в оману споживача.

Тобто про факт порушення прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду в частині визнання свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково, позивачеві стало відомо 31.05.2018, а отже позивачем не пропущений термін позовної давності щодо звернення до суду у даній частині вимог.

Поряд із тим свідоцтво України № 247775 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" було видане 25.09.2018 (дата подачі заявки - 27.01.2017) та при цьому позивач вказує на те, що йому про наявність даного свідоцтва на засіданні Апеляційної палати, де оскаржується відмовне рішення Мінекономрозвитку від 31.05.2018, а відтак у даній частині вимог позивачем також не пропущений трирічний термін позовної давності щодо звернення до суду щодо захисту власного порушеного права.

За приписами ст. ст. 76-79 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відтак, з огляду на наявні в матеріалах справи докази та висновок експертизи, слід дійти висновку, що знак для товарів і послуг "САНТАВИК", що охороняється за спірними свідоцтвами є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар - позивача, а відповідачами, у свою чергу, даний факт не спростовано належними, допустимим та доказами.

Відповідно до ст. ст. 74, 86 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За таких обставин, суд приходить до висновку, що вимоги позивача в частині визнання свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перв`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтві та в частині визнання свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтві - є обґрунтованими, у зв`язку з чим позов у зазначеній частині вимог підлягає задоволенню.

У зв`язку із зазначеним, позовні вимоги в частині вимог про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", а також в частині зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перев`язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", також підлягають задоволенню, як похідні вимоги від вимог про часткове визнання недійсними спірних свідоцтв.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ CAHAI BE ТІКАРЕТ А.С.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: пластири. перев`язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві.

3. Визнати свідоцтво України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: пластири. перев`язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві.

4. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: пластирі, перев`язувальні матеріали; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: пластирі, перев`язувальні матеріали; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" (79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 28; ) на користь Компанії BETAS AN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТ AC AH БАНТ CAHAI BE TIKAPET A.C.) (Muallimkoy Mahallesi, 4127, Sokak, Betasan Bant San,Turkey) (Муаллімкой Махаллеси 4127, Сокак, Бетасан Бант Сан. Сит. № 4, Гебзе/Коцаелі, Туреччина) витрати зі сплати судового збору в розмірі 7 684,00 грн.

7. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 02.10.2019 року.

Суддя Ю.О. Підченко