ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2019 р. Справа№ 925/329/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Пантелієнка В.О.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Кривонос С.Ю.,

від відповідача - Гончар С.М.,

розглянувши апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця Савіська Василя Григоровича

на рішення Господарського суду Черкаської області

від 17.07.2019 (повний текст складено 31.07.2019, суддя Довгань К.І.)

у справі №925/329/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Холі ленд"

до фізичної особи-підприємця Савіська Василя Григоровича

про зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Холі ленд" задоволено повністю; заборонено фізичній особі-підприємцю Савіську Василю Григоровичу використовувати знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом НОМЕР_1 , а також позначення схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 настільки, що можна їх сплутати, в рекламі та в мережі Інтернет. Стягнуто з фізичної особи-підприємця Савіська Василя Григоровича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Холі ленд" 1921,00 грн витрат по сплаті судового збору та 22 720,00 грн інших судових витрат, пов`язаних із розглядом справи.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 та постановити нове, яким відмовити у задоволенні позову повністю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.08.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 925/329/19; розгляд справи призначено на 17.09.2018.

У відповідності до ч. 10 ст. 32 ГПК України та згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.09.2019 для розгляду справи № 925/329/19, у зв`язку з перебуванням у відпустці суддів Остапенка О.М., Грека Б.М., сформовано колегію суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Пантелієнко В.О., Отрюх Б.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2019 постановлено здійснювати розгляд справи № 925/329/19 по суті спочатку колегією суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Пантелієнко В.О., Отрюх Б.В., яка визначена протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.09.2019.

Позивач подав відзив, в якому просив залишити апеляційну скаргу відповідача без задоволення, а оскаржуване рішення в без змін з огляду на його законність та обґрунтованість.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду зміні з огляду на наступне.

Позивач звернувся до господарського суду з позовом до відповідача з позовом про заборону фізичній особі-підприємцю Савіську Василю Григоровичу використовувати знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_1 , а також позначення схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати, в рекламі та в мережі інтеренет.

Позов обґрунтований тим, що позивач є власником знаку для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, а відповідач під час пропонування товарів для продажу у мережі Інтернет на власному веб-сайті з продажу професійної косметики за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює без дозволу використання знаку, належного позивачеві, що порушує його майнові права інтелектуальної власності.

Повністю задовольняючи позов, суд першої інстанції дійшов висновку про схожість до ступеня сплутування знаку позивача та позначення, яке використовується відповідачем на веб-сторінках інтернет-магазину без відповідного дозволу, таке використання без дозволу є незаконним та таким, що порушує право інтелектуальної власності позивача.

Апеляційна скарга відповідача обґрунтована тим, що суд першої інстанції не повно з`ясував обставини, що мають значення для справи. Так, відповідач зазначає, що до обсягу правової охорони, що надається свідоцтвом НОМЕР_1 входять виключно послуги, а суд не встановив, чи використовується відповідачем спірний знак в процесі надання послуг, що входять до обсягу правової охорони за свідоцтвом. За твердженням відповідача, він здійснює діяльність з роздрібного продажу косметичних товарів під брендом "ІНФОРМАЦІЯ_1" через мережу Інтеренет на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (інтернет-магазин), що охоплюється 3 та 5 класом МКТП та не охоплюються свідоцтвом позивача, тобто здійснює інформування свого потенційного покупця про товар, що також не з`ясовано судом першої інстанції. На переконання відповідача, суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права внаслідок неправильного тлумачення закону, зумовленого тим, що не розмежував поняття "товари" і "послуги", не застосовано норми матеріального права, що підлягають застосуванню. Порушення норм процесуального права виявились у ігноруванні поданих відповідачем доказів, мотиви їх відхилення судом не зазначені, не надав критичної оцінки висновку експерта в частині висновків, що виходять за межі спеціальних знань експерта та відносяться до питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, промислові зразки та знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта статті 16);

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п`ята статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша статті 20);

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (частина друга статті 20);

- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша статті 21).

Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" сідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг; дата подання заявки 18.11.2013, дата видачі свідоцтва - 10.04.2014, дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» - 10.04.2014 №7.

Знак зареєстрований щодо послуг 35 класу МКТП, а саме:

"реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп`ютерну мережу; керування комп`ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розклеювання (розміщування) афіш, об`яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп`ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів".

З матеріалів справи вбачається та не заперечується сторонами, що відповідач є фізичною особою-підприємцем та здійснює свою підприємницьку діяльність шляхом роздрібного продажу косметичних товарів в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2.

На вказаному інтернет-ресурсі відповідач пропонує до продажу косметичні товари ізраїльського виробництва, марковані знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Використання знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" відповідачем здійснюється шляхом розміщення на веб-сторінках інтернет-магазину графічного та словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" в переліку товарів, що пропонуються до продажу, а також фотографічних зображень примірників косметичних товарів (туби), маркованих вказаним знаком.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

При цьому, знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Колегія суддів зазначає, що відповідач використовує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" в мережі Інтеренет під час пропонування товарів до продажу, в той же час майнові права на такий знак захищені свідоцтвом НОМЕР_1, обсяг правової охорони якого розповсюджується і на діяльність з розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів.

Таким чином, належить відхилити доводи апеляційної скарги щодо неправильного визначення судом першої інстанції обсягу правової охорони, що надається свідоцтвом НОМЕР_1, відповідно неправильного застосування норм матеріального та процесуального права під час ухвалення оскаржуваного рішення.

В той же час, обставини справи щодо спорідненості послуг з представлення в мережі Інтернет на веб-ресурсі відповідача товарів з метою їх роздрібного продажу із застосуванням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" та послуг, відносно яких надано правову охорону знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, були предметом дослідження експерта та відображені у висновку експерта №154-3 від 25 лютого 2019 року.

Так, за висновком експерта, послуги з представляння на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ргіmestyle .соm.uа, зокрема на веб-сторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_1", є спорідненими з такими послугами 35 класу МКТП, як представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу та розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, відносно яких надано правову охорону знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1.

За вказаних обставин, колегія суддів погоджуючись з місцевим господарським судом, зазначає про достатність та належність доказів на підтвердження використання відповідачем знаку для товарів та послуг, без дозволу позивача, що дає право останньому на судовий захист у спосіб заборони використовувати такий знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а саме в рекламі та мережі Інтернет.

Разом з тим, позивач не надав докази використання відповідачем позначення схожого зі знаком за свідоцтвом України НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати. Відтак, рішення суду першої інстанції в цій частині прийнято за недоведеністю обставин, які визнані ним встановленими, у зв`язку з чим підлягає зміні в цій частині шляхом виключення відповідної заборони з резолютивної частини.

Колегія суддів відхиляє доводи скарги щодо безпідставного включення витрат на проведення експертизи до судових витрат, оскільки такий доказ був використаний судом поряд з іншими, а відповідно до частиною 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України такі витрати віднесені до витрат, пов`язаних з розглядом справи, та підлягають розподілу на правилами статті 129 ГПК України, в даному випадку - покладаються на відповідача у зв`язку з задоволенням позову.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів доходить висновку про часткову зміни рішення Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 у даній справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 277 ГПК України.

Судові витрати за розгляд справи апеляційним судом належить покласти на відповідача в межах сплаченого судового збору при подачі апеляційної скарги відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 277, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця Савіська Василя Григоровича задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 у справі № 925/329/19 змінити та виключити з його резолютивної частини фразу наступного змісту: "а також позначення схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати".

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 25.09.2019.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді В.О. Пантелієнко

Б.В. Отрюх