ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/11158/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,

представників учасників справи:

позивача - публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» - Вербицька В.М., адвокат (ордер від 05.12.2018),

відповідачів - товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» - Плесюк Н.С., адвокат (ордер від 20.11.2018),

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) - Ресенчук В.М., предст. (дов. від 17.09.2019),

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 (колегія суддів: Сотніков С.В. (головуючий), Отрюх Б.В., Пантелієнко В.О.)

зі справи № 910/11158/17

за позовом публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (далі - ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» (далі - ТОВ «Реал-Право») та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство)

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії.

1. ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «Реал-Право» та Міністерства про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «Реал-Право» відносно товарів 5 класу МКТП; зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «Реал-Право» щодо товарів 5 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг в період з 07.02.2014 по 07.07.2017.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188498 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо позивача, який з 2007 року та станом на дату подання позову у справі здійснює виробництво та реалізацію товару (лікарського засобу) з нанесенням на його упаковку позначення «АТРОГРЕЛ».

У розгляді справи місцевим господарським судом позивач відмовився від позову в частині позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» про визнання відсутнім права названого Товариства на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188498 в період з 07.02.2014 по 07.07.2017, провадження у справі № 910/11158/17 в частині позовних вимог до названого Товариства просив закрити.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.01.2018 зі справи прийнято відмову позивача від позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я»; провадження у справі в частині позовних вимог, пред`явлених до названого Товариства закрито з посиланням на приписи частини третьої статті 191 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.02.2018 зі справи № 910/11158/17 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване відсутністю порушеного права та охоронюваного інтересу позивача, наявність яких є підставою для звернення з позовом до суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 (ухваленою у новому розгляді справи) рішення місцевого господарського суду зі справи № 910/11158/17 скасовано; ухвалено нове рішення про задоволення позову; визнано недійсним повністю свідоцтво України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «Реал-Право»; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «Реал-Право», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ТОВ «Реал-Право» на користь ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 8000,00 грн. витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви та апеляційної скарги.

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано обґрунтованістю заявлених позовних вимог.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

ТОВ «Реал-Право», посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Судом апеляційної інстанції не враховано те, що позивач не має жодних реєстрацій на знак «АТРОГРЕЛ» або раніше поданих заявок на його реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке позначення, у зв`язку з чим у позивача відсутні будь-які охоронювані законом права на позначення «АТРОГРЕЛ».

Реєстрація знака для товарів і послуг «Атрогрел» та видача свідоцтва України № 188498 на вказаний знак була здійснена відповідно до вимог чинного законодавства України.

Умовою захисту судом, нібито «порушених» прав позивача, є факт підтвердження обставин, що свідчать про невідповідність зареєстрованого знака «Атрогрел» умовам надання правової охорони. З висновку суду апеляційної інстанції слід вважати, що права позивача, які визначені судом для захисту, є умовними, а не прямо порушеними або невизнаними або оспорюваними, як це слідує зі статті 4 ГПК України.

Судом апеляційної інстанції у новому розгляді справи не встановлено наявності порушених прав позивача, за захистом яких останній звернувся з позовом до суду.

Щодо висновку судової експертизи, який було покладено в основу постанови суду апеляційної інстанції, то останній містить недоліки, які не дозволяють використовувати його в якості засобу доказування та вказують на те, що висновок є необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності. Так, судовий експерт, надаючи відповідь на друге питання, вийшов за межі повноважень, оскільки надав відповідь на питання, яке не ставилося перед ним, а саме ним наведено суб`єктивну думку - припущення про наявність тісних ділових зав`язків між двома особами.

Доводи інших учасників справи

ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про необґрунтованість її доводів та просило постанову суду апеляційної інстанції зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від Міністерства надійшли письмові пояснення по справі, згідно з якими останнє просить суд скасувати постанову суду апеляційної інстанції зі справи, а рішення місцевого господарського суду залишити без змін.

Від ТОВ «Реал-Право» надійшли додаткові письмові пояснення по справі, згідно з якими назване Товариство просить Суд в позові відмовити.

3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» з 2007 року здійснює виробництво й реалізацію лікарського засобу під назвою «АТРОГРЕЛ» із нанесенням на його упаковку комбінованого позначення «АТРОГРЕЛ», що підтверджується відповідними документами.

В той же час, за товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» було зареєстровано комбінований знак «Атрогрел» для товарів 05 класу МКТП, про що видано свідоцтво України від 10.07.2014 № 188498 (заявка № m201401761 від 07.02.2014).

У подальшому право власності на знак для товарів і послуг за цим свідоцтвом перейшло до ТОВ «Реал-Право».

17.02.2017 позивач звернувся до Міністерства із заявкою на реєстрацію комбінованого позначення «АТРОГРЕЛ» (заявка № m 2017 03283).

Проте, у реєстрації знака йому було відмовлено, оскільки заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, зі словесним позначенням «Атрогрел» та з комбінованим знаком «Атрогрел», раніше поданим на реєстрацію та раніше зареєстрованим в Україні за товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я», з наступною передачею права ТОВ «Реал-Право».

На думку позивача, знак за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188498 є схожим зі словесним позначенням «АТРОГРЕЛ», яке він (позивач) використовує під час маркування товару (лікарських засобів); наведене й стало підставою для звернення з позовом у даній справі.

Відповідно до висновку експерта Жили Б.В. від 20.11.2017 № 112 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної місцевим господарським судом:

для таких товарів 05 класу МКТП, як (наведено перелік) елемент у вигляді позначення «Атрогрел» у комбінованому знаку для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "АТРОГРЕЛ", яке з 2007 року використовує позивач при маркуванні відповідного лікарського засобу;

станом на 07.02.2014 - дату подання заявки m 2014 01761 стосовно таких товарів 05 класу МКТП, як (наведено перелік) знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов`язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача, так і про пов`язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема про наявність тісних ділових зв`язків між обома особами.

4. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Цивільний кодекс України (далі - ЦК України):

- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства (стаття 15);

- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (стаття 418);

- до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг, частина перша статті 420);

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частини перша, друга статті 494).

Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Постанова № 3771):

- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки (пункт 3).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній станом на момент подачі заявки № m201401761 від 07.02.2014, далі - Закон):

- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (пункти 1 та 4 статті 5);

- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац п`ятий пункту 2 статті 6);

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (стаття 19).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116:

- до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (пункт 4.3.1.9).

ГПК України:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності (частина перша статті 13);

- суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина перша статті 14);

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх, зокрема, вимог (частина перша статті 74);

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (частина перша статті 76);

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (частина перша статті 77);

- достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (стаття 79);

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів; стаття 86);

- судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частини перша - п`ята статті 236);

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду (пункт 2 частини першої статті 308).

5. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

Причиною спору в даній справі стало питання щодо наявності або відсутності підстав для визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП; задоволення похідної позовної вимоги щодо зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування позову позивач посилався на приписи абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону (в редакції, чинній станом на момент подачі заявки № m201401761 від 07.02.2014), відповідно до якої згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника).

Так, відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Водночас згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з пунктом 3 Постанови № 3771 свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

З огляду на те, що в обґрунтування позову позивач посилався саме на приписи абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону, судам у вирішенні спору, насамперед, належало встановити визначені законом підстави застосування абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону та з`ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону (з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони).

Проте дослідження наведених обставин, які входять до предмета доказування у межах вирішення даного спору, залишилося поза увагою як місцевого, так і апеляційного господарських судів.

З огляду на наведене Суд дійшов висновку про те, що при вирішенні даного спору попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права.

Що ж до доводів касаційної скарги про те, що судом апеляційної інстанції у новому розгляді справи не встановлено наявності порушених прав позивача, за захистом яких останній звернувся з позовом до суду, а також покладено в основу постанови висновок судової експертизи, який є неналежним доказом, то Касаційний господарський суд зазначає, що, першочерговим у розгляді даної справи є вирішення питання щодо того, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону, на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене Касаційний господарський суд відхиляє як необґрунтовані аргументи ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», викладені у відзиві на касаційну скаргу, про прийняття судом апеляційної інстанції постанови з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Касаційна скарга ТОВ «Реал-Право» підлягає частковому задоволенню.

Рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи судам слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного встановлення обставин справи, прав і обов`язків сторін, і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

З огляду на те, що судові рішення попередніх інстанцій зі справи підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції, поворот виконання рішення (постанови суду апеляційної інстанції) за заявою скаржника, яка додана до касаційної скарги, судом касаційної інстанції не здійснюється.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 зі справи № 910/11158/17 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Колос

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Т. Малашенкова