УХВАЛА

02.10.2019Справа № 910/12456/19
за позовом Президент енд Феллоуз оф Гарвард Колледж (President and Fellows of Harward

College)

до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарвард Ленгвідж Клаб»

Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-Лайн»

про визнання торговельної марки добре відомою, припинення порушень прав

інтелектуальної власності, визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: без повідомлення (виклику)

ВСТАНОВИВ:

Президент енд Феллоуз оф Гарвард Колледж (President and Fellows of Harward College) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарвард Ленгвідж Клаб» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-Лайн» про визнання торговельної марки добре відомою, припинення порушень прав інтелектуальної власності, визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг «HARVARD» за свідоцтвом України №101853, власником якого є позивач, станом на 01.01.2015 вже був добре відомим в Україні, однак, відповідачем 2 було зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №225479, який, за твердженням позивача, призводить до введення в оману щодо особи, яка надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком « HARVARD» та знаками за свідоцтвами № № 101852 , 101853. Крім того, позивач зазначає, що відповідач 2 незаконно використовує торговельну марку «HARVARD» в найменуванні юридичної особи, в доменному імені harvard.in.ua, на веб-сайті harvard.in.ua та у соціальних мережах. З огляду на наведене, позивач просить суд:

визнати знак для товарів і послуг «HARVARD» добре відомим в Україні станом на 01 січня 2015 р. для послуг 41 класу МКТП «освіта, забезпечування навчання» на ім`я ПРЕЗИДЕНТ ЕНД ФЕЛЛОУЗ ОФ ГАРВАРД КОЛЛЕДЖ (President and Fellows of Harva College);

зобов`язати відповідача 1 опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення « HARVARD » добре відомим в Україні знаком станом на 01 січня 2015 року для послуг 41 класу «» відносно ПРЕЗИДЕНТ ЕНД ФЕЛЛОУЗ ОФ ГАРВАРД КОЛЛЕДЖ (President and Fellows of Harvard College);

визнати недійсним повністю свідоцтво України № 225479 на знак для товарів і послуг;

зобов`язати відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 225479 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

заборонити відповідачу 2 використовувати добре відому в Україні торговельну марку «HARVARD», знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 101852, 101853, а також позначення схожі з ними до ступеню змішування, включаючи позначення HARVARD LANGUAGE CLUB, всіма способами, передбаченими ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі в доменному імені harvard .in. ua , в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сторінках https://twitter.com/HarvardUA, https://www.facebook.com/harvard.lc/, https://www.instagram.com/harvard_vinnytsia/ , https://vk.com/harvard_ua , https://www.youtube.com/user/HLCvinnitsia під час надання послуг, рекламування, а також у найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарвард Ленгвідж Клаб»;

зобов`язати відповідача 3 переделегувати доменне ім`я harvard.in.ua на користь ПРЕЗИДЕНТ ЕНД ФЕЛЛОУЗ ОФ ГАРВАРД КОЛЛЕДЖ (President and Fellows of Harvard College).

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 07.10.2019.

30.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову, згідно з якою позивач просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Гарвард Ленгвідж Клаб» здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №225479;

- заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України здійснювати інформування шляхом публікації в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей щодо передання частково або повністю майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225479 іншим особам;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Он-Лайн» здійснювати переделегування доменного імені harvard.in.ua на користь іншої особи.

30.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про зміну найменування відповідача 1, у якому позивач просить вказувати найменування відповідача 1 як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За змістом ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

В обґрунтування необхідності вжиття заявлених заходів до забезпечення позову позивач зокрема посилається на те, що передання відповідачем 2 виключних майнових прав на знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом іншій особі може спричинити затягування розгляду даної справи внаслідок необхідності заміни відповідача іншим відповідачем, що, в свою чергу може вплинути на підвідомчість та підсудність такого спору, а також ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у даній справі. Також позивач зазначає, що у разі переделегування доменного імені harvard.in.ua (передачі права власності), який є предметом судового спору, неможливим буде виконання судового рішення про зобов`язання відповідача 3 вчинити певні дії відносно спірного доменного імені.

Розглянувши заяву позивача про забезпечення позову та викладені в ній доводи, дослідивши в сукупності наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов наступних висновків.

Так, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

При цьому, суд зазначає, що у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Як встановлено судом, предметом позовних вимог у даній справі є:

визнання знаку для товарів і послуг «HARVARD» добре відомим в Україні станом на 01 січня 2015 р. для послуг 41 класу МКТП «освіта, забезпечування навчання» на ім`я ПРЕЗИДЕНТ ЕНД ФЕЛЛОУЗ ОФ ГАРВАРД КОЛЛЕДЖ (President and Fellows of Harva College);

зобов`язання відповідача 1 опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення « HARVARD » добре відомим в Україні знаком станом на 01 січня 2015 року для послуг 41 класу «» відносно ПРЕЗИДЕНТ ЕНД ФЕЛЛОУЗ ОФ ГАРВАРД КОЛЛЕДЖ (President and Fellows of Harvard College);

визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225479 на знак для товарів і послуг;

зобов`язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 225479 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

заборону відповідачу 2 використовувати добре відому в Україні торговельну марку «HARVARD», знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 101852, 101853, а також позначення схожі з ними до ступеню змішування, включаючи позначення HARVARD LANGUAGE CLUB;

зобов`язання відповідача 3 переделегувати доменне ім`я harvard.in.ua на користь ПРЕЗИДЕНТ ЕНД ФЕЛЛОУЗ ОФ ГАРВАРД КОЛЛЕДЖ (President and Fellows of Harvard College).

Судом встановлено, що позивач належним чином обґрунтував підстави звернення із заявою про забезпечення позову, поданою 30.09.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва, в частині вимог про заборону відповідачу 2 здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №225479 та заборону відповідачу 1 здійснювати інформування шляхом публікації в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей щодо передання частково або повністю майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225479 іншим особам.

Судом також встановлено, що вказані заходи до забезпечення позову, про застосування яких судом просить позивач, відповідають позовним вимогам, на забезпечення яких позивач просить вжити ці заходи. При цьому судом враховано співвідношення права (інтересу), про захист яких просить позивач, та наслідків заборони відповідачам 1 та 2 вчиняти певні дії.

Суд також зазначає, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Зазначена правова позиція наведена у постанові Верховного Суду України від 18.01.2017 у справі № 6-2552цс16.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що реальне та ефективне виконання судового рішення в контексті превенції потенційних труднощів стосовно предмету спору у майбутньому слід розуміти так, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, повинна бути в тому числі захищена від необхідності подання наступних позовів, пов`язаних із предметом спору, підстави пред`явлення яких можуть виникнути через те, що в процесі розгляду спору мала місце зміна відповідних обставин.

Таким чином, заходи забезпечення позову спрямовані на забезпечення виконання судового рішення як такого правового стану, за якого позивачу гарантується отримання повного та ефективного відновлення порушених прав та відсутність необхідності повторного звернення до суду з метою захисту прав, порушення яких потенційно може мати місце протягом судового розгляду та до моменту виконання рішення суду та тим чи іншим чином спричиняти неможливість забезпечення судом повноти реалізації судового захисту як кінцевої мети звернення до суду.

За змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Доданими до матеріалів позову документами підтверджується, що на момент звернення до суду відповідач 2 є власником спірного свідоцтва України № 225479, а відтак, саме останньому належать правомочності розпорядження визначеним таким свідоцтвом знаком, в тому числі можливість його передачі у власність іншим особам чи надання дозволу на його використання на підставі ліцензійного договору (щодо всіх послуг чи їх частини).

За таких обставин, враховуючи пов`язаність заходів забезпечення позову в частині вимог про заборону відповідачу 1 та 2 вчиняти дії з предметом поданого позову, ймовірність ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову та невжиття відповідних заходів забезпечення позову, суд доходить висновку, що заява позивача про вжиття заходів забезпечення позову, в частині вимог про заборону відповідачу 2 здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №225479 та заборону відповідачу 1 здійснювати інформування шляхом публікації в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей щодо передання частково або повністю майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225479 іншим особам, підлягає задоволенню.

Стосовно викладеної в заяві про забезпечення позову вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Он-Лайн» здійснювати переделегування доменного імені harvard.in.ua на користь іншої особи, суд зазначає таке.

Здійснюючи оцінку обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття відповідного заходу з урахуванням, зокрема, забезпечення збалансованості інтересів сторін при вирішенні питання про забезпечення позову, а також інших учасників судового процесу, суд наголошує на тому, що заходи до забезпечення позову не повинні зачіпати права та охоронювані інтереси осіб, які не є учасниками судового спору (зокрема, у разі подання заяви про забезпечення позову після відкриття провадження у справі).

Разом з тим, суд зазначає, що наразі суду не надано доказів того, яка конкретна особа є власником/реєстрантом доменного імені harvard.in.ua, здійснення переделегування якого позивач просить суд заборонити реєстратору, з огляду на що суд доходить висновку, що заява про забезпечення позову в цій частині є передчасною, у зв`язку з чим, з метою недопущення імовірного обмеження прав осіб, які не є учасниками даної справи, наразі відсутні підстави для вжиття заходів до забезпечення позову в частині заборони відповідачу 3 здійснювати переделегування доменного імені harvard.in.ua на користь іншої особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає, зокрема, вид забезпечення позову і підстави його обрання.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Президент енд Феллоуз оф Гарвард Колледж (President and Fellows of Harward College) про забезпечення позову задовольнити частково.

2. Вжити заходи до забезпечення позову.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Гарвард Ленгвідж Клаб» (21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 32, кв. 151; ідентифікаційний код: 38054932) здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №225479.

4. Заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) здійснювати інформування шляхом публікації в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей щодо передання частково або повністю майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225479 іншим особам.

5. В іншій частині заяви про забезпечення позову відмовити.

6. Дана ухвала відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 02.10.2022.

7. Стягувачем за даною ухвалою є Президент енд Феллоуз оф Гарвард Колледж (President and Fellows of Harward College) (17 Куінсі Стріт, Кембрідж, Массачусетс 02138, Сполучені Штати Америки / 17 Quincy Street , Cambridge, Massachusetts 02138, United States of America).

8. Боржником за п. 3 даної ухвали є Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарвард Ленгвідж Клаб» (21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 32 , кв. 151 ; ідентифікаційний код: 38054932).

9. Боржником за п. 4 даної ухвали є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596).

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева