ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2019 р. м. Київ Справа № 904/87/18

Господарський суд Київської області у складі судді Мальованої Л.Я. за участю секретаря судового засідання Майбороди В.М. розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка", м. Київ

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія еліксир", Дніпропетровська обл., с. Старі Кодаки

про заборону використання позначення та утилізацію продукції

Представники:

позивача - Соколянський А.В. ;

відповідача - Дрьоміна Л.В.;

третя особа - не з`явився.

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про заборону ТОВ "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстроване відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 105158, знищити виготовлені зображення на знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту.

В обгрунтування заявленого позову позивач посилається на те, що нанесення Товариством з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" Знака на упаковку, в якій міститься гель косметичний "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класів, для яких зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 10.04.2009р. №105158; пропонування для продажу крему в упаковці, на яку нанесено Знак - є протиправним використанням Знаку Товариством з обмеженою відповідальністю "Ботаніка".

Відповідач заперечує проти позову посилаючись на те, що у наданому позивачем ліцензійному договорі №26/08-16-2 від 26.08.2016р. та додатку №1 до цього договору на використання знаку "КАПІЛЯР" за свідоцтвом України №105158 відсутній перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП. ТОВ "БОТАНІКА" вважає, що висновок експертного дослідження за результатами порівняльного аналізу об`єктів інтелектуальної власності від 19.02.2018р., складеного патентним повіреним ОСОБА_2 , не може братись до уваги в якості доказу, оскільки права позивача відповідно до знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР" за свідоцтвом України №105158 для 3 класу міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків Товариством з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" не порушуються. Щодо стягнення витрат на правову допомогу в розмірі 5 000 грн. 00 коп. заперечує, вважає, що сума є завищеною.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача у наявній в матеріалах справи відповіді на відзив позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

В судовому засіданні оголошувалась перерва з 11.09.2019 року по 18.09.2019 року.

Представник позивача підтримав заявлені (уточнені) позовні вимоги та просив суд задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача проти позову заперечив з підстав викладених у відзиві на позов.

Пердставник третьої особи в засідання суду не з`явився, хоча про місце і час розгляду справи був належним чином повідомлений судом, про причини неявки не повідомив суд належним чином.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир" є власником свідоцтва України від 10.04.2009р. №105158 на Знак, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки - 13.11.2006р., дата публікації відомостей про видачу - 10.04.2009р. Знак зареєстровано для товарів і послуг, що відносяться до 3 класу МКТП - Косметика; зубні порошки і пасти; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; депілятори (засоби для видалення волосся); депіляторний крем; депіляторні препарати (для видалення волосся); ефірні олії; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; м`ята на парфуми; олії косметичні; олія скипидарна для знежирювання; косметичні препарати для догляду шкіри.

Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відносини з приводу торговельної марки (знаків для товарів і послуг) регулюються, крім Цивільного кодексу України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689).

Згідно ст.1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За змістом ч.4 та ч.6 ст.16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. При цьому виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на некомерційне використання знака.

Власник знака для товарів і послуг має право заборонити іншим особам використовувати цей самий знак або знак подібний до нього до ступеню змішування, тоді, зокрема, коли цей знак використовується відповідною особою саме з комерційною метою, тобто коли наслідком такого використання знака для аналогічних товарів може стати введення споживача в оману.

Згідно з ч. 2 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч.7 ст.16 Закону власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Частиною 8 ст. 16 Закону передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно ч.9 ст.16 Закону договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім`я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

13.05.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" (покупець) укладено договір про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг №13/05-1, за яким продавець передав, а покупець прийняв права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом №105158.

Відповідно до п.1 договору передача права власності поширюється на всі товари за всіма класами МКТП, на які поширюється дія свідоцтва.

08.08.2016р. Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знаки, відповідно до яких право власності на знаки для: товарів класів 3, 5, 30, на які зареєстровано знаки, свідоцтва України 105158.

Реєстраційний номер 20305.

Дата публікації та реєстрації - 25.08.2016р.

26.08.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір №26/08-16-2 про надання дозволу на використання об`єктів прав інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг).

Під Знаками у цьому договорі розуміються знак для товарів і послуг (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг): №105158 (п.1.1. договору).

Згідно з додатком №1 до ліцензійного договору №26/08-16-2 від 26.08.2016р. ліцензіар залишає за собою право самостійно використовувати Знаки і право надавати третім особам дозволи (ліцензії) на використання Знаків, за умови письмового погодження з ліцензіаром. Право забороняти третім особам неправомірне використання Знаків (включаючи право звернення до суду) належить протягом строку дії ліцензійного договору №26/08-16-2 від 26.08.2016р. як ліцензіару, так і ліцензіату.

В обґрунтування заявленого позову ТОВ "Еліксир" зазначає, що нанесення Знака на упаковку, в якій міститься косметичний гель "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класу, для якого зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 10.04.2009р. №105158; пропонування для продажу косметичного гелю "КАПІЛЯР" в упаковці, на яку нанесено Знак - є протиправним використанням Знака з боку відповідача.

Згідно висновку експерта за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 287/18 від 22.05.2019 року, проведеної судовим експертом Ковальовою Н.М., гель косметичний виробництва ТОВ «Ботаніка», на якому використовується позначення «Капіляр», відноситься до групи товарів 3-ого класу МКТП на які розповсюджується охорона за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 105158, а саме до косметичних препаратів для догляду шкіри. Позначення Капіляр, яке використовується ТОВ «Ботаніка» на своєму продукті «Гель для ніг Капіляр» є схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів та послуг «Капіляр» (свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 105158). Маркування гелю для ніг виробництва ТОВ «Ботаніка» словесним позначенням «Капіляр» може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За змістом ч.2 ст.5 Закону об`єктом знака може бути будь-яке позначення або комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Отже для вирішення спору важливо встановити не тільки саме спірне позначення як знак, але і віднесення його (позначення ним) до певних класів товарів.

Реєстрація слова "КАПІЛЯР" як знака для товарів та послуг для певного класу товарів обумовлює позначення ним споживчих властивостей саме цих класів товарів і відповідно їх якості. Тому використання цього слова іншими виробниками цих же класів товарів порушує права позивача як володільця відповідного знака.

Знаки для товарів та послуг це один із засобів ідентифікації товарів та послуг, тобто позначення, здатне вирізняти товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи. Виділення маркових товарів або послуг з маси конкуруючих з ними допомагає власнику знака в продажу товарів або наданні послуг, а споживачу у виборі відповідних товарів чи послуг серед подібних, крім того, товарний знак має гарантійну функцію, яка визначається гарантуванням споживачам знайомої їм якості товарів (послуг). Також знак має на меті привернути увагу споживачів до товарів (послуг) маркованих певним товарним знаком. Виконуючи ідентифікаційну функцію, товарний знак опосередковано вказує на виробника або особу, що надає послугу. Завдяки тісному звязку між товарами (послугами) та товарним знаком, останні надають суспільству інформацію щодо товарів та послуг, і таким чином допомагають власникам знаків стимулювати та зберігати попит на ці товари або послуги. Значимість правової охорони знака полягає не тільки у його ролі щодо виробника, але, насамперед, у його ролі, яку він виконує в інтересах споживачів.

Тому застосування цього слова (терміну) іншими виробниками у галузі косметики не тільки порушує права позивача, але і вводить в оману споживача.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Відповідач не заперечує факт такого використання, однак обґрунтовує можливість такого використання з посиланням на те, що знак для товарів та послуг "КАПІЛЯР" він використовує на упаковці продукту "Гель для ніг Капіляр" власну торгову марку "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка зареєстрована на ім"я власника підприємства ТОВ "БОТАНІКА" ОСОБА_4 , і яку ТОВ "БОТАНІКА" використовує відповідно до ліцензійного договору №1/2014 від 03.06.2014р., укладеного між ТОВ "БОТАНІКА" і ОСОБА_4 (Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2 та ліцензійний договір від 03.06.2014р.). Відповідно торгова марка "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка розташована на упаковці продукту "Гель для ніг Капіляр", надає можливість споживачам України розрізнити товари цього виробника від товарів інших виробників.

Відповідно до ч.2 ст. 20 Закону власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Суд приймає до уваги ту обставину, що відповідач не виробляє та не реалізує товару зі спірними позначеннями, тому позов в частині: знищити виготовлені зображення знаку або позначення "Капіляр" на упаковці продукту ТОВ "Ботаніка"не підлягає задоволенню.

Витрати позивача на залучення спеціаліста у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_2 в розмірі 6 500 грн. 00 коп. не підлягають задоволенню судом тому, що проведене згідно договору № 07.02.18/1-е від 07.02.2018 року дослідження від 19.02.2018 року по суті не є висновком експерта, оскільки проведено патентним повіреним, а не акредитованим експертом відповідної кваліфікації.

Щодо витрат в сумі 27 456 грн. 00 коп., які сплачені позивачем на проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 287/18 від 22.05.2019 року, проведеної судовим експертом Ковальовою Н.М. Науково-дослідного центру судової експертиз з питань інтелектуальної власності, що підтверджується актом № 287/18 від 05.11.2018, року копія якого міститься в матеріалах справи, то вони покладаються судом на відповідача.

Крім того, позивач просив суд стягнути з відповідача 5 000 грн. 00 коп. витрат на професійну правову допомогу які поніс при розгляді господарської справи в Дніпропетровському апеляційному господарському суді.

Статтею 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

За змістом ст. 126 ГПК України можливе покладення на сторони у справі як судових витрат тільки тих сум, які були сплачені стороною за отримання послуг саме адвоката (у розумінні п. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), а не будь-якої особи, яка надавала правову допомогу стороні у справі.

Витрати сторін, пов`язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об`єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених ст. 129 ГПК України.

Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от: угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригіналу ордера адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладені обставини, а також відсутність в матеріалах справи детального опису наданих послуг вимога про стягнення з відповідача 5 000 грн. 00 коп. адвокатських витрат не підлягає задоволенню судом.

За таких обставин, суд задовольняє позовні вимоги частково, у зв`язку тим, що спір виник в результаті неправильних дій відповідача, що призвело до необхідності позивачу звертатися з позовом до суду та здійснювати додаткові витрати на сплату судового збору, суд, відповідно до свого права, передбаченого частиною 9 ст.129 ГПК України, покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору в сумі 1 762 грн. 00 коп. та 27 456 грн. 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

Керуючисьст.ст.73, 74, 76-79, 86, 123, 127, 129, 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

1) Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" (04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9, офіс 213, код 33938074) здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованим відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 105158, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

2) Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" (04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9, офіс 213, код 33938074) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" (49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, б.2, корпус 12, кімн.403, код 32197328) 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. судового збору та 27 456 (двадцять сім тисяч чотириста п`ятдесят шість) грн. 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

В іншій частині позову відмовити.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України .

Повний текст рішення підписано 24.09.2019 року.

Суддя Л.Я. Мальована