ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" вересня 2019 р. Справа № 916/1500/19

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

за участю представників сторін:

позивача: Коляда О.О., згідно ордеру №1408 від 16.05.2019р.

відповідача ТОВ Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро: Шум О.М., згідно довіреності від 26.06.2019р.

відповідача ТОВ Склянний альянс»: не з`явився

третьої особи: Коляда О.О., згідно ордеру №1408 від 03.07.2019р.,

розглянувши клопотання ТОВ «Стронгдрінк» від 09.07.2019р. за вх.№2-3227/19 про призначення судової експертизи по справі №916/1500/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Стронгдрінк (49023, м.Дніпро, пр-т Мануйлівський,7) до Товариства з обмеженою відповідальністю Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168), Товариства з обмеженою відповідальністю Склянний альянс (51700, Дніпропетровська область, м.Вільногірськ, вул. Промислова, 31), Приватного підприємства "Таврія плюс" (65091, м.Одеса, вул. М`ясоїдівська, 14), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (65101, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 12), про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності, зобов`язання вилучити з цивільного обороту та знищити, заборону здійснювати реалізацію, заборону здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж товару,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019р. за вх.№1537/19 із системи Електронний суд (https://id.court.gov.ua/), до Господарського суду Одеської області надійшла підписана ЄЦП позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Стронгдрінк до Товариства з обмеженою відповідальністю Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро, Товариства з обмеженою відповідальністю Склянний альянс, Приватного підприємства "Таврія плюс", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг", про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності, зобов`язання вилучити з цивільного обороту та знищити, заборону здійснювати реалізацію, заборону здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж товару.

Ухвалою суду від 03.06.2019р. залишено без руху позовну заяву від 30.05.2019р. за вх.№1537/19 Товариства з обмеженою відповідальністю Стронгдрінк до Товариства з обмеженою відповідальністю Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро, Товариства з обмеженою відповідальністю Склянний альянс, Приватного підприємства "Таврія плюс", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг", про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності, зобов`язання вилучити з цивільного обороту та знищити, заборону здійснювати реалізацію, заборону здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж товару; встановлено ТОВ Стронгдрінк строк до 20.06.2019р. включно для подання до суду заяви про усунення недоліків позовної заяви від 30.05.2019р. за вх.№1537/19, яка має містити: докази доплати судового збору за подання даного позову у сумі 7684грн.; докази надсилання копії позову та додатків відповідачам у відповідності до ч.1 ст.172 ГПК України; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Заявою від 13.06.2019р. за вх.№2-2846/19 позивач усунув недоліки позову, що встановлені судом, з підстав чого судом 14.06.2019р. постановлено ухвалу від 14.06.2019р. про відкриття провадження у справі №916/1500/19, розгляд справи у порядку загального позовного провадження, призначення підготовчого засідання суду на 10.07.2019р. о 10год.30хв.

У судовому засіданні 10.07.2019р. оголошено протокольну ухвалу про перерву у судовому засіданні до 18.07.2019р. об 11год.00хв.

09.07.2019р. за вх.№2-3227/19 до суду позивачем подано клопотання про призначення по справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, доручення її Дніпропетровському НДЕКЦ МВС України, гарантує її оплату зі свого боку та просить поставити перед експертами наступні запитання: Чи використані у етикетках алкогольної продукції «Петриківська», виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», всі суттєві ознаки промислового зразка «Комплект етикеток для горілки» за патентом №18058? Чи використані у оформленні пакування алкогольної продукції «Петриківська», виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», всі суттєві ознаки промислового зразка «Емблема» за патентом №18059? Чи використані у пляшках алкогольної продукції «Петриківська» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» всі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом №18202? Чи використані у пляшках алкогольної продукції «Петриківська» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» всі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом №18907? Чи використані у пляшках алкогольної продукції «Петриківська» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» всі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом №18908? Чи використані у пляшках алкогольної продукції «Петриківська» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» всі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом №34551? Чи є оформлення етикетки, емблеми та пляшки алкогольної продукції ТМ «Петриківська», виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», схожими з оформленням етикетки, емблеми та пляшки алкогольної продукції ТМ «Хлібна Сльоза», виробництва ТОВ «Стронгдрінк» настільки, що їх можна сплутати?

В обґрунтування заявленого позивач послався на те, що вважає порушеними права інтелектуальної власності позивача та третьої особи на промислові зразки відповідачами під час виготовлення та реалізації алкогольних товарів під ТМ «Петриківська» та комплектуючих, що використовуються під час виготовлення вказаних товарів, а саме: комплект етикеток для горілки, патент №18058, дата подання заявки 10.07.2008р., дата з якої є чинними права на промисловий зразок, 25.12.2008р.; емблема, патент №18059, дата подання заявки 10.07.2008р., дата, з якої є чинними права на промисловий зразок, 25.12.2008р.; пляшка, патент №18202, дата подання заявки 05.09.2008р., дата, з якої є чинними права на промисловий зразок, 12.01.2009р.; пляшка до горілки, патент №18907, дата подання заявки 03.03.2009р., дата, з якої є чинними права на промисловий зразок, 12.05.2009р.; пляшка, патент №18908, дата подання заявки 03.03.2009р., дата, з якої є чинними права на промисловий зразок, 12.05.2009р.; пляшка, патент №34551, дата подання заявки 05.04.2017р., дата, з якої с чинними права на промисловий зразок, 10.05.2017р. У зв`язку з чим вважає за необхідне призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

10.09.2019р. за вх.№18230/19 позивач подав до справи зміни до клопотання про призначення експертизи, де виклав питання на вирішення експерта у новій редакції: Чи використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№18058, 18059, 18907, 18908, 18202, 34551 у зразках алкогольної продукції виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»: пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5дм.куб.; пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «НАСТОЯНКА МЕДОВА», 0,5дм.куб.; пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб.; пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм.куб.; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб.; пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5л; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 1,0 л; інші зразки алкогольної продукції, що надані ТОВ «АБК Дніпро»; Чи використане маркування: товарний знак підприємства-виробника; номінальна місткість (л); дата виготовлення (рік - дві останні цифри) - на пляшках у зразках алкогольної продукції: пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб.; пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм.куб.; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб.; пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5л; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 1,0 л; інші зразки алкогольної продукції, що надані ТОВ «АБК Дніпро».

24.07.2019р. за вх.№14745/19 відповідач ТОВ «АБК Дніпро» подав до суду заперечення на клопотання про призначення судової експертизи, де просить суд відмовити ТОВ «Стронгдрінк» у задоволенні клопотання про призначення експертизи, у разі призначення у справі №916/1500/19 судової експертизи інтелектуальної власності, надати ТОВ «АБК Дніпро» додатковий час для формування конкретних питань на вирішення експерта та пропозицій щодо установи/експертів для проведення експертизи. В обґрунтування заявленого відповідач послався на те, що подане позивачем клопотання про призначення судової експертизи є передчасним з огляду на те, що матеріали справи ще не містять всіх документів по суті спору передбачених ст.ст.166-167 ГПК України, разом із якими сторони мають право подати свої аргументи на підтвердження правової позиції та відповідні докази.

Крім того, ТОВ «АБК Дніпро» звернув увагу суду, що у випадку призначення судової експертизи сторонам необхідно буде оплатити вартість її проведення, а з огляду та той факт, що чинність патентів, які мають бути об`єктом проведення експертизи, на сьогоднішній день оскаржується і за результатами розгляду господарської справи №910/8842/19, на думку відповідача, вони мають бути визнані недійсними, сторони у випадку призначення судової експертизи понесуть необґрунтовані фінансові витрати.

Одночасно ТОВ «АБК Дніпро», посилаючись на положення ст.7 Закону України «Про судову експертизу», Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженою Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. №35/5, заперечує проти доручення судової експертизи у даній справі Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, оскільки згідно встановленого переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз на території Одеської області експертну діяльність здійснює Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз, а як наслідок, Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України жодним чином не може проводити судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Стосовно питань, що мають бути поставлені на вирішення експерта ТОВ «АБК Дніпро» зазначає, що з врахуванням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини у даній справі необхідно встановити, чи використані у товарах виробництва ТОВ «АБК Дніпро», а саме у горілчаних напоях ТМ «Петриківська» всі ознаки промислових зразків за патентами України №№18202, 18907,18908, 34551, 18058, 18059. Відповідач відмічає, що у запропонованих позивачем запитаннях для експерта чітко не встановлено, зовнішнє оформлення яких саме горілчаних напоїв під ТМ «Петриківська» ТОВ «АБК Дніпро», на його думку, є таким, що використовує всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України №№ 18202, 18907, 18908, 34551, 18058, 18059. ТОВ «АБК Дніпро» вважає, що запропоновані позивачем запитання не надають можливості встановити, які саме об`єкти має порівнювати експерт, оскільки матеріали справи містять велику кількість пляшок і їх фотознімків, при чому зовнішнє оформлення таких пляшок є різним.

За викладених обставин, ТОВ «АБК Дніпро» вважає, що клопотання позивача про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не може бути задоволене судом.

В судовому засіданні 12.09.2019р. відповідач заявив усне клопотання, яке було судом задоволено згідно ч.4 ст.233 ГПК України протокольною ухвалою, про відмову від розгляду заперечень на клопотання від 11.09.2019р. за вх.№18348/19, оскільки остаточні заперечення щодо заяви позивача про проведення судової експертизи викладені відповідачем в запереченні від 12.09.2019р.

Також 12.09.2019р. за вх.№18454/19 ТОВ «АБК Дніпро» подало до суду заперечення на клопотання про призначення експертизи, у якому, крім раніше викладеного, зазначає, що ним разом із запереченням на відповідь на відзив було надано ряд ліцензійних договорів, які підтверджують наявність у нього права на використання патентів України №№18202, 18907, 18908, 18058, 18059, а отже питання, які ставить на відповідь експерту позивач щодо вказаних вище патентів, на думку відповідача, є такими, що не підлягають доведенню.

Крім того, відповідач зазначає, що всі суттєві ознаки патенту України №34551 на промисловий зразок є ідентичними суттєвим ознакам патенту України №18202 на промисловий зразок, тобто, відповідно до ліцензійного договору №п18058 від 04.05.2015р. у ТОВ «АБК Дніпро» є право на його використання.

ТОВ «АБК Дніпро», враховуючи Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, вважає, що для встановлення об`єктивної істини у даній справі необхідно встановити, чи використані у товарах виробництва ТОВ «АБК Дніпро», а саме у горілчаних напоях ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» всі ознаки промислового зразка виключно за патентами України №34551 та №18202, з огляду на що відповідач пропонує поставити на вирішення експерта лише наступні питання: Чи використано у пляшках горілчаних напоїв «ПЕТРИКІВСЬКА» серії «Класична», «Традиційна», «Житня», «Особлива», «З перцем» та «Зернова» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом №34551? Чи використано у пляшках горілчаних напоїв «Петриківська Крафтова Серія» серії «Класична», «Зернова», «Медова», «Журавлина», «З перцем» та «Самогон» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом №34551? Чи використано у пляшках горілчаних напоїв «ПЕТРИКІВСЬКА» серії «Класична», «Традиційна», «Житня», «Особлива», «З перцем» та «Зернова» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом №18202? Чи використано у пляшках горілчаних напоїв «Петриківська Крафтова Серія» серії «Класична», «Зернова», «Медова», «Журавлина», «З перцем» та «Самогон» виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом №18202?

Проведення даної експертизи у випадку її призначення судом, відповідач просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини (ч.ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.98 ГПК України).

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч.1, 3, 4, 5, 6 ст.99 ГПК України).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (ч.ч.1, 3, 5 ст.100 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

Так, позивачем заявлено позовні вимоги про: зобов`язання ТОВ «АБК Дніпро» припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки згідно патентів України №18058, №18059, №18202, №18907, №18908, №34551 та заборонити йому використовувати пляшки, емблему та етикетки схожі з цими промисловими зразками шляхом виробництва, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі на сайті за доменним ім`ям http://abkdnipro.com/ будь- яких алкогольних напоїв; про зобов`язання ТОВ «АБК Дніпро» усунути схожі з промисловими зразками згідно патентів України №18058, №18059, №18202, №18907, №18908, №34551, пляшки з алкогольними напоями "Петриківська"™ з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://abkdnipro.com/; про зобов`язання ТОВ «АБК Дніпро» вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні - «Петриківська» ™, з використанням промислових зразків згідно патентів України №18058, №18059, №18202, №18907, №18908, №34551, як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ «Буклет-ЮГ» та ТОВ «Стронгдрінк»; про заборону ТОВ "Склянний альянс» здійснювати реалізацію скляних пляшок ТОВ «АБК Дніпро» та будь-яким третім особам, окрім ТОВ «Стронгдрінк», що є промисловими зразками згідно патентів України на промислові зразки №18202, №18907, №18908 та №34551.

Між тим, відповідач ТОВ «АБК Дніпро» подав до справи копії ліцензійних договорів від 04.05.2015р. №№п18058, П18059, п18907, п18202, п18098 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислових зразків №№18058, 18059, 18097, 18202, 18908, укладених між ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ «Царичанський консервний завод», правонаступником якого є ТОВ «АБК Дніпро». Таким чином, за умови наявності у позивача та відповідача одночасно договорів на дозвіл на використання промислових зразків №№18058, 18059, 18097, 18202, 18908 питання їх використання знаходиться суто у правовій площині та не потребує спеціальних знань судового експерта.

Однак, відповідач, заперечує проти факту використання у своїй діяльності по виробленню алкогольної продукції патенту №34551, тоді як позивач на такому наполягає, підтвердних документів, що надавали б право на використання патенту №34551 відповідач суду не надав, суд самостійно не взомозі встановити факт використання чи невикористання суттєвих ознак патенту №34551 відповідачем, у зв`язку з чим так як основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав та таке дослідження відноситься до спеціальних знань, суд вбачає підстави для призначення у даній справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо встановлення використання/невикористання суттєвих ознак патентів №№18202, 34551 у продукції, що виготовляється ТОВ «АБК Дніпро». Експертизі також піддано питання стосовно імовірності відтворення ознак патенту №18202, оскільки дослідження схожого питання вбачає за доцільне сам відповідач ТОВ «АБК Дніпро».

При цьому, з врахуванням даних Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, з огляду на п.1.6. Інструкції про призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., який передбачає проведенні експертиз за зонами регіонального обслуговування, з огляду на завантаженість ОНДІСЕ судовими експертизами, за умови недосягнення сторонами обопільної згоди щодо експертної установи, проведення експертизи суд, скориставшись правом, наданим йому положеннями ч.3 ст.99 ГПК України, доручає Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Так, до експертної установи судом буде надіслана справа у 5 томах та речові докази у вигляді пляшок горілки, придбання яких підтверджується поданими сторонами до суду фіскальними чеками від 11.02.2019р. №2827, від 18.07.2019р. №00021, від 19.07.2019р. №00004, від 17.07.2019р. №143, від 11.02.2019р. №№111, 00012, від 25.07.2019р. №№00001, 00007, від 16.08.2019р. №№0034233, 0035488.

За положеннями ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Як передбачено п.6 ч.1 ст.229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

З врахуванням того, що проведення експертизи потребує часу та проводитиметься поза межами судового засідання, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі.

Керуючись ст.ст.99, 100, 103, 232, 233, 234, 235, п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити частково клопотання ТОВ «Стронгдрінк» від 09.07.2019р. за вх.№2-3227/19, уточнене клопотанням від 10.09.2019р. за вх.№18230/19, про призначення по справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

2. Призначити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

3. На розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити наступні запитання:

1) Чи використано сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентами України №№34551, 18202 у етикетках, пляшках та емблемах алкогольної продукції:

поданої ТОВ «Стронгдрінк»:

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб., дата розливу: 14.12.2018р.; акцизна марка 04 АААТ 431003;

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм.куб.; дата розливу: 11.12.2018р.; акцизна марка: 04ААБФ 001493;

- пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 13.05.2019р.; акцизна марка 04ААБУ 492324;

- пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 07.05.2019р.; акцизна марка: 04АААК 393440;

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка: 04ААБИ 403811;

- пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 18.03.2019р., акцизна марка 04 АААО 476616;

- пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 1,0 л, дата розливу 04.02.2019р., акцизна марка 04 ААБІ 001692;

поданої ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»:

- пляшка настоянка «САМОГОН» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка 04 ААБИ 403999;

- пляшка настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019р., акцизна марка 04 АААІ 491366;

- пляшка настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЗ 491286;

- пляшка настоянка «МЕДОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 22.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЗ 491845;

- пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 13.05.2019р.; акцизна марка 04ААБД 456780;

- пляшка настоянка «КЛАСИЧНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 19.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЛ 431152 ?

2) Чи використане маркування: товарний знак підприємства-виробника; номінальна місткість (л); дата виготовлення (рік - дві останні цифри) - на пляшках у зразках алкогольної продукції:

поданої ТОВ «Стронгдрінк»:

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб., дата розливу: 14.12.2018р.; акцизна марка 04 АААТ 431003;

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм.куб.; дата розливу: 11.12.2018р.; акцизна марка: 04ААБФ 001493;

- пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 13.05.2019р.; акцизна марка 04ААБУ 492324;

- пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 07.05.2019р.; акцизна марка: 04АААК 393440;

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка: 04ААБИ 403811;

- пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 18.03.2019р., акцизна марка 04 АААО 476616;

- пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 1,0 л, дата розливу 04.02.2019р., акцизна марка 04 ААБІ 001692;

поданої ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»:

- пляшка настоянка «САМОГОН» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка 04 ААБИ 403999;

- пляшка настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019р., акцизна марка 04 АААІ 491366;

- пляшка настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЗ 491286;

- пляшка настоянка «МЕДОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 22.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЗ 491845;

- пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 13.05.2019р.; акцизна марка 04ААБД 456780;

- пляшка настоянка «КЛАСИЧНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 19.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЛ 431152 ?

3) Чи виготовлені на одному заводі та на якому саме пляшки - зразки алкогольної продукції:

поданої ТОВ «Стронгдрінк»:

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб., дата розливу: 14.12.2018р.; акцизна марка 04 АААТ 431003;

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм.куб.; дата розливу: 11.12.2018р.; акцизна марка: 04ААБФ 001493;

- пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 13.05.2019р.; акцизна марка 04ААБУ 492324;

- пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 07.05.2019р.; акцизна марка: 04АААК 393440;

- пляшка ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка: 04ААБИ 403811;

- пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 18.03.2019р., акцизна марка 04 АААО 476616;

- пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 1,0 л, дата розливу 04.02.2019р., акцизна марка 04 ААБІ 001692;

поданої ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»:

- пляшка настоянка «САМОГОН» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка 04 ААБИ 403999;

- пляшка настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019р., акцизна марка 04 АААІ 491366;

- пляшка настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЗ 491286;

- пляшка настоянка «МЕДОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРІКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 22.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЗ 491845;

- пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 13.05.2019р.; акцизна марка 04ААБД 456780;

- пляшка настоянка «КЛАСИЧНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 19.04.2019р.; акцизна марка 04 АААЛ 431152 ?

4. Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центр МВС України (65000, м. Одеса, вул. Прохорівська,35)

5. Надіслати справу №916/1500/19 разом з речовими доказами Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центр МВС України.

6. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на ТОВ «Стронгдрінк».

7. Попередити експертів та залучених фахівців про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

8. Зауважити експертам, що судова експертиза має бути проведена у відповідності до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5.

9. Зупинити провадження по справі №916/1500/19.

10. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 12.09.2019р. та у відповідності до ч.2 ст.254, п.11 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області протягом десяти днів з дня її винесення.

11. Повну ухвалу складено 13.09.2019р.

Суддя І.А. Малярчук