УХВАЛА

про поновлення провадження у справі та повернення апеляційної скарги

м. Київ

28.08.2019справа №910/12099/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/12099/17

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (61046, м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2) та

публічного акціонерного товариства «Полтавахолод» (36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 51/2),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» (36008, м. Полтава, вул. Гаражна, буд. 7),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ),

про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та зобов`язання вчини певні дії,

без виклику представників учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (далі - Фабрика) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є публічне акціонерне товариство «Полтавахолод» (далі - Товариство);

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - МЕРТ) внести відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов`язати повідомити про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (далі - ТОВ «Хладопром») є володільцем свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», зареєстрованого, зокрема, для товарів за такими класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): клас 29 (м`ясо; риба; птиця; дичина; м`ясні екстракти; законсервовані; сухі; несирі фрукти та овочі; желе; повидла; фруктові компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу); клас 30 (кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива);

- 01.01.2017 ТОВ «Хладопром» і Фабрикою було укладено ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об`єктів права інтелектуальної власності (далі - Ліцензійний договір), за умовами якого Фабрика одержала невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 та право пред`являти позови щодо захисту прав інтелектуальної власності;

- Товариство є власником свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого для товарів за такими класами МКТП: клас 30: Морозиво; заморожений йогурт; лід для охолоджування морозива; порошки на морозиво; фруктове желе; клас 35: Вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажеві (посередництво) та послуг 42 класу МКТП (використовування запатентованих винаходів; консультування фахове, крім підприємництва);

- свідоцтво України НОМЕР_1 було видане МЕРТ внаслідок грубого порушення пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72);

- знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 стосовно таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП (пункт 5 статті 16 Закону); маркування знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтві України №19356, може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару (пункт 5 статті 16 Закону).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) порушено провадження у справі.

Товариство 14.08.2017 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що відповідачі не могли порушити майнові права Фабрики на об`єкт інтелектуальної власності шляхом подання заявки на реєстрацію свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», адже позивачу такі права не належать (Товариство не є власником торговельної марки).

15.08.2017 Товариство подало суду заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності до позовних вимог Фабрики, мотивовану тим, що: 15.03.2004 в офіційному бюлетені №3 були опубліковані дані про державну реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1; тобто з моменту вказаної публікації і до 15.03.2007 відкрите акціонерне товариство «Київський холодокомбінат №2» (правопопередник позивача) мало право звернутися з позовною заявою щодо визнання недійсним спірного знака з підстав, зазначених у даній справі; проте своїм правом вказана юридична особа не скористалася, жодних претензій до відповідачів не мала.

Фабрика 01.09.2017 подала заяву про зменшення позовних вимог, в якій просила суд:

- визнати частково недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 в частині незаконного використання слова «КАШТАН» у зв`язку з порушенням видачі спірного свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбачених пунктами «а)» і «в)» пункту 1 статті 19 Закону;

- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до свідоцтва України НОМЕР_1 шляхом вилучення слова «КАШТАН» з комбінованого позначення та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Фактично подана позивачем заява є заявою про зміну підстав та предмету позову.

Товариство 05.09.2017 подало суду заперечення та пояснення стосовно висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності від 26.07.2017 №13506, складеного Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (поданого позивачем).

Позивач 06.09.2017 подав суду заперечення на заяву Товариства про застосування наслідків спливу строку позовної давності до вимог Фабрики, в яких зазначив, що: позивачу стало відомо про існування свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» виробництва Товариства у травні 2017 року; 15.05.2017 торговий представник Фабрики у м. Полтава, виконуючи свої службові обов`язки в торговельних точках роздрібної торгівлі м. Полтава, знайшов морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» виробництва Товариства; 16.05.2017 директор Фабрики доручив юридичному відділу дослідити питання щодо законності реєстрації та використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; отже посилання Товариства на сплив строку позовної давності є нікчемним.

Крім того, позивач 06.09.2017 подав суду заперечення на відзив Товариства, в яких вказав про те, що Фабрика законно використовує свідоцтво України №19356 та має право користуватися всіма правами, які випливають із зазначеного свідоцтва, включаючи право на судовий захист (вбачається з Ліцензійного договору).

МЕРТ 06.09.2017 подало суду відзив на позов, в якому зазначило про таке:

- позивачем не подано жодних доказів того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його права; наявність певних прав у Товариства не є перешкодою для реалізації прав Фабрики, оскільки в матеріалах справи відсутні докази того, що Товариство заборонило або іншим чином створило перешкоди позивачу у реалізації його прав;

- відповідно до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг датою реєстрації свідоцтва України НОМЕР_1 є 15.03.2004, МЕРТ вважає, що трирічний строк позовної давності, у межах якого позивач міг звернутися до суду з вимогою про визнання недійсним спірного свідоцтва, сплив 15.03.2007;

- при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, а також чи не поширюються на нього підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону, зокрема, на тотожність і схожість позначень до ступеню змішування та можливості введення в оману; за результатами експертизи заявки № на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони і на них не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони; при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи лише в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; МЕРТ стверджує, що послуги 42 класу МКТП, для яких зареєстрований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», враховуючи принципи встановлення спорідненості, не можна вважати спорідненими з товарами і послугами 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП, для яких зареєстрований знак «КАШТАН»; оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то позивач повинен довести, що в процесі використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Позивач 19.09.2017 подав суду заперечення на відзив МЕРТ, в який фактично виклав обставини, зазначені у позовній заяві та запереченнях на заяву Товариства про застосування наслідків спливу строку позовної давності до вимог Фабрики.

Фабрика 20.09.2019 подала суду:

- додаткові пояснення, в яких вказала, що: порівняння знаків «КАШТАН» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час проведення експертизи було здійснено в 30 класі МКТП;

- заперечення на висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 11.08.2017 №555, складений судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Коваленко Тетяною Вікторівною, в яких зазначила таке: при дослідженні свідоцтв України НОМЕР_1 та №19356 експерт самостійно вийшов за межі експертного дослідження та порівняв всі зареєстровані свідоцтва для товарів і послуг, в яких міститься слово «КАШТАН»; крім того, експерт самостійно порівняв свідоцтва для товарів і послуг з патентами на промислові зразки, в яких є слово «КАШТАН»; також порівняв між собою всі етикетки (упаковки) морозива, на яких є слово «КАШТАН», зображення яких знайшов у відкритому доступі в мережі Інтернет; за результатами самостійно знайдених та здійснених порівнянь судовий експерт зробив висновок про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар та надає послуги, у 30, 35, 42 класах МКТП з використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 станом на 26.03.2002.

Товариство 20.09.2017 подало суду:

- додаткові пояснення до заяви про застосування наслідків спливу строку позовної давності до вимог Фабрики, в яких зазначило про те, що: позивач може представляти інтереси власника свідоцтв, які визначені пунктом 1.1 Ліцензійного договору, тобто інтереси ТОВ «Хладопром»; проте в даному провадженні позивач намагається підмінити собою власника свідоцтва України №19356, пред`являючи позовні вимоги до відповідачів; укладення Ліцензійного договору не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності;

- відзив на позовну заяву (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог), в якому вказав про те, що у заяві Фабрики про зменшення позовних вимог позивач фактично просить змінити підставу та предмет позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) залучено до участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Товариства, оскільки назване товариство є ліцензіатом за Ліцензійним договором.

МЕРТ 12.10.2017 подало суду відзив на позов (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог), в якому зазначило, що позовні вимоги стосовно зобов`язання Служби внести зміни до свідоцтва України НОМЕР_1 шляхом вилучення слова «КАШТАН» з комбінованого позначення та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність» є безпідставними, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №585 «Про деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» Службу ліквідовано, а функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності покладено на МЕРТ.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) призначено у справі №910/12099/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено такі питання:

« 1) Чи являється знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_1 від 15.03.2004 року схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "КАШТАН" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 р.?

2) Чи є товари/послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_1 від 15.03.2004 року такими самими або спорідненими з товарами/послугами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "КАШТАН" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 р.?»;

проведення експертизи доручено судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі - ХНДІСЕ).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) провадження у справі №910/12099/17 зупинено до надходження матеріалів справи від ХНДІСЕ.

02.04.2018 від ХНДІСЕ до суду надійшли матеріали справи з висновком судової експертизи в сфері інтелектуальної власності від 23.03.2018 №5074, в якому вказано, що:

« 1. Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 15.03.2004 року є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів та послуг «КАШТАН» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року.

2. Товари кл. 29, 30 МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356, є однорідними з товарами кл. 30 МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1; товари кл. 16, 31, 32, 33 МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356, є спорідненими з товарами кл. 30 МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1; послуги кл. 35 МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356, є однорідними послугами кл. 35 МКТП та спорідненими з товарами, кл. 30 МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, у разі надання цих послуг по відношенню до вказаних товарів.».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.04.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) поновлено провадження у справі та у зв`язку з набранням чинності 15.12.2017 Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України) викладено у новій редакції, вирішено розглядати справу №910/12099/17 за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

МЕРТ 08.05.2018 подано клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_1 як співвідповідача, оскільки вказана фізична особа згідно з даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг є власником свідоцтва України НОМЕР_1.

Крім того, 14.05.2018 МЕРТ подало суду відзив на позов, в якому заперечило проти висновків судової експертизи.

Позивач 14.05.2018 подав суду: письмові пояснення, в яких зазначив, що висновок судової експертизи повністю підтверджує позовні вимоги Фабрики та їх правове обґрунтування; клопотання про відкликання заяви про зменшення позовних вимог.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.07.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів; закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті.

Фабрика 12.06.2018 подала суду відповідь на відзив МРЕТ, в якій заперечила проти доводів МРЕТ.

ОСОБА_1 27.07.2018 подав суду пояснення, в яких вказав про те, що оскільки він є володільцем спірного свідоцтва, то даний спір не може розглядатися в порядку господарського судочинства.

Позивач 06.08.2018 подав суду відповідь на пояснення ОСОБА_1 , в якій заперечив проти викладених у поясненнях обставин.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.04.2019 (суддя Зеленіна Н.І.) зупинено провадження у справі №910/12099/17 до надходження матеріалів справи з Північного апеляційного господарського суду.

30.05.2019 матеріали справи №910/12099/17 повернуто до господарського суду міста Києва.

У зв`язку з відпусткою судді Зеленіної Н.І. розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 30.05.2019 №05-23/1232 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/12099/17, за результатами якого справу передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.06.2019 прийнято суддею Марченко О.В. справу №910/12099/17 до свого провадження; провадження у справі №910/12099/17 поновлено; розгляд справи по суті призначено на 01.07.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.06.2019 зупинено провадження з розгляду справи №910/12099/17 до розгляду Північним апеляційним господарським судом заяви про прийняття додаткової постанови у справі №910/12099/17.

Матеріали справи 20.06.2019 повернуто до господарського суду міста Києва.

ТОВ «Крок Техно-Сервіс» 18.06.2019 подано суду заяву про виправлення описок в ухвалі господарського суду міста Києва від 04.06.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.06.2019 поновлено провадження у справі та відмовлено ТОВ «Крок Техно-Сервіс» у задоволенні заяви про виправлення описок в ухвалі господарського суду міста Києва від 04.06.2019.

21.06.2019 ТОВ «Крок Техно-Сервіс» подано апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду міста Києва від 10.06.2019, якою зупинено провадження з розгляду справи №910/12099/17 до розгляду Північним апеляційним господарським судом заяви про прийняття додаткової постанови у справі №910/12099/17, поданої ТОВ «Крок Техно-Сервіс».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.06.2019 зупинено провадження з розгляду справи №910/12099/17 до розгляду Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги ТОВ «Крок Техно-Сервіс» на ухвалу господарського суду міста Києва від 10.06.2019.

Постановою Північного апеляційного господарського суду 17.07.2019 ухвалу господарського суду міста Києва від 10.06.2019 залишено без змін.

23.07.2019 матеріали справи №910/12099/17 повернуто до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2019 поновлено провадження у справі №910/12099/17; розгляд справи по суті призначено на 12.08.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.07.2019 відмовлено у задоволенні заяви ТОВ«Крок Техно-Сервіс» про виправлення описок в ухвалі господарського суду міста Києва від 24.07.2019 про поновлення провадження у справі №910/12099/17 та відмову у виправленні описок.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2019 зупинено провадження з розгляду справи №910/12099/17 до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги ТОВ «Крок Техно-Сервіс» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.07.2019 у справі №910/12099/17.

22.08.2019 матеріали справи №910/12099/17 повернуто до господарського суду міста Києва.

07.08.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга ТОВ «Крок Техно-Сервіс» на ухвалу господарського суду міста Києва від 31.07.2019 про відмову у виправленні описок в ухвалі господарського суду міста Києва від 24.07.2019 про поновлення провадження у справі №910/12099/17 та відмову у виправленні описок.

Листом від 07.08.2019 №09.1-27/1/820/19 Північним апеляційним господарським судом передано вказану апеляційну скаргу до господарського суду міста Києва на підставі пункту 17.5 «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 42 ГПК України учасники справи мають право оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках.

Пунктом 17.11 «Перехідні положення» ГПК України передбачено, що подання апеляційних або касаційних скарг на ухвали суду першої або апеляційної інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом, крім випадків, коли до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються всі матеріали справи. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Господарський суд міста Києва, враховуючи, що перелік ухвал господарського суду першої інстанції, що підлягають оскарженню окремо від рішення суду, є вичерпним (частина перша статті 255 ГПК України), а ухвала господарського суду міста Києва від 24.07.2019 є ухвалою про відмову у виправленні описок, можливість оскарження якої названа стаття ГПК України не передбачає, - дійшов висновку про необхідність повернення апеляційної скарги та її матеріалів скаржнику.

Керуючись статтями 230, 234, 235, 255 і пунктом 17.11 «Перехідні положення» ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/12099/17 поновити.

2. Апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду міста Києва від 31.07.2019 про відмову у виправленні описок у справі №910/12099/17 та додані до неї документи повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» (36008, м. Полтава, вул. Гаражна, буд. 7).

Ухвала набрала законної сили 28.08.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко