ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"22" серпня 2019 р. Справа№ 910/21660/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Верховця А.А.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Гутнік І.В. - ордер серії КВ №797755 від 02.07.2019

від відповідача-1: Гладюк О.О. - ордер серії КВ № 092750 від 17.07.2019

від відповідача-2: Ресенчук В.М. - довіреність № 2434-03/35 від 29.01.2019

від третьої особи : Янчик М.І. - довіреність № 02/04 від 02.04.2019

розглядаючи апеляційну скаргу Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року

у справі № 910/21660/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Olicon AB

до 1. Kaminion Holdings Limited

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО- ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО"

про визнання недійсним патенту України № 9783 та зобов`язання

вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у справі №910/21660/17 позов задоволено повністю, визнано недійсним повністю патент України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто з Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) на користь Olicon AB (Олікон АБ) 3 200,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 881,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 20 004,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Kaminion Holdings Limited звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог повністю відмовити.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Грек Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 27.07.2019 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 у справі №910/21660/17, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 18.07.2019 року за участю повноважних представників сторін та третьої особи.

У поданих через відділ документального забезпечення суду відзивах на апеляційну скаргу представники третьої особи та позивача просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Також, до початку судового засідання від представника позивача надійшло клопотання про закриття апеляційного провадження, а від представника відповідача-1 - клопотання про виклик судових експертів та клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з викликом експертів.

В судовому засідання 18.07.2019 року оголошено перерву у справі до 22.08.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.08.2019 для розгляду справи № 910/21660/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Грек Б.М.

Ухвалою суду від 22.08.2019 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/21660/17 за апеляційною скаргою Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про закриття апеляційного провадження, а від представника позивача - заперечення проти клопотання про виклик експертів.

За наслідками розгляду в судовому засіданні 22.08.2019 року клопотання позивача про закриття апеляційного провадження у справі ухвалою суду відмовлено у його задоволенні у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Крім того, в судовому засіданні 22.08.2019 року розглядалось клопотання відповідача-1 про виклик судових експертів, в яких останній просить суд викликати в судове засідання експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А. для надання усних пояснень стосовно Висновку експертів № 1248 від 14.02.2019 року, а також експерта Андрєєву А.В. для надання усних пояснень стосовно Висновку експерта № 2-10/2018 від 18.10.2018 року.

Заявлене клопотання мотивовано наявністю у справі двох неузгоджених між собою висновків експертів.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники позивача та третьої особи проти задоволення заявленого клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні.

Представник відповідача-2 з приводу заявленого клопотання поклався на розсуд суду.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши матеріали справи та заслухавши позиції присутніх представників сторін у справі, судова колегія дійшла висновку про його задоволення в частині виклику в судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів № 1248 від 14.02.2019 року.

Відповідно до абз. 2 п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі необхідності господарський суд може зобов`язати судового експерта з`явитися в судове засідання на виклик суду, дати додаткові роз`яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов`язати його відповісти на усні питання сторін у справі.

Відповідно до ст. 12 Закону України „Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз`яснення щодо даного ним висновку.

Згідно частин 3, 4 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Експерт зобов`язаний з`явитись до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

Враховуючи викладене, судова колегія Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про необхідність викликати в судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А. у зв`язку з проведенням ними судової експертизи у справі та поставити їм питання, які надані представниками сторін, у зв`язку з чим розгляд справи слід відкласти на підставі статті 216 ГПК України.

В чистині виклику в судове засіданні експерта Андрєєвої А.В. колегія суддів відмовляє у зв`язку з необґрунтованістю клопотання в цій частині.

Заперечення представника позивача проти клопотання про виклик судових експертів, яке на думку позивача подано з порушенням процесуального строку, є зловживанням процесуальними правами та не відповідає вимогам ст. 170 ГПК України, колегією суддів відхиляються у зв`язку з недоведеністю таких доводів, надання представнику відповідача-1 можливості захистити свої процесуальні права у справі №910/21660/17 відповідним чином, а також необхідністю повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи.

Керуючись статтями 69, 216, 234 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи № 910/21660/17 відкласти на 19.09.2019 року. Судове засідання відбудеться о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань № 3.

2. Викликати в судове засідання судових експертів Дорошенка Олександра Федоровича та Петренка Сергія Анатолійовича для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №1248 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2019 року у справі № 910/21660/17. Явку судових експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А. визнати обов`язковою.

3. Поставити судовим експертам наступні питання позивача:

1) Яким способом здійснювалось визначення ознак промислового зразка за патентом України № 9783?

2) Яким способом та за якими критеріями здійснювалось визначення суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 9783?

3) У який спосіб досліджувалось питання загальнодоступності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 9783 до дати подання заявки № на промисловий зразок „Фасадний камінь „Сканрок", тобто до 13.10.2003 року?

4. Поставити судовим експертам наступні питання відповідача-1:

1) Чи вважаєте Ви, що форма промислового зразка впливає на формування зовнішнього вигляду промислового зразка?

2) Вами на фото 1-1, 1-2 у висновку було позначено стрілками та цифрами від 1 до 5 п`ять ознак. Чи вважаєте Ви, що ознаки 4 та 6 «фаски» є ознаками форми промислового зразка? Адже при описі у висновку на стор. 9 висновку Ви перелічуєте ознаки форми промислового зразка, тобто, ці ознаки наявні і у Вашому описі?

3) Чому визначені ознаки 4 та 5 «фаски» Ви віднесли до таких, що не впливають на формування зовнішнього вигляду промислового зразка, тобто до «чисто функціональних елементів»?

4) Яку саме функцію, на Вашу думку, виконують «фаски» 4 та 5?

5) З яких підстав Ви віднесли ознаки 4 та 5 «фаски» до «чисто функціональних елементів»?

6) З урахуванням того, що Вами під час дослідження виявлено ознаки 4 та 5 «фаски», то чи вважаєте Ви, що ці ознаки візуально сприймаються людиною, як Вами під час опису, та на фото 1-1 і 1-2 у Вашому висновку?

7) Чи вважаєте Ви, що ознаки 4 та 5 «фаски» візуально сприймаються людиною і одночасно, забезпечують естетичні та ергономічні властивості об`єкту промислового зразка?

8) Якщо ні, то чому ці ознаки були визначені під час опису, адже Ви їх зорово визначили з зображення?

9) Чому з п`яти позначок від 1 до 5 фаски були помічені цифрами, адже вони зорово були сприйняті Вами як людиною і як експертом?

10) Чи вважаєте інформативною таку ознаку, яку Ви визначили як суттєву «в основу фасадного каменю «Сканрок» покладена монолітна тривимірна фігура оригінальної конфігурації»? Ви вважаєте достатнім такий опис «оригінальна конфігурація» для зіднесення ознаки як суттєвої для подальшого порівняння у перших строках порівняльних таблиць 1, 2, 3 з кресленнями та тривимірними зображеннями?

11) Чи можливо тоді порівнювати досліджуваний Вами промисловий зразок за патентом № 9783 з будь-яким виробом що має «оригінальну конфігурацію»?

12) Документ з назвою «Сертифікат відповідності № 85/1565» «ВВА British board of agreement»/«Британської ради атестації» на продукт «СОLОRОС CLADDING SYSТЕМ»/«Облицювальна система «СОLORОС» дата видачі 21 травня 1986 року був прийнятий Вами як джерело і брав участь у порівняльному дослідженні (стор. 11 висновку). З яких підстав це джерело було віднесено до загальнодоступних? Яким чином відомості про об`єкт, на який видано «Сертифікат відповідності № 85/1565» за цим документом, стали загальнодоступними? Чи відомо Вам, які саме відомості та у якому обсязі і де були опубліковані/оприлюднені чи знаходились у вільному доступі? Адже у своєму висновку Ви лише зазначаєте про дату його видачі.

А вище на стор. 10. вказуєте, що загальнодоступними є відомості/інформація яка була оприлюднена.

Крім цього Ви на стор. 13 висновку зазначаєте, що сертифікат має інформативну функцію і тому є загальнодоступним джерелом.

Чи враховували Ви під час віднесення цього документа до загальнодоступних, що Сертифікат не містить відомостей про дату публікації, дату оприлюднення, чи включення цього сертифікату до бюлетенів, журналів, тощо, тобто до джерел, доступ до яких може отримати будь-яка особа? Зі змісту сертифікату відповідності випливає, що це документ, який передбачає, що:

- вироби облицювальної системи відповідатимуть будівельним нормам і правилам 1985 року (Англія і Уельс) у разі використання відповідно до положень цього Сертифікату;

- вироби облицювальної системи відповідатимуть будівельним стандартам, - нормам і правилам (Шотландія) з 1981 року до 1984 року у разі використання відповідно до положень цього Сертифікату;

- вироби облицювальної системи відповідатимуть будівельним нормам і правилам (Північна Ірландія) 1977 року (зі змінами та доповненнями) у разі використання відповідно до положень цього Сертифікату;

Чи звертали Ви увагу, що сертифікат містить словесний опис облицювальної системи та її елементів, зазначені розміри, матеріали, фіксуючі матеріали, умови доставки і обробки на об`єкті, дані для проектування, технічного обслуговування, монтажу тощо? Чи відомо Вам, що словесний опис не є джерелом інформації для визначення ознак промислового зразка?

Вами у Таблиці 2 наводяться два різні зображення, і при цьому одне є двовимірним кресленням, інше тривимірним.

Чому Ви поєднали ці два різні зображення як такі, що відносяться до одного «виробу в тримірній проекції», якщо одне зображення є двовимірним?

13) Чи можете впевнено сказати, що відомості про заявку Патентну заявка № 12966/68 на винахід «Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки», зареєстровану Патентно-реєстраційним управлінням Швеції 26.09.1968, опубліковану 01.06.1970 року та про зміст цієї заявки як джерела, в тому числі і креслень на дату 13.10.2003 подання заявки № за якою видано патент України № 9783 «ФАСАДНИЙ КАМІНЬ «СКАНРОК» були відомі будь-якій особі, або будь-яка особа (в тому числі і український споживач чи будь-яка людина в Україні) могла ознайомитися сама, або про її зміст можна було довідатись законним шляхом з урахуванням дати публікації - 1970 рік?

Ви посилаєтесь на наявність цих відомостей у Інтернет джерелі Європейського патентного відомства Стор. 17 висновку.

Чи можете впевнено сказати, що з цими відомостями міг ознайомитись український споживач чи будь-яка людина в Україні, або про її зміст можна було довідатись законним шляхом з урахуванням того, згідно даних про перелік бюлетенів та інших реферативних видань зарубіжних держав, наявних у патентному фонді ДНТБ України станом на 01.07.1998 р. (згідно джерела «Патентні дослідження. Методичні рекомендації/ За ред. В.Л.Петрова. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре». 1999. 264 с.) очевидним є те, що видання Швеції «Svensk Patenttiding» як видання, що є патентним бюлетенем Швеції наявне у патентних фондах України станом на 01.07.1998 року за роки 1976-1982? Чи не свідчить це про те, що будь-яка особа в Україні не мала можливості ознайомитися сама з відомостями про винахід «Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки»?

14) Що на Вашу думку є креслення? Креслення це графічне зображення дизайну чи умовне зображення об`єкту?

15) Патентна заявка № 12966/68 на винахід «Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки», зареєстрована Патентно-реєстраційним управлінням Швеції 26.09.1968,. опублікована 01.06.1970 року і містить креслення об`єкту винаходу - «пристрою».

Чи достатньо двох проекцій креслень об`єкту по патентній заявці, як вказано Вами у Таблиці 3 на стор. 16 висновку, для визначення саме художньо-конструкторського рішення виробу за патентом № 9783 «ФАСАДНИЙ КАМІНЬ «СКАНРОК»?

5. Поставити судовим експертам наступні питання третьої особи:

1) Яким способом здійснювалось визначення ознак промислового зразка за патентом України № 9783?

2) Яким способом та за якими критеріями здійснювалось визначення суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 9783?

3) У який спосіб досліджувалось питання загальнодоступності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 9783 до дати подання заявки № на промисловий зразок „Фасадний камінь „Сканрок", тобто до 13.10.2003 року?

6. Зобов`язати судових експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А., на підставі ч. 3 ст. 69 ГПК України, надати суду обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

7. Роз`яснити судовим експертам Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А., що у відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 69 ГПК України вони мають право знайомитись з матеріалами справи для підготування до наступного судового засідання мотивованого письмового висновку щодо поставлених їм питань.

8. Викликати для участі в судовому повноважних представників сторін та третьої особи.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді А.А. Верховець

Б.М. Грек