ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"29" серпня 2019 р. Справа№ 910/24216/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Сотнікова С.В.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Курячий О.П. - довіреність б/н від 16.03.18

від відповідача-1: Столяренко О.В. - довіреність б/н від 22.05.17

від відповідача-2: не з`явились

від відповідача-3: не з`явились

розглядаючи апеляційну скаргу Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" на рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2019 року

у справі № 910/24216/16 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з

ВІЛ/СНІД"

до 1. GILEAD SCIENCES, INC. (US) (ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК.(US))

2. Державна служба інтелектуальної власності України

3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту України №75889 та зобов`язання

вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.05.2019 року у справі №910/24216/16 у задоволенні позову відмовлено повністю, стягнуто з БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" на користь компанії GILEAD SCIENCES, INC. (US) (ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК.(US)) витрати по оплаті вартості проведення судової експертизи у розмірі 59 996, 16 грн.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2019 року у даній справі та прийняти нове, яким позов задовольнити повністю

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Отрюх Б.В., Грека Б.М.

Ухвалою суду від 17.07.2019 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" на рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2019 року у справі № 910/24216/16, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та заперечень або пояснень з приводу заявлених клопотань та призначено справу до розгляду на 15.08.2019 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представників відповідача-1 та відповідача-3 надійшли відзиви на апеляційну скаргу.

У зв`язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.08.2019 року для розгляду справи № 910/24216/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В. Грек Б.М.

Ухвалою суду від 15.08.2019 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/24216/16 за апеляційною скаргою БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" на рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2019 року.

В судовому засіданні 15.08.2019 року оголошено перерву у справі №910/24216/16 до 29.08.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України та запропоновано сторонам надати суду перелік питань, які необхідно поставити судовим експертам Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюку В.М. щодо складеного ними висновку експертів № 262/17 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.12.2018 року.

До початку судового засідання від представника апелянта надійшла заява про виклик експертів та відповідний перелік питань даним експертам.

В судове засідання 29.08.2019 року з`явились представники позивача та відповідача-1. Представником відповідача-1 в судовому засіданні надано суду перелік питань судовим експертам Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюку В.М.

Представники сторін в судовому засіданні 29.08.2019 року щодо виклику в судове засідання судових експертів Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюка В.М. для надання пояснень з приводу складеного ними висновку експертів №262/17 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.12.2018 року не заперечували.

Розглянувши подану представником скаржника заяву про виклик судових експертів Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюка В.М., в якій останній підтримує ініціативу суду щодо виклику в судове засідання вказаних експертів, дослідивши матеріали справи та заслухавши позиції присутніх представників сторін у справі, судова колегія дійшла висновку про її задоволення.

Відповідно до абз. 2 п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі необхідності господарський суд може зобов`язати судового експерта з`явитися в судове засідання на виклик суду, дати додаткові роз`яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов`язати його відповісти на усні питання сторін у справі.

В силу ст. 12 Закону України „Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз`яснення щодо даного ним висновку.

Згідно ч. 3, 4 ст. 69 ГПК України, експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Експерт зобов`язаний з`явитись до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, судова колегія Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про необхідність викликати в судове засідання судових експертів Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюка В.М. у зв`язку з проведенням ними судової експертизи у справі та поставити їм питання, які надані представниками сторін, у зв`язку з чим розгляд справи слід відкласти на підставі статті 216 ГПК України.

Керуючись статтями 69, 216, 234 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи № 910/24216/16 відкласти на 26.09.2019 року. Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал судових засідань № 3.

2. Викликати в судове засідання судових експертів Фою О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюка В.М. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №262/17 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.12.2018 року у справі №910/24216/16. Явку експертів Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюка В.М. визнати обов`язковою.

3. Поставити судовим експертам наступні питання позивача:

1) Чому робота з експертизи не була розпочата у встановлений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.98 року (надалі - «інструкція») термін?

2) Чому матеріали експертизи не були повернені без виконання у встановлений інструкцією термін?

3) Чому питання були переформульовані експертами без відповідних роз`яснень?

4) Які інформаційні джерела використовувались для експертизи та чому вони не вказані у переліку літератури? У разі використання нерекомендованих (дискусійних) джерел з яких виходить думка експерта, вказати яких?

5) Чому висновок не засвідчений належним чином у відповідності до вимог інструкції?

6) Чому експертиза була проведена без перекладу матеріалів чи підтвердження експертами знання англійської мови? Чи можуть експерти підтвердити знання англійської мови?

7) Яким чином у першому пункті формули можуть бути ідентифіковані ознаки «цільова тканина» та «нецільова тканина» однозначним чином, адже відсутність такої ідентифікації свідчить про недостатність винахідницького рівню, що у свою чергу свідчить про недійсність патенту?

8) Чим ви можете обґрунтувати достатність кількості прикладів для підтвердження промислової придатності та спростувати позицію позивача про те, що конкретні відомості про дослідження проліків на основі метоксифосфонатнуклеотидного аналогу представлені тільки у прикладах 9 та 10, зазначених в описі до оскаржуваного патенту, не є достатніми, що свідчить про недостатність винахідницького рівню, що у свою чергу свідчить про недійсність патенту?

9) Чим ви можете спростувати позицію про те, що приклади 9 та 10 у описі до оскаржуваного патенту не містять повного опису засобів та методів, за якими можливе здійснення за першим пунктом формули, що свідчить про недостатність винахідницького рівню, що у свою чергу свідчить про недійсність патенту?

10) Чим ви можете спростувати позицію про те, що у пунктах 23 та 24 формули винаходу має місце доповнення відомого засобу відомою частиною - що свідчить про недостатність винахідницького рівню, що у свою чергу свідчить про недійсність патенту?

11) Чим ви можете спростувати позицію про те, що пункти 24 та 26 діючої формули винаходу містять матеріали, яких не було у патенті на дату подання заявки, тобто свідчать про можливі ознаки введення патентного відомства в оману?

12) Чим ви можете спростувати позицію про те, що пункт 31 формули винаходу схожий на приклад 1 (використання алкоксида магнію замість натрієвого третбутоксиду, при тому, що фізико-хімічні властивості магнію та натрію досить схожі, що є загальновідомим фактом), що свідчить про недостатність винахідницького рівню, що у свою чергу свідчить про недійсність патенту?

13) Чому оплата експертизи не була здійснена належним чином?

4. Поставити судовим експертам наступні питання відповідача-1:

1) У Вашому Висновку № 262/17 (стор. 39 Висновку № 262/17) Ви зазначили, що жоден з документів Д1-Д7 не містить сукупності ознак ідентичної з сукупністю ознак об`єктів винаходу за незалежними пунктами 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 Патенту №75889. Обґрунтуйте на якій підставі Ви прийшли до такого висновку?

2) Ви прийшли до висновку (стор. 39 Висновку № 262/17), що винахід за Патентом № 75889 відповідає умові патентоздатності «новизна». Обґрунтуйте на якій підставі Ви прийшли до такого висновку?

3) На стор. 52 Висновку № 262/17 Ви зазначаєте, що на дату подання заявки на видачу Патенту № 75889 не була відома уся сукупність відрізняльних ознак Патенту № 75889. Обґрунтуйте на якій підставі Ви прийшли до такого висновку?

4) На стор. 55 Висновку № 262/17 Ви зазначили, що запропоноване технічне рішення згідно з Патентом № 75889, є неочевидним для середнього спеціаліста в даній галузі техніки, з огляду на рівень техніки, а тобто, відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень». Обґрунтуйте на якій підставі Ви прийшли до такого висновку?

5) На стор. 58 Висновку № 262/17, Ви вказуєте, що об`єкт винаходу за Патентом №75889 є таким, що відповідає умові патентоздатності «промислова придатність». Обґрунтуйте на якій підставі Ви прийшли до такого висновку?

6) На стор. 61 Висновку № 262/17 Ви зазначили, що матеріали заявки № за Патентом № 75889 не містять відомості, відмінні від тих, що були в матеріалах заявки № на дату її подання. Обґрунтуйте на якій підставі Ви прийшли до такого висновку?

7) Чи вважаєте Ви, що процесуальні неточності, які містить Висновок №262/17, можуть ставити під сумнів правильність та обґрунтованість такого Висновку?

8) Чи мали Ви змогу дослідити всі матеріали справи № 910/24216/16 належним чином, без наявності в матеріалах справи перекладів доказів, наданих Позивачем, а саме, перекладів видань:

- International application published under the patent cooperation treaty (PCT) WO 98/04569;

- United States Patents 4.724.232;

- United States Patents 4.978.655;

- International application published under the patent cooperation treaty (PCТ) WO 95/07920;

- United States Patents 5.977.089;

- International application published under the patent cooperation treaty (PСT) WO 00/35460?

5. Зобов`язати судових експертів Фою О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюка В.М., на підставі ч. 3 ст. 69 ГПК України, надати суду обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

6. Роз`яснити судовим експертам Фої О.А., Чабанець Т.М. та Оцалюку В.М., що у відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 69 ГПК України вони мають право знайомитись з матеріалами справи для підготування до наступного судового засідання мотивованого письмового висновку щодо поставлених їм питань.

7. Викликати для участі в судовому повноважних представників сторін.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.В. Сотніков

Б.М. Грек