ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"21" серпня 2019 р. Справа № 922/2507/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шарко Л.В.

при секретарі судового засідання Васильєвій Л.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом ТОВ "Тара"
до ФОП Кузнецов Дмитро Олександрович, АДРЕСА_1
про стягнення компенсації за порушення авторських прав в розмірі 40000, 00 грн., зобов`язання відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "Тара" та про канали їх розповсюдження та про стягнення з відповідача штрафу до Державного бюджету України в розмірі 4000, 00 грн.
за участю представників:

позивача - не з`явився,

відповідача - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тара" звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича про стягнення суми компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди у розмірі 40000, 00 грн.; зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію, щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "Тара" та про канали їх розповсюдження; про стягнення штрафу у розмірі 4000, 00 грн. до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, яка підлягає стягненню.

Рішенням господарського суду Харківської області від 06.12.2018, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 позов задоволено:

- стягнуто з відповідача на користь позивача: 40 000 грн. компенсації за порушення авторських прав; 4 000 грн. штрафу до Державного бюджету України; витрати зі сплати судового збору 3 524 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 9 000 грн.;

- зобов`язано відповідача надати у письмовій формі позивачу інформацію (документи) щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "Тара", та про канали їх розповсюдження;

- в іншій частині позову щодо стягнення витрат на правову допомогу відмовлено.

Постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.19р. за касаційною скаргою фізичної особи підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича рішення господарського суду Харківської області від 06.12.2018, постанову Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 зі справи №922/2507/18 скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.07.19р., для розгляду даної справи визначено суддю Шарко Л.В.

Ухвалою суду від 24.07.19р. призначено справу № 922/2507/18 до розгляду в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на "21" серпня 2019 р. об 11:00 год.

16.08.19р. від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

18.06.19р. від відповідача надійшла заява про закриття провадження по справі у зв`язку з припиненням відповідачем статусу фізичної особи - підприємця.

Суд, дослідивши дану заяву, не вбачає підстав для її задоволення у зв`язку з наступним.

Згідно із частиною першою статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Господарські суди мають юрисдикцію щодо розгляду за пунктом 1 частини першої статті 20 ГПК України спорів, у яких стороною є фізична особа, яка на час розгляду справи втратила статус суб`єкта підприємницької діяльності, якщо ці спори пов`язані, зокрема, з підприємницькою діяльністю, що раніше здійснювалася зазначеною фізичною особою, зареєстрованою підприємцем.

15.12.2017 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" №2147-VIII від 03.10.2017, котрим ГПК України викладено в новій редакції.

Так, згідно з пунктом 6 частини першої статті 231 ГПК України у редакції, чинній з 15 грудня 2017 року, господарський суд закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою, чи припинено юридичну особу, які були однією зі сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Аналогічні правові висновки містяться в Постановах Великої Палати Верховного Суду у справі №904/1083/18 та №760/13915/18 (14-234цс19).

Таким чином, припинення підприємницької діяльності фізичною особою не змінює її правовий статус та не є підставою для закриття провадження по справі.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Суд, дослідивши матеріали справи з урахуванням рекомендацій викладених в Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.19р. по даній справі, на виконання вимог постанови та для повного та об`єктивного розгляду справи, вважає за необхідне призначити по справі судову експертизу, посилаючись на наступне.

Як вбачається з пунктів 7.8.- 7.14. Постанови Касаційного господарського суду від 08.07.19р. по даній справі:

"7.8. Для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям серед іншого, слід було встановити:

- який об`єкт інтелектуальної власності використано відповідачем і в чому саме полягало використання, якщо об`єкт авторського права (малюнок) і торговельної марка збігаються;

- з`ясувати повний перелік суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва - малюнку "ТАРА" та його художню сутність;

- визначити характер порушення;

- визначити розмір компенсації за порушення авторського права як специфічного способу захисту порушення авторського права.

7.9. Розміщення малюнку як об`єкту образотворчого мистецтва безпосередньо на будь-якій поверхні не є безумовним свідченням контрафактності самого об`єкта, на якому цей малюнок розміщений, оскільки саме функцією торговельної марки є відрізнення товарів та послуг одних осіб від товарів та послуг інших.

Як установлено судами попередніх інстанцій з обставин справи, відповідачем реалізовувався товар, який сам містив певний малюнок, схожий на той, що належить позивачу, так само схожий малюнок був розміщений і на упаковці товару.

Суди мали встановити та конкретизувати, в чому саме полягало використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці.

7.10. Суди мали встановити суттєві ознаки малюнку, який розміщений як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ТАРА" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу.

7.11. За результатами порівняння слід було визначити, чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, але не ідентичними.

7.12. За необхідності питання, пов`язані із встановленням ідентичності або схожості до ступеня сплутування із спірним малюнком, можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

7.13. У матеріалах справи міститься лише акт огляду (порівняльного дослідження) від 31.07.2018 № 2 контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 85-1601130, складений та підписаний директором ТОВ "Тара" ОСОБА_4 , начальником відділу технічного контролю ТОВ "Тара" ОСОБА_5. , головним конструктором ТОВ "Тара" ОСОБА_7 , представниками за довіреністю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Інші докази, які б підтверджували або спростовували наявність чи відсутність суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнка), відсутні.

7.14. Отже, висновки місцевого та апеляційного господарських судів щодо розповсюдження (продажу) відповідачем диску зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ТАРА" як контрафактного товару є передчасними, неконкретизованими і такими, що не ґрунтуються на наявних у матеріалах справи та досліджених судом доказах.

Відповідно до положень ч. ч. 1-2 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Вищий господарський суд України у п.2 Постанови Пленуму № 4 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначив, що відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Водночас, як зазначається в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України", експертиза призначена судом, є одним із засобів з`ясування або оцінки фактичних обставин справи і тому, складає невід`ємну частину судової процедури.

У відповідності до п. п. 5.1.-5.2. ІНСТРУКЦІЇ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (ЗАТВЕРДЖЕНОЇ Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5)) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Згідно ч.1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає, що в силу положень ст. 99 ГПК України існує потреба у спеціальних знаннях для підтвердження питань, пов`язаних із встановленням суттєвих ознак малюнку, який розміщений як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняння їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ТАРА" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: призначення судом експертизи.

З метою унеможливлення пропущення строку розгляду справи, встановленого ст. 177 ГПК України, а також зважаючи на те, що проведення судової експертизи потребує тривалого часу, суд вважає за необхідне зупинити провадження по даній справи та направити матеріали справи до Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 98, 99, п. 2 ч.1 ст. 228, 232, 233, 234, 235, 254, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Письмові пояснення позивача, які надійшли до суду 16.08.19р. долучити до матеріалів справи.

2. В задоволенні заяви відповідача про закриття провадження по справі - відмовити.

3. Призначити по справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса (адреса: вулиця Золочівська, 8а, Харків, Харківська, 61177) попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Який об`єкт інтелектуальної власності використано відповідачем і в чому саме полягало використання, якщо об`єкт авторського права (малюнок) і торговельної марка збігаються?

2) Встановити повний перелік суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва - малюнку "ТАРА" та його художню сутність?

3) В чому саме полягало використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці?

4) Які суттєві ознаки малюнку, який розміщений як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ТАРА" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу?

5) Чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, але не ідентичними?

6) Чи є позначення ("ТАРА"), нанесене на пакування та диск відповідача, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 206807?

4. Зобов`язати позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тара" здійснити оплату вартості експертиз. Остаточно питання про розподіл судових витрат буде вирішено при винесенні рішення з даного спору.

5. Зобов`язати сторін надати експерту на його вимогу через господарський суд для проведення експертизи необхідні матеріали.

6. Матеріали справи №922/2507/18 направити до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса (адреса: вулиця Золочівська, 8а, Харків, Харківська, 61177), для проведення судової експертизи.

7. Запропонувати судовому експерту реалізувати надане йому статтею 13 Закону України "Про судову експертизу" право, щодо зазначення в експертному висновку фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

8. Провадження у справі 922/2507/18 зупинити на час проведення судової експертизи.

9. Оскарження здійснюється в порядку визначеному ст. ст. 254-255 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Повний текст ухвали складено та підписано 27.08.19р.

Суддя Л.В. Шарко