РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.08.2019Справа № 910/13822/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Гулевець О.В. за участю секретаря судового засідання Письменної О.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для торгівлі та послуг

за участю представників:

від позивача: Лукашов Ю.В.

від відповідача 1: Саламов О.В.

від відповідача 2: Марков С.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" (відповідач 2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для торгівлі та послуг № НОМЕР_1 від 26.08.2014, зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України на знак для товарів і послуг відомості щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та повідомити про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення, яке захищене за свідоцтвом України № НОМЕР_1, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2016 (суддя Бондарчук В.В.) порушено провадження у справі № 910/13822/16.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.10.2016, залишеного без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019, у справі №910/13822/16 відмовлено у задоволенні позову.

Під час розгляду справи у суді апеляційної інстанції, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.12.2017 замінено відповідача у справі № 910/13822/16 Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Постановою Верховного Суду від 16.04.2019 у справі № 910/13822/16 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2019 у справі № 910/13822/16 скасовано, а справу №910/13822/16 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

25.04.2019 матеріали справи №910/13822/16 надійшли до Господарського суду міста Києва та за результатом автоматизованого розподілу передані судді Гулевець О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2019 суддею Гулевець О.В. прийнято справу №910/13822/16 до свого провадження, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 28.05.2019.

27.05.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшли письмові пояснення по суті спору з урахуванням постанови Верховного Суду від 16.04.2019.

В судовому засіданні 28.05.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 25.06.2019.

В судовому засіданні 25.06.2019, враховуючи відсутність клопотань та повідомлень учасників судового процесу про намір вчинити дії, строк вчинення яких обмежений підготовчим провадженням, відсутність інших клопотань, заяв від сторін, судом закрито підготовче провадження та призначено справу №910/13822/16 до судового розгляду по суті на 24.07.2019, про що постановлено ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання.

В судовому засіданні 24.07.2019, у зв`язку із неявкою представника позивача, судом відкладено розгляд справи по суті на 06.08.2019.

06.08.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові заперечення на висновок судових експертів №2408 та пояснення по справі.

Представник позивача в судовому засіданні 06.08.2019 надав пояснення по суті позовних вимог, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні проти позову заперечив, надав пояснення по суті своїх заперечень.

Представник відповідача-2 надав пояснення по суті заперечень, просив суд відмовити у задоволення позовних вимог.

В судовому засіданні 06.08.2019 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство "Інтеррибфлот" було власником патенту України від 15.05.2003 № 7344 (за заявкою від 05.11.2002) на промисловий зразок "Етикетка", що діяв до 05.11.2006 на території України.

Починаючи з січня 2004 року між ТОВ "ІНТЕРФЛОТ" та Відкритим акціонерним товариством "Інтеррибфлот" укладені ліцензійні договори, відповідно до яких позивач отримав право на використання промислового зразка "Етикетка" за патентом України від 15.05.2003 № 7344.

В офіційному бюлетені № 19 "Промислова власність" від 26.11.2007 опубліковано відомості про припинення дії патенту України № 7344 на промисловий зразок з підстав несплати річного збору, а датою припинення дії патенту України на промисловий зразок №7344 є 05.11.2006.

Після припинення дії патенту України позивач зазначає, що продовжує використовувати зображення етикетки по теперішній час.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач стверджує, що як йому стало відомо, з 2013 року ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" виробляє та розповсюджує продукцію - консерви з використанням етикетки, яку тривалий час використовує позивач на підставі вказаних ліцензійних договорів.

ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" є власником свідоцтва України від 26.08.2014 № НОМЕР_1 на комбінований знак для товарів і послуг (дата подачі заявки № m 2013 08966 - 23.05.2013) для товарів 29 класу МКТП "сардини".

Позивач стверджує, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.

В обґрунтування заявленого позову, позивач зазначає, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів, оскільки через тривале використання позивачем промислового зразка "Етикетка" у споживача виникли стійкі асоціації про те, що товар з етикеткою "САРДИНА" належить позивачу, а тому спірний знак відповідача має бути визнаний недійсним через невідповідність умовам надання правової охорони, передбачених ч. 4 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.10.2016, залишеного без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019, у справі №910/13822/16 у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" відмовлено.

Постановою Верховного Суду 16.04.2019 у справі № 910/13822/16 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2019 у справі № 910/13822/16 скасовано, а справу №910/13822/16 передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Направляючи справу на новий розгляд Верховний Суд зазначив, що суди першої та апеляційної інстанції залишили поза увагою те, що позивач у позовній заяві посилався також і на використання ним протягом тривалого часу (до 23.05.2013) позначення, яке розміщувалося на етикетках консервів "САРДИНИ", внаслідок чого у споживача виникають стійкі асоціації про те, що виробником товару "САРДИНА", на етикетці якого ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" на голубому тлі нанесено словесні елементи "САРДИНА", є позивач. Відтак знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, власником якого є ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" та яким маркується відповідний товар, за твердженням позивача, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.

Частиною 5 статті 310 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

Дослідивши наявні матеріали справи, оцінюючи надані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи вказівки Верховного Суду у постанові від 16.04.2019, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст.154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Згідно із частиною першої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до пунктів 1 та 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час подачі заявки від 23.05.2013 № m 2013 08966) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Заявляючи позовні вимоги позивач посилається на те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, власником якого є ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" та яким маркується відповідний товар, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.

Згідно із приписів абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Обставина, зазначена в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є самостійними підставами для відмови у наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості).

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У відповідності до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

В обґрунтування своїх доводів, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів, позивачем було надано в матеріали справи:

висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності №429, складений 30.09.2013 Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, згідно якого використання ТОВ "РКЗ "Екватор" наданої на дослідження етикетки може призвести до сплутування споживачем товарів з товарами ТОВ "Інтеррибфлот", ТОВ "Інтерфлот", ТОВ "Інтерфлот-Продукт", що призведе до змішування з діяльністю вказаних підприємств, які мають пріоритет на їх використання (висновок складений на підставі листа ТОВ "Інтеррибфлот");

висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності №290/15, складений 11.01.2016 Науково-дослідним інститутом судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, згідно якого зовнішнє оформлення консервів "Сардина атлантична натуральна з додаванням олії" ТОВ "РКЗ "Екватор" є схожим з зовнішнім оформленням етикетки консервів "Сардини натуральної з добавленням олії" ТОВ "Інтерфлот" настільки, що їх можна сплутати; зображення глобуса не є домінуючим в оформленні етикетки та не має вирішального значення у формуванні її загального зорового враження, що може вплинути на споживача при виборі консерви ТОВ "РКЗ "Екватор" та ТОВ "Інтерфлот" (висновок складений на підставі листа ТОВ "Інтерфлот").

Водночас, ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" в спростування тверджень позивача, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів, надані:

- висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №578, складений 27.02.2015 Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз, згідно якого знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 (у вигляді етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з додаванням олії" ТОВ "РКЗ "Екватор" та промисловий зразок за патентом НОМЕР_2 (у вигляді етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії" ТОВ "Інтерфлот") не є схожими до ступеня змішування; зовнішнє оформлення етикетки ТОВ "РКЗ "Екватор" не є схожим з зовнішнім оформленням етикетки ТОВ "Інтерфлот" (висновок складений на підставі листа ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор");

- висновок науково-правової експертизи щодо відповідності законодавству України, об`єктивності обґрунтованості подання Антимонопольного комітету України від 28.11.2014 у справі №227-26.4/104-14 (127-26.4/104-14), складений 19.12.2014 Прохоровим- Лукіним Г.В. (патентний повірений України (реєстр. №419), кандидат юридичних наук), згідно якого знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 (у вигляді етикетки) та промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 не є схожими до ступеня змішування, тобто не можуть ввести споживача в оману щодо товару чи особи, яка виробляє товар (висновок складений на підставі листа ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор").

Отже, в матеріалах справи були наявні суперечливі один одному висновки експертних досліджень свідоцтва України НОМЕР_1, патенту України НОМЕР_2, а також зовнішніх оформлень етикеток консервів "Сардина атлантична натуральна з додаванням олії" ТОВ "РКЗ "Екватор" та "Сардини натуральної з добавленням олії" ТОВ "Інтерфлот".

Суд зазначає, що питання стосовно можливості введення в оману щодо дійсного виробника товарів є питаннями, які потребують спеціальних знань.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарські суди, якщо схожість не має очевидного характеру, призначають відповідну судову експертизу. При цьому господарський суд не наділений повноваженнями встановлювати неочевидну схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017), для роз`яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2016 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг).

Згідно із висновку судового експерта Мінченко Н.В. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності №22363/16-53 від 29.11.2017, комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот".

Як встановлено судом, під час розгляду справи у суді апеляційної інстанції Товариством з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" на противагу висновку №22363/16-53 від 29.11.2017 подано апеляційному суду консультативний висновок спеціаліста за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта №22363/16-53 від 29.11.2017 у господарській справі № 910/13822/16 та наданих матеріалів, складений 07.02.2018 патентним повіреним України Прохоровим -Лукіним Г.В. та заявлено клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

В свою чергу, позивач надав Консультативний висновок на консультативний висновок спеціаліста Прохорова-Лукіна Г.В. за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта від 29.11.2017 №22363/16-53 від 07.02.2018, складений судовим експертом Дорошенком О.Ф. 19.03.2018.

Судом апеляційної інстанції було встановлено, що висновок судової експертизи №22363/16-53 від 29.11.2017 містив недоліки, а надані сторонами консультативні висновки спеціалістів містили суттєві розбіжності з одних і тих самих питань.

В подальшому, позивачем надано висновок експерта №008-СІВ/17 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 15.08.2017, складений експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_3 , згідно із яким комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот".

Як вбачається із матеріалів справи, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2018 призначено у справі № 910/13822/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення судової експертизи доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання:

Чи є комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот"?

Судом досліджено, що матеріали справи містять Висновок судових експертів №2408 складений 06.08.2018 за результатами проведення комісійної повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по справі №910/13822/16 призначеної згідно ухвали Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2018 (далі - Висновок судових експертів №2408) (а.с. 202-218, том 3).

Згідно Висновку судових експертів №2408 експертами надано висновок щодо поставленого на вирішення експертів питання, а саме: Комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо ТОВ "Інтерфлот".

Під час експертного дослідження комісією експертів було встановлено, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є комбінованим та складається з зображувального та словесного елементів. Домінуючим елементом за сукупністю ознак є зображувальний елемент (земна куля, материки (Євразія та Африка), меридіональна сітка, екватор, рибоконсервний завод), як за колірною ознакою, так і за смисловим навантаженням.

Недомінуючий словесний елемент "САРДИНИ" та "САРДИНЫ" є промисловою назвою трьох родів морських риб родини оселедцевих. Ці словесні елюенти є описовими, притаманними етикеткам багатьох різних виробників, а тому не мають розрізняльної здатності.

Експертами було проведене порівняння знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1 з комбінованими позначеннями-етикетками ТОВ "Інтерфлот", внаслідок чого було встановлено, що зображувальний елемент цих етикеток характеризується сукупністю таких понять: корабель, хмарне небо, водна поверхня.

Проведене експертами порівняння надало підстави зробити висновок про те, що семантичні ознаки домінуючих зображувальних елементів етикеток консервів, що випускаються позивачем та відповідачем є абсолютно різними, а словесні елементи, що вказують на вид товару, не мають розрізняльної здатності, та внаслідок традиційного та широкого використання різними виробниками у оформленні етикеток рибних консервів, що містять сардини, не здатні призвести до змішування етикеток різних виробників зазначеної продукції.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

За приписами ст.104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

У перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з`ясовувати: чи було додержано вимоги законодавства при проведенні судової експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи.

Дослідивши наявний у матеріалах справи Висновок судових експертів №2408, суд вважає, що вказаний висновок складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", містить докладний опис проведених експертами досліджень, а також зроблений у результатом досліджень висновок та обґрунтовану відповідь на досліджене експертами питання, поставлене експертам ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2018, у зв`язку з чим приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі №910/13822/16.

Водночас судом не прийнято як доказ висновок судової експертизи №22363/16-53 від 29.11.2017, оскільки за змістом даного висновку вбачається, що при дослідження неповно встановлено та надано оцінку ознак об`єктів дослідження (не здійснено детальний аналіз ознак домінування елементів досліджуваних позначень, неповне проведення порівняльного дослідження, тощо). Окрім того, наявні сторонами в матеріали справи консультативні висновки спеціалістів також не приймаються судом як належні та допустимі, оскільки висновки містять розбіжності з одних і тих самих питань, що унеможливлює встановлення дійсних обставин, з якими пов`язується одержання правової охорони спірним знаком для товарів і послуг.

Доводи позивача, викладені у запереченнях на висновок судових експертів №2408, згідно яких останній просив суд не брати до уваги вказаний висновок експертизи, суд відхиляє як безпідставні та необґрунтовані. Суд зазначає, що проведення комісійної повторної експертизи не суперечить чинному законодавству, у висновку експертизи наведений перелік об`єктів дослідження, а пропозиції щодо кандидатур експертів позивачем не надавались. Звернення експерта до суду із клопотання про надання додаткових матеріалів є правом експерта. Більш того, повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз), що відповідно спростовує посилання позивача на те, що експерт повинен був витребувати додаткові документи.

З матеріалів справи вбачається, що судовими експертами Харабуга Ю.С. та Калініченко М.М. були надані письмові відповіді на питання ТОВ "Інтерфлот" щодо складеного ними Висновку, у тому числі, із питань, на які позивач посилається в обґрунтування своїх заперечень на Висновок судових експертів №2408.

При цьому суд відзначає, що з клопотанням в порядку ст. 107 ГПК України про призначення у справі додаткової або повторної експертизи сторони до суду не звертались, тоді як приписами статті 74 ГПК України саме на сторони покладено обов`язок доказування і подання доказів на доведення тих обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.

Призначення повторної експертизи є можливим, а не обов`язковим, і наявність підстав для такого призначення визначається самим господарським судом з урахуванням обставин та матеріалів конкретної справи. У даному разі судом таких підстав не було встановлено.

Таким чином, встановлені судом обставини справи свідчать про відповідність зареєстрованого знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1 умовам надання правової охорони та відсутності порушення прав позивача внаслідок видачі цього свідоцтва за заявкою відповідач-2, що свідчить про відсутність підстав для застосування положень ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визнання свідоцтва у судовому порядку недійсним.

Посилання позивача на рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" та опитування, проведеного на замовлення Антимонопольного комітету України суд вважає необґрунтованими, оскільки Комітетом при винесенні рішення № 639-р встановлювались обставини в сфері захисту від недобросовісної конкуренції, в той час як у даній справі спір виник у зв`язку із захистом прав інтелектуальної власності. Крім того, опитування є методом збору соціологічної інформації про певний об`єкт та не має значення для вирішення спору у даній справі.

Рішення у справі № 910/4172/15-г за позовом про визнання недійсним рішення антимонопольного комітету України від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" у справі № 127-26.4/104-14 не мають преюдиціального значення для даної справи, оскільки у справі №910/4172/15-г встановлювались обставини наявності чи відсутності передбачених Законом України "Про захист економічної конкуренції" підстав для визнання рішення АМК недійсним.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

За приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п`ять років. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

Згідно з положеннями частини 2 статті 24 вказаного Закону дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Як вбачається з матеріалів справи, в офіційному бюлетені №19 "Промислова власність" від 26.11.2007 опубліковано відомості про припинення дії патенту України на промисловий зразок №7344 з підстав несплати річного збору, а датою припинення дії патенту України на промисловий зразок №7344 є 05.11.2006.

З урахуванням наведеного, ВАТ "Інтеррибфлот", як власник патенту України на промисловий зразок №7344 починаючи з 05.11.2006 втратив майнові права на вказаний промисловий зразок.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 Цивільного кодексу України, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Згідно із ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Отже, ліцензійні договори, про які вказує позивач як на підставу належності йому майнових права на промисловий зразок №7344, могли бути укладені виключно на час дії зазначеного патенту, тобто до 05.11.2006 року. Зі спливом вказаного строку у позивача відсутні права на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка.

У відповідності до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приписами ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

З урахуванням встановлених судом обставин, щодо відповідності умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 26.08.2014 та відсутності порушення відповідачами абзацу п`ятого пункту 2 статті 6, ч. 4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для торгівлі та послуг № НОМЕР_1 від 26.08.2014, зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України на знак для товарів і послуг відомості щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та повідомити про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на позивача.

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238, 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

Відмовити в позові повністю.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено у порядку і строк, встановлені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано: 19.08.2019.

Суддя О.В. Гулевець