УХВАЛА

01.08.2019Справа № 910/2913/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Публічної компанії з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

2) Закритого акціонерного товариства "Август-Бєл"

про визнання недійсними патенту України та зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Подоляк В.Г.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Ортинська М.Ю.;

вільний слухач: Терещенко О.Л.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С" (далі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та Закритого акціонерного товариства "Август-Бєл" (далі - відповідач-2), в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю патент України № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин";

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним повністю патенту України № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач займається виробництвом засобів захисту рослин і хімічних продуктів тонкого органічного синтезу та одним із основних напрямів діяльності компанії позивача є виробництво інсектицидів, гербіцидів і фунгіцидів, які застосовуються в сільськогосподарському виробництві. Як зазначає позивач, державна реєстрація патенту відповідача № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" була здійснена з порушенням законодавства України, оскільки зазначений патент не відповідає таким умовам патентоздатності як новизна та винахідницький рівень. Крім того, позивач зазначає, що патентування відповідачем вказаного вище патенту створює перешкоди позивачу у здійсненні власної господарської діяльності та порушує охоронювані законом інтереси позивача.

Крім того, разом з позовною заявою Компанією "КЕМІНОВА А/С" подано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просить суд:

- заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо передання виключних майнових прав інтелектуальності власності на винахід за патентом України № UA 104372 "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" іншим особам та щодо припинення дії патенту України № UA 104372 у зв`язку із відмовою від нього власника повністю або частково до набрання рішенням суду по даній справі законної сили;

- заборонити Закритому акціонерному товариству "Август-Бєл" повністю чи частково передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід за патентом України № UA 104372 "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" та припиняти дію патенту України № UA 104372 шляхом відмови від нього повністю або частково до набрання рішенням суду у даній справі законної сили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 заяву Публічної компанії з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С" про забезпечення позову задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 20.06.2019. Зокрема, зобов`язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на російську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 12.03.2019 року про відкриття провадження у справі № 910/2913/19 у двох примірниках; позовну заяву з додатками в двох примірниках; ухвали Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 про забезпечення позову в двох примірниках та доручення про вручення документів в двох примірниках в термін до 05.04.2019 року.

23.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав документи, а саме переклади ухвал суду та позовної заяви з додатками на виконання вимог ухвали суду від 12.03.2019.

16.05.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що на підставі поданої відповідачем-2 заявки № а201211343 на видачу патенту України на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" було проведено експертизу заявки на винахід. За результатами проведення якої було встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності та на нього не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, у зв`язку з чим було видано патент.

У судовому засіданні 20.06.2019 відповідач-2 подав клопотання, в якому просить суд відкласти підготовче засідання на іншу дату, у зв`язку з необхідністю надання часу для подання відзиву на позовну заяву.

У судовому засіданні 20.06.2019 оголошено перерву до 01.08.2019.

24.06.2019 Господарського суду міста Києва від Економічного суду міста Мінська надійшли документи про вручення відповідачу-2 в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, ухвали суду про відкриття провадження у даній справі, ухвали суду про забезпечення позову та позовної заяви з додатками.

01.07.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав відзив на позовну заяву, в додатках до якого на спростування заявлених позовних вимог додано висновок експерта № 009-СІВ/19, в якому встановлено відповідність винаходу "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України № 104372 умовам патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень» на дату пріоритету. Крім того, відповідач-2 зазначає, що судовим експертом Петренко С.А. при проведенні експертизи патенту на замовлення позивача було використано при досліджений неналежний переклад китайського патенту № СN 102037986А.

У даному судовому засіданні представник позивача подав клопотання, в якому просить суд надати позивачу додатковий час на подання відповіді на відзив; продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; викликати у наступне засідання спеціаліста у галузі хімії Привалко Елеонору Геннадіївну та судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича; викликати у наступне судове засідання у якості свідка ОСОБА_1 ; за заявою позивача допустити перекладача Перелому Тетяну Сергіївну.

Розглянувши клопотання позивача в частині виклику у судове засідання спеціаліста у галузі хімії Привалко Елеонору Геннадіївну та судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 Господарького процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку (ч. 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України).

Проте, враховуючи що наразі у матеріалах справи наявні два протилежні за результатами дослідження спірного патенту висновки експертів, що потребує призначення у даній справі судової експертизи, у зв`язку з чим суд вважає таке клопотання передчасним та відмовляє у його задоволенні в частині виклику у судове засідання спеціаліста у галузі хімії Привалко Елеонору Геннадіївну та судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича

Щодо клопотання позивача в частині виклику у судове засідання у якості свідка ОСОБА_1 , суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України, свідок викликається судом для допиту за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти.

Проте, враховуючи, що показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка, приймаючи до уваги, що у матеріалах справи відсутні відповідні заяви свідків з підтвердження про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з`явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень, суд не вбачає підстав для виклику у судове засідання перекладача з китайської мови ОСОБА_1 у якості свідка, у зв`язку з чим відмовляє у задоволенні клопотання позивача в цій частині.

В той же час, враховуючи характер спірних правовідносин та обсяг поданих сторонами доказів, суд вважає за необхідне надати позивачу додатковий час для подання відповіді на відзив на позовну заяву.

Разом з тим, дослідивши матеріали справи, враховуючи наявність двох протилежних за результатами дослідження патенту України № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" висновків експертів наданих сторонами на підтвердження доводів викладених у позовній заяві та відповідно у відзиву на позовну заяву відповідача-2, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що державна реєстрація патенту відповідача-2 № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" була здійснена з порушенням законодавства України, оскільки зазначений патент не відповідає таким умовам патентоздатності як новизна та винахідницький рівень.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи відповідає винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критеріям патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень», станом на дату пріоритету, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що саме за позовною заявою Публічної компанії з обмеженою відповідальністю «КЕМІНОВА А/С» про визнання недійсними патенту України відкрито провадження у даній справі, відповідно останнє є заінтересованою особою у проведенні судової експертизи та визначені відповідності спірного патенту умовам патентоздатності, у зв`язку з чим витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Публічну компанію з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/2913/19 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/2913/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи відповідає винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності «новизна», станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?;

- Чи відповідає винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності «винахідницький рівень», станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?.

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Публічну компанію з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С".

4. Зобов`язати судового експерта направити на адресу представника Публічної компанії з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С" (01021, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 12-Б) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов`язати Публічну компанію з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

7. Зобов`язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/2913/19 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/2913/19 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 06.08.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков