УХВАЛА

про призначення експертизи

м. Київ

06.08.2019Справа № 910/513/18

За позовом Даймлер АГ (DAIMLER AG) (Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, Німеччина; вул. Жилянська, 110, 9-й поверх, м. Київ, 01032)

До 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Ак. Кримського, 27 А, м. Київ, 03680) та

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

Про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Бондаренко Г.П.

Секретар судового засідання Лебович А.О.

Представники сторін:

представник позивача: Казанкіна О.Ю., довіреність № б/н від 08.03.2017;

представник відповідача-1:Бойко Ю.А., довіреність № 5 від 06.02.2019;

представник відповідача-2: не прибув;

судовий експерт Дорошенко О. Ф. (свідоцтво № 933 від 28.11.2008);

судовий експерт Юдіна Г. О. (свідоцтво № 1893 від 08.09.2017;

судовий експерт Жила Б. В. не прибув;

судовий експерт Ковальова Н. М. не прибув;

вільний слухач ОСОБА_3 (паспорт серія НОМЕР_1 ).

ВСТАНОВИВ:

Даймлер АГ (DAIMLER AG) (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (далі - відповідач-1) та міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 195028 на знак для товарів і послуг "АМГ" підлягає визнанню судом недійсним, оскільки державна реєстрація вказаної торгівельної марки здійснена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не відповідає умовам надання правової охорони.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.04.2019 касаційну скаргу компанії Даймлер АГ (Daimler AG) задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 зі справи № 910/513/18, якими відмовлено у задоволенні позовних вимог справу, скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.04.2019 визначено суддю-доповідача Бондаренко Г. П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.04.2019 було прийнято справу до свого провадження та призначено її розгляд за правилами загального позовного провадження в підготовчому судовому засідання на 16.05.2019.

16.05.2019 Господарський суд міста Києва постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання та викликав представника відповідача - 2 в судове засідання на 11.06.2019.

11.06.2019 через канцелярію Господарського суду міста Києва від Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" надійшли клопотання про оголошення перерви в підготовчому судовому засіданні та про колегіальний розгляд справи.

Ухвалою суду від 11.06.2017 суд відмовив у задоволенні клопотання про призначення колегіального розгляду справи з підстав, зазначених в ухвалі, а також продовжив строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні до 02.07.2019.

01.07.2019 від ТОВ "АМГруп" надійшли заперечення щодо висновку експертів № 1186 від 29.01.2018 (експерти Дорошенко О.Ф. та Юдіна Г .О.), висновку експерта №133 від 03.04.2018 (експерт Жила Б.В.), висновку експерта № 228/18 від 07.09.2018 (експерт Ковальова Н.М.), а також 02.07.2019 відповідач-2 подав клопотання про призначення у справі комісійної експертизи з питань інтелектуальної власності, проведення якої запропонував доручити Харківському НДІ судових експертиз імені проф. М.С. Бокаріуса, оплату експертизи просив покласти на позивача та/або відповідача-2.

В судовому засіданні 02.07.2019 cуд дійшов висновку, що відповідно до ч. 5 статті 98 ГПК України за ініціативою суду спочатку необхідно викликати судових експертів, які надавали висновки, які долучені позивачем до матеріалів справи, для отримання відповідей на питання, що викликають заперечення у відповідача, про що постановив відповідну ухвалу. В якій, зокрема зазначив, що в постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.04.2019 у даній справі, суд наголосив, що будь-якої оцінки вищевказаним доказами (висновкам експертів № 1186, № 133 № 228/18) суди, при розгляді справи, не надали. З огляду на такі керівні вказівки Верховного суду при розгляді даної справи, суд за власної ініціативи викликав експертів для надання роз`яснень на висновки судової експертизи. Крім того, суд запропонував сторонам до складання повного тексту ухвали у справі, надати свої запитання експертам, для надання ними роз`яснень в письмовому вигляді до 05.07.2019.

04.07.2019 від ТОВ "АМГРУП" та від Компанії Даймлен АГ надійшли письмові запитання, які сторони хочуть, поставити на роз`яснення судовим експертам.

В судове засідання 06.08.2019 прибули позивач, відповідач - 1, судові експерти Дорошенко О. Ф. та Юдіна Г. О .

Відповідач - 2 та судові експерти Жила Б. В. та Ковальова Н. М. в судове засідання 06.08.2019 не прибули, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи, хоча їх явка в судове засідання визнавалась обов`язковою.

В засіданні експерти Дорошенко О. Ф. та Юдіна Г. О. надали відповіді на поставлені судом та сторонами запитання стосовно наданих ними висновків судової експертизи.

Заслухавши експертів суд перейшов до розгляду клопотання про проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Так, відповідач - 1 в своєму клопотанні про проведення судової експертизи об`єкту інтелектуальної власності просить суд призначити судову комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківському НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи є однорідними та спорідненими товари та послуги за 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класами МКТП для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуги за 39 класом МКТП для якого зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028;

- чи є однаковими кола споживачів товару та послуг за 12 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класами МКГП для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг за 39 класом МКТГІ для якого зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028;

- чи входить знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028 до складу назви власника свідоцтва відповідача-1;

- чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028 схожим настільки, щоб його можна було сплутати із знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №789132;

- чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028 «АМГ» таким, що може ввести в оману споживача товарів та послуг, які пропонуються Даймлер АГ (Daimler AG) під знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №789132 «».

Відповідач - 1 обґрунтовує своє клопотання тим, що при складанні експертних висновків наданих позивачем в матеріали справи не досліджені обставини використання позначення відповідача - 1, у зв`язку з чим доводи спорідненості товару та послуг стосовно яких зареєстровані знаки для товарів та послуг за свідоцтвом України № 195028 є поверхневими, та що у відповідних висновках не вирішено питання визначення та порівняння кола споживачів товарів позивача та послуг відповідача - 1.

Предметом позову у справі є вимоги позивача до відповідача про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг «АМГ» повністю. Правовими підставами позову позивач визначає підстави, передбачені ст. 4, 12, 15, 16, 426, 494, 495, 499 Цивільного кодексу України (із змінами та доповненнями), п. В ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 1, 5, абз. 2 п. 3 ст. 6, абз. 5 п. 2 ст. 6, ст. 16, підпунктами «а», «в» п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Отже, позивач зазначає саме дві підстави для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

За змістом абз. 4, 5 ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» внормовано, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

За приписами абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Отже, з огляду на заявлені позивачем правові підстави позову для повного та всебічного розгляду справи суду необхідно встановити наявність та/або відсутність таких підстав для відмови в наданні правової охорони, як (1) позначення, є оманливими або такими, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, і (2) позначення, є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Скасовуючи рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 зі справи № 910/513/18, якими відмовлено у задоволенні позовних вимог Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в п. 20 своєї постанові зазначив, що попередні судові інстанції не здійснили дослідження та оцінки доказів зі справи, в зв`язку з чим припустилися неправильного застосування ст. 73, 86, 236 ГПК України. Зокрема, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, в п. 17 своєї постанови, вказав на ненадання будь - якої оцінки попередніми судовими інстанціями доказам наявним в матеріалах справи, а саме: висновок експертів Дорошенка В.М. і Юдіної Г .О. від 29.01.2018 № 1186 за результатами комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності; висновок експерта Жили Б.В. від 03.04.2018 № 133 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності; висновок експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н.М. від 07.09.2018 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Висновок експертів Дорошенка В.М. і Юдіної Г.О. від 29.01.2018 № 1186 за результатами комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності надав відповідь, як вбачається із його змісту, на питання: «Чи є торгівельна марка «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою «» за міжнародною реєстрацією № 789132?».

Висновок експерта Жили Б.В. від 03.04.2018 № 133 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності надав відповідь, як вбачається із його змісту, на питання: «Чи є торгівельна марка «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою «» за міжнародною реєстрацією № 789132?»; «Чи є торгівельна марка «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу?».

Висновок експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н.М. від 07.09.2018 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності надав відповідь, як вбачається із його змісту, на питання: «Чи є торгівельна марка «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою «» за міжнародною реєстрацією № 789132?».

Отже, предметом дослідження вказаних експертиз було дослідження питання щодо схожості торгівельних марок «АМГ» та «» та можливості їх сплутування між собою.

При цьому. як пояснили в судовому засіданні експерти Дорошенко В.М. і Юдіна Г.О. ними у висновку № 1186 не встановлювалася спорідненість товарів 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією № 789132 з послугами 39 класу МКТП, а саме: «транспортно - експедиторськими послугами».

Експерт Жила Б.В. на виклик суду не з`явився, роз`яснень щодо того яким чином він відповідав на питання, що стосується оманливості знаку щодо особи, яка надає послуги, не надав. З зробленого їм висновку № 133 від 03.04.2018 року не можна дійти беззаперечного висновку на підставі яких доказів та наданих документів ним досліджувалась діяльність позивача та відповідача-1

Враховуючи правові підстави позову та вказівки Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до предмету доказування по даній справі входять обставини щодо того, чи є транспортно - експедиторські послуги такими ж чи спорідненими з товарами 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132; чи може використання позначення «АМГ», ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та відповідно про часткове задоволення клопотання відповідача - 1 (оскільки питання щодо схожості торгівельних марок «АМГ» та «» та можливості їх сплутування між собою вже були предметом судової експертизи у справі).

При цьому судом, надано сторонам у справі час до 09.08.2019 року включно для запропонування суду питань, які можуть бути поставлені на вирішення судової експертизи у справі, які були надані позивачем та відповідачем-1 через канцелярію суду.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та ставить на експертизу питання, зазначені судом вище. При визначенні питань на судову експертизу судом враховано запропоновані позивачем питання, однак, ті, що не вказані судом, знаходяться поза межами предмету доказування у даній справі, а тому на вирішення експерта не ставляться.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до частини 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

За таких обставин, витрати по оплаті експертизи покладаються на відповідача - 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Академіка Кримського, 27 А, м. Київ, 03680; ідентифікаційний код 36476684) як ініціатора клопотання.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/513/18 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальності «АМГРУП» про проведення судової експертизи об`єкту інтелектуальної власності задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 910/513/18 за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальності «АМГРУП» комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

3. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

3.1 Чи є транспортно - експедиторські послуги 39 класу такими ж чи спорідненими з товарами 14, 18, 25, 27, 28 та послуг 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132?;

3.2. Чи може використання позначення «АМГ» Товариством з обмеженою відповідальністю "АМГРУП", ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789132?;

3.3. Чи є однаковими (або схожими) кола споживачів товару та послуг за 12 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класами МКГП для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг за 39 класом МКТГІ для якого зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028?;

3.4. Чи є знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028 таким, що не має розрізнювальної здатності із знаком для товарів та послуг «» за міжнародною реєстрацією №789132?;

3.5. Чи є спільними умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 789132 «» та транспортно - експедиторських послуг під знаком для товарів та послуг «АМГ» за 39 - тим класом МКТП?

4. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача - 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (вул. Ак. Кримського, 27 А, м. Київ, 03680; ідентифікаційний код 36476684). Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

6. Зобов`язати сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об`єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

7. Провадження у справі № 910/513/18 зупинити до надання висновків комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

8. У разі необхідності та великим експертним навантаженням даною ухвалою суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

9. Зобов`язати експертів після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

10. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України, в частині зупинення провадження у справі.

Повний текст ухвали складено та підписано: 14.08.2019.

Суддя Г.П. Бондаренко