УХВАЛА

про призначення експертизи

та зупинення провадження у справі

м. Київ

09.08.2019Справа № 910/11159/17

За позовомПублічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО", 2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:
від позивача:не з`явився;
від відповідача-1:Плесюк Н.С. - представник за довіреністю;
від відповідача-2:Фінагіна В.Б. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

На новому розгляді перебуває справа № 910/11159/17 за позовом ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" та Міністерства про: визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП, зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188497 у період з 07.02.2014 по 07.07.2014.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення, яке захищене за свідоцтвом України № 188497, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 11.05.2019 справу прийнято до провадження та призначено підготовче судове засідання на 07.06.2019.

05.06.2019 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про зміну підстав позову, яку мотивовано появою обставин, які виникли після подання позовної заяви та прийняття рішення судом при первісному розгляді справи.

У підготовчому судовому засіданні 07.06.2019 суд дійшов висновку, що під час вирішення спору по суті будуть враховуватися підстави позову з урахуванням заяви позивача про зміну підстав позову.

05.07.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем-1 подано клопотання про відкладення розгляду справи та про надання для ознайомлення матеріалів справи.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, заслухавши доводи представників відповідачів, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України на 02.08.2019 та продовжив строк підготовчого провадження на тридцять днів.

26.07.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем-1 подано письмовий відзив на позовну заяву з урахуванням вказівок, зазначених у постанові Верховного Суду від 23.04.2019.

У свою чергу, 26.07.2019 позивачем надано письмові пояснення з урахуванням позиції постанови Верховного Суду від 23.04.2019.

Представник позивача безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 02.08.2019 заявив клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та наполягав на врахуванні поданого раніше клопотання про зміну підстав позову.

Представник відповідача-2 долучив до матеріалів справи пояснення на заяву про зміну підстав позову.

У підготовчому судовому засіданні 02.08.2019 оголошено перерву до 09.08.2019.

08.08.2019 відповідачем-1 подано заперечення на клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Позивач явку уповноваженого представника в підготовче судове засідання 09.08.2019 не забезпечив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник відповідача-1 проти призначення у справі експертизи заперечував та надав пояснення стосовно заяви про зміну підстав позову.

Представник відповідача-2 проти призначення експертного дослідження не заперечував.

Судом надано оцінку доводам та доказам сторін, а за результатами розгляду клопотання позивача про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності зроблено наступні висновки.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/11159/17 є визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП, зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188497 у період з 07.02.2014 по 07.07.2014.

До предмета доказування у даній справі входить вирішення питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497, задоволення похідної вимоги щодо зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Передумовою надання правової охорони знаку є відсутність підстав для відмови в наданні такої правової охорони, встановлених законодавством.

Разом з тим, здатність знака вводити в оману споживачів є абсолютним критерієм для відмови в надання правової охорони.

У той же час, відповідачі надали заперечення на позовну заяву, у тому числі, з урахуванням заявленої позивачем зміни підстав.

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, а доводи сторін є взаємно суперечливими суд вважає необхідним призначити у справі № 910/11159/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Крім того, суд вважає не необхідне зазначити, що відповідно до положень ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, при призначення експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Так, позивач запропонував, а відповідачі не заперечували проти доручення проведення експертизи Дорошенко Олександру Федоровичу .

З Картки атестованого судового експерта вбачається, що Дорошенко О.Ф. є фахівцем, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 13.3 Дослідження, пов`язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції; 13.4 Дослідження, пов`язані з охороною прав на промислові зразки; 13.6 Дослідження, пов`язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів.

Якщо господарський суд доручає проведення судової експертизи певній особі, він попередньо (до такого призначення) з`ясовує у сторін зі справи наявність відводів відповідній особі як судовому експерту.

Враховуючи, що сторонами по справі не заявлялися відводи експерту Дорошекно О.Ф., суд призначає у справі № 910/11159/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, з дорученням її проведення судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України).

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД", як ініціатора проведення експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Питання стосовно зміни позивачем підстав позову буде вирішено під час судового процесу.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 107, 125, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/11159/17 судову експертизу в сфері інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити атестованому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України (вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корп.. 4, 13 поверх, м. Київ, 03680).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів та послуг БИПРОЛОЛ/БІПРОЛОЛ за свідоцтвом України № 188497 від 10.07.2014 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Біпролол", визнаним добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.09.2018 затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 05.11.2018 № 1608, щодо товарів 05 класу МКТП: "Фармацевтичні препарати, а саме: серцеві засоби відносно Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", на дату подання заявки № m 2014 01759 на його реєстрацію?

- Чи є знак для товарів та послуг БИПРОЛОЛ/БІПРОЛОЛ за свідоцтвом України № 188497 від 10.07.2014 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме - Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" на дату подання заявки № m 2014 01759 на його реєстрацію?

5. Запропонувати сторонам надати до Господарського суду міста Києва для подальшої передачі безпосередньо експерту Дорошенко Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України (вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корп.. 4, 13 поверх, м. Київ, 03680) всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на позивача - Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД".

8. Зобов`язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та Дорошенко Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України (вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корп.. 4, 13 поверх, м. Київ, 03680).

10. Провадження у справі № 910/11159/17 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Дорошенко Олександром Федоровичем (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 14.08.2019 року

Суддя Ю.О. Підченко