ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/6920/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

учасники справи:

позивач - публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод",

представники позивача - Кочерга Д.О., адвокат (ордер від 26.07.2019 № 443620, довіреність від 18.04.2019) ,

відповідач-1 - товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я",

представники відповідача -1- не з`явився,

відповідач - 2 - товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право",

представники відповідача -2 - Плесюк Н.С., адвокат (ордер від 01.04.2019 № 000058) ,

відповідач - 3 - Державна служба інтелектуальної власності України,

представники відповідача -3 - не з`явився ,

відповідач - 4 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,

представники відповідача -4 - Ресенчук В.М. (довіреність від 29.01.2019 № 2434-03/35),

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право"

на рішення господарського суду міста Києва від 14.02.2019 (суддя Мандриченко О.В.),

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 (головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.)

у справі № 910/6920/17

за позовом публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - Завод)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (далі - Компанія),

товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (далі - Товариство),

Державної служби інтелектуальної власності України та

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Завод звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії, Товариства та Міністерства про:

- визнання того, що станом на 01.01.2014 позначення знака для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом від 15.05.2001 № 19388 стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- визнання того, що станом на 01.01.2014 позначення знака для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом від 15.08.2002 № 26632 стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знака для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом від 15.05.2001 № 19388 добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01.01.2014 відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знака для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом від 15.08.2002 № 26632 добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- визнання недійсним повністю свідоцтва України від 25.04.2016 № 211016 на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство;

- зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтва України № 211016 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати відсутнім право Компанії на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 211016 від 25.04.2016 у період з 22.10.2014 по 25.07.2016.

Позовні вимоги мотивовані тим, що знаки для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" , на думку позивача, є добре відомими в Україні з 01.01.2014 для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби.

Рішенням господарського суду міста Києва від 14.02.2019 у справі № 910/6920/17, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019, позов задоволено частково, а саме: визнано знак для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби, стосовно Заводу; визнано знак для товарів і послуг "АЛОХОЛ " добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби, стосовно Заводу; зобов`язано Міністерство опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання знака для товарів і послуг «АЛЛОХОЛ» добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 стосовно Заводу для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби; зобов`язано Міністерство опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання знака для товарів і послуг «АЛОХОЛ» добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 стосовно Заводу для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби; визнано недійсним повністю свідоцтво України від 25.04.2016 № 211016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтва України № 211016 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішення судів попередніх інстанцій обґрунтовані доведеністю обґрунтованістю вимог Заводу в частині визнання добре відомими знаків для товарів і послуг "АЛОХОЛ " і "АЛЛОХОЛ " та визнання недійсним повністю свідоцтва України від 25.04.2016 № 211016, власником якого є Товариство. Водночас судами зазначено, що, оскільки власником свідоцтва України від 25.04.2019 № 211016 є Товариство, то у суду немає підстав для визнання відсутнім права попереднього власника на цей знак для товарів і послуг.

Товариство, посилаючись на порушення та неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення та постанову зі справи скасувати і ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог Заводу повністю. Так, згідно з доводами Товариства, викладеними у касаційній скарзі:

- дані про реалізацію товару базуються на довідці Заводу і не підтверджені фінансовими документами, а тому не можуть бути належними доказами, які підтверджують обсяг реалізованої продукції, тривалість і географічне використання знаків "Алохол" та "Аллохол";

- судами не було досліджено каналів розповсюдження видання "Еженедельник Аптека", в якому розміщувалась реклама знаків "Алохол" та "Аллохол", частоту читання видання, ступінь можливої відомості серед споживачів, а тому відсутні докази цінності знака;

- Заводом не було документально підтверджено витрати на рекламування товарів з позначеннями "Алохол" та "Аллохол", зокрема не надано фінансових документів;

- судами не було встановлено фактору ступеня відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- висновки експертів є необґрунтованими та такими, що складені з порушенням методичних рекомендацій, оскільки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 не був досліджений в цілому, а лише його словесна частина;

- знак за свідоцтвом України № 211016 станом на дату подання заявки не містив у складі позначень тотожних або схожих настільки, щоб його можна було сплутати зі знаком позивача;

- при визначенні суми відшкодування судових витрат суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат, а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи.

У відзиві на касаційну скаргу Завод заперечує проти доводів касаційної скарги, зазначаючи про законність та обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, відповідність викладених у них висновків обставинам справи, і просить відповідні рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від інших учасників судового процесу відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Перевіривши на підставі встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Суди попередніх інстанцій у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

Завод був створений на базі майна Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, яке було викуплено у держави його співвласниками в період 1993-1994 років, про що зазначено в статті 7 Статуту зазначеного товариства.

З 1964 року на Борщагівському хімфармзаводі було вперше на території радянських республік розроблено та впроваджено технологічний процес виробництва лікарського засобу "Аллохол", що підтверджується інформацією, наведеною у статті "Аллохол - эффективностъ и безопасность, доказанная временем", розміщеній у журналі "Рациональная Фармокопия", № 1(30) за 2014 рік.

Починаючи з 1993 року, Завод здійснював виробництво лікарського засобу з маркуванням його позначенням українською мовою "Алохол" та російською мовою - "Аллохол" з поступовим збільшенням об`ємів його виробництва, яке було зумовлено необхідністю виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 573 стосовно щорічного збільшення виробництва препарату Алохол/Аллохол.

Завод є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

- № 19388 "АЛЛОХОЛ", зареєстрований для товарів 5 класу МКТП "Фармацевтичні та ветеринарні препарати"; дата реєстрації 15.05.2001; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 01.11.2024;

- № 26632 "АЛОХОЛ", зареєстрований для товарів 5 класу МКТП "Фармацевтичні та ветеринарні препарати"; дата реєстрації 15.08.2002; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 15.03.2020.

Окрім того, Завод здійснив реєстрації об`єктів інтелектуальної власності, пов`язаних з позначенням "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ"), а саме:

- патенту України від 26.12.1995 № 7970 на винахід: "СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АЛЛОХОЛ" (дата подання заявки на видачу патенту - 03.07.1995). Згідно з розміщеним у загальнодоступній спеціалізованій електронній базі даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні" (режим доступу: http://base.uipv.org/searcliINV/search.php7actioiFsetsearchconditions) рефератом до вказаного патенту: "Винахід належить до хіміко-фармацевтичної промисловості, зокрема, до способів отримання лікарського засобу "Аллохол" у вигляді пігулок. Спосіб включає попереднє змішування згущеної жовчі з активованим вугіллям і допоміжними речовинами, сушку, грануляцію, повторне змішування гранульованої маси із заздалегідь подрібненими часником, листям кропиви і допоміжними речовинами з подальшими таблетуванням і покриттям оболонкою";

- знака для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом України від 15.05.2001 № 19388 (дата подання заявки на видачу свідоцтва - 01.11.1994), зареєстрованого відносно товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні та ветеринарні препарати";

- знака для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом України від 15.08.2002 № 26632 (дата подання заявки - 15.03.2000), зареєстрованого відносно товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні препарати";

- знака для товарів та послуг "АLLОСНОL, зобр", зареєстрованого для товарів 5 класу МКТП" фармацевтичні препарати" за свідоцтвом № М 64070 Латвійської Республіки;

- знака для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за міжнародною реєстрацією № 975951 від 13.08.2008, що отримав правову охорону відносно товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні препарати" в таких країнах, як Арменія, Чехія, Литва, Румунія;

- знака для товарів та послуг "ALLOCHOL, зобр" за міжнародною реєстрацією № 1167670 від 10.05.2013, що отримав правову охорону відносно товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні препарати" в таких країнах, як Чехія, Німеччина, Польща, Литва.

Відповідно до підпункту 1 (а) статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року: "(1)(а) 3 дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони".

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України з 25.12.1991), країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Відповідно до частин четвертої та п`ятої статті 16 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як унормовано статтею 20 вказаного Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

За приписами статті 2 Закону України "Про лікарські засоби" лікарський засіб - це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Водночас згідно з частиною першою статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації.

Судами попередніх інстанцій встановлено та з матеріалів справи вбачається, що згідно з висновком експерта ОСОБА_1 від 18.05.2018 № 139, який складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності:

- надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій знаків "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ", тривалість, обсяг та географічний район використання та просування вказаних знаків, а також свідчення успішного відстоювання прав на них, сукупність яких вказує на те, що станом на 01.01.2014 позначення "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" були добре відомими в Україні знаками ПАТ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" стосовно такого товару, як "фармацевтичні препарати", що відноситься до товарів 5 класу МКТП;

- істотна складова частина знака для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.04.2016 № 211016, а саме елемент у вигляді напису "АЛЛОХОЛ", є імітацією позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ", які ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" вважає можливим визнати добре відомими в Україні знаками для товару 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати", здатною викликати змішування з ними.

За змістом пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з частиною другою статті 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг".

Важливою особливістю маркування упаковок товару є те, що поряд зі знаком "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") на них наноситься вказівка на виробника препарату у вигляді його назви та/або логотипу з зазначенням відмітної частини назви виробника "БХФЗ". Цим забезпечується виникнення у споживачів стійких асоціацій між позначеннями "АЛОХОЛ", "АЛЛОХОЛ" та Заводом, як виробником маркованого такими позначеннями товару.

Згідно з пунктом 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності: тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Суди встановили, що фактор ступеню відомості чи визнання знаків "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" у відповідному секторі суспільства підтверджується наявним у матеріалах справи бібліографічними даними наведених об`єктів інтелектуальної власності з 1994 року, тобто майже за 20 років до дати, з урахуванням якої з`ясовуються обставини щодо відомості знаків "АЛОХОЛ" / "АЛЛОХОЛ" в Україні, серед яких:

- витяг з періодичного видання "Щотижневик "Аптека" від 16.04.2001 № 16 (286) зі статтею "Борщаговский ХФЗ" Уверенное движение к стандартам GМР", в якій директором названого підприємства, серед іншого, зазначається: "На сегодняшний день ассортимент продукции предприятия насчитывает 140 лекарственных препаратов, которые относятся к 16 фармакотерапевтическим группам. Высоколиквидными являются 40- 50 препаратов, которые приносят наибольший доход предприятию. Среди них есть такие, которые завод выпускает уже более 30 лет, например аллохол и уголь активированный";

- витяг з періодичного видання "РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМОКОПИЯ № НОМЕР_1 з публікацією доктора медичних наук, завідуючого кафедрою внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету ОСОБА_2 під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1" де, серед іншого, зазначається: "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Разом з тим підтвердженням періоду виробництва лікарського засобу з назвою "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") та, відповідно, дати початку використання досліджуваних позначень для маркування фармацевтичних препаратів досліджених судами, є:

- постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 573 "Про розвиток медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості, поліпшення забезпечення населення і потреб тваринництва лікарськими засобами, медичною і ветеринарною технікою". Зокрема, в додатку 1 "Завдання по будівництву нових, розширенню, реконструкції та технічному переобладнанню діючих підприємств медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості" до цієї постанови передбачалось розширення виробництва фармацевтичного препарату "Алохол" до 66 млн. упаковок до 1993 року;

- технологический промышленный регламент на производство таблеток "Аллохол", покрытых оболочкой ТПР 64--99, затверджений генеральним директором НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" 02.07.1999;

- реєстраційне посвідчення від 24.02.2000 № П.02.00/01483 на лікарський засіб "АЛОХОЛ";

- реєстраційне посвідчення від 03.08.2004 № UA/1643/01/01 на лікарський засіб "АЛОХОЛ";

- реєстраційне посвідчення від 29.12.2004 № UA/2355/01/01 АЛОХОЛ на лікарський засіб "АЛОХОЛ";

- реєстраційне посвідчення від 21.09.2009 № UA/1643/01/01 на лікарський засіб "АЛОХОЛ";

- реєстраційне посвідчення від 19.09.2014 № UA/2355/ОІ/ОІ на лікарський засіб "АЛОХОЛ".

Окрім того, судами встановлено, що про безперервність використання позначень у 2000-х роках свідчить ділова документація (договори, специфікації, вантажно-митні декларації, розхідні накладні), щодо поставок фармацевтичного препарату "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") українським дистриб`юторам, а саме:

- договір від 22.12.2006 № 3 між Заводом та ТОВ "БаДМ" (м. Дніпропетровськ) з розхідними накладними;

- договір від 22.12.2006 № 15 між Заводом та ТОВ "ВЕНТА.ЛТД" (м. Дніпропетровськ) з розхідними накладними;

- дистриб`юторський договір від 01.02.2008 № 5 між Заводом та ТОВ "Фра-М" (м. Донецьк) з додатковими угодами та розхідними накладними;

- дистриб`юторський договір від 01.02.2008 № 10 між Заводом та ТОВ "ВЕНТА.ЛТД" (м. Дніпропетровськ) з додатковими угодами та розхідними накладними;

- договір від 04.01.2010 № 01/10 між Заводом та Спільним українсько- естонським підприємством у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (м. Київ) з розхідними накладними;

- договір від 02.01.2011 № 02/11 між Заводом та ТОВ "БаДМ" (м. Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними;

- договір від 02.01.2011 № 08/11 між Заводом та ТОВ "ВЕНТА.ЛТД" (м. Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними;

- договір поставки від 28.12.2012 № 1/13 між Заводом та ТОВ "БаДМ" (м. Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними;

- договір поставки від 28.12.2012 № 5/13 між Заводом та ТОВ "ВЕНТА.ЛТД" (м, Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними.

Про поставки маркованих досліджуваними знаками препаратів на експорт до країн близького зарубіжжя свідчать такі документи:

- договір від 30.12.2004 № 240/05/002 між Заводом та SIA "ZRFBINAP" (м. Рига, Латвія) з додатками та специфікаціями;

- договір від 18.12.2007 № 001/12/07 між Заводом та SIA "ZRFBINAP" (м. Рига, Латвія) з додатками та специфікаціями;

- договір від 02.06.2009 № 1956/038 між Заводом та LTD "Avromed Company" (м. Баку, Республіка Азербайджан) з додатками та специфікаціями;

- договір від 19.01.2010 № 10/К між Заводом та ТОВ "Ак Нієт" (м. Шимкент, Республіка Казахстан) з додатками та специфікаціями;

- договір від 30.04.2010 № 14/К між Заводом та ТОВ "КФК Медсервіс Плюс" (м. Алмати, Республіка Казахстан) з додатками та специфікаціями;

- договір від 01.11.2010 № 1/10-MD між Заводом та Компанією "TETIS INTERNATIONAL СО" (м. Кишинів, Республіка Молдова) з додатками та специфікаціями;

- договір від 12.01.2011 № 2/10-MD між Заводом та "DITA ESTFARM" S.R.L. І.М. Moldo-Romana (м. Кишинів, Республіка Молдова) з додатками та специфікаціями;

- договір від 12.01.2011 № 3/10-MD між Заводом та Фармацевтичною фірмою "FARMINA" S.R.L. (м. Кишинів, Республіка Молдова) з додатками та специфікаціями;

- договір від 21.01.2011 № BHFZ/NF-01 між Заводом та ДГТ "NIKA PHARM" (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) з додатками та специфікаціями;

- договір від 07.10.2014 № 27/14-UZ між Заводом та ТОВ "KORVITA - FARM" (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) з додатками та специфікаціями;

- договір від 02.07.2012 № 12/UN-GE між Заводом та "UNIONPHARM" LTD (м. Тбілісі, Грузія) з додатками та специфікаціями;

- договір від 02.04.2012 № 12/NF-GE між Заводом та "Newpharm" LTD (м. Тбілісі, Грузія) з додатками та специфікаціями.

За таких обставин суди дійшли правомірного висновку про те, що станом на 01.01.2014 позначення "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" для маркування фармацевтичних препаратів використовувались Заводом за загальними даними близько 50 років, а за документальними даними - близько 20 років, причому за документальними даними таке використання здійснювалось безперервно принаймні 10 років.

Також на підставі наявних у матеріалах справи листів дистриб`юторів Заводу суди встановили, що позначення "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") щонайменше 14 років використовувались для маркування фармацевтичних препаратів практично на всій території України, а саме:

- у період з 2000 року по 2016 рік ТОВ СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" здійснювало через свої філії реалізацію продукції Заводу оптовим та роздрібним аптечним мережам, а також іншим суб`єктам господарської діяльності, в тому числі лікарський засіб під торговельною маркою "Алохол"/"Аллохол" у таких областях України: Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Харківська, Луганська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, Львівська;

- у період з 2000 року по 2016 рік ТОВ "БАДМ" здійснювало реалізацію продукції Заводу оптовим та роздрібним аптечним мережам, а також іншим суб`єктам господарської діяльності, в тому числі лікарський засіб під торговельною маркою "Алохол"/"Аллохол" у таких областях України: Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Харківська, Луганська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, Львівська;

- у період з 2002 року по 2016 рік ТОВ "Вента ЛТД" здійснювало реалізацію продукції Заводу оптовим мережам та роздрібним аптечним мережам, а також лікарняно-профілактичним закладам, у тому числі продукцію ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", марковану знаком для товарів і послуг "Алохол"/"Аллохол", у таких областях України: Тернопільська, Вінницька. Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська. Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Кіровоградська, Донецька, Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Одеська , Миколаївська , Херсонська, Харківська, Сумська, Луганська.

Окрім того, судами досліджено наявні в матеріалах справи листи - довідки про реалізацію препарату "АЛОХОЛ" у період з 2000 по 2014 роки в Україні та на експорт (з 2000 по 2003 роки) та про реалізацію препарату "АЛОХОЛ" у період з 2004 по 2014 роки на експорт, підписані генеральним директором Заводу, відповідно до яких:

- за період з 2000 по 2013 роки (включно) було реалізовано в Україні та частково експортовано (з 2000 по 2003 роки) упаковок з нанесеним на них позначенням "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату в загальній кількості 30 534 670 штук, а також 47 575 упаковок препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг кожна, для маркування яких призначені етикетки з позначеннями "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ");

- за період з 2004 по 2013 роки (включно) було реалізовано на експорт упаковок з нанесеними на них позначеннями "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату в загальній кількості 1 307 359 штук, а також 3 574 упаковки препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг кожна, для маркування яких призначені етикетки з позначенням "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ");

Подібні обсяги реалізації маркованих позначеннями "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") товарів виробництва сприяли набуттю вказаними позначеннями істотної відомості в Україні.

Судами досліджено й те, що ринкова доля фармацевтичних препаратів, маркованих позначеннями "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ"), підтверджується довідкою компанії ТОВ "Проксіма Рісерч" від 25.02.2016 вих. № 14, підготовлена з використанням системи дослідження ринку "PharmExplorer".

Відповідно до даних ТОВ "Проксіма Рісерч" за спірний період, у середньому ринкова доля фармацевтичного препарату під брендом "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") серед п`яти найбільш популярних препаратів відповідної фармацевтичної групи складала близько 50%, що є високим показником.

Крім того, у листі Антимонопольного комітету України від 06.06.2002 вих.№ 23-29.3/06-2748 "Про включення до Переліку суб`єктів господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку", серед іншого, вказується, що за результатами діяльності у 2000 році Завод включено до Переліку суб`єктів господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку алохолу №10, № 10Д/Ф, № 50 ДР, ериніту табл. 0.01 № 40.

З матеріалів справи вбачається та встановлено судами, що реклама фармацевтичного препарату "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") здійснювалась переважно у друкованих засобах масової інформації, що вбачається з витягів з періодичного друкованого видання "Еженедельник Аптека" за 1999 -2008 роки, а саме:

- № 25 (196), № 29 (200), № 38 (209) за 1999 р.;

- № 25 (246), № 29 (250), № 50 (271) за 2000 р.;

- № 8 (279), № 28 (299), № 50 (321) за 2001 р.;

- № 11 (332), № 25 (346), № 48 (369) за 2002 р.;

- № 2 (373), № 6 (377), № 25 (396) за 2003 р.;

- № 29 (400), № 31 (402), № 22 (443) за 2004 р.;

- № 33 (454), № 48 (469), № 8 (479) за 2005 р.;

- № 46 (517, № 12 (533). № 15 (536), № 18 (539), № 22 (543), № 50 (571) за 2006 р.;

- № 8 (579), № 25 (596), № 34 (605) за 2007 р.;

- № 44 (665), № 50 (671) за 2008 р.

У названих виданнях у рубриці "ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ", серед іншого, опубліковані відомості про препарат "АЛЛОХОЛ" виробництва Заводу.

За даними, опублікованими у статті "Итоги рекламных компаний 2002 г." періодичного видання "Щотижневик Аптека" [10.02.2003 №376 (5)], у цей період ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" з показником у 77 853,83 долара США увійшло до числа 11 компаній, що зробили найбільші за обсягом інвестиції у рекламу лікарських засобів у друкованих виданнях.

Згідно з відомостями, наданими у довідці ТОВ "Проксіма Рісерч" про розміщення реклами препарату "Алохол" на телебаченні за 2000-2014 рр., у 2008 році відбулось 30 виходів телевізійної реклами бренду "АЛОХОЛ" Заводу.

Згідно ж із даними журналу "Провізор", опублікованими в номері 5 за 2004 рік, ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" увійшло до числа 25 фармацевтичних компаній, що вклали найбільше коштів у телевізійну рекламу. При цьому Завод був єдиною українською компанією у рейтингу та вклав у телевізійну рекламу понад 900 000 доларів США. Кількість виходів реклами на телебаченні склала 1327 разів. Вказана інформація міститься в журналі «Провізор», в номері 5 за 2004 рік (режим доступ: http/www.provisor.com.ua/archiv/2004/N5/art_10.php).

При дослідженні просування знака суди встановили, що воно здійснювалось переважно шляхом участі Заводу у міжнародних виставках та здійснення присвячених відповідному фармацевтичному препарату публікацій у довідкових, наукових, а також неспеціалізованих та загальних (у тому числі - періодичних) друкованих виданнях:

- опубліковане в 1997 року видання "Лікарські препарати. Популярний словник- довідник" (наклад 10 000 примірників), в якому було розміщено інформацію про лікарський засіб "АЛЛОХОЛ" виробництва Заводу;

- видання "Компендиум. Лекарственные препараты" за 1999/2000, 2001/2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013 роки загальним накладом у 160 000 примірників (додаток 12), в яких було розміщено інформацію про лікарський засіб "АЛЛОХОЛ" виробництва Заводу;

- стаття у виданні "Еженедельник Аптека" № 15(286) за 16.04.2001 "Борщаговский ХФЗ" уверенное движение к стандартам вМР", де згадується лікарський засіб "АЛЛОХОЛ";

- стаття у виданні "Еженедельник Аптека" № 45(366) за 18.11.2002 "Лекарства медвежонка Бо" - новинка "Борщаговского ХФЗ", де згадується лікарський засіб "АЛЛОХОЛ";

- стаття "Особенности желчегонных средств: от состава к клиническому применению" в журналі "Сучасна гастроентерологія" № 6 (38) за 2007 р.;

- стаття у виданні "Еженедельник Аптека" № 42(863) за 29.10.2012 "О чудесах не говорят - их совершают", де згадується лікарський засіб "АЛЛОХОЛ";

- публікація "Секрети рецепту успішності" в журналі "Дитячий лікар" № 7 (20) за 2012 рік, де згадується "Борщагівський ХФЗ" та його препарати, зокрема й "АЛОХОЛ";

- публікація у виданні "Медична газета "Здоров`я України"" № 20 (297) за 20.10.2012 де згадується "Борщагівський ХФЗ" та його препарати, зокрема й "АЛОХОЛ";

- публікація "Якість вітчизняних ліків гарантовано державою" у газеті "Хрещатик" № 2 (4209) за 10.01.2013, де згадується "Борщагівський ХФЗ" та його препарати, зокрема й "АЛОХОЛ".

Досліджено судами й взяття Заводом участі у одній з найбільш відомих міжнародних виставок у галузі медицини та фармацевтики CPhI Worldwide, а саме:

- Worldwide, ICSE, Р-МЕС & BioPh 2009;

- Worldwide, ICSE, P-MEC & BioPh 2010;

- Worldwide, ICSE, P-MEC & InnoPack 2011;

- Worldwide, ICSE, P-MEC & InnoPack 2012;

- Worldwide, ICSE, P-MEC & InnoPack 2013.

При дослідженні відстоювання прав на знак судами встановлено, що наявна значна кількість претензій, направлених Заводом у 2004 році особам, які, на його думку, порушували права на знаки "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвами України відповідно № 26632 та № 19388 під час реалізації фармацевтичних препаратів, а саме: від 09.04.2004 № 21/2-679, від 09.04.2004 № 21/2-680, від 09.04.2004 № 21/2-681, від 09.04.2004 № 21/2-684, від 09.04.2004 № 21/2-685; від 11.08.2004 № 21/2-1455, від 12.04.2006 № 21/2-545, від 26.07.2004 № 21/2-1318, від 26.07.2004 № 21/2-1317, від 09.04.2004 № 21/2-687, від 09.06.2004 № 21/2-1073, від 09.06.2004 № 21/2-1074.

З доданих до претензій відповідей на них, що надійшли від ТОВ "Мегафарм" (м. Харків), ТОВ "РОДЖЕРС" (м. Запоріжжя), ТОВ "ЛАКС" (м. Ніжин), ТОВ "Три-центральний аптечний склад" (м. Київ), ТОВ "ЮНІФАРМА" (м. Київ), ПФП "Фармітел" (м. Харків), ТОВ "Вента" (м. Дніпропетровськ), ТОВ "Конарк Інтелмед" (м. Харків), ТОВ "Ортус" (м. Харків), ТОВ "МІТЕК" (м. Київ), ТОВ "Фіто-Лек" (м. Харків), ТОВ "АЛЬФА-МЕДІКА" (м. Дніпропетровськ) випливає, що в переважній частині вказані суб`єкти господарювання або заявили про відсутність з їх боку дій щодо зберігання, пропонування до продажу або продажу контрафактних препаратів, або повідомили про припинення таких дій.

Враховуючи викладене, судами першої та апеляційної інстанції було встановлено таке:

- Заводом було докладено необхідних зусиль щодо одержання правової охорони на позначення "АЛЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" шляхом їх реєстрації як знаків для фармацевтичних препаратів, і станом на 01.01.2014 така охорона тривала близько 20 та близько 14 років відповідно;

- станом на 01.01.2014 позначення "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" для маркування фармацевтичних препаратів використовувались Заводом, за загальними даними, близько 50 років, а за документальними даними - близько 20 років, причому за документальними даними таке використання здійснювалось безперервно принаймні 10 років;

- позначення "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" щонайменше 14 років використовувались Заводом для маркування фармацевтичних препаратів на всій території України;

- за період з 2000 по 2013 роки (включно) було реалізовано в Україні та частково експортовано (з 2000 по 2003 роки) упаковок з нанесеними на них позначеннями "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату Заводу в загальній кількості 30 534 670 штук, а також 47 575 упаковок препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг кожна;

- за період з 2004 по 2013 роки (включно) роки було реалізовано на експорт у країни близького зарубіжжя упаковок з нанесеними на них позначеннями "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ" по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату Заводу в загальній кількості 1 307 359 штук, а також 3 574 упаковки препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг кожна;

- у середньому, за період з 2004 по 2013 роки (включно), ринкова доля фармацевтичного препарату під брендом "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ") виробництва Заводу серед п`яти найбільш популярних препаратів відповідної фармацевтичної групи складала близько 50 %;

- станом на 01.01.2014 Заводом докладались істотні зусилля до просування (в тому числі рекламування) препарату "АЛОХОЛ" ("АЛЛОХОЛ), а разом з ним і досліджуваних позначень, й відповідні заходи здійснювались послідовно та протягом тривалого часу - понад 15 років;

- Заводом вживались достатньо дієві та успішні заходи щодо припинення порушення його прав на знаки для товарів і послуг "АЛОХОЛ" та "АЛЛОХОЛ".

Окрім того, з метою роз`яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору і потребували спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

За результатами проведеного експертного дослідження Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 14.02.2018 № 265/17 судовий експерт дійшов висновків про таке:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Заводу знаком для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом України № 19388 стосовно товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби";

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Заводу знаком для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом України № 26632 стосовно товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби";

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, породжуючи у них асоціації, пов`язані з особою позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод").

Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано спірну торговельну марку на ім`я Компанії і видано свідоцтво України від 25.04.2016 № 211016 (заявка № m201414959) для товарів 5 класу МКТП: жовчогінні препарати; фармацевтичні препарати для покращення функції печінки та кишечника.

Пунктом 1 статті 5 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пунктів 2, 3 статті 6 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Таким чином, суди дійшли обґрунтованого висновку, що судовою експертизою було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 є: схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 19388 та № 26632 стосовно товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"; таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, тобто стосовно Заводу, а тому правомірно задовольнили позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва України від 25.04.2016 № 211016 на знак для товарів і послуг власником якого є Товариство.

Оскільки позовні вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є похідними від вимог про визнання знака добре відомим в Україні та про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, то позов у частині зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідні публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" також вірно був задоволений судами попередніх інстанцій.

Доводи Товариства, викладені в касаційній скарзі, про те, що експертизу проведено з порушенням пункту 11.1.9 Методичних рекомендацій, оскільки при проведенні судової експертизи від 14.02.2018 № 265/17 об`єктів інтелектуальної власності у вказаній справі судовий експерт невірно дослідив збіг смислового значення позначень "АЛОХОЛ-ЗДОРОВ`Я Фіто" у схожих мовах і подібність та протилежність закладених у позначеннях понять, ідей та прийомів, - вже спростовано судом апеляційної інстанції. Водночас, зазначаючи про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, скаржник насправді фактично вдається до заперечення обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями, та перегляду вже здійсненої названими судами оцінки доказів зі справи.

Доводи скаржника, які пов`язані з його незгодою з висновком експерта Жили Б.В від 18.05.2018 № 139 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (за замовленням Заводу), не можуть вважатися підставою для скасування оскаржуваних судових рішень. За змістом статті 104 ГПК України такий висновок є доказом у справі, а згідно з приписами статті 300 названого Кодексу у вказаній редакції суд касаційної інстанції не має права, зокрема, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Крім того, в основу оскаржуваних судових актів покладено не лише вказане експертне дослідження, а й здійснене судом всебічне, повне, об`єктивне та безпосереднє дослідження наявних у справі доказів.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Дата з якої власник знака просить його зареєструвати або визнати добре відомим є правом останнього, яким він користується з метою належного захисту його прав на цей знак.

Довід скаржника про те, що при зверненні із заявкою на реєстрацію комбінованого позначення та отримання свідоцтва України проводилась експертиза позначення на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом яка встановила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони і на підставі якої було прийнято рішення про реєстрацію знака, не є підставою для скасування судових рішень у справі з огляду на визнання недійсним свідоцтва України від 25.04.2016 № 211016 на знак для товарів і послуг як такого що є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Доводи касаційної скарги висновків попередніх судових інстанцій не спростовують.

Доводи, які викладені у відзиві Заводу на касаційну скаргу, ґрунтуються на обставинах, встановлених у розгляді справи судами попередніх інстанцій, та відповідають нормам матеріального і процесуального права.

Верховний Суд у прийнятті даної постанови керується й принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 03.12.2003 у справі "Рябих проти Росії", від 09.11.2004 у справі "Науменко проти України", від 18.11.2004 у справі "Праведная проти Росії", від 19.02.2009 у справі "Христов проти України", від 03.04.2008 у справі "Понамарьов проти України", в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано.

Що ж до розподілу судових витрат між сторонами спору, то Касаційний господарський суд зазначає таке.

Відповідно до приписів статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно з приписами статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до частини четвертої статті 127 ГПК України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Згідно з приписами статті 129 ГПК України судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Апеляційним господарським судом було встановлено, що Завод просив відшкодувати понесені витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 109 800,00 грн. (правовий аналіз апеляційної скарги у справі, підготовка та подача до апеляційного суду відзиву на апеляційну скаргу, представництво інтересів клієнта в судових засіданнях апеляційного господарського суду). При цьому Товариство заперечувало проти задоволення заяви про розподіл судових витрат у даній справі.

З огляду на задоволення позову та відмову у задоволенні апеляційної скарги апеляційний господарський суд, враховуючи критерій розумності і реальності адвокатських витрат, дійшов висновку про необхідність зменшення розміру витрат, понесених на професійну правничу допомогу, до 61 000,00 грн та обґрунтовано поклав на Товариство як на особу, внаслідок неправомірних дій якої виник спір, витрати Заводу на професійну правничу допомогу.

Згідно з положеннями статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

З огляду на викладене Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність залишити касаційну скаргу Товариства без задоволення, а рішення місцевого господарського суду, постанову суду апеляційної інстанції - без змін як такі, що ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального права.

У зв`язку з тим, що суд відмовляє у задоволенні касаційної скарги та залишає без змін судові акти попередніх інстанцій, а також враховуючи, що учасники справи не подавали заяв про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, суд покладає на скаржника витрати зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.

Керуючись статтями 129, 308, 309, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 14.02.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 у справі № 910/6920/17 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко