УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

08.08.2019справа №910/10509/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши заяву GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) про забезпечення

позову GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та

Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед) (Інтершор Чемберз, П. О. Бокс, 4342, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови)

про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України №78546 на торговельну марку та зобов`язання вчинити певні дії,

без виклику представників учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення повністю дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA», зареєстрованого для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником якого є Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед; далі - Компанія);

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA»;

- зобов`язання Міністерства опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- GN Store Nord A/S та GN Audio A/S є власниками прав на численні торговельні марки, що містять словесні елементи «JABRA» та «GN» та охороняються в багатьох юрисдикціях, наприклад, в Угорщині, Польщі, Чехії, Російській Федерації, Молдові, Республіці Білорусь та інших, серед яких: «JABRA», міжнародна реєстрація №887970, дата реєстрації - 22.08.2002, клас 9 МКТП; «GN», міжнародна реєстрація №887970, дата реєстрації - 09.09.2005, класи 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44 МКТП; «Release your JABRA», міжнародна реєстрація №838058, дата реєстрації - 26.10.2004, клас 9 МКТП; «JABRA Multi Use», міжнародна реєстрація №951112, дата реєстрації - 20.11.2007, клас 9 МКТП; «JABRA Easy Talk», міжнародна реєстрація №1067107, дата реєстрації - 29.09.2010, клас 9 МКТП; «JABRA IQ», міжнародна реєстрація №1092454, дата реєстрації - 12.08.2011, клас 9 МКТП; «JABRA Solemate», міжнародна реєстрація №1136302, дата реєстрації - 09.07.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA Soulmate», міжнародна реєстрація №1136563, дата реєстрації - 09.07.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA UC Voice», міжнародна реєстрація №1115148, дата реєстрації - 02.02.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA Music Zone», міжнародна реєстрація №1129102, дата реєстрації - 09.07.2012, клас 9 МКТП; «JABRA Revo», міжнародна реєстрація №1159703, дата реєстрації - 26.02.2013, клас 9 МКТП; «JABRA VOX», міжнародна реєстрація №1159704, дата реєстрації - 26.02.2013, клас 9 МКТП; «JABRA Motion», міжнародна реєстрація №1164404, дата реєстрації - 19.04.2013, клас 9 МКТП; «JABRA Vega», міжнародна реєстрація №1213760, дата реєстрації - 08.04.2014, клас 9 МКТП; «JABRA EVOLVE», міжнародна реєстрація №1245400, дата реєстрації - 23.10.2014, клас 9 МКТП; комбіноване позначення «JABRAGN», міжнародна реєстрація №1347299, дата реєстрації - 09.11.2016, клас 9 МКТП;

- ні Компанія, ані жоден з попередніх власників торговельної марки «JABRA» не є виробником товарів, для яких остання зареєстрована та використовується позивачами в багатьох інших країнах світу, а також, посилаючись на загальнодоступні відомості в мережі Інтернет, можна зробити висновок, що Компанія є компанією-дистриб`ютором та виробником запчастин для вантажного та іншого комерційного транспорту (вантажівки, автобуси тощо), яка до того ж, жодним чином не представлена в Україні чи будь-якій іншій країні пострадянського простору;

- згідно з інформацією, викладеною в листі Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 15.07.2019 №124/01 Компанія в період з 25.06.2007 і по теперішній час не є і не була асоційованим членом Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», в її реєстрі відсутні будь-які записи про Компанію і остання не присвоювала ідентифікаційних номерів СБ1 (штрих-кодів) товарам за заявками Компанії;

- водночас, відповідно до інформації з реєстру радіоелектронних засобів та випромінюючих пристроїв (далі - реєстр РЕЗ та ВП), якими відповідно до законодавства України визнаються навушники, навушники з мікрофоном, гарнітура, колонки та інші аналогічні товари, віднесені до 9 класу МКТП, що розміщений в публічному доступі на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), ні Компанія, ані будь-яка інша особа з числа попередніх власників спірної торговельної марки не були внесені до реєстру як виробник/дистриб`ютор продукції під торговельною маркою «JABRA» (номера записів в реєстрі 373, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 104, 105, 106, 119-126, 172-174, 203, 204, 217-219, 251, 466, 520, 523, 524, 527-529, 535, 536, 617-619);

- реєстр РЕЗ та ВП містить записи про рішення НКРЗІ від 2012 року щодо внесення РЕЗ та ВП під торговельною маркою «JABRA» до зазначеного реєстру, проте, Компанія не вказана як виробник/дистриб`ютор відповідної продукції;

- без проходження процедури внесення до реєстру РЕЗ та ВП, відповідні радіоелектронні засоби не могли бути будь-яким чином використані та розповсюджені на території України, з чого слідує, що, щонайменше з 2012 року Компанія не мала жодного відношення до продуктів «JABRA» 9 класу МКТП та, відповідно, не використовувала торговельну марку;

- торговельна марка Компанії за свідоцтвом України №78546 перешкоджає поширенню на територію України та реєстрації торговельних марок зі словесним елементом «JABRA» позивачів, а також реалізації законного інтересу позивачів щодо здійснення підприємницької діяльності на території Україні з використанням позначення «JABRA»;

- не використовуючи торговельну марку за свідоцтвом України №78546, Компанія порушує обов`язки власника свідоцтва, тим самим допускаючи зловживання правом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.08.2019 відкрито провадження у справі.

GN Store Nord A/S та GN Audio A/S разом з позовною заявою подано суду заяву про забезпечення позову шляхом:

- заборони Міністерству вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг будь-які зміни, що стосуються правового статусу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546, а саме щодо передання прав на знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів відносно знака за свідоцтвом України №78546, а також щодо припинення дії зазначеного свідоцтва України шляхом відмови від нього повністю або частково, та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність», крім тих змін, що відображають та стосуються повного дострокового припинення дії відповідно до рішення суду у даній справі свідоцтва України №78546;

- заборони Компанії вчиняти дії щодо знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546, а саме передавати повністю або частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546, надавати дозволи (видавати ліцензії) на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546 у використання іншим особам, у тому числі на підставі ліцензійних угод, а також відмовлятися від свідоцтва України №78546 повністю або частково.

Заяву про забезпечення позову мотивовано тим, що:

- необхідність вжиття наведених двох видів заходів щодо забезпечення позову, з огляду на заявлені позивачами позовні вимоги обґрунтована можливістю передання Компанією права власності на спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546 повністю або частково будь-яким іншим особам - фізичним чи юридичним, а також, можливістю в будь-який момент здійснити державну реєстрацію договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом України іншим особам, що зробить неможливим виконання рішення суду про повне дострокове припинення дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA»; у випадку задоволення судом позову, утруднить вирішення справи по суті, а також суттєво затягне розгляд даної справи;

- крім того, у випадку відмови Компанії від свідоцтва України №78546 остання матиме право на повторну реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546 і зможе продовжити його використання пізніше.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до частини першої статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 №10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Крім того, у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Отже, передача Компанією прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546, видача ліцензій на використання знака для товарів і послуг та відмова Компанії від свідоцтва України №78546 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нового власника знака для товарів і послуг; а також може зумовити необхідність звернення позивачів з іншими позовами для захисту їх порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Компанії передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України №78546 повністю або частково та видавати ліцензії на використання торговельної марки;

заборони Міністерству вносити зміни до Реєстру стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546, -

є пов`язаними з предметом спору у справі №910/10509/19 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Згідно з частиною шостою статті 160 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 139, 140, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норс А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) про забезпечення позову задовольнити.

2. До вирішення позову по суті вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед) (Інтершор Чемберз, П. О. Бокс, 4342, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови) передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України №78546 повністю або частково та видавати ліцензії на використання торговельної марки;

- заборони Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546.

3. Боржниками за даною ухвалою є:

Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед) (Інтершор Чемберз, П. О. Бокс, 4342, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596).

4. Стягувачами за даною ухвалою є:

GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія);

GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) (Лаутрупб`єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія)

5. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

6. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до - 08.08.2022.

Ухвала набрала законної сили 08.08.2019 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Суддя О.В. Марченко