ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/2017/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жельне С.Ч.

при секретарі судового засідання Федоровій Т.О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за первіснимпозовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Морозова «Халодопром» , м.Харків
до Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»,м.Львів
про та за зустрічною позовною заявою: до заборону використання знаку для товарів і послуг. Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м.Львів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», м.Харків 2.Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром»,м.Харків про визнання права попереднього користувача на словесне позначення
за участю представників:

позивача (за первісним позовом, 1-го відповідача за зустрічним позовом) - Лузан О.С;

відповідача (за первісним позовом, позивача за зустрічним позовом) - Рабінович М.П.;

2-го відповідача (за зустрічним позовом) - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

16.06.2017 позивач ТОВ "ФМ ХЛАДОПРОМ" звернулося до Господарського суду Харківської області із позовом до відповідача ПАТ "Львівський холодокомбінат", в якому просить суд заборонити незаконне використання з боку відповідача знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; заборонити відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; визнати дії відповідача щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року. В обґрунтування позову вказує те, що відповідач незаконно використовує знак для товарів і послуг "КАШТАН", який, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року, належить позивачу; в якості правових підстав позову вказує на норми ст. ст. 432, 492, 494, 495 ЦК України, ст.ст. 5, 16, 20 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст. 16, 20 ГК України.

Рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017р. у справі №922/2017/17, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017р. позов задоволено повністю. Постановою Верховного суду України від 30.05.2018р., рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017р. скасовано та справу передано на новий розгляд.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №922/2017/17 визначено суддю Светлічного Ю.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20.07.2018р. призначено справу №922/2017/17 до розгляду в порядку загального позовного провадження з повідомленням сторін. Розпочато у справі №922/2017/17 підготовче провадження і призначено підготовче засідання на "15" серпня 2018 року о 10:45 год.

13.08.2018р. через канцелярію суду від Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" надійшла зустрічна позовна заява до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", в якій позивач за зустрічним позовом просить суд визнати за ним право попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356. Судові витрати позивач за зустрічним позовом просить відшкодувати за рахунок відповідачів за зустрічним позовом.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.08.2018р. судом прийнято до спільного розгляду з первісним позовом зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", про визнання права попереднього користувача на словесне позначення. Вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

У судовому засіданні 13.09.2018р. судом оголошено перерву до 17.09.2018р. о 14:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.09.2018р. судове засідання 17.09.2018р. о 14:00 та о 15:30 постановлено провести в режимі відеоконференції, забезпечення проведення відеоконференції за участю Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" по справі № 922/2017/17 доручено господарському суду Львівської області.

15.08.2018р. до господарського суду Харківської області від відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення господарським судом міста Києва справи № 910/21300/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про визнання частково недійсним свідоцтва на знаки для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р. Оскільки рішення у вказаній справі вплине на вирішення даної справи.

Судом прийнято вказане клопотання до розгляду.

04.09.2018р. позивачем у справі надано клопотання про призначення повторної експертизи в сфері інтелектуальної власності за вх.№ 25552, в якій просить проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та пропонує у клопотанні коло питань для вирішення судовим експертом.

Відповідачем (за первісним позовом та позивачем за зустрічним позовом) надані письмові пояснення щодо призначення повторної експертизи, в яких відповідач проти визначення експертної установи запропонованої позивачем (за первісним позовом) заперечує та просить у разі призначення судом експертизи визначити експертну установу: Центр судової експертизи та експертних досліджень.

14.09.2018р. до господарського суду Харківської області надійшла заява позивача (за первісним позовом та відповідачем за зустрічним позовом) про відкликання клопотання про призначення повторної експертизи по справі, що було подано до суду 04.09.2018р. та враховуючи клопотання та письмові пояснення, що надані до суду відповідачем (за первісним позовом та позивачем за зустрічним позовом) вважає за необхідне подати нове клопотання про призначення судової експертизи по справі.

Суд, розглянувши заяву про відкликання клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі, враховуючи те, що позивач має право на відмову від позову зі ст.46 ГПК України, а відповідно й на відмову від клопотання, суд вважає за необхідне прийняти відмову від клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

14.09.2018р. до господарського суду Харківської області надійшло клопотання (за первісним позовом та відповідачем за зустрічним позовом) про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності по справі №922/2017/17 з урахуванням постанови Верховного суду України від 30.05.2018р., в якому заявник зазначає про необхідність проведення судової експертизи для вивчення кола питань, що запропоновані заявником у клопотанні за наявності виникнення нових обставин, а саме: заявнику стало відомо, що відповідачем (за первісним позовом) незаконно маркується нові види товару морозива, що й зумовило подання клопотання про призначення не повторної експертизи, як було визначено раніше, а саме судової експертизи із зазначенням питань, які мають бути досліджені судовим експертом для надання остаточного висновку. Також, заявник зазначає, що проти направлення матеріалів справи до експертної установи визначеної відповідачем (за первісним позовом) заперечує та зазначає, що відповідачем (за первісним позовом) в межах розгляду справи №910/21300/17 надавався експертний висновок Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубова І.В. проведеної на замовлення ПАТ "Львівський холодокомбінат" та на думку заявника вказаний висновок складений із порушеннями ст. 98, 99, 101, 102 ГПК України п.2.3.,4.1. Інтструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. Також, заявник зазначає проте, що Харківським науково - дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. ім. М.С. Бокаріуса дослідження обставин справи вже проводилось, тому заявник просить визначити таку експертну установу: Науково-дослідний центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.09.2018 (суддя Светлічний Ю.В.) клопотання позивача за первісним позовом про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності по справі №922/2017/17 з урахуванням постанови Верховного суду України від 30.05.2018р. задоволено. Призначено у справі №922/2017/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), у зв`язку із чим провадження по справі було зупинено на час проведення експертизи.

У зв`язку із надходженням апеляційної скарги ПАТ "Львівський холодокомбінат" на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.09.2018 матеріали справи 29.10.2018 були направлені до Східного апеляційного господарського суду Харківської області.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 03.12.2018 апеляційну скаргу ПАТ "Львівський холодокомбінат" ухвалу господарського суду Харківської області від 17.09.2018 по справі №922/2017/17 залишено без змін.

02.01.2019 у зв`язку із закінченням апеляційного провадження справу було повернено до господарського суду Харківської області.

Розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду Харківської області від 03.01.2019 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи через помилкове визначення спеціалізації Хотенця П . В . під час запровадження в суді Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, відповідно до наказу Державної судової адміністрації України №622 від 21.12.2018.

Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розділу судової справи між суддями від 03.01.2019 визначено для розгляду справи № 922/2017/17 головуючого суддю Жельне С.Ч.

08.01.2019 за вих.№000004 на виконання ухвали господарського суду Харківської області від 17.09.2019 справу №922/2017/17 направлено до експертної установи для проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

22.03.2019 до господарського суду Харківської області від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок судової експертизи №005/19 від 25.02.2019.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.04.2019 (суддя Жельне С.Ч.) поновлено провадження у справі №922/2017/17, справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження. Призначено підготовче засідання на 25.04.2019 об 11:00 год.

15.04.2019 представником Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", через канцелярію суду, надано заяву про відвід судді Жельне С.Ч. (вх. № 9189).

Ухвалою господарського суду від 17.04.2019 відвід судді Жельне С.Ч., що був заявлений представником Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" визнано необґрунтованим. Заяву представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про відвід судді Жельне С.Ч. передано на розгляд судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, у порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 ГПК України. Зупинено провадження у справі до вирішення питання про відвід судді.

Ухвалою господарського суду від 18.04.2019 (суддя Ольшанченко В.І.) відхилено заяву Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про відвід судді Жельне С.Ч. у справі №922/2017/17.

22.04.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) надійшов відзив на позовну заяву (вх.№9982), який був долучений до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23.04.2019 провадження у справі №922/2017/17 було поновлено та призначено справу до розгляду у судовому засіданні на 25.04.2019 об 11:00.

Протокольною ухвалою від 25.04.2019 вирішено відкласти розгляд клопотання відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) про зупинення провадження у справі до наступного судового засідання, на підставі п.3 ч.2 ст.183 ГПК України підготовче засідання відкладено на 23.05.2019 о 14:10.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20.05.2019 клопотання (вх.№11942 від 16.05.2019) представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції - задоволено.Вирішено забезпечити участь представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в підготовчому засіданні по справі № 922/2017/17, призначеному на 23.05.2019 о 14:10 год., в режимі відеоконференції.

20.05.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Морозива Хладопром» (позивача за первісним позовом та першого відповідача за зустрічним позовом) надійшли письмові пояснення (вх.№12273) щодо висновку експерта за 005/19 від 25.02.2019 проведеного за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі 922/2017/17 та заперечення на висновок експерта Сопової К.А. №13-04/19 від 08.04.2019 (вх.№12276) в яких останній зазначає, що висновок експерта Сопової К.А. №13-04/19 від 08.04.2019 не може бути прийнятим як належний доказ, оскільки він складений з чисельними порушеннями ст.98, 101, 102 ГПКУ України, п.2.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5 та викликає сумніви щодо його повноти, законності та неупередженості.

Також, 20.05.2019 позивач за первісним позовом та перший відповідача за зустрічним позовом (ТОВ «ФМ «Хладопром») надав до суду відповідь на відзив (вх.№12274) в якому спростовує доводи, викладені ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» у відзиві на позовну заяву, та просить суд заявлений позов задовольнити в повному обсязі.

20.05.2019 ТОВ «Хладопром» (другий відповідач за зустрічним позовом) подав до суду заперечення на клопотання ПрАТ`Львівський Холодокомбінат» про зупинення провадження у справі (вх.№ 12275) в якому посилаючись на створення ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» штучних підстав для затягування розгляду даної справи та зловживання процесуальними правами просить відмовити у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі.

Протокольною ухвалою від 23.05.2019 за усним клопотанням представника позивача за первісним позовом (ТОВ "Фабрика морозива Хладопром") на підставі п.1 ч.2 ст.183 ГПК України підготовче засідання було відкладено на 05.06.2019 о 14:10.

24.05.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) надійшло клопотання про виклик судових експертів Ковальової Н.М. та Сопової К.А (вх.12688).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.05.2019 клопотання (вх.№12845 від 27.05.2019) представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції - задоволено.Вирішено забезпечити участь представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в підготовчому засіданні по справі № 922/2017/17, призначеному на 05.06.2019 о 14:10 год., в режимі відеоконференції.

30.05.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) надійшло клопотання про призначення судової експертизи (вх№13247).

Підготовче засідання неодноразово відкладалося 05.06.2019 та 19.06.2019.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 24.06.2019 клопотання (вх.№15184 від 21.06.2019) представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції - задоволено.Вирішено забезпечити участь представника Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в підготовчому засіданні по справі № 922/2017/17, призначеному на 26.06.2019 о 14:10 год., в режимі відеоконференції.

03.06.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача (за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом) надійшли письмові пояснення (вх.№13548). Суд долучив письмові пояснення до матеріалів справи.

26.06.2018 від представника позивача (за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом) надійшли заперечення на клопотання про проведення повторної судової експертизи (вх.№15546).

Протокольними ухвалами господарського суду від 26.06.2019 відмовлено в задоволенні клопотання про виклик судових експертів у зв`язку з тим, що клопотання Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" не містить належного обґрунтування необхідності виклику експертів в судове засідання, оскільки в клопотанні не зазначено питання та обставини, які йому не зрозумілі та в роз`ясненні яких заявник бажає викликати експертів для надання пояснень; відмовлено в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі, оскільки ПрАТ «Львівський холодокомбінат» не доведено дійсну та обєктивну неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, не підтверджено неможливість встановлення та оцінки обставин та фактів, які є предметом судового розгляду, на підставі наявних у справі доказів, не зазначено, які саме обставини не можуть бути встановлені господарським судом самостійно при вирішенні цієї справи та яким чином встановлені в іншій справі обставини впливають на оцінку доказів, якими сторони обґрунтовують свої доводи у цій справі, виходячи із предмета, підстав позову; відмовлено у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи у зв`язку із наявністю в матеріалах справи висновку експерта за № 005/19 від 25.02.2019 року складеного на підставі призначеної ухвалою господарського суду Харківської області від 17.09.2018 року судової експертизи в сфері інтелектуальної власності по справі №922/2017/17 з урахуванням постанови Верховного суду України від 30.05.2018р.; закрито підготовче провадження та призначено справу за № 922/2017/17 до судового розгляду по суті на "16" липня 2019 р. об 14:10.

Протокольною ухвалою від 16.07.2019 на підставі п.2 ч.2 ст.202 ГПК України за письмовим клопотанням представника ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про відкладення розгляду справи (вх.№17074) судове засідання було відкладено на 24.07.2019 о 14:10.

Представник позивача за первісним позовом у судовому засіданні 24.07.2019 позовні вимоги за первісним позовом підтримував в повному обсязі та просив суд їх задовольнити з підстав, викладених у позовній заяві, у задоволенні зустрічного позову просив відмовити.

Представник відповідача за первісним позовом в судовому засіданні 24.07.2019 проти задоволення первісних позовних вимог заперечував, зустрічні позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Другий відповідач за зустрічним позовом для участі у судовому засіданні свого повноважного представника не направив, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Таким чином справа розглядається за наявними в ній матеріалами, відповідно до ч.9 ст.165, ч.2 ст.178, п.1 ч.3 ст.202 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно та повно вивчивши надані учасниками судового процесу докази і таким чином з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до статті 5 ГПК України встановлено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси юридичних осіб у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України). Зокрема, згідно з частиною другою статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання права, припинення дії, яка порушує право.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» звернувся до Господарського суду Харківської області із позовною заявою № 16/06 від 16.06.2017 року до ПАТ «Львівський Холодокомбінат» із вимогами:

- Заборонити незаконне використання з боку ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, код ЄДРПОУ - 01553706) знаку для товарів і послуг «КАШТАН» відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

- Заборонити ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, код ЄДРПОУ - 01553706) маркувати товар «морозиво» знаком для товарів і послуг «КАШТАН» відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

- Визнати дії ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, код ЄДРПОУ - 01553706) щодо використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН» незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН», згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

Відповідач за первісним позовом ПАТ «Львівський холодокомбінат» у відзиві на позовну заяву, письмових поясненнях та запереченні проти позову заперечує, посилаючись на наявність у відповідача пріоритетних прав на використання торгового знаку "КАШТАН", які виникли в результаті здійснення ПАТ «Львівський холодокомбінат» виробництва і реалізації морозива під цим товарним знаком ще до реєстрації знаку «КАШТАН» його власником ТОВ «Хладопром». Крім того, відповідач вважає, що позивач не має прав на звернення до суду із позовом про захист прав та торговий знак «КАШТАН», оскільки він є не власником цього знаку, а лише користувачем на підставі невиключної ліцензії. Вказане, на думку відповідача виключає право позивача на подачу позову, що є предметом розгляду у даній справі. Також, відповідач стверджує про відсутність з його боку порушень прав на торговий знак «КАШТАН», оскільки ним випускається морозиво позначене не знаком «КАШТАН», а марками «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський Каштан» в упаковках, які за загальною композицією та кольоровою гамою не є схожими до ступеня змішуваності з упаковкою морозива «КАШТАН» виробництва позивача. Крім цього відповідач вказує, що він здійснює виробництво власної продукції відповідно технічних умов ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 року та ТУ У 15.5-20016121.002-2002, котрі, на його думку, надають йому право позначати вироблену таким чином продукцію знаком для товарів і послуг «КАШТАН».

16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг "КАШТАН" та видано ВАТ "Київський холодокомбінат №2" Свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за № 19356 (т.1 а.с. 15).

25.05.2011 Державний департамент інтелектуальної власності видав рішення Акціонерному товариству закритого типу "ХЛАДОПРОМ" про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, а саме на знак для товарів і послуг "КАШТАН", відповідно до Свідоцтва № 19356 від 25.05.2011.

25.05.2011 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни власника свідоцтва за №19356 від 16.04.2001, та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені "Промислова власність" за №10 від 25.05.2011.

01.01.2017 ТОВ «Хладопром» уклало з ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»» ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об`єктів права інтелектуальної власності (т.1 а.с. 12-14). У відповідності до умов п.2.1. договору ліцензіар (ТОВ «Хладопром») на строк дії та на умовах договору надав ліцензіату (ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»») за винагороду невиключну ліцензію на використання певних свідоцтв на знаки для товарів і послуг для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються, та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП. Серед інших було передано і право на використання знаку для товарів і послуг визначеного свідоцтвом від 16.04.2001 №19356.

Порядок захисту прав на знаки для товарів і послуг, право користування на які передано за договором від 01.01.2017 №2/9-17, визначено п.п. 4.5, 7.1 7.3. договору. Пунктом 4.5., зокрема, визначено, що ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальною юрисдикції України, тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію».

Враховуючи вищевикладене, Суд дійшов висновку, що Власник Свідоцтва № 19356 надав Позивачу за первісним позовом - ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» право користуватись всіма правами які випливають із Свідоцтво на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за № 19356 від 16.04.2001 року включаючи право на судовий захист Свідоцтва, що передбачене ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 4 ГПК України, отже ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» є належним позивачем по справі № 922/2017/17.

Позивачем зазначено, що останній здійснює виробництво морозива з використанням знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг «КАШТАН» від 16.04.2001 №19356, про що свідчать надані оригінали етикеток морозива «КАШТАН».

Відповідачем за первісним позовом - ПАТ «Львівський Холодокомбінат» здійснюється виробництво і реалізація морозива позначеного знаком, який містить напис «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі», «Львівський Каштан» та «Каштан зі Львова», про що свідчать оригінали упаковок товару наявних в матеріалах справи. Відповідачем дані обставини не заперечуються.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів які випливають зі Свідоцтва № 19356, що є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог та заперечень проти них, суд виходить з наступного.

Статтею 41 Конституцією України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Одним з об`єктів права інтелектуальної власності є торговельна марка (знак для товарів і послуг). Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст..492 ЦК України).

Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

У відповідності до частини 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частинами 1-2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) та інші права, визначені цим Законом та надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Використанням знака для товарів та послуг, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до частини 3 статті 426 ЦК України, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до статті 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до положень ст. 495 Цивільного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майнові права інтелектуальної власності, що випливають зі свідоцтва полягають у:

- праві на використання знака;

- виключному праві дозволяти його використання;

- виключному праві перешкоджати неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання.

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Наразі є доведеним факт використання відповідачем належного позивачеві знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356. Використання здійснюється шляхом нанесення цього знаку на морозиво, котре виробляється і реалізується відповідачем за первісним позовом «Львівський Каштан»; «ЛІМО -Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова». Факт виробництва підтверджується відомостями, що містяться на упаковках морозива виробництва відповідача, котрі в якості речових доказів долучені до матеріалів справи. На них зокрема міститься напис «Львівський Каштан»; «ЛІМО -Каштан зі смаком ванілі». «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова», а також напис «Виробник та адреса потужностей виробництва: ПАТ «Львівський холодокомбінат» вул. Повітряна, 2, м. Львів, 79025, Україна, тел. телефон інформаційного центру ЛІМО , www.limo.ua». Факт реалізації фіскальним чеком на якому міститься напис з назвою товару «МОРОЖ. «ЛИМО» 70 гр. каштан ванільний 10,25 х 1.000».

Факт виробництва та реалізації морозива «Львівський Каштан»; «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі»; «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» не заперечується відповідачем за первісним позовом.

Висновок суду про використання відповідачем в позначенні виробленої ним продукції «Львівський Каштан»; «ЛІМО -Каштан зі смаком ванілі»; «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» саме знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356 ґрунтується на наступному.

У відповідності до положень частини 1 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно частини 5 статті 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Вирішуючи питання про схожість до ступеня змішуваності знаку для товарів і послуг «КАШТАН» та знаків «Львівський Каштан»; «ЛІМО -Каштан зі смаком ванілі»; «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» суд керується наступним. Частиною шостої статті 104 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні. А крім того, пунктом 3.3. Постанови Пленуму ВГСУ Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності від 23.03.2012 № 5 відповідно якої суду слід призначати експертизу у сфері інтелектуальної власності для з`ясування питань чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відтак, надаючи оцінку порушеного права позивача за захистом якого він звернувся до суду з первісним позовом, суд враховує, що при здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини")

Зокрема, відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права

Відтак, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Під час перегляду справи №922/2017/17 в касаційному поярку, Постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 30.05.2018 року зазначено, що під час нового розгляду справи господарському суду необхідно встановити обставини зазначені в даній постанові, у тому числі, вирішити питання про призначення у справі повторної судової експертизи, дати встановленим обставинам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.

17.09.2018 року Ухвалою Господарського суду Харківської області по справі № 922/2017/17, у присутності сторін, суд призначив судову експертизу в сфері інтелектуальної власності.

Проведення судової експертизу у сфері інтелектуальної власності доручено експертам акредитованої науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, а саме:

- Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501). Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про те, що вони несуть відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, а саме за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

На вирішення судових експертів поставлені наступні питання:

- Чи є позначення «КАШТАН Львівський» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі Львова» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у ЗО класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН Львівський» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі смаком ванілі» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі Львова» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

Оплату робіт по виконанню судової експертизи з питань інтелектуальної власності доручено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, код 39106394).

Публічне акціонерне товариство Публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат", м. Львів звернулось із апеляційною скаргою на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.09.2018 у справі №922/2017/17 до Харківського апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області.

Постановою Апеляційного суду Східного апеляційного господарського суду від 03.12.2018 року по справі № 922/2017/17, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", м. Львів на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.09.2018 року у справі № 922/2017/17 залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Харківської області від 17.09.2018 року у справі № 922/2017/17 залишено без змін.

Згідно висновку призначеної у справі експертизи в сфері інтелектуальної власності від 25.02.2019 року №005/19, виконаної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), експертом встановлено:

«1. Позначення «Львівський Каштан», що використовується для товару ( - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для , товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року.

2. Позначення «Львівський Каштан» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за №19356 від 16.04.2001 року.

3. Позначення «КАШТАН зі смаком ванілі», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року.

4. Позначення «КАШТАН зі смаком ванілі» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року.

5. Позначення «КАШТАН зі Львова», що використовується для товару -морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року.

6. Позначення «КАШТАН зі Львова» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року.

7. Позначення «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року.

8. Позначення «ЛІМО-КАШТАН» зі смаком ванілі» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001 року.»

Представник відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) не погоджуючись із вищевказаним висновком надав до матеріалів справи висновок експерта Сопової К.А. № 13-04/19 від 08.04.2019 року складеного в порядку ст. 101 ГПК України.

За приписом ч. 1 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

При цьому, за приписом ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Разом із тим, за приписами ст. ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

В силу приписів ст. ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

При цьому, відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ч.2 ст. 102 ГПК України, Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Судом встановлено, що експертом Соповою К. А. при складенні висновку порушено ч.2 ст. 102 ГПК України та п. 2.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», від 08.10.98 N 53/5, що полягає у збиранні з власної ініціативи матеріалів для проведення експертного дослідження із джерел, які не надавались експерту для дослідження (арк.№ 29-33 висновку).

Експертом Соповою К.А. на арк. 29-31 Висновку досліджені питання які не були їй поставлені для дослідження (загальновживаності та розрізняльної здатності позначення «КАШТАН» за Свідоцтвом № 19356) що є порушенням ч. 2 ст. 98 ГПК України.

Судом встановлено, що перелік поставлених ПАТ «Львівський Холодокомбінат» питань не відповідає змісту позовних вимог ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ», оскільки Позивач вимагає заборонити незаконне використання знаку для товарів і послуг «Каштан», а також маркування товар «морозиво» зазначеним знаком не на конкретному морозиві, а взагалі на будь-якому виді морозива.

Експертом Соповою К .А. на 20-21 арк. Висновку досліджено документ - цінник на товари під назвою «Прейскурант № 016 Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки. Москва 1973 г.» за наслідком якого зроблено висновок, що «КАШТАН» є назвою певного виду товару, а саме морозива з 1973 року.Втім «Прейскурант цін № 016 від 1973 м. Москва» не може оцінюватись судом як належний доказ, оскільки не є нормативно-правовим актом або нормативно-технічним актом, не має жодного відношення до свідоцтва України на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за № 19356, не надає жодних прав маркувати товар, зокрема морозиво знаком «КАШТАН».

Позивач за первісним позовом разом із запереченням на висновок Сопової К.А. долучив копію витягу з бази ДП «УКРПАТЕНТ», яким «КАШТАН» визнано добре відомим в України в 30 класі МКТП товар - Морозиво за Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва № 760/18843/15-ц від 19.11.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», зазначено:

«Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.»

Відповідно до ч.4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», зазначено:

«З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.»

Відповідно до Рішення Солом`янського районного суду м. Києва по справі № 760/18843/15-ц від 19.11.2015, в абз.2 резолютивної частини якого вказано: «Визнати словесний знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000 року».

При цьому, в мотивувальній частині вказаного рішення, серед іншого, суд вказав таке: «...той факт, що тривалість та характер використання позначення обумовили набуття ним ознак добре відомого в Україні знака певного виробника конкретного товару, вказує на те, що таке позначення володіє особливою, в порівнянні з іншими знаками, розрізняльною здатністю, оскільки, на відміну від них, воно асоціюється виключно з особою конкретного виробника товарів».

Та обставина, що аналогічне знаку «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 позначення «КАШТАН» є добре відомим в Україні знаком Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000, є суттєвою при розгляді даного питання.

Отже, та обставина, що позначення «КАШТАН» відповідає критеріям добре відомого в Україні знака ПАТ «Хладопром», безпосередньо означає, що при використанні його стосовно товару морозиво та споріднених з ним товарів, таке позначення асоціюється у споживачів з діяльністю саме вказаної особи.

Тобто, в підсумку це означає, що позивачем доведені і матеріалами справи підтверджені обставини, доведення яких у відповідності до ст. 74 ГПК України покладається на позивача (факт належності права позивачеві та факт порушення його відповідачем), як необхідні і достатні умови задоволення позову.

Натомість відповідачем всупереч вимог ст. 74 ГПК України доказів на спростування викладених обставин не надано. Доказів додержання відповідачем вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і Закону України «Про авторське право і суміжні права» при використанні ним знаку для товарів і послуг «КАШТАН» не надано.

Суд критично оцінює заперечення відповідача за первісним позовом про відсутність у позивача права на позов. Ці твердження не відповідають положенням абз.3 ч.2 ст.20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, згідно яких вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Та спростовуються умовами п.п. 4.5, 7.1 7.3. договору на право використання об`єктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17. Пунктом 4.5., зокрема, визначено, що ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальною юрисдикції України, тощо.

Твердження відповідача за первісним позовом про те, що він має право позначати вироблену ним продукцію знаком для товарів і послуг «КАШТАН» оскільки продукція виробляється згідно технічних умов ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 року та ТУ У 15.5-20016121.002-2002 не відповідають матеріалам справи та не знаходять свого підтвердження.

З дослідження упаковок морозива відповідача з позначенням «Львівський Каштан»; «ЛІМО -Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» (т.І а.с. 27, т.ІІ а.с. 212, т.VІ а.с. 12) вбачається, на них відсутнє посилання вказані вище технічні умови. Натомість на оборотній стороні упаковки зазначається, що відповідна продукція вироблена відповідно до ДСТУ 4735:2007.

За таких обставин посилання на ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 року, ТУ У 15.5-20016121.002-2002 є юридично неспроможними, адже вони не стосуються предмета справи. ДСТУ 4735:2007 жодних положень, котрі давали б право маркувати морозиво знаком для товарів і послуг «КАШТАН» не містить.

Свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1 від 10.09.1997 року містить наступні інформацію:

«Асоціація Товарної Нумерації України «ЄАН-Україна» присвоює товару морозиво «Каштан» ВАТ «Львівський Холодокомбінат» в пакеті з поліпропілену, маса нетто 80 г.ТУ У 46.39.096-96 ідентифікаційний номер 013 в системі кодування EAN»

Таким чином, свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1 надає ПАТ «Львівський Холодокомбінат» право наносити штриховий код за номером 013 на один визначений вид морозива.

Однак, свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1 не надає право маркувати морозиво знаком «КАШТАН».

Так, відповідач зазначає, що він використовує Свідоцтво ЕАН-Україна за № 984-1 від 10.09.1997 для нанесення штрихового кодування GS1 на відповідні види товарів.

Проте, повноважень щодо надання будь-яких прав використання об`єктів інтелектуальної власності, а саме будь-яких прав на свідоцтва на знаки для товарів і послуг у Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" не має, штриховане кодування товару "ДжіЕс1 Україна" лише надає право ПАТ «Львівський Холодокомбінат» наносити штриховане кодування GS1 на товар за № 013 внутрішньою системою кодування ЕАН.

ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» наносить штрихове кодування за № 013 на різні види товару морозива, зокрема «ЛЬВІВСЬКИЙ КАШТАН» та 2 інших види «КАШТАН» ,а не на один вид товару, який зазначено у Свідоцтві ЕАН.

Свідоцтво ЕАН - штировий код є унікальним ідентифікатором виду товару, номер якого присвоюється до одного визначеного виду товару.

ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» маркував штриховими кодами етикетки морозива «Львівський Каштан»; «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова», які не виготовлялись за ТУ У 46.39.096-96, оскільки виготовлені до Державних стандартів України (ДСТУ).

З матеріалів справи вбачається, що долучені етикетки морозива виробництва ПАТ «Львівський Холодокомбінат» не містять реквізити Свідоцтво ЕАН-Україна за № 984-1 від 10.09.1997, оскільки промарковані зовсім іншими штриховими кодами: «КАШТАН зі смаком ванілі», штриховий код - 369; «Львівський КАШТАН», штриховий код - 785 ; «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» штриховий код - 039; «КАШТАН зі Львова» штриховий код - 022 .

ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» не довело обставини щодо використання Свідоцтва ЕАН-Україна за № 984-1 від 10.09.1997 та технічних умов при виробництві морозива , на які вона посилається як на підставу своїх заперечень за первісним позовом по справі.

Посилання відповідача за первісним позовом на ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997, ТУ У 15.5-20016121.002-2002 є помилковими, оскільки вони не стосуються предмета спору. ДСТУ 4735:2007 не містять жодних положень, які б давали право маркувати морозиво знаком для товарів і послуг "КАШТАН".

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що дії відповідача за первісним позовом щодо використання знаку «КАШТАН» при маркуванні та реалізації морозива «Львівський Каштан»; «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» власного товариства порушують права та законні інтереси як власника свідоцтва, так і ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» як Ліцензіата за ліцензійним договором на використання Свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за № 19356 від 16.04.2001 року.

За таких обставин суд приходить до висновку про наявність у справі достатніх правових підстав для визнання позовних вимог за первісним позовом законними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Стосовно заявлених вимог за зустрічним позовом про визнання за Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» (79025, м. Львів, вул. Повітряна, 2, ) право попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг № 19356, суд зазначає наступне.

Мотивуючи зустрічні позовні вимоги позивач посилається на ст. 500 ЦК України - визнання права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» згідно свідоцтва України № 19356 .

Позивач за зустрічним позовом вказує на те, що ним здійснено належну підготовку з 1997 року для використання торгівельної марки «КАШТАН» щодо виробництва морозива «КАШТАН» відповідно до ТУ У 46.39.096-96 від 10.04.1997 року використовуючи Свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1.

Перший та другий відповідач за зустрічним позовом заперечують проти зустрічного позову, посилаючись на відсутність будь-яких дій з боку ПАТ «Львівський Холодокомбінат», які б свідчили про належну підготовку з 1997 року для використання торгівельної марки «КАШТАН», а документи на які посилається позивач, на думку відповідачів, не відповідають вимогам ст. 76-79 ГПК України. Вказують, що Свідоцтво ЕАН № 984-1 надає дозвіл його власнику наносити лише штрихове кодування з ідентифікаційним номером 013 , та не надає право маркувати морозиво знаком (позначенням, торгівельною маркою) «КАШТАН». Посилання ПАТ «Львівський холодокомбінат» на ст. 500 ЦК України вважають юридично неспроможними, оскільки права попереднього користувача на торговельну марку за ст. 500 УК України не існувало на момент подачі заявки № 99020539 в 1999 року так і на момент Видачі Свідоцтва № 19356 від 16.04.2001 року, оскільки дана норма вступила в силу з прийняттям Цивільного кодексу України від 2003 року.

З дослідження кольорових зображень упаковок роздрукованих на кольоровому принтері позначень «Львівський Каштан»; «Морозиво Каштан» та «Каштан» (т.5 а.с. 188-190) вбачається, що на них присутні посилання вказані вище технічні умови, однак відсутні оригінали вищевказаних упаковок. Також вищевказані зображення не містять дати виготовлення та номеру партії вищевказаних видів морозива, що свідчить про неможливість встановлення фактичної дати початку введення в обіг вищевказаного товару.

Щодо посилання позивача за зустрічним позовом на технічні умови виробництва морозива ТУ У 46.39.096-96 від 23.12.1996, суд зазначає, що технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. Технічні умови встановлюють вимоги щодо виробництва морозива, а саме: склад товару, якість сировини, маса товару, вміст добавок, калорійність, харчова цінність, тощо.

Судом встановлено, вищевказані технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг яке містить слово "КАШТАН".

Право використання (нанесення, маркування) знаку для товарів і послуг надається виключно свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданого відповідно до Закону України "Про охорону знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ч.1 ст. 91 ГПК України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ч.2 ст. 91 ГПК України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього»

Відповідно до ч.5 ст. 91 ГПК України, учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу»

Відповідно до ч.6 ст. 91 ГПК України, якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

ПрАТ «Львівський холодокомбінат» (позивач за зустрічним позовом) до матеріалів справи було надано ксерокопії вищевказаних технічних умов без посилання на місцезнаходження їх оригіналів.

Посилання Позивача за зустрічним позовом на штрихове кодування товарів за Свідоцтвом ЕАН-Україна № 984-1 від 10.09.1997, також є помилковими.

Так, позивач за зустрічним позовом зазначає, що він використовує Свідоцтво ЕАН-Україна за № 984-1 від 10.09.1997 для нанесення штрихового кодування GS1 на відповідні види товарів.

Проте, повноважень щодо надання будь-яких прав використання об`єктів інтелектуальної власності, а саме будь-яких прав на свідоцтва на знаки для товарів і послуг у Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" не має, штриховане кодування товару "ДжіЕс1 Україна" лише надає право ПАТ «Львівський Холодокомбінат» наносити штриховане кодування GS1 на товар за № 013 за власною, внутрішньою системою кодування ЕАН.

Посилання позивача за зустрічним позовом на ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997, ТУ У 15.5-20016121.002-2002 є неспроможними, оскільки вони не стосуються предмета справи. ДСТУ 4735:2007 не містять жодних положень, які б давали право маркувати морозиво знаком для товарів і послуг "КАШТАН".

ПАТ «Львівський Холодокомбінат» у зустрічному позові зазначає, що розпочав серйозну підготовку виробництва морозива «КАШТАН» відповідно до ТУ У 46.39.096-96 від 10.04.1997 року використовуючи Свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1.

Свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1 від 10.09.1997 року містить наступні інформацію:

«Асоціація Товарної Нумерації України «ЄАН-Україна» присвоює товару морозиво «Каштан» ВАТ «Львівський Холодокомбінат» в пакеті з поліпропілену, маса нетто 80 г.

ТУ У 46.39.096-96 ідентифікаційний номер 013 в системі кодування EAN»

Таким чином, свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1 надає ПАТ «Львівський Холодокомбінат» право наносити штриховий код за номером 013 на один визначений вид морозива.

Однак, свідоцтво штрихового кодування ЕАН № 984-1 не надає право маркувати морозиво знаком «КАШТАН».

Однак, позивачем за зустрічним позовом надано свідоцтво ЕАН № 984-1 із штриховим кодом за номером 013.

Свідоцтво ЕАН № 984-1 не надає ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» право наносити штриховий код за номером 013 для товару морозиво «ЛЬВІВСЬКИЙ КАШТАН», зазначеного на зображенні етикетки долученої позивачем за зустрічним позовом.

Зображення кольорових етикеток наданих ПрАТ «Львівський Холодокомбінат»

не містять обов`язкового реквізиту - дати виготовлення, часу та № партії, що унеможливлює встановити дату виробництва та справжність етикетки.

Так само не підтверджені матеріалами справи твердження відповідача про наявність у нього пріоритету на використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН» мотивовані посиланнями на здійснення ним виробництва продукції під цією маркою ще до реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України знаку для товарів та послуг "КАШТАН" за ВАТ "Київський холодокомбінат №2", яка відбулася 16.04.2001 за № 19356.

Довідка ВАТ «Львівський Холодокомбінат» по виробництву морозива за 3 квартал 1997 року також не містить жодних печаток, посад та підписів осіб, дати складання даної довідки з боку ВАТ «Львівський Холодокомбінат».

Копія Податкової накладної від 24 жовтня 1998 року № 37576 та копія Товарно- транспортної накладної № 37576 від 24 жовтня 1998 року складені між особами Торговий дім «НАЯ» та ФОП Ячев Ю.Д .

Вищевказані копії не містять жодних реквізитів ВАТ «Львівський Холодокомбінат» або морозива «КАШТАН» виробництва цього підприємства.

За наслідком дослідження копій довідки ВАТ «Львівський Холодокомбінат» по виробництву морозива за 3 квартал 1997 року, товарно-транспортних накладних № 37346 та податкової накладної 37575, вбачається що вказані документи не можуть оцінюватись як належні та допустимі докази по справі, оскільки вони не відповідають вимогам, які ставляться до первинних документів.

Так, згідно положень ст.ст. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Аналогічно відповідно до п.2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затв. наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88) первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов`язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Аналіз наданих ПрАТ «Львівський холодокомбінат» документів на підтвердження факту виробництва ним морозива позначеного знаком для товарів і послуг «КАШТАН» свідчить про те, що вони не відповідають наведеним вимогам, котрі ставляться законом до первинних документів, що унеможливлює визнання їх доказами здійснення відповідних господарських операції.

Крім того з наданих ПрАТ «Львівський холодокомбінат» документів не вбачається підстав для висновку про те, що ним здійснювалось виробництво та реалізація продукції, позначення якої дійсно співпадає з позначенням знаком для товарів і послуг «КАШТАН». Окремі з документів з наданих ПрАТ «Львівський холодокомбінат» в яких зустрічається слово «каштан», як видно з їх суті, мають облікове суто внутрішньогосподарське призначення. Жодного документа, котрий би підтверджував факт використання знаку «КАШТАН» під час пропонування, реалізації продукції відповідачем третім особам не надано. У справі відсутні етикетки, упаковки, рекламні матеріали, господарські договори тощо з яких можна було б зробити висновок про те, що ПАТ "Львівський холодокомбінат" дійсно виробляв, пропонував до продажу і реалізовував продукцію позначену знаком для товарів і послуг «КАШТАН», або здійснював підготовку до цього.

Посилання ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» на ст. 500 ЦК України також не знаходить свого підтвердження з огляду на наступне.

Суд критично ставиться до посилання Позивача за зустрічним позовом, що ПАТ «Львівський Холодокомбінат» має пріоритет на використання позначення «КАШТАН» в розумінні ст. 500 ЦК України та ст. 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).»

Однак, ст. 500 ЦК України щодо пріоритету використання позначення, на яку посилається позивач за зустрічним позовом, прийнята разом із новим Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року.

Відповідно до ст.5 Цивільного кодексу України передбачено дію актів цивільного законодавства у часі:

1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.

2. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.

3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов`язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

З огляду на вищезазначене, посилання ПАТ «Львівський Холодокомбінат» на ст. 500 ЦК України є помилковим, оскільки даної норми не існувало як на момент подачі заявки № 99020539 в 1999 року так і на момент Видачі Свідоцтва № 19356 від 16.04.2001 року.

Відповідно до Цивільного кодексу УРСР від 18.07.1963 року, єдиною нормою, яка містить інформацію щодо пріоритету, зазначено в ст. 520-1 Право на промисловий зразок:

«У тих випадках, коли на промисловий зразок видано свідоцтво, виключне право держави на цей зразок діє протягом десяти років з дати пріоритету зразка.

Виключне право на промисловий зразок, яке ґрунтується на патенті, діє протягом п`яти років з дати пріоритету цього зразка. ( Статтю 520-1 виключено на підставі Закону N 75/95-ВР від 28.02.1995 року )

Відповідно до ст. 9 даного Закону в ред. від 15.12.1993 року (діяла на момент подачі заявки), зазначено: Пріоритет

«1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Відомства чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

2. Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Відомства протягом шести місяців від зазначеної дати.

3. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Відомства подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного знака на виставці, якщо ці заявка чи показ відповідно була подана чи було проведено у державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення».

За приписами ст. ст. 3, 15, 16 ЦК України, які передбачають право кожної особи на судовий захист саме порушеного цивільного права. За результатами розгляду спору має бути встановлено не лише наявність підстав на які позивач посилається в обґрунтування своїх позовних вимог, але й визначено, чи було порушене цивільне право особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушено, в чому полягає його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце.

Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин.

На підставі вищевикладеного, доводи викладені позивачем за зустрічним позовом щодо пріоритету використання ПАТ «Львівський Холодокомбінат» позначення «Каштан» в розумінні ст. 500 ЦК України не знаходять свого підтвердження в матеріалах справи.

Відсутнє також підтвердження того, що відповідачі за зустрічним позовом порушили будь-які права, свободи або інтереси ПАТ «Львівський Холодокомбінат» щодо з`явлення останнім пріоритету використання знаку «КАШТАН» до подання заявки та видачі свідоцтва «КАШТАН» за № 19356 .

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

ПрАТ «Львівський холодокомбінат» не підтвердив належну підготовку використання позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива», оскільки суду не надано доказів щодо обсягів та часу виробництва морозива, підготовку до продажу та обсяги продажу товару морозива із позначенням «КАШТАН» на території України.

При цьому суду не надано доказів підтвердження того факту, що позивачем за зустрічним позовом здійснювалося використання позначення "КАШТАН" в рекламуванні морозива «КАШТАН» власного виробництва; використання позначення «КАШТАН» при керуванні справами, діловому адмініструванні та діловодству до дати подання заявки на Свідоцтво № 19356 - 22.02.1999 року.

З 1993 року питання реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні здійснюється за нормами встановленими Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року.

В матеріалах справи відсутні докази подання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» пріоритету на використання «КАШТАН» передбаченого ст. 9 цього Закону.

Відповідно до п.8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року, будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Докази подання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» заперечень на реєстрацію Свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за № 19356 від 16.04.2001 року в матеріалах справи також відсутні.Позивачем за зустрічним позовом не було спростовано той факт, що станом на дату розгляду він не має жодного Свідоцтва на знак для товарів і послуг яке містить позначенням «КАШТАН», що ставить під сумнів належну його підготовку використання позначення «КАШТАН».

Суд критично ставиться до належної підготовки ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» щодо попереднього використання словесного позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг № 19356.

Так, в обґрунтування зустрічних позовних вимог ПАТ «Львівський Холодокомбінат» долучив до матеріалів справи заяви свідка від 09.08.2018 року по справі № 922/2017/17 засвідчені приватним нотаріусом.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємство ПАТ (в минулому ВАТ) «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» () створено та зареєстровано 05.01.1996 року.

Відповідно до заяви, свідок ОСОБА_6 зазначила, що вона працює на підприємстві (код ЄДРПОУ- 01553706) "Львівський холодокомбінат" з 1979 року по теперішній час.

Однак підприємство "Львівський холодокомбінат" за кодом ЄДРПОУ - 01553706, зареєстроване 05.01.1996 року.

Аналогічні обставини із заявою свідка ОСОБА_7 , яка працює на підприємстві (код ЄДРПОУ- 01553706) "Львівський холодокомбінат" з 1990 року по теперішній час та заявою свідка ОСОБА_8 , яка працює на підприємстві "Львівський Холодокомбінат" (код ЄДРПОУ- 01553706) з 1979 року по теперішній час.

ПАТ «Львівський Холодокомбінат», відповідно до ст. 74 ГПК України, не надав Суду документи, які б підтверджували що вищевказані свідки працювали на підприємстві) ПАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат» (код ЄДРПОУ- 01553706) з 1979, 1990 років.

Суд критично ставиться до заяв свідка, оскільки дати зазначені свідками як період праці на підприємстві ПАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат» (код ЄДРПОУ- 01553706) суперечать офіційним даним Міністерства юстиції України щодо дати реєстрації позивача за зустрічним позовом.

За таких обставин, суд приходить до висновку про відсутність порушення з боку відповідачів за зустрічним позовом прав ПАТ «Львівський Холодокомбінат», за захистом яких він звернувся до суду із зустрічним позовом, а відтак - вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання права первинного користувача позначення «КАШТАН» є необґрунтованими, у зв`язку із чим у задоволенні зустрічного позову слід відмовити у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 123, 129 ГПК України, за первісним позовом покладаються на відповідача за первісним позовом, а за зустрічним позовом - залишаться за позивачем та відшкодуванню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 104, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, 250, ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 3, 5, 15, 16, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України, ст. 9, 10, 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суд

ВИРІШИВ:

1. Первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» задовольнити повністю.

2. Заборонити незаконне використання з боку Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) знаку для товарів і послуг КАШТАН відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

3.Заборонити Приватному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) маркувати товар морозиво знаком для товарів і послуг КАШТАН відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

4.Визнати дії Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) щодо використання знаку для товарів і послуг КАШТАН незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг КАШТАН, згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

5.У задоволенні зустрічного позову Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) щодо визнання права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство» за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг № 19356 відмовити.

6. Стягнути з Приватного акціонерного товариства Львівський холодокомбінат (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, ) 34 320,00 (тридцять чотири тисячі триста двадцять гривень) грн. витрат за проведення судової експертизи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повне рішення складено "29" липня 2019 р.

Суддя С.Ч. Жельне