УХВАЛА

про призначення судової експертизи

та зупинення провадження у справі

24.07.2019Справа №910/4256/19

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Блажівської О.Є, при секретарі судового засідання Кукоті О.Ю., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи №910/4256/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровед»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби

про захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,-

За участю учасників справи:

від позивача: Охромєєв Ю.Г., посвідчення адвоката КВ №6142 від 26.07.2018 року;

від відповідача: Лозинська О.Л., посвідчення адвоката № 6258/10 від 30.08.2017 року;

від третьої особи: не з`явились;

вільний слухач: ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_1 від 21.04.2017 року.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» 3 квітня 2019 року звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровед» про захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» є власником знака для товарів і послуг «Гумивит» за свідоцтвом України №35261 від 10.03.2003 відносно наступних товарів: препарати для регулювання росту рослин; добрива для сільського господарства, які відносяться до 1 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» просить:

1. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Агровед» (02094, м. Київ, вул Віскозна, буд. 17,оф.11) здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією №UА100120/2019/194997 від 18.03.2019 року: рідке органо-мінеральне добриво із вмістом трьох поживних елементів азоту, фосфору та посадкового матеріалу та кореневого підживлення сільськогосподарських культур в пластикових каністрах: HUMIVIT МАХ 201 ( в каніст. По 20 л.) - 630 кан. Вага нетто 13923кг. Серія №77903051. Вміст діючої речовини : N (органічний) -1-5%, К2O 1-5%, S 0-5%, В-0-5%, Со -0- 1%, Сu-0-2%, Zn -0-5%, Fе -0,1-5%, Р2O51-8%, Мn-0-5%, Мо-0- 2%, Mg -2%, гумінові кислоти 6-18 %, фульові кислоти - 0-100г/л, екстрат морських водоростей -0-100г/л, амінокислоти-0-200 г/л., торгівельна марка : HUMIVIT, виробник : ORGANIT Ltd., країна виробництва HU, Код УКТЗЕД - .

2. Знищити за рахунок Відповідача товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією №UА100120/2019/194997 від 18.03.2019 року: рідке органо-мінеральне добриво із вмістом трьох поживних елементів азоту, фосфору та посадкового матеріалу та кореневого підживлення сільськогосподарських культур в пластикових каністрах: HUMIVIT МАХ 201 ( в каніст. По 20 л.) - 630 кан. Вага нетто 13923кг. Серія №77903051. Вміст діючої речовини : N (органічний) -1-5%, К2O 1-5%, S 0-5%, В-0-5%, Со -0- 1%, Сu-0-2%, Zn -0-5%, Fе -0,1-5%, Р2O51-8%, Мn-0-5%, Мо-0- 2%, Mg-2%, гумінові кислоти 6-18 %, фульові кислоти- 0-100г/л, екстрат морських водоростей -0-100г/л, амінокислоти-0-200 г/л., торгівельна марка : HUMIVIT, виробник : ORGANIT Ltd., країна виробництва HU, Код УКТЗЕД - .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровед» про захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг залишено без руху.

10.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшла заява про забезпечення позову.

11.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

11.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» повернуто заявнику.

15.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшла заява про забезпечення позову, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони вчиняти Київській міській митниці Державної фіскальної служби України дії з митного оформлення товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією №UA100120/2019/194997 від 18.03.2019 року в митному режимі «імпорт» товару ТОВ «Агровед», шляхом призупинення митного оформлення товару: рідке органо-мінеральне добриво із вмістом трьох поживних елементів азоту, фосфору та посадкового матеріалу та кореневого підживлення сільськогосподарських культур в пластикових каністрах: НUМІVІТ МАХ 201 (в каніст. По 20 л.) - 630 кан. Вага нетто 13923кг. Серія №77903051. Вміст діючої речовини: N (органічний) - 1-5%, К20 1-5%, S 0-5%, В-0-5%, Со -0-1%, Си-0-2%, Zn -0-5%, Fе -0,1-5%, Р2051-8%, Мn-0-5%, Мо-0-2%, Мg-0-2%, гумінові кислоти 6-18 %, фульові кислоти - 0-100г/л, екстрат морських водоростей -0-100г/л, амінокислоти-0-200 г/л, торгівельна марка: НUМІVІТ, виробник: ORGANIT Ltd., країна виробництва НU, Код УКТЗЕД - .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/4256/19, підготовче засідання призначено на 15.05.19, залучено до участі у справі Київську міську митницю Державної фіскальної служби в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2019 в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» про забезпечення позову відмовлено повністю.

10.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшло пояснення по справі.

07.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровед» надійшов відзив на позовну заяву.

07.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Київської міської митниці Державної фіскальної служби надійшла заява про долучення документів.

15.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшли додаткові пояснення по справі.

15.05.2019 у судовому засіданні суд протокольно ухвалив оголосити перерву у підготовчому засіданні до 29.05.2019.

29.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

29.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшли додаткові пояснення по справі.

29.05.2019 у судовому засіданні суд протокольно ухвалив оголосити перерву у підготовчому засіданні до 12.06.2019.

07.06.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшли додаткові пояснення по справі.

10.06.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровед» надійшло заперечення та клопотання про долучення документів.

12.06.2019 у судовому засіданні суд протокольно ухвалив оголосити перерву в підготовчому засіданні з урахуванням розумності строків визначених в ст.114 Господарського процесуального кодексу України на 19.07.2019 року.

19.07.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» надійшли додаткові пояснення по справі.

У судове засідання, призначене на 19.07.2019 з`явилися представники учасників справи, надали пояснення щодо наданих через відділ діловодства Господарського суду міста Києва пояснень, заяв та клопотань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 24.07.2019.

23.07.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровед» надійшло заперечення на клопотання про проведення експертизи.

У судове засідання, призначене на 24.07.2019 з`явилися представники позивача та відповідача, позивач просить задовольнити клопотання про призначення судової експертизи у справі, відповідач просить відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» про призначення у справі 910/4256/19 судової експертизи, заслухавши присутніх представників сторін, суд вбачає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч.1-3 ст.98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як вбачається із матеріалів справи №910/4256/19, позивачем додано до позовної заяви висновок експертного дослідження №19/9-3/08(ІВ)-ЕД/19 від 25.03.2019.

Разом з тим, у вказаному висновку відсутні відомості про те, що судовий експерт І.М.Мартинюк повідомлений про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку, що не відповідає вимогам ст.98 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на предмет спору, з метою повного та належного з`ясування всіх обставин справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Проаналізувавши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» про призначення у справі 910/4256/19 судової експертизи, вбачається, що позивач просить доручити проведення судової експертизи Соповій Катерині Андріївні (03142, м.Київ, вул.Семашка, 13, офіс 108), яка є атестованим судовим експертом. При цьому, відповідачем власної позиції щодо експертної установи не надано.

Згідно із додатком 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 визначений перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому зазначено, що для проведення експертизи в м.Київ, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях судовою установою є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, або Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, зона обслуговування якого поширюється на всі регіони.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. №984-р створено науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), який належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності. Центр є державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність та повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету. Зона територіального обслуговування поширюється на всю територію України. Метою діяльності Центру є задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та надання державних послуг юридичним та фізичним особам із забезпечення їх незалежною, кваліфікованою і об`єктивною експертизою з питань інтелектуальної власності, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. Основними напрямками діяльності Центру є проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, впровадження їх результатів в експертну, слідчу та судову практику; проведення судових експертиз та експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи; надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Враховуючи викладене, з урахуванням ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників справи, враховуючи, що справа №910/4256/19 розглядається Господарським судом міста Києва, суд вважає за необхідне призначити проведення судової експертизи в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.4 ст.99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Як встановлено судом, представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» в силу приписів статті 99 Господарського процесуального кодексу України подано наступне питання, яке має бути поставлене експерту:

- Чи є позначення «HUMIVIT МАКС», яке нанесено на етикетку пластикової каністри 20 л. з рідким мінеральним добривом виробника ORGANIT (зображення якої міститься у матеріалах справи у висновку №19/9-3/08(ІВ) -ЕД/19) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ГУМІВІТ» за свідоцтвом України №35264 від 10.03.2003?».

Суд врахувавши подане представником позивача питання, вбачає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п.3.3 Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з`ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

Згідно із Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 при дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?;

- тощо.

Таким чином, враховуючи питання подане позивачем, викладене в клопотанні про призначення судової експертизи, та враховуючи Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5, Господарський суд міста Києва, з урахуванням обставин справи та суті спору, вважає за необхідне поставити наступне питання для судового експерта:

- Чи є позначення «HUMIVIT МАКС», яке нанесено на етикетку пластикової каністри 20 л. з рідким мінеральним добривом виробника ORGANIT (зображення якої міститься у матеріалах справи у висновку №19/9-3/08(ІВ) -ЕД/19) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ГУМІВІТ» за свідоцтвом України №35264 від 10.03.2003?».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з призначенням судової експертизи, пов`язаної з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню.

При цьому, суд вбачає за необхідне покласти здійснення оплати попередніх витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи на Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» як на особу, на якій відповідно до приписів статті 74 Господарського процесуального кодексу України лежить обов`язок доказування.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст.99, 100, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/4256/19 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст.384 Кримінального кодексу України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст.385 Кримінального кодексу України).

4. На вирішення експертної установи поставити наступні питання:

- Чи є позначення «HUMIVIT МАКС», яке нанесено на етикетку пластикової каністри 20 л. з рідким мінеральним добривом виробника ORGANIT (зображення якої міститься у матеріалах справи у висновку №19/9-3/08(ІВ) -ЕД/19) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ГУМІВІТ» за свідоцтвом України №35264 від 10.03.2003?».

5. Матеріали справи №910/4256/19 направити до експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

6. Зобов`язати сторін негайно надати експертній установі, на її вимогу, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гермес» здійснити оплату попередніх витрат (квитанція надійде від експертної установи), пов`язаних з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення провадження у справі для включення останніх до складу судових витрат.

8. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів, позов відповідно до п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст.135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 . В разі необхідності вийти за межі передбаченого законом строку та застосувати більш тривалі розумні строки для надання повного та об`єктивного висновку.

11. Зупинити провадження у справі №910/4256/19 до одержання результатів експертизи.

12.Зобов`язати учасників справи повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.

13. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення відповідно до ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені ст.ст.255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя О.Є. Блажівська