РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

16.07.2019Справа № 910/11725/18

За позовом Янссен Продактс , Ел.Пі;

до Алвоген ІПКО Сарл ;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

Компанія "Мілленніум Фармасьютікалз Інк.";

про припинення порушення прав на патент України.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: не з`явилися;

Від відповідача: Дрюк Н. О., довіреність № б/н від 11.09.18;

Від третьої особи: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Компанії Янссен Продактс, Ел.Пі. (Janssen Products, LP, юридична особа за законодавством США, штат Пенсільванія) про порушення прав на патент України № 90108 від 12.04.2010. Позов заявлено до Компанії Алвоген ІПКО (Alvogen IPCO Sarl, юридична особа за законодавством Великого Герцогства Люксембург) та мотивований протиправним виготовленням відповідачем лікарського засобу "Бортезоміб алвоген" із застосуванням способів, що охороняються патентом України № 90108 від 12.04.2010, який належить Компанії "Мілленніум Фармасьютікалз Інк." (Millennium Pharmaceuticals Inc., юридична особа за законодавством юридична особа за законодавством США, штат Массачуссетс) та за ліцензійним договором від 06.08.2018 використовується позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2018 року відкрито провадження у справі № 910/11725/18, залучено до участі у справі Компанію "Мілленніум Фармасьютікалз Інк." третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, підготовче засідання призначено на 23.10.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2018 року відкладено підготовче засідання у справі № 910/11725/18 до 23.04.2019 року.

У судовому засіданні 23.04.2019 р. задоволено клопотання відповідача про розгляд справи у закритому засіданні.

Через відділ діловодства суду 14.06.2019 р. представником позивача було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 1-13.06.2019 від 13.06.2019 р., складений Бочаровим М.А .

Представником відповідача у судовому засіданні 04.07.2019 було подано заяву про наявність підстав для відводу експерта Бочарова М.А.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 37 ГПК України секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у ст. 35 ГПК України.

Згідно з п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 37 ГПК України, експерт не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо, зокрема, (1) він брав участь у справі як представник, адвокат, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; (2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; (3) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності експерта.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 37 ГПК України експерт не може брати участі у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи.

Так, з наявною у матеріалах справи копії роздруківки веб-сайту ТОВ "Юридична фірма "Городисський та партнери" вбачається, що патентний повірений Бочаров Максим Анатолійович є працівником ТОВ "Юридична фірма "Городисський та партнери" і займає у даній юридичній особі посаду заступника директора.

Відповідно до довіреності від 10.07.2018 p., доданої до позовної заяви, патентний повірений Бочаров Максим Анатолійович є представником позивача.

Також судом було здійснено пошук в Реєстрі атестованих судових експертів та встановлено відсутність відомостей про експерта Бочарова Максима Анатолійовича у вказаному реєстрі.

У підготовчому засіданні 04.07.2019 року розглядалася заява відповідача про наявність підстав для відводу експерта Бочарова М. А., за наслідками розгляду якої, суд вирішив її задовольнити та не приймати висновок експерта Бочарова М. А. в якості належного на допустимого доказу у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/11725/18 до судового розгляду по суті на 09.07.2019 р.

У судовому засіданні 09.07.2019 р. оголошувалась перерва в розгляді справи по суті до 11.07.2019 р.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових поясненнях по суті справи.

Позивач та третя особа у судове засідання не з`явилися, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представника позивача не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Мілленніум Фармасьютікалз Інк. є власником патенту на винахід "СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ СПОЛУК БОРОНОВОГО ЕСТЕРУ ТА КИСЛОТИ" за патентом № 90108 (далі - "Патент").

Вказаний винахід відноситься до способів синтезу сполук боронового ефіру і кислоти, в тому числі бортезомібу (міжнародна непатентована назва). Способи даного винаходу роблять можливим виробництво бортезомібу високої хімічної та стереохімічної чистоти, придатного для застосування у фармацевтиці, зокрема, для лікування множинної мієломи та мантійноклітинної лімфоми. Зазначені обставини підтверджуються описом до Патенту зі Спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні", копія якого наявна у матеріалах справи.

З використанням зазначеного винаходу виробляється лікарський засіб "ВЕЛКЕЙД", який продається в Україні, що підтверджується договором про видачу ліцензії від 06 серпня 2018 p., що укладений між Мілленніум Фармасьютікалз Інк. та Янссен Продактс , Ел.Пі.

За договором про видачу ліцензії від 06 серпня 2018 p. позивачу належить право вимагати поновлення порушених прав власника патенту України № 90108 від 12 квітня 2010 р. на винахід "Способи одержання сполук боронового естеру та кислоти" (далі - "Патент").

Позивач та третя особа вказували, що у листопаді 2016 р. їм стало відомо, що у продаж на ринок України надійшов лікарський засіб "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН", до складу якого входить бортезоміб.

Про продажі лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" свідчать накази МОЗ України про розподіл лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" для лікування онкогематологічних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету України, наказ від 7 серпня 2018 року № 1460 та наказ від 7 серпня 2018 року № 1461 із відповідними додатками, в яких зазначена вартість розподіленого лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" за адміністративно-територіальними одиницями, копії яких наявні в матеріалах справи.

Лікарський засіб "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" зареєстрований в Державному реєстрі лікарських засобів України 21.06.2016 р. реєстраційні посвідчення № UA/15644/01 /01 та № UA/15644/01 /02; № UA/15645/01/01 та № UA/15645/01/02 на ім`я Алвоген ІПКО Сарл ( Alvogen ІРСО Sari), Люксембург (відповідач); виробник СІНТОН ХІСПАНІЯ, С. Л., Іспанія. Форма випуску: "порошок для розчину для ін`єкцій по 1 мг у флаконі; 1 флакон з порошком в картонній пачці", склад діючих речовин: "1 флакон містить бортезомібу 3,5 мг", міжнародне непатентоване найменування Bortezomib .

Позивач вважає, що вказаний лікарський засіб "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" виготовлено із застосуванням способів, що охороняються Патентом (незалежний пункт 55, незалежний пункт 62), оскільки:

- лікарський засіб з діючою речовиною бортезоміб був зареєстрований відповідачем 21.06.2016 p., тобто після того, як способи за Патентом стали загальнодоступні для вивчення;

- способи за Патентом є найбільш рентабельним (економічно доцільним) з усіх відомих способів одержання сполук боронового естеру та кислоти, що підтверджується описом Патенту.

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що лікарський засіб "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" вважається виготовленим із застосуванням Патенту, а отже відповідач порушив права власника Патенту та позивача, як сторони вказаного ліцензійного договору шляхом введення в цивільний оборот лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН".

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Згідно з статтею 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: право на використання винаходу; виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту.

Згідно з ч. 6 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (надалі - Закон) дія патенту виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Частиною другою статті 28 Закону встановлено, що використанням винаходу визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Також частиною другою статті 28 Закону передбачено, що будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідно до статті 34 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 34 Закону вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідач заперечуючи проти позовних вимог посилався на те, що бортезоміб для лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН", який виробляє компанія Сінтон, використовує інший спосіб виробництва бортезомібу ніж описаний в патенті України № 90108 від 12 квітня 2010 р.

Відповідачем, на підтвердження своїх заперечень на позовну заяву, було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 30-01 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 15.05.2019, складений судовим експертом Петренком Сергієм Анатолійовичем, на вирішення якого було поставлено наступні питання:

- Чи використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 90108 або ознаку еквівалентну їй при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" ("BORTEZOMIB ALVOGEN"), реєстраційні посвідчення №№ UA/15644/01/01, UA/15644/01/02, UA/15645/01/01 UA/15645/01/02, діючою речовиною якого є бортезоміб?;

- Чи є спосіб виготовлення бортезомібу, використаний при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" ("BORTEZOMIB ALVOGEN"), реєстраційні посвідчення №№ UA/15644/01/01, U А/15644/01/02, UA/15645/01/01 TJ А/15645/01/02, придатним до промислового виготовлення бортезомібу?

За результатами вищевказаного дослідження експерт дійшов наступного висновку:

1. При виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" ("BORTEZOMIB ALVOGEN"), реєстраційні посвідчення №№ UA/15644/01/01, UA/15644/01/02, UA/15645/01/01 UA/15645/01/02, діючою речовиною якого є бортезоміб, не використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів 1, 30, 31, 32, 38, 53, 54, 55, 62 формули винаходу за патентом України № 90108 або ознаку еквівалентну їй;

2. Спосіб виготовлення бортезомібу, використаний при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" ("BORTEZOMIB ALVOGEN"), реєстраційні посвідчення №№ UA/15644/01/01, UA/15644/01/02, UA/15645/01/01 UA/15645/01/02, може бути придатним до промислового виготовлення бортезомібу.

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експерта № 30-01 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 15.05.2019, складений судовим експертом Петренком С.А., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У висновку зазначено, що відповідно до вимог частини 5 статті 101 ГПК України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду.

Висновок експерта № 30-01 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 15.05.2019 складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Петренком Сергієм Анатолійовичем, який є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво № 1231 від 18.10.2017 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією, Міністерства юстиції України, термін дії до 18.10.2020 року.

За таких обставин висновок експерта № 30-01 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 15.05.2019 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

В той же час, позивачем зі своєї сторони не було надано належного та допустимого висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертом Петренком С.А.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Матеріалами справи підтверджується, що при виготовленні лікарського засобу "БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН" ("BORTEZOMIB ALVOGEN"), діючою речовиною якого є бортезоміб, не використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів 1, 30, 31, 32, 38, 53, 54, 55, 62 формули винаходу за патентом України № 90108, а також те, що спосіб виготовлення бортезомібу, використаний при виготовленні вищевказаного лікарського засобу може бути придатним до промислового виготовлення бортезомібу.

Враховуючи наведене, з`ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги компанії Янссен Продактс , Ел.Пі задоволенню не підлягають, оскільки позивачем не доведено порушення прав власника патенту України № 90108 від 12.04.2010 на винахід "СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ СПОЛУК БОРОНОВОГО ЕСТЕРУ ТА КИСЛОТИ".

З огляду на наведене позовні вимоги відхиляються повністю, а судові витрати у справі покладаються на позивача відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 26.07.2019.

Суддя О.В. Мандриченко