ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" липня 2019 р. Справа № 922/1409/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавренюк Т.А.

при секретарі судового засідання Редько А.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Вігс" (, адреса: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 6)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК "Агромаш", (, адреса: 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, буд. 15/17
про заборону використання винаходу та стягнення 571 937,96грн.
за участю учасників справи:

представника позивача - Гур`єв А.А., дов. від 21.01.2019 та посвідчення адвоката № 2064 від 18.01.2017;

представника відповідача - Лимар О.В., ордер серії ХВ № та свідоцтво адвоката № 1711 від 02.04.2009; Мазепа Г.Б., ордер серії ХВ № від 10.06.2019 та свідоцтво адвоката серії ДН № 5302 від 26.12.2018

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Вігс" звернулось до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК "Агромаш", в якій просить суд:

- заборонити відповідачу використовувати винахід "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів", захищений патентом України № 111922 від 24.06.2016;

- стягнути з відповідача на користь позивача суму збитків за порушення прав на винахід № 111922 від 24.06.2016 в розмірі 571 937,96грн.

Також позивач просить суд судові витрати на загальну суму 135 460,57грн. покласти на відповідача.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення з боку відповідача майнових прав інтелектуальної власності, засвідчених патентом України № 111922 від 24.06.2016 на винахід "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів" та переданих позивачу на підставі виключної ліцензії на використання винаходу відповідно до ліцензійного договору від 01.01.2018.

Ухвалою суду від 15.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на "06" червня 2019 р. о 14:00.

06.06.2019 в судовому засіданні оголошено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 20.06.2019 о 14:00год., яку внесено до протоколу судового засідання від 06.06.2019.

В судовому засіданні 20.06.2019 суд оголосив протокольну ухвалу, якою визнав поважними причини пропуску строку на подання відзиву на позов, поновив пропущений процесуальний строк для подання відзиву разом із доданими до нього доказами та прийняв даний відзив до розгляду. Цією ж ухвалою підготовче засідання відкладено на 09.07.2019 о 14:30год.

Ухвалою суду, занесеною до протоколу підготовчого засідання від 09.07.2019, прийнято до розгляду відповідь на відзив, продовжено строк проведення підготовчого засідання на 30 днів до 14.08.2019, підготовче засідання відкладено на 16.07.2019 о 16:30.

15.07.2019 позивачем надано суду письмові пояснення, які суд долучає до матеріалів справи.

В ході підготовки справи до розгляду, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, - Приватне сільськогосподарське підприємство "Патріот", виходячи з наступного.

За приписами п.4 ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України суд у підготовчому засіданні, зокрема, вирішує питання про вступ у справу інших осіб.

Відповідно до положень ч.2 ст.50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Предметом позову у даній справі є захист майнових прав інтелектуальної власності, засвідчених патентом України № 111922 від 24.06.2016 на винахід "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів".

Як зазначає позивач, йому стало відомо через мережу Інтернет, що відповідачем пропонується до продажу майже ідентичне сільськогосподарське обладнання під назвою "Аеродинамічні сепаруючи машини (АСМ)" різної модифікації, в якому використовується такий же самий пристрій "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів", що охороняється патентом на Винахід № 111922 від 24.06.2016.

Так, як вбачається з матеріалів справи, «Аеродинамічну сепаруючу машину «АСМ-15 (АК)», в якій, як вважає позивач, використано спірний пристрій "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів", у відповідача на підставі договору поставки № 11/А від 18.11.2018 придбало Приватне сільськогосподарське підприємство "Патріот".

За приписами ч.5 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що рішення суду у даній справі може вплинути на права, або обов`язки Приватного сільськогосподарського підприємства "Патріот" та, відповідно, про необхідність залучення даної особи до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримує заяву про попереднє визначення суми судових витрат, просить суд поновити строки на її подання та визнати поважними причини пропуску строку для подання доказів, в обґрунтування поданої заяви про попереднє визначення суми судових витрат. Також відповідач підтримує, заявлене ним 09.07.2019 клопотання про призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності, проведення якої просить доручити судовим експертам (спеціальність 13.3) Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Представник позивача просить суд залишити без розгляду заяву відповідача про попереднє визначення суми судових витрат, посилаючись на те, що дана заява подана з порушенням строків, встановлених законом для її подання, не зважаючи на те, що у відповідача були достатні, розумні строки аби заявити про свої судові витрати та об`єктивна можливість зробити це разом з відзивом. Також позивач вважає призначення судової експертизи у даній справі передчасним.

Розглянувши клопотання відповідача про поновлення строків для подання заяви про попереднє визначення суми судових витрат, заслухавши пояснення учасників справи, суд дійшов висновку про залишення даної заяви без розгляду, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.124 Господарського процесуального кодексу України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (ч.2 ст.161 Господарського процесуального кодексу України).

У п.8 ч.3 ст.165 Господарського процесуального кодексу України відзив повинен містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Ухвалою суду від 15.05.2019 відповідачу, відповідно до ч.8 ст.165 Господарського процесуального кодексу України, було встановлено судом строк для подання відзиву на позов 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідачем даний строк було пропущено, проте за його клопотанням судом було визнано поважними причини пропуску строку на подання відзиву на позов, поновлено пропущений процесуальний строк для подання відзиву разом із доданими до нього доказами та прийнято його до розгляду.

З наданого відповідачем відзиву судом вбачається, що останній в порушення зазначених вище норм процесуального законодавства не зазначив у відзиві попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат.

Відповідно до ст.118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у відповідача було достатньо часу для надання попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, зазначивши про це у відзиві на позов як того вимагає ст.165 Господарського процесуального кодексу України, чого останнім зроблено не було, суд дійшов висновку, що заява відповідача про попереднє визначення суми судових витрат підлягає залишенню судом без розгляду.

Що стосується клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, суд дійшов висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Позивачем до позовної заяви доданий експертний висновок, за результатами експертизи об`єкту інтелектуальної власності від 15.01.2019р № 31/2019, здійснений патентним повіреним України Адаменко О.Г . За результатами даного висновку встановлено, що у виробі відповідача використані усі ознаки, які записані до незалежного пункту формули патенту України на винахід № 111922 від 24.06.2016 «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів».

Відповідачем до матеріалів справи додано Звіт про патентні дослідження від 03.07.2019, здійснений патентним повіреним України Соклаковим А.О. , відповідно до якого в результаті порівняння ознак, заявлених в формулі винаходу згідно патенту № 111922 від 24.06.2016 та ознак виробу «Аэродинамическая сепарирующая машина «АСМ 15 (АК)»/Сепаратор згідно конструкторської документації до нього, зроблений висновок про не використання ознак формули патенту України на винахід № 111922 від 24.06.2016, або ознак, які їм еквівалентні.

Таким чином, в матеріалах справи містяться два експертні висновки, здійснені патентними повіреними України, які є протилежними.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

На підставі вищевикладеного та у зв`язку із тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання відповідача в частині призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.4 ст.99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта (ч.5 ст.99 Господарського процесуального кодексу України).

На вирішення судової експертизи відповідачем було запропоновано поставити судовим експертам питання:

- чи використано у виробі АСМ-15 (АК) виробництва ТОВ "ТПК" "Агромаш", (адреса: 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17) кожну ознаку, включеної до незалежного пункту формули винаходу патенту України на винахід № 111922 (номер заявки: а 2015 05132, дата подання заявки: 25.05.2015, дата, з якої є чинним права на винахід: 24.06.2016) або ознаку, еквівалентну їй?

Оскільки до предмету доказування у даній справі входить встановлення факту використання або не використання відповідачем винаходу, майнові права інтелектуальної власності за яким належать позивачу та, відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй, суд дійшов висновку про необхідність поставлення на вирішення судової експертизи наступного питання:

- чи використано у виробі «Аеродинамічна сепаруюча машина «АСМ-15 (АК)» виробництва ТОВ "ТПК" "Агромаш", (адреса: 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17) кожну ознаку, включеної до незалежного пункту формули винаходу патенту України на винахід № 111922 від 24.06.2016 «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів» (номер заявки: а2015 05132, дата подання заявки: 25.05.2015, дата, з якої є чинними права на винахід: 24.06.2016) або ознаку, еквівалентну їй?

Проведення судової експертизи суд вважає за необхідне доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, керуючись наступним.

За приписами ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експертну установу визначає суд.

Сторонами у встановлений судом строк не було досягнуто згоди щодо обрання експертної установи, при цьому відповідач у клопотанні просив суд доручити проведення судової експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Згідно із додатком 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 визначений перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України.

Так, відповідно до даної Інструкції регіональною зоною обслуговування Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз є Волинська, Закарпатська, Львівська та Рівненська області, тоді як зона обслуговування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності поширюється на всі регіони.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 №984-р Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності. Центр є державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність та повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету. Зона територіального обслуговування поширюється на всю територію України. Метою діяльності Центру є задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та надання державних послуг юридичним та фізичним особам із забезпечення їх незалежною, кваліфікованою і об`єктивною експертизою з питань інтелектуальної власності, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. Основними напрямками діяльності Центру є проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, впровадження їх результатів в експертну, слідчу та судову практику; проведення судових експертиз та експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи; надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Враховуючи викладене, керуючись ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників справи, суд вважає за необхідне призначити проведення судової експертизи в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Вирішуючи питання визначення особи, зобов`язаної здійснити оплату за проведення експертизи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Крім того, саме відповідач заявив клопотання про проведення експертизи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про покладення на відповідача обов`язку здійснити оплату за проведення експертизи.

За приписами п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з призначенням судової експертизи суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі.

За таких обставин, враховуючи призначення судом у справі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, суд вважає за необхідне провадження у справі зупинити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.50, 99, 100, 118, 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК "Агромаш" про попереднє визначення суми судових витрат вважати такою, що подана з порушенням строку для її подання, та залишити без розгляду.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Приватне сільськогосподарське підприємство "Патріот" (, адреса: 62233, Харківська область, Золочівський район, село Рясне, вул. Підлісна, буд.2-А).

Зобов`язати позивача, відповідно до ст.172 Господарського процесуального кодексу України, надіслати на адресу третьої особи позовну заяву та додані до неї документи листом з описом вкладення. Докази надіслання надати до суду.

Зобов`язати відповідача, відповідно до ст.178 Господарського процесуального кодексу України, надіслати на адресу третьої особи копію відзиву та доданих до нього документів. Докази надіслання надати до суду.

Третій особі встановити строк на подання до суду письмових пояснень щодо позову - 5 календарних днів з дня отримання позовної заяви. Зобов`язати третю особу надіслати (надати) письмові пояснення щодо позову іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) таких письмових пояснень до суду. Докази такого надіслання надати суду (ч.3 ст.167 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи з питань інтелектуальної власності задовольнити частково.

Призначити у справі № 922/1409/19 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст.384 Кримінального кодексу України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст.385 Кримінального кодексу України).

На вирішення експертної установи поставити наступне питання:

- Чи використано у виробі «Аеродинамічна сепаруюча машина «АСМ-15 (АК)» виробництва ТОВ "ТПК" "Агромаш", (адреса: 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17) кожну ознаку, включеної до незалежного пункту формули винаходу патенту України на винахід № 111922 від 24.06.2016 «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів» (номер заявки: а2015 05132, дата подання заявки: 25.05.2015, дата, з якої є чинними права на винахід: 24.06.2016) або ознаку, еквівалентну їй?

Матеріали справи № 922/1409/19 направити до експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Зобов`язати сторін негайно надати експертній установі на її вимогу документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

Товариству з обмеженою відповідальністю "ТПК "Агромаш" здійснити оплату проведення судової експертизи, докази чого надати суду.

Провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998. В разі необхідності вийти за межі передбаченого законом строку та застосувати більш тривалі розумні строки для надання повного та об`єктивного висновку.

Провадження у справі № 922/1409/19 зупинити до одержання результатів експертизи.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду безпосередньо або через господарський суд Харківської області протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено 18.07.2019.

Суддя Т.А. Лавренюк