ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі та призначення експертизи

"09" липня 2019 р. Справа№ 910/15594/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Чорногуза М.Г.

суддів: Хрипуна О.О.

Чорної Л.В.

секретар судового засідання: Михайленко С.О.

за участі представників сторін:

від позивача Рибак О.Г., адвокат, представник на підставі договору від 01.07.19

від позивача Задорожний Р.В. довіреність № б/н від 18.10.18 від відповідача Кравченко О.К. довіреність № 300-122/03-82 від 08.07.19

розглядаючи матеріали апеляційної скарги Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю

на рішення Господарського суду міста Києва від 05 березня 2019 року (повний тест складено 11.03.2019 р.)

у справі № 910/15594/18 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю

до Антимонопольного комітету України,

про скасування рішень, -

в с т а н о в и в :

Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про скасування рішень Антимонопольного комітету України (т.І, а.с.8-15).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05 березня 2019 року у справі №910/15594/18 у задоволенні позовних вимог Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю до Антимонопольного комітету України відмовлено (т.ІІ, а.с.248-261).

Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю 29 березня 2019 року звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 05 березня 2019 року у справі № 910/15594/18.

В апеляційній скарзі скаржник просить: "Скасувати повністю рішення Господарського суду м. Києва від 05.03.2019 року у справі № 910/15594/18 та ухвалити нове рішення, яким скасувати рішення Антимонопольного комітету України від 20.09.2018 № 502-р у справі № 127-26.4/118-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу; скасування рішення Антимонопольного комітету України від 20.09.2018 № 503-р у справі № 127-26.4/119-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу; скасування рішення Антимонопольного комітету України від 11.10.2018 № 544-р у справі № 127-26.4/116-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09 квітня 2019 року, апеляційна скарга Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю у судовій справі № 910/15594/18 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Чорна Л.В., Коробенко Г.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15 квітня 2019 року відкрито апеляційне провадження у справі № 910/15594/18 за апеляційною скаргою Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді ТОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 05 березня 2019 року. Справу № 910/15594/18 призначено до розгляду на 14 травня 2019 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14 травня 2019 року у судовому засіданні оголошено перерву 05 червня 2019 року.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04 червня 2019 року, у зв`язку з перебуванням судді Коробенка Г.П., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, для розгляду справи № 910/15594/18 визначено колегію суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Чорна Л.В., Козир Т.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05 червня 2019 року апеляційну скаргу Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді ТОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 05 березня 2019 року у справі № 910/15594/18 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Чорна Л.В., Козир Т.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05 червня 2019 року у судовому засіданні оголошено перерву до 09 липня 2019 року.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09 липня 2019 року, у зв`язку з перебуванням судді Козир Т.П., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, для розгляду справи № 910/15594/18 визначено колегію суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Чорна Л.В., Хрипун О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09 липня 2019 року апеляційну скаргу Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді ТОВ на рішення Господарського суду міста Києва від 05 березня 2019 року у справі № 910/15594/18 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Чорна Л.В., Хрипун О.О.

14 травня 2019 року від позивача надійшло клопотання про призначення експертизи, у якому викладено прохання призначити у справі судову експертизу, перелік питань, який позивач просить поставити на вирішення експертизи та прохання про доручення проведення судової експертизи у справі Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (т.ІІІ, а.с. 116-120).

Клопотання про призначення експертизи позивач обґрунтовує тим, що місцевим господарським судом відмовлено у задоволенні клопотання про проведення експертизи та тим, що кваліфікувати дії позивача, як недобросовісну конкуренцію можливо виключно за умови встановлення всіх елементів визначених ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Необхідність у призначенні експертизи позивач обґрунтовує в розрізі питання схожості та можливості сплутати позначення PROSECCO та різьблену пляшку, які використовує у своїй діяльності позивач з позначеннями та відповідною пляшкою з одночасним використанням цих позначень, які використовують інші суб`єкти господарювання.

24 травня 2019 року від відповідача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи (т.ІІІ, а.с. 133-137).

Заперечуючи проти призначення експертизи, відповідач посилається на те, що: під час розгляду Комітетом справи № 127-26.4/118-16 скаржник не звертався з клопотанням про проведення експертизи, позивачем не обґрунтовано підстав не заявлення клопотання про призначення експертизи у підготовчому провадженні та неможливість надати виконаний на його замовлення експертний висновок.

У судовому засіданні 09 липня 2019 року представники Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю надали пояснення, в яких підтримали клопотання про призначення у справі №910/15594/18 судової експертизи, просили його задовольнити.

Представник Антимонопольного комітету України у судовому засіданні 09 липня 2019 року проти задоволення клопотання про призначення експертизи заперечував та просив відмовити у його задоволенні.

Розглянувши у судовому засіданні 09 липня 2019 року клопотання про призначення експертизи у справі №910/15594/18 колегія суддів зазначає наступне.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

У відповідності з п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України та ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Не погоджуючись прийнятим рішенням (про відмову у задоволенні позову) у апеляційній скарзі позивач в т.ч. посилався на те, що оскаржуване рішення АМКУ №502-р прийнято з неповним встановленням обставин справи АМКУ та стосується об`єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності, пов`язаної з їх використанням позивачем.

За змістом ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Відповідно до ч.ч. 4 ст. 99 ГПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Спір у справі стосується скасування рішень Антимонопольного комітету України від 20.09.2018 №502-р у справі № 127-26.4/118-16 (яким визнано, що позивач вчинив порушення у вигляді неправомірно використання в господарській діяльності позначення PROSECCO та пляшки, схожої на пляшку Twist, з одночасним використанням позначення ROSECCO без дозволу суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх у господарській діяльності), від 20.09.2018 № 503-р у справі №127-26.4/119-16 (у вигляді поширення на етикетках/контр етикетках вин "Шампанське України Брют" (домінуюче позначення на етикетці - "SALUTE PROSECCO WHITE BRUT") власного виробництва інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей), від 11.10.2018 № 544-р у справі №127-26.4/116-16 (у вигляді поширення на етикетках/контр етикетках вин "Салюте Асті вино ігристе солодке біле" (домінуюче позначення на етикетці - "SALUTE ASTI GOLD") власного виробництва інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення прийняті з неповним з`ясуванням обставин, які мають значення для справи, відповідачем при їх прийнятті не доведено обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими та висновки, викладені в рішеннях, не відповідають обставинам справи, внаслідок чого рішення підлягають скасуванню.

Оскаржуваним рішенням №502-р дії позивача у даній справі кваліфіковано відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" відповідно до якої неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

Викладене свідчить про те, що вирішення питання щодо правомірності рішення Комітету від 20 вересня 2018 року № 502-р у справі № 127-26.4/118-16 необхідно встановити не тільки наявність або відсутність факту неправомірності використання позивачем позначення PROSECCO та відповідної різьбленої пляшки, а і настання (або можливість настання) у зв`язку із цими діями таких наслідків неправомірної поведінки, як змішування діяльності скаржника з діяльністю іншого суб`єкта господарювання, тобто можливістю сплутати відповідну продукцію.

Отже, з метою вирішення спору у справі в частині, що стосується в т.ч. законності та обґрунтованості рішення АМКУ №502-р необхідно визначити, встановити та перевірити обставин схожості або не схожості зовнішнього вигляду позначення і пляшки з метою надання оцінки оспорюваному позивачем рішенню АМКУ на предмет в т.ч. повноти встановлення обставин справи та відповідності висновків обставинам справи АМКУ, а не на предмет застосування законодавства про захист економічної конкуренції, щодо висновків щодо кваліфікації дій позивача.

Відповідно до п.п. 5.1., 5.2 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №195/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №563/5 від 22.02.2019) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Твердження позивача в т.ч. щодо неправомірності рішення №502-рт обґрунтовані в т.ч. з посиланням на те, що позивач на підставі ліцензійного договору б/н від 01.07.2015 використовує зареєстровані знаки для товарів та послуг (свідоцтво України на знак товарів і послуг №198077 від 10.04.2015) та промисловий зразок - різьблену пляшку, який охороняється патентом України на промисловий зразок №28474 на підставі субліцензійного договору від 10.12.2014 р.

Таким чином, обставини схожості позначення PROSECCO, яке використовує позивач з тим, яке, за визначенням Комітету, використовується раніше у господарській діяльності іншим суб`єктом господарювання та пляшки, схожої на пляшку Twist, з одночасним використанням позначення PROSECCO стосуються об`єктів інтелектуальної власності та можуть бути встановлені виключно за допомогою спеціальних знань, якими, як суд першої, так і апеляційної інстанції не володіє.

Колегія суддів апеляційної інстанції звертає увагу, що роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору стосуються надання оцінки об`єктам інтелектуальної власності та, відповідно, потребують спеціальних знань і без проведення судової експертизи неможливо вирішити даний спір по суті, а відтак і надати оцінку обґрунтованості викладених у рішенні АМКУ №502-р висновків, з огляду на що відхиляє викладені у запереченнях на клопотання про призначення експертизи твердження відповідача.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про призначення судової експертизи та призначити у справі судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

"1. Чи є позначення "SALUTE PROSECCO САЛЮТЕ ПРОСЕККО", за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 198077 від 10.05.2015, яке використовується Науково-виробничим підприємством "НИВА" у вигляді ТОВ для маркування продукції наведеної на ФОТО № 1 (Додаток № 1 до клопотання про призначення експертизи), схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "SANTERO PROSECCO", яке використовується КОНСОРЦЮ ДІ ТУТЕЛА ДЕЛЛА ДЕНОМІНАЦІОНЕ ДІ ОРІДЖИНЕ КОНТРОЛАТА ПРОСЕККО для маркування продукції наведеної на ФОТО № 2 (Додаток № 2 до клопотання про призначення експертизи)?

2. Чи використано у виробі "Пляшка Twist" виробництва САНТЕРО ФРАТЕЛЛІ ЕНД К. - ІНДУСТРІА ВІНІКОЛА АГРІКОЛА САНТО СТЕФАНЕСЕ - С.П.А." сукупність суттєвих ознак промислового зразку "ПЛЯШКА" за патентом України №28474 від 10.12.2014, який використовується Науково-виробничим підприємством "НИВА" у вигляді ТОВ для продукції наведеної на ФОТО № 1 (Додаток № 1 до клопотання про призначення експертизи)?"

У відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи суд доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 501, ).

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду повинна нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи (п. 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

Оскільки у проведенні судової експертизи заінтересованою особою є позивач, колегія суддів дійшла висновку про необхідність покладення на нього обов`язку по оплаті витрат на проведення судової експертизи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України).

Враховуючи, що колегія суддів дійшла висновку про необхідність призначення судової експертизи, а для проведення експертизи матеріали справи мають бути направлені до судово-експертної установи і в цей період неможливо проводити відповідні процесуальні дії, колегія суддів вважає за необхідне скористатись наданим ч. 1 ст. 228 ГПК України правом зупинити провадження у справі (аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду від 05.02.2019 р. у справі №910/702/17).

Керуючись ст. ст. 99, 100, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ч. 2 ст. 281 ГПК України, Північного апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Науково-виробниче підприємство "Нива" у Товариства з обмеженою відповідальністю про призначення судової експертизи - задовольнити.

2. Призначити у справі №910/15594/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 501, ).

3. Винести на розгляд експертизи наступні питання:

"1. Чи є позначення "SALUTE PROSECCO САЛЮТЕ ПРОСЕККО", за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 198077 від 10.05.2015, яке використовується Науково-виробничим підприємством "НИВА" у вигляді ТОВ для маркування продукції наведеної на ФОТО № 1 (Додаток № 1 до клопотання про призначення експертизи), схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "SANTERO PROSECCO", яке використовується КОНСОРЦЮ ДІ ТУТЕЛА ДЕЛЛА ДЕНОМІНАЦІОНЕ ДІ ОРІДЖИНЕ КОНТРОЛАТА ПРОСЕККО для маркування продукції наведеної на ФОТО № 2 (Додаток № 2 до клопотання про призначення експертизи)?

2. Чи використано у виробі "Пляшка Twist" виробництва САНТЕРО ФРАТЕЛЛІ ЕНД К. - ІНДУСТРІА ВІНІКОЛА АГРІКОЛА САНТО СТЕФАНЕСЕ - С.П.А." сукупність суттєвих ознак промислового зразку "ПЛЯШКА" за патентом України №28474 від 10.12.2014, який використовується Науково-виробничим підприємством "НИВА" у вигляді ТОВ для продукції наведеної на ФОТО № 1 (Додаток № 1 до клопотання про призначення експертизи)?"

4. У розпорядження експерта надіслати справу №910/15594/18 та провести експертизу за наявними в матеріалах справи документами.

5. Попередити експерта, який буде здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, а також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

6. По закінченню експертизи, висновки, матеріали справи №910/15594/18 та докази оплати витрат пов`язаних з проведенням експертизи, надіслати до Північного апеляційного господарського суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літ. А).

7. Витрати по проведенню судової експертизи покласти на Науково-виробниче підприємство "Нива" у Товариства з обмеженою відповідальністю (65496, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 1, ).

8. Зупинити апеляційне провадження у справі №910/15594/18 до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

9. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати сторонам у справі та до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили в порядку встановленому ст. 235 ГПУ України та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288, 289 ГПК України.

Головуючий суддя М.Г. Чорногуз

Судді О.О. Хрипун

Л.В. Чорна