РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.07.2019Справа № 910/17623/18

за позовом доТовариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сучасні біотехнології" 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Керована компанія "Сучасні біотехнології України"; 2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
провизнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Коновалов С.О.
Представники сторін:
від позивача:Глазков Є.С. - представник за довіреністю;
від відповідача-1: від відповідача-2:Горгоцький І.О. - представник за довіреністю; Ресенчук В.М. - представник за довіреністю.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сучасні біотехнології" (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керована компанія "Сучасні біотехнології України" (надалі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач-2) про визнання свідоцтва України № 2244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" та зобов`язання відповідача внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 2244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимоги позивач посилається на той факт, що подання відповідачем-1 заявки № m 201623795 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" та подальше отримання відповідного свідоцтва № 244325 на Знак для товарів 5 класу МКТП порушує майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, з огляду на можливість введення в оману споживача та порушення прав позивача під час ведення господарської діяльності в Україні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 відкрито провадження у справі 910/17623/18 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання (суддя ОСОБА_1).

19.03.2019 відповідачем-2 до суду через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) суду надано відзив, у якому відповідач-2 зазначив, що при видачі оскаржуваного свідоцтва він діяв у повній відповідності до чинного законодавства та не порушував жодної з вимог законодавства України.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/670 від 28.03.2019 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку із прийняттям рішення Вищою радою правосуддя від 05.03.2019 № 662/0/15-19 "Про звільнення ОСОБА_1 з посади судді Господарського суду міста Києва у відставку".

Відповідно до Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.03.2019 року, матеріали справи № 910/17623/18 передані на розгляд судді Підченку Ю.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 справу прийнято до провадження та призначено підготовче судове засідання на 17.05.2019.

02.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) суду від позивача також надійшло клопотання про долучення експертного висновку № 006-СІВ/19 у сфері інтелектуальної власності від 01.04.2019, а та заява про поновлення строку для подання вказаного висновку.

16.05.2019 відповідачем-1 подано відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що позивачем не надано належного підтвердження повноважень та права на звернення до суду в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сітерна» - особи що має офіційний дозвіл на використання товарного знаку lactomarin ("ЛАКТОМАРІН") за свідоцтвом №411027, що зареєстровано в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації 11.06.2010 (надалі - свідоцтво № 411027), у зв`язку із чим відповідач-2 просить суд відмовити у задоволенні позову.

24.05.2019 позивачем надано відповідь на відзив відповідача-1, у якій позивач, вказує на те, що до моменту реєстрації торгової марки, відповідач-1 та позивач здійснювали спільну комерційну діяльність з реалізації лактомарину та відповідач-1 здійснював цілий ряд заходів, спрямованих з продажу, просування та популяризації продукту, тощо.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 05.07.2019.

У судовому засіданні 05.07.2019 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини третьої статті 157 Господарського кодексу України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 494 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Частиною 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Пунктом 61 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз`яснено, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов`язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з`ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Так, 28.10.2016 до Державної служби інтелектуальної власності України відповідачем-1 була подана заявка № m201623795 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

За результатом розгляду даної заявки відповідачеві-1 було видане свідоцтво № 244325, Обсяг правової охорони за яким визначається зображенням: ЛАКТОМАРІН а саме: словесним елементом "ЛАКТОМАРІН" виконаний заголовними літерами української абетки чорного кольору у жирному шрифті типу "Arial"; - товарами 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме:

«Фармацевтичні, медичні та ветеринсрні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукті і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; ад`юванти на лікарські (медичні) потреби; акарициди; аконітин; алкалоїди на лікарські (медичні) потреби; альгінати на фармацевтичні потреби; альгінатні дієтичні добавки; альгіциди; альдегіди на фармацевтичні потреби; амінокислоти на ветеринарні потреби; амінокислоти на лікарські (медичні) потреби; анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); анестетики (знечулювачі, знечулівні засоби); антибіотики; апетитостримувачі на лікарські (медичні) потреби; ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби; ацетати на фармацевтичні потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьорівні, тонізівні лікарські препарати); бактерицидні засоби; бактерійні отрути; бактерійні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; безтютюнові сигарети лікарські (медичні); білкові дієтичні добавки; білкові препарати на лікарські (медичні) потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні культури тканин на ветеринарні потреби; біологічні культури тканин на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати ветеринарні; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; біоциди; бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби; борошно з льонового насіння на фармацевтичні потреби; борошно на фармацевтичні потреби; браслети на лікарські (медичні) потреби; бром на фармацевтичні потреби; бронхорозширювальні препарати; вагінальні промивальні засоби; вазелін на лікарські (медичні) потреби; вакцини; вивари лікарські (медичні) на фармацевтичні потреби; виннийкамінь на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; води мінеральні на лікарські (медичні) потреби; воднийрозчин хлоралю на фармацевтичні потреби; волокно дієтичне; вугіллядеревне на фармацевтичні потреби; гази на лікарські (медичні) потреби; галова кислота на фармацевтичні потреби; гваякол на фармацевтичні потреби; гематоген; гемоглобін; гідрастин; гідрастинін; гірчиця на фармацевтичні потреби; гірчична олія на лікарські (медичні) потреби; гірчичники; глистогінні засоби; гліцерин на лікарські (медичні) потреби; гліцерофосфати; глюкоза на лікарські (медичні) потреби; гормони на лікарські (медичні) потреби; грязі до ванн; грязі лікувальні; гума, камеді-смоли на лікарські (медичні) потреби; гумігут на лікарські (медичні) потреби; гур`юновий бальзам на лікарські (медичні) потреби; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; детергенти на лікарські (медичні) потреби; дигіталін; дитячі суміші; діагностичні препарати на ветеринарні потреби; діагностичні препарати на медичні потреби; діастаза на лікарські (медичні) потреби; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні добавки із зародків пшениці; дієтичні напої лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; дріжджові дієтичні добавки; евкаліпт на фармацевтичні потреби; евкаліптол на фармацевтичні потреби; екстракти рослин на фармацевтичні потреби; екстракти хмелю на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); естери (складні ефіри) на фармацевтичні потреби; естери (складні ефіри) целюлози на фармацевтичні потреби; етери (прості ефіри) на фармацевтичні потреби; етери (прості ефіри) целюлози на фармацевтичні потреби; желатин на лікарські (медичні) потреби; жири на ветеринсрні потреби; жири на лікарські (медичні) потреби; жожоба (ююба) лікувальна; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; заспокійливі препарати; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); змащувальні засоби для інтимних цілей (лубриканти); зубні амальгами; зубні амальгами, що містять золото; зубні мастики; зубні цементувальні речовини; ізотопи на лікарські (медичні) потреби; індикаторний папір (з реагентами) на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; інсектициди; ірландський мох на лікарські (медичні) потреби; їдкі (каустичні) олівці; їдкі речовини (каустики) на фармацевтичні потреби; йод на фармацевтичні потреби; йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби; йодиди на фармацевтичні потреби; йодоформ; казеїнові дієтичні добавки; каломель; камфора на лікарські (медичні) потреби; камфорна олія; капсули на ліки; карболінеум (засоби від паразитів); касторова олія на лікарські (медичні) потреби; кашу на фармацевтичні потреби; квасія на лікарські (медичні) потреби; квебрахо на лікарські (медичні) потреби; кисень на медичні (лікарські) потреби; кислоти на фармацевтичні потреби; колаген на медичні потреби; колодій на фармацевтичні потреби; компреси; кондурангова корана лікарські (медичні) потреби; кораангустурина лікарські (медичні) потреби; кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби; кора на фармацевтичні потреби; кора хінного дерева на лікарські (медичні) потреби; коріння ревеню на фармацевтичні потреби; корпія на лікарські (медичні) потреби; краплі для очей; крем з винного каменю на фармацевтичні потреби; креозот на фармацевтичні потреби; кров на лікарські (медичні) потреби; кровоочищальні засоби; кровоспиняльні (кровотамівні) препарати; кропова олія на лікарські (медичні) потреби; крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби; культури мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання; лактоза (молочний цукор) на фармацевтичні потреби; лецитин на лікарські (медичні) потреби; лецитинові дієтичні добавки; липкі смуги (стрічки) на лікарські (медичні) потреби; лікарські (медичні) аптечки переносні; лікарські (медичні) засоби від закрепів (запорів); лікарські (медичні) препарати для худнення; ліки; ліки ветеринарні; ліки від пітніння; ліки для людини; ліки зубні (стоматологічні); лікувальне (цілюще) коріння; лікувальний корм для тварин; лікувальний чай; лікувальні (цілющі) трави; лікувальні засоби від пітніння ніг; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; лікувальні олії; лікувальні препарати для росту волосся; лініменти (рідкі мазі); локриця на фармацевтичні потреби; лосьйони на фармацевтичні потреби; лупулін на фармацевтичні потреби; льодяники (смоктунці) лікувальні; льонове насіння на фармацевтичні потреби; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі від сонячних опіків; мазі на фармацевтичні потреби; мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби; маткове молочко (бджолине) на фармацевтичні потреби; мелісова вода на фармацевтичні потреби; ментол; мигдалеве молочко на фармацевтичні потреби; миробаланова кора на фармацевтичні потреби; мінеральні харчові добавки; мозольні подушечки (м 'які підкладки); молескін на лікарські (медичні) потреби; молоко сухе для дитячого харчування; молочні порошки на дитяче харчування; молочні ферменти на фармацевтичні потреби; морська вода до лікувальних ванн; м`ята на фармацевтичні потреби; наривальні засоби; настоянки йоду; настоянки на лікарські (медичні) потреби; обкурювальні препарати на лікарські (медичні) потреби; обкурювальні свічки; обкурювальні таблетки; облатки на фармацевтичні потреби; олівці від бородавок; олівці від головного болю; олія терпентинна (скипидарна) на фармацевтичні потреби; опій на лікарські (медичні) потреби; оподельдок; ополіскувані для порожнини рота на медичні потреби; охолоджувальні спреї на лікарські (медичні) потреби; очищальні препарати для повітря; палички локриці на фармацевтичні потреби; пастилкина фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; пектин на фармацевтичні потреби; пепсини на фармацевтичні потреби; пептони на фармацевтичні потреби; перлова пудра на лікарські (медичні) потреби; пероксид водню на лікарські (медичні) потреби; пестициди; пігулки для смагнення; пігулки для стримування апетиту; п ігулки для худнення; пігулки протиокиснювальні (антиоксиданти); піретрумовий порошок (інсектицидний); плазма крові; поживні (харчові) добавки; поживні речовини для мікроорганізмів; поживні середовища для бактеріологічних культур; помади на лікарські (медичні) потреби; порошок із шпанських мушок; послаблювапьні засоби легкі; препарати від геморою; препарати від мозолів; препарати від обмороження; препарати для видаляння мозолів; препарати для відновлювання сексуальної активності; препарати для лікування акне; препарати для обробляння опіків; препарати для органотерапії; препарати до ванн лікарські (медичні); препарати з алое вера на фармацевтичні потреби; препарати з мікроелементами для людей і тварин; препарати з мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання; препарати на фармацевтичні потреби з вісмуту; препарати опію; препарати, що полегшують прорізування зубів; примочки для очей; провідники хімічні для електрокардіографічних електродів; продукти побічні від обробляння злаків на дієтичні або лікарські (медичні) потреби; проносні засоби (проносники); прополіс на фармацевтичні потреби; протеїнові дієтичні добавки; протеїнові добавки для тварин; протиастмовий чай; протигарячкові (жарозменшувальні) засоби; протизаплідні засоби хімічні; протимікробні препарати (антисептики); протипаразитчі препарати; протисечогінні (антидіуретичні) препарати; протиспоровіпрепарати; п`явки налікарські (медичні) потреби;радій налікарські (медичні) потреби; радіоактивні речовини налікарські (медичні) потреби; реактиви діагностичних біомаркерівна медичні потреби; рентгенологічні контрастні речовини на лікарські (медичні) потреби; речовини на фармацевтичні потреби, що сприяють травленню; рибне борошно на фармацевтичні потреби; риб`ячий жир; ріжки житні на фармацевти чні потреби; ртутна мазь; сарсапарель на лікарські (медичні) потреби; свинцеві примочки; свічки лікарські (медичні); серветки, просочені лікувальними розчинами; серотерапевтичніліки; сикативи (прискорювачі висихання) налікарські (медичні) потреби; сироватки; сиропи на фармацевтичні потреби; сірчані палички (дезінфікувальні); снотворні засоби (снотворники); сода питна (бікарбонат натрію) на фармацевтичні потреби; солі для лікувальних ванн; солі для нюхання від зомління; солі до лікувальних ванн з мінеральних вод; солі калію налікарські (медичні) потреби; солімінеральнихвод; солі на лікарські (медичні) потреби; солінатрію на лікарські (медичні) потреби; солод на фармацевтичні потреби; солодові молочні напої на лікарські (медичні) потреби; спирт лікарський (медичний); спирт на фармацевтичні потреби; спринцювальні препарати на лікарські (медичні) потреби; стерилізувальні препарати; стероїди; стовбурові клітини на лікарські (медичні) потреби; стрихнін; сульфонаміди (ліки); терапевтичні препарати до ванн; терпентина (скипидар) на фармацевтичні потреби; птмол на фармацевтичні потреби; тирлич на фармацевтичні потреби; трави для куріння на лікарські (медичні) потреби; трав`яні чаї на лікарські (медичні) потреби; тютюнові екстракти (інсектициди); фармацевтичні препарати від лупи; фармацевтичні препарати для догляду за шкірою; фармацевтичні препарапш для лікування сонячних опіків; фармацевтичні препарати на основі вапна; фармацевтичні продукти; фенол на фармацевтичні потреби; фенхель на лікарські (медичні) потреби; ферменти на ветеринарні потреби; ферменти на лікарські (медичні) потреби; ферменти на фармацевтичні потреби; ферментні дієтичні добавки; ферментні препарати на веткринарні потреби; ферментні препарати налікарські (медичні) потреби; формальдегіди на фармацевтичні потреби; фосфати на фармацевтичні потреби; хімікати для обробляння проти філоксери; хіміка -фармацевтичні препарати; хімічні препарати для діагностування вагітності; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хімічні реактиви налікарські (медичні) або веткринарні потреби; хінін налікарські (медичні) потреби; хінолін на лікарські (медичні) потреби; хліб для діабетиків на лікарські (медичні) потреби; хлороформ; цвіт сірковий на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні; цукор на лікарські (медичні) потреби; чистильні препарати для контактних лінз; ялапа».

Мотивуючи позовні вимоги, позивач поміж іншого зазначає, що відповідач-1 був агентом позивача і подання ним заявки № т 201623795 за оспорюваним свідоцтвом № 244325 є протиправними, порушує права та інтереси позивача та надає право в силу cт. 6 septies Паризької конвенції вимагати його анулювання та враховуючи викладене позивач вважає, що свідоцтво України № 244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" має бути визнано недійсним повністю на підставі статті 6 septіes Паризької конвенції з охорони промислової власності (далі - Паризька конвенція) та п. в) ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно з п. в) ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано недійсним у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами статті 6 septies Паризької конвенції, яка є чинною для Україні з 25.12.1991 визначено, що якщо агент або представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого власного імені в одній або декількох таких країнах, власник має право запобігти реєстрації або вимагати її анулювання або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть доказів, які виправдовують його дії. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (І), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

Тобто, виходячи із вказаних положень ст. 6 septies Паризької конвенції, для правильного вирішення спору необхідно встановити наступні обставини:

1) чи є особа, яка подала заявку власником знака в одній з країн Паризького союзу;

2) чи є особа, яка подала заявку в Україні від свого імені, розглядатися як агент чи представник власника знака в одній з країн Союзу, тобто чи існували агентські відносини між позивачем та відповідачем;

3) чи дійсно представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подав заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені без дозволу власника (позивача);

4) з якого моменту розпочатися агентські відносини.

Позивачем, у свою чергу, не доведено належними та допустимим доказами той факт, що відповідач-1, при подачі заявки за спірним свідоцтвом № 244325 діяв як агент позивача, тобто виступав у якості особи, що представляє інтереси позивача щодо реєстрації знака для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН".

Разом із тим, в матеріалах справи міститься витяг з сайту Федеральної служби Російської Федерації з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам (www.1fips.ru/frps_servlet), копія якого міститься в матеріалах справи, з якого вбачається, що Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітерна" (далі - ТОВ "Сітерна") ("Общество с ограниченной ответственностью "Ситерна"; 127287, Москва, ул. Башиловская, д. 23, кор. 2 (RU)) надано офіційний дозвіл на використання товарного знаку lactomarin/лактомарин згідно свідоцтва RU № 411027, за класом МКТП (511).

За приписом ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписами ч. ч. 1, 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Так, позивачем не надано доказів на підтвердження того факту, що позивач є виробником товару за знаком для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН", а також доказів на підтвердження того факту, що позивач наділений правом на використання даного товарного знаку відповідно до означеного вище свідоцтва RU №411027, за класом МКТП (511).

Наданий позивачем лист TOB "Сітерна" (исх. №4/2018 от « 31» января 2018 г.), копія якого міститься в матеріалах справи, надає дозвіл позивачу використовувати зареєстроване позначення "ЛАКТОМАРІН" для реалізації продукції, тобто не надає позивачеві права на використання прав за свідоцтвом.

Також суд враховує роз`яснення п. 66 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", у яких йдеться про те, що відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

Так, за приписами ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

З огляду на вищезазначене, суд зауважує, що позивачем не надано доказів на підтвердження факту добросовісного використання торговельної марки "ЛАКТОМАРІН" в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до моменту подачі відповідачем заявки щодо реєстрації свідоцтва України № 2244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" та окрім того, позивач не вказує як на підставу даного позову приписи статті 500 ЦК України, тобто не позивачем у справі що розглядається не заявлено свого права як попереднього користувача торговельної марки "ЛАКТОМАРІН".

В матеріалах справи також міститься наданий позивачем висновок експерта № 006-СІВ/19 у сфері інтелектуальної власності від 01.04.2019, складений судовим експертом Стародубовим Ігорем Володимировичем, у якому експерт встановив, що знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" за свідоцтвом України № 244325 є таким, що може ввести в оману щодо особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сучасні біотехнології" (Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Современные ка пропонує до продажу харчовий продукт, маркований позначенням "ЛАКТОМАРІН", виробником якого є TOB "Сітерна".

Згідно ч. 1 ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

За приписом ч. 1 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Водночас, вказаний висновок експерта не може бути прийнятий в якості допустимого доказу у даній справі, оскільки не підтверджує той факт, що саме позивач є виробником товару, під час виробництва якого використовується знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН", так як виробником даного товару є TOB "Сітерна" , про що зазначалося вище, а відтак, даний висновок не доводить факт введення в оману споживачів щодо особи відповідача-1, як виробника товару в контексті правової охорони, що визначена ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

При цьому, суд враховує, що згідно ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За приписами ст. ст. 76-79 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відтак, надаючи оцінку порушеного права позивача за захистом якого він звернувся до суду з позовом, суд враховує, що при здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини")

Зокрема, відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права

Відтак, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

За приписами ст. ст. 3, 15, 16 ЦК України, які передбачають право кожної особи на судовий захист саме порушеного цивільного права. За результатами розгляду спору має бути встановлено не лише наявність підстав на які позивач посилається в обґрунтування своїх позовних вимог, але й визначено, чи було порушене цивільне право особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушено, в чому полягає його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце.

Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин.

Позивачем, у свою чергу, не доведено факту порушення власного права, за захистом якого він звернувся до суду, оскільки він не є особою, що він є виробником товару з позначеннями "ЛАКТОМАРІН" у розумінні ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а відтак позивач не може розглядатися як особа, щодо якої відповідач-1 вводить споживачів в оману щодо використання спірного свідоцтва України № 2244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" та поряд із тим, позивачем не доведено, що він наділений правами щодо розпорядження знаком на товари та послуги за свідоцтвом RU №411027 на знак для товарів і послуг "lactomarin лактомарин".

Таким чином, суд приходить до висновку, що вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 2244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН", а також вимоги про зобов`язання відповідача-2внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 2244325 на знак для товарів і послуг "ЛАКТОМАРІН" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", як похідні від вимог про визнання недійсним свідоцтва, є необґрунтованими, у зв`язку недоведенням позивачем факту порушення його прав з боку відповідача-1, а відтак, у задоволенні позову слід відмовити у повному обсязі.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2. ч. 5. ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1. ст. 256, ст. 288 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 3, 15, 16 Цивільного кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сучасні біотехнології" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керована компанія "Сучасні біотехнології України" відмовити у повному обсязі.

2. У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сучасні біотехнології" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відмовити у повному обсязі.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 10.07.2019 року.

Суддя Ю.О. Підченко