ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"03" липня 2019 р. Справа№ 910/11005/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 03.07.2019 у даній справі

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016

у справі № 910/11005/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 недійсним

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 позов задоволено повністю; визнано недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 щодо послуг 36 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України"; зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 недійсним повністю щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Не погоджуючись з вказаним рішенням господарського суду міста Києва, Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати повністю оскаржуване рішення та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.12.2017 задоволено клопотання публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" про призначення повторної судової експертизи частково, призначено у справі №910/11005/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Харків (61177, м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8-а) та зупинено апеляційне провадження у справі № 910/11005/16 до закінчення проведення експертизи.

25.06.2018 був утворений Північний апеляційний господарський суд на виконання Указу Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017, згідно з яким були ліквідовані апеляційні господарські суди та утворені нові суди в апеляційних округах.

Частиною 5 статті 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду.

03.10.2018 в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) було розміщено повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду, згідно з яким днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду визначено 03.10.2018.

Актом прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018, жетон № 910/11005/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.11.2018 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Доманської М.Л., суддів: Верховець А.А., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.03.2019 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/11005/16, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 прийнято до провадження колегією суддів у визначеному складі, розгляд апеляційної скарги призначено на 24.04.2019.

24.04.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, від апелянта надійшли письмові пояснення з урахуванням висновку повторної судової експертизи.

24.04.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про залучення Висновку експерта Петренка С.А. № 1/06-1 за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності та клопотання про залучення висновку іноземного спеціаліста Фредеріка Мостерта .

У судовому засіданні 24.04.2019 колегія суддів відхилила клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2019 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 до 29.05.2019.

13.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли заперечення щодо долучення до матеріалів справи нових доказів.

22.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" надійшло клопотання про виклик судового експерта Копитько А.В. до суду для дачі пояснень у справі № 910/11005/16.

22.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" надійшли письмові пояснення до висновку повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 209 по справі № 910/11005/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 розгляд апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 відкладено на 12.06.2019 .

07.06.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли питання судовому експерту Копитько А.П. та письмові пояснення.

10.06.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли доповнення до письмових заперечень щодо долучення нових доказів у справі.

19.06.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли заперечення на клопотання позивача про виклик судового експерта.

19.06.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 у даній справі відмовлено у задоволенні клопотання позивача про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/11005/16; задоволено клопотання позивача про виклик судового експерта Копитько А.В. до суду для дачі пояснень у справі № 910/11005/16; викликано в судове засідання судового експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Копитько А.П. для дачі пояснень по Висновку повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 209, складеного 27.12.2018 у господарській справі №910/11005/16; розгляд апеляційної скарги відкладено на 01.07.2019.

27.06.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про виклик експерта експерта Петренка С.А. та Прохорова-Лукіна Г.В.

У зв`язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/11005/16 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2019 апеляційну скаргу прийнято до провадження у новому складі суду.

01.07.2019 у судовому засіданні було оголошено перерву до 03.07.2019.

03.07.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшло клопотання про дотримання розумного строку розгляду справи, у якому відповідач просить відмовити в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК РОСІЇ» про виклик до суду Прохорова -Лукіна Г.В. для дачі пояснень від 27.06.2019; відмовити в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК РОСІЇ» про виклик до суду Петренка С.А. від 27.06.2019; забезпечити дотримання розумного строку розгляду справи.

У судовому засіданні 03.07.2019 представники позивача підтримали вимоги клопотань позивача про залучення Висновку експерта Петренка С.А. № 1/06-1 за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, клопотання про залучення висновку іноземного спеціаліста Фредеріка Мостерта , клопотання про залучення рецензії на висновок повторної судової експертизи, складеної Прохоровим-Лукіним Г.В. 20.05.2019, клопотання про виклик експерта експерта Петренка С.А. та Прохорова-Лукіна Г.В. Представники відповідачів заперечили проти задоволення вищевказаних клопотань.

Розглянувши подані позивачем клопотання, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задовольнити клопотання позивача про залучення Висновку експерта Петренка С.А. № 1/06-1 за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності та відхилити всі інші подані та перелічені вище клопотання позивача з огляду на наступне.

Що стосується клопотання позивача про залучення висновку іноземного спеціаліста Фредеріка Мостерта, то вказане клопотання не може бути задоволене, оскільки доданими до висновку документами, беззаперечно не доведено, що вказаний експерт має кваліфікацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності. Зазначена особа не підпадає під визначення експерта, наданого в ст. 69 ГПК України.

Щодо клопотання про залучення рецензії на висновок повторної судової експертизи, складеної Прохоровим-Лукіним Г.В. 20.05.2019 судова колегія вважає за необхідне зазначити, що у відповідності до ст. 214 ГПК України учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу висновку експерта. Документ під назвою «Рецензія на висновок повторної судової експертизи» не може бути віднесена до належних та допустимих доказів у розумінні ГПК України в даному випадку. Враховуючи викладене, судова колегія не вбачає підстав для задоволення клопотання позивача про виклик до суду Прохорова-Лукіна Г.В.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи дійшла висновку, що клопотання позивача про залучення Висновку експерта Петренка С.А. № 1/06-1 за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності підлягає задоволенню, оскільки висновок судового експерта Петренка С.А. № 1/06-1 був складений лише 20.12.2017, а тому позивач не мав можливості долучити даний доказ до матеріалів справи раніше.

Разом з тим, як вбачається з Висновку експерта Петренка С.А. № 1/06-1 від 20.12.2017 він був проведений на замовлення ПАТ «СБЕРБАНК» (лист від 02.06.2016), тобто експертне дослідження було замовлено ще до винесення оскаржуваного рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у даній справі, а тому суд вважає поважними причини неподання його до суду першої інстанції.

Також, судова колегія відхиляє доводи відповідача стосовно того, що Висновок експерта Петренка С.А. № 1/06-1 від 20.12.2017 не може бути прийнятий судом, оскільки був проведений на замовлення ПАТ «СБЕРБАНК», оскільки, як вбачається зі змісту вказаного висновку, він повністю стосується предмету позовних вимог у даній справі, матеріалів даної справи та до суду його було подано учасником провадження у справі - ПАТ "СБЄРБАНК РОСІЇ". Вказаного представники відповідача не спростували, наявності підстав для відводу такому експерту заявлено не було.

У вказаному висновку експерта Петренко С.А. зазначено, що він обізнаний про той факт, що даний висновок експерта буде наданий до матеріалів судової справи як доказ, а також обізнаний про відповідальність (у тому числі кримінальну) за надання завідомо неправдивого висновку, а також про передбачені Законом України «Про судову експертизу» та чинним процесуальним законодавством права і обов`язки експерта.

Клопотання позивача про виклик експерта Петренка С.А. відхиляється судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки експерт викликається лише в тих випадках, коли стороні необхідні додаткові обґрунтування, у зв`язку з неточністю, на думку сторони, висновку. Судова колегія звертає увагу, що вказаний висновок експерта був поданий позивачем, та в клопотанні не зазначено, які саме питання будуть поставлені перед експертом та що позивачу є незрозумілим у наданому висновку експерта Петренка С.А. Разом з тим, у відповідності до ст. 98 ГПК України виклик експерта є правом суду, а не обов`язком.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, ч. 2 ст. 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Судовою колегією встановлено, що в матеріалах справи наявний висновок судової експертизи від 27.12.2018 № 209 та експертний висновок Петренка С.А. від 20.12.2017 № 1/06-1.

Відповідно до судового Висновку від 27.12.2018 № 209, встановлено:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 не є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням «Сбербанк России ОАО» щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24 травня 2006 року.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 не був таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послугу 36 класу МКТП станом на 24 травня 2006 року.

Відповідно до висновку експерта Петренка С.А. від 20.12.2017 № 1/06-1:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 був схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням «Сбербанк Росії» та/або «Сбербанк Росії ВАТ» (російською мовою: «Сбербанк России» та/або «Сбербанк России ОАО») щодо таких же або споріднених послуг настільки, що їх можна сплутати, станом на 24 травня 2006 року.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 був таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу 36 класу МКТП, а саме щодо Акціонерного комерційного Сбєрєгательного банку Російської Федерації (відкрите акціонерне товариство), Сбєрбанк Росії ВАТ, станом на 24 травня 2006 року.

Колегія суддів вважає, що виходячи із наявності у справі висновку судової експертизи (Висновок № 209) та прямо протилежного висновку експерта, тобто, різних позицій, висловлених кількома експертами у сфері інтелектуальної власності, з метою перевірки обґрунтованості та правильності Висновку № 209 доцільним є саме призначення повторної експертизи. В даному випадку, такі обставини мають бути обов`язково з`ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин. Додаткові пояснення судового експерта Копитько А.П. у судовому засіданні не виявилось можливим отримати у зв`язку з неявку експерта у судовому засіданні.

З огляду на вищевикладене, судова колегія вважає за доцільне призначати повторну судову експертизу, доручивши її проведення іншому експерту. Судова колегія звертала увагу на те, що в даному випадку не встановлювалось факту того, що судова експертиза або ж експертний висновок є неповними. Судом встановлено, що в матеріалах справи є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну судову експертизу та доручити проведення даної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, але іншому експерту.

Відповідно до положення п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. При цьому, згідно Додатку 1 до Інструкції, що визначає перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, саме Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є державною експертною установою, яка проводить експертизи на території м. Києва. А отже, з урахуванням приписів п. 1.6. Інструкції, Додатку 1 до Інструкції, доцільним є доручення проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, але іншому експерту.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 49 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що позивач заперечував проти висновків судової експертизи, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за можливе покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на позивача.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234, 269 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" про залучення висновку іноземного спеціаліста Федеріка Мостерта відхилити.

2. Клопотання Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" про залучення рецензії на висновок повторної судової експертизи, складеної Прохоровим-Лукіним Г.В. 20.05.2019 та про виклик Прохорова-Лукіна Г.В. до суду для дачі пояснень у справі № 910/11005/16 відхилити.

3. Клопотання Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" про виклик експерта Петренка С.А. відхилити.

4. Клопотання Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" про залучення висновку експерта Петренка С.А. за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності задовольнити. Залучити висновок експерта Петренка С.А. за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності до матеріалів справи.

5. Призначити у справі № 910/11005/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

6. Проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6 (іншому експерту).

7. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

8. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням "Сбербанк Росии ОАО" щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24 травня 2006 року?

- чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24 травня 2006 року?

9. Матеріали справи № 910/11005/16 направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

10. Зобов`язати ПАТ "СБЄРБАНК РОСІЇ" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

11. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/11005/16.

12. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

В.О. Пантелієнко