РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

28.05.2019 р.Справа № 910/11818/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛЬПО-ФУД"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Державна фіскальна служба України

про визнання патентів недійсними

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛЬПО-ФУД" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державна фіскальна служба України про визнання патентів недійсними.

Позовні вимоги мотивовано тим, що належні ТОВ "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ" корисні моделі за Патентами України №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364; а також промислові зразки за Патентами України №№ 33866, 34404, 34405, не відповідають умовам надання правової охорони, саме, умовам патентоздатності "новизна".

ТОВ "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ", заперечуючи проти позову, зазначає, що корисні моделі і промислові зразки за спірними Патентами повністю відповідають умовам патентоздатності, і підстави для визнання їх недійсними відсутні.

Ухвалою суду від 21.07.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 07.08.2017 р.

04.08.2017 р. від позивача надійшла заява про забезпечення позову.

07.08.2017 р. від третьої особи-1 надійшов відзив на позовну заяву.

07.08.2017 р. від третьої особи-2 надійшли пояснення на позовну заяву.

07.08.2017 р. від позивача надійшло повідомлення по справі.

07.08.2017 р. у судовому засіданні було оголошено перерву до 30.08.2017 р.

23.08.2017 р. від ТОВ "Іннотек-к" надійшла заява про участь у справі у якості спеціаліста.

30.08.2017 р. від відповідача надійшли відзив на позов та заперечення на заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 30.08.2017 р. залучено до участі у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у якості іншого відповідача, розгляд справи відкладено на 27.09.2017 р.

У судовому засіданні 27.09.2017 р. представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи та додаткові пояснення.

У судовому засіданні 27.09.2017 р. представник відповідача подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 27.09.2017 р. розгляд справи відкладено на 12.10.2017 р., строк вирішення спору у справі продовжено на 15 днів.

Ухвалою суду від 12.10.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 25.10.2017 р.

Ухвалою суду від 25.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 16.11.2017 р.

25.10.2017 р. через канцелярію господарського суду міста Києва від Київського апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення на адресу Київського апеляційного господарського суду справи № 910/11818/17 в повному обсязі.

Ухвалою від 26.10.2017 р. зупинено провадження у справі у зв`язку з направленням справи до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2017 р. ухвалу господарського суду від 27.09.2017 р. у справі № 910/11818/17 залишено без змін, матеріали справи повернуто до господарського суду міста Києва.

Ухвалою від 28.11.2017 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 11.12.2017 р.

У судовому засіданні 11.12.2017 р. представник позивача подала уточнення до клопотання про призначення у справі судової експертизи та підтримала клопотання про призначення експертизи.

Ухвалами від 11.12.2017 р. призначено у справі №910/11818/17 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10) ОСОБА_1 ; та зупинено провадження у справі.

Ухвалою від 01.08.2018 р. поновлено провадження у справі №910/11818/17 для розгляду клопотання судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича; у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зобов`язано сторони надати додаткові відомості щодо об`єктів дослідження (корисні моделі за патентами України № 116357,116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364 та промислові зразки за патентами України № 33866, 34404, 34405), а саме матеріали, що спростовують чи підтверджують наявність суттєвих ознак в зазначених об`єктах дослідження, а також відомості, що підтверджують відомість промислових зразків до дати подання заявки; та зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

Після повернення до господарського суду міста Києва з експертної установи матеріалів справи з висновком експертного дослідження ухвалою від 12.02.2019 р. поновлено провадження у справі, ухвалено справу №910/11818/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі; підготовче засідання призначено на 13.03.2019 р.

Протокольною ухвалою від 13.03.2019 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 10.04.2019 р.

Судове засідання 10.04.2019 р. не відбулось у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Зеленіної Н.І.

Ухвалою від 22.04.2019 р. учасників справи викликано у судове засідання на 15.05.2019 р.

Протокольною ухвалою від 15.05.2019 р. відкладено розгляд справи по суті на 28.05.2019 р.

У судовому засіданні 28.05.2019 р. представник позивача підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представники відповідачів у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили; про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №581 (відповідач-1) та розпискою і протоколом судового засідання від 15.05.2019 р. (відповідач-2).

Представник третьої особи у судовому засіданні надав пояснення по справі.

У судовому засіданні 28.05.2019 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛЬПО-ФУД", звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державна фіскальна служба України про визнання недійсними патентів України на корисні моделі №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364 та патентів України на промислові зразки №№ 33866, 34404, 34405.

Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ", являється власником патентів України на корисні моделі:

- №116357 - "ящик для зберігання та транспортування бананів";

- №116358 - "короб для зберігання та транспортування бананів";

- №116359 - "коробка для зберігання та транспортування бананів";

- №116360- "ємність для зберігання та транспортування бананів";

- №116361 - "контейнер для зберігання та транспортування бананів";

- №116362 - "тара для зберігання та транспортування бананів";

- №116363 - "упаковка для зберігання та транспортування бананів";

- №116364 - "паковання для зберігання та транспортування бананів";

та патентів України на промислові зразки:

- №33866 - "картонний ящик з пакетом для бананів";

-№34404 - "картонний ящик з пакетом для бананів";

- №34405- "картонний ящик з пакетом для бананів".

Позовні вимоги мотивовано тим, що перелічені вище корисні моделі та промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони, саме, умовам патентоздатності "новизна".

Обґрунтовуючи заявлений позов, позивач зазначає, що він являється великим імпортером бананів на митну територію України.

Водночас, Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ" у травні 2017 року зверталося до ДФС із заявами про внесення до митного реєстру прав інтелектуальної власності корисних моделей за патентами України №№116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364.

24.07.2017 р. ТОВ "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ." повторно подало до ДФС відповідні заяви про внесення до митного реєстру корисних моделей за вказаними патентами України.

Позивач наголошує, що реєстрація зазначених патентів, що не відповідають, на думку позивача, умовам надання правової охорони, порушує права та законні інтереси позивача, як імпортера бананів, оскільки у випадку внесення патентів в митний реєстр прав інтелектуальної власності, митні органи на вимогу правовласника будуть вимушені призупиняти митне оформлення бананів, що буде мати для ТОВ "Сільпо-Фуд" очевидні негативні наслідки, призведе до додаткових витрат на зберігання вантажу, а також до псування самого вантажу та понесення значних збитків.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України належать, зокрема, корисні моделі та промислові зразки.

Відповідно до статті 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі; набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

За приписами статті 464 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на промисловий зразок є: право на використання промислового зразка; виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майновими правами інтелектуальної власності на корисну модель є: право на використання корисної моделі; виключне право дозволяти використання корисної моделі (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Права інтелектуальної власності на корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ст. 469 ЦК України).

Статтями 6, 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено, зокрема, що правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Відповідно до ст. 33 Закону, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Статтею 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Згідно з п. "в" ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом, у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У пункті 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" роз`яснено, що згідно з пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

З метою встановлення дійсних обставин справи та відповідності корисних моделей за Патентами України №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364; і промислових зразків за Патентами України №№ 33866, 34404, 34405, умовам патентоздатності "новизна", господарський суд міста Києва ухвалою від 11.12.2017 р. призначив у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10) ОСОБА_1 .

На вирішення судовому експерту поставлено такі питання:

1) чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак корисних моделей за патентами України № 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364, до дати подання відповідних заявок?

2) чи відповідають корисні моделі за патентами України № 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364, умові патентноздатності "новизна", станом на дату подання відповідних заявок?

3) чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України № 33866, 34404, 34405, до дати подання відповідних заявок?

4) чи відповідають промислові зразки за патентами України № 33866, 34404, 34405, умові патентноздатності "новизна", станом на дату подання відповідних заявок?

За результатами проведення судової експертизи судовим експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем було складено Висновок №021-СІВ/17 від 06.02.2019 р. (т.4, а.с.2-128), у якому встановлено, що:

1. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №33866 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №s201602054, а саме до 30.11.2016 р.

2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №34404 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, а саме до 03.02.2017 р.

3. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №34405 не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, а саме до 03.02.2017 р.

4. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №116357 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u201701525 від 17.02.2017 p.

5. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №116358 стала загальнодоступно у світі до дати подання заявки №u201701526 від 17.02.2017p.

6. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №116359 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u201701527 від 17.02.2017 р.

7. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №116360 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u201701528 від 17.02.2017 p.

8. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентами України №116361 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u201701529 від 17.02.2017 р.

9. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №116362 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u201701530 від 17.02.2017 p.

10. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 116363 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки № u201701531 від 17.02.2017 p.

11. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентами України №116364 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №u201701532 від 17.02.2017 p.

За результатом дослідження Висновку №021-СІВ/17 від 06.02.2019 р. суд встановив, що вказаний Висновок складений кваліфікованим судовим експертом, містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано; жодних клопотань про проведення повторної та/або додаткової експертизи від відповідачів не надходило; не надані результати інших експертних досліджень. У зв`язку з викладеним, вказаний висновок являється належним і допустимим доказом у даній справі.

З урахуванням вказаного Висновку та за результатами дослідження матеріалів справи, суд відхиляє заперечення відповідача-1 про те, що корисні моделі за Патентами України №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364; і промислові зразки за Патентами України №№ 33866, 34404, 34405 відповідають умовам надання правової охорони.

При цьому, судом взято до уваги, що судовий експерт у Висновку №021-СІВ/17 від 06.02.2019 р. зазначив, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №34405 не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, а саме до 03.02.2017 р.

Проте, суд зазначає, що висновок експерта не носить для суду обов`язкового характеру та оцінюється поряд з іншими доказами.

Водночас, суд зазначає, що у матеріалах справи містяться й інші докази невідповідності патенту України №34405 умовам надання правової охорони, зокрема, наданий до матеріалів справи висновок спеціаліста про належність об`єктів за патентами на промислові зразки №№ 33866, 34404, 34405 до об`єктів, яким надається правова охорона, i відповідність умовам патентоспроможності (а.с.110-116, т.1), у якому спеціаліст зробив висновок про те, що промисловий зразок за патентом України №34405 не відповідає умові патентоспроможності "новизна".

З урахуванням викладеного, дослідивши наявні у матеріалах справи докази та оцінивши їх в сукупності, суд дійшов висновку про те, що доводи позивача про невідповідність умовам надання правової охорони корисних моделей за Патентами України №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364; та промислових зразків за Патентами України №№ 33866, 34404, 34405, являються обґрунтованими, належним чином підтвердженими відповідними доказами та не спростованими відповідачами.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з`ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги про визнання недійсними патентів України на корисні моделі №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364 та патентів України на промислові зразки №№ 33866, 34404, 34405 обґрунтованими, підтвердженими наявними у матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином і у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ" у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними патенти на корисні моделі №116357 "Ящик для зберігання та транспортування бананів", №116358 "Короб для зберігання та транспортування бананів", №116359 "Коробка для зберігання та транспортування бананів", №116360 "Ємність для зберігання та транспортування бананів", №116361 "Контейнер для зберігання та транспортування бананів", №116362 "Тара для зберігання та транспортування бананів", №116363 "Упаковка для зберігання та транспортування бананів", №116364 "Паковання для зберігання та транспортування бананів".

3. Визнати недійсними патенти на промислові зразки №33866 "Картонний ящик з пакетом для бананів", №34404 "Картонний ящик з пакетом для бананів", №34405 "Картонний ящик з пакетом для бананів".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ.ВІ.ЕЙ.ЕМ" (01010, м. Київ, провулок Інженерний, будинок 4 Б, офіс 406; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛЬПО-ФУД" (02090, м. Київ, вулиця Бутлерова, будинок 1; ) 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп. судового збору.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 20.06.2019 р.

Суддя Н.І. Зеленіна