ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"26" червня 2019 р. Справа№ 910/2318/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пашкіної С.А.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 26.06.2019

розглянувши апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я"

на рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018

у справі № 910/2318/16 (суддя Картавцевої Ю.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до Державної служби інтелектуальної власності України,

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія

"Здоров`я",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я",

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 позов Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задоволено повністю; вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд відкрити апеляційне провадження за даною апеляційною скаргою, скасувати повністю рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 та ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 та призначено розгляд апеляційної скарги на 27.02.2019.

06.02.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли пояснення по справі.

27.02.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

15.03.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли пояснення (правова позиція позивача щодо призначення у справі комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності).

18.03.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2019 розгляд апеляційної скарги ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 відкладено на 28.03.2019.

27.03.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли додаткові пояснення.

У зв`язку з перебуванням судді Доманської М.Л. 28.03.2019 у відпустці, розгляд апеляційної скарги ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" не відбувся.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці 29.03.2019, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 29.03.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/2318/16 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Остапенко О.М., Верховець А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2019, крім іншого, прийнято апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 24.04.2019.

19.04.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшли доповнення до додаткового пояснення щодо призначення у справі комплексної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

24.04.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшла заява про відвід суді Остапенко О.М.

24.04.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про виклик у судове засідання експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України.

У зв`язку з перебуванням судді Остапенко О.М. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/2318/16 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Пашкіна С.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.04.2019 прийнято апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 27.05.2019.

27.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшла заява, в якій останній просить суд залишити заяву апелянта про відвід судді Остапенко О.М., подану через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду 24.04.2019, без розгляду.

27.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні.

27.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли додаткові пояснення до клопотання про призначення комплексної експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 розгляд апеляційної скарги ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду м. Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 відкладено на 12.06.2019, заяву ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" про відвід судді Остапенко О.М. від розгляду справи №910/2318/16 залишено без розгляду.

12.06.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення нової повторної експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.06.2019 було викликано в судове засідання судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Оцалюка Валентина Михайловича для дачі пояснень по Висновку експерта № 003-ОВМ/17 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 у господарській справі №910/2318/16 та розгляд справи було відкладено на 26.06.2019.

26.06.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення комплексної експертизи.

У судовому засіданні 26.06.2019 представник апелянта підтримав вимоги клопотання про призначення комплексної судової експертизи та просив його задовольнити. Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представників сторін та судового експерта Оцалюка В.М. дійшла висновку про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі із залученням спеціаліста у фармацевтичній галузі.

Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Судом встановлено, що перевірка новизни (встановлення належності до рівня техініки) винаходу (корисної моделі) здійснюється шляхом порівняння сукупності її ознак з сукупністю ознак найбільш близького аналога. При цьому виявляють подібні ознаки, тобто, ознаки, що ідентичні.

Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за формою їх виконання.

Винахід не визнають таким, що відповідає умові новизни (не належить до рівня техніки ), якщо в рівні техніки виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні всім ознакам, що є в запропонованій заявником формулі винаходу (корисної моделі).

Формула винаходу за патентом № 102070 має наступну редакцію:

1. Застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (8)-2-аміно-5- гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1- 2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб.;

2. Застосування фармацевтичіюї композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що композицію застосовують для профілактики патологій вагітності.

3. Застосування фармацевтичної композиції за п. 2, яке відрізняється тим, що патології вагітності вибрані з групи, що включає: ранні та пізні гестози, гіпертензію вагітних, фетоплацентарну недостатність, хронічну патологію гепатобіліарної системи у вагітних.

4. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що для 5 внутрішньовенного введення фармацевтичну композицію застосовують у вигляді розчину для ін`єкцій.

5. Застосування фармацевтичної композиції за п. 4, яке відрізняється тим, що розчин для ін`єкцій вводять по 50 мл за 1 введення.

6. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що для внутрішньовенного введення фармацевтичну композицію застосовують у вигляді розчину для інфузій.

7. Застосування фармацевтичної композиції за п. 6, яке відрізняється тим, що розчин для інфузій вводять по 5 мл на 150-250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду за 1 ведення.

8. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що пероральне введення композиції здійснюють по 250-750 мг на добу.

Відповідно до норм Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Колегія суддів, дослідивши доводи клопотання апелянта, доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, вважає за необхідне призначити у даній справі комплексну судову експертизу, оскільки в даному випадку необхідні спеціальні знання не тільки у сфері інтелектуальної власності (пов`язані з винаходами), а й у фармацевтичній галузі. Так, для визначення того, чи є винахід за патентом №102070 новим, чи він не є частиною рівня техніки в даному випадку експертами має бути оцінено саме застосування відповідної фармацевтичної композиції, що визначено у формулі винаходу за патентом №102070.

Разом з тим, апеляційний господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання відповідача про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а саме відхилив клопотання про включення до переліку питань поставлених перед експертом, питання: чи еквівалентні « 4% розчин ін`єкції (по 50 мл)» і « 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл на 150-250 мл 0,9 % розчину хлориду натрію)» описані в описі патенту України на винахід № 102070? Так, це питання обов`язково має бути досліджено експертами під час надання відповіді на ті питання, які суд ставить на вирішення експертів в даному випадку.

Суд доручає проведення цієї експертизи атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Тетяні Миколаївні із залученням академіка ВГО «Академія наук вищої освіти України» Кисличенко Вікторію Сергіївну доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, як спеціаліста у фармацевтичній галузі. Кваліфікація вказаного експерта та фахівця (спеціаліста) підтверджена матеріалами справи.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 49 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що апелянт просив призначити у даній справі комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я".

Враховуючи вищевикладене, судова колегія дійшла висновку, що клопотання ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" про призначення нової повторної експертизи та долучення документів, з підстав, викладених у цьому клопотанні, не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" про призначення нової повторної експертизи від 12.06.2019 відхилити.

2. Клопотання ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" про призначення комплексної експертизи задовольнити частково.

3.Призначити у справі № 910/2318/16 комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (за адресою: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26, оф. 501) ОСОБА_1 .

4. Для проведення судової комплексної експертизи залучити академіка ВГО «Академія наук вищої освіти України» Кисличенко Вікторію Сергіївну доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету (61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 53), як спеціаліста у фармацевтичній галузі.

5. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

6. На вирішення експерта поставити наступне питання:

- чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб?

- чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)?

- чи відповідає патент України №102070 умові патентоздатності "новизна"?

5. Матеріали справи № 910/2318/16 направити Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (за адресою: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26, оф. 501).

6. Зобов`язати ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

7. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/2318/16.

8. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (за адресою: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26, оф. 501).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді С.А. Пашкіна

А.А. Верховець