УХВАЛА

13.06.2019Справа № 910/15156/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс")

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу",

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Кириченко І.А.;

від відповідача-1: Плесюк Н.С.;

від відповідача-2: Ресенчук В.М.; Тюріна Л.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") (далі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про:

- визнання недійсним повністю свідоцва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- визнання недійсним повністю свідоцва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товаріві послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товаріві послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на думку позивача, знаками для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 відповідачі порушуються майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки останній здійснював виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україну задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2018 (суддя Васильченко Т.В.) залишено без руху позовну заяву KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс", Латвійська Республіка). Встановлено позивачу строк для усунення недоліків - протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали. Встановлено KALCEKS,AS (Акціонерне товариство "Калцекс", Латвійська Республіка) спосіб усунення недоліків шляхом подання до суду зазначенням наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви.

30.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанія KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 06.12.2018 № 05-23/2098 у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю та відрядженням судді Васильченко Т.В. для роботи у Національній школі суддів України, проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 910/15156/18 передано на розгляд судді Щербакова С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 (суддя Щербаков С.О.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 10.01.2019.

10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просив суд відкласти розгляд справи № 910/15156/18 на іншу дату.

Також, 10.01.2019 представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що словесні позначення "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" мають елемент «ЗН», який вказує на фірму виробника. Такий елемент як «ЗН» (скорочено від «здоров`я народу») незмінно, протягом кількох років використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" на пакуванні препаратів власного виготовлення. Іншими виробниками зазначений елемент не використовується. Крім того, відповідачем-1 долучено до відзиву висновок експерта № 6193 від 02.01.2019.

У судовому засіданні 10.01.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 07.02.2019.

11.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву разом з заявою про поновлення строку на подання відзиву, в якому відповідач-2 зазначає, що видача свідоцтв України №№ 233421, 233422 була здійснена на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, за результатами прийнятих закладом експертизи позитивних висновків про відповідність заявлених знаків умовам правової охорони.

30.01.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі, в якому просить суд призначити у справі повторну (додаткову) судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності проведення яких доручити Жилі Б.В. або Петренку С.А., на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

Також, 30.01.2019 представник позивача подав відповідь на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", в якій позивач зазначає, що в матеріалах заявок на знаки для товарів і послуг не зазначено, що буквосполучення «ЗН» має будь-яке смислове значення, зокрема що воно є скороченим фірмовим найменуванням заявника.

Крім того, 30.01.2019 представник позивача подав відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якій позивач зазначає, що позначення «морфін» та «фентаніл» протягом тривалого часу застосовуються різними незалежними виробниками як назви одного і того ж товару - лікарських засобів які містять у своєму складі діючі речовини «морфін» та «фентаніл». Позивач також зазначає, що факт проведення уповноваженою установою перед видачею оспорюваних свідоцтв формальної та кваліфікаційної експертизи не свідчить про те, що оспорювані свідоцтва не можуть бути визнані судом недійсними у разі встановлення факту їх невідповідності встановлених законодавством умовам патентоздатності.

07.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшло клопотання, в якому відповідачем-3 наведено перелік питань на вирішення експертам.

У судовому засіданні 07.02.2019 відкладено розгляд клопотань про призначення судової експертизи та оголошено перерву до 21.02.2019.

21.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" надійшло клопотання, в якому відповідач-1 просить проведення повторної судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 у справі № 910/15156/18 клопотання Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про призначення експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/15156/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/15156/18 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

07.05.2019 матеріали справи № 910/15156/18 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання у зв`язку з несплатою Компанією KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") послуг проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2019 поновлено провадження у справі № 910/15156/18. Підготовче засідання у справі № 910/15156/18 призначено на 13.06.2019.

27.05.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення, в яких повідомив, що рахунок на оплату експертизи було надіслана на невірну адресу представника Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс"), замість вул. Кудрявська, буд. 11, помилково надіслано за адресою вул. Кудрявська, 19, що також вбачається з самого рахунку, у зв`язку з чим позивачем не було здійснено оплату витрат по проведенню судової експертизи. Крім того, позивач просить суд призначити у даній справі повторну (додаткову) експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

12.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання, в якому просить суд повторно призначити у даній справі судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання, а також оплату послуг проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу".

У даному судовому засіданні представник відповідача-1 підтримав подане клопотання про призначення експертизи.

Представники позивача та відповідача-2 не заперечили проти призначення у даній справі судової експертизи.

Отже, розглянувши клопотання представника відповідача-1 про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі, враховуючи що призначена раніше судова експертиза не була проведена, суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача-1, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що Компанія KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") здійснювала виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україні ще задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами, тож позивач вважає, що знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи складаються спірні позначення лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на дату подання заявок, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Крім того, суд зазначає, що позивач у письмових поясненнях просив суд призначити у даній справі повторну та додаткову судовому експертизу на підставі того, що рахунок на оплату експертизи було надіслана на невірну адресу представника Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс"), у зв`язку з чим не було проведена оплата, проте суд зазначає, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі, а додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Тож, враховуючи, що призначена ухвалою суду від 21.02.2019 експертиза не була проведена, суд зазначає, що експертиза яка призначається наразі є первинною експертизою у справі, а тому відсутні підстави для призначення повторної чи додаткової судової експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом також за клопотанням відповідача-1, який просив покласти оплату послуг проведення експертизи на Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/15156/18 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/15156/18 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи складається знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи мав елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи мав елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки №m2017 07195?;

- Чи є знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?;

- Чи є знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу".

4. Зобов`язати судового експерта направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

7. Зобов`язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/15156/18 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/15156/18 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 18.06.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков