ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"19" червня 2019 р. Справа№ 910/16093/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Сотнікова С.В.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 19.06.2019 у даній справі

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я"

на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019

у справі № 910/16093/18 (суддя О.В. Гумега )

за позовом KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс"

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я"

відповідача-2: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі №910/16093/18 позов задоволено повністю; вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та ухвалити нове, яким відмовити KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс" в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, долучити до матеріалів справи і якості належних та допустимих доказів Рецензію на висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1237 від 02.11.2018 та Висновок експертів № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об`єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 19.06.2019.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/16093/18 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2019 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 19.06.2019.

18.06.2019 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.

19.06.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 19.06.2019 представник апелянта підтримав вимоги клопотання про призначення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та просила його задовольнити. Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення клопотання про призначення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Представник відповідача-2 поклався на розсуд суду у вирішенні вказаного питання.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи дійшла висновку про призначення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, врахувавши при цьому питання, які були запропоновані апелянтом та які потребують роз`яснень.

Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Колегія суддів, дослідивши доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, встановила, що доказом, який був покладений в основу оскаржуваного судового рішення став висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237, який був поданий позивачем.

Таким чином, експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211; позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", що охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129188, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m2009 11119.

Судова експертиза у даній справі не призначалася судом першої інстанції.

Дослідивши матеріали справи, врахувавши, крім іншого доводи апелянта щодо обгрунтованих сумнівів відносно наявного у справі експертного висновку від 02.11.2018 № 1237, апеляційний господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання відповідача-1 про призначення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначення у справі комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та доручити проведення цієї експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 49 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що апелянт просив призначити у даній справі комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я".

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі (в даному випадку апеляційного провадження) підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" про призначення комісійної судової експертизи задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 910/16093/18 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення комісійної судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

5. На вирішення комісійної судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

6. Матеріали справи № 910/16093/18 направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/16093/18.

9. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді С.В. Сотніков

А.А. Верховець