ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/20063/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючого - Пількова К. М., суддів: Львова Б. Ю., Сухового В. Г.,

за участю секретаря судового засідання - Жураховської Т. О.,

учасники справи:

позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційна кабельна компанія"

представник позивача - Семенов В. І., адвокат,

відповідач-1 - Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель"

представник відповідача-1 - Краюшкін В. В., адвокат,

відповідач-2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

представник відповідача-2 - не з`явився,

розглянув у судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційна кабельна компанія" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.12.2018 (суддя Блажівська О. Є.) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 (головуючий суддя Остапенко О. М., судді Грек Б. М., Отрюх Б. В.) у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційна кабельна компанія" до Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту,

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. 14.11.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційна кабельна компанія" (далі - Позивач) звернулось до Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" (далі - Відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Відповідач-2) з позовом про визнання повністю недійсним патенту України на винахід № 60285 "Кабель силовий", виданого Державною службою інтелектуальної власності України 10.12.2008; зобов`язання Відповідача-2 внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на винахід № 60285 "Кабель силовий".

1.2. Позовна заява мотивована тим, що відповідно до Аналізу відповідності патенту України на винахід № 60285 умовам патентоздатності "винахідницький рівень" та "промислова придатність", виконаного спеціалістами із інтелектуальної власності, зазначений патент не відповідає вимогам патентоздатності, передбаченим пунктами 1, 4, 7, 8 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тому повинен бути визнаний недійсним згідно зі статтею 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон).

1.3. Як зазначає Позивач, беручи до уваги наявність зареєстрованого в Україні винаходу №60285 "Кабель силовий" від 10.12.2008, у нього виникають труднощі з імпортування кабельно-провідної продукції за кодами УКТЗЕД та . На підтвердження зазначеного Позивач до матеріалів справи подав копії митних декларацій, оформлених Позивачем, предметом яких є кабелі електричні, якими передбачено, що відправником є ТОВ "Камский кабель"/ВАТ "Иркутсккабель", одержувачем є Позивач, а також копії міжнародно-транспортних накладних та рахунків.

1.4. Відповідач-1 проти позову заперечив. Відповідно до аналізу відповідності патенту України на винахід №60285, затвердженого технічним директором - головним інженером Відповідача 1 Ю.П.Антонець, Позивач шляхом неправомірного розчленування формули винаходу патенту №60285 свідомо вилучив і не врахував зв`язки між елементами цього пристрою, а також їх виконання; проведений аналіз всіх пунктів, висунутих Позивачем, показує, що патент відповідає умовам патентоздатності за необхідними критеріями "новизна", "винахідницький рівень", та "промислова придатність", що підтверджено Державною службою інтелектуальної власності України.

1.5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (правонаступник Державної служби інтелектуальної власності України) зазначило, що експертиза заявки № за оскаржуваним патентом №60285 проведена закладом експертизи відповідно до статті 16 Закону, за результатами проведення експертизи заявки № встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності та на нього не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони.

2. Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

2.1. 27.12.2018 Господарський суд міста Києва прийняв рішення, залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019, яким у задоволенні позову відмовив повністю.

2.2. Прийняті у справі судові рішення мотивовані тим, що Позивач не є власником патенту на схожий/аналогічний винахід чи корисну модель, Позивачем не надано договорів на підтвердження правовідносин з іншими особами, в тому числі із власниками патентів на винахід чи корисну модель "Кабель силовий", "Кабель електричний" тощо, а також не підтверджено, у чому саме полягає порушення його прав та законних інтересів Відповідачем-1. Вимога Позивача про зобов`язання Відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на винахід №60285 "Кабель силовий" є похідною від вимоги про визнання недійсним патенту, тому також задоволенню не підлягає.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

Позивач (Скаржник) подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 27.12.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

4. Доводи Скаржника, викладені у касаційній скарзі

4.1. Суд апеляційної інстанції допустив неправильне тлумачення вимог, які містяться в статті 7 Закону, та підпунктів 6.5.3.1, 6.5.3.7 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, що призвело до прийняття незаконного і необґрунтованого рішення, яке не ґрунтується на засадах верховенства права.

4.2. Власник патенту - Відповідач-1, використовуючи патент, який не відповідає таким критеріям патентоздатності як "винахідницький рівень" та "промислова придатність", заважає Позивачу здійснювати законну господарську діяльність щодо імпорту кабельної продукції.

4.3. Суд апеляційної інстанції, незважаючи на наявність двох протилежних висновків судових експертів, виконаних за однаковими матеріалами, не тільки не призначив повторну експертизу, а й відмовив Позивачу у її проведенні, що свідчить про порушення судом статей 76, 78, 86, 104 Господарського процесуального кодекс у України (далі - ГПК України).

4.4. При зверненні до суду Позивачем було надано докази порушення його прав та законних інтересів з боку Відповідача-1 (копія витягу з митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності стосовно патенту № 60285 та копії митних декларацій, оформлені ТОВ "ІКК"), також до відповіді на відзив на позов додано документи, які є додатковими доказами того, що Відповідач-1 заважає Позивачу імпортувати кабельно-провідникову продукцію, однак суди попередніх інстанцій зазначені докази повністю проігнорували, що свідчить про порушення статті 2, 86 ГПК України.

5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи

Відповідач-1 проти задоволення касаційної скарги заперечив, навівши аргументи, якими мотивовані оскаржувані судові рішення.

6. Встановлені судами обставини

6.1. Відповідач-1 є власником патенту на винахід № 60285 "Кабель силовий" від 10.12.2008 (заявка від 30.07.2003).

6.2. Позивач є підприємством, яке здійснює оптову торгівлю кабельно-провідною продукцією. Для господарських цілей Позивач імпортує кабельну продукцію ВАТ "ИРКУТСККАБЕЛЬ" та ТОВ "Камский Кабель" з Російської Федерації.

6.3. Згідно з висновком судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/16142/14 від 30.01.2015 № 997, виконаним експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності О.Дорошенком, матеріали справи не містять відомостей, які свідчать про те, що винахід за патентом України № 60285 на винахід "Кабель силовий" не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".

6.4. Відповідно до висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України - О. А. Фоя та Т. М. Чабанець, від 20.06.2018 року № 174/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/20063/17, встановлено, що в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що винахід за патентом України № 60285 "Кабель силовий" не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", тобто випливає явно з рівня техніки; винахід за патентом України № 60285 "Кабель силовий" відповідає умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів справи.

6.5. Згідно з висновком за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у цій справі від 11.06.2018 № 1210, виконаним експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності О. Дорошенком і наданим Відповідачем-1 до матеріалів справи, матеріали справи не містять відомостей, які свідчать про те, що винахід за патентом України № 60285 "Кабель силовий" не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", тобто випливає явно з рівня техніки; винахід за патентом України № 60285 "Кабель силовий" відповідає умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів, наданих Позивачем до суду з позовом.

7. Позиція Верховного Суду

7.1. Відмовляючи у задоволенні позову, місцевий господарський суд, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив з того, що Позивач не є власником патенту на схожий/аналогічний винахід чи корисну модель, Позивачем не подано договорів на підтвердження правовідносин з іншими особами, в тому числі із власниками патентів на винахід чи корисну модель «Кабель силовий», «Кабель електричний» тощо. З цього місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що Позивач не підтвердив, у чому саме полягає порушення його права та законних інтересів Відповідачем-1.

7.2. Разом з тим відповідно до частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається зокрема імпорт (ввезення) та інше введення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) в цивільний оборот. Згідно з частиною п`ятою цієї статті патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

7.3. Пославшись на те, що Позивач не подав договорів на підтвердження правовідносин з іншими особами, в тому числі із власниками патентів на винахід чи корисну модель «Кабель силовий», «Кабель електричний», суди не дослідили та не здійснили оцінку наданим Позивачем доказам імпортування продукції, стосовно якого Відповідач-1, за твердженням Позивача, вчиняв дії, спрямовані на зупинення, зокрема копію витягу з митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності стосовно патенту № 60285, копії митних декларацій та товаросупровідних документів, листування з фіскальним органом з приводу імпорту продукції Позивачем. У зв`язку з цим Суд погоджується з доводами Позивача (пункт 4.4 цієї постанови).

7.4. Суд визнає неналежним мотивом прийнятих у справі рішень посилання судів на відсутність у Позивача прав на схожий/аналогічний винахід чи корисну модель. Позивач подав позов не для захисту його прав як патентовласника, а як особи, яка стверджує про непатентоздантність винаходу, запатентованого в Україні, і чиї права порушуються правом власника патенту на непатентоздатний винахід забороняти використання цього винаходу, зокрема забороняти імпорт продукту із застосуванням запатентованого винаходу.

7.5. Відповідно до пункту "а" частини першої статті 33 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону. За частиною першою статті 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

7.6. Не дослідивши надані Позивачем докази порушення його прав та дійшовши передчасного висновку про те, що права Позивача не порушені, місцевий господарський суд утримався від дослідження доказів, поданих на підтвердження і на спростування відповідності спірного винаходу умовам патентоздатності, зокрема висновків експертів.

7.7. Враховуючи наведене, Суд вважає, що висновки судів попередніх інстанцій є передчасними та прийнятими за неповного дослідження поданих сторонами доказів.

7.8. Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.

7.9. З огляду на викладене, прийняті у справі рішення та постанова судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню, а справа підлягає направленню до суду першої інстанції на новий розгляд, у зв`язку з чим касаційна скарга підлягає задоволенню.

7.10. Під час нового розгляду судам необхідно врахувати наведене, з`ясувати усі істотні обставини справи, дослідивши надані учасниками справи докази, надати їм належну оцінку та прийняти рішення відповідно до вимог закону.

8. Судові витрати

8.1. З огляду на те, що розгляд справи не завершено, розподіл судових витрат не здійснюється.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційна кабельна компанія" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 27.12.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 у справі № 910/20063/17 скасувати. Справу передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя К. М. Пільков

Судді Б. Ю. Львов

В. Г. Суховий