РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019Справа № 910/1546/18
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., при секретарі судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Везаліус Трейдмарк ЛТД

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп"

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про дострокове припинення дії свідоцтва України та зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Бузинний А.С.

від відповідача 1: Гореліков М.М.

від відповідача 2: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Везаліус Трейдмарк звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення в Україні дії свідоцтва України та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані невикористанням відповідачем 1 протягом останніх п`яти років знаку для товарів і послуг " 1KR" за свідоцтвом України № 129312 та об`єктивною необхідністю позивача в отриманні на території України правової охорони на знак для товарів і послуг " 1KR" за заявкою №m201627352 від 07.12.2016. З огляду на наведене, позивач просить суд достроково припинити дію свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", щодо усіх послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 позов Везаліус Трейдмарк ЛТД до Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" задоволено повністю; достроково припинено дію свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", зареєстрованого на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп", на всі товари і послуги 35 класу МКТП; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", зареєстрованого на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп", щодо всіх товарів і послуг 35 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" на користь Везаліус Трейдмарк ЛТД 3524 грн. 00 коп. судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" на рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у справі № 910/1546/18 задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у справі №910/1546/18 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено; стягнуто з Компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" 5 286 грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги.

Постановою Верховного Суду від 15.01.2019 касаційну скаргу компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2018 зі справи № 910/1546/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За наслідками проведеного повторного автоматизованого розподілу справу №910/1546/18 передано судді Картавцевій Ю.В.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 суд ухвалив, зокрема, прийняти справу № 910/1546/18 до розгляду; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 26.02.2019.

У підготовче засідання 26.02.2019 з`явилися представники сторін. Представник відповідача 1 просив суд надати час для підготовки і подачі відзиву на позовну заяву.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 12.03.2019.

11.03.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач 1 зазначає, що ним використовується знак для товарів і послуг « 1KR», а саме на підставі вказаного знаку зареєстровано доменне ім`я 1kr.ua, власником якого є відповідач 1; відповідач 1 протягом остатніх трьох років постійно надавав послуги щодо зв`язків з громадськістю шляхом інформаційного наповнення каналу; відповідач 1 укладав та виконував договори про надання інформаційних та рекламних послуг шляхом розміщення відомостей про товари та послуги замовників на сайті https://1kr.ua.

У підготовче засідання 12.03.2019 з`явилися представники сторін. Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви для підготовки і подачі відповіді на відзив.

Суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 09.04.2019.

04.04.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив, відповідно до якої позивач зазначає, що надані відповідачем 1 докази можуть свідчити про використання відповідачем 1 знака « 1KR» головним чином в 38 класі МКТП, до якого належать послуги щодо агентства новин (інформаційні агентства).

Підготовче засідання 09.04.2019 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному.

З огляду на повернення судді Картавцевої Ю.В. з лікарняного, ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2019 підготовче засідання призначено на 21.05.2019.

У підготовче засідання 21.05.2019 з`явилися представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник відповідача 1 подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні для підготовки та подачі письмових заперечень на клопотання відповідача 1 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 28.05.2019.

У підготовче засідання 28.05.2019 з`явилися представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача подав письмові заперечення на клопотання відповідача 1 про долучення документів до матеріалів справи, представник відповідача 1 подав заперечення на відповідь на відзив.

У підготовчому засіданні 28.05.2019 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 11.06.2019.

У судове засідання 11.06.2019 з`явились представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 у судове засідання не прибули, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

За змістом ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За наведених обставин, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у судовому засіданні 11.06.2019, за відсутності представника відповідача 2, запобігаючи при цьому безпідставному затягуванню розгляду справи.

У судовому засіданні 11.06.2019 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія Везаліус Трейдмарк ЛТД (Vesalius Trademark Ltd.) 07.12.2016 подала заявку №m201627352 на реєстрацію знаку для товарів « 1KR» для послуг 35 класу МКТП, проте відповідно до повідомлення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 13.03.2017 позивача повідомлено про можливу відмову у наданні правової охорони заявленому на ім`я позивача позначенню відносно всіх послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони від 01.12.2017 №118146/ЗМ/17, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, заявлене за заявкою №m201627352 позначення не відповідає умовам п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме: заявлене словесне позначення зокрема є тотожне зі словесним знаком «1KR» за свідоцтвом України №129312 від 27.09.2010.

Судом встановлено, що 27.09.2010 за наслідками розгляду заявки № m201009601 від 22.06.2010 було зареєстровано знак для товарів і послуг « 1KR» для послуг 35 класу МКТП та видано свідоцтво № 129312 на знак для товарів і послуг.

Так, знак для товарів і послуг « 1KR» за свідоцтвом України № 129312 зареєстровано для таких послуг 35 класу МКТП:

реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв`язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладнання; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп`ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп`ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об`яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп`ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у інтернет-магазинах та магазинах оптової і роздрібної торгівлі.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає про невикористання відповідачем 1 протягом останніх п`яти років знаку для товарів і послуг " 1KR" за свідоцтвом України № 129312 та об`єктивною необхідністю позивача в отриманні на території України правової охорони на знак для товарів і послуг " 1KR" за заявкою №m201627352 від 07.12.2016. З огляду на наведене, позивач просить суд достроково припинити дію свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", щодо усіх послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Направляючи дану справу на новий розгляд, Верховний Суд у постанові від 15.01.2019 зазначив, що для правильного вирішення даного судового спору апеляційному суду необхідно було:

- встановити фактичні обставини використання Товариством спірного знака для товарів і послуг при наданні послуг з рекламування (щодо кожного випадку розміщення реклами: де та коли саме відбувалося рекламування; його зміст; чи мало місце використання спірного знака для товарів і послуг тощо);

- дослідити питання фактичної наявності на ринку кожної з інших послуг (крім реклами) 35 класу МКТП, внесених до переліку за свідоцтвом України № 129312, які надавалися б Товариством або під його контролем під торговельною маркою "1КR";

- встановити фактичні обставини використання спірного знака щодо кожної послуги з переліку за свідоцтвом України № 129312 протягом спірного періоду;

- у випадку встановлення відсутності на ринку послуг (усіх або частково) 35 класу МКТП, щодо яких Товариство має використовувати спірну торговельну марку "1КR", - з`ясувати поважність причин невикористання.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Як встановлено судом, Компанія Везаліус Трейдмарк ЛТД (Vesalius Trademark Ltd.) 07.12.2016 подала заявку №m201627352 на реєстрацію знаку для товарів « 1KR» для послуг 35 класу МКТП, проте відповідно до повідомлення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 13.03.2017 позивача повідомлено про можливу відмову у наданні правової охорони заявленому на ім`я позивача позначенню відносно всіх послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони від 01.12.2017 №118146/ЗМ/17, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, заявлене за заявкою №m201627352 позначення не відповідає умовам п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме: заявлене словесне позначення зокрема є тотожне зі словесним знаком «1KR» за свідоцтвом України №129312 від 27.09.2010.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", виданого на ім`я відповідача 1 щодо послуг 35 класу МКТП, є перешкодою для позивача в реєстрації власного знаку "1KR" для послуг 35 класу МКТП.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач послався, зокрема, на п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", приписами якої передбачено право будь-якої особи звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Як передбачено ст. 495 ЦК України та відображається у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Водночас, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно чинних норм п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, з урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача 2.

Так, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Так, на підтвердження використання на території України знаку «1КR» для товарів та послуг за свідоцтвом України № 129312 для послуг 35 класу МКТП протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду, відповідачем 1 надано наступні докази:

- лист Союзу Національних бізнес-рейтингів в Україні за вх. № 52967-16 LO-0303 від 12.08.2016 адресований директору ТОВ "Адвансед Медіа Групп" про повідомлення, що за результатами рейтингування КВЕД 63.11, підприємство здобуло "Золото рейтингу" серед підприємств України у номінації "Інвестиційна привабливість" (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність).

- договір № 4 від 24.04.2014 про розміщення інформації на сайті www.1kr.ua, а також акт № 1 від 23.07..2014 здачі-прийому наданих послуг до вказаного договору;

- договір № 3416-60 від 03.07.2015 року про надання інформаційних послуг (розміщення інформаційний статей в електронних ЗМІ), а також акт № 2 від 06.08.2015 здачі-прийому наданих інформаційних послуг до вказаного договору;

- договір № 2015/у/ИО/417 від 01.04.2015 про розміщення матеріалів на сайті www.1kr.ua; а також акт № 1 від 15.04.2015 здачі-прийому наданих інформаційних послуг до вказаного договору;

- звіти про дебетні та кредитні операції по рахунку відповідача 1;

- довідка з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення від 13.03.2018 №23/2018-Д-ЦК.

Оцінюючи вказані докази, суд зазначає наступне.

Відповідно до довідки з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення від 13.03.2018 №23/2018-Д-ЦК, доменне ім`я 1kr.ua зареєстровано на підставі свідоцтва №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR»; інформація, розміщення на веб-сайті https://1kr.ua/ свідчить про те, що власником останнього є Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвансед Медіа Групп» як особа, відповідальна за розміщення матеріалів на ньому.

Також до матеріалів справи долучено звіти про дебетні та кредитні операції по рахунку ТОВ "Адвансед Медіа Групп", зі змісту яких вбачається, що відповідач 1 отримував кошти згідно з рахунками за розміщення реклами на сайті www.1kr.ua.

Так, 06.10.2017 року відповідач 1 отримав грошові кошти у розмірі 500,00 грн. від контрагента АО "Альфа Лекс" (цільове призначення платежу - оплата згідно рахунку №1 від 06.10.2017 за розміщення реклами на сайті www.1kr.ua.); 10.10.2017 на рахунок відповідача 1 зараховано грошову суму у розмірі 2 200,00 грн. від контрагента - ПАТ КБ "Приватбанк" за розміщення реклами в мережі Інтернет згідно рахунку № 1 від 09.10.2017; 25.10.2017 року відповідач 1 отримав 2 200,00 грн. за розміщення реклами на сайті згідно рах. 12 від 19.10.2017 року від контрагента - ТОВ "Фольксваген Центр Кривий Ріг".

Зазначені докази в сукупності свідчать не тільки про факт укладення відповідних договорів, а і на те, що відповідач 1 надавав послуги з рекламування та отримував за це грошові кошти, що свідчить про здійснення відповідачем 1 діяльності за 35 класом МКТП щодо деяких послуг, для яких знак за свідоцтвом №129312 зареєстровано, а саме щодо: «реклама»; «послуги з розміщування рекламних матеріалів»; «розповсюджування рекламних матеріалів»; «рекламування через комп`ютерну мережу».

Разом з тим, відповідачем 1, на якого покладено тягар доказування у спорах даної категорії, не надано доказів використання знаку для товарів і послуг « 1KR» за свідоцтвом № 129312 у період протягом 5 років від дати його реєстрації (та від дати звернення позивачем з даним позовом) щодо інших товарів, для яких його зареєстровано, як і не зазначено поважних причин такого невикористання.

Також суд зазначає, що 21.05.2019 відповідачем 1 подано додаткові документи по справі, які, за твердженням відповідача 1, підтверджують факт власності Інтернет-ресурсу та використання в його наповненні знаку для товарів і послуг « 1KR», а саме рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21.08.2018 у справі №212/1746/17-ц та експертний висновок за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет за №100/2019-ЕВ-ЦК від 04.04.2019.

Разом з тим, позивач заперечував проти прийняття вказаного доказу, оскільки такі докази подані не в строк, встановлений процесуальним законом, а також зазначав, що в будь-якому разі такі докази не підтверджують використання відповідачем 1 спірного знаку саме щодо зареєстрованих послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 80 ГПК України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідачем 1 у підготовчому засіданні було зазначено, що вказані докази були подані з урахуванням викладеного у постанові Верховного Суду від 15.01.2019.

Разом з тим, у відзиві відповідача 1, який було подано до суду ще 11.03.2019, не було зазначено про неможливість подання доказів разом з цим відзивом. Власне, будь-яких обґрунтувань неможливості подання вказаних доказів у встановлений строк відповідачем 1 надано не було.

Відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

З огляду на викладене, суд не приймає подані відповідачем 1 21.05.2019 докази.

За наведених обставин, суд доходить висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині дострокового припинення дії свідоцтва України №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» щодо послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований, крім: «реклама»; «послуги з розміщування рекламних матеріалів»; «розповсюджування рекламних матеріалів»; «рекламування через комп`ютерну мережу», а тому позовні вимоги в частині дострокового припинення дії свідоцтва підлягають частковому задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогою зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог про дострокове припинення дії свідоцтва України №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» щодо послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований, крім: «реклама»; «послуги з розміщування рекламних матеріалів»; «розповсюджування рекламних матеріалів»; «рекламування через комп`ютерну мережу», позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими, однак, підлягають задоволенню частково, з урахуванням того переліку послуг, стосовно якого суд дійшов висновку про дострокове припинення дії свідоцтва України №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» (крім таких послуг 35 класу МКТП: «реклама»; «послуги з розміщування рекламних матеріалів»; «розповсюджування рекламних матеріалів»; «рекламування через комп`ютерну мережу»).

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору за подання позову, апеляційної та касаційної скарг покладаються на позивача та відповідача 1 як власника свідоцтва України №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» порівну з огляду на часткове задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» щодо послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований, крім: «реклама»; «послуги з розміщування рекламних матеріалів»; «розповсюджування рекламних матеріалів»; «рекламування через комп`ютерну мережу».

3. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни про дострокове припинення дії свідоцтва України №129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» щодо послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований, крім: «реклама»; «послуги з розміщування рекламних матеріалів»; «розповсюджування рекламних матеріалів»; «рекламування через комп`ютерну мережу», та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. В іншій частині позову відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" (04209, м. Київ, Оболонська набережна, 11, корпус 3, офіс 5; ідентифікаційний код: 38358335) на користь Везаліус Трейдмарк ЛТД (Vesalius Trademark Ltd.) ( Глобал Гейтуей , 8, Руа де ла Перлє Провіденс , Мае, Сейшельські острови/ Global Gateway 8, Rue de laPerle, Providence, Mahe, Seychelles) судовий збір за розгляд позову у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. та судовий збір за розгляд касаційної скарги у розмірі 3524 (три тисячі п`ятсот двадцять чотири) грн. 00 коп.

6. Стягнути з Везаліус Трейдмарк ЛТД (Vesalius Trademark Ltd.) (Глобал Гейтуей, 8 , Руа де ла Перлє Провіденс , Мае, Сейшельські острови / Global Gateway 8 , Rue de laPerle, Providence, Mahe, Seychelles) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" (04209, м. Київ, Оболонська набережна, 11, корпус 3, офіс 5; ідентифікаційний код: 38358335) судовий збір за розгляд апеляційної скарги у розмірі 2643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн. 00 коп.

7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 21.06.2019

Суддя Ю.В. Картавцева