ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"05" червня 2019 р. Справа№ 910/13119/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Сотнікова С.В.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 05.06.2019

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ"

на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018

у справі № 910/13119/17 (суддя: Зеленіна Н.І.)

за позовом Джек Деніел`с Пропертіз , Інк.,( Jack Daniel`s Propeties Inc.)

до 1)Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.10.2017 позов задоволено повністю, визнано свідоцтво України № 50459 частково недійсним, відносно всіх товарів 33 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований, визнано свідоцтво України № 185083 недійсним повністю, для всіх товарів 33 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований, зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України № 50459 та № 185083 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на користь Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) 6 400 (шість тисяч чотириста) грн.. 00 коп. судового збору та 20 020 (двадцять тисяч двадцять) грн. 00 коп. витрат на оплату вартості експертизи.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 по господарській справі №910/13119/17 за позовом Джек Деніел`с пропертіз, Інк. до ТОВ "БУКЛЕТ-ЮГ" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 (головуючий суддя: Отрюх Б.В., судді; Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" задоволено, скасовано рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі №910/13119/17 повністю, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю, вирішено інші процесуальні питання.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.04.2019 касаційну скаргу компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel`s Properties, Inc) задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 зі справи № 910/13119/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.05.2019 у даній справі прийнято справу № 910/13119/17 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі № 910/13119/17 до провадження, призначено розгляд апеляційної скарги на 05.06.2019.

25.05.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення додаткової комісійної експертизи у даній справі, в якому він просить суд проведення даної експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; поставити на вирішення експертів наступні питання: Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і. послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими Із товарами 33 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109? Чи є знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 50459 та і 85083 схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 5109? Чи займає словесний елемент « JACK » домінуюче положення у зображенні знака «JACK DANIEL'S» за свідоцтвом України №5109; Чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно особи, що виробляє товари, використовуючи знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109? Витрати по проведенню експертизи просить покласти на відповідача-1.

31.05.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про призначення повторної комісійної експертизи у даній справі, в якому позивач просить суд доручити проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 6); на роз`яснення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити запитання, що ставились на роз`яснення первісної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності згідно з ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.10.2017, а саме: Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 50459 та 185083 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109? Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими із товарами 33 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109? чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109? Витрати по проведенню експертизи просить покласти на позивача.

У судовому засіданні 05.06.2019 представник позивача та представник відповідача-2 підтримали вимоги клопотання позивача про призначення повторної комісійної експертизи. Представник відповідача-1 просив відкласти вирішення питання про призначення повторної комісійної експертизи, хоча й зазначив, що не заперечує щодо необхідності проведення такої експертизи. Представник відповідача-1 підтримав вимоги свого клопотання про призначення додаткової комісійної експертизи. Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання відповідача-1 про призначення додаткової комісійної експертизи. Представник відповідача-2 у вирішенні питання щодо задоволення клопотання відповідача-1 про призначення додаткової комісійної експертизи поклався на розсуд суду.

Розглянувши подані позивачем та відповідачем-1 клопотання про призначення у справі судових експертиз, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задовольнити клопотання позивача та відхилити клопотання відповідача-1 з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Судовою колегією встановлено, що в матеріалах справи наявні одна судова експертиза та два експертних висновки, які подані відповідачем-1.

Відповідно до судового Висновку № 138, встановлено:

1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;

2. Всі товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083, є спорідненими або такими самими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;

3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє наведені у свідоцтвах товари 33 класу МКТП, а саме - можуть викликати помилкове враження про те, що вказані товари походять від власника знака за свідоцтвом України № 5109, раніше зареєстрованого щодо споріднених товарів.

Відповідно до висновку експертів за результатами комісійного судового дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.12.2017 № 261/17:

1. Товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083, є спорідненими з товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;

2. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 не є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;

3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 не можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Відповідно до висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 13.07.2018 № 31/13.6/172:

1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 "BLACK JACK" та № 185083 "БЛЕК ДЖЕК" не є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109 "JACK DANIEL`S" за семантичними ознаками;

2. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 "BLACK JACK" та № 185083 "БЛЕК ДЖЕК" не можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Судовою колегією встановлено, що в пункті 8.1.8. постанови Верховного Суду від 23.04.2019, якою постанова Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 була скасована, а справа передана на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду, Верховний Суд встановив, що: «...суд апеляційної інстанції, ухвалюючи постанову зі справи, безпідставно не взяв до уваги Висновок № 138, не дослідив та не оцінив його разом з іншими доказами у справі...».

У пункті 6.1. постанови Верховного Суду, встановлено, що у справі наявний один висновок судової експертизи (Висновок № 138) та два висновки експертів, що були складені на замовлення Відповідача-1 (Висновок № 261/17 та Висновок № 31/13.6/172) та надані суду першої інстанції на підтвердження незгоди Відповідача-1 із Висновком № 138, яким було надано критичну оцінку судом першої інстанції під час прийняття оскаржуваного Рішення.

З огляду на вищенаведене, позивач вважає, що обґрунтованість і правильність наявного у справі Висновку № 138 доцільно перевірити на стадії апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції саме шляхом призначення судом апеляційної інстанції повторної комісійної експертизи, доручивши її проведення іншим експертам.

Колегія суддів вважає, що виходячи із наявності у справі одного висновку судової експертизи (Висновок № 138) та двох прямо протилежних висновків експертів, складених на замовлення Відповідача-1 (Висновок № 261/17 та Висновок № 31/13.6/172), тобто, різних позицій, висловлених кількома експертами у сфері інтелектуальної власності, з метою перевірки обґрунтованості та правильності Висновку № 138 доцільним є призначення саме повторної комісійної експертизи, щоб у відповідності до приписів абз. 5 п. 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція) саме два чи більше експертів виклали свою позицію щодо спірних знаків Відповідача-1 за оскаржуваними свідоцтвами України № № 50459, 185083. В даному випадку, такі обставини мають бути обов`язково з`ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин.

Відповідно до ст. 107 ГПК України, якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

З огляду на вищевикладене, судова колегія не вважає за доцільне призначати додаткову комісійну судову експертизу, оскільки додаткова експертиза може призначатись при неповних висновках первинної експертизи. Судова колегія звертала увагу на те, що в даному випадку в матеріалах справи наявні висновки, які протирічать однин одному, саме це є підставою призначення повторної судової експертизи. Також, відповідач-1 у своєму клопотанні про призначення додаткової судової експертизи не зазначає про неповноту чи неясність первинної судової експертизи (висновок судової експертизи № 138), а інших підстав для призначення у справі додаткової судової експертизи не може бути відповідно до вказаної норми ГПК України та положень Інструкції.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну комісійну судову експертизу, задовольнивши вищевказане клопотання Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.,( Jack Daniel`s Propeties Inc.) та доручити проведення повторної комісійної судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Відповідно до положення п. 1.6. Інструкції, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. При цьому, згідно Додатку 1 до Інструкції, що визначає перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, саме Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є державною експертною установою, яка проводить експертизи на території м. Києва. А отже, з урахуванням приписів п. 1.6. Інструкції, Додатку 1 до Інструкції, доцільним є доручення проведення повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Щодо суб`єктів понесення витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, то, як роз`яснюється у п. 23 Постанови Пленуму ВГСУ „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 № 4, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 49 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що повторну судову експертизу призначено за ініціативою позивача, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на позивача.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Джек Деніел`с Пропертіз , Інк.,( Jack Daniel`s Propeties Inc.) про призначення повторної комісійної судової експертизи у справі № 910/13119/17 задовольнити.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" про призначення додаткової комісійної судової експертизи у даній справі у справі № 910/13119/17 залилиши без задоволення.

3.Призначити у справі № 910/13119/17 повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

4. Проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

5. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

6. На вирішення експерта поставити наступне питання:

1) Чи є знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 5109?

2) Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими із товарами 33 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?

3) Чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?

7. Матеріали справи № 910/13119/17 направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

8. Зобов`язати Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.,( Jack Daniel`s Propeties Inc.) оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

9. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/13119/17 до повернення матеріалів справи з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

10. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді С.В. Сотніков

А.А. Верховець