УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

10.06.2019Справа №910/12099/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/12099/17

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (61046, м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2) та

публічного акціонерного товариства «Полтавахолод» (36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 51/2),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» (36008, м. Полтава, вул. Гаражна, буд. 7),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ),

про визнання недійсним свідоцтва України №38396 та зобов`язання вчини певні дії,

без виклику представників учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (далі - Фабрика) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №38396 на знак для товарів і послуг «каштан полтавський», власником якого є публічне акціонерне товариство «Полтавахолод» (далі - Товариство);

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - МЕРТ) внести відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України №38396 на знак для товарів і послуг «каштан полтавський» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов`язати повідомити про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (далі - ТОВ «Хладопром») є володільцем свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», зареєстрованого, зокрема, для товарів за такими класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): клас 29 (м`ясо; риба; птиця; дичина; м`ясні екстракти; законсервовані; сухі; несирі фрукти та овочі; желе; повидла; фруктові компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу); клас 30 (кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива);

- 01.01.2017 ТОВ «Хладопром» і Фабрикою було укладено ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об`єктів права інтелектуальної власності (далі - Ліцензійний договір), за умовами якого Фабрика одержала невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 та право пред`являти позови щодо захисту прав інтелектуальної власності;

- Товариство є власником свідоцтва України №38396 на знак для товарів і послуг «каштан полтавський», зареєстрованого для товарів за такими класами МКТП: клас 30: Морозиво; заморожений йогурт; лід для охолоджування морозива; порошки на морозиво; фруктове желе; клас 35: Вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажеві (посередництво) та послуг 42 класу МКТП (використовування запатентованих винаходів; консультування фахове, крім підприємництва);

- свідоцтво України №38396 було видане МЕРТ внаслідок грубого порушення пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72);

- знак для товарів і послуг «каштан полтавський» за свідоцтвом України №38396 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356 стосовно таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП (пункт 5 статті 16 Закону); маркування знаком «каштан полтавський» таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтві України №19356, може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару (пункт 5 статті 16 Закону).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) порушено провадження у справі.

Фабрика 01.09.2017 подала заяву про зменшення позовних вимог, в якій просила суд:

- визнати частково недійсним свідоцтво України №38396 в частині незаконного використання слова «КАШТАН» у зв`язку з порушенням видачі спірного свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбачених пунктами «а)» і «в)» пункту 1 статті 19 Закону;

- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до свідоцтва України №38396 шляхом вилучення слова «КАШТАН» з комбінованого позначення та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність». Фактично подана позивачем заява є заявою про зміну підстав та предмету позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) залучено до участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» (далі - ТОВ «Крок Техно-Сервіс») як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Товариства, оскільки назване товариство є ліцензіатом за Ліцензійним договором.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) призначено у справі №910/12099/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення експертизи доручено судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі - ХНДІСЕ).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2017 (суддя Зеленіна Н.І.) провадження у справі №910/12099/17 зупинено до надходження матеріалів справи від ХНДІСЕ.

02.04.2018 від ХНДІСЕ до суду надійшли матеріали справи з висновком судової експертизи в сфері інтелектуальної власності від 23.03.2018 №5074.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.04.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) поновлено провадження у справі та у зв`язку з набранням чинності 15.12.2017 Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України) викладено у новій редакції, вирішено розглядати справу №910/12099/17 за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.07.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) залучено до участі у справі Ягольніцера О.Я. як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів; закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.04.2019 (суддя Зеленіна Н.І.) зупинено провадження у справі №910/12099/17 до надходження матеріалів справи з Північного апеляційного господарського суду.

30.05.2019 матеріали справи №910/12099/17 повернуто до господарського суду міста Києва.

У зв`язку з відпусткою судді Зеленіної Н.І. розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 30.05.2019 №05-23/1232 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/12099/17, за результатами якого справу передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.06.2019 (суддя Марченко О.В.) прийнято справу №910/12099/17 до свого провадження; провадження у справі №910/12099/17 поновлено; розгляд справи по суті призначено на 01.07.2019.

Відповідно до комп`ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» 06.06.2019 до господарського суду міста Києва надійшов запит Північного апеляційного господарського суду (переданий судді Марченко О.В. 07.06.2019) щодо необхідності скерування матеріалів справи №910/12099/17 до апеляційної інстанції у зв`язку з надходженням заяви ТОВ «Крок Техно-Сервіс» про прийняття додаткової постанови у справі №910/12099/17.

Відповідно до приписів пункту 17.10 частини першої розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6-8, 10, 12-14, 17-21, 31-33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.

Згідно з приписами пункту 17.12 частини першої розділу XI «Перехідні положення» ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи.

З огляду на викладене провадження з розгляду справи №910/12099/17 підлягає зупиненню до розгляду апеляційною інстанцією заяви ТОВ «Крок Техно-Сервіс» про прийняття додаткової постанови у справі №910/12099/17, а матеріали справи - надісланню до Північного апеляційного господарського суду.

Керуючись пунктами 17.10 та 17.12 частини першої розділу XI «Перехідні положення», статтями 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження з розгляду справи №910/12099/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та публічного акціонерного товариства «Полтавахолод», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_1 , про визнання недійсним свідоцтва України №38396 та зобов`язання вчини певні дії до розгляду Північним апеляційним господарським судом заяви про прийняття додаткової постанови у справі №910/12099/17.

Ухвала набрала законної сили 10.06.2019 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва.

Суддя О.В. Марченко