ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2019 р. Справа№ 910/14789/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Корінної А.О.

та представників:

від позивача - Єфімов О.М. - паспорт;

від відповідача - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця (далі - ФОП) Єфімова Олександра Миколайовича

на рішення господарського суду м.Києва від 21.02.2019р.

(повний текст складено 28.02.2019р.)

у справі №910/14789/18 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом ФОП Єфімова Олександра Миколайовича

до Фізичної особи - підприємця (далі - ФОП) Перевозниченко Бориса Івановича

про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 21.02.2019р. у справі №910/14789/18 відмовлено у задоволенні позову.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ФОП Єфімов Олександр Миколайович подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 21.02.2019р., в якій просить скасувати оскаржуване рішенні і ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

У відзиві на апеляційну скаргу ФОП Перевозниченко Борис Іванович просить відмовити ФОП Єфімову Олександру Миколайовичу у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 21.02.2019р. по справі №910/14789/18 залишити без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2019р. було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ФОП Єфімова Олександра Миколайовича на рішення господарського суду м.Києва від 21.02.2019р. у справі №910/14789/18 та призначено її розгляд на 13.05.2019р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019р. розгляд справи №910/14789/18 відкладено на 03.06.2019р. на підставі ст. 270 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

ФОП Єфімов Олександр Миколайович (далі - позивач) звернувся до господарського суду м.Києва з позовом до ФОП Перевозниченко Бориса Івановича (далі - відповідач), в якому просив місцевий суд заборонити відповідачу будь-яке використання знака для товарів і послуг "Затишний" та/або позначення, яке схоже із зареєстрованим знаком, у своїй діяльності стосовно наведених у Свідоцтві на знак для товарів і послуг (включаючи розміщення зовнішньої, внутрішньої реклами, реклами в мережі інтернет, при виконанні робіт та наданні послуг).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем протиправно та всупереч нормам чинного законодавства використовується у своїй підприємницькій діяльності знак для товарів і послуг "Затишний", який зареєстрований за позивачем на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг №161419 від 25.09.2012р.

З матеріалів справи вбачається, що ФОП Єфімов Олександр Миколайович є власником свідоцтва України №161419 на знак для товарів і послуг "Затишний" (комбінований) за 43 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме:

- Кл. 43: Бази туристські; будинки для самотніх людей похилого віку; готелі; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння пансіонатів; замовляння (бронювання) тимчасового житла; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (орендування) конференц-залів та банкетних залів; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; обслуговування таборів туристських; пансіонати; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць в готелях; попереднє замовляння місць в ресторанах, барах і кафе; послуги барів, нічних барів, дегустаційних залів, кафе-кондитерських, буфетів, закусочних, їдалень, пельменних, пивбарів, піцерій, чайних; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх додому; ресторани; ресторани самообслуговування; надавання місць для відпочинку у садибах; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі;

Як було зазначено позивачем, 01.10.2017р. йому стало відомо, що відповідач - ФОП Перевозниченко Борис Іванович надає третім особам послуги щодо розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання в міні-готелі з використанням позначенням "Затишний" (російською мовою - "Уютный") за адресою: вул. Шклярука, 12 Б, м. Одеса.

Крім того, як вказує позивач, вказаний знак також використовувався відповідачем в рекламі послуг надання тимчасового житла на період відпустки, розміщеної в мережі Інтернет, на наступних сайтах:

- http://hotels24.ua/uk/Odesa/Mini-hotel-Uyutniy-na-ul-Shklyaruka-12B-3643.html

- http://2gis.ua/odessa/firm/671834

- https://rest.guru.ua/odessa/spa/13418/.

Позивачем на адресу відповідача направлялась претензія б/н від 02.10.2017р., в якій позивач просив відповідача припинити несанкціоноване використання знаку для товарів і послуг "Затишний", що підтверджується копією фіскального чеку від 02.10.2017р.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивачем зазначено, що одним із видів діяльності позивача, як фізичної особи-підприємця є також діяльність, пов'язана з готелями та подібними засобами тимчасового розміщення, а саме "Садиба "Затишна" (вул. І.Франка, 40, м.Косів, Івано-Франківська обл.) та готелю "Затишний" (вул. Мангубінська, 37, м.Скадовськ, Херсонська обл.) - http://zatyshny.com.ua (офіційний сайт), тож неправомірне використання відповідачем позначення "Затишний" та "Уютный" порушує виключне право позивача користуватися та розпоряджатися знаком для товарів і послуг на власний розсуд та може призвести до змішування з діяльністю позивача, як суб'єкта господарювання, який раніше почав його використовувати.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п.4 ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст.492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закон України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Як вірно встановлено місцевим судом, ФОП Єфімов Олександр Миколайович є власником свідоцтва України №161419 на знак для товарів і послуг "Затишний" (комбінований) за 43 класом МКТП та здійснює діяльність пов'язану з готелями та подібними засобами тимчасового розміщення, а саме:

- Садиба "Затишна", що розташована за адресою: вул. І.Франка, 40, м.Косів, Івано-Франківська обл.;

- Готель "Затишний", що розташований за адресою: вул. Мангубінська, 37, м.Скадовськ, Херсонська обл.

Частиною 2 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як вбачається з матеріалів справи, ФОП Перевозниченко Борис Іванович надає третім особам послуги щодо розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання в міні-готелі "Уютный", що розташований за адресою: вул. Шклярука, 12 Б, м.Одеса.

Тож, позивач та відповідач здійснюють господарську діяльність на одному ринку, а саме на ринку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Згідно ч. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Як вбачається з матеріалів справи, знак для товарі і послуг, який використовує позивач - ФОП Єфімов О.М. для здійснення своєї господарської діяльності, поєднує в собі зображення двох лелек, один з яких стоїть, а інший сидить у гнізді, виконаних чорним, білим та червоним кольорами, та нижче розташоване слово "Затишний", виконане червоним кольором. Знак зображений на жовтому фоні.

Судом першої інстанції правильно встановлено, що слово "Уютный" відповідач використовує у сполученні зі словом "мини-отель", при цьому українською мовою позначення не застосовується, в свою чергу Фізична особа - підприємець Єфімов Олександр Миколайович у своїй господарській діяльності використовує знак для товарів і послуг із застосуванням позначення "Затишний", який у разі обрання російської мови на офіційному сайті готелю http://zatyshny.com.ua застосовується як "Затышный".

Вказані позначення відрізняються один від одного за елементом зображень, зовнішнім графічним оформленням, гамою кольорів та написом.

При цьому, слово "затишний" є загальновживаним і відноситься до такої частини мови як прикметник і виражає ознаку предмета, характеризуючи його.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач та відповідач здійснюють свою господарську діяльність в різних регіонах, а саме ФОП Єфімов О.М. надає послуги з тимчасового розміщення (проживання) на території Івано-Франківської та Херсонської областей, в той час як відповідач (ФОП Перевозниченко Б.І.) - на території Одеської області, що зменшує вірогідність сплутування споживачами цих суб'єктів господарювання та об'єктів в яких вони надають готельні послуги при виборі закладу тимчасового проживання (місця відпочинку).

Крім того, позивач звертався до Антимонопольного комітету України із заявою про захист від недобросовісної конкуренції б/н від 04.03.2018р., в якій просив Комітет розпочати розгляд справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, визнати дії ФОП Перевозниченко Б.І. які полягають у неправомірному використанні торговельної марки "Затишний" порушенням передбаченим ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", накласти на ФОП Перевозниченко Б.І. штраф за недобросовісну конкуренцію та зобов'язати ФОП Перевозниченко Б.І. припинити зазначене порушення.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Дорученням голови Антимонопольного комітету України №13-01/175 від 21.03.2018р. Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України було уповноважено на розгляд заяви ФОП Єфімова О.М. стосовно можливого порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку ФОП Перевозниченко Б.І.

За результатами розгляду заяви ФОП Єфімова О.М., листом від 16.07.2018р. №02-04/1303 Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомило позивача, що позначення, яке використовує ФОП Єфімов О.М. відрізняється від позначення, яке використовує ФОП Перевозниченко Б.І., що виключає можливість їх змішування. Згідно проведеного Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України дослідження було встановлено, що використання ФОП Перевозниченко Б.І. позначення "Уютный" не може призвести до змішування із діяльністю ФОП Єфімова О.М.

У зв'язку з чим, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було встановлено, що дії ФОП Перевозниченко Б.І. у вигляді використання позначення "Уютный" не містять ознак порушення, передбаченого ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Місцевим судом було правильно зазначено, що при здійсненні своєї господарської діяльності відповідач не використовує позначення "Затишний", а використовує позначення "мини-отель "Уютный", без поєднання з будь-якими іншими зображенням, в тому числі з зображенням лелеки, що виключає порушення прав позивача на знак для товарів і послуг "Затишний" свідоцтвом України №161419.

Відповідно до ст. 236 ГПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

За приписами статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, місцевий суд дійшов правильного висновку про те, що позовні вимоги ФОП Єфімова Олександра Миколайовича не підлягають задоволенню.

Тому місцевий суд законно і обґрунтовано відмовив позивачу у задоволенні позову.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ФОП Єфімова Олександра Миколайовича залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 21.02.2019р. у справі №910/14789/18 - без змін.

Справу №910/14789/18 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 10.06.2019р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко