ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2019 р. Справа№ 910/23507/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Доманської М.Л.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.;

за участю представників сторін:

від Приватного акціонерного товариства "У.П.Е.К." - Подскребалін О.О., довіреність № б/н від 12.05.19

від Приватного підприємства "Агротехкомплект" - Зарудній І.В., довіреність № б/н від 28.05.19

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Фінагіна В.Б. довіреність № 2434-03/36 від 29.01.19

за апеляційною скаргою Приватного підприємства "Агротехкомплект"

на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017

у справі № 910/23507/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Приватного підприємства "Агротехкомплект"

до 1) Приватного акціонерного товариства "У. П. Е. К."

2) Державної служби інтелектуальної власності України

3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємства "Агротехкомплект" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель "Дискова борона", власником якого є Приватне акціонерне товариство "У. П. Е. К." (відповідач-1);

- зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №58616.

Відповідно до заяви про уточнення позовних вимог від 16.11.2017 р., позивач просить суд:

- визнати недійсним патент України №58616 на корисну модель "Дискова борона", власником якого є Приватне акціонерне товариство "У. П. Е. К.";

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-3) внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №58616.

Позовні вимоги обґрунтовано невідповідністю корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 умові патентоздатності "новизна", визначеній Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16 відмовлено у задоволенні позову Приватного підприємства "Агротехкомплект" до Приватного акціонерного товариства "У. П. Е. К. ", Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та зобов`язання вчинити певні дії.

Рішення господарського суду першої інстанції обгрунтоване тим, що як вбачається із висновку судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Чабанець Т.М., №044/17 від 12.07.2017 р., матеріали справи не містять відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 стала загальнодоступною в світі до дати подання Приватним акціонерним товариством "У. П. Е. К." заявки № u200911466, а саме до 11.11.2009.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Приватне підприємство "Агротехкомплект" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 11/12-17 від 11.12.2017, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 по справі № 910/23507/16 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що місцевим господарським судом при винесенні рішення порушено норми матеріального та процесуального права, рішення суду підлягає скасуванню, як таке, що містить невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи.

Зокрема, апелянт посилався на те, що відповідно до інформації, що зазначена в описі до Патенту №43341 датою подання ПП "Агротехкомплект" заявки на реєстрацію корисної моделі встановлено 30.03.2009 року. Дата, з якої є чинними права на корисну модель (реєстрація патенту) - 10.08.2009 року.

Відповідно до інформації, що зазначена в описі до Патенту №58616 датою подання ПрАТ "У.П.Е.К." заявки на реєстрацію корисної моделі встановлено 11.11.2009 року. Дата, з якої є чинними права на корисну модель (реєстрацію патенту)-26.04.2011 року.

Тобто пріоритет заявки корисної моделі ПП "Агротехкомплект" встановлено раніше - 30.03.2009 року, в той час як ПрАТ "У.П.Е.К." - 11.11.2009 року, фактично, основні елементи виробу "лущильник дисковий ЛДФП" були використані ПП "Агротехкомплект" раніше, ніж корисна модель "Дискова борона" за патентом України № 58616.

Судом першої інстанції неповно з`ясовано обставини, що мають значення для справи, а саме не взято до уваги висновок експертизи від 12.10.2016 року № 24978/ЗУ/16 щодо умов патентоздатності корисної моделі "Дискова борона", який був складений ДП "Український інститут інтелектуальної власності" чим здійснив недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими.

Так за результатами експертизи запатентованої корисної моделі ДП "Укрпатент" встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель №58616, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.1 ст.7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2017 (в складі суду: головуючий суддя Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу Приватного підприємства "Агротехкомплект" повернуто скаржнику на підставі п. 3 ч. 1 ст. 97 ГПК України.

11.12.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) після усунення недоліків апеляційної скарги Приватне підприємство"Агротехкомплект" вдруге звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2018 справу № 910/23507/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПП "Агротехкомплект" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16; розгляд апеляційної скарги ПП "Агротехкомплект" призначено на 20.02.2018 року.

15.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ПП "Агротехкомплект" надійшли клопотання про призначення повторної судової експертизи, та про призначення додаткової судової експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2018 призначено у справі № 910/23507/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності та зупинено апеляційне провадження на час проведення експертизи до надходження до Київського апеляційного господарського суду висновку судової експертизи та повернення матеріалів справи №910/23507/16.

06.04.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" надійшов лист від 27.03.2018 № 1269/18-вих. у якому експертна установа просила суд визначити експерта чи експертну установу самостійно, які відповідають вимогам, встановленим ЗУ "Про судову експертизу", тому з метою запобігання виникненню сумнівів щодо допустимості отриманого висновку судового експерта та уникнення підстав для відводів залученим до проведення експертизи судовим експертам, просять ухвалою визначити особу експерта, якому буде доручено проведення повторної експертизи у складі Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2018 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/23507/16, розгляд справи призначено на 24.04.2018.

24.04.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від директора ПП "Агротехкомплект" надійшло клопотання про зміну експертної установи для належного, повного та всебічного проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого позивач просить суд скасувати доручення проведення повторної судової експертизи Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності, та доручити проведення повторної судової експертизи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ( м. Львів, вул. Липинського, буд. 54).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.04.2018 відмовлено у задоволенні клопотання ПП "Агротехкомплект" про зміну експертної установи для проведення повторної судової експертизи; клопотання Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" про визначення експерта для проведення повторної судової експертизи за спеціальностями: 13.3. "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" Стародубова І.В. задоволено; доручено проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальності власності експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу; зупинено провадження у справі № 910/23507/16.

У зв`язку із ліквідацією Київського апеляційного господарського суду та утворенням Північного апеляційного господарського суду (Указ Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" №454/2017 від 29.12.2017), за актом прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 справу-замінник №910/23507/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26 листопада 2018 року, апеляційна скарга Приватного підприємства "Агротехкомплект" у справі № 910/23507/16 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Доманська М.Л., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2018 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів апеляційну скаргу Приватного підприємства "Агротехкомплект" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16.

25.04.2019 Північним апеляційним господарським судом на адресу Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності було надіслано лист - нагадування з проханням повідомити (в десятиденний строк) про стан проведення судової експертизи у справі № 910/23507/16 та строки її завершення.

10.05.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від директора Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" надійшов лист з доданим клопотанням судового експерта Стародубова І.В., згідно якого судовий експерт просить суд витребувати у сторін остаточно засвідчену копію повторної експертизи Державного підприємства "Український інститут власності" (УКПАТЕНТ), запатентованої корисної моделі за патентом України № 58616 на відповідність умовам патентоздатності відповідно до частини другої статті 33 Закону "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" зазначеної у листі № 8/1.1 від 03.01.2017 за підписом Генерального директора Державного підприємства"Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) А.В. Кудіна та у листі № 866/1.6 від 23.06.2017 за підписом директора з питань експертизи Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) Н.Л. Петрової за зверненням № 157/1-03 від 03.11.2016 (поданим до УКРАТЕНТУ 21.11.2016 р. № 16/ЗУ/Вх. № 786756) Генерального директора Приватного акціонерного товариства "У .П.Е. К." А.В. Чудновець стосовно заявки u200911466 та патенту UA58616U (т.IV арк. 3-26).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.05.2019 у справі № 910/23507/16 поновлено провадження; призначено судове засідання для розгляду клопотання судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубова І.В. про надання додаткових матеріалів на 28.05.2019; запропоновано сторонам у даній справі у строк до 23.05.2019 надати Північному апеляційному господарському суду додаткові дані: остаточно засвідчену копію повторної експертизи Державного підприємства "Український інститут власності" (УКПАТЕНТ), запатентованої корисної моделі за патентом України № 58616 на відповідність умовам патентоздатності відповідно до частини другої статті 33 Закону "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" зазначеної у листі № 8/1.1 від 03.01.2017 за підписом Генерального директора Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) А.В. Кудіна та у листі № 866/1.6 від 23.06.2017 за підписом директора з питань експертизи Державного підприємства"Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) Н.Л. Петрової за зверненням № 157/1-03 від 03.11.2016 (поданим до УКРАТЕНТУ 21.11.2016 р. № 16/ЗУ/Вх. № 786756) Генерального директора Закритого акціонерного товариства "У . П . Е.К." А.В. Чудновець стосовно заявки u200911466 та патенту UA58616U (т.IV арк. 3-26).

22.05.2019 матеріали справи № 910/23507/16 разом з висновком експерта № 002-СІВ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.05.2019 надійшли до Північного апеляційного господарського суду від Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

23.05.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії матеріалів заявки u200911466.

27.05.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду надійшло повідомлення, що у ПрАТ "У. П. Е. К." відсутня копія повторної експертизи Державного підприємства "Український інститут власності" (УКРПАТЕНТ), запатентованої корисної моделі за патентом України №58616, в зв`язку з тим, що ПрАТ "У. П. Е. К." не відомо про завершення такої експертизи, оскільки на адресу ПрАТ "У. П. Е. К." така експертиза не надходила.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019 відкладено розгляд апеляційної скарги Приватного підприємства "Агротехкомплект" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16 на 11.06.2019, з метою надання можливості сторонам ознайомитись з висновком експерта № 002-СІВ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.05.2019, надання пояснень сторонами щодо даного висновку експерта.

07.06.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "У. П. Е. К." надійшло прохання про врахування висновку експерта №002-СІВ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17 травня 2019 року "Центру судової експертизи та експертних досліджень" при розгляді справи, та приєднати його до матеріалів справи та вважати доказом по справі.

10.06.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного підприємства "Агротехкомплект" надійшли додаткові пояснення по висновку експерта №002-СІВ/18 від 17 травня 2019 року, як недопустимого, неналежного та недостовірно доказу у справі, врахувати дані додаткові пояснення при прийнятті рішення по справі та задовольнити подану апеляційну скаргу в повному об`ємі.

11.06.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшли пояснення стосовно висновку експерта №002-СІВ/18 від 17.05.2019, зазначаючи що висновок є таким, що викликає сумніви у його правильності.

В судове засідання 11.06.2019 з`явилися представники Приватного підприємства "Агротехкомплект", Приватного акціонерного товариства "У.П.Е.К.", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Представник Приватного підприємства "Агротехкомплект" підтримав доводи викладені в матеріалах апеляційної скарги та надав пояснення по справі.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надала пояснення у справі, зазначила що висновок Укрпатенту від 08.10.2018 № 25733/ЗУ/18 щодо умов патентоздатності корисної моделі за патентом України № 58616, підготовлений за результатами проведення експертизи відповідно до статті 33 ЗУ "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі." За результатами експертизи встановлено, що корисна модель за патентом України № 58616, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.1 ст.7 ЗУ "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", а саме: не є новою; не є промислово придатною. Відтак, оскільки під час проведення судової експертизи не було враховано документи, які входять до рівня техніки, визначеного Укрпатентом, зазначила що висновок експерта №002-СІВ/18 від 17.05.2019 є таким, що викликає сумніви у його правильності, просила суд прийняти законне і обґрунтоване рішення.

Представник Приватного акціонерного товариства "У.П.Е.К." надав пояснення у справі, заперечував проти вимог апеляційної скарги та просив відмовити у їх задоволенні.

Колегією суддів на підставі ч. 7 ст. 270 ГПК України надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке учасниками справи реалізовано.

Згідно з ч. 1 ст. 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій Главі.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017р. №320 Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) з 19.05.2017р. припинила виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а діяльність, пов`язану з їх виконанням відтепер здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

У зв`язку з цим колегія суддів закриває провадження по відношенню до Державної служби інтелектуальної власності України.

В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови, відповідно до ст. 240 ГПК України.

Колегія суддів, розглянувши наявні матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги Приватного підприємства "Агротехкомплект", заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права апеляційний господарський суд встановив, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення місцевого господарського суду має бути скасоване, а позовні вимоги задоволені, виходячи з наступного.

Предметом розгляду справи є визнання патенту України №58616 на корисну модель "Дискова борона" недійсним, з огляду на невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності.

Відповідно до ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Згідно із ст. 218 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

У відповідності до ст. 459 ЦК України винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Відповідно до частини першої статті 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі. Суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (стаття 463 ЦК України).

Відповідно до статті 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановленим законом.

Частиною 1 статті 6 ЗУ "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" встановлюють, що правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Згідно п. а) ч.1 ст.33 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності є підставою для визнання такого патенту недійсним в судовому порядку.

Так підставою для звернення з позовом став висновок експертизи від 12.10.2016 року №24978/ЗУ/16 щодо умов патентоздатності корисної моделі "Дискова борона" (патент №58616 від 26.04.2011 року) та патенти на корисні моделі (долучені до матеріалів справи), які були зареєстровані до моменту подання Відповідачем-1 заявки на реєстрації свого патенту.

За результатами експертизи запатентованої корисної моделі ДП "Укрпатент" встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель №58616, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.1 ст.7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.

Відповідно до опису до оспорюваного патенту правову охорону надано винаходу за формулою: "Дискова борона" яка складається з одного незалежного пункту формули та викладена в наступній редакції:

"Дискова борона, що містить опорну раму, закріплені на рамі за допомогою індивідуальних пластинчатих пружинних стояків дискові робочі органи, причому один кінець кожного з стояків виконано у вигляді пів еліпса, зверненого вперед по ходу обертання дискового робочого органу, та закріплено на рамі, а другий кінець закріплено до підшипникової опори увігнутого дискового робочого органу, яка відрізняється тим, що підшипникова опора розташована з внутрішньої увігнутої сторони дискового робочого органу."

Технічним результатом корисної моделі за патентом України №58616 від 26.04.2011 р. є "забезпечення зменшення забиття органічною масою (рослинними рештками) та грунтом стояка та дискових робочих органів дискової борони в процесі її роботи, її самоочищення, одночасно із збереженням можливості якісної роботи борони в цілому при значних нерівностях поля, великій кількості рослинних решток, в умовах зайвої вологості грунту."

Іншою метою корисної моделі є забезпечення компактності розміщення робочих органів дискової борони на рамі."

Для вирішення питання відповідності винаходу умовам патентоздатності необхідно володіти спеціальними знаннями, якими суд не володіє, а тому без висновку судової експертизи, що є належним засобом доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Як вірно встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, ПП "Агротехкомплект" до суду першої інстанції подано висновок експертизи щодо умов патентоздатності ДП "Український інститут інтелектуальної власності"(Укрпатент) №24978/ЗУ/16 від 12.10.2016, підписаний головним експертом Т.І. Іванець, за результатами експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель №58616, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.1 ст.7 Закону, а саме:

за пунктом 1 формули не є новою.

В подальшому до суду надано лист Інституту від 03.01.2017 № 8/1.1 відповідно до якого зазначено що Висновок є помилковим, оскільки вчинений на підставі тлумачення умови патентоздатності корисної моделі «новизна» з використанням поняття еквівалентних ознак, що суперечить положенням частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» , які взагалі не передбачають використання еквівалентних ознак, на яких базується Висновок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи,13.02.2017 року Господарським судом міста Києва призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На вирішення експертизи поставлено питання: - чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Дискова борона» за патентом України №58616 стала загальнодоступною в світі до дати подання приватним акціонерним товариством «У. П. Е. К.» заявки № u200911466, а саме до 11.11.2009?.

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України - Т.М.Чабанець, від 12 липня 2017 року №044/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/23507/16, встановлено, що матеріали справи не містять відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 стала загальнодоступною у світі до дати подання приватним акціонерним товариством "У.П.Е.К." заявки №u200911466, а саме до 11.11.2009.

В суді апеляційної інстанції ухвалою від 20.02.2018 у справі № 910/23507/16 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. На вирішення судової експертизи поставлено питання: "Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Дискова борона" за патентом України № 58616 стала загальнодоступною в світі до дати подання приватним акціонерним товариством "У.П.Е.К." заявки №u200911466, а саме до 11.11.2009?".

Проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручено експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову І.В.

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Державним підприємством "Інформаційні судові системи" відокремленим структурним підрозділом "Центр судової експертизи та експертних досліджень" був складений висновок №002-СІВ/18 від 17.05.2019 року, судовий експерт І.В. Стародубов, в якому зазначено, що матеріали справи не містять відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 стала загальнодоступною у світі до дати подання приватним акціонерним товариством "У.П.Е.К." заявки №u200911466, а саме до 11.11.2009 р.

Разом з тим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до матеріалів справи поданий висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 08.10.2018, № 25733/ЗУ/18 яка проведена за клопотанням ПрАТ "У.П.Е.К." від 25.07.2018, поданим до Укрпатенту 25.07.2018 №18/ЗУ/Вх №51451, відповідно до частини другої статті 33 Закону.

Висновок №25733/ЗУ/18 від 08.10.2018 підписаний головним експертом ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) О.П.Шека, відповідно до якого за результатами експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що

формула корисної моделі не відповідає вимогам ч.8 ст.12 Закону.

Запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № 58616 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.1 ст.7 Закону, а саме не є новою та не є промислово придатною.

Таким чином, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), як орган який видає та реєструє патенти на корисну модель, встановив, що корисна модель №58616 не відповідає умовам патентоздатності та детально розписав причини та обґрунтування такої невідповідності.

У зв`язку з тим що у висновку експерта №002-СІВ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17 травня 2019 року, не досліджувалось питання щодо промислової придатності патенту № 58616, таким чином саме висновок експертизи щодо умов патентоздатності №25733/ЗУ/18 від 08.10.2018 виданий головним експертом ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) О.П.Шека, дає відповідь на запитання про промислову придатність моделі №58616. Висновок експерта №002-СІВ/18 від 17.05.2019 року не встановлює наявність необхідних умов патентоздатності для корисної моделі №58616.

Колегія суддів ставить під сумнів висновок експерта (Стародубова І.В.) №002-СІВ/18 від 17.05.2019 року щодо новизни, оскільки висновок експертизи щодо умов патентоздатності №25733/ЗУ/18 від 08.10.2018 який виданий головним експертом ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) О .П.Шекою щодо перевірки новизни, здійснено щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі корисної моделі, здійснена щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули корисної моделі, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із сукупностями ознак окремо взятих об`єктів, що є частиною рівня техніки.

Крім того експертом О.П. Шекою при проведенні експертизи використовувалась формула, яка є точною, а тому запатентована корисна модель, яка характеризується сукупністю ознак формули, є частиною рівня техніки, згідно з ч.3 ст.7 Закону та відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, не є новою.

Проте, судом першої інстанції не враховано положення ст.7 Закону України "Про винаходи та корисні моделі" щодо вимог закону для встановлення відповідності оспорюваного патенту умові патентоздатності, отже поза увагою суду першої інстанції залишились обставини, які б підтверджували патентоздатність корисної моделі за патентом № 58616 за критерієм «промислова придатність», який є необхідним для отримання правової охорони.

Таким чином, помилковим є висновок Господарського суду міста Києва у справі №910/23507/16 в основу якого покладено висновок судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №044/17 від 12.07.2017 р.

Системний аналіз нормативних вимог ст.7 ЗУ "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом МОН України №197 від 15.03.2002, Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91 є підставою для висновку, що необхідними умовами для існування спірного патенту № 58616 від 26.04.2011 року є його новизна та промислова придатність, про що наведені ПП "Агротехкомплект" у позовній заяві обставини вказують на те що спірний патент №58616 від 26.04.2011 не відповідає умовам патентоздатності, оскільки корисна модель не є новою, та не є промислово придатною.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, зокрема, експертизу заявки u 2009 11466 за оскаржуваним патентом № 58616, як більш повне та детальне дослідження, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 про відмову у задоволенні позову не відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, висновки суду зроблені при неповному з`ясуванні обставин, що мають значення для справи та з порушенням норм процесуального права, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про задоволення позовних вимог.

З огляду на доведеність невідповідності ознакам патентоздатності патенту № 58616 на корисну модель "Дискова борона", належить задовольнити позовні вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як правонаступника Служби, та зобов`язати внести відповідні відомості щодо визнання недійсним патенту України № 58616 від 26.04.2011 до Державного реєстру патентів України на корисну модель, а також оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патенту на корисну модель № 58616 від 26.04.2011, власником якого є ПрАТ "У.П.Е.К.".

Колегія суддів зазначає, що судом першої інстанції, всупереч вимог ГПК України не було всебічно та повно з`ясовано обставини, які мають значення для справи, а висновки суду, викладені у рішення господарського суду, не відповідають фактичним обставинам справи, що призвело до неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Сукупність вищезазначеного дає підстави дійти висновку про порушення місцевим господарським судом вимог ст.ст. 86, 236 ГПК України щодо всебічного, повного та об`єктивного з`ясування обставин справи, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, розгляду всіх обставин справи підтверджених наявними у справі доказами, які мали бути досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи в їх сукупності, керуючись законом та нормами матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Частиною 1 статті 277 ГПК України встановлено, що підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є:

1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими;

3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи;

4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню (ч. 2 ст. 277 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене, Північний апеляційний господарський суд приходить до висновку, що місцевим господарським судом не повно та не об`єктивно з`ясовано обставини справи. При цьому, висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції, не відповідають обставинам справи, що мають значення для справи, в зв`язку з чим апеляційна скарга Приватного підприємства "Агротехкомплект" підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року - скасуванню.

Відповідно до приписів ст.129 ГПК України судові витрати покладаються на Приватне акціонерне товариство "У.П.Е.К.".

Керуючись статтями 129, 267-270, 273, 275, 277, 281-285 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Приватного підприємства "Агротехкомплект" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі №910/23507/16 задовольнити.

2.Скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16 повністю.

3.Прийняти нове рішення, яким:

4.Закрити провадження по відношенню Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 2).

5.Визнати недійсним повністю патент на корисну модель "Дискова борона" №58616, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 26.04.2011 р.

6.Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м.Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, код 37508596) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі шляхом внесення відомостей щодо визнання недійсним патенту на корисну модель № 58616 "Дискова борона".

7. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м.Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, код 37508596) оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту на корисну модель № 58616 "Дискова борона" від 26.04.2011, власником якого є Приватне акціонерне товариство "У.П.Е.К." (код 23001858).

8. Судові витрати зі сплати судового збору за розгляд справи у суді першої інстанції, апеляційної інстанції покласти на Приватне акціонерне товариство "У.П.Е.К.".

9. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "У.П.Е.К." (61038, Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд.4, ) на користь Приватного підприємства "Агротехкомплект" (51918, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Ушакова, буд. 33а, код ЄДРПОУ 3133093) 1 378,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції. Видати наказ.

10. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "У.П.Е.К." (61038, Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд.4, ) на користь Приватного підприємства "Агротехкомплект" (51918, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Ушакова, буд. 33а, код ЄДРПОУ 3133093) 3 520,00 грн. судового збору за розгляд справи судом апеляційної інстанції. Видати наказ.

11. Видачу відповідних наказів по справі № 910/23507/16 доручити Господарському суду міста Києва.

12. Матеріали справи № 910/23507/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Сторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст.286-291 ГПК.

Повний текст постанови складено 13.06.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді М.Л. Доманська

О.М. Остапенко