ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2019 р. Справа№ 910/17369/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

За участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від ТОВ "Екосвіт Ойл": Руденко Ю.О. - ордер про надання правової допомоги серія КС № 501223 від 19.02.19;

від Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ": Бобович М.М. довіреність №б/н від 24.10.18;

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.04.2019

у справі №910/17369/18 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир"

про припинення правопорушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" в якому просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов'язаний з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачі своїми діями з використання позначення "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" шляхом його продажу, нанесення позначення на первинну та вторинну упаковку, використання його у діловій документації, в мережі інтернет при рекламуванні та пропонуванні до продажу, порушують майнові права позивача на знаки, встановлені ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та положення ст. 16 Закону Укарїни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 у справі №910/17369/18 задоволено частково клопотання Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" про призначення експертизи; призначено у справі №910/17369/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на вирішення експерта винесено наступні питання:

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України № 1466?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України №15379 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України №31466 на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?, вирішено інші процедурні питання.

Задовольняючи частково клопотання позивача та призначаючи у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, суд першої інстанції керувався тим, що для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, зокрема, для встановлення того, чи є спірне позначення схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача, а також для встановлення того чи можуть ввести спірні позначення в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товари або надає послугу, необхідні спеціальні знання.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою №б/н від 19.04.2019, згідно якої просить змінити ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 у справі №910/17369/18 в частині першого та другого питань судової експертизи виклавши його наступним чином: "До якого класу, роду та виду продуктів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг відносяться товари виробництва ТОВ "Екосвіт Ойл" з позначеннями на упакуванні "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"?; змінити ухвалу Господарського суду міста Києва у справі №910/17369/18 від 11.04.2019 доповнивши його питанням: 6) Чи є позначення "Эссенциал" ("Essential" - в перекладі з англійської мови істотне, суттєве) загальновживаним, в тому числі в практиці використання позначень медичних та спеціальних харчових продуктів?".

Обґрунтовуючи підстави звернення з апеляційною скаргою, апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала постановлена з порушенням норм процесуального права, оскільки в ній не зазначені мотиви та обґрунтування відхилення аргументів та доказів відповідача-2.

Так, скаржник стверджує, що на роз'яснення експерта потрібно винести не питання щодо спорідненості товарів відповідача-2 та позивача, а питання щодо класу, роду та виду продуктів відповідача-2 за МКТП, адже саме роз'яснення цього питання дозволить вирішити чи розповсюджується охорона за Свідоцтвом України №15379 та №31466 та продукти відповідача-2.

Крім того апелянт наполягає, що на вирішення судової експертизи потрібно поставити питання про загальновживаність позначення "Эссенциал", оскільки позначення відповідача-2 та знаки для товарів та послуг позивача збігаються лише у початкових частинах, а саме у транслітерованому позначенні "Эссенциал".

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.05.2019 вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.05.2019 відкрито апеляційне провадження у справі №910/17369/18, справу призначено до розгляду на 11.06.2019.

03.06.2019 до суду апеляційної інстанції від Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого позивач просить суд апеляційну скаргу ТОВ "Екосвіт Ойл" залишити без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 у справі №910/17369/18 без змін.

В судове засідання 11.06.2019 представники відповідача-1 та третьої особи не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Застосовуючи, згідно з частиною 1 статті 3 ГПК України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, колегія суддів зазначає, що праву особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов'язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain") від 07.07.1989).

Враховуючи, що явка сторін судом апеляційної інстанції обов'язковою не визнавалась, участь в судовому засіданні є правом, а не обов'язком сторін, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне розглянути апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" без участі представників відповідача-1 та третьої особи, за наявними матеріалами справи.

В судовому засіданні представник скаржника вимоги апеляційної скарги підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржувану ухвалу змінити відповідно до вимог апеляційної скарги.

Представник позивача заперечував проти вимог викладених в апеляційній скарзі, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржувану ухвалу - без змін.

В судовому засіданні 11.06.2019, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно з ч. 1 ст. 271 ГПК України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку представників сторін, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваної ухвали норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ", зокрема, є власником свідоцтв України на знаки для товарів та послуг №15379 «ЭССЕНЦИАЛЕ» та №31466 "ЕССЕНЦІАЛЄ".

Разом з тим в мережі аптек «ТАС» позивачем було виявлено дієтичну харчову добавку, яка маркована позначеннями "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які використовуються відповідачами та, за твердженнями позивача, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг «ЭССЕНЦИАЛЕ» та "ЕССЕНЦІАЛЄ", яким надано правову охорону. При цьому позивач стверджує, що не надавав відповідачам дозволу на використання об'єктів інтелектуальної власності («ЭССЕНЦИАЛЕ», «ЕССЕНЦІАЛЄ», «ESSENTIALE», «Эссенциале форте»).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" заперечує проти позовних вимог стверджуючи при цьому, що він виготовляє дієтичну добавку, а не лікарські засоби, як позивач, що є різними продуктами.

28.03.2019 представник позивача подав до місцевого господарського суду клопотання про проведення експертизи, в якому просив суд призначити у справі комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАН України або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", та товари за свідоцтвом України №15379 та №31466, права на які належать А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ?

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими до ступеню змішування із позначеннями "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379 та "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466?

- Чи може позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товару Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари з використанням позначень "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379 та "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466?

11.04.2019 представник відповідача-2 подав до місцевого господарського суду клопотання зі змісту якого слідує, що відповідач-2 не заперечував проти призначення судової експертизи, проте просив викласти питання на роз'яснення експертів наступним чином:

- До якого класу, роду та виду продуктів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг відносяться товари виробництва ТОВ "Екосвіт Ойл" з позначеннями на упакуванні "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"?

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", схожими до ступеня змішування із позначеннями "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379 та "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466?

- Чи може позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наносяться на упакування товару Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари з використанням позначень "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379 та "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466, в тому числі зважаючи на історію їх використання цим товариством?

- Чи є позначення "Эссенциал" ("Essential" - в перекладі з англійської мови істотне, суттєве) загальновживаним, в тому числі в практиці використання позначень медичних та спеціальних харчових продуктів?

Згідно із статтею 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Частинами 4, 5 статті 99 ГПК України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Господарський суд міста Києва, встановивши, що для вирішення даного спору необхідні спеціальні знання дійшов вірного висновку щодо призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. На вирішення судової експертизи були поставлені наступні питання:

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України №15379?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України №31466?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України №15379 на знак для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України №31466 на знак для товарів і послуг "ЕССЕНЦІАЛЄ", а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" не погоджується з наведеним переліком питань та стверджує, що для вірного вирішення даного спору перше та друге питання, які були поставлені на вирішення судової експертизи, слід викласти наступним чином:

- До якого класу, роду та виду продуктів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг відносяться товари виробництва ТОВ "Екосвіт Ойл" з позначеннями на упакуванні "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"?

Суд апеляційної інстанції, зважаючи на предмет та підстави даного позову, відхиляє зазначений довід скаржника з огляду на наступне.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно до ч. 5 ст. 16 Закону Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно п. 59 постанови пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів та послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів та послуг.

Таким чином для встановлення ступеня схожості позначень дуже важливим є визначення спорідненості товарів або послуг.

З метою роз'яснення змісту терміну „споріднені товари або послуги" суд з'ясував тлумачення цих термінів.

Визначення терміну: "Споріднений - той, що відноситься до того ж роду, розряду, однаковий; що виконує таку саму функцію" (С.И.Ожегов 'Толковый словарь русского языка", Москва, 1992г.).

Спорідненість товарів і/або послуг - це структурна подібність товарів і/або послуг, зумовлена їхнім походженням від спільних характеристик. Спорідненість товарів і/або послуг може бути близькою, помітною при поверховому спостереженні і віддаленою, коли вона вияв ляється тільки шляхом наукового аналізу за допомогою порівняльно-наукового методу у певній галузі.

По відношенню до знаків спорідненими товарами і/або по слугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізняти ся.

При встановленні спорідненості товарів враховуються рід (вид) товарів, використання та призначення товарів, матеріал, з якого товари виготовлено, та аксесуари до товарів, умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор(коло) споживачів та інші озна ки.

За наведеного, при вирішенні питань спорідненості товарів на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвами України №15379 та №31466, власником яких є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (питання 1, 2), судовий експерт буде враховувати, крім іншого, рід та вид товарів. А отже, питання 1 та 2, які були поставлені місцевим господарським судом на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, поглинають питання, яке пропонує поставити скаржник.

Відтак місцевий господарський суд дійшов вірного висновку стосовно поставлення на вирішення судової експертизи, крім іншого, питання 1 та 2 саме у наведеній редакції.

Разом з тим колегія суддів критично сприймає доводи скаржника про необхідність поставити на вирішення судової експертизи питання: Чи є позначення "Эссенциал" ("Essential" - в перекладі з англійської мови істотне, суттєве) загальновживаним, в тому числі в практиці використання позначень медичних та спеціальних харчових продуктів?, оскільки предметом позову у господарській справі №910/17369/18 є припинення правопорушення прав інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів та послуг, а не визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг, що належать позивачу (невідповідність свідоцтв умовам надання правової охорони). Отже, винесення на вирішення судової експертизи зазначеного питання виходить за межі предмету доказування, з чого слідує правомірність його не включення судом першої інстанції до переліку питань, що були поставлені на вирішення судової експертизи.

З огляду на вищевикладене, аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скаржника та їх відображення в оскаржуваній ухвалі, вичерпності висновків місцевого господарського суду, суд апеляційної інстанції враховує позицію викладену в рішенні Європейського суду, прийнятому у справі "Проніна проти України" (Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006). Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Судова колегія наголошує, що у даній справі Господарським судом міста Києва було досліджено усі істотні обставини, які повинні бути встановлені в ході призначення судової експертизи та формування питань, які мають бути винесені на її вирішення, апелянтам було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені в апеляційних скаргах не спростовують обґрунтованих та правомірних висновків суду першої інстанції.

З огляду на викладене в постанові, апеляційний господарський суд вважає, що ухвала Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 у справі №910/17369/18 прийнята з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, доводи апеляційної скарги обґрунтованих висновків суду не спростовують, у зв'язку з чим оскаржувана ухвала має бути залишена без змін, а апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" - без задоволення.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 у справі №910/17369/18 залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 у справі №910/17369/18 залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/17369/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 13.06.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська