РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

24.05.2019Справа № 910/20564/16

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД"
до1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 2) Публічного акціонерного товариства "Фармак"
третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"
провизнання недійсними свідоцтв України
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:

від позивача: Кравченко М.В. - представник за довіреністю;

від відповідача-1: Запорожець Л.Г. - представник за довіреністю;

від відповідача-2: Картушин Д.М. - представник за довіреністю;

від третьої особи: Гусак А.М. - представник за довіреністю;

вільний слухач ОСОБА_1

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позов було подано про визнання недійсними свідоцтв України: від 30.09.1996 № 7323 на знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM" (далі - Свідоцтво № 7323); від 17.02.2003 № 30054 на ЗТП "ДІАЗОЛІН" (далі - Свідоцтво № 30054); від 15.04.2003 № 31171 на ЗТП "DIAZOLINE" (далі - Свідоцтво № 31171); зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України (правонаступником якої є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовано невідповідністю вказаних знаків умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальновживаних термінів.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 (суддя Зеленіна Н.І.): позов задоволено; визнано недійсними Свідоцтва №№7323, 30054, 31171; зобов`язано Міністерство внести відомості про визнання цих свідоцтв недійсними до Державного реєстру та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Відповідача -2 на користь Позивача 8 268 грн. судового збору та 24 105,60 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018: задоволено апеляційну скаргу Відповідача-2; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено.

Відповідно до Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.06.2018, Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" задоволено частково, рішення господарського суду міста Києва від 06.12.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018 у справі № 910/20564/16 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/1122 від 10.07.2018 року призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу від 10.07.2018 року справу № 910/20564/16 передано на розгляд судді Підченку Ю.О.

15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017 р. N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким, зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України, передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Розглянувши матеріали справи № 910/20564/16, господарський суд дійшов висновку, що справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження, оскільки вона є складною з огляду на наявні матеріали.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 18.07.2018 року справу № 910/20564/16 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 17.08.2018 року.

Під час розгляду справи, зокрема, згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2018 відмовлено у задоволенні клопотань Публічного акціонерного товариства "Фармак" про призначення повторної судової експертизи.

З огляду на те, що у судовому засіданні 09.11.2018 здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники сторін у даному судовому засіданні зазначили, що повідомлені про наслідки закриття підготовчого засідання, суд закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті.

30.11.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідачем-2 було подано заяву про відвід судді Підченка Ю.О. від розгляду справи № 910/20564/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2019 зупинено провадження у справі № 910/20564/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Публічного акціонерного товариства "Фармак" до вирішення суддею, визначеного у порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України, заяви Публічного акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Підченка Ю.О. від розгляду справи № 910/20564/16.

Відповідно до автоматичного розподілу справ Господарського суду міста Києва, заяву по справі № 910/20564/16 передано до розгляду судді Сташкову Р.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2018 року в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Підченка Ю.О. у справі № 910/20564/16 відмовлено.

13.12.2018 матеріали справи № 910/20564/16 направлено до Північного апеляційного господарського суду у зв`язку з надходженням апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Фармак" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.11.2018 р.

21.03.2019 до Господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи № 910/20564/16 після перегляду ухвали суду в апеляційній інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.11.2018 залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 25.04.2019 поновлено провадження у справі та призначено судове засідання на 24.05.2019.

Представники позивача та третьої особи безпосередньо в судовому засіданні 24.05.2019 наполягали на задоволенні заявленого позову та надали усні пояснення по суті спору.

Представники відповідачів, у свою чергу, проти позову заперечували в повному обсязі наполягали на пропуску позивачем строку позовної давності.

Статтею 316 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що вказівки, які містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи. Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Судом під час нового розгляду справи враховуються вказівки, які містяться у постанові Верховного суду від 26.06.2018 року.

Судом було завершено з`ясування обставин та перевірку їх доказами, проведено судові дебати відповідно до вимог процесуального законодавства.

Наявних у справі доказів достатньо для вирішення спору по суті.

Відповідно до ст. 233 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

Судом враховано, що суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"). У відповідності до приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

Відповідно до ст. 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.

Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальних дій, та відповідає завданню господарського судочинства.

Суд також враховує положення частини 1 статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" 04.11.1950 року про право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Фармак" (відповідач-2) являється власником знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України № 7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України № 30054 та "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 , виданими Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якої являється Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1).

У травні 2016 року у позивача "виник інтерес" до провадження оптової торгівлі фармацевтичним засобами (лікарським засобом, далі - ЛЗ) діазолін (мебгідролін), у зв`язку з чим 25.05.2016 він уклав з гр. ОСОБА_2 ліцензійний договір № 2 (далі - Ліцензійний договір №2) про передачу права користування ЗТП "ДІАЗОЛІН-СБ- ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183 (далі - Свідоцтво № 212183 ); згодом тими ж сторонами укладено ліцензійний договір від 01.11.2016 (далі - Ліцензійний договір від 01.11.2016), за яким, зокрема, позивач отримав право на використання торговельної марки "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за Свідоцтвом № 212183 .

Позивач зазначає також, що він є заявником ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", драже 50 або 100 мг, № 20 (10x2) у блістерах і отримав відповідні реєстраційні посвідчення на ЛЗ, передбачені Законом України "Про лікарські засоби", в тому числі право на введення в цивільний обіг (продаж) зазначеного ЛЗ під торговою назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА".

Проте, за доводами позивача, відповідач-2 не визнає та оспорює вказані права й інтереси позивача. Зокрема, відповідач-2 звернувся до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України (далі - Управління) із запереченнями проти державної реєстрації ЛЗ з назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА"; крім того, відповідач-2 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з позовною заявою до позивача про припинення порушення прав на спірні ЗТП.

Судом під час нового розгляду справи враховано вказівки, які містяться у постанові Вищого господарського суду України від 26.06.2018 року, зокрема:

- в який момент часу (конкретно) розпочалася конкуренція у використанні спірного позначення та яка дата та обставини видачі позивачу Свідоцтва № 212183 на ЗТП "ДІАЗОЛІН-ФАРМА", та коли саме позивачем подано заявку на реєстрацію ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" і одержано відповідні реєстраційні посвідчення на ЛЗ.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи вказівки касаційної інстанції, суд відзначає наступне.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно приписів п. 62 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідно до абзацу п`ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Станом на дату подання заявки (Свідоцтво №7323 - 31.05.1993 р.), діяло Тимчасове положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.1992 р. № 479/92.

Пунктом 8 Положення передбачено, що товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак) - це позначення для відрізнення відповідно товарів і послуг, які виробляють чи надають одні фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і послуг (далі - товари), які виробляють чи надають інші фізичні або юридичні особи. Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації. Товарний знак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі чи кольоровому поєднанні.

Не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- являють собою державні герби, прапори й емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до товарного знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника;

- увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду;

- є загальновживаними символами і термінами;

- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту;

- є неправильними або можуть ввести споживача в оману щодо товару (послуги) або його виготовлювача (надавача);

- суперечать за своїм змістом суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні настільки, що їх можна сплутати:

- з товарними знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів;

- з товарними знаками інших осіб, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України;

- з фірмовими найменуваннями (або їх частиною), що належать іншим особам, які дістали право на ці найменування раніше за дату надходження заявки на товарний знак щодо однорідних товарів.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення або їх елементи, що містять найменування місць походження товарів, крім випадків, коли вони включені до товарного знака як елемент, що не охороняється, і власник свідоцтва на товарний знак має право користуватися таким найменуванням.

Не зареєструються як товарні знаки позначення, що відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні наукових праць і творів літератури та мистецтва або цитати з них, твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власника авторського права або відповідного компетентного органу;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле осіб без їх згоди.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на дату подання заявок за Свідоцтвами України №30054 та № 31171 - 14.03.2001 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на дату подання заявок за Свідоцтвами України №30054 та № 31171 - 14.03.2001 р.) визначено, що:

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

- державні герби, прапори та емблеми;

- офіційні назви держав;

- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для однорідних товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних товарів і послуг;

- найменуваннями місць походження крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім`я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;

- сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

5. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

У справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

За висновком судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень від 29.06.2017:

- ЗТП "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом №7323 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;

- ЗТП "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;

- ЗТП "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом №30054 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- ЗТП "ДІАЗОЛІН" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- ЗТП "DIAZOLINE" за Свідоцтвом № 31171 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- ЗТП "DIAZOLINE" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки.

З урахуванням результатів судової експертизи та за результатами дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, суд погоджується з висновком про те, що спірні Знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України № 30054 , "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 , які належать Публічному акціонерному товариству "Фармак", було зареєстровано з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та п. 8 Тимчасового положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 р. № 479/92.

Невідповідність оспорюваних знаків підтверджується п`ятьма висновками експертів, включаючи висновок судової експертизи. Всі висновки експертів були складені атестованими за відповідною спеціальністю експертами в галузі інтелектуальної власності в різний час та незалежно один від одного, з дотриманням вимог процесуального законодавства та законодавства про призначення та проведення судових експертиз. На вирішення всіх експертиз ставилися одні й ті ж самі питання і всі експерти дали однакові відповіді.

За таких обставин, вимоги позивача підлягають задоволенню у повному обсязі.

Стосовно позовних вимог про зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо визнання Знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України № 30054 , "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 , недійсними та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним, станом на дату подання позовної заяви, відносилась до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 320 від 11.05.2017 р., Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-3 за первісним і зустрічним позовами) передано функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності України.

Таким чином, оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України являється правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України в частині функцій ведення Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, суд задовольняє вимоги про внесення змін до Реєстру та зобов`язує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести такі зміни і опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зважаючи на встановлення судом наявності порушеного права позивача відповідачем, було також надано оцінку доводам учасників процесу стосовно строків позовної давності та зроблено наступні висновки.

Положеннями ст. 256 ЦК України передбачено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Відповідно до ст. 257 ЦК України встановлений загальний строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (позовна давність), у три роки.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п`ятої статті 267 ЦК України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Під час вирішення питання про застосування до позовних вимог строку позовної давності суду необхідно встановити коли позивач довідався або міг довідатися про своє порушене прав.

Сам факт реєстрації спірних торгівельних марок відповідача-2 в 1996 та 2003 роках не порушував і не міг порушувати права та законні інтереси позивача, оскільки відповідачем-2 в той час не здійснювалися жодні дії, які б порушували права або інтереси позивача, а матеріали справи не містять докази вчинення таких дій в указані періоди.

Як вбачається з наявних у справі фактичних даних, лише 06.09.2016 позивачем в результаті отримання листа ДП "Державний експертний центр МОЗ України" № 2665/095 від 28.08.2016, яким було повідомлено про направлення відповідачем-2 листа № 17-9/43 Начальнику Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України, дізнався про факт порушення та оспорювання відповідачем-2 прав та законних інтересів позивача, яке полягало в тому, що ПАТ "Фармак" у даному листі, звертаючись до МОЗ України стверджував, що його права на знаки для товарів і послуг порушуються ТОВ "Фармат ЛТД", окрім того, в цьому ж листі відповідач-2 не визнає права позивача на реєстрацію лікарського засобу "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" та просить МОЗ України прийняти рішення з метою запобігання здійснення державної реєстрації лікарського засобу "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183 , надане позивачу на підставі ліцензійного договору.

Крім того, всупереч доводам відповідача-2, в матеріалах справи відсутні докази, які б підтвердили, що ОСОБА_2 знав про існування знаків за спірними свідоцтвами вже на дату подання заявки на знак за свідоцтвом України № 212183 , а саме - 24.12.2014.

Твердження відповідача-2 про те, що позивач і відповідач-2 є конкурентами на ринку фармацевтичних препаратів і, відповідно, обізнані про діяльність один одного є лише припущенням, оскільки не підтверджене належними доказами, адже із Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2017, на який посилається відповідач-2, вбачається, що основним видом діяльності Позивача є «Оптова торгівля фармацевтичними товарами» (Код КВЕД 46.46), в той час як основним видом діяльності відповідача-2 є «Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» (Код КВЕД 21.20);

Посилання на те, що трирічний строк для заявления вимог про визнання спірних свідоцтв недійсними станом на дату подання позовної заяви (10.11.2016) закінчився у зв`язку із тим, що позивач станом на дату 01.11.2012 мав змогу дізнатись про те, що відповідач-2 є власником знаків для товарів і послуг за Спірними Свідоцтвами, суперечить приписам частина першої статті 261 ГПК України, якою встановлено, що саме факт порушення прав, про який особа довідалася або могла довідатися, є початком відліку (обчислення) перебігу позовної давності. При цьому, перебіг позовної давності не розпочинається, якщо відсутній факт порушення, невизнання або оспорювання прав або інтересів особи. Сама по собі можливість позивача дізнатися про спірні свідоцтва 01.11.2012 не свідчить про наявність порушеного права позивача станом на цю дату;

Матеріалами справи доведено, що конкуренція у використанні позначення «діазолін» між позивачем і відповідачем-2 фактично розпочалася 06.09.2016 року, тобто з дати, коли позивач отримав лист ДП «Державний експертний центр МОЗ України» № 2665/095 від 28.08.2016, з якого позивач довідався про те, що відповідач-2 не визнає права позивача на реєстрацію лікарського засобу «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» та оспорює право позивача на використання торговельної марки «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за свідоцтвом України № 212183 .

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини суд дійшов висновку, що початок перебігу строку позовної давності почався з 06.09.2016, а позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, подавши позов до суду 10.11.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З урахуванням викладених вище обставин, наявних у справі доказів, висновків викладених у Постанові Верховного Суду від 26.06.2018 року суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД".

Крім того, у випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Отже, з огляду на результати нового розгляду справи, витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви в розмірі 8 268, 00 грн., витрати за сплати судового збору за перегляд рішення в касаційній інстанції в розмірі 16 536, 00 грн. та 24 105, 60 грн. витрат на проведення судової експертизи підлягають стягненню з відповідача-2 на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 104, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 7323 від 30.09.1996 на знак для товарів та послуг "ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM".

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 30054 від 17.02.2003 на знак для товарів та послуг "ДІАЗОЛІН".

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 31171 від 15.04.2003 на знак для товарів та послуг "DIAZOLINE".

5. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2) внести відомості про визнання Свідоцтв України №7323 від 30.09.1996 р., №30054 від 17.02.2003 р., №31171 від 15.04.2003 р. недійсними повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Фармак" (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 63; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" (02121, м. Київ, Харківське шосе, буд 201/203; ) 8 268, 00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 16 536, 00 грн судового збору за перегляд рішення в касаційній інстанції та 24 105, 60 грн. витрат на проведення судової експертизи.

7. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення буде складено та підписано 29.05.2019 року.

Суддя Ю.О.Підченко