ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.05.2019 р. Справа № 914/1288/18

Господарський суд Львівської області у складі судді Гоменюк З.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group), Жижков, Прага, Чеська Республіка

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», с.Чишки Пустомитівського району Львівської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Івано-Франківської митниці Державної фіскальної служби, м. Івано-Франківськ

про припинення порушення прав на об?єкти інтелектуальної власності

за участю представників:

від позивача: Мариничев Ю.П.;

від відповідача: Бойко Р.Б.;

від третьої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ

На розгляд господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» про припинення порушення прав на об?єкти інтелектуальної власності.

Ухвалою від 23.07.2018 р. позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу 10-денний строк на виправлення допущених недоліків.

Ухвалою суду від 06.08.2018 р. відкрито провадження у даній справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 07.09.2018 р., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Івано-Франківську митницю Державної фіскальної служби.

Ухвалою суду від 07.09.2018 р. підготовче засідання відкладено на 02.10.2018 р. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. у справі №914/1288/18 призначено судову експертизу та зупинено провадження справі.

07.03.2019 р. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз на виконання вимог ухвали суду від 02.10.2018 р. скерував на адресу суду матеріали справи №914/1288/18 разом із висновком судового експерта №6250 від 04.03.2019 р. за результатами дослідження зразків кондитерських виробів (вх.№295).

Ухвалою суду від 14.03.2019 р. поновлено провадження у справі №914/1288/18, продовжено строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів з наступного дня після закінчення шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі для вирішення спору, підготовче засідання призначено на 08.04.2019 р. Ухвалою суду від 08.04.2019 р. підготовче засідання відкладено на 17.04.2019 р. Ухвалою суду від 17.04.2019 р. закрито підготовче провадження у справі №914/1288/18 та призначено справу до судового розгляду по суті, судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 06.05.2019 р. Ухвалою суду від 06.05.2019 р. відкладено судове засідання з розгляду справи по суті на 20.05.2019 р.

В судовому засіданні 20.05.2019 р. представник позивача підтримав клопотання (вх.№1131/19 від 23.04.2019р.) про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності., а також клопотання (вх.№20552/19 та вх.№20590/19 від 20.05.2019 р.), якими долучив до матеріалів справи докази на підтвердження оплати експертизи та копію рецензії на висновок експертизи.

В судовому засіданні 20.05.2019 р. оголошено перерву до 22.05.2019 р.

В судовому засіданні 22.05.2019 р. представник позивача просив суд призначити у справі судову експертизу, представник відповідача проти клопотання позивача заперечив, надав усні пояснення.

Частиною 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Пунктами 1, 2, 4, 5 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема, є верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін; диспозитивність.

Необхідність всебічного з`ясування обставин справи та вирішення поданого позивачем клопотання від 23.04.2019 р. унеможливлює швидке вирішення даної справи.

Зважаючи на те, що для справедливого та неупередженого вирішення даного спору необхідно встановити фактичні обставини, які мають значення для розгляду даної справи та дослідити докази, суд вбачає за необхідне повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні та вирішити питання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників, суд прийшов до висновку, що клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи.

Згідно з частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Судовою експертизою є дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону «Про судову експертизу»).

Аналіз положень ГПК України дозволяє зробити висновок про те, що судова експертиза є одним із видів доказів та може призначатися судом за його ініціативою у випадку, коли суд вважає, що має дійсну потребу у спеціальних знаннях для встановлення певних фактичних даних, що входять до предмета доказування.

Виходячи з повноважень, наданих суду ГПК України, та принципу диспозитивності дослідження обставин справи, оцінка доказів повинна ґрунтуватися на всебічному, повному та об`єктивному розгляді доказів у судовому процесі, з врахуванням сукупності всіх обставин. Отже, якщо суд доходить висновку, що для того, щоб надати оцінку певним обставинам справи йому не вистачає певних знань, суд вправі призначити судову експертизу, поставивши перед експертом конкретні запитання, незалежно від волевиявлення сторін.

Ухвалою суду від 02.10.2018 р. у справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Перед судовими експертами було поставлено наступні запитання:

- Чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Медунишка», що захищений патентом України № НОМЕР_1 від 10.03.2016 р.?

- Чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Колесо Фортуни», що захищений патентом України НОМЕР_2 від 10.03.2016 р.?

Необхідність призначення експертизи у справі була обгрунтована судом в ухвалі від 02.10.2018 р.

Так, позивач стверджував, що відповідачем виготовляються кондитерські вироби, які містять всі істотні ознаки запатентованих позивачем промислових зразків за патентами НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Основним доказом, на яких грунтуються позовні вимоги позивача є висновок експерта №002-ООС/18 у сфері інтелектуальної власності від 13.07.2018р., згідно якого у кондитерських виробах відповідача, які були надані на дослідження, використовуються всі суттєві ознаки зразків позивача за патентами НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Відповідач проти вказаного висновку заперечував, посилаючись на висновки №754-18 від 13.08.2018 р. та №755-18 від 13.08.2018 р., в яких зазначено, що у кондитерських виробах відповідача, які були надані на дослідження, не використовуються всі суттєві ознаки промислових зразків позивача за патентами НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Таким чином відповідач стверджував, що у справі є суперечливі докази, а тому, на його думку, слід призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності. Представник позивача проти призначення у справі судової експертизи не заперечував.

Враховуючи наявність у справі суперечливих доказів та з метою з`ясування обставин, що мають значення для справи, суд призначив відповідну судову експертизу у справі.

За результатами проведення судової експертизи було складено висновок експерта №6250 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 04.03.2019 р., в якому судовий експерт Струк І.О. прийшов до наступних висновків:

- у кондитерському виробі «БОМ-БІК Ведмедик» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» не використані всі суттєві ознаки промислового зразка «Кондитерський виріб «Медунишка» за патентом України НОМЕР_1 від 10.03.2016 р., тобто при виготовленні кондитерського виробу «Бом-Бік Ведмедик» не застосовувався патент України НОМЕР_1 від 10.03.2016 р. на промисловий зразок «Кондитерський виріб «Медунишка»;

- у кондитерському виробі грильяж «БОМ-БІК Кільце» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» не використані всі суттєві ознаки промислового зразка «Кондитерський виріб «Колесо фортуни» за патентом України НОМЕР_2 від 10.03.2016 р., тобто при виготовленні кондитерського виробу «БОМ-БІК Кільце» не застосовувався патент України НОМЕР_2 від 10.03.2016 р. на промисловий зразок «Кондитерський виріб «Колесо фортуни».

У вступній частині вказаного висновку зазначено наступне: «На виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 02 жовтня 2018 року про призначення судової експертизи у справі №914/1288/18, 22 січня 2019 року при супровідному листі від 18 січня 2019 року вих. №65 за підписом директора ТОВ «Леосіті Інвест» О.Р. Малишевського поступили:

- зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», в закритій картонній коробці;

- зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», в закритій картонній коробці.»

Позивач у справі в поданому клопотанні від 23.04.2019 р. стверджує, що судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності, яка була призначена ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. у справі №914/1288/18, була проведена з порушенням встановленого порядку, оскільки судовий експерт вступив у непередбачені законодавством контакти з зацікавленим в результатах експертизи відповідачем, отримавши додаткові докази безпосередньо від відповідача замість звернення з клопотанням про надання додаткових доказів до суду.

Відповідно до ч.1 ст.102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Згідно з ч.1 ст.69 ГПК України, експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи.

Експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом (п.2 ч.6 ст.69 ГПК України)

Аналогічне положення міститься і в п.2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. №1950/5)

Пунктом 2.3. Інструкції передбачено, що експерту забороняється, зокрема, самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно; вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи.

Стаття 73 ГПК України визнає висновки експертів одним з видів доказів.

Частиною другою статті 77 ГПК визначено, що докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Суд погоджується з твердженнями позивача у справі щодо порушення експертом порядку проведення експертизи, а саме самостійного отримання експертом додаткових матеріалів та вступу в непередбачені контакти з учасником процесу. Таким чином, висновок експертизи №6250 від 04.03.2019 р. не може вважатися допустим доказом у справі та братися судом до уваги при вирішенні спору як такий, що складений за результатами експертизи, проведеної без дотримання законодавчих вимог.

Відповідно до ч.2 ст. 107 ГПК України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

У відповідності до п. 1.2.13. Інструкції повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Таким чином, суд, враховуючи наявність сумнівів у правильності висновку експерта, проте бажаючи з`ясувати обставини обставин, що мають значення для справи, з метою уможливлення подальшого вирішення спору по суті з прийняттям законного, обґрунтованого та об`єктивного рішення прийшов до висновку про необхідність призначення у справі повторної експертизи.

Як передбачено ч.ч 4,5 ст.99 ГПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Згідно з ч.1 ст.100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справа «Дульський проти України» від 01.06.2006 р. йдеться про те, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Оскільки при проведенні повторної експертизи досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередньої) експертизи, на вирішення експерта слід поставити ті ж питання, які були визначені ухвалою суду від 02.10.2018 р.

Позивач у своєму клопотанні від 20.04.2019 р. просить суд доручити проведення експертизи одному з наступних атестованих судових експертів, які внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів України (на розсуд суду): Андрєєвій Альоні Вікторівні (м. Київ), Заніній Тетяні Анатоліївні , Копитько Аллі Петрівні або Сабадаш Інні Володимирівні (Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса).

Відповідно до ч.3 ст.99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про судову експертизу», судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров`я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до п.1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Враховуючи те, що первинна (попередня) експертиза проводилася в експертній установі за зоною регіонального обслуговування - Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз, а повторна експертиза передбачає доручення її проведення іншим експертам, тобто проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування є неможливим, суд вважає за доцільне доручити її проведення Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, оскільки матеріалами справи підтверджено наявність серед його працівників достатньої кількості атестованих судових експертів відповідної спеціальності.

Оскільки клопотання про призначення експертизи було заявлено позивачем, оплату витрат за її проведення слід покласти на ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group).

Згідно з п.2 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Пунктом 6 ч.1 ст.229 ГПК України передбачено, що провадження у справі у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу зупиняється на час проведення експертизи.

З огляду на те, що у справі призначено судову експертизу, провадження у справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 2, 77, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 181, 182, 228, 229, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Повернутися до розгляду справи №914/1288/18 у підготовчому провадженні.

2. Задовольнити клопотання позивача (вх.№1131/19 від 23.04.2019 р.) про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та клопотання (вх.№20552/19 та вх.№20590/19 від 20.05.2019 р.) про долучення документів до матеріалів справи.

3. Призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса (61177, м.Харків, вул.Золочівська, 8-а).

4. Для вирішення експерту поставити наступні питання:

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» виробництва ТОВ «Леосіті Інвест» всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Медунишка», що захищений патентом України № НОМЕР_1 від 10.03.2016 р.?

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Кондитерський виріб «Колесо Фортуни», що захищений патентом України НОМЕР_2 від 10.03.2016 р.?

5. Оплату за проведення судової експертизи покласти на позивача - ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group).

6. Попередити експерта про передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

7. Повідомити судового експерта про надане йому право зазначити в експертному висновку свої міркування щодо обставин, які мають значення для справи, та з приводу яких йому не були поставлені питання.

8. Зобов`язати експерта після закінчення проведення судової експертизи подати письмовий висновок судового експерта за результатами дослідження та повернути Господарському суду Львівської області матеріали справи.

9. Зобов`язати сторін та осіб, які беруть участь у справі, на вимогу суду за клопотанням експерта неухильно і у визначені строки надавати необхідні докази суду для подальшого скерування судовому експерту з метою проведення експертних досліджень.

10. На час проведення судової експертизи провадження у справі №914/1288/18 зупинити.

11. Матеріали справи №914/1288/18 направити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса (61177, м.Харків, вул.Золочівська, 8-а).

12. Про поновлення провадження у справі, дату, час і місце наступного судового засідання учасники процесу будуть повідомлені ухвалою суду.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та в строки, передбачені ст.ст. 254-257 ГПК України.

Для відома судових експертів адреси учасників судового процесу:

- Позивач: ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group): Хлумова, 206/21, Жижков, Прага, Чеська Республіка;

- Представник позивача: Адвокатське бюро Юрія Мариничева «СЕМАРГЛ»: юридична адреса: 61174, м.Харків, пр.Перемоги, 75, кв.71, ідентифікаційний код 42320873; адреса для листування: 01133, м.Київ, бульвар Л.Українки, 26 а , офіс 316, телефон: ;

- Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест»: 81144, Львівська область, Пустомитівський район, село Чишки, вул.Л.Українки, 53, ідентифікаційний код ;

- Представник відповідача: Ларіонова Оксана Семенівна: 77300, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.С.Стрільців, 1/82, тел.: (050)-97-097-96, (067)-34-02-522; адреса для листування: 77301, Івано-Франківська область, м.Калуш, а/с 1452.

В судовому засіданні 22.05.2019 р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали складено 27.05.2019 р.

Суддя Гоменюк З.П.