ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/8180/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. та Колос І.Б.,

за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,

представників учасників справи:

позивача - фізичної особи - підприємця Поп`юк Світлани Миколаївни (далі - Підприємець) - Кучерук Н.С.,

відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю «Квітка Експрес» (далі - Товариство) - Таламанчука О.С.,

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства

на рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2018 (суддя Балац С.В.)

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 (колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), судді Верховець А.А. і Сотніков С.В.)

зі справи № 910/8180/17

за позовом Підприємця

до Товариства і Міністерства

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Підприємець звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення повністю на території України дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також просив зобов`язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи статей 492, 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689) мотивована невикористанням Товариством спірного знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 протягом останніх трьох років.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 02.07.2018 позов задоволено частково: достроково припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2»; в іншій частині позову відмовлено.

2.2. Рішення суду першої інстанції з посиланням на приписи статей 492, 494 ЦК України та статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону № 3689 мотивовано тим, що Товариством не подано доказів на підтвердження фактичного використання на території України спірного знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо послуг 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) та не зазначено поважних причин невикористання спірного знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 щодо зазначених у ньому послуг 35 і 39 класів МКТП протягом останніх трьох років до звернення Підприємця з даним позовом до суду.

2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 назване рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2018 зі справи скасовано в частині відмови у задоволенні вимог до Міністерства; прийнято в цій частині нове рішення про зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Реєстру стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»; в іншій частині рішення місцевого суду від 02.07.2018 зі справи залишено без змін.

2.4. Постанова суду апеляційної інстанції з посиланням, зокрема, на приписи статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону № 3689 мотивована тим, що вимога позивача про зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Реєстру стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» є похідною від вимоги про дострокове припинення дії спірного свідоцтва.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

Товариство, посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого суду.

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1.1. Товариство не використовує знак « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом № НОМЕР_2 з обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, адже у разі рекламування Товариством своїх товарів та послуг з використанням спірного знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» переважно за допомогою мережі Інтернет пересічний споживач буде введений в оману, оскільки, знаходячи в мережі Інтернет у пошуковій сторінці позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», він буде автоматично перенаправлений на вебсайт ОСОБА_1 , а не на вебсайт Товариства.

4.1.2. Зважаючи на активне використання знака іншими особами в мережі Інтернеті щодо таких самих та однорідних послуг 35 і 39 класів МКТП, у Товариства немає адекватної можливості використання спірного знака. Ця обставина перешкоджає використанню знака і є поважною причиною його невикористання з березня 2015 року.

4.1.3. До 2015 року Товариству не було відомо про встановлення директором Товариства ОСОБА_1. переадресації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому використовувався знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», на іншій вебсайт, використання торговельної марки директором, який водночас є і засновником Товариства, вважається використанням торговельної марки самим відповідачем.

4.1.4. Попередні судові інстанції не застосували положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), щодо анулювання торговельної марки в разі її невикористання протягом п`яти років.

4.2. Доводи інших учасників справи

4.2.1. Підприємець подав відзив на касаційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність її доводів та просив зазначену постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

4.2.2. Відзив на касаційну скаргу від Міністерства не надходив.

5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

5.1. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, зокрема, що:

15.02.2006 на ім`я громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3 видане свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо послуг:

35 класу МКТП: послуги щодо демонстрування промислових та продовольчих товарів, в тому числі через Інтернет; послуги постачання для інших промислових та продовольчих товарів; сприяння продажеві промислових та продовольчих товарів, в тому числі через Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, промислових та продовольчих товарів яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі, в тому числі через Інтернет;

39 класу МКТП: транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; всі послуги, що включені до 39 класу, в тому числі: доставляння промислових та продовольчих товарів; зберігання промислових та продовольчих товарів; зберігання промислових та продовольчих товарів на складах; обгортання промислових та продовольчих товарів; пакування промислових та продовольчих товарів; доставляння промислових та продовольчих товарів поштою на замову;

На даний час право власності на спірне свідоцтво відповідно до договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг належить Товариству, про що прийнято рішення Державною службою інтелектуальної власності від 10.03.2011 № 10764;

Підприємець у позові вказує на тривале невикористання Товариством знака за спірним свідоцтвом з моменту його отримання. Товариство не здійснювало реклами будь-яких послуг, що відносяться до 35 та 39 класів МКТП, відсутні будь-які згадки про надання таких послуг у мережі Інтернет, відсутні записи (відгуки) клієнтів щодо якості таких послуг тощо. Також відповідно до листа-відповіді Міністерства від 06.07.2017 № 2312-07/23139-09 відомості про надання власником спірного свідоцтва ліцензій на використання знака у державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - відсутні;

підприємець має намір зареєструвати схоже позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" за 35 та 39 класами МКТП з метою використання такого позначення в господарській діяльності, що є неможливим у зв`язку з тим, що таке позначення знаходиться у власності Товариства відповідно до спірного свідоцтва, в чому позивач й вбачає порушення свого охоронюваного законом інтересу, за захистом якого звернувся до суду з даним позовом;

Товариство, заперечуючи проти позовних вимог, зазначає, що лише у 2015 році учасникам Товариства стало відомо, що приблизно з квітня 2013 року директором Товариства ОСОБА_1. було незаконно встановлено редирект (перенаправлення) з вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3» на вебсайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1. є власником свідоцтва України від 25.05.2009 № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»); це стало підставою для прийняття рішення про звільнення цієї особи з посади директора;

Товариство не має жодного відношення до вебсайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» (не є його власником);

Товариством не подано доказів фактичного використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» за спірним свідоцтвом для послуг 35 та 39 класів МКТП у господарській діяльності;

Товариством не подано належних доказів наявності поважних причин невикористання знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_2, у тому числі неможливості встановлення обставин невикористання торговельної марки за цим свідоцтвом Товариством протягом тривалого часу, а також Товариством не наведено підстав невикористання спірної торговельної марки після 2015 року.

6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

6.1. Закон № 3689:

стаття 1:

- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

пункт 4 статті 16:

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

стаття 17:

- власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва;

пункт 4 статті 18 Закону:

- якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

6.2. Угода про асоціацію:

стаття 158:

- для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки;

стаття 198:

- сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

6.3. Закон України «Про міжнародні договори України»:

стаття 1:

- цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та вимог цього Закону;

стаття 19:

- чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

6.4. Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

пункт 2 частини першої статті 308:

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;

частина шоста статті 310:

- підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

7. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7.1. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

7.1.1. Попередні судові інстанції у прийнятті судових рішень зі справи виходили, зокрема, з того, що Товариством не подано доказів фактичного використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» за спірним свідоцтвом для послуг 35 і 39 класів МКТП у господарській діяльності протягом трьох років до подачі позову, а також не подано належних доказів наявності поважних причин невикористання такого знака за свідоцтвом № НОМЕР_2.

7.1.2. При цьому попередні судові інстанції правомірно зазначили, що Угода про асоціацію, яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі й ратифікована Україною 16.09.2014 згідно із Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», набула чинності для України з 01.09.2017.

7.1.3. Посилання скаржника на те, що Угода про асоціацію почала тимчасово застосовуватись з 01.01.2016, зокрема, на тимчасовій основі застосовується розділ IV - розділ IV «ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ`ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ» Угоди про асоціацію містить, зокрема, главу 9 «Інтелектуальна власність», що має підрозділ 2 «Торговельні марки», який, у свою чергу, - статтю 198, якою визначено підстави для анулювання торговельної марки, - (за винятком статті 158 у тій мірі, в якій вона стосується забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності під час кримінальних проваджень, а також за винятком статей 285 і 286 у тій мірі, в якій ці статті застосовуються до адміністративних проваджень та перегляду й оскаржень на рівні держав-членів), не може бути підставою для задоволення вимог касаційної скарги, оскільки відповідно до статті 486 (пункт 4) цієї Угоди, починаючи з 01.01.2016 почали застосовуватися на тимчасовій основі зазначені частини Угоди в тій мірі, в якій вони охоплювали питання, що належали саме до компетенції ЄС. Таку ж позицію Міністерство закордонних справ України виклало в листі до Верховного Суду від 03.05.2019 № 72/17-612/1-1136 «Щодо застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

7.1.4. Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону № 3689, дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

7.1.5. Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше трьох років; наявність поважних причин такого невикористання.

7.1.6. Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

7.1.7. На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону № 3689. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

7.1.8. Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

7.1.9. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

7.1.10. Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

7.1.11. Разом з тим для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям необхідно було:

- дослідити як договір про надання послуг з рекламування від 03.08.2012, так і додатки до нього, а також протокол огляду доказів від 02.08.2017, які місцевим судом не були прийняті через те, що вони виходили за межі трирічного періоду від звернення позивача в травні 2017 року до суду з даним позовом (зокрема щодо строку дії договірних зобов`язань та обставин їх виконання);

- дослідити питання фактичної наявності на ринку кожної з послуг 35 та 39 класів МКТП, внесених до переліку за свідоцтвом України № НОМЕР_2, які надавалися б Товариством або під його контролем під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- встановити фактичні обставини використання спірного знака щодо кожної послуги з переліку за свідоцтвом України № НОМЕР_2 протягом спірного періоду;

- з`ясувати фактичні обставини застосування директором Товариства ОСОБА_1. на вебсайті Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3» спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та його відмінності від належного використання торговельної марки;

- у випадку встановлення відсутності на ринку послуг (усіх або частково) 35 та 39 класу МКТП, щодо яких Товариство має використовувати спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», - з`ясувати поважність причин невикористання.

7.1.12. Проте попередніми судовими інстанціями цього здійснено не було.

7.1.13. Отже, висновок місцевого та апеляційного господарських судів щодо недоведення Товариством використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» за спірним свідоцтвом - з урахуванням того, що на підтвердження використання торговельної марки Товариство має подати докази її використання обмежені строком у три роки до дати подачі Підприємцем у травні 2017 року позову до суду, тоді як подані Товариством документи за 2012- 2013 роки на підтвердження використання спірного знака не були досліджені ані місцевим, ані апеляційним господарськими судами, - є передчасним, неконкретизованим і таким, що не ґрунтується на наявних у матеріалах справи доказах.

7.1.14. З огляду на наведене касаційна інстанція дійшла висновку про те, що при вирішенні даного спору як місцевий господарський суд, так і суд апеляційної інстанції не дотрималися вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому рішення суду першої інстанції та постанова апеляційного суду зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права.

7.1.15. Відтак у Касаційного господарського суду відсутні підстави для висновку про правильність застосування названими судовими інстанціями норм матеріального права, в тому числі наведених приписів Закону № 3689 та Угоди про асоціацію.

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

8.1. Касаційна скарга Товариства підлягає задоволенню.

8.2. Рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до місцевого господарського суду.

8.3. Під час нового розгляду справи суду слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного встановлення обставин справи, прав і обов`язків сторін і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.

8.4. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Квітка Експрес» задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 зі справи № 910/8180/17 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Б. Львов

Суддя І. Булгакова

Суддя І. Колос