ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2551/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., за участю секретаря судового засідання Руденко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах ОСОБА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд»
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору1) Державна фіскальна служба України 2) Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України»
про визнання порушення прав інтелектуальної власності та заборону неправомірного використання винаходу
за участю представників
позивача:Лавренова Н.О. адвокат, дов. від 21.03.2019
відповідача:Жулідова І.С. адвокат, договір про надання правової допомоги від 02.10.2017 № 02/10/17-1, Осовітня Л.В. адвокат, ордер серія КВ № 761991 від 21.01.2019
третьої особи-1:не з`явились
третьої особи-2:Цвєтінський С.С. адвокат, ордер серія КВ № 422154
суть спору:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах ОСОБА_1 (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» (далі відповідач), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - Державна фіскальна служба України, Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» про визнання порушення прав інтелектуальної власності компанії Мові Хелс ГмбХ, в інтересах якої діє позивач, на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, яке вчинено Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд», шляхом імпорту лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01; заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» використовувати будь-яким способом винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, в тому числі шляхом виготовлення лікарського засобу під назвою «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01), застосування такого лікарського засобу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання таких лікарських засобів в зазначених цілях.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373, належних компанії Мові Хелс Гмбх, від імені якої він діє, позаяк, відповідачем без дозволу компанії імпортовано товар, в якому за твердженням позивача використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули зазначеного винаходу.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до недоведеності позовних вимог, позаяк відсутні докази використання в імпортованому товарі кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу, або ознаки, еквівалентній їй за патентом України № 100373.

Позивач під час розгляду справи подав до суду клопотання від 19.09.2017 про витребування доказів, в якому він просив суд витребувати у Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я» копію частини матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», а саме Модуль 3 «Якість. Хімічна, фармацевтична та біологічна інформація про лікарські засоби, що містять хімічні та/або біологічно діючі речовини», яке відхилено судом з огляду на його передчасність. Позивач вдруге звернувся до суду з подібним клопотанням про витребування доказів від 07.11.2017, в задоволенні якого судом було відмовлено, з зазначених мотивів.

Відповідач під час розгляду справи подав до суду клопотання про зупинення провадження у справі № 911/2551/17 від 17.10.2017, в якому він просив зупинити провадження у справі № 911/2551/17 до вирішення господарської справи № 910/19256/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МОВІ ХЕЛС» до: Компанії Органосин Лайф Саєнсиз Пвт.Лтд, Компанії Евертоджен Лайф Саєнтиз Лімітед, Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРГАНОСІН ЛТД», Міністерства охорони здоров`я України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Державна фіскальна служба України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державне підприємство «Державний експертний центр» Міністерства охорони здоров`я України, про визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373; визнання недійсним та скасування наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» у частині державної реєстрації лікарського засобу під назвою «ПРОТЕКОН ФАСТ®», реєстраційні посвідчення № ПА/15396/01/01 та № ПА/15397/01/01; зобов`язання Міністерства охорони здоров`я України виключити лікарський засіб під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційне посвідчення № ПА/15396/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів шляхом видання наказу; зобов`язання Міністерства охорони здоров`я України виключити лікарський засіб під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційне посвідчення № ТДГА/15397/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів шляхом видання наказу. За результатами розгляду вказаного клопотання суд відмовив в його задоволенні з огляду на його безпідставність.

Відповідач подав до суду клопотання про виклик спеціаліста у справі від 17.10.2017, в якому він просив викликати спеціаліста Бортнійчука Сергія ОСОБА_2 для отримання пояснень у даній справі з приводу порушення умов зберігання лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®» в разі призупинення його митного оформлення, в задоволенні якого судом було відмовлено з огляду на його недоцільність.

Відповідач подав до суду клопотання про встановлення порядку ведення судового засідання від 17.10.2017, в якому він просив встановити порядок ведення судового засідання, яке було задоволено судом та встановлено порядок ведення судового засідання.

Відповідачем подані до суду клопотання про залишення позову без розгляду від 17.10.2017 та від 07.11.2017. Також третя особа-2 подала до суду клопотання про залишення позову без розгляду від 07.11.2017. За результатами розгляду вказаних клопотань суд відмовив в їх задоволенні з огляду на їх безпідставність.

Сторонами подані до суду клопотання про призначення у даній справі судової експертизи від 12.12.2017, в яких вони, зокрема, просили призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення якої поставити питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?», які задоволені судом, про що винесено відповідну ухвалу від 12.12.2017 у даній справі.

Представником відповідача подані до суду клопотання про залучення іншого відповідача від 12.12.2017, в яких він просив залучити до участі у справі в якості відповідачів - виробника лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®» компанію ОСОБА_3 Лайф ОСОБА_4 Лімітед та компанію Органосин Лайф Саєнсиз Пвт.Лтд, в задоволенні яких суд відмовив, постановивши відповідну протокольну ухвалу, що відображено в протоколі судового засідання від 05.02.2019 у даній справі.

Третя особа-2 подала до суду клопотання про проведення закритого судового засідання від 12.12.2017, в якому судом відмовлено протокольною ухвалою, про що зазначено в протоколі судового засідання від 05.02.2019 у даній справі.

Відповідач подав до суду клопотання від 21.08.2018 про виклик в судове засідання експерта для надання усних пояснень щодо здійсненого ним експертного висновку, в задоволенні якого суд відмовив, постановивши відповідну протокольну ухвалу, що відображено в протоколі судового засідання від 05.02.2019 у даній справі.

Позивач подав до суду клопотання від 12.03.2019 про проведення у даній справі судової експертизи, в задоволенні якого суд відмовив, постановивши відповідну протокольну ухвалу, що відображено в протоколі судового засідання від 12.03.2019 у даній справі.

Позивач подав до суду заяву від 12.03.2019 про виклик до суду судового експерта Петренка Сергія Анатолійовича для надання пояснень щодо висновку експертного дослідження від 21.08.2017 № 03/02/17, яку задоволено судом, про що постановлено ухвалу від 12.03.2019 у даній справі, якою викликано судового експерта у судове засідання для надання відповідей стосовно висновку експертного дослідження.

Присутній в судовому засіданні представник позивача повністю підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити з мотивів, викладених в позові.

Присутні в судовому засіданні представники відповідача проти позову заперечили з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що твердження та вимоги заявника є необґрунтованими та безпідставними, позаяк, використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 позивачем не доведено належними доказами.

Присутній в судовому засіданні представник третьої особи-2 пояснень в підтримку позовних вимог чи заперечень проти позову не надав та залишив вирішення спору на розсуд суду.

Третя особа-1 у поданих нею письмових поясненнях від 18.02.2019 клопотала про розгляд справи без участі її представника, в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена у порядку встановленому ч. 5 ст. 242 ГПК України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 ГПК України, шляхом направлення на адресу її місцезнаходження належним чином завіреної копії ухвали рекомендованим листом з повідомленнями про вручення.

Враховуючи, що неявка третьої особи-1 в судове засідання не перешкоджає розгляду спору по суті, суд відповідно до вимог ч. 1 ст. 202 ГПК України вважає за можливе здійснити розгляд справи за відсутності представника третьої особи-1 за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, присутніх в судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Компанія Мові Хелс ГмбХ, в інтересах якої діє позивач, є власником прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», яка також є власником дійсних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби: «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою № 30, № 60 у пляшках № 1, реєстраційне посвідчення №UA/10205/01/01 та «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою, іn bulk № 1000 у подвійних поліетиленових пакетах, реєстраційне посвідчення №UA/10206/01/01, та використовує даний винахід у двох вказаних формах.

Позивач, обґрунтовуючи позовні вимоги посилається на порушення відповідачем прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373, належних компанії Мові Хелс Гмбх, від імені якої він діє, оскільки без її дозволу імпортером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» здійснено імпорт товару - лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®»: вкриті плівковою оболонкою № 60 (по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серія Е17123 294 упаковки; вкриті плівковою оболонкою № 30 (по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серії Е17124, Е17124В - 514 упаковок; діючі речовини: глюкозаміну сульфату 500 мг, хондройтину сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг; виробник «Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед» (Індія), заявленого згідно з митною декларацією від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839, у якому за твердженням позивача використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу охоронюваного патентом України № 100373.

Спростовуючи вищезазначені твердження позивача, відповідач надав суду висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, відповідно до якого у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку еквівалентну їй.

Згідно з ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 ст. 464 Цивільного кодексу України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно з абз. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. (ч. 2 ст. 459 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 462 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Частиною 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Стаття 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» містить перелік прав, що випливають з патенту.

Частиною 5 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Згідно з абз. 8 ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з приписами ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору у даній справі суд ухвалою від 12.12.2017 зобов`язав Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) надати суду в найкоротший термін інформацію, включену в Державний реєстр патентів України на винаходи стосовно винаходу «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» (патент України на винахід № 100373), вказавши всі наявні відомості з дати подачі заявки на реєстрацію винаходу по час надання запитуваної інформації суду.

На виконання зазначеної ухвали Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) надало інформацію, включену в Державний реєстр патентів України на винаходи стосовно винаходу «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» (патент України на винахід № 100373), а саме виписку з Державного реєстру патентів України на винаходи щодо патенту України № 100373 станом на 21.12.2017 та копії матеріалів заявки № а200910861 про реєстрацію зазначеного винаходу.

В процесі розгляду справи сторони подали до суду клопотання про призначення у даній справі експертизи з питань інтелектуальної власності, які мотивовані тим, що під час вирішення господарського спору виникло питання, роз`яснення якого потребує спеціальних знань. Сторони запропонували суду винести на роз`яснення судового експерта наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України № 837 від 15.08.2016) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» або ознака еквівалентна їй?».

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2017 суд призначив у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення якої судом винесено наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?».

Вказана ухвала суду про призначення експертизи залишена без виконання, у зв`язку з відсутністю на час отримання матеріалів справи в інституті судових експертів з кваліфікацією 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями», про що свідчить наявне в матеріалах справи повідомлення від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.04.2018 призначено у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення якої судом винесено аналогічне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?».

Вказана ухвала суду про призначення експертизи залишена без виконання, у зв`язку з нездійсненням позивачем покладеного на нього судом обов`язку щодо оплати вартості призначеної експертизи, про що свідчить наявний в матеріалах справи лист Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 02.07.2018 № 408/4-1-18/448, яким повернуті матеріали справи без проведення судової експертизи з підстав відсутності її оплати.

Позивач надав суду відповідні пояснення стосовно нездійснення ним оплати вартості призначеної експертизи, які обґрунтовані тим, що в формулі винаходу за патентом України № 100373 наявна технічна помилка щодо зазначення кількості тальку, що має безпосередній вплив на результати вирішення даної, та просив суд зупинити провадження у справі до вирішення спору та набрання законної сили рішення у справі Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/13420/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах компанії Мові Хелс Гмбх до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» про зобов`язання вчинити дії, а саме: внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» згідно опису винаходу та вказати кількість тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,7-3,0 мас. %, а також опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відповідні відомості.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.09.2018 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах ОСОБА_1 про зупинення провадження у справі та зупинено провадження у справі № 911/2551/17 до вирішення спору у справі Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/13420/17 та набрання законної сили рішення у вказаній справі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.11.2018 у справі № 911/2551/17 зазначену ухвалу скасовано з тих підстав, що в матеріалах справи № 911/2551/17 зібрані та наявні належні, допустимі, достатні та достовірні докази, що дозволяють суду самостійно встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду у господарській справі, тобто, встановити обставини використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (Реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» в межах заявлених позивачем вимог, а саме - порушення відповідачем права інтелектуальної власності компанії Мові Хелс Гмбх на винахід, охоронюваний патентом України № 100373.

Відповідач відповідно до положень ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, самостійно замовив проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої винесено наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?».

За результатами проведення зазначеної експертизи судовим експертом Петренком С.А. складено висновок експерта за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання в господарському судочинстві від 17.09.2018 № 16-01, згідно з яким у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку, еквівалентну їй.

В процесі порівняльного аналізу ознак винаходу за патентом України № 100373 та ознак якими охарактеризовано лікарський засіб «ПРОТЕКОН ФАСТ®», експертом зазначено, що у складі лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®» тальк присутній для вирішення тих самих задач (виконує ту саму функцію), що й у складі винаходу за патентом України № 100373, однак при менших кількісних характеристиках, оскільки значення 0,75 мас. % знаходиться поза визначених формулою винаходу за патентом України № 100373 межах 1,0-3,0 мас % для тальку. Наявність значно меншої кількості тальку вказує: або на досягнення того самого результату від його використання у складі композиції, але іншим шляхом (меншою кількістю), або на досягнення іншого результату від меншої кількості його використання у складі композиції. Тобто, в будь-якому випадку має місце інша форма виконання ознаки, яка характеризується значно меншими кількісними характеристиками ніж за формулою винаходу, відтак еквівалентна ознака не використана.

Судом досліджено вказаний висновок та встановлено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок підготовлено з метою подання до господарського суду Київської області у справі 911/2551/17 експертом Петренком Сергієм Анатолійовичем, який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 18.10.2017, дійсне до 18.10.2020), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності і експертний стаж з 2002 року. Кваліфікацію експерта Петренка С.А. щодо здійснення вищезазначеного дослідження у сфері інтелектуальної власності судом перевірено згідно з даними реєстру атестованих судових експертів, розміщеному на веб-сайті Міністерства юстиції України. З огляду на викладене, висновок експерта приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

В процесі розгляду справи за клопотанням позивача в судове засідання судом викликано судового експерта Товариства з обмеженою відповідальністю «Судово-експертна компанія «Алінгез» Петренка Сергія Анатолійовича (свідоцтво № 1231 від 08.07.2011), для надання усних пояснень щодо його висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, поданого разом з відзивом на позовну заяву, оскільки в даному висновку за твердженням позивача не проаналізовано еквівалентність ознак тальку.

Під час надання відповідей на запитання сторін, експерт Петренко С.А. роз`яснив, що у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку, еквівалентну їй. Крім того, після надання відповідних пояснень, експерт звернув увагу позивача на наявність в матеріалах справи висновку експерта за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовленого для використання в господарському судочинстві від 17.09.2018 № 16-01, в якому він роз`яснив чому тальк в складі винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» не є еквівалентною ознакою тальку в складі винаходу «ПРОТЕКОН ФАСТ®».

Разом з тим, зі свого боку позивачем не було подано суду належних та допустимих доказів, в тому числі, відповідного висновку експерта який би підтверджував використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаки, еквівалентній їй.

При цьому, позивач під час доведення порушення прав інтелектуальної власності компанії Мові Хелс Гмбх, наголошував на наявності помилки в формулі винаходу за патентом України № 100373 щодо зазначення нижньої межі вмісту тальку, яка на його думку становить 0,73 мас %, а також некоректності здійснення порівняння експертом ознаки тальку в кількісному вираженні 1,0-3,0 мас % в складі винаходу за патентом України № 100373 з відповідним співвідношенням вмісту тальку 0,75 мас % в лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®».

В підтвердження вказаних тверджень позивач подав до суду висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 18.01.2018 № 118, згідно з яким зазначення у формулі винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас. % замість 0,73-3,0 мас. % слід вважати очевидною помилкою, а заявник за патентом України на винахід № 100373 не мав на меті обмежити нижній поріг значення кількісного вмісту тальку у формулі винаходу саме значенням 1,0 мас %.

Відповідно до п. 2.1 Положення «Про Державний реєстр патентів України на винаходи», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 291, Державний реєстр патентів України на винаходи - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на винаходи (далі - патенти) і деклараційних патентів України на винаходи (далі - деклараційні патенти), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Патентом України на винахід № 100373, зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.12.2012, засвідчено набуття компанією ОСОБА_5 Гмбх прав інтелектуальної власності на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією». Копія патенту, завірена належним чином міститься в матеріалах справи.

Патент на винахід надає його власнику обсяг прав щодо захисту запатентованого винаходу, а формула винаходу є єдиним критерієм визначення обсягу правової охорони і саме вона дозволяє встановити факт використання або невикористання винаходу шляхом порівняння ознак реального конкретного об`єкта з сукупністю ознак, наведених у формулі. Таким чином, саме на основі формули встановлюється факт порушення прав за патентом.

Наразі обсяг правової охорони вказаного винаходу визначається тією ж формулою з відповідним вираженням кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас %, яка була зазначена в позовній заяві на час звернення позивача до суду, та яка міститься в патенті України № 100373. До вказаного патенту протягом всього часу розгляду спору зміни у визначеному законодавством порядку не внесені.

З огляду на викладене, у суду в рамках даного спору відсутні правові підстави встановлювати відповідні факти щодо наявності чи відсутності технічної помилки в патенті України № 100373 та здійснювати порівняння ознаки тальку за іншим кількісним вираженням ніж зазначеному у формулі, що міститься в даному патенті.

Згідно з приписами абз. 2 п. 11.3.4 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22, кількісний вміст інгредієнтів композиції слід виражати в будь-яких однозначних одиницях, як правило, двома значеннями, які характеризують мінімальну (нижню) і максимальну (верхню) межі вмісту, при цьому вміст одного з інгредієнтів можна характеризувати словом "решта".

Відтак, зазначення компанією Мові Хелс Гмбх вмісту тальку не словом «решта», а конкретним кількісним вираженням нижньої межі та верхньої межі вмісту тальку було обумовлене для досягнення певної мети та відповідного технічного результату.

Крім того, судом під час дослідження вказаного висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 18.01.2018 № 118 встановлено, що в ньому не зазначено про те, що висновок підготовлено для подання до суду в даній справі № 911/2551/17, що не відповідає приписам ч. 5 ст. 101 ГПК України, згідно якими у висновку експерта, зокрема, зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду.

З огляду на зазначене в сукупності, суд не приймає висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 18.01.2018 № 118 як належний і допустимий доказ в розумінні ст. 76, 77 ГПК України, в зв`язку з чим він не береться до уваги при вирішенні спору.

Також позивачем подано до суду висновок експерта за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 08.09.2017 № 194/17, в якому вказано, що в результаті заміни кількісного вмісту тальку 1,0 мас. % на кількісний вміст тальку 0,73 мас. % винаходу за патентом № 100373 не змінено його (її) сутність, а елемент кількісний вміст тальку 0,73 мас. % може виконувати функцію замінного елементу кількісного вмісту тальку з 1,0 мас. % з тим же результатом, тобто може бути використаний у якості того ж засобу в об`єкті техніки (лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією), до якого належить винахід за патентом № 100373.

В силу положень ст. 4 Закону України «Про судову експертизу » правильність висновку судового експерта забезпечуються, зокрема, кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно п. 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за N 1/22533 у вступній частині висновку експерта, зокрема, зазначається про попередження (обізнаність) експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України або за відмову від надання висновку за статтею 385 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 98 ГПК України у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

У ч. 5 ст. 101 ГПК України визначено, що у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Якщо, особи, які проводитимуть судову експертизу не попереджені про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, то поданий суду висновок може вважатися висновком спеціаліста, але не висновком судового експерта в розумінні ст. 98 ГПК України.

Особа набуває права та несе обов`язки експерта, зокрема, після попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі.

Судом досліджено зазначений висновок експерта за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 08.09.2017 № 194/17 та встановлено, що експерт який його виконав не попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, що не відповідає переліченим віще вимогам законодавства.

З висновку вбачається, що даний фахівець здійснював загальне дослідження щодо ознаки тальку не в межах даного спору та без здійснення порівняльного аналізу з лікарським засобом «ПРОТЕКОН ФАСТ®» з врахуванням особливостей щодо досягнення конкретного технічного результату.

З огляду на викладене, суд не приймає вказаний висновок як належний і допустимий доказ в розумінні ст. 76, 77 ГПК України, який підтверджує обставини на які посилається позивач, як на підставу заявлених вимог.

Враховуючи зазначене, позивачем не подано до суду належних та допустимих доказів в підтвердження порушення прав інтелектуальної власності компанії Мові Хелс ГмбХ, від імені якої він діє.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Оскільки позивач не довів порушення прав інтелектуальної власності компанії Мові Хелс ГмбХ, від імені якої він діє, за захистом яких він звернувся до суду з зазначеною позовною заявою, то позовні вимоги є недоведеними та безпідставними, а відтак суд відмовляє в їх задоволенні.

Що стосується розподілу судових витрат, то суд зазначає таке.

Витрати позивача по сплаті судового збору за подання позовної заяви в розмірі 3200 грн. відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України покладається судом на позивача, у зв`язку з відмовою в позові в повному обсязі.

Відповідач просить суд покласти на позивача понесені витрати на професійну правову допомогу у розмірі 48276 грн. та витрати на підготовку висновків експерта у розмірі 6000 грн.

Згідно з приписами п. 1, 2 ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу, пов`язані із залученням експертів та проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 ГПК України за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Згідно з ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Між відповідачем (далі - клієнт) та адвокатським об`єднанням «Лано Солюшенс», в подальшому перейменованим на адвокатське об`єднання «Інтайл» (далі - виконавець) укладено договір про надання правової допомоги від 02.10.2017 № 02/10/17-1. Відповідно до умов зазначеного договору в редакції додаткової угоди від 02.10.2017 № 1 та додаткової угоди від 16.01.2019 № 9 сторони погодили, що виконавець зобов`язується надати правову допомогу клієнту з метою представництва інтересів клієнта в рамках, зокрема, господарських спорів про захист прав інтелектуальної власності, в яких клієнт братиме участь як позивач, відповідач чи третя особа, а клієнт зобов`язується оплачувати надану виконавцем правову допомогу на викладених нижче умовах. За участь в 1 (одному) судовому засіданні / при проведенні переговорів з контролюючими органами 1 (одного) представника, клієнт оплачує виконавцеві винагороду у формі гонорару у сумі 2682 грн., без ПДВ. Сторони погодили, що виконавець уповноважує представляти його інтереси, зокрема, адвоката Жулідову Ірину Сергіївну (свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2876, видане Київською міською від 26.04.2007), ОСОБА_6 (свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю КВ № НОМЕР_1 , видане Радою адвокатів м. Києва від 02.11.2018).

Цей договір вступає в силу з моменту його підписання та діє протягом 24 місяців. (п. 7.1 договору).

Судом за допомогою доступу до Єдиного реєстру адвокатів України перевірено, що статуси осіб, які представляли інтереси відповідача за вказаним договором Жулідової І.С., та ОСОБА_6 відповідають вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На виконання умов договору виконавець надав замовнику передбачені договором послуги, в підтвердження чого відповідач надав акти приймання-передачі правової допомоги за договором про надання правової допомоги від 02.10.2017 № 02/10/17-1: № 2 від 12.12.2017 на суму 13410 грн., № 6 від 06.02.2018 на суму 5364 грн., № 8 від 17.04.2018 на суму 2682 грн., № 13 від 23.08.2018 на суму 2682 грн., № 14 від 15.11.2018 на суму 2682 грн., № 15 від 22.01.2019 на суму 5364 грн., № 16 від 19.02.2019 на суму 10728 грн., № 17 від 12.03.2019 на суму 5364 грн., які підписані в двосторонньому порядку виконавцем та замовником, завірені копії яких залучені до матеріалів справи. В підтвердження понесення витрат на професійну правничу допомогу відповідач подав до суду оригінали платіжних доручень від 03.01.2018 № 6985 на суму 13410 грн., від 08.02.2019 № 464 на суму 5364 грн., від 23.05.2018 № 8313 на суму 2682 грн., від 25.09.2018 № 9572 на суму 2682 грн., від 03.01.2019 № 6 на суму 2682 грн., від 20.03.2019 № 4087 на суму 10728 грн., від 08.04.2019 № 4160 на суму 5364 грн., від 11.04.2018 № 7767 на суму 13410 грн., за якими оплачено витрати на професійну правничу допомогу за вказаними актами.

Судом досліджено вказані документи та встановлено, що витрати на професійну правову допомогу в розмірі 8046,00 грн. за представництво прав та законних інтересів відповідача представниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 згідно з актами приймання-передачі правової допомоги від 06.02.2018 № 6 та від 15.11.2018 № 14 понесені відповідачем під час розгляду даної справи в суді апеляційної інстанції. А відтак, розподіл вказаних судових витрат, понесених у суді апеляційної інстанції має вирішуватись судом апеляційної інстанції у відповідній постанові суду апеляційної інстанції.

Понесені витрати відповідача на професійну правову допомогу в розмірі 2682,00 грн. за здійснення представництва прав та законних інтересів відповідача представником ОСОБА_8 під час розгляду даної справи в господарському суді Київської області 07.11.2017, зазначеним в акті від 12.12.2017 № 2 є недоведеними та безпідставними, позаяк, ОСОБА_8 . представництво прав та законних інтересів відповідача в судовому засіданні 07.11.2017 не здійснював, про що свідчать наявні в матеріалах справи протокол судового засідання від 07.11.2017 та ухвала про відкладення розгляду справи від 07.11.2017, в яких останній не відображений.

З огляду на зазначене, витрати відповідача на професійну правову допомогу в розмірі 37548 грн. покладаються судом на позивача відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 129 ГПК України, у зв`язку з відмовою в позові та доведеністю і підтвердженістю належними і допустимими доказами вказаних витрат.

Решта витрат на професійну правову допомогу в розмірі 10728 грн. покладаються на відповідача, позаяк, вони не доведені та не підтверджені доказами, які доводять, що вони стосуються витрат які відповідач поніс в межах розгляду даного спору господарським судом Київської області.

Також відповідач просить суд покласти на позивача понесені відповідачем витрати у розмірі 6000 грн. на підготовку експертних висновків від 21.08.2017 № 03-02/17 та від 17.09.2018 № 16-01.

Згідно з ч. 4 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

В підтвердження понесених витрат у розмірі 6000 грн. на підготовку експертних висновків відповідач подав до суду копію договору від 15.08.2017 № Д1708-15, укладеного відповідачем та ТОВ «Судова-експертна компанія «Алінгез» на виконання дослідження об`єкту інтелектуальної власності, копію договору від 12.09.2018 № 23/2018, укладеного між відповідачем та ФОП Петренком С.А. на надання послуг з проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, рахунки від 16.08.2017 № 1708-15 на суму 5000 грн. та від 14.09.2018 № 53 на суму 1000 грн., оригінали платіжних доручень від 17.08.2017 № 6116 на суму 5000 грн. та від 21.09.2018 № 9554 на суму 1000 грн., а також вищезазначені експертне дослідження та висновок експерта.

Оскільки вищезазначені витрати на підготовку експертних висновків в розмірі 6000 грн. здійснені відповідачем з метою підтвердження своїх заперечень проти позову, спростування безпідставних тверджень позивача, доведення обставин якими відповідач спростовував позовні вимоги, суд відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 129 ГПК України, у зв`язку з відмовою в позові та доведеністю і підтвердженістю доказами вказаних витрат покладає їх на позивача.

Керуючись ст. 1291 Конституції України, ст. 13, 74, 123, 126, 127, 129, 232-233, 236-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. В позові відмовити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ОСОБА_9 (08140, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, ідентифікаційний код 24377666) 37548 (тридцять сім тисяч п`ятсот сорок вісім) грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу, 6000 (шість тисяч) грн. 00 коп. витрат на підготовку експертних висновків.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили у строк та порядку передбаченому ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у строк визначений ст. 256 ГПК України в порядку передбаченому ст. 257 ГПК України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Дата складання та підписання повного тексту рішення 20.05.2019

Суддя Ю.В. Подоляк