УХВАЛА

м. Київ

14.05.2019Справа № 910/1694/19

За позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю ""Реал-Право"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та зобов`язати вчинити дії

Суддя Бондаренко Г. П.

Секретар судового засідання Лебович А. О.

За участю представників сторін:

Від позивача: не прибув;

Від відповідача - 1: не прибув;

Від відповідача - 2: Потоцький М. Ю. (за дов. № 2434-03/32 від 29.01.2019).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (далі - відповідач-2) про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним та зобов`язати вчинити дії.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач просить:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208964 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: протинабрякові препарати; антитромботичні препарати; протизапальні препарати; препарати для лікування варикозного розширення судин, в тому числі післяопераційного та у жінок під час вагітності;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для і рів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208964 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: протинабрякові препарати; антитромботичні препарати; протизапальні препарати; препарати для лікування варикозного розширення судин, в тому числі післяопераційного та у жінок під час вагітності та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2019 залишено позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" без руху, встановлено позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви потягом 5 (п`яти) днів з дня вручення цієї ухвали шляхом:

- подання до суду письмової заяви із зазначенням офіційної електронної адреси, адреси електронної пошти та номерів засобів зв`язку відповідача-1;

- подання до суду доказів на підтвердження повноважень юрисконсульта ПАТ "Борщагівський ХФЗ" ОСОБА_1 на засвідчення копій документів.

28.02.2019 від позивача до суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з доданою заявою Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" із зазначенням офіційної електронної адреси, адреси електронної пошти та номерів засобів зв`язку відповідача-1 та наказом генерального директора "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" від 28.12.2018 на підтвердження повноважень ОСОБА_1 на підтвердження повноважень юрисконсульта ПАТ "Борщагівський ХФЗ" ОСОБА_1 на засвідчення копій документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2019 судом відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи в загальному позовному провадженні, призначено підготовче засідання у справі на 04.04.2019.

Господарський суд ухвалою від 28.03.2019 повідомив учасників справи, що підготовче засідання у справі, призначене на 04.04.2019 не відбудеться, у зв`язку з перебуванням судді Бондаренко Г. П. у відряджені та про призначення підготовчого засідання у справі на 14.05.2019.

29.03.2019 через відділ канцелярії суду від відповідача - 1 надійшов відзив на позовну заяву, в якій відповідач - 1 заперечував доводи позивача та просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

04.04.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшло клопотання, в якому той просив суд призначити у справі експертизу у сфері інтелектуальної власності, у зв`язку з необхідністю вирішення питання про схожість знаків.

05.04.2019 від позивача надійшла відповідь на відзив, в якому позивач заперечував доводи відповідача - 1 та просив суд задовольнити позовні вимоги, від відповідача - 2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач - 1 також заперечував проти позову.

10.04.2019 через відділ канцелярії суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача - 2.

В підготовче судове засідання 14.05.2019 позивач та відповідач - 1 не прибули, про час та місце проведення підготовчого судового засідання були повідомлені належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи.

Відповідач - 2 в підготовче судове засідання 14.05.2019 прибув, щодо клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не заперечував.

Суд розглянувши клопотання позивача, в якому той просив суд призначити у справі експертизу у сфері інтелектуальної власності, дійшов висновку про його задоволення, з підстав нижченаведених.

Так, позивач просив суд призначити у справі експертизу у сфері інтелектуальної власності у зв`язку з тим, що для вирішення питання про схожість знаків «ВЕНОГЕПАНОЛ» та «» потребуються спеціальні знання у галузі досліджень торгівельних марок (знаків для товарів та послуг). На вирішення судової експертизи позивач просив поставити питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг « » за свідоцтвом України № 208964 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ВЕНОГЕПАНОЛ » за свідоцтвом України № 30999 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг?

2) Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 208964 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника - Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", який дійсно виробляє в Україні товари 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг під торгівельною маркою «ВЕНОГЕПАНОЛ» за свідоцтвом України № 30999 від 15.04.2003?

Проведення експертизи позивач просив доручити одному із атестованих Міністерством юстиції України експертів: Дорошенко Олександру Федоровичу; Петренко Сергію Анатолійовичу ; Жилі Богдану Володимировичу . Також позивач просив суд не призначати проведення експертизи Київському науково - дослідному інституту судових експертиз, через велику завантаженість останнього. Оплату експертного дослідження позивач просив покласти на нього.

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідачів про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208964 від 25.02.2016 та комбінований знак для товарів і послуг « », власником якого є відповідач - 1 відносно 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, з тих підстав, що така торгівельна марка через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торгівельної марки «ВЕНОГЕПАНОЛ», і що існує імовірність, що споживач може їх сплутати.

Отже, для встановлення фактичних обставин щодо схожості знаків «ВЕНОГЕПАНОЛ» та «» та відповідно наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 208964 від 25.02.2016 недійсним повністю, необхідні спеціальні знання, у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Позивачем надано в якості доказів по справі висновок № 02/2 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності складений 07.02.2019 патентним повіреним ОСОБА_4 , який має вищу юридичну освіту, вищу спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності та стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2002 року. Зазначений висновок підготовлено для подання до суду, також у висновку вказано, що про кримінальну відповідальність ОСОБА_4 обізнаний.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов`язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Статтею 10 Закону України "Про судову експертизу" внормовано, що судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно з п. 7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до Закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Висновок поданий позивачем в якості доказів по справі складений патентним повіреним, який не є атестованим судовим експертом, відповідно у суду відсутні підстав вважати, що позивачем наданий у матеріали справи висновок експерта стосовно питання щодо схожості знаків «ВЕНОГЕПАНОЛ» та «». Інших висновків щодо зазначеного питання ні позивачем, ні відповідачем в матеріали справи не подано.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно зі ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Як зазначається в п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

За вказаних обставин наявні підстави для призначення у справі експертизи об`єктів права інтелектуальної власності за клопотанням позивача.

Остаточний перелік питань та експертна установа (експерт) визначається судом відповідно до роз`яснень постанови Пленуми Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 №4.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

На підставі вищезазначеного, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, розумності строків розгляду справи судом, для всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручається Дорошенко Олександру Федоровичу експерту Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), буд. 11, корп. 4, 13 поверх). При визначенні експертної установи суд виходив з завантаженості експертної установи, пріоритетності призначення експертизи державним експертним установам, територіальності розміщення експертної установи за місцезнаходженням суду у місті Києві (при цьому, судом враховано заперечення позивача у справі щодо недоцільності призначення експертизи Київському науково-дослідному інститут судових експертиз).

Відповідно до ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Враховуючи принцип змагальності сторін, закріплений в ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17; ідентифікаційний код 23518596) як ініціатора позову.

У зв`язку з призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/1694/19, на підставі ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 99, 100, 125, 182, 185, 228, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/1694/19 з ініціативи суду судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Дорошенко Олександру Федоровичу експерту Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), буд. 11, корп. 4, 13 поверх).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є знак для товарів і послуг « » за свідоцтвом України № 208964 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ВЕНОГЕПАНОЛ » за свідоцтвом України № 30999 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг?

2.2. Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 208964 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника - Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", який дійсно виробляє в Україні товари 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг під торгівельною маркою «ВЕНОГЕПАНОЛ» за свідоцтвом України № 30999 від 15.04.2003?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17; ідентифікаційний код 23518596). Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

5. Зобов`язати сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об`єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6. Провадження у справі № 910/1694/19 зупинити до надання висновків судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

7. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

8. Зобов`язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 20.05.2019.

Суддя Г.П. Бондаренко