УХВАЛА

14.05.2019Справа № 910/2006/19
за позовом Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» та

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання свідоцтва недійним та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у якому просило суд: 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: «Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією»; 2) зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208961 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Реал-Право» відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: «Антигіпертензивні засоби; препарати з діуретичною і гіпотензивною дією» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208961 від 25.02.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003, власником якого є позивач.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 суд ухвалив: позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів на підтвердження повноважень ОСОБА_1 засвідчувати копії документів від імені ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ»; встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

28.02.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2019 суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 02.04.2019.

29.03.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив на позов.

02.04.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого позивач просив суд поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ЛІПРАЗІД » за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим з позначенням «ЛІПРАЗИД/ЛИПРАЗИД», яке використовує Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» з 2003 року під час маркування лікарського засобу?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка дійсно виробляє в Україні товари 5 класу МКТП з нанесенням їх на упаковку позначення «ЛІПРАЗИД/ЛИПРАЗИД»?

У підготовче засідання 02.04.2019 прибули представники позивача та відповідача 2, представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином. Представник відповідача 2 подав відзив на позову та додаткові документи.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 02.04.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 14.05.2019.

05.04.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 1 та відповідача 2, а також додаткові документи.

У підготовче засідання 14.05.2019 прибули представники позивача та відповідача 2, представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином. Представник відповідача 2 подав власну редакцію питань на судову експертизу. Так, представник відповідача 2 просить суд поставити на вирішення судової експертизи наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг « ЛІПРАЗІД » за свідоцтвом України №30998 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП, станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №m2014 14949 на його реєстрацію?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме: особи позивача (ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»), станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №m2014 14949 на його реєстрацію?

Розглянувши у підготовчому засіданні 14.05.2019 клопотання позивача про призначення судової експертизи, суд дійшов висновків про задоволення вказаного клопотання та необхідність призначення у даній справі судової експертизи з огляду на наступне.

Як встановлено судом, обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208961 від 25.02.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003, власником якого є позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з ч. 3 ст. ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З огляду на наведене, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знак за оспорюваним свідоцтвом таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такий знак схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 30998 від 15.04.2003 для зареєстрованих товарів.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням того, що подані сторонами висновки судових експертів містять протилежні за змістом висновки, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та вважає за необхідне поставити на вирішення судової експертизи питання з урахуванням встановленого судом предмету доказування у справі та відхиляє питання №2 позивача з огляду на те, що вказане питання знаходиться поза межами предмету доказування, який визначено з урахуванням заявлених позивачем підстав позову.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/2006/19 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/2006/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

2.2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208961 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №30998 від 15.04.2003?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. У разі несплати витрат на проведення експертизи позивачем, дану оплату може бути здійснено відповідачем 1.

5. Матеріали справи № 910/2006/19 направити до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності

6. Зобов`язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Зупинити провадження у справі № 910/2006/19 на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева