УХВАЛА

25.04.2019Справа № 910/852/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Бородині В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії «Мерк Кенада Інк.»

до 1) Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я",

3) Міністерства охорони здоров'я України

про захист порушеного права інтелектуальної власності

Представники:

від позивача: Казанкіна А.С.;

від відповідача-1: Цвєтінський С.С.;

від відповідача-2: не з'явився;

від відповідача-3: не з'явився;

вільний слухач: ОСОБА_3; ОСОБА_4

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія «Мерк Кенада Інк.» (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі-відповідач 1), Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (далі-відповідач 2) та Міністерства охорони здоров'я України (далі-відповідач 3) в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» припинити порушення прав «Мерк Кенада Інк.» на винахід за патентом України № 62935;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» використовувати винахід (сполука еторикоксиб) за патентом України № 62935 у лікарському засобі «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», що містить сполуку еторикоксиб;

- визнати недійсними висновки про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я» (у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 30 мг, 60 мг, 90 мг та 120 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у коробці з картону);

- визнати недійсними наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2237 від 30 листопада 2018 року «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів», в частині реєстрації лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я»;

- визнати недійсним реєстраційні посвідчення № № UA/17073/01/01, UA/17073/01/03 та UA/17073/01/04 на лікарський засіб «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є власником патенту України № 62935 на винахід "Заміщені піридини, фармацевтична композиція на їх основі та спосіб лікування опосередкованих циклооксигеназою захворювань". Як зазначає позивач, на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України № 2237 від 30.11.2018 за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» зареєстровано лікарський засіб «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», який містить в собі сполуку еторикоксиб, захищену патентом позивача № 62935, проте як зазначає позивач, останній не надав відповідачу-2 дозволу на використання винаходу за патентом України № 62935 при виготовленні вищевказаного лікарського засобу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2019 позовну заяву Компанії «Мерк Кенада Інк.» - залишено без руху. Встановлено Компанії «Мерк Кенада Інк.» строк протягом п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду оригінал платіжного доручення № 81 від 04.01.2019 про сплату судового збору у розмірі 9 605, 00 грн. засвідчений підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

01.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії «Мерк Кенада Інк.» надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 28.02.2019.

08.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії «Мерк Кенада Інк.» надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач просить суд заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», в тому числі і такі, що мають наслідком зміну лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо; заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" вводити в цивільний обіг (в тому числі, продавати, міняти, пропонувати до закупівлі за результатами закупівельної процедури, вчиняти інші дії, спрямовані на реалізацію) на території України лікарській засіб «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я» у будь-якій формі випуску, активною діючою речовиною якого є сполука еторикоксиб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2019 заяву Компанії «Мерк Кенада Інк.» про забезпечення позову задоволено частково. До набрання рішенням законної сили у справі № 910/852/19 вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" до набрання рішенням законної сили вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», в тому числі і такі, що мають наслідком зміну лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо. В іншій частині заяви відмовлено.

20.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що висновок Центру щодо ефективності, безпеки та якості лікарського засобу - це узагальнений результат експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб з наданням рекомендацій щодо його державної реєстрації тощо, тож встановлення факту порушення майнових прав інтелектуальної власності не відноситься до компетенції Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".

26.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства охорони здоров'я України надійшло клопотання про закриття провадження у справі, в якому відповідач-3 зазначає, що спір в частині вимог до Міністерства охорони здоров'я України не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства, а тому просить суд закрити провадження № 910/852/19 в частині вимог до Міністерства охорони здоров'я України.

28.02.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про відкладення підготовчого засідання, в якому просить суд відкласти підготовче засідання з метою надання сторонам строку для укладення мирової угоди.

Також, 28.02.2019 представник позивача подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" реєстраційні матеріали (матеріали реєстраційного досьє) стосовно лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», а саме: комплект документів, які стосуються матеріалів доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я» та їх експертиз (а за відсутності - звіти про біоеквівалентність з референтним лікарським засобом); фармакопейної статті або матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва; зразків вказаного лікарського засобу та його упаковки; інших матеріалів, які характеризують ефективність, безпечність та якість лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», передбачених Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.

У судовому засіданні 28.02.2019 розглянувши подане відповідачем-3 клопотання про закриття провадження у справі, суд зазначає, що спір у частині визнання недійсним наказу МОЗ України № 2237 від 30 листопада 2018 року щодо державної реєстрації лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я» є спором стосовно захисту прав інтелектуальної власності позивача, який в даному випадку не перебуває у відносинах адміністративного підпорядкування з МОЗ України, має цивільний характер та не відноситься до сфери публічно-правових відносин, а тому підвідомчий господарським судам України, у зв'язку з чим суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача-3 про клопотання про закриття провадження у справі в частині вимог до Міністерства охорони здоров'я України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 клопотання Компанії «Мерк Кенада Інк.» про витребування доказів - задоволено. Зобов'язано Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" у строк до 22.03.2019 надати суду належним чином засвідчені читабельні копії реєстраційних матеріалів (матеріали реєстраційного досьє) лікарського засобу «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я». Підготовче засідання відкладено на 28.03.2019.

22.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" на виконання вимог ухвали суду від 28.02.2019 надійшли копії реєстраційних матеріалів на лікарський засіб «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я».

27.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" надійшло клопотання, в якому відповідач просить суд відкласти розгляд справи призначений на 28.03.2019.

У судовому засіданні 28.03.2019 представник позивача надав клопотання про призначення експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі експертизу об'єктів прав, проведення якої доручити судовому експерту Петренку С.А., що працює в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

28.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" надійшов відзив на позовну заяву разом з заявою про поновлення строку, в якому відповідач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" не виробляє лікарський засіб із застосуванням запатентованого винаходу за патентом України № 62935, також відповідач вважає, що позивачем не доведено порушення його виключних прав на використання патенту України на винахід № 62935.

У судовому засіданні 28.03.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 25.04.2019.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання, а також подав ще одне клопотання про призначення експертизи, в якому, як зазначив позивача, навів додаткові обґрунтування необхідності призначення судової експертизи у даній справі.

Представник відповідача-1 поклався на розсуд суду щодо задоволення клопотання та призначення експертизи у даній справі.

Представники відповідачів-2,3 у дане судове засідання не з'явилися, причин неявки суду не повідомили, однак про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Отже, розглянувши клопотання представника позивача про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі, суд дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що лікарський засіб «ЕТОРИКОКСИБ-ЗДОРОВ'Я», який зареєстрований за відповідачем містить в собі сполуку еторикоксиб, захищену патентом позивача № 62935, чим порушуються його виключні права на використання винаходу за патентом України № 62935 при виготовленні вищевказаного лікарського засобу.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи використані ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 62935 або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі «Еторикоксиб-здоров'я», суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов'язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Компанію «Мерк Кенада Інк.».

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв'язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/852/19 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії «Мерк Кенада Інк.» про призначення експертизи - задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/852/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

3. На вирішення експерта винести наступне питання:

- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 62935 або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі «Еторикоксиб-здоров'я»?;

4. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Компанію «Мерк Кенада Інк.».

5. Зобов'язати судового експерта направити на адресу представника Компанії «Мерк Кенада Інк.» (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9 поверх, Патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова») оригінал рахунку на оплату експертизи.

6. Зобов'язати Компанію «Мерк Кенада Інк.» надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

7. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

8. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Провадження у справі № 910/852/19 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

10. Матеріали справи № 910/852/19 надіслати до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 26.04.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков