РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

08.04.2019Справа № 910/5359/16

За позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія"

про захист прав інтелектуальної власності

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Я.І. Мухіна

Представники:

від позивача: Войков А.П. довіреність № б/н від 02.02.2016

від відповідача-1: Фінагіна В.Б. довіреність № 2434-03/36 від 29.01.2019, Мелешко В.І. довіреність № 2434-03/216 від 17.04.2018

від відповідача-2: Кодинець А.О. на підставі ордеру серії КВ № 221208 від 03.12.2018

від відповідача-3: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

24.03.2016 WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) (далі - позивач) звернулося до Господарського суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (далі - відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (далі - відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності, а саме про визнання недійсними повністю свідоцтв України №161673, №152494 на знаки для товарів і послуг; зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначення за свідоцтвом України №161673, позначення за свідоцтвом України №152494 та об'ємних позначень, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача, визнаними добре відомими в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 та торговельною маркою «WD-40, об'ємний» настільки, що їх можна сплутати, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, - фактично позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/5359/16.

У зв'язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 № 5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу №910/5359/16 передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/5359/16 до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2016 у справі № 910/5359/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

30.10.2017 до Господарського суду міста Києва надійшов Висновок експерта № 110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16 (далі - Висновок експерта).

У зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Марченко О.В., 30.10.2017 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу № 910/5359/16 передано на розгляд судді Балац С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2017 справу № 910/5359/16 прийнято до провадження судді Балац С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2017 здійснено заміну первісного відповідача-1 - Державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-1 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

11.12.2017 через відділ діловодства суду представником позивача подано заяву про викладення позовної вимоги в іншій редакції, згідно якої позивач, з огляду на заміну первісного відповідача-1 на належного відповідача-1, не змінюючи предмет та підставу позову, виклав пункти 2 та 4 резолютивної частини позовних вимог у редакції, згідно якої просив суд зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг провадження у справі закрито у зв'язку з відсутністю предмета спору. У задоволенні решти вимог відмовлено повністю.

Рішення суду мотивовано тим, що в день відкриття провадження у даній справі оскаржувані свідоцтва повністю припинені за рішенням правовласника, а тому провадження у даній справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг підлягає закриттю на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору. В іншій частині позовних вимог щодо заборони відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами судом відмовлено, оскільки зі змісту вимог вбачається, що вони направлені на заборону вчинення певних дій в теперішньому та майбутньому часі, а оскільки продукція не виробляється і не пропонується до продажу відповідачами та доказів протилежного не надано, то такі вимоги задоволенню не підлягають. Щодо позовних вимог про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то такі вимоги також задоволенню не підлягають, оскільки є похідними від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсними.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 залишено без змін з тих же підстав.

Постановою Верховного Суду від 06.11.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі №910/5359/16 скасовано та направлено справу №910/5359/16 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/1987 від 15.11.2018 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/5359/16.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2018 справу № 910/5359/16 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 прийнято справу № 910/5359/16 до провадження судді Гумеги О.В. та призначено підготовче засідання у справі на 10.12.2018 о 14:00 год.

06.12.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 просив суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

У підготовче засідання, призначене на 10.12.2018, з'явилися представники позивача та відповідача-1, 2. Представник відповідача-3 у підготовче засідання 10.12.2018 не з'явився.

У підготовчому засіданні 10.12.2018 представник позивача подав письмові пояснення по суті заявлених позовних вимог з урахуванням постанови Верховного Суду від 06.11.2018.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2018, повідомили суд про необхідність ознайомлення з матеріалами справи та вказали, що ними подано не всі докази у зв'язку з чим просили суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання у справі на 29.01.2019 о 10:30 год.

26.12.2018 через відділ діловодства суду від Верховного Суду надійшов супровідний лист з повернутою поштовою кореспонденцією у справі № 910/5359/16.

15.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли доповнення до відзиву на позовну заяву з додатками, відповідно до яких відповідач-2 в доповнення до відзиву просив суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

15.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

15.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про розподіл судових витрат, відповідно до якої позивач просив визнати судовими витратами: судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 11024,00 грн.; витрати на проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у розмірі 44640,00 грн.; судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 16536,00 грн.; судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 22048,00 грн. Зазначеною заявою представник позивача просив всі судові витрати покласти на відповідача-2 та відповідача-3 пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

25.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли заперечення на заяву позивача про розподіл судових витрат, відповідно до якої представник відповідача-2 вказав, що, на його думку, заява про розподіл судових витрат є необґрунтованою, суперечить нормам ГПК України та не може бути задоволена.

25.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В. у судове засідання для надання пояснень щодо Висновку експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16. В якості додатку до наведеного клопотання додано заперечення на вказаний висновок експерта, згідно яких відповідач-2 зазначив про таке: Висновок експерта є неповним, оскільки не містить дослідження всіх питань, зазначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 14.11.2016; експертом у Висновку були використані джерела, які не мають відношення до судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та стосуються експертизи заявок; у Висновку експерта відсутні відомості щодо умов застосування методів дослідження, у Висновку експерта відсутній докладний опис об'єктів дослідження, зокрема, словесних елементів торговельних марок та упаковок продукції; у зв'язку з висновками, які робить експерт, виникає питання, чи має експерт відповідну освіту та кваліфікацію у сфері соціології чи психології, хімії та техніки; окремі положення дослідження суперечать визначеним експертом принципам та отриманим результатам; експертом не враховано словесні елементи добре відомої марки та зображень упаковок продукції; вибірковість експертного дослідження.

28.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на доповнення до відзиву відповідача-2.

У підготовче засідання, призначене на 29.01.2019, з'явилися представники позивача та відповідача-1, 2. Представник відповідача-3 у підготовче засідання 29.01.2019 не з'явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2019, здійснювався розгляд заяви про розподіл судових витрат, поданої представником позивача 15.01.2019 через відділ діловодства суду.

Заява позивача про розподіл судових витрат та заперечення відповідача-2 на неї будуть враховані судом при винесенні рішення у даній справі.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2019, здійснювався розгляд клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В., поданого відповідачем-2 через відділ діловодства суду 25.01.2019.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні 29.01.2019 підтримав зазначене клопотання. Представники позивача та відповідача-1 не заперечували з приводу задоволення зазначеного клопотання.

Суд дійшов висновку про необхідність надання усім учасниками справи можливості запропонувати перелік питань, які на їх думку потребують роз'яснення щодо складеного судовим експертом Жилою Б.В. Висновку №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 11.02.2019 о 15:20 год.

04.02.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли доповнення до клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В., поданого відповідачем-2 через відділ діловодства суду 25.01.2019. Зазначеним клопотанням відповідач-2 надав перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити судовому експерту щодо складеного ним Висновку експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16 та просив викликати судового експерта Жилу Б.В. у судове засідання для надання пояснень щодо поставлених запитань.

У підготовче засідання, призначене на 11.02.2019, з'явилися представники відповідача-1, 2. Представники позивача та відповідача-3 у підготовче засідання 11.02.2019 не з'явилися.

У підготовчому засіданні, призначеному на 11.02.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 11.03.2019 о 14:00 год. та викликано в підготовче засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання пояснень щодо Висновку експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16.

У підготовче засідання, призначене на 11.03.2019, з'явилися представники позивача, відповідача-1, 2 та судовий експерт Жила Б.В. Представник відповідача-3 у підготовче засідання 11.03.2019 не з'явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 11.03.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Судовий експерт Жила Б.В. у підготовчому засіданні 11.03.2019 надав суду та учасникам справи письмові пояснення з відповідями на поставлені відповідачем-2 питання, зокрема, надав відповідь на питання, яке було вказане в ухвалі Господарського суду міста Києва від 14.11.2016, але відповідь на яке у Висновку експерта не було надано. Експерт також пояснив, що присутні на об'ємних позначеннях написи брались ним до уваги в контексті їх впливу на загальне зорове сприйняття об'єктів.

У підготовчому засіданні 11.03.2019 судовий експерт Жила Б.В. надав роз'яснення щодо складеного ним Висновку експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16 та надав відповіді на запитання відповідача-2.

У підготовчому засіданні 11.03.2019 представники позивача та відповідачів-1, 2 зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові та відзивах.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 25.03.2019 о 10:20 год.

У судове засідання, призначене на 25.03.2019, з'явилися представники відповідача-1, 2. Представники позивача та відповідача-3 у підготовче засідання 25.03.2019 не з'явилися.

В судовому засіданні 25.03.2019 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 25.03.2019 судом заслухано вступне слово представників позивачів та відповідачів-1, 2.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві та у письмові поясненнях з урахуванням постанови Верховного Суду від 06.11.2018, відповіді на відзив відповідача-2, відповідь на доповнення до відзиву відповідача-2, поданих до суду 10.12.2018, 15.01.2019, 28.01.2019 відповідно.

Представник відповідача-2 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву та у доповненнях до відзиву на позовну заяву, запереченнях на Висновок експерта, поданих до суду 06.12.2018, 15.01.2019, 25.01.2019 відповідно.

Представник відповідача-1заперечував проти задоволення позову з підстав, викладених відзиві на позовну заяву, поданому до суду 27.04.2016.

В судовому засіданні 25.03.2019 судом з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів.

У судовому засіданні 25.03.2019 судом оголошено перерву до 08.04.2019 о 14:00 год.

У судове засідання, призначене на 08.04.2019, з'явилися представники позивача та відповідача-1, 2.

Представник відповідача-3 у судове засідання 08.04.2019 не з'явився, про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

У судовому засіданні 08.04.2019 судом продовжено розгляд справи по суті.

З дозволу суду, представник відповідача-2 скористався правом озвучити репліку.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 08.04.2019 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши представників позивача, відповідачів-1 та відповідача-2, з'ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими сторони обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України). Зокрема, згідно з частиною другою статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Позивач - WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) є компанією, яка створена та діє за законодавством США (штат Каліфорнія), що підтверджується нотаріально засвідченими копіями афідевіту стосовно даної компанії та свідоцтва про реєстрацію корпорації WD-40 Manufacturing Company (а.с. 14-25 т. 3).

Позивач звернувся до Господарського суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності з такими позовними вимогами:

1) визнати недійсним повністю свідоцтво України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" (далі - Вимога 1);

2) зобов'язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - Вимога 2);

3) визнати недійсним повністю свідоцтво України №152494 на знак для товарів і послуг (далі - Вимога 3);

4) зобов'язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - Вимога 4);

5) заборонити відповідачу-2 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (далі - Вимога 5);

6) заборонити відповідачу-3 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (далі - Вимога 6);

7) заборонити відповідачу-2 здійснювати використання об`ємних позначень (далі - Знак за свідоцтвом України №152494), (далі - Зразок 1), (далі - Зразок 2), (далі - Зразок 3), , (далі - Зразок 4) , (далі - Зразок 5), виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" , визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (далі - Вимога 7);

8) заборонити відповідачу-3 здійснювати використання об`ємних позначень: Знак за свідоцтвом України №152494, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 3, Зразок 4, Зразок 5, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" , визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (далі - Вимога 8).

Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 494, 495, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 5, 6, 16, 19, 20, 25 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) та статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі - Конвенція) обґрунтовані тим, що торговельні марки за свідоцтвами України №161673 та №152494 зареєстровані на ім'я відповідача-2 з порушенням прав позивача на торговельні марки, визнані добре відомими в Україні відносно позивача для товарів 02 та 04 класів МКТП станом на 01.01.2005 року рішеннями Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, затвердженими наказами Державної служби інтелектуальної власності України № 220-Н, № 219-Н від 09.12.2015, оскільки торговельні марки відповідача-2 є схожими до ступеня змішування із добре відомими торговельними марками позивача, а також можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - позивача.

За вказаних обставин, позивач вважає реєстрацію в Україні торговельних марок відповідача-2 за свідоцтвами України №161673 та №152494 неправомірною, з огляду на невідповідність зареєстрованих торговельних марок умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 пункту 2, абз. 2, 3 пункту 3 статті 6 Закону, та з огляду на видачу свідоцтв внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, що відповідно до п.п. а), в) п. 1 ст. 19 Закону є підставами для визнання у судовому порядку вказаних свідоцтв недійсними повністю.

Позивач зазначив, що у разі визнання недійсними вказаних свідоцтв України до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг необхідно буде внести відповідні відомості, що належить до повноважень відповідача-1, відтак позивач просив суд зобов'язати відповідача-1 вчинити певні дії.

Крім того, позивач зазначив, що відповідачі-2, 3 здійснюють виробництво, зберігання, рекламування, пропонування для продажу, зокрема через Інтернет, експорт продукції під маркуванням "ANY WAY D40", "HADO-40" та " HADO ", що порушує права інтелектуальної власності позивача, а тому відповідно до п. 2 ст. 20 Закону просив суд заборонити відповідачам-2, 3 здійснювати використання у їх продукції позначень, схожих до ступеня сплутування із добре відомими торговельними марками позивача.

В ході первісного розгляду справи стало відомо, що дія свідоцтв України №161673 та №152494 була припинена за заявою правовласника (відповідача-2), про що було здійснено публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 від 25.03.2016, що підтверджується наявними в матеріалах справи виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно наведених свідоцтв (а.с. 213-214, 228-229 т. 2).

Постановою Верховного Суду від 06.11.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі №910/5359/16 скасовано та направлено справу №910/5359/16 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

У постанові Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 910/5359/16 зазначено, що:

- суди попередніх інстанцій у частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не врахували, що наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними (ст. 18, п. 3 ст. 19 Закону);

- закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань, проте з матеріалів справи не вбачається встановлення судами попередніх інстанцій обставин, які свідчать про відсутність між сторонами спору та неврегульованих питань після припинення оскаржуваних свідоцтв України;

- згідно зі статтею 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за особою, яка є власником відповідного свідоцтва, і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак. Отже, тимчасове невикористання знаків не може свідчити, що відповідачами-2, 3 вони не будуть використовуватися в майбутньому, а тому передчасним є посилання судів на безпідставність позовних вимог про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товари;

- судами попередніх інстанцій помилково застосовано в даних правовідносинах пункт 2 частини 1 статті 231 ГПК України, внаслідок чого суди дійшли невірного висновку про закриття провадження у справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494, з огляду на що передчасними є висновки судів про відмову в задоволенні позовних вимог щодо зобов'язання відповідача-1 здійснити вказані вище дії і заборону відповідачам-2, 3 здійснювати зазначені вище дії.

- судами попередніх інстанцій не надано належної оцінки всім зібраним у справі доказам та обставинам у сукупності, в тому числі висновку експерта за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка була проведена на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2016.

Позивач при новому розгляді справи, відповідно до письмових пояснень з урахуванням постанови Верховного Суду від 06.11.2018 (а.с. 117-127 т. 5), зазначив, що:

- позовні вимоги були заявлені позивачем до опублікування у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 від 25.03.2016 відомостей про припинення дії свідоцтв України № 152494 та № 61673 за заявою правовласника, а тому їх обґрунтованість має оцінюватись станом на день подання позову;

- наслідки припинення свідоцтва України на знак для товарів і послуг та визнання його недійсним є різними: відповідно до статті 18 Закону дія знака припиняється на майбутнє, тоді як в разі визнання цього свідоцтва недійсним воно, відповідно до частини 3 статті 19 Закону, вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки;

- таким чином, відмова відповідача-2 від свідоцтв України № 152494 та № 1616 на знаки для товарів та послуг і припинення їх дії на підставі таких заяв відповідача-2 не можуть бути підставою для відмови у задоволенні позову;

- разом з тим, позивач наголосив, що спір між сторонами виник з підстав неправомірної реєстрації в Україні торговельних марок відповідача-2 за свідоцтвами України № 161673 та № 152494 з огляду на невідповідність зареєстрованих торговельних марок умовам надання правової охорони та видачі свідоцтв внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, що становить підстави для визнання свідоцтв недійсними, а також використання відповідачами-2, 3 на продукції "мастило універсальне проникне" зображення, які порушують права на добре відомі торговельні марки позивача;

- за таких обставин, посилаючись на п.п. а), в) п. 1 статті 19 Закону, позивач просить суд визнати недійсними торговельні марки відповідача-2 за свідоцтвами України № 161673 та № 152494, а також відповідно до п. 2 ст. 20 Закону заборонити відповідачам-2, 3 використовувати у своїй продукції - "мастило універсальне проникне" позначень, схожих до ступеня сплутування із добре відомими торговельними марками позивача;

- тимчасове невикористання знаків не може свідчити, що відповідачами-2, 3 вони не будуть використовуватися в майбутньому;

- для доведення порушення відповідачем прав на торговельну марку обов'язково потрібно зафіксувати факт несанкціонованого використання торговельної марки (чи позначення схожого до ступеню сплутування зі спірною торговельною маркою) відповідачем до звернення позивача до суду;

- позивачем долучено до матеріалів справи докази на підтвердження порушення прав інтелектуальної власності позивача відповідачами-2,3, зокрема, до наведених письмових пояснень додано докази щодо продовження відповідачами-2,3 порушення прав інтелектуальної власності позивача;

- позивач зазначив, що наведені ним у позовній заяві доводи підтверджуються наявним в матеріалах справи Висновком експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16, водночас позивач зазначив, що експерт критично висловився щодо схожості одного з об'ємних позначень, з приводу якого, в тому числі, проводилось експертне дослідження;

- позивач вказав, що товари 1 та 3 класів МКТП, для яких зареєстровано знаки відповідача-2 за свідоцтвами України № 161673 та № 152494, а також товари, які маркуються об'ємними позначеннями щодо мастил універсальних проникних, є спорідненими за своєю сутністю;

- позивач вважає, що відповідачами-2, 3 не подано жодних належних доказів, які б спростовували докази, надані позивачем в обґрунтування позовних вимог.

Відповідач-2 при новому розгляді справи, відповідно до відзиву на позовну заяву (а.с. 100-106 т. 3) та доповнень до відзиву на позовну заяву (а.с. 162-166 т. 3), заперечив позовні вимоги у повному обсязі, з огляду на таке:

- на момент подання відповідачем-2 заявок на спірні торговельні марки (09.12.2011 та 30.11.2011) та на момент реєстрації спірних свідоцтв України № 161673 та № 152494 (27.02.2012 та 25.09.2012) торговельні марки позивача не були визнані добре відомими (рішення Апеляційної палати щодо визнання марок позивача добре відомими були затверджені наказами № 220-Н, № 219-Н лише 09.12.2015), а відтак відповідач-2 вважає, що реєстрація спірних торговельних марок на день подання заявок була здійснена правомірно;

- свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 152494 та № 161673 повністю припинені за рішенням правовласника (відповідача-2) з 25.03.2016, тобто в день відкриття провадження у справі, а відтак відповідач-2 вважає, що не можна застосувати такий спосіб захисту як визнання недійсним свідоцтва, оскільки неможливо визнати недійсним те, що не існує на момент розгляду справи;

- посилання позивача на право відповідача-2 протягом трьох років з дати припинення свідоцтва повторно зареєструвати такі торговельні марки, на думку відповідача-2, не можуть бути взяті до уваги, оскільки базуються на припущеннях, оскільки позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження вчинення чи підготовку до вчинення таких дій з боку відповідача-2;

- позовні вимоги про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товару, на думку відповідача-2, не підлягають задоволенню, оскільки матеріали справи не містять доказів, що товари, на які посилається позивач, зразки яких були надані ще в 2016 році, продовжують виготовлятися та пропонуватися відповідачем-2 до продажу після припинення дії відповідних свідоцтв;

- оскільки продукція вже не виробляється та не пропонується для продажу відповідачем-2, останній зазначив, що суд позбавлений можливості заборонити те, чого не здійснює відповідач-2 або особа, яка діє в інтересах останнього;

- враховуючи, що свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 152494 та № 161673 повністю припинені за рішенням правовласника з 25.03.2016, то відповідач-2 вважає, що зазначені у Висновку експерта положення щодо оцінки схожості чи оманливості не впливають на прийняття рішення у справі, оскільки стосуються знаків, свідоцтва на які припинили чинність на момент розгляду справи.

Відповідач-3 при новому розгляді справи не надав відзив у встановлений судом строк без поважних причин. За вказаних обставин, суд відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України вирішує справу за наявними матеріалами. При цьому судом враховано приписи частини 4 вказаної статті, згідно яких якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Відповідно до ч.ч. 1-3статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 316 ГПК України, новий розгляд справи № 910/5359/16 здійснювався з урахуванням вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 910/5359/16, зокрема, з урахуванням того, що позовні вимоги включають в себе вимоги про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, тобто предметом спору у даній справі є питання дійсності, законності видачі свідоцтв, а також з огляду на те, що наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними (ст. 18, п. 3 ст. 19 Закону) та що з матеріалів справи не вбачається обставин, які свідчать про відсутність між сторонами спору та неврегульованих питань після припинення дії оскаржуваних свідоцтв України.

Судом встановлено, що позовні вимоги у даній справі заявлені до опублікування відомостей про припинення дії свідоцтв України №161673 та №152494 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 від 25.03.2016, а тому їх обґрунтованість оцінюється судом станом на день подання позову - 24.03.2016 (згідно реєстраційного штампу суду про одержання позовної заяви за вх. № 5359/16 від 24.03.2016).

Як встановлено судом, предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивача про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знак для товарів і послуг №161673 та №152494 (Вимога 1 та Вимога 3).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дати подання відповідачем-2 заявок на спірні торговельні марки (30.11.2011 та 09.12.2011) був чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України від 10 квітня 2008 року № 254-VI.

За приписами абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону (у редакції, що діяла на час подання спірних заявок) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абзацами 2, 3 пункту 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону та в абзацах другому і третьому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування зі знаками інших осіб та/або їх фірмовими найменуваннями як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні положень пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону (відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 27.03.2018 у справі № 910/3220/17).

Пунктами 1, 4 статті 25 Закону встановлено, що:

- охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом;

- з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Пунктом 1 статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

За приписами п.п. а), в) п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

При дослідженні матеріалів справи, судом враховано, що терміну "знак для товарів і послуг" відповідає термін "торговельна марка", оскільки відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України до об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Крім того, терміну "знак для товарів і послуг" відповідає термін "знак", оскільки відповідно до абз. 4 ст.1 Закону, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

З матеріалів справи вбачається наступне.

Позивач (WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Меньюфекторінг Компані)) є власником:

- знаку "WD-40" за свідоцтвом України № 15337 (далі - Знак 1 позивача), який рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано добре відомими в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company), США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 1 січня 2005 року (а.с.159-168 т.1);

- знаку "WD-40, об'ємний" (далі - Знак 2 позивача), який рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company), США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 1 січня 2005 року (а.с.170-180 т.1).

Відповідач-2 (ТОВ "ХАДО-Холдінг") станом на час звернення позивача з даним позовом до суду володів свідоцтвами України:

- №161673 на знак для товарів та послуг на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" (заявка від 30.11.2011 № m201119011; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 25.09.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" №18) (далі - Знак за свідоцтвом України №161673), зареєстрований для всіх товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, а саме:

Кл.1: Антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; антистатики, крім побутових; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гази-носії для аерозолів; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімікати для видаляння нагару в двигунах; гальмові рідини; рідини до гідравлічних систем; охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів; препарати проти закипання двигунових охолодників (охолоджувальних рідин); хімічні добавки до олій; домішки очищальні до бензину; домішки хімічні до моторного палива; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу); зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), крім побутових; речовини для лагодження камер шин; клеї для шин; хімікати, що запобігають конденсуванню; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини трансмісійні; речовини для лагодження шин; шпаклівки для кузовів автомобілів;

Кл.2: Барвники до масла; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; захисні (захистові) препарати для металів; лаки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні препарати; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів;

Кл.3: Антистатики побутові; вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; розчини для миття вітрового скла; вулканний попіл для чищення; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; препарати для видаляння іржі; лаки для волосся; мастика для паркету; протиковзова мастика для підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); лискувальні препарати для меблів і підлоги; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); препарати для виводіння плям; препарати для сухого чищення; препарати для чищення стічних труб;

Кл.4:Аерозольні мастильні матеріали; вазелін технічний; віск (сировина); домішки нехімічні до моторного палива; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); спирт (паливо); технічні жири (мастила); технічні оливи; мастила для зброї; мастильні матеріали; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; оливи для двигунів;

- №152494 на знак для товарів і послуг "" (заявка від 09.12.2011 № m201119764; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 27.02.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" №4), (далі - Знак за свідоцтвом України №152494), зареєстрований для всіх товарів 01, 02, 04 класів МКТП, а саме:

Кл.1: Антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; антистатики, крім побутових; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гази-носії для аерозолів; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімікати для видаляння нагару в двигунах; гальмові рідини; рідини до гідравлічних систем; охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів; препарати проти закипання двигунових охолодників (охолоджувальних рідин); хімічні добавки до олій; домішки очищальні до бензину; домішки хімічні до моторного палива; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), крім побутових; речовини для лагодження камер шин; клеї для шин; хімікати, що запобігають конденсуванню; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини трансмісійні; речовини для лагодження шин; шпаклівки для кузовів автомобілів;

Кл.2: Барвники до масла; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; захисні (захистові) препарати для металів; лаки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні препарати; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів;

Кл.4: Аерозольні мастильні матеріали; вазелін технічний; віск (сировина); домішки нехімічні до моторного палива; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); спирт (паливо); технічні жири (мастила); технічні оливи; мастила для зброї; мастильні матеріали; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; оливи для двигунів.

На думку позивача, свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з підстав того, що:

- Знаки за свідоцтвами України №161673 та №152494 (знаки відповідача-2) є схожими настільки, що їх можна сплутати з визнаними добре відомими в Україні відносно позивача Знаками 1, 2 позивача;

- Знаки за свідоцтва України №161673 та №152494 (знаки відповідача-2) можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично позивача.

Питання стосовно схожості до ступеню змішування торговельних знаків позивача і відповідача-2 щодо споріднених товарів і послуг та питання стосовно можливості введення в оману стосовно позивача є питаннями, які потребують спеціальних знань.

У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарські суди, якщо схожість не має очевидного характеру, призначають відповідну судову експертизу. При цьому господарський суд не наділений повноваженнями встановлювати неочевидну схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017), для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Судом досліджено, що матеріали справи містять Висновок експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16 (далі - Висновок експерта) (а.с. 2-73 т. 4).

Зазначена експертиза призначена ухвалою Господарського суду міста від 14.11.2016 у справі № 910/5359/16, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (далі - експерт), на вирішення експерта поставлено такі питання:

1) чи є знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40" за свідоцтвом України №15337 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

2) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40, об'ємний" за свідоцтвом України №172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

3) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 1 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40, об'ємний" за свідоцтвом України №172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

4) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 2 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40, об'ємний" за свідоцтвом України №172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

5) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40, об'ємний" за свідоцтвом України №172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

6) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 4 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40, об'ємний" за свідоцтвом України №172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

7) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 5 схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою "WD-40, об'ємний" за свідоцтвом України №172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

8) чи є знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?;

9) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?;

10) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 1 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?;

11) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 2 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?;

12) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?;

13) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 4 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?;

14) чи є об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 5 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)? (далі - питання №№ 1 - 14).

З огляду на наведені питання, експерт у Висновку зазначив, що дослідженню підлягали знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №15337 (добре відомий в Україні знак "WD 40"), №172906 (добре відомий в Україні знак "WD-40, об'ємний"), №152494, №161673, а також об'ємні позначення у вигляді упаковок товарів (їх фронтальних частин): Зразок 1, Зразок 2, Зразок 3, Зразок 4, Зразок 5.

Питання № 1.

Експерт зазначив, що відповідно до абз. 1, 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності №116 від 28.07.1995, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 зі змінами від 14.06.2011 (далі - Правила), при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Порівняння товарів 02 та 04 класів МКТП, стосовно яких знак «WD-40» визнано добре відомим в Україні, з товарами 02 та 04 класів МКТП, наведеними у свідоцтві України № 161673, наведено в таблиці 1 Висновку експерта.

З приведених у таблиці даних вбачається, що всі товари 02 та 04 класів МКТП, вказані у свідоцтві України № 161673 на знак, є такими самими або спорідненими з з товарами 02 та 04 класів МКТП, стосовно яких знак «WD-40» визнано добре відомим в Україні.

Експерт зазначив, що відповідно до абз.2 та 3 п.4.3.2.6. Правил, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Експерт взяв до уваги, що при проведенні порівняльного дослідження за участю добре відомого знака з метою встановлення схожості до ступеню сплутування між ним та протиставленим позначенням, слід враховувати положення п. 1) ст.6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно яких Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Як зазначив експерт, з виділеного фрагменту положення вбачається, що забороні використання або визнанню недійсними підлягають також і ті знаки, які не в цілому, а в окремих своїх істотних складових відтворюють або імітують до ступеню змішування добре відомий знак.

Водночас, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Отже, експерт вважав за необхідне дослідити кожен зі складових словесних елементів знака за свідоцтвом України № 161673 на предмет схожості до ступеню сплутування з єдиним елементом добре відомого в Україні знака та, у випадку встановлення такої, з'ясувати, яким чином дана обставина впливає на схожість знаків в цілому.

Так, здійснивши порівняння елементу «ANY WAY» знака за свідоцтвом України № 161673 з добре відомим в Україні знаком «WD-40», експерт дійшов висновку, що між елементом «ANY WAY» знака за свідоцтвом України № 161673 та добре відомим в Україні знаком «WD-40» присутня лише графічна схожість, за відсутності фонетичної та семантичної схожості, чого недостатньо для визнання їх схожими до ступеню сплутування.

Здійснивши порівняння елементу «D-40» знака за свідоцтвом України № 161673 з добре відомим в Україні знаком «WD-40», експерт дійшов висновку, що між елементом «D-40» знака за свідоцтвом України № 161673 та добре відомим в Україні знаком «WD-40» присутня фонетична, графічна та семантична схожість, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування.

Крім того, аналіз значущості елементу «D-40» в складі знака за свідоцтвом України № 161673 показав, що елемент «D-40» виступає в якості самостійного елементу в складі знака і саме на нього падає логічний наголос, як на індивідуальну назву товару в тексті слогану.

Таким чином, як зазначив експерт, схожість до ступеню сплутування присутня між істотною складовою частиною знака за свідоцтвом України № 161673 та добре відомим в Україні знаком «WD-40». В свою чергу, це призводить до того, що порівнювані знаки асоціюються між собою в цілому, незважаючи на різницю в окремих елементах.

З урахуванням положень п. 1) ст.6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, а також відповідно до абз.2 п.4.3.2.4 Правил, за яким позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, в результаті розгляду питання № 1 експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг «ANY WAY D40» за свідоцтвом України № 161673 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання № 2.

Порівняння товарів 02 та 04 класів МКТП, стосовно яких знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні, з товарами 02 та 04 класів МКТП, наведеними у свідоцтві України № 152494 наводиться в таблиці 6 Висновку експерта.

З приведених у таблиці даних вбачається, що всі товари 02 та 04 класів МКТП, вказані у свідоцтві України № 161673 на знак, є такими самими або спорідненими з товарами 02 та 04 класів МКТП, стосовно яких знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні.

Загальний підхід до визначення схожості позначень встановлено Правилами, зокрема п. 4.3.2.7, згідно якого зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Експертом наведено такі критерії схожості зображувальних та об'ємних позначень:

- зовнішня форма;

- вид і характер зображень;

- смислове значення;

- поєднання кольорів і тонів;

- наявність чи відсутність симетрії.

Здійснивши дослідження за вказаними критеріями знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 та добре відомого в Україні знаку «WD-40, об'ємний», експерт зазначив, що порівнювані позначення:

- є близькими за зовнішнім контуром,

- співпадають за видом і характером зображень та їх смисловим значенням;

- мають подібну кольорову гаму;

- є близькими за композиційним складом;

- мають симетричне розміщення аналогічних композиційних елементів.

На думку експерта, сукупність вказаних факторів призводить до того, що позначення справляють схоже загальне зорове враження, незважаючи на різницю в окремих елементах.

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання № 2 експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання № 3.

Як зазначив експерт, з матеріалів справи (а.с. 23, 24 т.2) вбачається, що об'ємне позначення Зразок 1 використовується для маркування такого товару, як «мастило універсальне проникне АWD-40 (ANY WAY D40)», яке - «Змащує, захищає від корозії, відновлює рухливість з'єднань, витискає вологу, розморожує та очищує від забруднень».

Знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні, серед іншого, відносно таких товарів, як протикорозійні препарати, протикорозійні оливи 02 класу МКТП, а також мастильні та просочувальні оливи 04 класу МКТП.

Співставлення експертом зазначених вище товарів показало, що вони: є товарами одного роду; мають спільний матеріал виготовлення; мають спільне призначення; мають спільну сферу застосування; мають спільні канали збуту; мають спільне коло споживачів. Отже, як зазначив експерт, товари слід визнати спорідненими.

Дослідивши об'ємне позначення Зразок 1 та добре відомий в Україні знак «WD-40, об'ємний», експерт зазначив, що порівнювані позначення:

- є близькими за зовнішнім контуром,

- співпадають за видом і характером зображень та їх смисловим значенням;

- мають подібну кольорову гаму;

- є близькими за композиційним складом;

- мають симетричне розміщення більшості аналогічних композиційних елементів.

На думку експерта, сукупність вказаних факторів призводить до того, що позначення справляють схоже загальне зорове враження, незважаючи на різницю в окремих елементах.

При цьому, згідно з джерелом 9 експерт зазначив: «Підчас визначення ступеня схожості зображувальних і тривимірних (об'ємних) позначень найважливішим є саме перше враження, яке виникає при порівнянні позначень. Саме перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням».

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання № 3 експерт дійшов висновку, що об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 1 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання № 4.

Як зазначив експерт, з матеріалів справи (а.с. 18-20 т.2) вбачається, об'ємне позначення Зразок 2 використовується для маркування такого товару, як «мастило універсальне проникне ХАDО-40», яке - «Змащує, захищає від корозії, відновлює рухливість з'єднань, витискає вологу, розморожує та очищує від забруднень».

Знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні, серед іншого, відносно таких товарів, як протикорозійні препарати, протикорозійні оливи 02 класу МКТП, а також мастильні та просочувальні оливи 04 класу МКТП.

Співставлення експертом зазначених вище товарів показало, що вони: є товарами одного роду; мають спільний матеріал виготовлення; мають спільне призначення; мають спільну сферу застосування; мають спільні канали збуту; мають спільне коло споживачів. Отже, як зазначив експерт, товари слід визнати спорідненими.

Дослідивши об'ємне позначення Зразок 2 та добре відомий в Україні знак «WD-40, об'ємний», експерт зазначив, що порівнювані позначення:

- є близькими за зовнішнім контуром,

- співпадають за видом і характером зображень та їх смисловим значенням;

- мають подібну кольорову гаму;

- є близькими за композиційним складом;

- мають симетричне розміщення більшості аналогічних композиційних елементів.

На думку експерта, сукупність вказаних факторів призводить до того, що позначення справляють схоже загальне зорове враження, незважаючи на різницю в окремих елементах.

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання № 4 експерт дійшов висновку, що об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 2 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання 5.

Як зазначив експерт, з матеріалів справи (а.с. 3-5 т.2) вбачається, об'ємне позначення Зразок 3 використовується для маркування такого товару, як «мастило універсальне проникне ХАDО-40», яке - «Змащує, захищає від корозії, відновлює рухливість з'єднань, витискає вологу, розморожує та очищує від забруднень».

Знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні, серед іншого, відносно таких товарів, як протикорозійні препарати, протикорозійні оливи 02 класу МКТП, а також мастильні та просочувальні оливи 04 класу МКТП.

Співставлення експертом зазначених вище товарів показало, що вони: є товарами одного роду; мають спільний матеріал виготовлення; мають спільне призначення; мають спільну сферу застосування; мають спільні канали збуту; мають спільне коло споживачів. Отже, як зазначив експерт, товари слід визнати спорідненими.

Дослідивши об'ємне позначення Зразок 3 та добре відомий в Україні знак «WD-40, об'ємний», експерт зазначив, що порівнювані позначення:

- співпадають за видом і характером зображень та їх смисловим значенням,

- мають симетричне розміщення аналогічних композиційних елементів.

Однак, в той же час, позначення:

- є несхожими за зовнішнім контуром,

- мають суттєво відмінне поєднання кольорів і тонів;

- не є близькими за композиційним складом;

На думку експерта, сукупність вказаних факторів призводить до того, що позначення справляють відмінне загальне зорове враження.

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання № 5 експерт дійшов висновку, що об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 не є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання 6.

Як зазначив експерт, з матеріалів справи (а.с. 7-8 т. 2) вбачається, що об'ємне позначення Зразок 4 використовується для маркування такого товару, як «мастило універсальне проникне», яке - «Змащує, захищає від корозії, відновлює рухливість з'єднань, витискає вологу, розморожує та очищує від забруднень».

Знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні, серед іншого, відносно таких товарів, як протикорозійні препарати, протикорозійні оливи 02 класу МКТП, а також мастильні та просочувальні оливи 04 класу МКТП.

Співставлення експертом зазначених вище товарів показало, що вони: є товарами одного роду; мають спільний матеріал виготовлення; мають спільне призначення; мають спільну сферу застосування; мають спільні канали збуту; мають спільне коло споживачів. Отже, як зазначив експерт, товари слід визнати спорідненими.

Дослідивши об'ємне позначення Зразок 4 та добре відомий в Україні знак «WD-40, об'ємний», експерт зазначив, що порівнювані позначення:

- є близькими за зовнішнім контуром,

- співпадають за видом і характером зображень та їх смисловим значенням;

- мають подібну кольорову гаму;

- є близькими за композиційним складом;

- мають симетричне розміщення більшості аналогічних композиційних елементів.

На думку експерта, сукупність вказаних факторів призводить до того, що позначення справляють схоже загальне зорове враження, незважаючи на різницю в окремих елементах.

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання № 6 експерт дійшов висновку, що об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 4 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання 7.

Як зазначив експерт, з матеріалів справи (а.с. 7 т. 3) вбачається, що об'ємне позначення Зразок 5 використовується для маркування такого товару, як «Мастило універсальне проникне», яке - «Змащує, захищає від корозії, відновлює рухливість з'єднань, витискає вологу, розморожує та очищує від забруднень».

Знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні, серед іншого, відносно таких товарів, як протикорозійні препарати, протикорозійні оливи 02 класу МКТП, а також мастильні та просочувальні оливи 04 класу МКТП.

Співставлення експертом зазначених вище товарів показало, що вони: є товарами одного роду; мають спільний матеріал виготовлення; мають спільне призначення; мають спільну сферу застосування; мають спільні канали збуту; мають спільне коло споживачів. Отже, як зазначив експерт, товари слід визнати спорідненими.

Дослідивши об'ємне позначення Зразок 5 та добре відомий в Україні знак «WD-40, об'ємний», експерт зазначив, що порівнювані позначення:

- є близькими за зовнішнім контуром,

- співпадають за видом і характером зображень та їх смисловим значенням;

- мають подібну кольорову гаму;

- є близькими за композиційним складом;

- мають симетричне розміщення більшості аналогічних композиційних елементів.

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання № 7 експерт дійшов висновку, що об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 5 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Питання 8.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абз.1 п. 4.3.1.9. Правил встановлює, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності». Тобто, згідно з наведеною нормою, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

При цьому, як зазначив експерт, позначення визначається оманливим або таким, що вводить в оману, якщо оманливим або таким, що вводить в оману, є хоча б один із його елементів, які породжують у споживача уявлення про дані через асоціації.

Зважаючи на функцію знака для товарів і послуг, як позначення, індивідуалізуючого товар або послугу певної особи, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи виробника тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників та спорідненістю товарів, для яких призначено схожі знаки.

Водночас, як зазначає експерт, у випадку з імітацією або іншим наслідуванням добре відомого знака спорідненість товарів може не відігравати суттєвого значення, оскільки відповідно до п. 4 ст. 25 Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

В результаті розгляду питання № 2 було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

При цьому, та обставина, що знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні знаком WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) станом на 1 січня 2005 року безпосередньо означає, що, принаймні за станом на вказану дату, знак «WD-40, об'ємний» асоціюється з господарською діяльністю саме згаданої компанії (позивача).

За таких умов, на думку експерта, при фактичному використанні знака за свідоцтвом України 152494, схожого до ступеню сплутування з добре відомим в Україні знаком «WD-40, об'ємний», у споживачів може виникнути помилкове враження про пов'язаність особи, яка виробляє марковані знаком за свідоцтвом України №152494 товари, з виробником товарів, маркованих знаком «WD-40, об'ємний», зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома виробниками.

В той же час, згідно з абз.2 п.4.3.1.9. Правил, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

Беручи до уваги наведене, в результаті розгляду питання № 8 експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані).

Питання 9-13.

В результаті розгляду питання №№ 3, 4, 6, 7 було встановлено, що об'ємне позначення у вигляді упаковок товару Зразки 1, 2, 4, 5 є схожими настільки, що їх можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

В результаті розгляду питання № 5 було встановлено, що об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 не є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» за свідоцтвом України № 172906 стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

При цьому, та обставина, що знак «WD-40, об'ємний» визнано добре відомим в Україні знаком WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) станом на 1 січня 2005 року безпосередньо означає, що, принаймні за станом на вказану дату, знак «WD-40, об'ємний» асоціюється з господарською діяльністю саме компанії WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані).

За таких умов, на думку експерта, при фактичному використанні об'ємних позначень Зразки 1, 2, 4, 5, схожих до ступеню сплутування з добре відомим в Україні знаком «WD-40, об'ємний», у споживачів може виникнути помилкове враження про пов'язаність особи, яка виробляє марковані вказаними об'ємними позначеннями товари, з виробником товарів, маркованих знаком «WD-40, об'ємний», і, зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома виробниками.

Серед іншого, таке враження здатне викликати у споживачів необґрунтовану довіру до особи, від якої походять марковані об'ємними позначеннями Зразки 1, 2, 4, 5 товари, як до такої, якість товарів і послуг якої є співрозмірною з якістю товарів, маркованих добре відомим в Україні знаком «WD-40, об'ємний» компанії WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані).

Беручи до уваги наведене, в результаті розгляду питань №№ 9-13 експерт дійшов висновків, що:

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані);

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 2 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані);

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані);

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 4 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані);

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 5 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані).

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України (тут і далі - в редакції, чинній з 15.12.2017) експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку експерта, проведення судової експертизи доручено Жилі Богдану Володимировичу, який має вищу юридичну освіту (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень"спеціаліст"), статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (Свідоцтво № 1065 видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 19.02.2019), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року.

Про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України експерта попереджено.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявний в матеріалах справи Висновок експерта складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", містить докладний опис проведених експертом досліджень, а також зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на досліджені експертом питання, поставлені експертові ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2016, у зв'язку з чим приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/5359/16.

Водночас, доводи відповідача-2, викладені у запереченнях на Висновок експерта (а.с. 220-230 т. 5), згідно яких останній просив суд відхилити Висновок експерта, суд оцінює критично та відхиляє такі доводи як безпідставні та необґрунтовані.

При цьому стосовно тверджень відповідача-2, що Висновок експерта є неповним, оскільки не містить дослідження всіх питань, зазначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 14.11.2016, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Судом встановлено, що згідно ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2016 на вирішення експерта поставлено 14 питань, тоді як з наданого Висновку експерта дійсно вбачається, що експертом було досліджено та надано відповіді лише на 13 питань, зокрема, експертом не надано відповідь на таке питання, яке було вказане в ухвалі Господарського суду міста Києва від 14.11.2016: чи є знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)?

З матеріалів справи вбачається, що судовий експерт Жила Б.В. з'явився на виклик суду в підготовче засідання 11.03.2019 та надав усні роз'яснення щодо складеного ним Висновку. Експерт також надав суду і учасникам справи письмові пояснення з відповідями на поставлені відповідачем-2 питання, в тому числі на вищенаведене питання ухвали суду від 14.11.2016, зазначивши, що знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. Експерт також пояснив, що присутні на об'ємних позначеннях написи брались ним до уваги в контексті їх впливу на загальне зорове сприйняття об'єктів.

Водночас, приписами ч. 4 ст. 69 ГПК України встановлено обов'язок експерта роз'яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи, натомість не передбачено можливості доповнення експертом вже наданого висновку, а тому суд приймає до уваги при вирішенні спору у даній справі виключно Висновок експерта з наданими у ньому відповідями на питання згідно ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2016.

При цьому суд відзначає, що з клопотанням в порядку ст. 107 ГПК України про призначення у справі додаткової або повторної експертизи сторони до суду не звертались, тоді як приписами статті 74 ГПК України саме на сторони покладено обов'язок доказування і подання доказів на доведення тих обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.

Таким чином, Висновок експерта обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що:

- Знаки за свідоцтвами України № 161673 та № 152494 є схожими настільки, що їх можна сплутати з визнаними добре відомими в Україні відносно позивача торговельною маркою «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 та торговельною маркою «WD-40, об'ємний» стосовно товарів 02 та 04 класів МКТП;

- Знак за свідоцтвом України № 152494 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів МКТП, тобто стосовно позивача.

Як зазначалось, підстави для відмови в наданні правової охорони визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Так, відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 наведеного Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 наведеного Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Обставини, зазначені в абзаці 5 пункту 2 статті 6 Закону та в абзацах 2, 3 пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону, є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Судом враховано, що згідно приписів статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Знак «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 та знак «WD-40, об'ємний» відповідно до рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 31.08.2015,затверджених наказами № 219-Н, № 220-Н від 09.12.2015, визнано добре відомими в Україні відносно позивача для товарів 02, 04 класів МКТП станом на 01.01.2005.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на 30.11.2011 та 09.12.2011 (дати подання відповідачем-2 заявок № m201119011 та № m201119764 на реєстрацію спірних знаків за свідоцтвами України № 161673 та № 152494) були наявні підстави для відмови у наданні правової охорони Знаку за свідоцтвом України № 161673 відповідно до абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та знаку за свідоцтвом України № 152494 відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, встановлені судом обставини справи свідчать про невідповідність зареєстрованих знаків за свідоцтвами України № 161673 та № 152494 умовам надання правової охорони та про видачу цих свідоцтв внаслідок подання заявок з порушенням прав позивача, що відповідно до положень п.п. а), в) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання свідоцтв у судовому порядку недійсними.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання свідоцтв України №161673 та №152494 на знак для товарів і послуг недійсними повністю (Вимога 1 та Вимога 3) є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

При цьому суд зазначає, що припинення дії вказаних свідоцтв за заявою відповідача-2, про що було здійснено публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 від 25.03.2016, не забезпечує в спірному випадку захист прав та інтересів позивач, з метою якого заявлено даний позов, та не може бути підставою для відмови у позові, оскільки наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними (ст. 18, п. 3 ст. 19 Закону).

Щодо різних наслідків припинення свідоцтв та визнання їх недійсними Верховний Суд наголосив у постанові від 06.11.2018, згідно якої дану справу направлено на новий розгляд, зазначивши таке:

"Статтею 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" врегульовано припинення дії свідоцтва. Так, відповідно до частини 1 вказаної статті власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи, тоді як пунктом 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Тобто відповідно до статті 18 вказаного Закону дія знака припиняється на майбутнє, тоді як в разі визнання цього свідоцтва недійсним воно, відповідно до частини 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки".

Щодо доводів відповідача-2, що на момент подання ним заявок на спірні знаки (09.12.2011 та 30.11.2011) знаки позивача не були визнані добре відомими, оскільки рішення Апеляційної палати щодо визнання знаків позивача добре відомими були затверджені наказами Державної служби інтелектуальної власності лише 09.12.2015, відтак реєстрація спірних торговельних марок на день подання заявок була здійснена правомірно, то такі доводи судом відхиляються як безпідставні з огляду на приписи ст. 25 Закону, згідно яких саме з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні (в спірному випадку - станом на 01.01.2005), йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Позивач також звернувся до суду з позовними вимогами про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (Вимога 2 та Вимога 4).

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-1) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтва №161673 та №152494 на знак для товарів і послуг недійсними повністю, які були зареєстровані на ім'я відповідача-2 (ТОВ "ХАДО-Холдінг") підлягають визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (Вимога 2 та Вимога 4) є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Позивач також звернувся до суду з позовними вимогами про:

- заборону відповідачу-2 (ТОВ "ХАДО-Холдінг") та відповідачу-3 (ТОВ "ХАДО-Технологія") здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (Вимога 5 та Вимога 6);

- заборону відповідачу-2 та відповідачу-3 здійснювати використання об`ємних позначень: Знак за свідоцтвом України №152494, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 3, Зразок 4, Зразок 5, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (Вимога 7 та Вимога 8);.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За приписами п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Оскільки відповідно до частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності,- то введення в цивільний оборот відповідних позначень слід кваліфікувати як порушення прав на знак.

Для доведення порушення відповідачем прав на торговельну марку обов'язково потрібно зафіксувати факт несанкціонованого використання торговельної марки (чи позначення схожого до ступеню сплутування зі спірною торговельною маркою) відповідачем до звернення позивача до суду (це можуть бути як письмові, так і речові докази). Належність та допустимість таких доказів зазначається у кожному конкретному випадку. Такими доказами можуть бути товари, які вироблені відповідачем і на які нанесені відповідні знаки для товарів і послуг, а також документи із зображенням таких знаків. Експертні дослідження, у тому числі щодо тотожності чи схожості знака для товарів і послуг, використаних відповідачем при продажу товарів або при наданні послуг, також є такими доказами у відповідних випадках.

Судом встановлено, що позивачем долучено до матеріалів справи 14.11.2016 зразки об'ємних позначень у вигляді упаковки товару - Зразки 1, 2, 3, 4, 5.

Відповідно до інформації, розміщеної на продукції (товарі) - Зразках 1, 2, 3, 4, 5, вона виробляється Товариством з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (відповідач-3).

Також, на продукції нанесена торговельна марка "XADO", позначення "XADO chemical group", а також доменне ім'я xado.com.

На Інтернет-сайті, доступ до якого здійснюється за доменним ім'ям xado.com, при виборі країни "Україна" здійснюється переадресація на Інтернет-сайт за доменним ім'ям xado.ua.

Доменне ім'я xado.ua відповідно до даних реєстру WHOIS зареєстровано на підставі торговельної марки "XADO" за свідоцтвом України № 22299, яке зареєстроване на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (відповідач-2).

На Інтернет-сайті, доступ до якого здійснюється через доменне ім'я xado.ua, розміщено інформацію про продукцію (товар) під маркуванням «ANY WAY D40», «XADO 40» та «XADO», її рекламування із можливістю продажу через Інтернет.

Вищенаведені обставини підтверджується нотаріально засвідченими Протоколом огляду веб-сайту в мережі Інтернет від 14.02.2013 та Протоколом огляду веб-сайту в мережі Інтернет від 01.02.2013 (а.с. 44-154 т. 1), а також роздруківками з сайту xado.ua (а.с. 188-193 т. 1). Наведені обставини не спростовано відповідачем-2 та відповідачем-3.

Крім того, Висновок експерта обґрунтовано підтвердив, що:

- Знаки за свідоцтвами України № 161673 та № 152494 є схожими настільки, що їх можна сплутати з визнаними добре відомими в Україні відносно позивача торговельною маркою «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 та торговельною маркою «WD-40, об'ємний» стосовно товарів 02 та 04 класів МКТП;

- Знак за свідоцтвом України № 152494 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів МКТП, тобто стосовно позивача;

- об'ємні позначення у вигляді упаковки товару Зразок 1, 2, 4, 5 є схожими настільки, що їх можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно позивача торговельною маркою «WD-40, об'ємний» стосовно товарів 02 та 04 класів МКТП;

- об'ємні позначення у вигляді упаковки товару Зразок 1, 2, 4, 5 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів МКТП, тобто стосовно позивача.

Отже, Висновок експерта підтвердив порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відомі Знаки 1, 2 позивача.

При цьому слід зазначити, що товари 1 та 3 класів МКТП, для яких зареєстровано Знаки за свідоцтвами України № 161673 та № 152494 (ззаки відповідача-2), а також товари, які маркуються об'ємними позначеннями щодо мастил універсальних проникних, є спорідненими за своєю сутністю (тобто товари належать до кореспондуючих класів) з визнаними добре відомими в Україні відносно позивача торговельною маркою «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 та торговельною маркою «WD-40, об'ємний» стосовно товарів 02 та 04 класів МКТП.

Зокрема, у п. 11.2.4 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, наведено приблизний перелік кореспондуючих класів, які містять споріднені товари: 1 - 2, 3, 5, 17, 19; 2 - 1, 3, 17. З наведеного списку вбачається, що спорідненими для товарів 1 класу є товари 2, а також 3 класів.

Водночас судом враховано, що згідно Висновку експерта:

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 не є схожим настільки, що його можна сплутати з визнаною добре відомою в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) торговельною маркою «WD-40, об'ємний» стосовно товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

- об'ємне позначення у вигляді упаковки товару Зразок 3 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 02 та 04 класів Міжнародної класифікації для товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані).

Матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачам-2, 3 згоди на використання добре відомих знаків позивача.

З огляду на наведене, судом встановлено факт використання позначення "ANY WAY D40" та об`ємних позначень: Знак за свідоцтвом України №152494, Зразків 1, 2, 4, 5, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з визнаними добре відомими в Україні відносно позивача торговельною маркою «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 та торговельною маркою «WD-40, об'ємний» стосовно товарів 02 та 04 класів МКТП, відповідачами-2, 3 до звернення позивача з позовом до суду.

При цьому судом досліджено інформацію, розміщену на продукції (товарі) - Зразках 1, 2, 4, 5, щодо дати виготовлення та терміну придатності даної продукції та встановлено, що всі наведені Зразки виготовлені в період дії спірних свідоцтв України № 161673 та № 152494 (до 25.03.2016), тоді як термін їх придатності становить 5 років та визначений на відповідних Зразках 1, 2, 4, 5 до 06.08.2016, до 01.12.2016, до 20.07.2017, до 02.06.2020, до 30.07.2020, до 04.03.2021. Наведене, в свою чергу, свідчить про те, що станом на 25.03.2016 (дату припинення дії свідоцтв України № 161673 та № 152494) термін придатності продукції (Зразки 1, 2, 3, 4, 5) не закінчився і така продукція може перебувати у цивільному обороті (пропонуватися для продажу відповідачами-2, 3) і після припинення дії свідоцтв України № 161673 та № 152494.

З огляду на наведене, спростовуються доводи відповідача-2 про те, що матеріали справи не містять доказів того, що товари, на які посилається позивач, зразки яких були надані ще в 2016 році, продовжують пропонуватися відповідачем-2 до продажу після припинення дії спірних свідоцтв.

Доводи відповідача-2 про те, що після припинення дії спірних свідоцтв України № 161673 та № 152494 спірна продукція ним не виробляється та не пропонується для продажу, судом відхиляються як безпідставні, оскільки такі доводи не підтверджені відповідачем-2 жодними належними та допустимими доказами.

Разом з тим, при новому розгляді справи позивачем долучено до матеріалів справи докази, а саме: фотокопію зразка продукції (а.с. 128-130 т. 5), на якій зазначено виробника - ТОВ "ХАДО-Технологія", дату виготовлення 23.10.2018 та термін придатності до 23.10.2023; копію чека № 48207 від 06.12.2018 (а.с. 131 т. 5), який є доказом придбання вказаної продукції; роздруківку з Інтернет-сторінки xado.ua, на якій розміщено інформацію про спірну продукцію (а.с. 132 т. 5). Як встановлено судом, зразок продукції на фотокопії (а.с. 128-130 т. 5) відповідає Зразку 4, який був об'єктом дослідження згідно Висновку експерта. Отже, вказані докази свідчать про порушення відповідачами-2, 3 прав інтелектуальної власності позивача на добре відому в Україні торговельну марку позивача «WD-40, об'ємний» після припинення дії свідоцтва України № 152494.

Отже, за встановлених судом обставин, вимоги позивача про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет (Вимога 5 та Вимога 6) є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Вимоги позивача 7 та 8 визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині

заборони відповідачам-2, 3 здійснювати використання об`ємних позначень: Знак за свідоцтвом України №152494, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 4, Зразок 5, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, тоді як в іншій частині вказаних вимог (щодо заборони відповідачам-2, 3 здійснювати використання об`ємних позначень: Зразок 3) позивачу належить відмовити за недоведеністю позовних вимог в цій частині.

Щодо належності обраного позивачем способу захисту суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до статті 5 ГПК України встановлено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси юридичних осіб у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Статтею 16 ЦК України, положення якої кореспондуються з статтею 20 ГК України, визначено способи захисту прав та інтересів, і цей перелік не є вичерпним. Отже, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, який не передбачено положеннями статті 16 ЦК України та статті 20 ГК України.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб'єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

Отже, суд зобов'язаний з'ясувати характер спірних правовідносин (предмет і підстави позову), наявність/відсутність порушеного права чи інтересу та можливість його поновлення/захисту в обраний спосіб. Відповідний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 07.02.2018 у справі № 923/970/16.

Згідно положень статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен, чиї права та свободи, визнані в цій конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу захисту, судам належить зважати і на його "ефективність" з точки зору ст. 13 Конвенції (постанова Верховного Суду від 07.02.2018 у справі № 923/970/16).

Європейський суд з прав людини у рішенні від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об'єднаного Королівства" зазначив, що згадана норма ст. 13 Конвенції гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов'язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом (пункт 145 рішення ЄСПЛ у справі "Чахал проти Об'єднаного Королівства" від 15.11.1996).

Засіб захисту, що вимагається згаданою статтею Конвенції, повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (пункт 75 Рішення ЄСПЛ у справі "Афанасьєв проти України" від 05.04.2015).

Отже, законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з урахуванням положень ст.ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту й у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Таким чином, суд вправі застосовувати способи захисту цивільних прав, які випливають із характеру правопорушень, а також повинен враховувати критерії "ефективності" таких засобів захисту та вимоги частин 2-5 статті 13 Цивільного кодексу України щодо недопущення зловживання свободою при здійсненні цивільних прав особою. Відповідний висновок міститься у постановах Верховного Суду від 30.01.2018 у справі № 914/873/17 та від 07.02.2018 у справі № 923/970/16.

У постанові від 07.02.2018 у справі № 923/970/16 Верховний Суд також вказав, що оцінюючи належність обраного позивачем способу захисту та обґрунтовуючи відповідний висновок, судам слід виходити із його ефективності, і це означає, що вимога на захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права та характеру правопорушення, забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Позивач, звертаючись з даним позовом до суду з вимогами, зокрема, про заборону відповідачу-2 та відповідачу-3 здійснювати використання об`ємних позначень: Знак за свідоцтвом України №152494, Зразки 1-5, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, у позовній заяві навів об'ємні позначення (без їх словесного опису), які використовуються відповідачем-2 та відповідачем-3 та використання яких, на думку позивача, порушує його право.

Суд дійшов висновку, що обраний позивачем вищенаведений спосіб захисту є належним, оскільки в спірних правовідносинах сторін є ефективним, так як задоволення позовних вимог у такий спосіб відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення і забезпечить поновлення порушеного права позивача.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до статті 123 ГПК України (в редакції ГПК України з 15.12.2017) судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

Судом враховано, що після набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), сторонами не було подано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вони понесли і які очікують понести у зв'язку із розглядом справи.

Статтею 129 ГПК України встановлено порядок розподілу судових витрат, згідно якого:

- судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (пункт 1 частини 1 статті 129);

- інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (частина 4 статті 129);

- під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись (частина 5 статті 129);

- розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву (частина 8 статті 129).

15.01.2019 через відділ діловодства суду позивач подав заяву про розподіл судових витрат, відповідно до якої просив визнати судовими витратами: судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 11024,00 грн.; витрати на проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у розмірі 44640,00 грн.; судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 16536,00 грн.; судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 22048,00 грн., покласти всі судові витрати на відповідача-2 та відповідача-3 пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Матеріалами справи підтверджується, що:

- за подання позовної заяви, яка містила 8 вимог немайнового характеру, сплачено судовий збір у розмірі 11024,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 919 від 15.03.2016 (а.с. 184 т. 1);

- за подання апеляційної скарги позивача на рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 у справі № 910/5359/16 сплачено судовий збір у розмірі 16356,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1721 від 25.05.2018 (а.с. 228 т. 4);

- за подання касаційної скарги позивача на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2019 та рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 у справі № 910/5359/16 сплачено судовий збір у розмірі 22048 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2414 від 20.07.2018 (а.с. 12 т. 5);

- за проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/5359/16 позивачем сплачено 44640,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1909 від 31.05.2017 (а.с. 155 т. 4).

Судом враховано, що:

- постановою Верховного Суду від 06.11.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі №910/5359/16 скасовано та направлено справу №910/5359/16 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва;

- при новому розгляді справи №910/5359/16 судом задоволено повністю Вимоги 1, 2, 3, 4, 5 та частково Вимогу 7 позивача до відповідача-2;

- при новому розгляді справи №910/5359/16 судом задоволено повністю Вимогу 6 та частково Вимогу 8 позивача до відповідача-3;

- частиною 9 статті 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору,

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що понесені позивачем судові витрати в частині, визначеній судом пропорційно розміру задоволених позовних вимог до відповідача-2, а саме:

8268,00 грн. судового збору за подання позовної заяви,

12402,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги,

16536,00 грн. судового збору за подання касаційної скарги,

33510,00 грн. витрат на проведення судової експертизи,

- покладаються на відповідача-2, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Також, понесені позивачем судові витрати в частині, визначеній судом пропорційно розміру задоволених позовних вимог до відповідача-3, а саме:

2756,00 грн. судового збору за подання позовної заяви,

4134,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги,

5512,00 грн. судового збору за подання касаційної скарги,

11170,00 грн. витрат на проведення судової експертизи,

- покладаються на відповідача-3, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 4, 13, 69, 73, 74, 76-80, 86, 98-100, 104, 123, 124, 129, 165, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 316, 327, 365 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40".

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №152494 на знак для товарів і послуг.

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61103, м. Харків, провулок Двадцять третього серпня, будинок 4; ідентифікаційний код 25611360) здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

7. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (61103, м. Харків, провулок Двадцять третього серпня, будинок 4; ідентифікаційний код 31233443) здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

8. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61103, м. Харків, провулок Двадцять третього серпня, будинок 4; ідентифікаційний код 25611360) здійснювати використання об`ємних позначень: , , , , (Знак за свідоцтвом України №152494, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 4, Зразок 5), виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

9. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (61103, м. Харків, провулок Двадцять третього серпня, будинок 4; ідентифікаційний код 31233443) здійснювати використання об`ємних позначень: , , , , (Знак за свідоцтвом України №152494, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 4, Зразок 5), виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

10. В іншій частині позову відмовити.

11. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61103, м. Харків, провулок Двадцять третього серпня, будинок 4; ідентифікаційний код 25611360) на користь WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) (1061 К'юдагі Плейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США (1061 Cudahy Place, San Diego, California 92110, U.S.A)) 8268,00 грн. (вісім тисяч двісті шістдесят вісім гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 12402,00 грн. (дванадцять тисяч чотириста дві гривні 00 коп.) судового збору за подання апеляційної скарги, 16536,00 грн. (шістнадцять тисяч п'ятсот тридцять шість гривень 00 коп.) судового збору за подання касаційної скарги, 33510,00 грн. (тридцять три тисячі п'ятсот десять гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

12. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" (61103, м. Харків, провулок Двадцять третього серпня, будинок 4; ідентифікаційний код 31233443) на користь WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) (1061 К'юдагі Плейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США (1061 Cudahy Place, San Diego, California 92110, U.S.A)) 2756,00 грн. (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 4134,00 грн. (чотири тисячі сто тридцять чотири гривні 00 коп.) судового збору за подання апеляційної скарги, 5512,00 грн. (п'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 00 коп.) судового збору за подання касаційної скарги, 11170,00 грн. (одинадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

13. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 25.04.2019

Суддя Гумега О. В.