РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.04.2019Справа № 910/6817/18

За позовом КІА МОТОРС КОРПОРЕЙШН (231, Янгяе-донг, Сеочо-гу, Сеул, Республіка Корея; адреса для листування: 61003, м. Харків, пров. Банний, 1, офіс 7)

До: 1) САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (3 Хрізанту Мілона Стріт, Пі.Сі. 3030, Лімассол, Кіпр)

2) Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2)

про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів та послуг

Суддя Бондаренко Г. П.

Секретар судового засідання Лебович А. О.

Представники сторін:

від позивача: Куксюк А. Л. (ордер серії КС № 430929);

від відповідача-1: Романенко О. М. (адвокат);

від відповідача-2: Фінагіна В. Б., довіреність № б/н від 29.01.2019;

вільні слухачі: Поліщук А. В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

КІА МОТОРС КОРПОРЕЙШН (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (далі - відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 від 15.08.2006 на знак для товарів та послуг.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що останній звертається до суду за захистом своїх прав та охоронюваних інтересів із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 від 15.08.2006 на знак STINGER стосовно всіх товарів 09, 11, 12 класів МКТП, оскільки останні п`ять років на території України вони не використовуються, а тому дія вказаного свідоцтва може бути достроково припинена, за таких обставин позивач просить:

- достроково припинити дію свідоцтва України № 65009 від 15.08.2006 на знак для товарів та послуг STINGER стосовно всіх товарів 09, 11, 12 класів МКТП;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, відповідно до покладених на нього згідно з законодавством завдань, внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2018 залишено позовну заяву КІА МОТОРС КОРПОРЕЙШН без руху, встановлено позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви десять днів з дня вручення цієї ухвали шляхом: подання до суду письмової заяви з зазначенням електронної адреси та адреси електронної пошти відповідачів; подання до суду доказів, які б підтверджували факт направлення на адресу відповідача копії позовної заяви з конкретизованими додатками; подання до суду доказів про наявність/відсутність офіційного представництва САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД в Україні.

15.06.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява стосовно усунення недоліків позовної заяви на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 05.06.2018.

02.07.2018 від позивача через відділ діловодства суду надійшов попередній розрахунок суми судових витрат позивача.

Разом з тим, 02.07.2018 від позивача через відділ діловодства суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій просив:

1. Заборонити САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД до винесення рішення суду та набрання ним законної сили:

- відчужувати знак для товарів і послуг STINGER за свідоцтвом України № 65009 у будь-який спосіб;

- відмовлятися від свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг повністю або частково.

2. Заборонити Міністерству економічного розвитку та торгівлі України до винесення рішення суду та набрання ним законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про:

- зміни, пов`язані зі зміною особи власника свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг STINGER ;

- припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг STINGER повністю або частково за заявою правовласника.

Врахувавши, що позивачем були усунені недоліки допущені при складанні позовної заяви, Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №910/6817/18, розгляд справи ухвалив здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання у справі на 04.12.2018, про що 05.07.2018 постановив відповідну ухвалу.

Також суд ухвалою від 05.07.2018 вжив у справі за заявою позивача наступні заходи забезпечення позову до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили:

- Заборонив САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (3 Хрізанту Мілона Стріт, Пі.Сі. 3030, Лімассол, Кіпр) відчужувати знак для товарів і послуг "STINGER" за свідоцтвом України № 65009 у будь-який спосіб; відмовлятися від свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг повністю або частково.

- Заборонив Міністерству економічного розвитку та торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2, ) вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов`язані зі зміною особи власника свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг STINGER ; про припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг STINGER повністю або частково за заявою правовласника.

В ухвалі про відкриття провадження у справі від 05.07.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання у справі на 04.12.2018, зобов`язано позивача надати суду у строк до 02.08.2018:

- нотаріально засвідчений переклад на грецьку мову копії ухвали суду про відкриття провадження у справі від 05.07.2018;

- нотаріально засвідчений переклад на грецьку мову копії позовної заяви з додатками (V10249898UA від 29.05.2018);

- нотаріально засвідчений переклад на грецьку мову копії ухвали суду про забезпечення позову від 05.07.2018;

- нотаріально засвідчений переклад на грецьку мову копії заяви про забезпечення позову (V10249898UA від 26.06.2018) та зупинено провадження у справі.

01.08.2018 через відділ канцелярії суду від позивача надійшло клопотання на виконання ухвали суду про направлення нотаріально засвідчених перекладів на грецьку мову копій документів.

Судом встановлено, що в п. 3 резолютивної частини ухвали про відкриття провадження у справі від 05.07.2018 допущено технічні помилки такого змісту: не зазначено, що нотаріально засвідчені переклади судових документів мають бути подані Суду в трьох екземплярах; не зазначено про зобов`язання позивача здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів в кількості 4 екземплярів у розмірі 84 Євро, а тому ухвалою суду від 10.08.2018 виправлено дану технічну описку.

04.09.2018 судом здійснено та направлено прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів до Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр.

03.12.2018 від Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр надійшли документ про виконання даного прохання суду про вручення судових документів.

03.12.2018 від САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД надійшло клопотання про продовження строків проведення підготовчого засідання та відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 поновлено провадження у справі № 910/6817/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 відкладено підготовче засідання у справі на 08.01.2019. Зазначеною ухвалою сторонам було запропоновано виконати вимоги ухвали суду про відкриття провадження у справі та повідомлено, що заяви, клопотання з процесуальних питань можуть бути подані ними до суду у строк до закінчення підготовчого провадження. Представник відповідача - 1 в судове засідання 04.12.2018 не прибув.

В судовому засіданні 08.01.2019 суд закрив підготовче провадження та призначив справу № 910/6817/18 до судового розгляду по суті на 05.02.2019, про що постановив відповідну ухвалу.

05.02.2019 через відділ канцелярії суду від представника відповідача - 1 Романенко О. М. надійшла заява про відкладення засідання у справі № 910/6817/18, оскільки представник відповідача - 1 05.02.2019 перебуватиме в Іванківському районному суді Київської області, як захисник обвинувачених по кримінальній справі № 366/2553/18. Також представником відповідача - 1 Романенко О. М. через відділ канцелярії суду подані 05.02.2019 письмові пояснення на позовну заяву у справі № 910/6817/18, в яких останній просив суд визнати поважними причини не подання доданих до пояснень документів/доказів у справі у встановлений строк та прийняти письмові пояснення з додатками та долучити їх до матеріалів справи № 910/6817/18.

В судове засідання 05.02.2019 представники відповідачів не прибули. В судовому засіданні 05.02.2019 суд протокольно ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 05.03.2019, при цьому Суд повідомив, що клопотання про приєднання доказів буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Ухвалою (повідомленням) від 06.02.2019 Суд викликав в судове засідання на 05.03.2019 відповідачів.

05.03.2019 через відділ канцелярії суду від представника відповідача - 1 Романенка О. М. надійшли письмові пояснення на позовну заяву у справі № 910/6817/18, в яких останній просив суд визнати поважними причини неподання доданих до пояснень документів/доказів у справі у встановлений строк та прийняти письмові пояснення з додатками та долучити їх до матеріалів справи № 910/6817/18.

05.03.2019 від позивача через відділ канцелярії суду надійшов відзив на письмові пояснення відповідача - 2 від 05.02.2019.

В судове засідання 05.03.2019 прибули учасники справи, позивач та відповідач - 2 надали суду пояснення щодо клопотання відповідача - 1 про продовження строків подання доказів по справі, в яких позивач проти продовження строків подання доказів заперечив, а відповідач - 2 повідомив, що покладається на розсуд суду. Представник відповідача - 1 Романенко О. М. свої клопотання підтримав, просив суд продовжити строк на подання доказів по справі, заявляв, що він просив відкласти підготовче засідання по справі 08.01.2019 саме з тих підстав, що відповідачем - 1 подані не всі докази по справі на підтвердження його позиції, і що для збирання таких доказів відповідачу - 1 необхідний був додатковий час.

Розглянувши клопотання представника відповідача - 1 Романенка О. М. про поновлення строків подання доказів Суд поновив строк для подання документів відповідачем - 1 та приєднав додані відповідачем - 1 до його пояснень (поданих до суду 05.02.2019 та 05.03.2019) документи до матеріалів справи.

В судовому засіданні 05.03.2019 Суд оголосив перерву до 26.03.2019 для надання можливості сторонам ознайомитися з поданими відповідачем - 1 доказами по справі. Крім того, Суд 05.03.2019 постановив направити окрему ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо допущених адвокатом Романенко О. М. порушень щодо неналежного виконання обов`язків по представництву та вчасному виконанню процесуальних обов`язків адвоката.

26.03.2019 від відповідача - 1 надійшло клопотання про долучення доказів у справі № 910/6817/18, в якому відповідач - 1 просив Суд визнати поважними причини неподання доказів у встановлений строк та долучити їх до матеріалів справи.

Від позивача 26.03.2019 надійшли заперечення на письмові пояснення відповідача - 1 від 04.03.2019, в яких зокрема, просив Суд витребувати докази по справі у Державної фіскальної служби України.

В судовому засіданні 26.03.2019 Суд на місці ухвалив відмовити позивачу в задоволенні клопотання про витребування доказів, та відмовив в задоволенні усного клопотання відповідача - 1 про витребування доказів та оголосив перерву до 23.04.2019.

В судове засідання 23.04.2019 учасники справи прибули.

Розглянувши клопотання відповідача -1 про долучення доказів у справі № 910/6817/18 (подане 26.03.2019), в якому відповідач - 1 просив Суд визнати поважними причини неподання доказів у встановлений строк та долучити їх до матеріалів справи суд дійшов висновку про визнання причин неподання відповідних доказів поважними та про доручення їх до матеріалів справи з таких підстав.

Частиною 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідач - 1 обґрунтував неможливість подання відповідних доказів раніше, зазначивши, що відповідні докази виникли лише в процесі виконання контракту № 2 UA від 04.01.2016 та в процесі розгляду справи судом, і відповідно не могли бути подані раніше. За вказаних обставин у суду відсутні процесуальні підстави для неприйняття відповідних доказів.

Позивач просив Суд заявлені ним позовні вимоги задовольнити в повному обсязі, а відповідач - 1 просив Суд у задоволенні позовних вимог відмовити, відповідач - 2 просив Суд при вирішенні справи врахувати його пояснення (відзив).

Дослідивши матеріали справи, оглянувши долучені до матеріалів справи докази, заслухавши пояснення учасників провадження у справі, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Як підтверджено матеріалами справи, відповідачу - 1 видане свідоцтво України № 6500 на знак для товарів і послуг «STINGER», зареєстрований для товарів 09, 11, 12 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві (заявка m200500377) (заявка на реєстрацію подана 19.01.2015 року, дата публікації про реєстрацію знака - 15.08.2016 року). Згідно з онлайн - базою даних Укрпатенту «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» вищевказаний знак відповідача - 1 є чинним, дію Свідоцтва продовжено до 19.01.2025 (при цьому, дата продовження строку дії свідоцтва -30.03.2015 року, дата публікації про продовження дії свідоцтва - 27.04.2015 (бюлетень № 4), що підтверджується також випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 27.04.2015 за № 65009.

До 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відносяться: Електричні, вимірювальні, сигналізаційні і контрольні (перевіряльні) прилади та інструменти; автоматичні керувальні пристрої для транспортних засобів; автомобільні пожежні насоси (помпи); автомагнітоли; авто програвачі компакт - дисків; авто стоянкові лічильники (часу); акумулятори електричні до транспортних засобів; акустичні пристрої до автомобілів; антени; апаратура для дистанційного керування; автоаудіоантени; автовідеоантени; аудіо- і відео приймачі; автоакустика; автомобільна аудіо і відеотехніка; автоантірадари; безпровідна система охорони; вимірювальні давачі; високочастотна апаратура; відчиняльні та начиняльні електричні пристрої для дверей; вогнегасники; GPS-пристрої; GSM- пристрої; DVD- програвачі до автомобілів; датчики; дзвоники сигнальні; дзвоники сигнальні електричні; дзвоники сполохової сигналізації; електромеханічні замки і засувки; електронні ключі (енергонезалежні); електромагнітні замки; замки електричні; звукові сигнальні пристрої; картки кодові магнітні; кодувальники магнітні; комп`ютерне обладнання, що монтується до транспортних засобів; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; монітори до автомобілів; навігаційні прилади (бортові комп`ютери) до транспортних засобів; обладнання для спостереження; обладнання зв`язку; паливні насоси (помпи) для станцій технічного обслуговування; паливні насоси (помпи) саморегулівні; пейджери; передавачі електронних сигналів; прикурювачі автомобільні; покажчики рівня бензину; приводити центральних замків до транспортних засобів; прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; прилади, інструменти для вимірювання габаритів; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; прилади для спостереження; програвачі CD; пульти керування електричні; паркувальні радари; радари; радіо до транспортних засобів; регулятори напруги до транспортних засобів; розпізнавальні картки магнітні; сигнальні пристрої; сигналізаційне устаткування для стаціонарних об`єктів та об`єктів, що рухаються; сигналізації та додаткові пристрої до них; спостережна апаратура електрична; сирени; сигналізація світлова або механічна; TFT - телевізори; TV - тюнери; НІ-РІ- акустика; НІ-FI- тюнери; центральні замки до транспортних засобів.

До 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відносяться: Устаткування для освітлювання; ліхтарі до автомобілів; протизасліпові пристрої до автомобілів; вентиляційне устаткування до автомобілів; відбивачі (рефлектори) до автомобілів; кондиціонери до автомобілів; лампочки до автомобілів; лампи ксенонового освітлювання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до автомобілів; нагрівачі шибок транспортних засобів; опалювальне устаткування до автомобілів; протиобмерзники до автомобілів; світильні апарати до автомобілів; світлорозсіювачі; сигнальні вогні; фари до автомобілів; форсунки.

До 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відносяться: Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям; автопричепи; автопокришки; авто сигналізації та додаткові пристрої до них; автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні ланцюги; автомобільні крісла; аксесуари до автомобілів; амортизатори автомобільні; багажники до транспортних засобів; бампери; безпечні крісла для дітей (до транспортних засобів); блокувачі коробки передач; вікна до автомобілів; гальма до автомобілів; гальмові колодки до автомобілів; гідравлічні системи автомобілів; двері до транспортних засобів; дзеркала заднього виду; запчастини та комплектуючі до автомобілів; заслони від сонця до автомобілів; знаряддя для лагодження надувних шин; зчепи до транспортних засобів; звукові сигнали до автомобілів; колеса; коробки передавальні до автомобілів; механічні протикрадіжні пристрої до автомобілів; накривки паливних баків до автомобілів; осі транспортних засобів; очисники вітрового скла; підголівники до крісел транспортних засобів; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); повітряні насоси (приладдя до транспортних засобів); протизасліпові пристрої до автомобілів; протиковзові ланцюги; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; протикрадіжні пристрої до автомобілів; протикрадіжні сигнальні пристрої до автомобілів; редуктори, що належать до 12 класу; ресори до транспортних засобів; склопідйомники; трансмісії до наземних транспортних засобів; трейлери; укривала (певної форми) на автомобілі; ударопоглиначі автомобільні; устаткування для відновлювання протекторів шин; ходові частини транспортних засобів; чохли на крісла до автомобілів; шини до автомобілів; шпичаки до шин; щитки протигрязеві.

Водночас позивач є власником міжнародного реєстраційного позначення № 1329635 від 04.11.2016 «» для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

Щодо вказаної міжнародної реєстрації було правовласником - КІА МОТОРС КОРПОРЕЙШН заявлено про територіальне поширення на Україну, проте 12.10.2017 Українським інститутом інтелектуальної власності правовласнику було надіслано повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони вказаному знаку на території України для всіх заявлених товарів, з тих підстав, що за САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (відповідачем - 1 по даній справі) раніше вже був зареєстрований знак «STINGER» для товарів 09, 11, 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг.

27.11.2017 позивачем за національною процедурою було подано заявку № m201726558 на реєстрацію знака для товарів і послуг « » в Україні стосовно товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а саме: пасажирських та спортивних автомобілів.

На момент звернення позивача із позов до суду позначення «» за заявкою № m201726558 проходило стадію формальної експертизи.

Позивач вважає, що оскільки знаку для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією № 1329635 було відмовлено у наданні правової охорони, у тому числі через раніше зареєстрований на ім`я відповідача - 1 знак для товарів і послуг «STINGER» за Свідоцтвом України № 65009 , знак для товарів і послуг «STINGER» стане перешкодою для реєстрації позивачем позначення «» за заявкою № m201726558 в якості знака для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

Позивач також зазначає, що під час проведення експертизи позначення експертами Укрпатенту визначається спорідненість (однорідність) товарів, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами, для яких зареєстровані тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. А товари 12 класу, вказані в заявці № m201726558 на реєстрацію знаку для товарів і послуг « » є однорідними/спорідненими з товарами 09, 11, 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, зазначених у свідоцтві № 65009 на знак «STINGER», що підтверджується висновком експертного дослідження № 11356 від 18.05.2018 в сфері інтелектуальної власності, виконаним, на замовлення представника позивача, судовим експертом ХНДІСЕ Копитько А. П.

Отже, на думку позивача дія свідоцтва № 65009 на знак «STINGER», відповідно до положень чинного законодавства, є (стане) підставою для відмови у наданні правової охорони в Україні належному позивачу знаку «» за заявкою № m201726558, що призведе до порушень прав позивача.

Позивач зазначає, що при проведенні аналізу українського ринку ним було зроблено висновок про невикористання знаку «STINGER» за свідоцтвом № 65009 стосовно всіх товарів 09, 11 та 12 класів, для яких вказаний знак зареєстровано, протягом к мінімум останніх п`яти років, зокрема: (1) в Інтернеті не виявлено інформації щодо використання відповідачем - 1 знака для товарів і послуг «STINGER» в Україні; (2) серед товарів, сертифікованих в Україні, відсутні товари відповідача - 1 09, 11 та 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, позначені товарним знаком «STINGER»; (3) відсутні відомості щодо видачі відповідачем - 1 ліцензій на використання знака для товарів і послуг «STINGER» за свідоцтвом № 65009 третіми особами на території України.

Відповідач - 1 заперечує факт невикористання ним протягом останніх п`яти років в Україні знаку для товарів і послуг «STINGER», зареєстрованим за свідоцтвом № 65009, оскільки такий знак використовується ліцензіатом - Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент», на підставі наданих відповідачем - 1 дозволів (ліцензії).

На підтвердження своїх тверджень відповідач - 1 надав до матеріалів справи: копію ліцензійного договору № 05-2014 на право користування знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 54339, 65009, 84987, 129894, 131911, 136222 (невиключна ліцензія) від 19.05.2014, укладеного між відповідачем - 1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент»; копію Контракту № 2 UA від 04.01.2016, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент», як покупцем та BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED (Гонконг), як продавцем, згідно якого сторони погодили, що впродовж 2018-2021 років продавцем буде поставлено покупцю товари під торговою маркою «STINGER»; копію сертифікату відповідності № UA.054.00085-18 від 18.05.2018 виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED на продукцію за кодом УКТ ЗЕД 8539 (запчастини до ДТЗ. Контролери для біксенонових та світлодіодних ламп, лампи автомобільні ксенонові, біксенонові та світлодіодні, дріт живлення, в тому числі, торгової марки «STINGER»); копію сертифікату відповідності № UA.032.CC.0234-18 від 18.05.2018, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8504 (блоки автомобільні для запалювання ксенонових ламп 35 Вт, в тому числі торгової марки «STINGER»), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED; копію сертифікату відповідності № UA.032.CC.0580-18 від 26.11.2018, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8512 (прилади приймально - контрольні охоронні для автомобілів торгової марки «STINGER» та аксесуари до них: двостороння автомобільна сигналізація, одностороння автомобільна сигналізація, протикрадіжний пристрій для автомобілів, брелок двосторонній, брелок односторонній), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED; копію сертифікату відповідності № UA.032.CC.0585-18 від 26.11.2018, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8512 (радари паркувальні для автомобілів, в тому числі торгової марки «STINGER»), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED; копію сертифікату відповідності № UA.032.CC.0582-18 від 26.11.2018, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8525 (відеореєстроатори, в тому числі торгової марки «STINGER»), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED; копію сертифікату відповідності № UA.032.CC.0584-18 від 26.11.2018, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8526 (пристрої навігаційні для автомобілів, в тому числі торгової марки «STINGER»), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED; копію сертифікату відповідності № UA.032.CC.0581-18 від 26.11.2018, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8527 (апаратура радіоелектронна для автомобілів, в тому числі торгової марки «STINGER»), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED; копію митної декларації про ввезення на територію України товарів, зокрема під торговою маркою «STINGER» від 21.03.2019; копію комерційного інвойсу № BGI - 20190312 від 12.03.2019; копію міжнародної товарно - транспортної накладної № 306967 від 19.03.2019.

Позивач заперечує доводи відповідача - 1, з підстав подання останнім доказів, які не підтверджують фактичне використання відповідачем - 1 торгового знаку «STINGER» до дати подання позову (20.05.2018) та з підстав наявності у відповідача - 1 обов`язку доведення факту використання спірного знаку для всіх зареєстрованих товарів.

Предметом позову у справі є вимоги позивача до відповідача - 1 про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 від 15.08.2006 на знак для товарів і послуг «STINGER» стосовно всіх товарів 09, 11 та 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також вимоги позивача до відповідача - 2 про внесення відповідних змін до Державного реєстру знаків для товарів і послуг та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно предметом спору у даній справі є питання щодо наявності або відсутності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 65009 від 15.08.2006 на знак для товарів і послуг «STINGER» стосовно всіх товарів 09, 11 та 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України), право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 420 ЦК України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до об`єктів права інтелектуальної власності.

Торгівельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 493 ЦК України, право інтелектуальної власності на торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

У відповідності до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з п.4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі.

Стаття 157 Угоди про асоціацію визначає, що цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Торговельна марка також підлягає анулюванню, якщо після дати її реєстрації: a) внаслідок дій або бездіяльності власника вона стала загальновживаною як позначення в обігу товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована; b) внаслідок використання торговельної марки її власником або з його дозволу для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, є ймовірність введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі статтею 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України" (далі - Закон про міжнародні договори).

Стаття 19 Закону про міжнародні договори встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічне положення міститься у статті 3 Закону: якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Статтею 486 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони повинні ратифікувати або затвердити цю Угоду відповідно до власних процедур. Ратифікаційні грамоти або документи про затвердження здаються на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження (пункт 2). Незалежно від пункту 2, Україна і Європейський Союз домовилися тимчасово застосовувати цю Угоду в частині, яка визначена Європейським Союзом, як це передбачено пунктом 4 цієї статті, та відповідно до своїх відповідних внутрішньодержавних процедур і чинного законодавства (пункт 3).

Тимчасове застосування набирає чинності з першого дня другого місяця, що настає після дати отримання Депозитарієм такого:

- повідомлення, надіслане Європейським Союзом, про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть застосовуватися тимчасово; а також

- здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх процедур та чинного законодавства (пункт 4).

Для цілей відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на "дату набрання чинності цією Угодою" необхідно розуміти як "дату, з якої ця Угода застосовується тимчасово" відповідно до пункту 3 цієї статті.

Угода про асоціацію була підписана 27.06.2014, ратифікована Україною 16.09.2014 та набрала чинності у повному обсязі 01.09.2017. При цьому, з 01.11.2014 тимчасово застосовуються розділи І, ІІ, ІІІ, частково розділ V, частково розділ VІІ, додаток ХХVІ, частково додаток ХХVІІ, додатки ХХVІІІ - ХХХІ, частково додаток ХХХІІ, додатки ХХХІІІ - ХХХVІ, ХХХVІІІ - ХLI, XLIII та XLIV, а також Протокол ІІІ, а з 01.01.2016 тимчасово застосовується розділ ІV.

Стаття 198 Угоди про асоціацію міститься в підрозділі 2 "Торгівельні марки" Частини 2 "Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності" глави 9 "Інтелектуальна власність" Розділу ІV "Торгівля і питання пов`язані з торгівлею" зазначеної угоди.

Враховуючи, що розділ ІV Угоди про асоціацію тимчасово застосовується з 01.01.2016, приймаючи до уваги положення ст. 486 Угоди про асоціацію, до даних правовідносин застосовуються положення ст. 198 Угоди про асоціацію. Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше п`яти років); причини невикористання. При цьому обов`язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду (30.05.2018) та на даний час в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

У пункті 71 Постанови № 12 роз`яснено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Як зазначив відповідач-1 ним здійснювався контроль за використанням спірного знаку для товарів і послуг третіми особами, зокрема, на підставі наданих дозволів (ліцензій) відповідним особам. На підтвердження відовідних тверджень відповідачем - 1 надані до матеріалів справи докази, із яких вбачається, зокрема, наступне.

Між відповідачем - 1, як ліцензіаром та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент», як ліцензіатом 19.05.2014 був укладений ліцензійний договір № 05-2014 на право користування знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 54339, 65009, 84987, 129894, 131911, 136222 (невиключна ліцензія) (далі за текстом - ліцензійний договір), відповідно до якого встановлюється порядок користування ліцензіатом знаків за свідоцтвами України №№ 54339, 65009, 84987, 129894, 131911, 136222, що належать ліцензіару, відносно всіх товарів/товарів і послуг, які зазначені у вказаних свідоцтвах.

Ліцензійний договір, відповідно до його умов (п. 2.2.), укладений на строк дії свідоцтв, у випадку продовження строку дії свідоцтв на наступні 10 років договір вважається автоматично пролонгованим на строк дії цих свідоцтв.

Згідно з п. 3.2.1. ліцензійного договору ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у розмірі та порядку встановленому п. 4.1. договору.

В додатку № 2 до ліцензійного договору сторони встановили, що за користування знаком для товарів і послуг «STINGER» за свідоцтвом України № 65009 від 15.08.2006 відносно товарів 09, 11, 12 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг ліцензіат сплачує на користь ліцензіара винагороду (роялті) в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ліцензіара. Розмір платежу - 1 000, 00 грн доларів США за кожні 5 (п`ять) років користування знаком для товарів і послуг «STINGER» за свідоцтвом України № 65009 від 15.08.2006.

04.01.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент», як покупцем та BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED (Гонконг), як продавцем укладений контракт № 2 UA від 04.01.2016, згідно якого продавець зобов`язався продати, а покупець - купити товар - матеріали та компоненти, згідно комерційного інвойсу/ів для кожної конкретної поставки, що є невід`ємною частиною контракту.

15.01.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» та BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED (Гонконг) уклали додаткову угоду № 2 до контракту, в п. 1 якої погодили, що впродовж 2018-2021 років продавець поставить, а покупець прийме і оплатить товари під торговою маркою «STINGER». В цьому ж пункті вказаної додаткової угоди зазначено, що покупець має право використовувати торгівельну марку «STINGER» згідно ліцензійної угоди № 05-2014 від 19.05.2014. Крім того, наведено погоджений обома сторонами перелік товарних груп, які плануються під торговою маркою «STINGER»: авто магнітоли USB/SD/радіо; портативні GPS - пристрої; паркувальні радари; приводи центральних замків до автомобілів; автомобільна аудіо - та відеотехніка (відео реєстратори); устаткування для освітлювання та лампочки до автомобілів; автосигналізації та протикрадіжні пристрої до автомобілів. Детальний перелік товарів міститься в специфікації до додаткової угоди, що є її невід`ємною частиною.

18.05.2018 компанією BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED (Гонконг) отримано сертифікат відповідності (зареєстрований в реєстрі за № UA.054.00085-18 від 18.05.2018) на продукцію, в тому числі продукцію торгової марки «STINGER», а саме: контролери для біксенонових та світлодіодних ламп, лампи автомобільні ксенонові, біксенонові та світлодіодні, дріт живлення.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» були отримані наступні сертифікати відповідності на продукцію, в тому числі продукцію за торгівельною маркою «STINGER»:

- сертифікат відповідності № UA.032.CC.0234-18 від 18.05.2018 для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8504 (блоки автомобільні для запалювання ксенонових ламп 35 Вт), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED;

- сертифікат відповідності № UA.032.CC.0580-18 від 26.11.2018 для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8512 (прилади приймально - контрольні охоронні для автомобілів та аксесуари до них: двостороння автомобільна сигналізація, одностороння автомобільна сигналізація, протикрадіжний пристрій для автомобілів, брелок двосторонній, брелок односторонній), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED;

- сертифікат відповідності № UA.032.CC.0585-18 від 26.11.2018 для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8512 (радари паркувальні для автомобілів), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED;

- сертифікат відповідності № UA.032.CC.0582-18 від 26.11.2018 для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8525 (відеореєстроатори), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED;

- сертифікат відповідності № UA.032.CC.0584-18 від 26.11.2018 для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8526 (пристрої навігаційні для автомобілів), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED;

- сертифікат відповідності № UA.032.CC.0581-18 від 26.11.2018 для продукції за кодом УКТ ЗЕД 8527 (апаратура радіоелектронна для автомобілів), виробника BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED.

21.03.2019 BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED (Гонконг) поставлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» (ввезено на територію України) реєстратори для автомобіля «STINGER».

Отже, відповідачем - 1 надано в матеріали справи докази, які в сукупності свідчать про те, що відповідач - 1 здійснює використання знаку «STINGER» за свідоцтвом № 65009, шляхом здійснення контролю за використанням знаку Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» щодо товарів з 09, 11 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а саме: лампочки до автомобілів, протикрадіжні попереджальні пристрої, датчики, відеоприймачі, навігаційні пристрої для автомобілів, автомобільна відеотехніка, апаратура радіоелектронна для автомобілів.

При цьому, використання знака «STINGER» розпочалося або відновилося до подання позову у даній справі, оскільки сертифікати відповідності за № UA.054.00085-18 та за № UA.032.CC.0234-18 були отримані 18.05.2018 - до подання позову (дата подання позову - 29.05.2018). Надані відповідачем - 1 докази в своїй сукупності переконливо свідчать про здійснення впродовж 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Тера Нова Девелопмент» під контролем відповідача - 1 серйозної підготовки до поширення на території України товарів із зображенням знака «STINGER» щодо товарів з 09, 11 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, результатом якої стала поставка на територію України під час розгляду справи відповідних товарів.

Отже відповідачем - 1 доведено факт використання знаку для товарів і послуг «STINGER» за свідоцтвом № 65009 у період протягом 5 років з моменту публікації про видачу свідоцтва № 65009 ( в даному випадку - дати публікації про продовження дії свідоцтва - 27.04.2015 року) до дати звернення позивачем з даним позовом до суду щодо товарів 09, 11 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

При цьому, відповідачем - 1 не надано в матеріали справи жодних доказів використання знаку для товарів і послуг «STINGER» за свідоцтвом № 65009 у період протягом 5 років з моменту публікації про продовження дії свідоцтва № 65009 до дати звернення позивачем з даним позовом до суду щодо товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

Також відповідачем - 1 не наведено суду жодних доводів щодо наявності обставин, що перешкоджають використанню знака щодо товарів 12 класу незалежно від його волі та або інших доводів щодо наявності інших поважних причини такого невикористання.

За наведених обставин, суд доходить висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині дострокового припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг «STINGER» щодо усіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, для яких його зареєстровано, а тому позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогою зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 ), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

- здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

- веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

- організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

- видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг «STINGER» щодо усіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, для яких його зареєстровано, позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими, однак, підлягають задоволенню частково, з урахуванням класу та переліку товару, стосовно якого суд дійшов висновку про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг «STINGER».

Суд відхиляє доводи позивача стосовно того, що сертифікати відповідності не можуть підтверджувати факт використання знака, оскільки свідчать лише про підготовку до використання знаку, а не про його використання, з тих підстав, що в даному випадку в матеріалах справи наявні докази того, що відповідна підготовка призвела до реальної присутності товарів 09, 11 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг маркованих знаком «STINGER» на ринку України на момент вирішення справи, що підтверджено наявними у справі доказами.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Щодо розподілу судових витрат, суд відзначає наступне.

Згідно ч.2 п. 69 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково, господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Враховуючи наведене та відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача - 1 як власника свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг «STINGER», пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238 Господарського процесуального кодексу України, Суд

ВИРІШИВ:

1. Позов КІА МОТОРС КОРПОРЕЙШН до САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 65009 на знак для товарів та послуг задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг «STINGER» щодо усіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

3. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України №65009 на знак для товарів і послуг «STINGER» щодо усіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, для яких його зареєстровано.

4. Стягнути з САНСЕБАСТЬЯН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (3 Хрізанту Мілона Стріт, Пі.Сі. 3030, Лімассол, Кіпр) на користь КІА МОТОРС КОРПОРЕЙШН (231, Янгяе-донг, Сеочо-гу, Сеул, Республіка Корея; адреса для листування: 61003, м. Харків, пров. Банний, 1, офіс 7) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 174 (одна тисяча сто сімдесят чотири) грн 00 коп.

5. В задоволенні іншої частини позову, щодо дострокового припинення свідоцтва України № 65009 на знак для товарів і послуг «STINGER» щодо усіх товарів 09, 11 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - відмовити.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення: 13.05.2019.

Суддя Г. П. Бондаренко