УХВАЛА

про призначення експертизи

та зупинення провадження в справі

м. Київ

12.04.2019Справа № 910/322/19

За позовомКомпанії BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ САНАІ ВЕ ТІКАРЕТ А.С.)
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" 2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Приватне підприємство "Едель"
про визнання частково недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:
від позивача:Калініченко Н.А. - представник за довіреністю;
від відповідача-1:Танасишин Н.Д. - представник за довіреністю;
від відповідача-2:Фінагіна В.Б. - представник за довіреністю;
від третьої особи:Танасишин Н.Д. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Компанія BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ САНАІ ВЕ ТІКАРЕТ А.С.) звернулася до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про:

- визнання свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перв'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтві;

- визнання свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перв'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтві;

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перв'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перв'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що зареєстровані на ім'я відповідача-1 знаки для товарів і послуг (за свідоцтвами України № 150980 від 25.01.2012 та № 247775 від 25.09.2018) не відповідають умовам набуття правової охорони. Зареєстровані позначення є та були такими, що можуть вести в оману споживачів, щодо особи виробника однорідних товарів - пластирів та суміжних з пластирами медичного призначення, товарами класу МКТП.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 14.01.2019 відкрито провадження в справі № 910/322/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 08.02.2019.

24.01.2019 через загальний відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

07.02.2019 від позивача надійшло клопотання про відкладення підготовчого судового засідання, відповідно до якого представник Компанії BETASAN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ САНАІ ВЕ ТІКАРЕТ А.С.) повідомляє про намір долучити до матеріалів справи висновок експерта та просить суд, зокрема:

- визнати поважними причини неявки представника позивача в судове засідання;

- відкласти підготовче засідання у справі на іншу дату та повідомити представника позивача про час та дату наступного судового засідання.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 08.02.2019 відкладено підготовче судове засідання на 13.03.2019.

11.03.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем подано заяву про зміну предмета позову, відповідно до якої заявник просить суд:

- визнати свідоцтво України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перв'язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві;

- визнати свідоцтво України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перв'язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 150980 від 25.01.2012 на знак для товарів і послуг "САНТАВІК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перв'язувальні матеріали; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перв'язувальні матеріали; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Крім того, позивач звернувся 11.03.2019 із завою про долучення доказів та з заявою про поновлення строку на подачу доказів.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 13.03.2019 відкладено підготовче судове засідання на 29.03.2019 та продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

29.03.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем-1 подано заяву про застосування строків позовної давності, а також клопотання про відкладення судового засідання з метою надання можливості для ознайомлення з матеріалами справи.

Крім того, 29.03.2019 надійшла заява Приватного підприємства "Едель" про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

У підготовчому судовому засіданні 29.03.2019 оголошено перерву до 05.04.2019.

04.05.2019 позивачем подано клопотання про відкладення підготовчого судового засідання у зв'язку з відсутністю можливості підготувати відповідь на відзив.

Також, 05.04.2019 через канцелярію суду відповідачем-1 подано клопотання про признання судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та про забезпечення судових витрат шляхом зобов'язання позивача внести на депозитний рахунок суду грошової суми в розмірі 14 900, 00 грн.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 05.04.2019 залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Приватне підприємство "Едель" та відкладено підготовче судове засідання на 12.04.2019.

12.04.2019 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшла письмова відповідь на відзив.

Крім того, ТОВ "Вітапласт" подало до суду доповнення до клопотання про призначення судової експертизи у яких відповідач-1 просить суд зупинити провадження в справі на час проведення експертизи та покласти витрати на проведення експертизи на ТОВ "Вітапласт".

Безпосередньо в судовому засіданні 12.04.2019 представники сторін та третьої особи не заперечували проти призначення в справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Крім того, представник позивача подав письмово заяву з переліком питань, які необхідно поставити перед експертом.

Представники відповідачів заперечували проти доручення проведення експертизи Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України, оскільки, вказана установа не має акредитації Міністерства юстиції України як науково-дослідна установа судових експертиз.

У підготовчому судовому засіданні 12.04.2019 сторони запропонували та підтримали доручити проведення дослідження Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Судом надано оцінку доводам та доказам сторін, а за результатами розгляду клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності зроблено наступні висновки.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/322/19 є визнання свідоцтва України № 247775 від 25.09.2018 на знак для товарів і послуг "САНТАВИК" частково недійсним щодо переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на медичні потреби; пластири, перв'язувальні матеріали; що вказані у свідоцтві

До предмета доказування у даній справі входить питання чи відповідають зареєстровані на ім'я відповідача-1 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 150980 від 25.01.2012 та № 247775 від 25.09.2018 умовам набуття правової охорони та чи є вказані знаки на товари і послуги такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо особи виробника однорідних товарів - пластирів та суміжних з пластирами медичного призначення, товарами 5 класу МКТП.

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, а доводи сторін є взаємно суперечливими суд вважає необхідним призначити у справі № 910/322/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Крім того, суд вважає не необхідне зазначити, що відповідно до положень ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, при призначення експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

З урахуванням доказів та доводів сторін, суд вважає за можливе доручити проведення експертизи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітапласт", як ініціатора проведення експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 107, 125, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ"про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/322/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79000, м. Львів, вулиця Липинського, 54).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідало зареєстроване позначення "Сантавік" умовам надання правової охорони на момент подання заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 150980 від 25.01.2012 щодо товарів 5 класу МКТП, а саме пластирі, перв'язувальні матеріали?

- Чи відповідало зареєстроване позначення "Сантавик" умовам надання правової охорони на момент подання заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 247775 від 25.09.2018 щодо товарів 5 класу МКТП, а саме пластирі, перв'язувальні матеріали?

- З якими виробниками товарів 5 класу МКТП знак для товарів і послуг "Сантавік" міг викликати асоціацію в українського споживача?

- З якими виробниками товарів 5 класу МКТП знак для товарів і послуг "Сантавик" міг викликати асоціацію в українського споживача?

- Чи могло позначення "Santavik" вводити споживачів в оману щодо осіб, які виробляють товар - пластир першої допомоги "Сантавік"- Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" та Приватного підприємства "Едель"?

- Які фактори були вирішальними для сприйняття українським споживачем виробника товарів 5 класу МКТП компанії BETAS AN BANT SANAYI VE TICARET A.S. (БЕТАСАН БАНТ CAHAI BE TIKAPET A.C.)?

- Які фактори були вирішальними для сприйняття українським споживачем виробника товарів 5 класу МКТП Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ"?

- Чи дизайн упаковки пластира першої допомоги "Сантавік" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ" містить позначення, які могли охоронятись свідоцтвом на знак для товарів і послуг "santavik betasan", виданим Турецькою Республікою?

5. Зобов'язати сторін надати до Господарського суду міста Києва для подальшої передачі безпосередньо Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІТАПЛАСТ".

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

10. Провадження у справі № 910/322/19 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 17.04.2019 року

Суддя Ю.О. Підченко