УХВАЛА

про призначення судової експертизи

та зупинення провадження у справі

17.04.2019Справа №910/2174/19

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Блажівської О.Є, при секретарі судового засідання Хмельовському В.О., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи №910/2174/19

за позовом Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

(03134, м.Київ, вул.Миру, буд.17, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО»

(61013, м.Харків, вул.Шевченка, 28А, )

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(01008, м.Київ, вул.Грушевського,12/2, )

про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним,-

за участю представників справи:

від позивача: Ситцевой В.В. (адвокат), Ордер КС 228331 від 04.10.18;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: Тюріна Л.А., довіреність №2434-03/63 від 02.02.18;

від відповідача-2: Запорожець Л.Г., довіреність №2434-03/33 від 29.01.19;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 21 лютого 2019 року звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України №208960 від 25.02.2016 року на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: Інгібітори (лікувальні препарати); препарати для лікування артеріальної гіпертензії; препарати для лікування інфаркту міокарда;

- зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №208960 від 25.02.2016 року на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: Інгібітори (лікувальні препарати); препарати для лікування артеріальної гіпертензії; препарати для лікування інфаркту міокарда та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/2174/19, справу ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20.03.2019.

20.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

20.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи.

У судове засідання, призначене на 20.03.2019 з'явився представник позивача та відповідача-2. Відповідачем-2 подано відзив на позовну заяву, який було долучено судом до матеріалів справи.

27.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» надійшла відповідь на відзив.

05.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» надійшов відзив на позовну заяву.

16.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» надійшло клопотання про доручення проведення здійснення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

17.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи платіжного доручення №4200 від 21.03.2019 на підтвердження оплати витрат на правничу допомогу.

17.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України надійшло клопотання щодо призначення судової експертизи у справі.

У судове засідання, призначене на 17.04.2019 з'явились представники позивача та відповідача-2. Відповідач-1 не з'явився, про дату час і місце проведення судового засідання був повідомленим належним чином.

Розглянувши клопотання сторін про призначення у справі 910/2174/19 судової експертизи, заслухавши присутніх представників сторін, суд вбачає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч.1-3 ст.98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як встановлено судом, представником позивача - Ситцевим Валерієм Васильовичем до матеріалів справи було подано висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності №02/5 від 20.02.2019, складений патентним повіреним - ОСОБА_4.

Разом з тим, у матеріалах справи наявне клопотання позивача про призначення експертизи у справі, в якому останній просить проведення експертного дослідження доручити: ОСОБА_5 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України); ОСОБА_6 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України); ОСОБА_7, також у вказаному клопотанні позивач просить не призначати проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз, у зв'язку з великою навантаженістю.

При цьому, Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ПРАВО» проти проведення судової експертизи у справі не заперечує, просить доручити проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, та зазначає, що ОСОБА_7 є неатестованим судовим експертом.

В свою чергу, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, керуючсь ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України, пропонує на розсуд суду доручити проведення судової експертизи по справі нижченаведеним атестованим спеціалізованим установам або атестованим судовим експертам:

- Київському науково-дослідному інституту судових експертиз;

або

- Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно із додатком 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 визначений перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому зазначено, що для проведення експертизи в м.Київ, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях судовою установою є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, або Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, зона обслуговування якого поширюється на всі регіони.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984-р створено науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), який належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності. Центр є державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність та повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету. Зона територіального обслуговування поширюється на всю територію України. Метою діяльності Центру є задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та надання державних послуг юридичним та фізичним особам із забезпечення їх незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою з питань інтелектуальної власності, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. Основними напрямками діяльності Центру є проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, впровадження їх результатів в експертну, слідчу та судову практику; проведення судових експертиз та експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи; надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Враховуючи викладене, з урахуванням ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників справи, враховуючи пояснення сторін щодо місця проведення судової експертизи, суд вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.4 ст.99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Як встановлено судом, представником позивача в силу приписів статті 99 Господарського процесуального кодексу України подано наступне питання, яке має бути поставлене експерту:

- «Чи є знак товарів і послуг за свідоцтвом України №208960 від 25.02.2016 року таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє в Україні товари 5 класу МКТП з нанесенням на їх упаковку позначення «ЛІПРИЛ/ЛИПРИЛ?».

Як вбачається із клопотання про призначення судової експертизи, поданого Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ПРАВО», відповідач-1 просить на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі №910/2174/19 поставити питаня, визначені Публічним акціонерним товариством «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

В свою чергу, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пропонує поставити на вирішення судової експертизи наступне питання, яке потребує роз'яснення:

- «Чи є знак товарів і послуг за свідоцтвом України №208960 від 25.02.2016 року таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП: особи позивача, станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №м2014 14948 на його реєстрацію?».

Відповідно до п.3.3 Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

Згідно із Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- "Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?";

- тощо.

Таким чином, враховуючи подані учасниками справи питання, викладені в поясненнях щодо призначення судової експертизи, Господарський суд міста Києва, з урахуванням обставин справи та суті спору, вважає за необхідне поставити наступне питання для судового експерта:

- «Чи є знак товарів і послуг за свідоцтвом України №208960 від 25.02.2016 року таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме особи позивача - Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №м2014 14948 на реєстрацію?».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з призначенням судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню.

При цьому, суд вбачає за необхідне покласти здійснення оплати попередніх витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи на Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», як на особу, на якій відповідно до приписів статті 74 Господарського процесуального кодексу України лежить обов'язок доказування.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/2174/18 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст.384 Кримінального кодексу України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст.385 Кримінального кодексу України).

4. На вирішення експертної установи поставити наступні питання:

- «Чи є знак товарів і послуг за свідоцтвом України №208960 від 25.02.2016 року таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме особи позивача - Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 22.10.2014 - дату подання заявки №м2014 14948 на реєстрацію?».

5. Матеріали справи №910/2174/19 направити до експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

6. Зобов'язати сторін негайно надати експертній установі, на її вимогу, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» здійснити оплату попередніх витрат (квитанція надійде від експертної установи), пов'язаних з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення провадження у справі для включення останніх до складу судових витрат.

8. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів, позов відповідно до п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст.135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 . В разі необхідності вийти за межі передбаченого законом строку та застосувати більш тривалі розумні строки для надання повного та об'єктивного висновку.

11. Зупинити провадження у справі №910/2174/19 до одержання результатів експертизи.

12.Зобов'язати учасників справи повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.

13. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення відповідно до ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку, передбаченому чинним Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя О.Є. Блажівська