УХВАЛА

про призначення експертизи

та про зупинення провадження в справі

м. Київ

12.04.2019Справа № 910/1695/19

За позовомПублічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" 2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:
від позивача:Ситцевой В.В. - представник за довіреністю;
від відповідача-1:не з'явився;
від відповідача-2:Запорожець Л.Г. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208969 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: седативні препарати; снодійні, заспокійливі препарати;

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208969 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: седативні препарати; снодійні, заспокійливі препарати та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний знак за свідоцтвом України № 208969 від 25.02.2016, яке належить відповідачу-1 не відповідає умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію спірного знаку, а тому має бути визнане повністю недійсним.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 відкрито провадження в справі № 910/1695/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 29.03.2019.

29.03.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем було подано такі заяви та клопотання:

- клопотання про приєднання до матеріалів господарської справи платіжного доручення № 2527 від 14.02.2019;

- клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності;

- письмові пояснення.

Відповідачем-1, у свою чергу, подано заяву про поновлення строку на подання відзиву до якої долучено відзив на позовну заяву.

Також, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України подано відзив на позовну заяву.

Судом вирішено задовольнити клопотання відповідача-1 про поновлення строку для подання відзиву, а також поновлено строк й відповідачу-2, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, заслухавши доводи представника позивача, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання на 12.04.2019 в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України з метою надання можливості сторонам подати додаткові докази на підтвердження своїх позицій стосовно спору в справі.

03.04.2019 та 05.04.2019 позивачем подано письмові відповіді на відзиви відповідачів.

Представники позивача та відповідача-2 проти призначення в справі судової експертизи не заперечували, надали свої пропозиції стосовно суб'єкта оціночної діяльності та підтримали можливість доручити проведення експертизи Петренку Сергію Анатолійовичу.

Крім того, відповідачем-2 долучено до матеріалів справи питання на судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у власній редакції.

Відповідач-1 явку уповноваженого представника в підготовче судове засідання 12.04.2019 не забезпечив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Судом було надано оцінку доводам та доказам сторін, заслухано пояснення представника позивача та представника відповідача-2 та вирішено призначити у справі № 910/1695/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на такі обставини.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/1695/19 є визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208969 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: седативні препарати; снодійні, заспокійливі препарати.

До предмета доказування у даній справі входить питання чи є знак для товарів та послуг "Меновален Здоровье (Меновален Здоров'я) за Свідоцтвом України № 208969 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Меновален" за свідоцтвом України № 30994 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, або таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка дійсно виробляє в Україні товари 5 класу МКТП.

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, а доводи сторін є взаємно суперечливими суд вважає необхідним призначити у справі № 910/1695/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Так, позивач запропонував, а відповідач не заперечує проти доручення проведення експертизи Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України).

З Картки атестованого судового експерта вбачається, що Петренко С.А. є фахівцем, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями".

Якщо господарський суд доручає проведення судової експертизи певній особі, він попередньо (до такого призначення) з'ясовує у сторін зі справи наявність відводів відповідній особі як судовому експерту.

Враховуючи, що сторонами по справі не заявлялися відводи експерту Петренку Сергію Анатолійовичу, суд призначає у справі № 910/1695/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з дорученням її проведення судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України).

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" як ініціатора проведення експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 107, 125, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/1695/19 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг "Меновален Здоровье (Меновален Здоров'я) за Свідоцтвом України № 208969 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Меновален" за свідоцтвом України № 30994 від 15.04.2003 щодо зареєстрованих товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m201414964 на його реєстрацію?

- Чи є знак для товарів і послуг "Меновален Здоровье (Меновален Здоров'я) за Свідоцтвом України № 208969 від 25.02.2016 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка дійсно виробляє в Україні товари 5 класу МКТП під торговельною маркою "Меновален" за Свідоцтвом України № 30994 від 15.04.2003 станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m201414964 на його реєстрацію?

5. Зобов'язати сторін надати до Господарського суду міста Києва для передачі безпосередньо Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України) всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на позивача - Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України).

10. Провадження у справі № 910/1695/19 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Петренком Сергієм Анатолійовичем (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України) судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 17.04.2019 року

Суддя Ю.О. Підченко