УХВАЛА

28.03.2019Справа № 910/670/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Бородині В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю ""Реал-Право",

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Ситцевий В.В.;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: Запорожець Л.Г.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (далі - відповідач 1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач 2) в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208965 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: Протимікробні, протизапальні препарати, препарати для загоювання ран, гепатопротектори, препарати для лікування захворювань органів травлення;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтв України № 208965 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно 05 класу МКТП, а саме: Протимікробні, протизапальні препарати, препарати для загоювання ран, гепатопротектори, препарати для лікування захворювань органів травлення та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208965 від 25.02.2016 є, на думку позивача, схожим настільки, що його можно сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача "АЛЬТАН" за свідоцтвом України № 21348 від 15.10.2001, а також є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товарі або надає послугу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2019 позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" - залишено без руху. Встановлено Публічному акціонерному товариству "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" строк протягом п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

01.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 28.02.2019.

25.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що оспорюваний знак за свідоцтвом України № 208965 є комбінованим позначенням, яке складається із словесних та зображувальних частин, виконаних в оригінальній графічній манері та зареєстрованим в поєднанні таких кольорів як синій, блакитний, зелений, білий, в той час як знак позивача за свідоцтвом України № 21348 є словесним позначенням, виконаним стандартним штрифтом, заголовним літерами, кирилицею, що свідчить про те, що порівнювальні знаки є різними та створюють різне загальне зорове сприйняття цих знаків.

28.02.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити одному із наступних судових експертів: Дорошенко О.Ф., Петренко С.А. та Жила Б.В. на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

У судовому засіданні 28.02.2019 оголошено перерву до 28.03.2019.

06.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що домінуючим елементом комбінованого знака за свідоцтвом України № 208965 є саме словесний елемент «АЛЬТАН», який має візуальну схожість зі знаком за свідоцтвом України № 21348, зокрема має збіг однакових літер, розташованих в однакових частинах слова, що свідчить про тотожність або схожість елементів словесних знаків, що є підставою для визнання таких знаків схожими до ступеня змішування.

28.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю ""Реал-Право" надійшла заява про поновлення строку на подання відзиву та відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначає, що долучений до позовної заяви висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності патентного повіреного не є належним доказом, оскільки патентний повірений не є атестованим судовим експертом з правом проведення судових експертиз.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання про призначення експертизи.

Представник відповідача-2 не заперечив проти призначення експертизи у даній справі та надав власне клопотання про призначення експертизи з переліком питань на вирішення судового експерта.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується розпискою про оголошення перерви.

Отже, розглянувши клопотання представників сторін про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі, суд дійшов висновку про задоволення клопотань частково, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що знак для товарів і послуг відповідача-1 за свідоцтвом України № 208965 від 25.02.2016 є схожим настільки, що його можно сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача "АЛЬТАН" за свідоцтвом України № 21348 від 15.10.2001, а також є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товарі або надає послугу.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи є спірне позначення схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача, а також для встановлення того чи може ввести спірний знак в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товари або надає послугу, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов'язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв'язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/670/19 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про призначення експертизи - задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 910/670/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

3. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є знак - «Альтан-здоров'я (фіто)» (комбінований) за свідоцтвом України № 208965 від 25.02.2016 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «АЛЬТАН» за свідоцтвом України № 21348 від 15.10.2011, щодо товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 22.10.2017 - дату подання заявки №m2014 14960?

- Чи є знак - «Альтан-здоров'я (фіто)» (комбінований) за свідоцтвом України № 208965 від 25.02.2016 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № 21348 від 15.10.2011 на знак для товарів і послуг «АЛЬТАН», а саме щодо Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", станом на 22.10.2017 - дату подання заявки №m2014 14960?.

4. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

5. Зобов'язати судового експерта направити на адресу представника Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17) оригінал рахунку на оплату експертизи.

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

7. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

8. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Провадження у справі № 910/670/19 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

10. Матеріали справи № 910/670/19 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 02.04.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков