УХВАЛА

11.04.2019Справа № 910/17369/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Бородині В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир»

про припинення правопорушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Квітін Р.В.;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: Руденко Ю.О.;

третя особа: не з'явився;

вільний слухач: Коваль М.П., Соколянський А.В.

ВСТАНОВИВ:

Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" (далі-відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" (далі-відповідач 2) в якому просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС"; під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов'язаний з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс","Эссенциалкомплекс" "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачі своїми діями з використання позначення "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" шляхом його продажу, нанесення позначення на первинну та вторинну упаковку, використання його у діловій документації, в мережі інтернет при рекламуванні та пропонуванні до продажу, порушують майнові права позивача на знаки, встановлені ч. 1 с. 495 Цивільного кодексу України та положення ст. 16 Закону Укарїни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 07.02.2019.

29.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначив, що позивач виготовляє саме лікарські засоби, а не дієтичну добавку, що є різними продуктами. Крім того, відповідач-2 зазначає, що для виготовлення і реалізації власної продукції сторонами використовуються упаковки, що відрізняються одна від одної як розміром, так і кольором, щільністю та формами, що унеможливлює їх сплутання споживачами.

01.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" надійшло клопотання, в якому відповідач-1 повідомляє, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" прийнято рішення про припинення реалізації продукту відповідача-2 з позначенням «Эссенциал комплекс» та «Эссенциалкомплекс» до розгляду справи № 910/17369/18 по суті та повністю повернуто його залишки відповідачу-2, тож станом на дату подання даного клопотання відповідач-1 не використовує позначення «Эссенциал комплекс» та «Эссенциалкомплекс», у зв'язку з чим просить суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА".

05.02.2019 представник відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про залучення третьої особи, в якому просить суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА", оскільки відповідач-1 на теперішній час не використовує позначення «Эссенциал комплекс» та «Эссенциалкомплекс» та залучити до участі у справі, у якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" про залучення третьої особи - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир». Зокрема, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» у строк до 26.02.2019 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Підготовче засідання відкладено на 28.02.2019.

25.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав заперечення на заяву про закриття провадження, в якій зазначає, що належним доказом підтвердження повернення Товариством з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" товару Товариству з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є первинні документи, проте у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження факту повернення товарів зі спірним позначенням, а тому просить суд відмовити у задоволенні поданого клопотання.

У судовому засіданні 28.02.2019 суд, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА", відзначив наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Таким чином, господарський суд закриває провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Проте, суд зазначає, що до клопотання про закриття провадження у справі відповідачем-1 не додано жодного документа на підтвердження факту повернення відповідачу-2 продукції зі спірним позначаннями, а саме первинні документи, з яких вбачалося загальну кількість товару, що перебувала у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-ФАРМА" та кількість товару, що повернута відповідачу-2, а тому суд не вбачає підстав для закриття провадження у справі в частині вимог до відповідача-1, у зв'язку з чим відмовляє у задоволенні клопотання про закриття провадження у справі.

Також, у судовому засіданні 28.02.2019 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 28.03.2019.

28.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що дієтична добавка «Ессенциалкомплекс» виготовляється у формі желатинових капсул з рідким олійним наповненням, в той час як продукти позивача представлені у формі пігулок, капсул з порошковим наповненням та ампул для ін'єкцій. Крім того, третя особа заявляє про сплив строку позовної давності.

28.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на письмові пояснення третьої особи, в яких зазначає про безпідставність тверджень третьої особи стосовно того, що неоднорідність товарів, для яких зареєстровано знаки та використовуються позначення, обумовлює відсутність порушення прав позивача, оскільки висновком експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності встановлені № 018-СІВ/18 встановлено, що вони є спорідненими.

28.03.2019 відповідач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав додаткові пояснення, в яких відповідач-2 зазначає, що за багаторічну історію спільного використання позначень відповідачем -2 та знаків для товарів і послуг позивачем не зафіксовано жодного випадку помилкового споживання.

У судовому засіданні 28.03.2019 представник позивача подав клопотання про проведення експертизи, в якому просить суд призначити у справі комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАН України або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експертів поставі наведені у клопотанні питання.

Суд відклав розгляд клопотання про проведення експертизи на наступне судове засідання.

Також, у судовому засіданні 28.03.2019 оголошено перерву до 11.04.2019.

10.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав відповідь на додаткові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", в якій позивач зазначає, що дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" за своїм родом, споживчими властивостями та функціональному призначенню є однорідним з товаром - лікарським засобом - "ЕССЕНЦІАЛЄ".

11.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-2 подав клопотання, в якому відповідач-2 не заперечує проти призначення судової експертизи та просить суд поставити на вирішення судового експерта питання наведені у даному клопотанні.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання про призначення експертизи у даній справі.

Представник відповідача-2 не заперечив проти призначення експертизи.

Представники відповідача-1 та третьої особи у судове засідання не з'явилися, причин неявки суду не повідомили, однак про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень, з відтиском штемпеля пошитого відділення - 03.04.2019.

Отже, розглянувши клопотання представника позивача про призначення об'єктів інтелектуальної власності у справі та дослідивши перелік питань наданий відповідачем-2 на вирішення експерта, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання позивача, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що використання відповідачами позначення "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" шляхом його продажу, нанесення на первинну та вторинну упаковку, використання його у діловій документації, в мережі інтернет при рекламуванні, пропонуванні до продажу, порушують майнові права позивача на знаки для товарі і послуг «ЕССЕНЦІАЛЄ», «ЭССЕНЦИАЛЕ» за свідоцтвами України № 15379 та № 31466 відповідно.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи є спірне позначення схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача, а також для встановлення того чи можуть ввести спірні позначення в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товари або надає послугу, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В той же час, суд не вбачає підстав для призначення у даній справі комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а тому клопотання позивача в цій частині не підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов'язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Компанію "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв'язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/17369/18 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" про призначення експертизи - задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 910/17369/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

3. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ЭССЕНЦИАЛЕ» за свідоцтвом України № 15379, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є спорідненими товари на які нанесено позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ЕССЕНЦІАЛЄ» за свідоцтвом України № 31466, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ЭССЕНЦИАЛЕ» за свідоцтвом України № 15379?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ЕССЕНЦІАЛЄ» за свідоцтвом України № 31466?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № 15379 на знак для товарів і послуг «ЭССЕНЦИАЛЕ» , а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?;

- Чи є позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС", яке наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № 31466 на знак для товарів і послуг «ЕССЕНЦІАЛЄ», а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ"?.

4. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Компанію "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".

5. Зобов'язати судового експерта направити на адресу представника Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 23, оф. 602 ) оригінал рахунку на оплату експертизи.

6. Зобов'язати Компанію "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

7. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

8. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Провадження у справі № 910/17369/18 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

10. Матеріали справи № 910/17369/18 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 16.04.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков