УХВАЛА

м. Київ

02.04.2019Справа № 910/2226/18

За позовом Акціонерного товариства "Софарма";

до Приватного акціонерного товариства "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (відповідач 1);

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 2);

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Бажанов В.О., довіреність № 733 від 25.04.18;

Від відповідача 1: не з'явилися;

Від відповідача 2: Мелешко В.І., довіреність № 2434-03/216 від 17.04.18.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Акціонерне товариство "Софарма" з позовом до Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якому просить визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 року повністю.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що Акціонерне товариство "Софарма" є власником ряду знаків для товарів і послуг, серед яких зокрема: KARSIL (міжнародна реєстрація 631628), CARSIL / КАРСИЛ (міжнародна реєстрація 767874), HEPCARSIL (міжнародна реєстрація 1176251).

23.08.2017 року позивачу стало відомо про отримання попередньої відмови в наданні правової охорони на знак для товарів і послуг HEPCARSIL за міжнародною реєстрацією 1176251 на території України для всіх товарів 5 класу МКТП. Відмова обґрунтована тим, що заявлене словесне позначення є схожим із зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Концерн Стирол" (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 року) настільки, що його можна сплутати.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 року є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2018 року відкрито провадження у справі № 910/2226/18 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 26.04.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 року у задоволенні заяви Акціонерного товариства "Софарма" про забезпечення позову відмовлено повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2018 року продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання у справі № 910/2226/18 до 10.05.2018 року.

Запитом № 09.1-14/2108/18 від 21.05.2018 р. Київський апеляційний господарський суд повідомив, що у зв'язку із надходженням до суду апеляційної скарги Акціонерного товариства "Софарма" на ухвалу господарського суду міста Києва від 07.03.2018 року у справі № 910/7714/17, просив направити на адресу Київського апеляційного господарського суду в стислі строки матеріали справи № 910/2226/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2018 року провадження у справі зупинено до завершення розгляду Київським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Акціонерного товариства "Софарма" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 та повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2018 року провадження у справі поновлено, підготовче засідання призначено на 13.09.2018 року.

Згідно з ухвалою від 11.12.2018 у справі було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

У лютому 2019 року матеріали справи повернулися з експертної установи без виконання ухвали від 11.10.2018 через ненадходження оплати за проведення експертизи від Акціонерного товариства "Софарма".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 року провадження у справі поновлено, підготовче засідання призначено на 14.03.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2019 року, за клопотанням відповідача 1, відкладено підготовче засідання до 02.04.2019.

Представником позивача було подано клопотання про призначення експертизи. Обгрунтовуючи своє клопотання останній посилається на те, що знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HЕРARSIL за свідоцтвом № 171032 від 27.05.2013 р., власником якого є Приватне акціонерне товариство "Концерн Стирол", є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме його можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в країні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Зокрема, у позовній заяві позивач зазначає, що з огляду на тотожність словесного елементу (АРСИЛ-ARSIL) знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 171032 від 27.05.2013 р. та вказаному в ньому класу товару із товарами, що вироблялись та виробляються позивачем (лікарські засоби Карсил (Сarsil), на думку позивача, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари, марковані знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 171032 від 27.05.2013 p., через помилкові асоціації з позивачем, а також відносно вироблених відповідачем товарів, помилково асоційованих із товарами позивача.

У позовній заяві позивач також вказує, що спірний знак ГЕПАРСИЛ/HЕРARSIL складається з значення АРСИЛ-ARSIL, яке є домінуючим елементом знаків для товарів і послуг позивача за міжнародною реєстрацією № 631628 (KARSIL) та за міжнародною реєстрацією № 767874 (знак для товарів і послуг CARSIL/КАРСИЛ). Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг 171032 від 27.05.2013 р. є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг позивача за міжнародною реєстрацією № 631628 та за міжнародною реєстрацією № 767874.

В обгрунтування ненадходження оплати за проведення призначеної ухвалою суду від 11.12.2018 судової експертизи позивачем було зазначено, що у зв'язку з фінансовими труднощами, останній не мав можливості оплатити вартість відповідної експертизи в розмір 30 888 грн. 00 коп, який вважає невиправдано високим та таким, що не відповідає рівню складності досліджень, які необхідно провести з метою складення висновку експерта за питаннями, які були поставлені на вирішення експерта згідно з ухвалою суду. У той же час, позивачу з відкритих джерел стало відомо, що інші судові експерти проводять дослідження такого рівня складності за нижчою ціною, яку він спроможний сплатити.

З'ясування спірних питань, що виникли між сторонами, підтвердження або спростування правових позицій сторін (встановлення достовірності та справжності поданого суду письмового доказу) вимагає спеціальних знань.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з'ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об'єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об'єктивного з'ясування спірних правовідносин у справі № 910/2226/18, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача, необхідним є призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

За змістом п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме Акціонерне товариство "Софарма", є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно з п.7 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з'ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та призначити у даній справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

Як визначено пунктом 2 частини 1 статті 228 ГПК України, господарський суд заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупиняє провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст. 99, 100, 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/2226/18 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

2. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- Чи є знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ / HЕРARSIL за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг KARSIL за міжнародною реєстрацією № 631628 від 28.02.1995 p.?

- Чи є знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ / HЕРARSIL за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг CARSIL / КАРСИЛ за міжнародною реєстрацією № 767874 від 04.10.2001 p.?

- Чи може знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ / HЕРARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - Акціонерне товариство "Софарма".

5. Зупинити провадження у справі № 910/2226/18 до закінчення проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Суддя О.В. Мандриченко