РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.03.2019Справа № 910/4796/18

За позовомПриватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»
до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я»
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії

Суддя Смирнова Ю.М.

Секретар судового засідання Багнюк І.І.

Представники учасників справи:

від позивачаМамуня О.С. - адвокат
від відповідача-1Запорожець Л.Г. - представник
від відповідача-2Плесюк Н.С. - адвокат

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» та просить суд:

- визнати недійсним свідоцтво України №234000 на знак для товарів і послуг;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України №234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовані тим, що свідоцтво на знак для товарів і послуг №234000 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки оскаржуваний знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача за свідоцтвом України №161029.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2018 відкрито провадження у справі № 910/4796/18, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 17.05.2018.

16.05.2018 від відповідача-2 через відділ діловодства суду надійшов відзив на позов та клопотання про призначення у справі судової експертизи.

У відзиві на позовну заяву відповідач-2 вказує, що зі змісту висновку експерта, на який посилається позивач в обґрунтування своїх вимог, вбачається, що експертом, який проводив експертизу об'єктів інтелектуальної власності, знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №234000 не був досліджений в цілому, а лише його частина «Цитрамон»; поза увагою експерта залишилася частина «Здоров'я» словесного знака для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом України №234000; словесне позначення «Здоров'я» експерт, який проводив експертизу об'єктів інтелектуальної власності, визначив як стан організму, а не як елемент фірмового найменування виробника лікарського засобу. Відповідач-2 не погоджується з твердженням позивача про те, що словесний знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я», який засвідчується свідоцтвом України №234000, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом України №161029, оскільки знак для товарів і послуг, зареєстрований на ім'я відповідача-2, містить словесне позначення «Здоров'я», яке зареєстроване в якості знаків для товарів і послуг у відповідності до свідоцтв України №№22235, 22800 та вказує на відповідного виробника фармацевтичних препаратів, в зв'язку з тим, що є його фірмовим найменуванням.

У підготовчому засіданні 17.05.2018 представником відповідача-1 подано відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 проти задоволення позову заперечує, вказуючи на те, що позивач всупереч вимог ст.74 Господарського процесуального кодексу України не надав жодних доказів того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його право використовувати належний йому знак. У відзиві Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зазначає, зокрема, що відповідні знаки для товарів і послуг при розгляді їх в цілому є абсолютно різними, оскільки комбінований знак позивача «Цитрамон» за свідоцтвом України №161029, який становить композицію зображуваного та словесного елементів у поєднанні різних кольорів (зеленого та білого), та словесний знак «Цитрамон-Здоров'я» відповідача-2 за свідоцтвом №234000, створюють різне загальне зорове сприйняття цих знаків, завдяки наявності в останнього словесної частини «Здоров'я», що в свою чергу є відмінною частиною фірмового найменування власника знака - відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» та нівелює ризик його сплутування зі знаком позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.05.2018 задоволено заяву позивача про забезпечення позову, заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів у послуг за свідоцтвом України №234000 іншим особам та щодо припинення дії свідоцтва України №234000 у зв'язку із повною або частковою відмовою від нього власника зазначеного свідоцтва до винесення Господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» повністю чи частково передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 іншим особам та припиняти дію свідоцтва України №234000 шляхом відмови від нього повністю або частково до винесення Господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи.

У підготовчому засіданні 17.05.2018 було оголошено перерву до 07.06.2018.

31.05.2018 від позивача через відділ діловодства суду надійшла відповідь на відзиви та пропозиції щодо переліку питань та вибору експертної установи.

Судове засідання, призначене на 07.06.2018, не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Смирнової Ю.М. у відрядженні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2018 підготовче засідання у справі призначено на 14.06.2018.

14.06.2018 від позивача надійшли доповнення до клопотання від 30.05.2018 стосовно пропозицій щодо переліку питань та вибору експертної установи.

14.06.2018 від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у задоволенні якого судом відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2018 задоволено клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи, призначено у справі №910/4796/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України; зупинено провадження у справі на час проведення судової експертизи.

02.08.2018 до Господарського суду міста Києва від Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України надійшов лист, в якому експертна установа просить суд визначити особу експерта Центру, якому безпосередньо буде доручено проведення експертизи у справі № 910/4796/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2018 поновлено провадження у справі №910/4796/18 для розгляду для розгляду клопотання Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України про визначення особи експерта Центру, якому безпосередньо буде доручено проведення експертизи за справою № 910/4796/18 та призначено судове засідання на 18.09.2018. В ухвалі Господарського суду міста Києва від 29.08.2018 було запропоновано сторонам подати пропозиції щодо визначення особи експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України, якому слід безпосередньо доручити проведення експертизи у даній справі.

Позивач представників в судове засідання, призначене на 18.09.2018, не направив, пропозицій щодо особи експерта, якому слід доручити проведення експертизи, не надав.

Відповідачем-2 подано письмові пояснення, в яких відповідач-2 пропонував доручити проведення експертизи експерту Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України Ткачук Тетяні Миколаївні.

Представник відповідача-1 не заперечував проти призначення запропонованого відповідачем-2 експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 задоволено клопотання Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України про визначення особи експерта, якому безпосередньо буде доручено проведення експертизи; визначено експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України, якому безпосередньо буде доручено проведення експертизи у справі №910/4796/18, Ткачук Тетяну Миколаївну (свідоцтво №1909, видане ЦЕКК Міністерства юстиції України, термін дії до 15.12.2020); провадження у справі №910/4796/18 зупинено на час проведення судової експертизи.

14.01.2019 матеріали справи № 910/4796/18 повернулись до Господарського суду міста Києва з Висновком експерта №014-ТТМ/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.01.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 поновлено провадження у справі №910/4796/18 та призначено підготовче засідання на 31.01.2019.

28.01.2019 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та ознайомлення з матеріалами справи.

29.01.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням висновку експерта №014-ТТМ/19 від 10.01.2019, в яких позивач зазначає, що обставини, на які посилається позивач у позовній заяві, повністю підтверджуються висновком судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2019 відмовлено відповідачу-2 у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи; закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 28.02.2019.

У судовому засіданні 28.02.2019 оголошувалась перерва до 11.03.2019.

В ході судового розгляду справи представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідачі проти задоволення позову заперечували з підстав, наведених у поданих суду відзивах на позовну заяву.

У судовому засіданні 11.03.2019 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Приватним акціонерним товариством «Фармацевтична фірма «Дарниця» заявлено вимоги про визнання недійсним свідоцтва України №234000 на знак для товарів і послуг та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України №234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) на підставі поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» (відповідач-2) заявки №m201711149 від 23.05.2017 зареєстровано словесний знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), в результаті чого на ім'я відповідача-2 було видано свідоцтво України №234000 та здійснено публікацію відомостей про видачу зазначеного свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» 10.11.2017, бюл. № 21.

Позивач стверджує, що знак відповідача-2 за свідоцтвом України №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Цитрамон» за свідоцтвом України №161029, раніше зареєстрованим на ім'я позивача для тих самих товарів, у зв'язку з чим знак відповідача-2 не відповідає умові надання правової охорони, визначеній абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Наявність порушеного охоронюваного законом інтересу у даному спорі позивач обґрунтовує тим, що він активно використовує у своїй господарській діяльності на ринку України належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 шляхом нанесення його на товари 5 класу МКТП, для яких він зареєстрований. Так, позивач отримав реєстраційні посвідчення №Р/97/112/5 від 09.04.1997 та №UА/6550/01/01 від 14.12.2012, які підтверджують реєстрацію та перереєстрацію в Україні лікарського засобу «Цитрамон-Дарниця». На даний препарат позивач наносить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029. Як зазначив позивач, він має прагнення користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку України ексклюзивно (одноособово). Даний намір позивача обґрунтовується тим, що унікальний знак забезпечує позивачеві вирізнення його товарів споживачами з-поміж товарів ряду інших господарюючих суб'єктів, а також асоціювання знака позивача з товарами певного виду та якості. Однак, реєстрація відповідачем-2 оскаржуваного знаку, який є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України №161029 настільки, що їх можна сплутати, на думку позивача, позбавляє його можливості ексклюзивно використовувати власний знак при здійсненні підприємницької діяльності на території України, створює ризик сплутування знаків двох суб'єктів господарювання та введення в оману споживачів.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Статтею 148 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно з ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-2 заявки на спірний знак для товарів і послуг (23.05.2017) та на даний час в Україні чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За приписами п.п. а) п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, вимога позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України №234000 на знак для товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається та сторонами не заперечується, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» (відповідач-2), дата подання заявки - 23.05.2017, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 - 10.11.2017, бюл. № 21.

Матеріалами справи також підтверджується, що Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (позивач) є власником знака для товарів і послуг «Цитрамон», який зареєстровано за свідоцтвом України №161029 для наступних товарів МКТП: кл. 5: Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей, дата подання заявки № m 201116340 - 14.10.2011, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 - 10.09.2012, бюл. №17.

Як зазначалось вище, в обґрунтування своїх вимог позивач стверджує, що знак відповідача-2 за свідоцтвом України №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Цитрамон» за свідоцтвом України №161029, раніше зареєстрованим на ім'я позивача для тих самих товарів (товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак відповідача-2, є тими самими, що й товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак позивача), у зв'язку з чим знак відповідача-2 не відповідає умові надання правової охорони, визначеній абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

За приписами ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

З метою з'ясування питань щодо того, чи є знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» за Свідоцтвом України №234000 схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України №161029, ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2018 за клопотанням відповідача-2 призначено у справі №910/4796/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до Висновку експерта №014-ТТМ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.01.2019, складеного судовим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України Ткачук Тетяною Миколаївною (надалі - Висновок), знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом України №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029.

Під час проведення судової експертизи судовим експертом використовувались методи порівняння, аналізу, узагальнення та методики і методичні рекомендації.

Об'єктами дослідження визначено: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029.

Як зазначив судовий експерт, у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг вказано, що «спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги».

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила) зазначено, що: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Судовим експертом досліджено, що:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей.

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Виходячи з результатів проведеного дослідження, судовий експерт дійшов висновку, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №161029 є частково тими самими (фармацевтичні, ветеринарні препарати, ліки для людей) та в цілому спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №234000, оскільки такі товари є:

- одного роду - «фармацевтичні/лікарські/ ветеренарні препарати»;

- мають одне призначення - лікування та/або профілактики захворювань у людей/тварин;

- мають специфічні канали реалізації - відпуск громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів в спеціалізованих установах (аптеках);

- мають специфічний спосіб реалізації, а саме збут таких товарів здійснюється під наглядом фахівців;

- опосередкованими споживачами є лікарі, ветеринари та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні та/або профілактиці захворювань.

В контексті визначення схожості зображень знаків судовий експерт зазначив таке.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 234000 є словесним. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 є комбінованим. Загальний підхід до визначення схожості комбінованих позначень встановлено пунктам 4.3.2.8. Правил: «Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи». При перевірці схожості знаків для товарів і послуг важливим є те, що вони повинні порівнюватися в цілому і що більше значення повинно надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Оскільки середній споживач із першого погляду, як правило, не бачить різниці між знаками, які він міг би розпізнати, якби більш ретельно вивчав знак і товар (послугу), пропонований з ним. При дослідженні схожості комбінованих позначень, визначається як схожість усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожних або схожих елементів. При визначенні ступеню схожості, відправною точкою для дослідження комбінованих позначень має бути загальне враження.

Основним критерієм схожості комбінованих позначень є загальне зорове враження, яке створюють окремі елементи, що і є сукупністю комбінованих позначень. Окрім цього, оскільки комбіновані позначення складаються з кількох елементів, при встановленні їх схожості важливо визначити, які саме елементи цих позначень схожі, яка роль того чи іншого схожого елемента у комбінованому позначенні.

У пункті 11.1.12 Методичних рекомендацій зазначено: «Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення».

Відповідно до пункту 10.6 Методичних рекомендацій «Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності».

Заперечуючи проти позову, відповідач-2 стверджує про те, що поза увагою експертів залишилася частина «Здоров'я» словесного знака для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом України №234000.

В свою чергу, у Висновку №014-ТТМ/18 від 10.01.2019 експерт вказує, що основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження, знака за свідоцтвом України №161029 є слово «Цитрамон», яке головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки є словом, внаслідок чого краще та легше запам'ятовується, ніж зображувальний елемент. Зображення прямокутника, що має зелений фон, завершує та підсилює формування композиції зображення знака.

Загальний підхід до визначення схожості словесних позначень встановлено пунктом 4.3.2.6. Правил: «Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість».

Експерт зазначає, що відмінність між знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 і знаком за свідоцтвом України №161029 в цілому випливає із різної форми та композиції, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням. При порівнянні фонетичних ознак встановлено, що довжина позначень досліджуваних об'єктів є різною (8 та 16 звуків), але за рахунок співпадіння голосних і приголосних звуків, їх розташування, входження одного позначення в інше тощо, порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками. Внаслідок присутності в обох порівнюваних об'єктах слова «цитрамон», що є елементом, на який падає логічний наголос, який привертає увагу споживача до товару, порівнювані об'єкти є семантично схожими. Між порівнюваними знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 із знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 є відмінності, які в цілому не впливають на розрізняльну здатність.

Таким чином, за результатами проведеного аналізу експертом встановлено наступне:

1) товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №234000, є частково тими самими (фармацевтичні, ветеринарні препарати, ліки для людей) та в цілому спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №161029;

2) порівнювані знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 234000 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 є схожими за фонетичними та семантичними ознаками;

3) між порівнюваними знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 із знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 є відмінності, які в цілому не впливають на розрізняльну здатність.

На підставі дослідження та вищевикладених результатів, експерт дійшов до висновку, що знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом України №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029.

Згідно з ч. 1 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Статтею 104 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Підстав для відхилення Висновку експерта №014-ТТМ/18 від 10.01.2019 судом не встановлено.

Водночас, доводи відповідача-2, згідно яких останній не погодився Висновком експерта №014-ТТМ/18 від 10.01.2019, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Таким чином, Висновок експерта №014-ТТМ/18 від 10.01.2019 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України №161029, раніше зареєстрованим на ім'я позивача для таких самих товарів (абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Вищенаведені доводи позивача також підтверджуються наявним в матеріалах справи Висновком за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2-04/18 від 17.04.2018, складеним Андрєєвою А.В., представником у справах інтелектуальної власності, патентним повіреним України р.н. 348.

Так, згідно Висновку №2-04/2018 від 17.04.2018 знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ'Я» за свідоцтвом України №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України №161029 для таких самих товарів.

Статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначені підстави для відмови в наданні правової охорони. Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами у їх сукупності підтверджується, що станом на 23.05.2017 - дату подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг, у відповідача-1 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва №234000 на знак для товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивачем також заявлено вимоги про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Частиною 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відтак, оскільки суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 234000 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсними повністю, вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене, позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи викладене, у відповідності до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір за подання позову (3524,00 грн), судовий збір за подання заяви про забезпечення позову (881,00 грн) та витрати на проведення судової експертизи покладаються на відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №234000 на знак для товарів і послуг.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м.Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 12/2, ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України №234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я» (61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22, ідентифікаційний код 35533730) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (02093, м.Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, ідентифікаційний код 00481212) судовий збір подання позову у розмірі 3524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн 00 коп., судовий збір за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 881 (вісімсот вісімдесят одна) грн 00 коп.

5. Витрати на проведення судової експертизи покласти на відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я».

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення, відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення. При цьому, згідно з п.п.17.5 п. 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено: 22.03.2019.

Суддя Ю.М. Смирнова