РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

26.03.2019Справа № 910/7541/18

За позовом МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.)

до відповідача-1: Біофарма (BIOFARMA)

відповідача-2: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 1058002

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

А.А. Борисов

Представники:

позивач: Сопільняк В.Ю. за довіреністю б/н від 23.07.2013

відповідач-1: не з'явився

відповідач-2: Фінагіна В.Б. за довіреністю № 2434-03/36 від 29.01.2019

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Біофарма (BIOFARMA) (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" повністю та про зобов'язання відповідача-2 направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" повністю.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що міжнародна реєстрація №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS", власником якої є Біофарма (BIOFARMA) (відповідач-1), не використовується в Україні протягом більше ніж п'ять років від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію, що, на твердження позивача, є підставою для дострокового припинення її дії відповідно до ст. 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Водночас, позивач зазначив, що невиконання відповідачем-1 обов'язків власника спірної міжнародної реєстрації та зловживання правами останнього щодо торговельної марки за спірною міжнародною реєстрацією створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку "DIPROPHOS" на території України. Позивач також зазначив, що виключно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) у розумінні ст. 5 Мадридської угоди зобов'язане повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1058002.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 позовну заяву МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) залишено без руху, встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви та строк на усунення недоліків позовної заяви протягом семи днів з дня вручення даної ухвали суду.

21.06.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 13.06.2018.

При прийнятті позовної заяви до розгляду судом було встановлено, що відповідач-1 (Біофарма (BIOFARMA)) є нерезидентом, інформація про наявність у останнього на території України офіційно зареєстрованих представництв в матеріалах справи відсутня, а тому про розгляд даної справи відповідача-1 належить повідомляти у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України або передбаченому чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Враховуючи, що Франція являється підписантом Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (далі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 № 2052-ІІІ, суд дійшов висновку, що про розгляд даної справи відповідача-1 належить повідомляти в порядку, передбаченому Конвенцією, а саме судові документи підлягають надісланню до Центрального органу органу запитуваної Держави - Французької Республіки (Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du droit de l'Union, du droit international prive et de l'entraide civile (BDIP) для їх подальшого вручення відповідачу-1 у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2018 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/7541/18, призначено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 18.02.2019 о 10:00 год., зупинено провадження у справі № 910/7541/18 до 18.02.2019.

19.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про залучення перекладів на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 25.06.2018 у справі № 910/7541/18.

24.07.2018 суд надіслав документи згідно ухвали Господарського суду міста Києва від 25.06.2018 до Центрального органу запитуваної Держави - Французької Республіки для їх подальшого вручення відповідачу-1 - Біофарма (BIOFARMA).

22.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого:

- відповідач-2 вважає, що для вирішення даного спору позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем-1 своїх прав на спірний знак, а відповідач-1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання спірного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований;

- відповідач-2 зазначив, що Мінекономрозвитку не передбачено здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, в той же час, Мінекономрозвитку здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об'єкти. Отже, у разі припинення дії міжнародної реєстрації № 1058002, рішення суду може вплинути на обов'язок Мінекономрозвитку щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- відповідач-2 зазначив, що Законом України від 16.09.2014 № 1678-VІІ ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з урахуванням статті 198 наведеної Угоди, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років, від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

03.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

12.02.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 поновлено провадження у справі № 910/7541/18.

У підготовче засідання, призначене на 18.02.2019, з'явився представник позивача.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у підготовче засідання 18.02.2019 не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, по дату, час і місце цього засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується матеріалами справи.

Зважаючи на наведені приписи ст. 202 ГПК України, суд здійснював розгляд справи у підготовчому засіданні 18.02.2019 за відсутності відповідача-1 та відповідача-2 (їх представників).

У підготовчому засіданні, призначеному на 18.02.2019, суд долучив до матеріалів справи відзив відповідача-2 на позовну заяву, поданий 22.08.2018 через відділ діловодства суду.

У підготовчому засіданні, призначеному на 18.02.2019, суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 12.03.2019 о 09:20 год.

У судове засідання, призначене на 12.03.2019, з'явилися представники позивача та відповідача-2.

Представник відповідача-1 у судове засідання 12.03.2019 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Судом враховано, що матеріали справи містять докази направлення Господарським судом міста Києва до Центрального органу запитуваної Держави (Французької Республіки) судових документів у справі № 910/7541/18 (позовної заяви з додатками та ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 910/7541/18 від 25.06.2018) для їх подальшого вручення відповідачу-1 (Біофарма (BIOFARMA)) за адресою: 50 rue Carnot F-92284 SURESNES CEDEX (FR).

В матеріалах справи наявні повідомлення про вручення/одержання судових документів Центральним органом Французької Республіки 06.08.2018, а також повідомлення про вручення/одержання судових документів Біофарма (BIOFARMA) 25.02.2019 та 05.03.2019.

Відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Враховуючи наведені положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, а також вчинення судом всіх можливих заходів для належного повідомлення відповідача-1 про розгляд справи № 910/7541/18, зважаючи при цьому на те, що з дати направлення судових документів (позовної заяви з додатками та ухвали суду про відкриття провадження у справі) сплинув термін, який суд визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців, суд дійшов висновку про можливість здійснення розгляду справи у судовому засіданні 12.03.2019 за відсутності відповідача-1 (його представників) за наявними матеріалами, враховуючи, що відповідач-1 не надав відзиву у встановлений судом строк без поважних причин.

В судовому засіданні 12.03.2019 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 12.03.2019 судом заслухано вступне слово позивача та відповідача-2.

Позивач повністю підтримав заявлені ним у позовній заяві вимоги з підстав, викладених у позовній заяві.

Відповідач-2 зазначив про застосування до спірних правовідносин про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації положень статті 198 Угоди про асоціацію.

В судовому засіданні 12.03.2019 судом з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 12.03.2019 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши учасників справи, з'ясувавши обставини справи, на які учасники справи посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими учасники справи обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) (позивач) є компанією, яка заснована та діє за законодавством штату Нью-Джерсі, США, що підтверджується свідоцтвом Відділу оподаткування та послуг для компаній Департаменту Міністерства фінансів штату Нью-Джерсі щодо вказаної компанії (а.с.91-94 т.1).

Позивачем одержано повідомлення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) № 2400/ЗМ/18 від 10.01.2019 про можливу відмову у реєстрації торговельної марки "DIPROPHOS" на території України для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) на підставі положень п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки заявлене позначення для всіх товарів 5 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки № m201613567 переліком, схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "DIPROTOS", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я BIOFARMA (міжнародна реєстрація №1058002 від 22.10.2010, пріоритет від 03.06.2010) щодо таких самих та споріднених товарів.

Водночас, як стверджує позивач, міжнародна реєстрація №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS", власником якої є Біофарма (BIOFARMA) (відповідач-1), не використовується в Україні протягом більше ніж п'ять років від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію, що є підставою для дострокового припинення її дії відповідно до ст. 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Позивач зазначає, що невиконання відповідачем-1 обов'язків власника спірної міжнародної реєстрації та зловживання правами останнього щодо торговельної марки за спірною міжнародною реєстрацією створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку "DIPROPHOS" на території України.

Відтак, позивач звернувся до господарського суду з даним позовом до Біофарма (BIOFARMA) (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) з вимогами про:

- дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" повністю;

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" повністю.

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Отже, за змістом ст. 4 ГПК України до господарського суду має право звернутися кожна особа (визначена частиною 2 наведеної статті), яка вважає, що її право чи законний інтерес у справах, віднесених до юрисдикції господарського суду, порушено, не визнано або оспорюється. Тобто, в контексті цієї норми має значення лише суб'єктивне уявлення особи про те, що її права та законні інтереси потребують захисту. Виключно суб'єктивний характер заінтересованості як переконаності в необхідності судового захисту суб'єктивного матеріального права чи законного інтересу може підтверджуватися при зверненні до суду лише посиланням на таку необхідність самої заінтересованої особи.

Згідно з статтею 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 ЦК України право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення ст. 20 ЦК України та принцип диспозитивності господарського судочинства (ст. 14 ГПК України), позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Предметом заявленого позивачем позову є вищенаведені позовні вимоги до відповідача-1 та відповідача-2.

Підставою заявленого позивачем позову є невикористання відповідачем-1 на території України торговельної марки "DIPROTOS" за міжнародною реєстрацією №1058002 протягом більше ніж п'ять років від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію, що є підставою для дострокового припинення її дії відповідно до ст. 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Як встановлено судом, власником міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" є компанія Біофарма (BIOFARMA) (відповідач-1), яка є юридичною особою, що створена та діє за законодавством Франції.

Належна відповідачу-1 міжнародна реєстрація №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" (дата реєстрації 22.10.2010) діє на території України у повному обсязі для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні або ветеринарні продукти, гігієнічні препарати на медичні потреби, дієтичні напої на медичні потреби; дієтичні продукти на медичні потреби; готові харчові продукти на медичні потреби, продукти для дитячого харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; пестициди; фунгіциди, гербіциди. Зазначене підтверджується наявним в матеріалах справи нотаріально завіреним перекладом роздруківки бібліографічних даних із офіційної бази ВОІВ - "Madrid Monitor" щодо міжнародної реєстрації №1058002 (а.с. 7-8 т. 1).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Судом враховано, що у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності одночасно вживаються деякі відмінні один від одного, але тотожні за своїм правовим змістом терміни, якими визначають окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки".

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - в чинній редакції), знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

За приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Як передбачено ст. 495 ЦК України та визначено ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Згідно ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва (а відтак, і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюселі й ратифікована Україною 16.09.2014 згідно із Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до Угоди про асоціацію:

- для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158);

- даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок;

- Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання(стаття 198).

За приписами статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 ЦК України.

Відповідно до положень статті 11 ГПК України: суд при розгляді справи керується принципом верховенства права; суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; у разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір України.

З огляду на наведені законодавчі приписи, при розгляді даної справи належить з'ясувати, чи введена торговельна марка "DIPROTOS" за оспорюванню міжнародною реєстрацією № 1058002 у використання на території України протягом безперервного п'ятирічного, а не трирічного періоду, за відсутності належних причин для його невикористання.

Подібний правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 17.07.2018 у справі № 910/14972/17, від 26.02.2019 у справі № 910/6307/18.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, зокрема, що будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. При цьому приписами наведеної норми не встановлено обов'язку цієї особи стосовно доведення факту недобросовісного використання власником свідоцтва (міжнародної реєстрації) своїх прав на знак за свідоцтвом (міжнародною реєстрацією).

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-1.

Відповідач-1 в судове засідання не з'явився, докази на підтвердження використання на території України міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" для товарів 5 класу МКТП, суду не подав та не надіслав.

Разом з тим, позивачем на підтвердження невикористання відповідачем-1 міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" на території України протягом більше ніж п'ять років від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію (22.10.2010) надані такі докази:

- роздруківки з веб-сайту hostmaster.ua за результатами пошуку в кожній доменній зоні UA першого та другого рівнів та роздруківка результатів пошуку в мережі Інтернет за ключовими словами, згідно яких відсутні жодні посилання на продукцію позивача, що пропонувалася б в Україні та була маркована торговельною маркою "DIPROTOS" (а.с. 9-69 т. 1);

- роздруківка результатів пошуку у Державному реєстрі лікарських засобів України, згідно якої у наведеному реєстрі відсутній будь-який лікарський засіб під назвою "Діпротос" (а.с. 71 т. 1);

- лист Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 2070-1.1.1/3.0/17-18 від 07.03.2018, згідно якого Держлікслужба повідомила, що в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, який зберігала Держлікслужба відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2012 № 533, була відсутня інформація щодо виробів під назвою "DIPROTOS"; що станом на 07.03.2018 інформація від органів оцінки відповідності щодо виробів під назвою "DIPROTOS" до Держлікслужби не надходила; що у Реєстрі осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг відсутня інформації щодо особи, відповідальної за введення в обіг виробів під назвою "DIPROTOS" (а.с. 70 т. 1);

- лист Головного управління регіональної статистики №23-07/282 від 20.02.2018, згідно якого повідомлено, що станом на 15.02.2018 в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) не значаться відомості про юридичні особи або їх представництва, в назві яких містяться слова "DIPROTOS", "BIOFARMA SA", а також в ЄДРПОУ не значаться відомості про офіційні представництва компанії "BIOFARMA SA" (а.с. 72 т. 1);

- лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3433-08/8780-09 від 21.02.2018, згідно якого повідомлено, що інформація про сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою "DIPROTOS" в Реєстрі державної системи сертифікації відсутня, при цьому зазначено, що в наведеному реєстрі містяться відомості, внесені до 29.12.2017 включно (а.с. 73 т. 1);

- лист Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" № 045/01 від 23.02.2018, згідно якого повідомлено, що станом на 23.02.2018 в реєстрі Асоціації "ДжіЕс1 Україна" відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації "ДжіЕс1 Україна", у складі назв та (або) описів яких присутнє позначення "DIPROTOS", що означає, що Асоціація "ДжіЕс1 Україна" не присвоювала номерів GTIN товарам, у складі назв та (або) описів яких заявлено позначення DIPROTOS (а.с. 74 т. 1);

- лист Міністерства екології та природних ресурсів України №7/1475-18 від 30.03.2018, в якому зазначено, що відповідно до даних Державного реєстру пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, пестицидів та агрохімікатів під назвою "DIPROTOS" в Україні не зареєстровано (а.с. 75 т. 1).

Наведені докази суд приймає до уваги у якості належних і допустимих доказів у розумінні ст.ст. 76, 79 ГПК України на підтвердження того, що відповідач-1 не використовує міжнародну реєстрацію №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" для товарів 5 класу МКТП на території України протягом безперервного п'ятирічного періоду від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію, за відсутності належних причин для її невикористання.

Матеріали справи не містять доказів здійснення відповідачем-1 жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що міжнародна реєстрація №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" протягом безперервного п'ятирічного періоду від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію не була введена відповідачем-1 у використання на території України для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні або ветеринарні продукти, гігієнічні препарати на медичні потреби, дієтичні напої на медичні потреби; дієтичні продукти на медичні потреби; готові харчові продукти на медичні потреби, продукти для дитячого харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; пестициди; фунгіциди, гербіциди), стосовно яких вона була зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що належних і допустимих доказів на спростування обставин щодо невикористання відповідачем-1 торговельної марки "DIPROTOS" за міжнародною реєстрацією №1058002 для товарів 5 класу МКТП на території України протягом п'яти років від дати публікації відомостей про дану міжнародну реєстрацію, повідомлених позивачем, відповідач-1 суду не надав.

З огляду на наведене, враховуючи положення статті 198 Угоди про асоціацію, суд дійшов висновку про те, вимоги позивача про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" на території України повністю, визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, у зв'язку з тим, що міжнародна реєстрація №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" протягом безперервного п'ятирічного періоду не була введена відповідачем-1 у використання на території України для товарів 5 класу МКТП, стосовно яких вона була зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання відповідача-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення повністю на території України дії міжнародної реєстрації № 1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" повністю.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" (з урахуванням змін) (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-2, 47-4, 47-6 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності;

- веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

- здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства.

Враховуючи наведені положення, з огляду на задоволення вимог позивача про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" на території України повністю, вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення повністю на території України дії міжнародної реєстрації № 1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд ухвалює рішення про задоволення позову повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до частини 1 статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

У позовній заяві позивач зазначив, що поніс судові витрати у вигляді сплати судового збору в сумі 3524,00 грн., а стосовно витрат на професійну правничу допомогу вказав, що такі витрати будуть розраховані та повідомлені суду додатково.

Здійснення позивачем сплати судового збору за подання позовної заява у розмірі 3524,00 грн. підтверджується наявною в матеріалах справи квитанцією № 267 від 20.06.2018.

Водночас, до закінчення судових дебатів позивачем не подано доказів на підтвердження здійснених ним витрат на професійну правничу допомогу. Також, до закінчення судових дебатів позивачем не зроблено заяву в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України про те, що відповідні докази будуть подані ним протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду.

Отже, матеріалами справи підтверджується здійснення позивачем судових витрат у вигляді сплати судового збору за подання позовної заяви.

Відповідачами не подано попереднього розрахунку суми судових витрат в порядку ст. 124 ГПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Суд враховує, що правова охорона торговельній марці "DIPROTOS" за міжнародною реєстрацією №1058002 була надана на території України відповідно до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв'язку з недобросовісними діями власника міжнародної реєстрації №1058002, яким є відповідач-1.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 1, 4, 9 ст. 129 ГПК України та задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3524,00 грн. покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 4, 11, 13, 73, 74, 76-80, 86, 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію міжнародної реєстрації №1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" на території України повністю.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1058002 на торговельну марку "DIPROTOS" повністю.

4. Стягнути з Біофарма (BIOFARMA) (50 rue Carnot F-92284 SURESNES CEDEX (FR) на користь МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) (Ван Мерк Драйв, П.О. Бокс 100, Вайтхауз Стейшн, ЕнДжей 08889, США (One Merck Drive P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889, United States)) 3524,00 грн. (три тисячі п'ятсот двадцять чотири гривні 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 22.03.2019

Суддя Гумега О.В.