ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. Справа№ 910/18587/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Отрюха Б.В.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання: Берегової Н.М.;

за участю представників сторін:

Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" Петраш Ю.Л. довіреність № б/н від 13.02.19

Приватне акціонерне товариство "Карлсберг Україна" Шебанова С.С. довіреність № 205-2018 від 29.11.18

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Ресенчук В.М. довіреність № 2434-03/35 від 29.01.19

Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренко В.Л. посвідчення № 100 від 30.06.16

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!"

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року

у справі № 910/18587/16 (суддя Балац С.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!"

до 1. Приватного акціонерного товариства "Карлсберг Україна"

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі №910/18587/16 у задоволенні позову відмовлено повністю. Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою від 27.10.2016 року.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у даній справі та прийняти нове, яким позов задовольнити повністю.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що місцевим господарським судом при винесенні рішення порушено норми матеріального та процесуального права, рішення суду підлягає скасуванню, як таке, що містить невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи.

Зокрема, апелянт посилався на те, що судом першої інстанції необґрунтовано відмовлено позивачу в поновленні процесуального строку та приєднання доказів до матеріалів справи, а саме висновку експерта №127 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.02.2018 року, оскільки вказаний висновок був отриманий позивачем 23.02.2018 року, тобто піcля проведення підготовчого засідання, однак до початку розгляду справи по суті. Апелянт зазначає що в основу оскаржуваного рішення судом покладено висновок експерта Дорошенка О.Ф. про те, що знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком належним позивачу, відносно товарів 32 класу МКТП. При цьому, судом було відкинуто висновки експерта Петренко С.А. в даній справі, в результаті чого суд дійшов висновку, що зібрані по справі докази не свідчать про порушення відповідачем-1 прав позивача про використання останнім словесного торгового знаку "Різдвяний" за належним позивачу свідоцтвом № 106778 при маркуванні пива.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Дикунська С.Я.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2018 колегією суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Верховця А.А., Дикунської С.Я. апеляційну скаргу ТОВ ТРК „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" повернуто скаржнику без розгляду на підставі п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України.

14.05.2018 року апеляційна скарга ТОВ ТРК „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" надійшла до Київського апеляційного господарського суду повторно.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Верховець А.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.05.2018 (у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ ТРК „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі № 910/18587/16, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 31.05.2018 року за участю повноважних представників сторін.

29.05.2018 до відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від представника ПрАТ"Карлсберг Україна" був поданий відзив на апеляційну скаргу, який ґрунтується на тому що місцевий суд дійшов правильного висновку що знак позивача "Різдвяний" за свідоцтвом №106778 і комбінований знак "Львівське Різдвяне" відповідача-1 у вигляді етикетки згідно свідоцтву №189828 є безперечно різними в цілому, оскільки і візуально, і за звучанням, і за смисловим значенням суттєво відрізняються і створюють для споживачів абсолютно різні враження. Знаки можуть асоціюватись в цілому навіть за наявності різниці в окремих елементах, але у даній справі не цей випадок.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2018 року у справі № 910/18587/16 відкладено розгляд справи на 07.06.2018 року.

05.06.2018 до відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду було подано ПрАТ "Карлсберг Україна" заперечення проти клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів, а саме Висновку експерта № 127 від 23.02.2018, який був поданий разом з апеляційною скаргою ТОВ ТВК "Перша приватна броварня. Для людей-як для себе!".

06.06.2018 до відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду було подано ТОВ ТВК "Перша приватна броварня. Для людей-як для себе!" письмові пояснення по справі № 910/18587/16, відповідно до яких зазначили що беручи до уваги, що обоє експертів прийшли до висновку, що комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом зареєстрований для тотожного товару, що й знак позивача - пива, беручи до уваги схожість домінуючого елемента комбінованого позначення - слова "Різдвяне" за семантичним, візуальним та фонетичним критерієм з словесним торговим знаком позивача - "Різдвяний" (ст.12,20 Висновку експертів № 1142) вважаємо, що вказані два торгові знаки є схожими в цілому, а відтак існує принципова ймовірність їх сплутування споживачами, що і підставою для задоволення даного позову.

В судовому засіданні 07.06.2018 року ПрАТ "Карлсберг Україна" заявлено клопотання про призначення повторної експертизи у справі, проведення якої просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та поставити на вирішення експертизи перше питання, яке досліджувалося і вирішувалося у первинній судовій експертизі. Заявлене клопотання мотивоване суперечливістю попереднього висновку комісійної судової експертизи, яку було призначено ухвалою суду першої інстанції від 12.12.2016 року, зокрема з огляду на протилежні відповіді експертів на перше питання. В судовому засіданні 07.06.2018 було оголошено перерву до 14.06.2018.

14.06.2018 через канцелярію суду від представника ТОВ ТВК "Перша приватна броварня. Для людей-як для себе!" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи, проведення якої просили доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України або Київському експертно-дослідному центру на розсуд суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2018 у справі №910/18587/16 клопотання ПрАТ "Карлсберг Україна" та ТОВ ТВК „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" про призначення у справі повторної експертизи задоволено; призначено повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

На вирішення експертизи винесено наступне питання:

- Чи є знак „Різдвяне" (комбінований) за свідоцтвом України № 189828 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком „Різдвяний" за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП? для проведення експертизи матеріали справи № 910/18587/16 направлено до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; провадження у справі № 910/18587/16 зупинено до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

20.06.2018 року через відділ документального забезпечення суду від представника ТОВ ТВК "Перша приватна броварня. Для людей-як для себе!" надійшла заява про відвід всім судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яка мотивована наявністю обґрунтованих сумнівів у можливості об'єктивного та неупередженого проведення призначеної судом повторної експертизи судовими експертами відповідної експертної установи.

У зв'язку з необхідністю призначення судового засідання для розгляду поданої позивачем заяви про відвід судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з метою заслуховування думки учасників провадження у справі, а також особи, якій заявлено відвід, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 року поновлено провадження у справі, призначено розгляд заяви на 03.07.2018 року та викликано у судове засідання керівника вказаної експертної установи Федоренка В.Л.

03.07.2018 через відділ документального забезпечення суду надійшли від ПрАТ "Карлсберг Україна" заперечення проти заяви про відвід всім судовим експертам експертного центру, мотивуючи це тим що представником позивача відвід "усім судовим експертам Центру" заявлено необґрунтовано, без достатніх для цього правових підстав, згідно вигаданих та недоведених тверджень та суджень, а тому вказаний відвід не підлягає задоволенню. Просили відмовити у задоволенні заяви про відвід всім судовим експертам експертного центру.

03.07.2018 через відділ документального забезпечення суду надійшло від керівника Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренко В.Л. клопотання про відкладення розгляду заяви про відвід експертів Центру на іншу дату, яке мотивовано неможливістю підготувати та подати пояснення по суті заяви у зв'язку з недостатністю на те часу, а також неможливістю участі в судовому засіданні через участь 03.07.2018 року Федоренка В.Л. у науково-практичній конференції.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.07.2018 у справі № 910/18587/16 клопотання директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренка В.Л. про відкладення розгляду заяви задоволено; розгляд заяви ТОВ ТВК "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" про відвід всіх судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України відкладено на 10.07.2018.

10.07.2018 через відділ документального забезпечення суду від ТОВ ТРК "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально посвідчену заяву ОСОБА_8 як свідка обставин, якими апелянт обґрунтовує необхідність відводу судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

10.07.2018 від директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренка В.Л. надійшли пояснення відповідно до якого повідомляє що на їх переконання, не містить заява про відвід всім судовим експертам Центру у справі № 910/18587/16 об'єктивних підстав для відводу всіх експертів Центру, оскільки ґрунтується на недостовірних даних і їх упередженому тлумаченні заявником, а також має на меті дискредитувати експертів Центру і Центр загалом ще до проведення судової експертизи у справі.

У зв'язку з перебуванням судді Верховця А.А. у відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.2018 року для розгляду справи № 910/18587/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Доманська М.Л. Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.07.2018 (у складі: головуючий суддя: Остапенко О.М.; судді: Доманська М.Л.; Пантелієнко В.О.) у справі №910/18587/16 у задоволенні заяви ТОВ ТРК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" про відвід всіх судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від проведення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності відмовлено; зупинено провадження у справі № 910/18587/16 до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта; матеріали справи направлено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

У зв'язку з ліквідацією Київського апеляційного господарського суду та створенням Північного апеляційного господарського суду (указ Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017) справа-замінник №910/18587/16 за актом приймання-передачі судової справи від 02.10.2018 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.11.2018 апеляційна скарга ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" у справі № 910/18587/16 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Отрюх Б.В., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2018 справу № 910/18587/16 за апеляційною скаргою ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 прийнято до провадження колегії суддів Північного апеляційного господарського суду.

17.12.2018 до суду апеляційної інстанції від директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренка В.Л. надійшов лист про погодження терміну виконання судової експертизи у справі у строк понад 90 днів.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2018 задоволено клопотання директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренка В.Л. про погодження строків проведення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/18587/16 у строк понад 90 днів.

21.01.2019 матеріали справи № 910/18587/16 разом з висновком експертів № 196/18 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 02.01.2019 надійшли до Північного апеляційного господарського суду (акт прийняття-передачі судової справи від 21.01.2019).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2019 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/18587/16; розгляд апеляційної скарги ТОВ ТРК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі № 910/18587/16 призначено на 26.02.2019; зобов'язано сторони надати суду обґрунтовані письмові пояснення стосовно висновку експертів № 196/18.

01.02.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов лист щодо господарської справи №910/18587/16, відповідно до якого установа повідомила що за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності було складено висновок експертів №196/18 від 02 січня 2019 року.

21.02.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Карлсберг Україна" надійшли письмові пояснення щодо Висновку експертів №196/08 від 02.01.2019 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначивши що вважає його об'єктивним, повним та таким, що містить обґрунтовану відповідь на поставлене судом питання.

26.02.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ ТРК "Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" надійшли письмові пояснення по справі, зокрема зазначивши що як вбачається з вказаного Висновку експертів №196/18 від 02.01.2019 року, виявлено що його підписали двоє судових експертів - Ковальова Н.М., ОСОБА_10, однак як вбачається з наявної контрольної картки за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, у графі 8 зазначено, що судова експертиза проводилась експертом Ковальовою Н.М., інформації про проведення даної експертизи іншими судовими експертами не зазначено. Також апелянт звертає увагу що у вступній частині висновку експертів №198/18 зазначено, що 18 липня 2018 року до Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мінюсту надійшли матеріали справи № 910/18587/16 для проведення повторної судової експертизи, проведення якої доручено: Ковальовій Н.М. та ОСОБА_10 Як вбачається з наявної в публічному доступі інформації на сайті Реєст атестованих судових експертів, ОСОБА_10, відповідне свідоцтво було видане 14 серпня 2018 року, отже на момент початку проведення вказаної судової експертизи у судового експерта ОСОБА_10 не було присвоєної кваліфікації судового експерта. Таким чином, на думку апелянта даною експертною установою проведення експертизи проводилась з порушенням всіх встановлених законом строків - з липня 2018 по січень 2019 року, а її проведення було доручено фахівцям, які не мали на те відповідних прав, а тому дані обставини вказують на сумнівний характер результатів даної судової експертизи.

26.02.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ ТРК "Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 оголошено перерву у судовому засіданні по справі №910/18587/16 до 19.03.2019.

14.03.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Карлсберг Україна" надійшло заперечення проти клопотання про призначення повторної експертизи апелянта.

14.03.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Карлсберг Україна" надійшла відповідь на письмові пояснення апелянта від 25.02.2019 року. Так у своїй відповіді на письмові пояснення апелянта відповідач 1 зазначає, оскільки висновки первинної експертизи були суперечливими, то висновок повторної експертизи повинен підтвердити висновок того чи іншого експерта, що проводив первинну експертизу. Висновок повторної експертизи не повторює висновок експерта Дорошенко О.Ф., повторна експертиза для цього і призначалась, щоб почути думки інших експертів з питань схожості чи несхожості позначень. Щодо контрольної картки, то вона є супроводжувальним документом для внутрішнього контролю Міністерства юстиції України і до самого висновку та його суті не має ніякого відношення.Щодо атестації експерта ОСОБА_10 після початку проведення експертизи, а саме 14.08.2018, то звертає увагу на наступне. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2018 було призначено повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Згідно даної ухвали витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покладено на ПрАТ "Карлсберг Україна".

Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначено що у строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта.) Тобто з моменту виставлення рахунку і до моменту оплати рахунку строк проведення експертизи призупиняється. Рахунок був отриманий на початок серпня та сплачений ПрАТ "Карлсберг Україна" 27 серпня 2018 року. Строки виконання клопотання експертів про сплати рахунку не були порушені, після оплати вартості експертизи почалося саме дослідження, яке тривало до кінця грудня, листом директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренка В.Л. про погодження терміну виконання судової експертизи у справі у строк понад 90 днів від 17.12.2018 було продовжено, про що суд не заперечував та задовольнив клопотання директора від 22.12.2018 року.

Отже, на момент проведення основного дослідження, після сплати рахунку, судовий експерт ОСОБА_10 вже була атестована та підписала висновок маючи на це повноваження.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.03.2019 у справі № 910/18587/16 відкладено розгляд апеляційної скарги ТОВ ТРК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року по справі №910/18587/16 на 26.03.2019; викликано в судове засідання представників сторін, а також директора Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України - Федоренка В.Л. або його заступника, чи іншу особу з керівного складу Центру з метою з'ясування обставин проведення повторної судової експертизи по справі №910/18587/16; керівнику Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України подати до початку судового засідання до суду письмові пояснення по суті проведення повторної судової експертизи по справі №910/18587/16 (зокрема щодо призначення складу експертів, яким було доручено проведення повторної судової експертизи).

26.03.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшли пояснення щодо проведення Центром повторної експертизи у справі № 910/18587/16. Відповідно до поданих пояснень директор науково-дослідного центру повідомляє що 18 липня 2018 року до Центру листом від 12.07.2018 р. № 09.1-18/108/18 надійшла ухвала колегії суддів Київського апеляційного господарського суду Остапенка О.М., Пантелієнка В.О., Верховця А.А. від 14.06.2018 у справі № 910/18587/16 про призначення експертизи.

У той же день, 18 липня 2018 року, зазначений лист і ухвалу суду було розглянуто директором Центру і визначено виконавців з числа атестованих судових експертів Центру: Ковальову Наталію Миколаївну - в.о. лабораторії права промислової власності Центру, судового експерта вищого кваліфікаційного класу (стаж експертної роботи з 2002 року) та Фою Оксану Анатоліївну - судового експерта лабораторії права промислової власності Центру ( стаж експертної роботи з 2016 р., стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року). Головою комісії призначеного судового експерта Ковальову Н.М. Резолюція щодо виконавців була накладена директором Центру в установленому порядку на контрольній реєстраційній картці. На підставі цієї резолюції було невідкладно заведене експертне провадження № 196/18.

14 серпня 2018 року Експертно-кваліфікаційна комісія Центру успішно атестувала ОСОБА_10 за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво НОМЕР_5 від 14.08.2018 року, видане ЕКК Центру). Також ЕКК Центру присвоїла ОСОБА_10 початковий, 5 (п'ятий) кваліфікаційний клас. Стажування ОСОБА_10 проведено на базі Центру з 02.03.2019 року (копії наказів додаються до пояснень Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності поданих 26.03.2019 до канцелярії суду.)

17 серпня 2018 року на ім'я директора Центру судовим експертом Фоєю О.А. було подано службову записку з проханням виключити її із складу комісії у зв'язку із високою експертною завантаженістю. З метою недопущення затягування розумних строків проведення судової експертизи у господарській справі № 910/18587/16, 17 серпня 2018 року директором Центру було прийнято рішення вивести із складу комісії Фою О.А. і ввести ОСОБА_10 Відповідна резолюція директора Центру відображена в контрольній реєстраційній картці.

Підкреслено, що лише 27 серпня 2018 року, після проведення заміни судових експертів у складі комісії, що здійснювала судову експертизу в господарській справі № 910/18587/16, на рахунок Центру надійшла оплата за проведення судової експертизи. Після чого комісія експертів приступила до фактичного здійснення дорученої їм експертизи у господарській справі № 910/18587/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду у складі колегії суддів Верховця А.А., Отрюха Б.В. та Доманської М.Л. від 22.12.2018 було погоджено строк проведення судової експертизи у справі у строк понад 90 днів.

02.01.2019 року комісією в складі судових експертів Центру Ковальової Н.М. (голова комісії) і ОСОБА_10 було завершено проведення судової експертизи у господарській справі № 910/18587/16, за результатами якої було складено Висновок експертів № 196/18, підписаний цими судовими експертами у належний спосіб.

04.01.2019 року ОСОБА_10 звільнилася із Центру за згодою сторін через сімейні обставини.

17.01.2019 року, відповідно до п. 4.19 Інструкції, за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/18587/16 від 02.01.2019 року, на адресу суду було надіслано контрольну картку. Враховуючи той факт, що на момент направлення карток судовий експерт ОСОБА_10. вже припинила трудові відносини з Центром, їх було підписано головою комісії Ковальовою Н.М. (п.8 контрольної картки).

Таким чином, повторна комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності від 02.01.2019 була проведена на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, ЗУ "Про судову експертизу", Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами у сфері судової експертизи, включаючи Інструкцію з діловодства в Центрі.

В судовому засіданні 26.03.2019 директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренко В.Л. надав пояснення стосовно ходу призначення, проведення повторної експертизи у справі.

В судовому засіданні 26.03.2019 представник ТОВ ТВК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" зазначив що у зв'язку з тим, що при проведенні судової експертизи Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності не були дотримані вимоги чинного законодавства України, а складений за результатами повторної експертизи Висновок не відповідає встановленим законом вимогам (про що детально зазначено в письмовому поясненні апелянта від 25.02.2019), відповідно до положень ст. 107 ГПК України, наявні підстави для проведення по справі повторної судової експертизи.

Представник ПрАТ "Карлсберг Україна" зазначила що у справі три експерти (Дорошенко О.Ф., Ковальова Н.М., ОСОБА_10) з чотирьох дійшли однакового висновку, що позначення "Різдвяне" за свідоцтвом України №189828 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Різдвяний" за свідоцтва України № 106778, зазначивши що висновок експертів є обґрунтованим, зроблений із дотриманням вимог нормативно-правових актів, та такими, які відповідають дійсному сприйнятті споживачем знаку в умовах ринку, та не вбачає необхідності призначати повторну експертизу.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зазначив що висновок експертів за результатами повторної комісійної експертизи є обґрунтованим, зроблений із дотриманням вимог нормативно-правових актів, та такими, який відповідає дійсному сприйнятті споживачем знаку в умовах ринку, та не вбачає необхідності призначати повторну експертизу.

Колегія суддів заслухавши думку представників сторін щодо призначення повторної комісійної судової експертизу, розглянувши у нарадчій кімнаті вказане клопотання, дійшла висновку про відмову у задоволенні даного клопотання.

Щодо відмови у задоволенні клопотання ТОВ Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" про призначення повторної судової експертизи, колегія суддів зазначає наступне.

Частиною 2 ст. 107 ГПК України передбачено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

У п.п. 15.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

Разом з цим відповідно п.п. 15.2. вищеназваної постанови роз'яснено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Аналізуючи зазначене, оскільки в даній справі вже проведена повторна судова експертиза, колегія суддів приходить до висновку щодо відмови у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи ТОВ ТВК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!", оскільки позивачем належним чином не обґрунтовано наявність сумнівів у правильному висновку експертів (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи).

Щодо клопотання ТОВ ТВК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (позивача) про приєднання доказів до матеріалів справи Висновку експерта № 127 від 23.02.2018 року, складеного судовим експертом Жилою Б.В. по справі № 910/18587/16 та приєднання його до матеріалів справи, колегія суддів задовольняє вказане клопотання, поновлюючи процесуальний строк на подання Висновку експерта № 127 від 23.02.2018 року складеного судовим експертом Жилою Б.В. Так, подаючи до суду першої інстанції вищевказане клопотання позивач зазначив, що у зв'язку з тим, що ним лише 16.02.2018 року знайдено судового експерта та отримано від нього відповідь про можливість проведення судової експертизи по справі № 910/18587/16 та підготовку експертного висновку в строк до 26.02.2018 року ( до початку розгляду судом справи по суті), то будь-якої можливості подати вказаний висновок експерта, чи взагалі заявити про існування у підготовчому судовому засіданні у представника позивача не було.

23.02.2018 року представником ТОВ ТВК "Перша приватна броварня. Для людей - як для себе!" отримано висновок експерта № 127 по вказаній справі надіслано його копію відповідачам по справі, а також подано до суду.

Частиною 1 ст. 119 ГПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Так, як вбачається з висновку експерта № 127 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на замовлення ТОВ ТВК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" було поставлене наступне питання:

-Чи є комбінований знак за свідоцтвом України № 189828 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП?

Дослідженню підлягали знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 106778, 189928.

Експертизу проводив Жила Богдан Володимирович, який має вищу юридичну освіту ( освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (Свідоцтво НОМЕР_4 видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 19.02.2019), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року.

Про кримінальну відповідальність за ст.384 КК України попереджений.

Висновки якого такі - відносно товару 32 класу МКТП "пиво" комбінований знак за свідоцтвом України № 189828 є схожим зі словесним знаком "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України №106778 настільки, що їх можна сплутати.

В судовому засіданні оголошувалась перерва для ознайомлення з матеріалами справи (зокрема поданого перед судовим засіданням 26.03.2019 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності пояснення щодо проведення Центром повторної експертизи у справі № 910/18587/16) представником позивача.

Після перерви головуючий оголосив що розгляд справи продовжується.

В судовому засіданні представник скаржника - ТОВ ТВК "Перша приватна броварня. Для людей - як для себе!" доводи апеляційної скарги підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року по справі № 910/18587/16 cкасувати та прийняти нове про повне задоволення даного позову.

Представник ПрАТ "Карлсберг Україна" (відповідач 1) в судовому засіданні 26.03.2019 проти доводів апеляційної скарги заперечувала, просила суд апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду першої інстанції - без змін, як таке, що винесено з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заперечував проти задоволення вимог апеляційної скарги, просив рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року по справі № 910/18587/16 залишити без змін.

У відповідності до п.9 ч.1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України справи у судах апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Згідно із ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Північний апеляційний господарський суд дійшов наступних висновків.

Як встановлено судом першої та апеляційної інстанцій обставини справи наступні.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (відповідач-1) та державної служби інтелектуальної власності (далі - відповідач-2) про

- визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 189828, видане державною службою інтелектуальної власності України;

- зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України № 189828 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 189828 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ" підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), оскільки не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2016 у справі № 910/18587/16 за клопотанням позивача призначено комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам науково-дослідного інституту інтелектуальної власності національної академії правових наук України, на вирішення якої поставлені питання:

- чи є знак за оскаржуваним свідоцтвом схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП ?

- чи є знак за оскаржуваним свідоцтвом таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 32 класу МКТП за свідоцтвом України № 106778 на знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ", а саме щодо позивача ?;

- чи є спорідненими товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778 з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є відповідач-1 ?

До Господарського суду міста Києва 28.08.2017 надійшов лист Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 22.08.2017 № 253, яким останній повернув до Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/18587/16 з висновком проведеної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 1142.

Відповідно до висновку експерта:

1). Знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП (експерт С.А. Петренко);

1). Знак за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП (експерт О.Ф. Дорошенко);

2). Враховуючи те, що сукупність відомостей, які містяться у наданих на дослідження матеріалах справи № 910/18587/16 не є достатніми для об'єктивного визначення ймовірності породження у свідомості споживача асоціації, пов'язаної з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, дати відповідь на питання 2 не вбачається можливим (експерт С.А. Петренко, експерт О.Ф. Дорошенко).

3). Товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778 є однорідними з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є відповідач-1, окрім товарів, що не відносяться до категорії слабоалкогольних та алкогольних напоїв (експерт С.А. Петренко, експерт О.Ф. Дорошенко).

За висновками місцевого суду при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судовий експерт Петренко С.А. окремо досліджує наявність домінуючого елементу у зображувальній частині знака за оскаржуваним свідоцтвом та окремо у словесній, в свою чергу, питання візуального домінування елементів у комбінованому знаку повинно розглядатися в цілому без відокремлення зображувальних та словесних частин, оскільки при першому погляді споживач не здійснює детальний аналіз зображувальної частини окремо від словесної, а сприймає знак у сукупності всіх його елементів.

Експерт Петренко С.А. застосовує тільки один критерій - візуальний, при цьому не приділяючи уваги важливому критерію, як смисловий.

Враховуючи смислове навантаження всіх словесних елементів в комбінованому знаку за оскаржуваним свідоцтвом, словесний елемент "ЛЬВІВСЬКЕ" є також домінуючим тому, що такий знак визнано добре відомим в Україні щодо товару "пиво" у класі 32 МКТП. Крім того, у відповіді на перше питання експерт Петренко С.А. наводить висновок на цитаті ресурсу (9, с. 64-65) "якщо при порівнянні словесного елемента комбінованого позначення буде встановлена його тотожність чи схожість до ступеня змішування зі словесним товарним знаком", який не є нормативним документом і тому не може бути підставою для підсумкового висновку та стосується комбінованого позначення, що містить лише один словесний елемент, в той час, як комбінований знак за оскаржуваним свідоцтвом містить декілька словесних елементів, а домінуючий елемент складається з двох слів "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ". Саме добре відомий знак "ЛЬВІВСЬКЕ" дозволяє споживачеві визначити знак відповідача-1 серед інших та чітко ідентифікувати його саме із конкретним виробником, а слово "РІЗДВЯНЕ" на етикетці інтерпретувати, як різновид пива цього виробника.

Суд дійшов висновку про те, що позовна вимога про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва задоволенню не підлягає, оскільки зібрані позивачем докази в обґрунтування такої позовної вимоги в сукупності не свідчать про порушення відповідачем-1 прав позивача при використанні останнім словесного торгового знаку "РІЗДВЯНИЙ" за належним позивачу свідоцтвом № 106778 при маркуванні пива.

За наслідками перегляду справи в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений нормами Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до положень статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною 1 статті 492 Цивільного кодексу України передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Положеннями частин 2, 3 ст. 5 Закону № 3689, зокрема, визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктами 2, 3 частини 1 статті 424 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.Частиною 4 статті 16 Закону № 3689 визначено, що використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Комбінований знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ" за оскаржуваним свідоцтвом активно використовується відповідачем-1 для комерційного позначення лімітованого темного сорту пива "РІЗДВЯНЕ", що активно просувається на ринку пива в Україні.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг " встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пунктом 4.3.2.4 Правил передбачено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Таким чином, враховуючи положення Правил, комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом має збігатися зі знаком за свідоцтвом позивача у всіх елементах, а також асоціюватися з ним в цілому.

Так з Висновку експертів № 196/18 за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/18587/16 від 02.01.2019 зазначено ( а.с.71 т. 4) при порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція знака та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження від позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприйняття позначення, його місце розташування у площині знака, смислове значення, геометричний розмір.

За результатами проведеної експертизи експерти дійшли висновку про несхожість досліджуваних позначень знака для товарів і послуг за свідоцтвами України № 189828 та № 106778 за семантичною ознакою, не є схожими за фонетичними ознаками, за графічними (візуальними) ознаками не є схожими, що зумовлено, в першу чергу, розміром позначень, наявністю зображувальних елементів на противагу монооб'єктному словесному позначенню.

В результаті проведеного дослідження експертами було з'ясовано, що знаки для товарів і послуг - комбінований за свідоцтвом України № 189828 та словесний за свідоцтвом України № 106778 використовується для одного і того ж товару 32 класу МКТП - "пиво". Комбіноване позначення за свідоцтвом України № 189828 містить домінуючий елемент "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ". Домінуючий словесно-зображувальний елемент "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ" і словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778 не є схожими до ступеня сплутування.

Окрему увагу експерти приділили визначенню домінуючого елементу, як спірного питання попередньої експертизи, та дійшли висновку на ст.13 (а.с.73), що домінуючим елементом є ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ, оскільки його буде названо "під час бесіди між споживачами та продавцями з приводу купівлі або обговорення товару", воно головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає одне з центральних місць у знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам'ятовується ніж зображувальний елемент. Крім того експерти звертають увагу на зображення добре відомого знаку "ЛЬВІВСЬКЕ", яке відповідно до Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03 жовтня 2014 року, визнано добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства "КАРЛСБЕРГ Україна" для товарів 32 класу МКТП: "пиво"станом на 01 січня 2019 року. Експерти зазначають, що включення до композиції будь-якого комбінованого позначення, з різними словесними та зображувальними елементами добре відомого знаку в Україні створює асоціативний зв'язок у споживача з виробником, щодо якого такий знак визнано добре відомим, та закономірно сприймається споживачем як один з основних елементів позначення, вказуючи на якість товару конкретного виробника та його репутацію.

Аналіз позначень згідно критеріїв схожості також є повним та обґрунтованим. Враховано особливості порівняння словесних та комбінованих позначень, детально розібрано семантику, візуальний критерій та звуковий, та визначено, що за жодним критерієм знаки не є схожими. Висновок є обґрунтованим, зробленим із дотриманням вимог нормативно-правових актів, та таким, який відповідає дійсному сприйнятті споживачем знаку в умовах ринку.

Враховуючи викладене вище експерти дійшли наступного висновку:

Знак "Різдвяне" (комбінований) за свідоцтвом України № 189828 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Різдвяний" за свідоцтвом України № 106778, щодо товару 32 класу МКТП - "пиво".

Таким чином у справі № 910/18587/16 три експерти ( Дорошенко О.Ф., Ковальова Н.М., ОСОБА_10) з п'яти дійшли однакового висновку, при цьому два з двох експертів при проведенні повторної комісійної експертизи (Ковальова Н.М., ОСОБА_10) що позначення "Різдвяне"за свідоцтвом України № 189828 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Різдвяний" за свідоцтвом України №106778.

З огляду на це, експертами повно та всебічно досліджено всі надані об'єкти і зразки та надано вичерпні відповіді на всі поставлені перед експертами питання. Висновок є чітким і ясним.

Даний висновок є обгрунтованим та не викликає сумнів у його правильності, висновок складено у повній відповідності норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

Дана судова експертиза була призначена Київським апеляційним господарським судом та проведена судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України у повній відповідності з вимогами законодавства.

Питання, винесені на судову експертизу, повністю відповідають законодавству України. Зокрема, в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, зазначено орієнтовний перелік вирішуваних питань щодо об'єктів інтелектуальної власності та зазначено, що при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів. До переліку орієнтовних питань внесено наступне:

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?

У Висновку питання, сформовані експертами, відповідають законодавству України та ухвалі суду: "Чи є знак "Різдвяне" (комбінований) за свідоцтвом України №189828 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Різдвяний" за свідоцтвом України №106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП?"

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

Будь-які обставини, які б могли виключати участь експертів відсутні, підстав для відводу судових експертів немає.

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

Судову експертизу було проведено судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а саме:

"Проведення повторної судової експертизи доручено:

Ковальовій Наталії Миколаївні - в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яка є судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, має вищу економічну освіту ( освітньо-кваліфікаційного класу, має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень-магістр), вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), кваліфікацію судового експерта в тому числі за спеціальностями: 13.1.1 - "Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші" (свідоцтво НОМЕР_2 від 12.10.2016 року, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України № 57 від 12 жовтня 2016 року, дійсне до 12.10.2021 р.); 13.4 - "Дослідження пов'язані з охороною прав на промислові зразки" та 13.6 - "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України НОМЕР_3 від 20 липня 2011 року, дійсне до 19.07.2021 р.).

Стаж експертної роботи з 2002 року.

ОСОБА_10 - судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом V кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю: 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво НОМЕР_1 від 14.08.2018 року, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності). Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2007 року.

Головою комісії призначено Ковальову Н.М."

Зважаючи на вищенаведену інформацію, компетентність судових експертів не викликає жодних сумнів. Крім того, експерти не вийшли за межі своїх повноважень.

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

На повторно поставлене питання надано достатньо повну та обґрунтовану відповідь із детальним дослідженням питання визначення схожості чи тотожності позначень та знаку для товарів і послуг, у дослідженні використовувались методи порівняння, аналізу та синтезу а також смислове навантаження досліджуваних позначень, за фонетичними так і за графічними ознаками.

Таким чином, відповіді судових експертів є повними та відповідають всім встановленим фактичним даним.

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

В дослідницькій частині судової експертизи судові експерти аналізують питання визначення спорідненості (однорідності) товарів для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189828 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778.

При перевірці схожості знаків для товарів і послуг важливим є те, що вони повинні порівнюватися в цілому і що більше значення повинно надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Оскільки середній споживач із першого погляду, як правило, не бачить різниці між знаками, які він міг би розпізнати, якби більш ретельно вивчав знак і товар (послугу), пропонований з ним, то перше враження, одержуване ним, не повинно бути хибним.

Як правило, основним елементом позначення, яке складається із словесного та зображувального елементів, є словесна частина, оскільки вона легше запам'ятовується споживачами, називається під час бесіди між споживачами та продавцями з приводу купівлі або обговорення товару чи послуги. Таким основним словесно-зображувальним елементом знака за свідоцтвом України № 189828 є словосполучення "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ" для товару "пиво" оскільки, як зазначалося вище, саме його буде названо "під час бесіди між споживачами та продавцями з приводу купівлі або обговорення товару", яке головним чином впливає на формування загального здорового враження, оскільки займає одне з центральних місць знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам'ятовується ніж зображувальний елемент. Зображення графічних елементів завершує формування композиції зображення знака.Словосполучення "лімітований святковий сорт", "пиво" та "темне" - мають інформаційний характер щодо властивостей товару. Крім того, у складі комбінованого знаку міститься зображення добре відомого знаку "ЛЬВІВСЬКЕ", яке відповідно до Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03 жовтня 2014 року, визнано добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства "КАРЛСБЕРГ Україна" для товарів 32 класу МКТП : "пиво" станом на 01 січня 2009 року (том 1, а.с. 219-231.) Включення до композиції будь-якого комбінованого позначення, з різними словесними та зображувальними елементами добре відомого знаку в Україні створює асоціативний зв'язок у споживача з виробником, щодо якого такий знак визнано добре відомим, та закономірно сприймається споживачем як один з основних елементів позначення, вказуючи на якість товару конкретного виробника та його репутацію.

В даній частині проведено дослідження смислових (семантичних) ознак (словесне позначення, елемент), звукових (фонетичних) ознак (довжина позначення, наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо) та дослідження графічних (візуальних) ознак ( від загального зорового враження, графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів) порівняння таких ознак, відповідно до Методики судово- експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): 1) рід (вид) товарів, їх призначення, умови та місце продажу товарів, коло споживачів, зовнішня (геометрична) форма зображень, їх смислове значення, вид і характер зображень, поєднання кольорів.

Враховуючи різне смислове навантаження досліджуваних позначень, їхню суттєву відмінність як за фонетичними та і за графічними ознаками, слід зробити висновок про несхожість досліджуваних позначень до ступеня сплутування.

В результаті проведеного дослідження експертами було з'ясовано, що знаки для товарів і послуг - комбінований за свідоцтвом України №189828 та словесний за свідоцтвом України № 106778 використовується для одного і того ж товару 32 класу МКТП - "пиво". Комбіноване позначення за свідоцтвом України №189828 містить домінуючий елемент "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ". Домінуючий словесно-зображувальний елемент "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ" і словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778 не є схожими до ступеня сплутування.

Таким чином, дослідницька частина судової експертизи та підсумкові висновки повністю узгоджено та дані висновки експертів цілком випливають із дослідження.

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Даний висновок є цілком обґрунтованим із посиланнями на літературні джерела та у повній відповідності із ГПК, ГК, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Правилами складання та подання заявки на винахід та заявку на корисну модель, Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91 та іншими нормативно-правовими актами.

Під час проведення первинної експертизи, експерт Петренко С.А. дійшов наступного висновку:

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189828 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП.

Причина розбіжності, на нашу думку (думку експертів при повторній експертизі Ковальова Н.М., ОСОБА_10), полягає в неправильній оцінці фактичних даних, що містяться в наданих матеріалах справи та неповноті дослідження ознак притаманних комбінованим (словесно-зображувальним) та словесним позначенням.

Відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Згідно з ч.2 ст. 86 ГПК України, суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Висновок містить інформацію щодо предмета спору, а саме інформацію щодо схожості позначень та знаку для товарів і послуг, а також визначення спорідненості товарів, для яких використовуються позначення та зареєстровано знак.

Відповідно до ч. 2 ст.77 ГПК України, докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно до ст. 78 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Висновок експертів № 196/18 за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/18587/16 від 02 січня 2019 року у справі №910/18587/16 повністю відповідає чинному законодавству та наданий суду відповідно до ухвали Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2018 року.

Дослідивши наявний у матеріалах справи висновок судової експертизи, складений експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, суд апеляційної інстанції вважає що відповідний висновок не викликає сумнівів у його правильності, не містить розбіжностей і відповідає вимогам чинного законодавства, в тому числі, стосовно критеріїв повноти, ясності, обґрунтованості.

Статтею 86 Господарського процессуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

З огляду на викладене суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що доводи скаржника в обґрунтування підстав скасування рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 у справі №910/18587/16 не знайшли свого підтвердження, спростовуються матеріалами справи та фактичними обставинами.

Частиною 1 статті 276 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.У рішенні Європейського суду з прав людини "Серявін та інші проти України" (SERYAVINOTHERS v.) вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються.

З огляду на викладене, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків господарського суду першої інстанції, викладених в оскаржуваному рішенні, господарський суд першої інстанції під час вирішення спору вірно встановив фактичні обставини справи, належним чином дослідив наявні докази, а тому, рішення підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Судовий збір за подачу апеляційної скарги у відповідності до статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на скаржника.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі № 910/18587/16 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі № 910/18587/16 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/18587/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Сторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст.286-291 ГПК.

Повний текст постанови виконано 01.04.2019 р.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді Б.В. Отрюх

М.Л. Доманська