РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2019Справа № 910/14234/18
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., при секретарі судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Перкінз Холдінгз Лімітед (Perkins Holdings Limited)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Перкінс»

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальність «Інтернет Інвест»

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ОСОБА_2

третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ОСОБА_3

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для

товарів і послуг

Представники:

від позивача: Мамуня О.С.

від відповідача: ОСОБА_5

від третьої особи 1: не з'явився

від третьої особи 2: не з'явився

від третьої особи 3: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Перкінз Холдінгз Лімітед звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перкінс" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач незаконно у своїй господарській діяльності використовує серію знаків для товарів і послуг, які належать позивачу. Крім того позначення, які використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс" схожі до ступеня сплутування із знаками позивача, що може вводити споживачів в оману. Зважаючи на це, позивач просить суд: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Перкінс" використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом застосування їх під час пропонування та/або надання послуг, пропонування товарів до продажу та їх продажу, шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменних іменах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1, а також на веб-сайтах https://ІНФОРМАЦІЯ_2/ та http://ІНФОРМАЦІЯ_1; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс" внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс" та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс" здійснити переделегування доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь компанії Перкінз Холдінгз Лімітед.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 суд ухвалив: позовну заяву Перкінз Холдінгз Лімітед залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів, які підтверджують відправлення копії позовної заяви і доданих до неї документів на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (01042, м.Київ, Новопечерський провулок, будинок 3, корпус 2, офіс 9); встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

06.11.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Крім того, у позовній заяві позивач також зазначає третю особу без самостійних вимог щодо предмета спору - Товариство з обмеженою відповідальність "Інтернет Інвест", оскільки вказана особа є реєстратором спірних доменних імен.

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У вирішенні відповідного питання щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, суд з'ясовує, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Так, оскільки однією з позовних вимог є зобов'язання здійснити переделегування доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстратором яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", суд вважає за необхідне залучити вказану особу до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення суду може вплинути на її права та обов'язки.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 04.12.2018; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальність "Інтернет Інвест".

04.12.2018 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про повернення позовної заяви, згідно з яким відповідач вказує на неподання представником позивача документів, які підтверджують процесуальні права позивача, а також на те, що позов поданий представником за довіреністю, а не адвокатом.

У підготовче засідання 04.12.2018 з'явились представники сторін. Представник третьої особи у підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання відповідача про повернення позовної заяви з підстав відсутності у представника позивача повноважень на підписання позовної заяви, суд зазначає, що нормами Господарського процесуального кодексу України не передбачено права суду повернути позовну заяву після відкриття провадження у справі, у зв'язку з чим суд в будь-якому разі не вправі здійснювати такі процесуальні дії після відкриття провадження, з огляду на що подане клопотання є необґрунтованим, а отже в його задоволенні судом відмовлено. При цьому, з огляду на наведене, суд не досліджує викладені у клопотанні доводи на предмет їх обґрунтованості.

Разом з тим, у підготовчому засіданні 04.12.2018 представник відповідача усно заявив клопотання про залишення позову без розгляду на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України.

Зважаючи на заявлення відповідачем усного клопотання про залишення позову без розгляду, з метою надання позивачеві можливості надати відповідні пояснення та докази у підтвердження таких пояснень, суд у підготовчому засіданні повідомив сторін, що вирішення вказаного клопотання буде відкладено до наступного підготовчого засідання.

Представник позивача у підготовчому засіданні 04.12.2018 подав суду заяву про забезпечення позову та клопотання про витребування доказів, у якому позивач просив суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" інформацію про власника/власників (реєстранта/реєстрантів) доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_1 та perkins- service.com.ua, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, телефон, електронну адресу; витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" копії наступних: документів: заяв про реєстрацію доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2; договорів про надання послуг з реєстрації доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2.; уповноважити представників компанії Перкінз Холдінгз Лімітед на отримання зазначеної вище інформації та документів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест".

Розглянувши клопотання про витребування доказів, суд зазначає наступне.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд зазначає, що виходячи з предмету та підстав позову, зокрема, тверджень позивача про те, що йому стало відомо про сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, в доменних іменах та контенті яких використовуються знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, клопотання про витребування доказів є обґрунтованим, оскільки до предмету доказування у даній справі входять зокрема обставини щодо особи власника/власників (реєстранта/реєстрантів) зазначених доменних імен, у зв'язку з чим клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З огляду на наведене, клопотання в частині уповноваження представників компанії Перкінз Холдінгз Лімітед на отримання зазначеної вище інформації та документів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" також підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду суд дійшов висновку про необхідність продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; підготовче засідання відкласти на 18.12.2018; витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест": інформацію про власника/власників (реєстранта/реєстрантів) доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_1 та perkins- service.com.ua, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, телефон, електронну адресу; копії наступних: документів: заяв про реєстрацію доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2; договорів про надання послуг з реєстрації доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2; уповноважити представників компанії Перкінз Холдінгз Лімітед на отримання зазначеної вище інформації та документів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест".

05.12.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення щодо заяви про забезпечення позову та клопотання про залишення позову без розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2018 у задоволенні заяви Перкінз Холдінгз Лімітед про забезпечення позову відмовлено.

07.12.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позов.

18.12.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшли заява про зміну адреси для листування, заперечення проти клопотання про залишення позову без розгляду, клопотання про залучення до участі у справі співвідповідачів та заява про зміну предмету позову.

У підготовче засідання 18.12.2018 з'явились представники сторін. Представник третьої особи у підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання відповідача про залишення позову без розгляду, судом відмовлено в його задоволенні з огляду на наступне.

Дане клопотання обґрунтоване тими обставинами, що позов підписаний представником на підставі довіреності 77 АВ 9072203 від 16.10.2018, яка складена у м. Москва, від імені ОСОБА_6, яка в свою чергу діє від імені компанії Перкінз Холдінгз Лімітед за довіреністю від 25.09.2018, підписаною ОСОБА_7, директором компанії позивача, однак до позову позивачем не долучено довіреність від 25.09.2018, підписану ОСОБА_7 та установчі документи позивача з метою встановлення обсягу повноважень, наданих ОСОБА_6

Разом з тим, позивачем разом з запереченнями проти клопотання про залишення позову без розгляду було надано належним чином засвідчену копію апостильованої довіреності від 25.09.2018, виданої від імені директора Перкінз Холдінгз Лімітед ОСОБА_7, якою підтверджуються повноваження ОСОБА_6. Крім того, на підтвердження повноважень директорів компанії Перкінз Холдінгз Лімітед ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які відповідач ставить під сумнів, позивачем надано належним чином засвідчену копію виписки з комерційного реєстру юридичних осіб стосовно компанії Перкінз Холдінгз Лімітед, якою засвідчено, що директорами компанії Перкінз Холдінгз Лімітед є ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_8 і ОСОБА_9. Таким чином, повноваження представників позивача є належним чином підтвердженими, а клопотання відповідача про залишення позову без розгляду є необґрунтованим.

У підготовчому засіданні 18.12.2018 оголошено перерву до 15.01.2019.

19.12.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

14.01.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшла заява про повернення заяви про зміну предмета позову з підстав неподання доказів направлення такої заяви відповідачу.

У підготовче засідання 15.01.2019 прибув представник відповідача. Представники позивача та третьої особи у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 15.01.2019 оголошено перерву до 22.01.2019.

16.01.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшли додаткові документи.

У підготовче засідання 22.01.2019 з'явились представники сторін. Представник третьої особи у підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином. Представник позивача подав додаткові документи, представник відповідача заявив про намір ознайомитись з поданими документами та подав заперечення проти прийняття в повному обсязі заяви про зміну предмету позову та залучення у справі співвідповідачів.

Розглянувши клопотання відповідача про повернення заяви про зміну предмету позову, судом відмовлено в його задоволенні з огляду на наступне.

За змістом ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Відповідно до ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Разом з тим, суд зауважує, що у підготовчому засіданні 18.12.2018, у якому було, власне, подано заяву про зміну предмету позову, представник позивача надав представнику відповідачу копію такої заяви, про що відповідачем здійснено відмітку на першому аркуші заяви про зміну предмету позову. Крім того, відповідно до поданих 16.01.2019 документів, позивачем здійснено направлення вказаної заяви про зміну предмету позову з додатками на адресу інших учасників справи. За наведених обставин, клопотання відповідача про повернення заяви про зміну предмету позову не підлягає задоволенню.

У підготовчому засіданні 22.01.2019 оголошено перерву до 12.02.2019.

У підготовче засідання 12.02.2019 з'явились представники сторін. Представник третьої особи у підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання позивача про залучення у справі співвідповідачів та заяву про зміну предмету позову, суд зазначає наступне.

Клопотання про залучення співвідповідачів обґрунтоване тим, що з відповіді третьої особи, наданої позивачеві на виконання ухвали суду про витребування доказів, вбачається, що реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є «Герман Юрій Михайлович», а реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є «ОСОБА_3», тобто вказані особи є тими особами, які поряд із відповідачем порушують майнові права інтелектуальної власності позивача на знаки. Вказане, на думку представника позивача, зумовлює необхідність залучення вказаних осіб до участі у справі в якості співвідповідачів.

При цьому, відповідно до заяви про зміну предмету позову, позивач викладає позовні вимоги у новій редакції та просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Перкінс" використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 18783, 18785 та міжнародними реєстраціями №№ 700094, 1099217, 681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом застосування їх під час пропонування та/або надання послуг, пропонування товарів до продажу та їх продажу; шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайті http://ІНФОРМАЦІЯ_2;

- заборонити ОСОБА_2 використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 18783,18785 та міжнародними реєстраціями №№ 700094,1099217,681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2;

- заборонити ОСОБА_3 використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 18783, 18785 та міжнародними реєстраціями №№ 700094, 1099217, 681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайті http://ІНФОРМАЦІЯ_1, а також у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс" внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс", а також провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів;

- зобов'язати ОСОБА_2 здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь компанії Перкінз Холдінгз Лімітед;

- зобов'язати ОСОБА_3 здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь компанії Перкінз Холдінгз Лімітед.

Так, позивач просить суд залучити як співвідповідачів у даній справі фізичних осіб, з урахуванням чого також подав клопотання про зміну предмету позову, у якому заявлені вимоги і до вказаних осіб.

Згідно зі ст. 48 Господарського процесуального кодексу України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

15.12.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017, яким Господарський процесуальний кодекс України викладено у новій редакції.

У відповідності до пункту 16 частини 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Статтею 12 Господарського процесуального кодексу України в редакції до набрання чинності Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017 передбачено, що господарським судам підвідомчі зокрема справи у спорах, підвідомчих господарським судам, щодо порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України в редакції до набрання чинності Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017, відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, - фізичні особи, яким пред'явлено позовну вимогу.

Так, Господарський процесуальний кодекс України в редакції до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017 не передбачав підвідомчості саме господарському суду спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет, позови за якими пред'явлені до фізичних осіб (відповідачів).

При цьому, у постанові від 30.05.2018 у справі №910/32742/15 про порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет, Верховний Суд дійшов висновків про помилкове залучення як відповідача фізичної особи, яка згідно з процесуальним законом не може бути учасником судового процесу в господарському суді та зазначив, що у разі якщо у розгляді справи господарським судом з'ясовано, що іншим (або належним) відповідачем у ній мала б бути особа, яка згідно з процесуальним законом не може бути учасником судового процесу в господарському суді, а позивач наполягає на розгляді відповідної справи саме господарським судом, суд не вправі ні залучати відповідну особу до участі у справі, ані припиняти провадження в ній, а повинен розглянути справу стосовно того відповідача, якому пред'явлено позовну вимогу, та прийняти рішення по суті справи (в тому числі про відмову в позові, якщо відповідач є неналежним).

З огляду на викладене, зважаючи на те, що фізичні особи згідно з процесуальним законом не можуть бути відповідачами у даній справі, клопотання позивача про залучення співвідповідачів не підлягає задоволенню. Поряд з наведеним, з огляду на відмову в задоволенні клопотання позивача про залучення співвідповідачів, суд відмовляє в прийнятті до розгляду заяви позивача про зміну предмету позову, яка подана з урахуванням клопотання про залучення співвідповідачів та в якій викладено вимоги в тому числі до таких осіб.

Разом з тим, у підготовчому засіданні 12.02.2019 суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У вирішенні відповідного питання щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, суд з'ясовує, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Так, оскільки з відповіді третьої особи, наданої на виконання ухвали суду від 04.12.2018 про витребування доказів, вбачається, що реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_2, а реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_3, з огляду на те, що спір у даній справі в тому числі стосується порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет у доменних іменах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 та на веб-сайтах http://ІНФОРМАЦІЯ_1 та http://ІНФОРМАЦІЯ_2, рішення суду у даній справі може вплинути на права та обов'язки вказаних осіб.

Окрім того, позивачем заявлено зокрема вимогу про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Перкінс" внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс" та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів.

Так, рішення суду у разі задоволення позову в цій частині вплине на права та обов'язки засновників (учасників) відповідача щодо прийняття рішення про внесення відповідних змін до установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, відтак, наявні підстави для залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Перкінс".

Як вбачається з відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним засновником (учасником) відповідача є ОСОБА_2.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про необхідність залучення ОСОБА_2 (як реєстранта доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновника (учасника) відповідача) та ОСОБА_3 (як реєстранта доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1) як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2019 суд ухвалив: залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 та ОСОБА_3; підготовче засідання відкласти на 26.02.2019.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли заперечення.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

У підготовче засідання 26.02.2019 з'явились представники сторін. Представники третіх осіб у підготовче засідання не з'явилися, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви з метою надання йому можливості ознайомитися з письмовими запереченнями відповідача.

Судом задоволено клопотання позивача та оголошено перерву в підготовчому засіданні до 12.03.2019.

У підготовче засідання 12.03.2019 з'явився представник відповідача. Представники позивача та третіх осіб у підготовче засідання не з'явилися, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 12.03.2019 о 16:00.

Після оголошеної перерви у підготовче засідання 12.03.2019 з'явилися представники позивача та відповідача. Представники третіх осіб у підготовче засідання не з'явилися.

Представник позивача подав додаткові пояснення.

У підготовчому засіданні 12.03.2019 судом з'ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 18.03.2019.

У судове засідання 18.03.2019 з'явились представники позивача та відповідача. Представники третіх осіб у підготовче засідання не з'явилися, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача підтримав позов, представник відповідача проти позову заперечив.

У судовому засіданні 18.03.2019 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія Перкінз Холдінгз Лімітед (Perkins Holdings Limited) є власником знаку для товарів і послуг «PERKINS» за свідоцтвом України №18783 від 15.03.2001, знаку для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво, за свідоцтвом України №18785 від 15.03.2001, знаку для товарів і послуг «PERKINS» за міжнародною реєстрацією №700094 від 21.05.1998, знаку для товарів і послуг «PERKINS» за міжнародною реєстрацією №1099217 від 13.12.2010, знаку для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво, за міжнародною реєстрацією №681123 від 27.06.1997, з поширенням захисту зокрема на територію України.

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг «PERKINS» за свідоцтвом України №18783 від 15.03.2001 та знак для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво, за свідоцтвом України №18785 від 15.03.2001 зареєстровано для таких товарів 7 та 12 класу МКТП:

Кл. 07: фітинги для вихлопних труб; генератори електричні; двигуни, за винятком використовуваних для наземних транспортних засобів; двигуни внутрішнього згоряння (пристрої для запалювання); компресори (машини); мотори, за винятком використовуваних для наземних транспортних засобів; мастильні пристрої (деталі машин); перетворювачі палива для двигунів внутрішнього згоряння; трансмісії (приводи) для машин; пристрою (регулятори) для управління машинами або двигунами; деталі та приладдя для всіх вищевказаних товарів, що відносяться до 7 класу;

Кл. 12: фітинги для вихлопних труб наземних транспортних засобів; двигуни для наземних транспортних засобів; мотори для наземних транспортних засобів; пускові пристрої для наземних транспортних засобів; радіатори охолодження для двигунів наземних транспортних засобів; деталі та приладдя для всіх вищевказаних товарів, що відносяться до 12 класу.

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг «PERKINS» за міжнародною реєстрацією №700094 від 21.05.1998 зареєстровано для таких товарів 7, 12 та послуг 37 класу МКТП:

Кл. 07: Дизельні двигуни (крім дизелів для суден); двигуни та двигуни, пускові пристрої для двигунів та двигунів, вихлопна арматура, апаратура для передачі електроенергії, жодна з них не призначена для суден; компресори (нагнітачі); запалювальні пристрої, пристрої для заправки та контрольні пристрої, все для двигунів внутрішнього згоряння; змащувальні апарати та охолоджувальні апарати, радіатори (охолодження) для двигунів та двигунів, вентилятори для двигунів та двигунів, всі включені в цей клас; електричні генератори; частини та приладдя, включені до цього класу для всіх вищезгаданих товарів;

Кл. 12: Дизельних двигунів для суден; двигуни та двигуни, системи передачі електроенергії, все для сухопутних транспортних засобів, деталей та фурнітури, включених до цього класу для всіх вищезгаданих товарів;

Кл. 37: Ремонтні послуги та сервісне обслуговування для двигунів та двигунів, пускові апарати для двигунів та двигунів, вихлопна арматура, апаратура або прилади для передачі електроенергії, компресори, вихлопні пристрої, апарати запалювання та пристрої для палива та контролю, все для двигунів та двигунів, для мастильних апаратів, охолодження апарати та електрогенератори, а також для деталей та фурнітури для всіх вищезгаданих товарів.

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг «PERKINS» за міжнародною реєстрацією №1099217 від 13.12.2010 зареєстровано, зокрема, для таких товарів 7, 12 та послуг 37 класу МКТП:

Кл. 07: Машини та верстати; двигуни та двигуни (крім наземних транспортних засобів); компоненти зчеплення -а передачі машин (крім наземних транспортних засобів); сільськогосподарські знаряддя, крім ручних; інкубатори для яєць; двигуни та двигуни, дизельні двигуни; пускові пристрої для двигунів та двигунів; вихлопні і вихлопні арматури; силові системи передачі; компресори (нагнітачі); запалювальні пристрої, пристрої для заправки та пристрої керування двигунами внутрішнього згоряння; мастильні апарати та охолоджувальні апарати (радіатори), всі включені в цей клас; електричні генератори; передачі; запасні частини до землерийної техніки та дизельних двигунів; клапани; іскрові вилки; повітряні фільтри; регулятори води; масла фільтри; машинні муфти; верстати; монтажні преси; стартери; насоси; екскаватори; екскаватори: бульдозери; навантажувачі; крани; лісорубні машини; бурових машин; скребкові машини; мостові машини; сільськогосподарські машини; різальні верстати; ущільнювачі; фільтри; ремені, що є частинами машин; сповільнювачі; лопаті землерийні машини; парові ролики; лісозаготівельні машини; машини для прокладки труб; пресувальні машини; відра для землерийних машин; гідравлічні домкрати; зварювальні машини та апарати; біти є частинами машин; будівельні машини; гірничі машини; сільськогосподарські машини; машини та генератори для обробки матеріалів; копальні машини; зношування, захват та підйомні апарати та інструменти, крім ручних; гідравлічні компоненти; гідравлічні компоненти, включаючи гідравлічні насоси, гідромотори, гідравлічні клапани та гідравлічні циліндри; машини та інструменти для заземлення, включаючи кінчики та адаптери (для верстатів) ріжучі кромки та відрізки, різальні кромки та відрізки для ковшів, моторних грейдерів, лопатей -а скребків, засоби захисту від зносу для машин і верстатів, а саме болтини, нагрівачі, захисні стінки на бічних стійках та зносостійкі пластини, риппінгові наконечники та наконечники для машин і машин інструменти; деталі, фурнітура та компоненти для всіх вищезгаданих товарів; ріжучі пальники;

Кл. 12: Транспортні засоби; апарат для переміщення по землі, повітрям або водою; запчастини для транспортних засобів; двигуни та двигуни; дизельні двигуни для суден; пускові пристрої для двигунів та двигунів; силові системи передачі; сонцезахисні жалюзі, пристосовані для автомобілів і вітрового скла (включаючи тоновані вітрові екрани); трансмісії та осі; трансмісії та осі для будівельних вантажних автомобілів; землерийні машини та позашляховики; запасні частини для позашляховиків для навантаження та перевезення; навісні пристосування для транспортних засобів для транспортування та обробки землі та матеріалів, включаючи вантажівок та тракторів; сухопутні транспортні засоби; будівельні машини; гірські транспортні засоби; сільськогосподарські машини та транспортні засоби; компонентів ходової частини та доріжок для тракторів та інших транспортних засобів коліс; шини, внутрішня труба та колеса для транспортних засобів; Лісдедери; шасі конструкційні деталі; компоненти шасі; деталі, фурнітура та комплектуючі для всіх вищезгаданих товарів;

Кл. 37: Будівництво; ремонт; монтажні послуги; ремонт, обслуговування та обслуговування машин, транспортних засобів, двигунів, генераторів та двигунів; ремонт, обслуговування та обслуговування деталей, фурнітури або компонентів для машин, транспортних засобів, двигунів, генераторів та двигунів.

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво, за міжнародною реєстрацією №681123 від 27.06.1997 зареєстровано для таких товарів 7, 12 та послуг 37 класу МКТП:

Кл. 07: Двигуни та двигуни, стартові пристрої для двигунів та двигунів, вихлопна арматура, системи передачі електроенергії, жодна з них не призначена для наземних транспортних засобів; компресори (нагнітачі); запалювальні пристрої, пристрої для заправки та контрольні пристрої, все для двигунів внутрішнього згоряння; мастильні апарати та охолоджувальні апарати, всі включені в цей клас; електричні генератори; пускові пристрої для двигунів та двигунів, вихлопна арматура; частини та приладдя, включені до цього класу для всіх вищезгаданих товарів;

Кл. 12: Двигуни та двигуни, системи передачі енергії, все для сухопутних транспортних засобів, апарати охолодження, що входять до цього класу, частини та приладдя, включені до цього класу для всіх вищезгаданих товарів;

Кл. 37: Послуги з ремонту та технічного обслуговування, все для двигунів, двигунів, пускових апаратів для двигунів або двигунів, вихлопних арматури, пристроїв та приладів передачі електроенергії, компресорів, вихлопних пристроїв, апаратів запалювання, апаратів для подачі та контролю палива для двигунів або двигунів, мастильних апаратів, апаратів охолодження, електрогенератори, а також для деталей або фурнітури для всіх вищезгаданих товарів.

Як зазначає позивач, йому стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Перкінс» (відповідач) незаконно використовує серію знаків для товарів і послуг позивача у мережі Інтернет за адресами http://ІНФОРМАЦІЯ_2 та http://ІНФОРМАЦІЯ_1 при продажі, поставках, технічному обслуговуванні і капітальному ремонті дизельних установок і газопоршневих двигунів позивача, а також позначення «Перкінс» та «Перкинс», схожі до ступеня сплутування зі знаками позивача, з комерційною метою у своїй господарській діяльності, зокрема в найменуванні юридичної особи відповідача.

З відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що повним найменуванням відповідача є Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс". Юридичну особу відповідача було зареєстровано 28.01.2015.

Судом встановлено, що видами діяльності відповідача є: 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (основний); 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Судом встановлено, що реєстратором доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (третя особа 1).

Відповідно до листа Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» №370 від 14.12.2018 на виконання вимог ухвали суду від 04.12.2018, анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_2», є ОСОБА_2 (третя особа 2); , анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», є ОСОБА_3 (третя особа 3 - ОСОБА_3).

Спір у справі виник з підстав незаконного використання відповідачем у своїй господарській діяльності серії знаків для товарів і послуг, які належать позивачу, з огляду на що позивач просить суд:

заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Перкінс" використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом застосування їх під час пропонування та/або надання послуг, пропонування товарів до продажу та їх продажу, шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменних іменах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1, а також на веб-сайтах https://ІНФОРМАЦІЯ_2/ та http://ІНФОРМАЦІЯ_1/;

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс" внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс" та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів;

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Перкінс" здійснити переделегування доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь компанії Перкінз Холдінгз Лімітед.

Відповідач, заперечуючи проти позову, вказує на те, що позивач, обґрунтовуючи вимогу про заборону відповідачеві використовувати знаки для товарів і послуг позивача, посилається на п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», однак, згідно з ч. 6 ст. 16 цього закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється зокрема на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою; вимога про заборону відповідачу використання торгових марок позивача в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайтах, пред'явлена до неналежного відповідача, оскільки відповідач не є реєстрантом вказаних доменних імен; щодо заборони відповідачу використання торгових марок позивача в діловій документації, то позивач не надав доказів застосування цих знаків у діловій документації; щодо вимоги про зобов'язання внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс" та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів, відповідач зазначає, що поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення, обраний позивачем спосіб захисту законом не передбачений, вказана вимога повинна бути заявлена до учасників юридичної особи; щодо вимоги про зобов'язання здійснити переделегування доменних імен, відповідачем зазначено, що відповідачем не надано належних доказів зв'язку між відповідачем та користувачами спірних доменних імен, вказаний спосіб захисту не передбачений законодавством.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом, Компанія Перкінз Холдінгз Лімітед (Perkins Holdings Limited) є власником знаку для товарів і послуг «PERKINS» за свідоцтвом України №18783 від 15.03.2001, знаку для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво, за свідоцтвом України №18785 від 15.03.2001, знаку для товарів і послуг «PERKINS» за міжнародною реєстрацією №700094 від 21.05.1998, знаку для товарів і послуг «PERKINS» за міжнародною реєстрацією №1099217 від 13.12.2010, знаку для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво, за міжнародною реєстрацією №681123 від 27.06.1997, з поширенням захисту зокрема на територію України.

За змістом п. (1) ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та п. (1)(а) ст.4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони".

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Так, оскільки позов обґрунтовано неправомірним використанням відповідачем знаків позивача, суд доходить висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з позовом, спрямованим на захист своїх прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Як зазначав позивач, йому стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Перкінс» (відповідач) незаконно використовує серію знаків для товарів і послуг позивача зокрема, у мережі Інтернет за адресами http://ІНФОРМАЦІЯ_2 та http://ІНФОРМАЦІЯ_1.

До позову позивачем долучено копію висновку експерта №154/18 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 19.06.2018, складеного ОСОБА_10, у якому зазначено, що веб-сайт/ресурс https://ІНФОРМАЦІЯ_2 складається зі статичних елементів інформаційного наповнення, таких як графічні елементи, що складають оформлення веб-сторінки (меню графічні зображення тощо), гіперпосилання на пов'язані матеріали, інформація у текстовому форматі тощо. До динамічних та потокових елементів вищезазначеного веб-сайту/ресурсу відносяться коментарі користувачів, реклама та інше. У зв'язку із значним обсягом веб-сайту/ресурсу https://ІНФОРМАЦІЯ_2 електронну копію в оригінальному вигляді, без змін і перетворень відтворено (скопійовано) на матеріальний носій типу DVD-диск (Додаток2). Скріншоти інформаційного наповнення вмісту веб-сайту/ресурсу https://ІНФОРМАЦІЯ_2 (контрольна вибірка) наведено на Рисунках 1-59 (Додаток 1).

З Додатку №1 до висновку експерта №154/18, а саме скріншотів інформаційного наповнення веб-сайту https://ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що на вказаному веб-сайті використовуються, зокрема, позначення «Perkins», а також позначення, яке являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, розташованої кутами вгору, вниз, вправо і вліво.

З Додатку №1 до висновку експерта №154/18, а саме скріншотів інформаційного наповнення веб-сайту https://ІНФОРМАЦІЯ_2, вбачається, що на вказаному веб-сайті, у розділах «Головна», а також у розділах «Товари і послуги», «Про нас», «Контакти» міститься посилання на ТОВ «Перкінс» як на особу, що здійснює продаж запчастин, техобслуговування, діагностику, ремонт двигунів Perkins, ремонт ТНВД турбін, стартерів і генераторів, гарантійну підтримку післяремонтних двигунів Perkins, поставку дизельних і газопоршневих двигунів Perkins, оренду і сервіс дизельних електричних станцій виробництва FG Wilson (розділ «Головна» веб-сайту https://ІНФОРМАЦІЯ_2).

Також на сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2 вказано, що ТОВ «Перкінс» декілька років на ринку України вдало здійснює поставку, техобслуговування, серйозний своєчасний ремонт дизельних і газо-поршневих двигунів Perkins (розділ «Головна» веб-сайту https://ІНФОРМАЦІЯ_2).

За змістом ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Оскільки питання використання відповідного знаку з урахуванням тих товарів та послуг МКТП, для яких його зареєстровано, потребує спеціальних знань, позивачем 22.01.2019 подано висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2-01/2019 від 21.01.2019, складеного судовим експертом ОСОБА_11, згідно з яким судовий експерт дійшов наступних висновків:

Застосовані на веб-сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 позначення, які визначені під час проведення цього дослідження та позначені як Позначення 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, схожі зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18783 та міжнародними реєстраціями №№ 700094, 1099217 настільки, що такі позначення і знаки при сприйнятті споживачами цих об'єктів на товарах та при надані послуг можна сплутати і як наслідок, - можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги.

Застосовані на веб-сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 зображувальні позначення, які визначені під час проведення цього дослідження та позначені як Позначення 3,7, схожі зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18785 та міжнародною реєстрацією № 681123 настільки, що такі позначення і знаки при сприйнятті споживачами цих об'єктів на товарах та при надані послуг можна сплутати і як наслідок, - можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги.

У вказаному висновку експертом досліджено питання щодо однорідності і спорідненості товарів та послуг, які пропонуються на веб-сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2 та тих, для яких зареєстровані спірні знаки для товарів і послуг позивача та зазначено, що послуги «поставка» товарів, а саме двигунів, запчастин та матеріалів для двигунів є спорідненими з товарами 7, 12 класів МКТП, щодо яких зареєстровані знаки позивача за свідоцтвами №18783, 18785, за міжнародними реєстраціями №700094, №1099217, №681123, а зазначені послуги, які пропонуються на веб-сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2, на якому наявні досліджувані позначення, є такими самими послугами 37 класу МКТП, стосовно яких зареєстровані міжнародні реєстрації №700094, №1099217, №681123, інші послуги - «поставка» товарів - є спорідненими з товарами 7, 12 класів МКТП, щодо яких зареєстровані знаки позивача за свідоцтвами №18783, 18785, за міжнародними реєстраціями №700094, №1099217, №681123.

Також у висновку експерта здійснено порівняння звукових (фонетичних) ознак досліджуваних об'єктів, порівняння графічних (візуальних) ознак досліджуваних об'єктів, порівняння семантичних (смислових) ознак досліджуваних об'єктів. За наслідками вказаних досліджень експерт дійшов висновку, що досліджувані об'єкти (словесні) зведені у групи 1 та 2 у таблиці 1 висновку, де кожний містить у своєму складі основний домінуючий елемент «perkins»/«перкінс», який і забезпечує виконання вирізняльної функції, і є тотожний за фонетичними та семантичними ознаками і значно схожий за графічними ознаками, і сплутування (змішування) об'єктів відбувається в силу того, що коли одне позначення сприймається споживачем як інше позначення у їх формі. При цьому асоціації, які були пов'язані з таким одним явищем, «присвоюються» іншому явищу, що є одним з головних факторів, які сприяють сплутуванню (змішуванню) позначень.

Крім того, експертом у висновку здійснено дослідження питання щодо введення в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги, за наслідками чого експерт зазначив, що знаки позивача за свідоцтвами №18783, 18785, за міжнародними реєстраціями №700094, №1099217, №681123 є унікальними, високодистинктивними знаками, які відомі споживачам не лише в Україні, але і в багатьох країнах світу як знаки, які їх власник використовує не лише для маркування товарів 7 та 12 класів МКТП, а і при наданні послуг 37 класу МКТП, і те, що вказані знаки мають свою історію, відомість - понад 80 років, цінність та прихильність споживачів як в Україні так і в світі, і асоціюються у споживачів з особою їх власником ПЕРКІНЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та діяльністю саме цієї особи, на підставі встановленої схожості досліджуваних об'єктів та того, що при наданні послуг 37 класу МКТП та при пропонуванні товарів 7, 12 класів МКТП із застосуванням на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 словесних позначень «perkins»/«перкінс» та зображувального позначення у вигляді оригінально поєднаних у композицію чотирьох кіл та чотирикутної фігури, яка нагадує квадрат, у споживачів може виникати помилкове враження про джерело походження цих товарів та/або послуг, експерт дійшов висновку, що ймовірність (можливість) введення в оману споживача щодо особи, власника знаків позивача за свідоцтвами №18783, 18785, за міжнародними реєстраціями №700094, №1099217, №681123, яка виробляє товари 7, 12 класів МКТП та надає послуги 37 класу МКТП (в тому числі і через офіційних дистриб'юторів), не виключена, а отже, існує.

Крім того, позивачем 22.01.2019 подано висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №01-01/2019 від 21.01.2019, складений судовим експертом ОСОБА_11, згідно з яким судовий експерт дійшов наступних висновків:

позначення «ПЕРКІНС», застосоване у найменуванні юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРКІНС» є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18783 та міжнародними реєстраціями №№ 700094 і 1099217 настільки, що таке позначення і знак, міжнародні реєстрації можна сплутати і є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2 застосоване позначення «perkins», схоже зі знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 700094 і 1099217 настільки, що таке позначення «perkins» і знаки можна сплутати, та застосоване у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2 позначення «perkins» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги.

В межах зазначеного експертного дослідження здійснено дослідження щодо встановлення однорідності і спорідненості товарів та послуг, для яких зареєстровані спірні знаки позивача, з видами діяльності (послугами) ТОВ «Перкінс»; порівняльне дослідження звукових (фонетичних) ознак досліджуваних об'єктів, семантичних (смислових) ознак досліджуваних об'єктів; дослідження щодо введення в оману щодо особи, яка надає послуги та зазначено, що введення в оману споживачів стосовно особи виробника товарів та надавача послуг є наслідком сплутування споживачем товарів різних виробників та послуг різних осіб через використання ними тотожних або дуже схожих між собою позначень (знаків).

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновки експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2-01/2019 від 21.01.2019 та №01-01/2019 від 21.01.2019, суд вважає, що зазначені висновки містять відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, висновки експерта складені кваліфікованим атестованим судовим експертом ОСОБА_11, яка має вищу юридичну, економічну та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікацію судового експерта, з правом проведення судових експертиз, в тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1910 від 15.12.2017 року, діє до 15.12.2020 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України) та стаж експертної роботи з досліджень об'єктів інтелектуальної власності 13 років, з 2005 року.

У висновках зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а також про те, що висновки експерта будуть надані до матеріалів судової справи як доказ.

Відповідачем, в свою чергу, не надано будь-яких доказів на спростування доводів позивача стосовно використання його знаків відповідачем, зокрема, висновку судового експерта з протилежними висновками щодо питань, які досліджувались у висновках №1-01/2019 від 21.01.2019 та №2-01/2019 від 21.01.2019.

За таких обставин висновки експерта №1-01/2019 від 21.01.2019 та №2-01/2019 від 21.01.2019, складені судовим експертом ОСОБА_11, приймаються судом в якості належних та допустимих доказів.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Однак, відповідач зазначає, що він у законний спосіб набуває право власності на товари виробництва позивача і має право на розпорядження ними з урахуванням ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

До заперечень на відповідь на відзив відповідачем надані докази купівлі товару з офіційного веб-сайту позивача https://eu.perkins.com, а також копії видаткових накладних за якими, як зазначає відповідач, ним придбано товар торгової марки «Perkins», які, за твердженням відповідача, підтверджують факт введення товару позивача самим позивачем.

Оцінюючи вказані докази, суд зазначає, що купівля товару з веб-сайту https://eu.perkins.com відбулась представником відповідача ОСОБА_5 18.02.2019, тобто після відкриття провадження у даній справі; щодо видаткових накладних, то у частині вказаних накладних (№191 від 17.01.2018, №1593 від 11.04.2018, №3544 від 12.07.2018, №7118 від 27.12.2018, №4320 від 27.08.2018) постачальником зазначено ТОВ «Далгакиран Компресор Україна», в іншій частині накладних (№37307 від 23.04.2018, №40632 від 07.12.2018) постачальником зазначено ТОВ «ТДС Укрспецтехніка», однак, вказані докази не є достатніми для підтвердження факту введення товару в оборот позивачем чи за його згодою, тим більше, що позивач у позові зазначав, що дистриб'ютором позивача в Україні є ТОВ «Хайтед Україна».

Більше того, суд зазначає, що відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається не лише використання знака для товару, але й застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, тоді-як відповідач в тому числі пропонує та надає послуги, використовуючи при цьому знаки позивача без належної правової підстави.

Так, основним видом економічної діяльності відповідача відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є "33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення", що за своєю суттю є діяльністю з надання послуг.

З огляду наведене, доводи відповідача в цій частині не приймаються судом.

Відповідач також зазначав про те, що позовна вимога про заборону відповідачу здійснювати використання знаків в тому числі на веб-сайтах https://ІНФОРМАЦІЯ_2/ та http://ІНФОРМАЦІЯ_1 пред'явлена до неналежного відповідача, оскільки відповідач не є реєстрантом вказаних доменних імен.

Так, судом встановлено факт використання на веб-сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2/ позначень, що є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783 та № 18785 та міжнародними реєстраціями №№ 700094, 1099217, № 681123 настільки, що такі позначення і знаки при сприйнятті споживачами цих об'єктів на товарах та при надані послуг можна сплутати і як наслідок, - можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги.

Як встановлено судом, анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_2» є ОСОБА_2 (третя особа 2), який до того ж є засновником відповідача.

При цьому, відповідач, зазначаючи про те, що він не є реєстрантом зокрема доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2, не зазначив, що він не здійснює користування веб-сайтом https://ІНФОРМАЦІЯ_2/, тим більше, що на вказаному веб-сайті міститься значна кількість посилань саме на ТОВ «Перкінс» як на особу, яка здійснює надання послуг та продаж товарів з указаного веб-сайту.

Наведене дає підстави для висновку, що саме відповідачем здійснюється застосування в тому числі під час пропонування та надання послуг, пропонування товарів для продажу та їх продажу, зокрема, в мережі Інтернет, в тому числі, на веб-сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2, позначень, що є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783 та № 18785 та міжнародними реєстраціями №№ 700094, 1099217, № 681123 настільки, що такі позначення і знаки при сприйнятті споживачами цих об'єктів на товарах та при надані послуг можна сплутати і як наслідок, - можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги, що в силу ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає позивачеві право забороняти таке використання.

При цьому, щодо доводів відповідача, що позивачем не доведено факту використання знаків позивача у діловій документації відповідача, суд зазначає, що такі доводи відповідача не приймаються як підстава для відмови в задоволенні позовних вимог у цій частині з огляду на встановлення судом факту зокрема пропонування послуг із використанням знаків позивача. Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що найменуванням відповідача є Товариство з обмеженою відповідальністю «Перкінс», а отже, враховуючи висновок експерта №01-01/2019, відповідачем фактично здійснюється застосування у найменуванні юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРКІНС» позначення «ПЕРКІНС», що є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18783 та міжнародними реєстраціями №№ 700094 і 1099217 настільки, що таке позначення і знак, міжнародні реєстрації можна сплутати і є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про те, що вимоги в частині заборони відповідачу використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом застосування їх під час пропонування та/або надання послуг, пропонування товарів до продажу та їх продажу; шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, на веб-сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2/, відповідають суті порушеного права позивача, з огляду на що позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Що ж до вимог стосовно заборони використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, а також схожих з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом застосування на веб-сайті http://ІНФОРМАЦІЯ_1, суд зазначає, що позивачем не доведено своїх вимог в цій частині, зокрема, не надано доказів, що саме відповідач здійснює пропонування/продаж/тощо товарів та послуг із використанням знаків позивача (на веб-сайтах відсутні вказівки на відповідача); висновками експертиз не охоплюється питання щодо обставин використання саме знаків позивача на веб-сайті http://ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв'язку з чим позов у цій частині не підлягає задоволенню.

Стосовно вимог про заборону використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, а також схожих з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг в доменних іменах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1, суд зазначає наступне.

Як встановлено судом, відповідно до листа Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» №370 від 14.12.2018 на виконання вимог ухвали суду від 04.12.2018, анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_2» є ОСОБА_2 (третя особа 2); , анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» є ОСОБА_3 (третя особа 3 - ОСОБА_3).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

За наведених обставин, саме реєстрант доменного імені є особою, яка здійснює/може здійснювати використання зареєстрованого знаку/позначення, схожого з зареєстрованим знаком для товарів і послуг у доменному імені, у зв'язку з чим, оскільки відповідач не є реєстрантом доменних імен «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», позов Перкінз Холдінгз Лімітед (Perkins Holdings Limited) в цій частині не підлягає задоволенню.

Також позивачем заявлено вимоги про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Перкінс" здійснити переделегування доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь компанії Перкінз Холдінгз Лімітед.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про телекомунікації", домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Відповідно до Сервісної угоди, яка міститься на сайті ТОВ «Інтернет Інвест», сервісна угода регламентує порядок надання послуг ТОВ «Інтернет Інвест». Дана Сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним прийняттям умов цієї Сервісної угоди (публічного договору) є факт здійснення реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг та отримання ТОВ «Інтернет Інвест» відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати. Використання послуг ТОВ «Інтернет Інвест» передбачає згоду особи, що реєструє доменне ім'я/імена (далі -Реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на час надання послуги. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг у рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (далі - Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією з призначення імен та адрес), Адміністраторами відповідних публічних доменів, інтернет-службою ТОВ «Інтернет Інвест». Приймаючи дану Сервісну угоду, Реєстрант підтверджує, що: а) за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб; б) контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є правильною та актуальною; в) контактна інформація про Реєстранта може бути опублікована в українських та міжнародних службах WHOIS відповідно до загальноприйнятих документів, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен.

Відповідно до п. 4.9. сервісної угоди, грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються в разі передання доменного імені іншій особі, у тому числі за рішенням суду.

Однак, з огляду на те, що анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_2» є ОСОБА_2 (третя особа 2); , анкетними даними, що були надані замовником послуги з реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» є ОСОБА_3 (третя особа 3 - ОСОБА_3), враховуючи, що позов зокрема частині переделегування доменних імен пред'явлений до ТОВ «Перкінс», яке не є реєстрантом (замовником послуги з реєстрації) таких доменних імен, позов в цій частині не підлягає задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання відповідача внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс" та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів, суд зазначає наступне.

Схожість позначення «ПЕРКІНС», яке застосоване у найменуванні юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРКІНС», зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18783 та міжнародними реєстраціями №№ 700094 і 1099217 настільки, що таке позначення і знак, міжнародні реєстрації можна сплутати і є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, підтверджується висновком експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №01-01/2019 від 21.01.2019, складеним судовим експертом ОСОБА_11, який прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, суд звертає увагу на визначення можливої ефективності такого способу з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, у п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об'єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов'язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов'язань за ст. 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02).

Іншими словами, у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Так, вимоги про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Перкінс" внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово "Перкінс" та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів, спрямовані на захист прав позивача у даній справі, відповідають охоронюваному законом інтересу позивача, а обраний спосіб захисту є ефективним з огляду на встановлені судом факти порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача, у зв'язку з чим вимоги позивача у цій частині підлягають задоволенню.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 18.10.2018 у справі №910/32742/15, у якій, зокрема, зазначено про те, що не можна погодитися з доводами щодо відсутності такого способу захисту прав, як спонукання іншої особи виключити певні словосполучення чи слово із свого офіційного зареєстрованого найменування, оскільки відповідно до статті 55 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Інші доводи відповідача судом не приймаються, оскільки вони спростовуються наведеними вище висновками суду.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України no. 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на сторін з урахуванням часткового задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Перкінс» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 8, кв. 49; ідентифікаційний код: 39605515) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 18783, № 18785 та міжнародними реєстраціями № 700094, № 1099217, № 681123, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародних реєстраціях товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом застосування їх під час пропонування та/або надання послуг, пропонування товарів до продажу та їх продажу, шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, на веб-сайті https://ІНФОРМАЦІЯ_2/.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Перкінс» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 8, кв. 49; ідентифікаційний код: 39605515) внести зміни до своїх установчих документів в частині зміни найменування юридичної особи, а саме видалити з назви слово «Перкінс» та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів.

4. В іншій частині позову відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Перкінс» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 8, кв. 49; ідентифікаційний код: 39605515) на користь Перкінз Холдінгз Лімітед / Perkins Holdings Limited (Естфайлд Петербороу PE1 5NA, Великобританія / Eastfield Peterborough, PE1 5NA, GB; реєстраційний номер: 504025 /registration number: 504025) судовий збір у розмірі 2643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн. 00 коп.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 01.04.2019

Суддя Ю.В. Картавцева