РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.03.2019 р.Справа № 910/13209/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг"

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані,

ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd.)

про визнання недійсним рішення Апеляційної палати

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники учасників справи: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" (надалі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (надалі - третя особа), про визнання недійсним рішення Апеляційної палати від 26.12.2016р. про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні, відносно Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД., станом на 01.06.2009 р.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення Апеляційної палати від 26.12.2016р. про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні, відносно Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД., станом на 01.06.2009 р., прийнято за неповного дослідження обставин відомості вказаного знака, висновки Апеляційної палати являються необґрунтованими і такими, що не відповідають дійсності; спірне рішення порушує права позивача.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 11.10.2018 р. залишено позовну заяву без руху, встановлено строк на усунення недоліків позовної заяви - сім днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

22.10.2018 р. від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 23.10.2018 р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 14.11.2018 р.; залучено до участі у справі Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd. (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер 19808, США (2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача (надалі - третя особа).

06.11.2018 р. від відповідача надійшли, клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., та пояснення по справі.

12.11.2018 р. від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Протокольною ухвалою від 14.11.2018 р. відкладено підготовче засідання на 28.11.2018 р.

21.11.2018 р. від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача про залучення до участі у справі МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. у якості співвідповідача.

28.11.2018 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дубинський і Ошарова" надійшло повідомлення щодо необхідності погодження представництва інтересів третьої особи.

Протокольною ухвалою від 28.11.2018 р. відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. у якості співвідповідача, оскільки за правилами ст. 48 Господарського процесуального кодексу України, право на подання такої заяви надано виключно позивачу (який заперечував проти такого залучення); підготовче засідання відкладено на 05.12.2018 р.

Протокольною ухвалою від 05.12.2018 р. суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача про повідомлення Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. про розгляд справи у порядку, встановленому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 р.; оскільки з матеріалів справи вбачається обізнаність Компанії про розгляд даної справи; у підготовчому засіданні оголошувалась перерва до 11.12.2018 р.

10.12.2018 р. від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засіданні.

11.12.2018 р. від третьої особи надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Протокольною ухвалою від 11.12.2018 р. відкладено підготовче засідання на 20.12.2018 р.

20.12.2018 р. від третьої особи надійшли клопотання про відкладення підготовчого засідання; про залучення до участі у справі ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд" (McDonald's Ukraine Ltd) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; про залучення до участі у справі компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., у якості співвідповідача; про зупинення провадження у справі; про колегіальний розгляд справи; про закриття провадження у справі; про зобов'язання позивача здійснити переклад на англійську мову позовної заяви і доданих документів, про належне повідомлення третьої особи у порядку, встановленому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 р.; про долучення до матеріалів справи питань до позивача; про встановлення строку для подання додаткових доказів та про призначення судової експертизи об'єктів прав інтелектуальної власності.

20.12.2018 р. від відповідача надійшли матеріали заяви, поданої до Апеляційної палати для визнання знака "Мс" добре відомим в Україні.

20.12.2018 р. від третьої особи надійшли письмові пояснення про справі.

Протокольною ухвалою від 20.12.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 09.01.2019 р.

08.01.2019 р. від позивача надійшли заперечення проти клопотань третьої особи від 20.12.2019 р. та відповідь на письмові пояснення третьої особи.

09.01.2019 р. від третьої особи надійшли доповнення до клопотання про належне повідомлення третьої особи у порядку, встановленому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 р.; та про долучення доказів до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 09.01.2019 р. оголошувалась перерва до 29.01.2019р.

28.01.2019 р. від третьої особи надійшли письмові пояснення по справі та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

29.01.2019 р. від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

У підготовчому засіданні 29.01.2019 р. представник відповідача подав відзив на позовну заяву, яким Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заперечує проти позову та зазначає, що спірне рішення Апеляційної палати від 26.12.2016р. про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні відносно Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД., є законним, обґрунтованим, прийнято за повного та всебічного дослідження обставин відомості вказаного знака, та спірне рішення не порушує прав позивача.

У підготовчому засіданні 29.01.2019 р. представник третьої особи відкликав клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Протокольною ухвалою від 29.01.2019 р. відмовлено у задоволенні клопотань третьої особи від 20.12.2018 р. про залучення співвідповідача; про залучення до участі у справі третьої особи - підприємства з іноземними інвестиціями "Макдоналдс Юкрейн"; про зобов'язання позивача здійснити переклад позовної заяви з додатками на англійську мову; про повідомлення третьої особи про розгляд даної справи у порядку, встановленому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 p. та зупинення провадження у справі.

Ухвалою від 29.01.2019 р. відмовлено у задоволенні клопотання третьої особи від 20.12.2018 р. про розгляд справи у колегіальному складі суду.

Протокольною ухвалою від 29.01.2019 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 20.02.2019 р.

19.02.2019 р. від третьої особи надійшли письмові пояснення щодо відзиву відповідача та пояснень позивача.

19.02.2019 р. від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

У судовому засіданні 20.02.2019 р. представник позивача подав клопотання про виклик експертів у судове засідання.

Ухвалою від 20.02.2019 р. задоволено клопотання позивача про виклик експертів у судове засідання, викликано у засідання судових експертів у сфері інтелектуальної власності Голову Інну Георгіївну і Ракову Аліну Олександрівну, та

експерта в галузі права Мироненко Н.М., судове засідання відкладено на 27.02.2019 р.

25.02.2019 р. від позивача надійшло клопотання про долучення питань до експертів.

25.02.2019 р. від третьої особи надійшло клопотання про долучення питань до експертів.

26.02.2019 р. від третьої особи надійшли письмові пояснення по справі.

27.02.2019 р. від позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 27.02.2019 р. представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи.

Протокольною ухвалою від 27.02.2019 р. суд залишив без розгляду клопотання позивача від 27.02.2019 р., на підставі ст. ст. 118, 207 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 27.02.2019 р. представник позивача подав заяву про відвід судді Зеленіної Н.І.

Ухвалою від 27.02.2019 р. визнано відвід судді необґрунтованим та ухвалено передати справу № 910/13209/18 для вирішення питання про відвід судді у встановленому законом порядку.

Ухвалою від 28.02.2019 р. (суддя Борисенко І.І.) відмовлено у задоволенні заяви позивача про відвід судді Зеленіної Н.І.

Ухвалами від 01.03.2019 р. призначено судове засідання на 13.03.2019 р. та викликано експертів у судове засідання.

11.03.2019 р. надійшли письмові відповіді судових експертів Голової І.Г. та Ракової А.О. на поставлені питання.

12.03.2019 р. від експерта в галузі права, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії Правових наук України, Заслуженого юриста України Н.М. Мироненко надійшли відповіді на питання позивача та третьої особи щодо висновку експерта в галузі права № 01/02-2019 від 28.01.2019 p.

13.03.2019 р. від відповідача надійшли заперечення проти висновку експертів №041/19 від 26.02.2019 р.

У судове засідання 13.03.2019 р. з'явились судові експерти Голова І.Г., Ракова А.О. та експерт Мироненко Н.М., які надали відповіді на поставлені учасниками справи питання щодо висновків експертів.

У судовому засіданні 13.03.2019 р. представник позивача заявив усне клопотання про виклик експерта у судове засідання.

Протокольною ухвалою від 13.03.2019 р. суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання з підстав його необґрунтованості.

У судовому засіданні 13.03.2019 р. представник позивача заявив клопотання про огляд доказів на стадії дослідження доказів, яке задоволено судом.

Представники позивача у судовому засіданні заявили заперечення щодо допустимості доказів, які підтверджують повноваження третьої особи, які враховано судом.

Представники позивача у судовому засіданні повністю підтримали позовні вимоги.

Представники відповідача та третьої особи проти задоволення позову повністю заперечили.

У судовому засіданні 13.03.2019 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача та третьої особи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, визнано добре відомим в Україні знак "Мс" на ім'я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (CША) (МсDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" станом на 01.06.2009 року (далі - рішення).

Вказане рішення затверджене наказом Міністерства від 18.01.2017 р. № 06-Н "Про затвердження рішення апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні" (далі - наказ).

Як зазначає позивач, станом на 01.06.2009 року ступінь відомості знаку "Мс" у відповідному секторі суспільства не була достатнім для визнання вказаного позначення добре відомим на території України, добра відомість вказаного знака не підтверджується фактичними даними та доказами, в результаті чого апеляційна палата дійшла помилкового висновку про добру відомість знака "Мс". Зокрема, позивач зазначає, що жоден з наданих компанією заявника документів не містив відомостей щодо факторів, які визначені п. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі також - Закон) як доречні для визнання саме знаку "Мс" добре відомим в Україні, не були надані відомості на підтвердження використання знаку "Мс", тривалості та географічного району реєстрацій та/або заявок на реєстрацію саме знаку "Мс" станом на 01.06.2009 р. Позивач також стверджує, що в Україні на ім'я різних осіб було зареєстровано багато різних знаків, які містять елемент "Мс" або "Мак" у своєму складі, включаючи знаки "Макконті", "McFoxy", "MacCoffee", "McSanches", що не було враховано апеляційною палатою, а тому позивач вважає, що знак "Мс" взагалі не має розрізняльної здатності, є загальновживаним префіксом іноземного походження, не може бути монополізований однією особою і тому не міг бути визнаний добре відомим знаком апеляційною палатою на ім'я компанії "McDonald's". Позивач зазначає, що є власником свідоцтв України № № 130111, 130112 на знаки "McCorn" та "MacCorn", які включають до свого складу знак "Мс", а тому визнання знаку "Мс" добре відомим порушує його права.

Таким чином, позивач вважає, що оскаржуване рішення підлягає визнанню недійсним та скасуванню, що також є підставою для визнання недійсним оскаржуваного наказу та, як наслідок, підставою для зобов'язання міністерства виключити знак "Мс" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Приписами ч. 2 ст. 25 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Спільна Рекомендація ВОІВ), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними, однак, не обмежуючись наведеним. При цьому, розгляд заяв про визнання знака добре відомим в Україні здійснюється апеляційною палатою відповідно до Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. № 228 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2005 р. за № 471/10751 з подальшими змінами і доповненнями (надалі - "Порядок").

Відтак, Закон, регулюючи відносини, які пов'язані із визнанням знака добре відомим, наділяє апеляційну палату правом розглядати окремі фактори та визначати доречність їх застосування щодо кожного конкретного знака, який визнається добре відомим. А отже, під час вирішення спору суд має встановити чи на підставі наявних у справі доказів відповідав знак "Мс" вищенаведеним факторам доброї відомості знаку, чи правильно відповіді фактори були розглянуті та враховані апеляційною палатою і чи оскаржуване рішення відповідає положенням чинного законодавства України, а саме, статті 25 Закону, Порядку, Спільній Рекомендації ВОІВ, тобто, чи правомірно апеляційна палата прийняла вказане рішення. При цьому, оскільки у позовній заяві позивач оскаржує відповідність знаку "Мс" факторам доброї відомості знаку, суд вважає за необхідне з'ясувати дані обставини у ході розгляду справи на підставі наявних матеріалів справи, які розглядались апеляційною палатою під час прийняття оскаржуваного рішення

Як вбачається із оскаржуваного рішення, при визнанні знаку "Мс" добре відомим в Україні апеляційна палата визнала доречними та розглянула усі шість факторів, визначених Законом, з якими не погоджується позивач у позовній заяві.

Як вбачається із оскаржуваного рішення, аргументація заявника щодо доброї відомості знаку "Мс" полягала у наступному. Знак "Мс" має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у відповідному секторі суспільства, а саме серед осіб незалежно від статі та віку, які вживають продукти швидкого харчування та користуються послугами закладів громадського харчування та фаст-фудів в усьому світі, в тому числі і в Україні. Вказаний знак виступає основою та складовою частиною відомого у всьому світі комерційного (фірмового) найменування та назви відомої у всьому світі компанії заявника (МсDonald's International Property Company, Ltd.) - світового лідера у сфері громадського харчування, який виробляє товари та надає послуги закладів швидкого харчування з початку сорокових років минулого століття, та наразі здійснює діяльність майже у кожній країні світу, а в Україні, починаючи з 1997 року. Крім того, цей знак є складовою частиною найменування компанії заявника в Україні - Підприємства з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" (МсDonald's Ukraine Ltd) та назв його продуктів харчування, які пропонуються споживачам у ресторанах "МсDonald's" по всій території України згідно з меню ресторанів "МсDonald's". На відомість та визнання знака "Мс" серед споживачів вказує і той факт, що цей знак виступає складовою частиною і основою відомої у всьому світі серії (сім'ї) знаків заявника. Починаючи з 1973 року заявник використовує префікс "Мс" для опису (назви) різних продуктів МсDonald's, а також підкреслення їх приналежності до компанії МсDonald's. "Мс" серія знаків невід'ємно асоціюється зі знаком "МсDonald's" та продуктами і послугами ресторанів МсDonald's.

Завдяки такому інтенсивному використанню, за твердженням заявника, знак "Мс" набув самостійної розрізняльної здатності, а також статусу добре відомого знака компанії МакДональдз, що підтверджено рішеннями судів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, інших країн, які містяться у матеріалах справи. Історія знака "Мс" прямо пов'язана із історією компанії заявника та, зокрема, символізує ім'я одного із її засновників - Мака Макдональда.

Наразі компанія МакДональдз - франчайзингова компанія, яка є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і нараховує понад 35 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів.

05 грудня 1995 року в Україні створено локальну компанію заявника - Підприємство з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" (МсDonald's Ukraine Ltd), яка наразі нараховує більш ніж 8000 працівників. Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі МакДональдз та інфраструктури нашої держави компанією вкладено близько 225 мільйонів доларів США.

Перший заклад МакДональдз в Україні відкрився 24 травня 1997 року в Києві. Наразі в Україні працює 80 закладів, що розташовані у всіх регіонах України та обслуговують понад 350 тисяч відвідувачів щодня. В асортименті цих закладів назви страв з яловичини, риби, курятини, свинини, молочних продуктів та хлібобулочних виробів, містять елемент "Мс". Ураховуючи мовні особливості України, знак "Мс" використовується в Україні як латиницею, так і кирилицею: "Мк" ("Мак"), що однаково сприймаються споживачами.

Заявник є власником більше 70 свідоцтв України, більше, ніж 20 реєстрацій у Сполучених Штатах Америки, 12 реєстрацій торговельних марок Європейського Союзу та більше 100 реєстрацій в інших країнах на словесні та комбіновані знаки, основою яких є знак "Мс". Компанія МакДональдз має окрему реєстрацію знака "Мс", у тому числі й в Україні. Свої права на знаки "Мс" заявник ефективно відстоює у судовому порядку як у США, ЄС, інших країнах, зокрема і в Україні.

До заяви додані відповідні документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака "Мс", копії яких також містяться у матеріалах справи. Судом проаналізовані та співставлені вказані документи та викладені у позовній заяві доводи позивача щодо непогодження із визнанням торговельної марки "Мс" добре відомою, за результатами чого було встановлено наступне.

Щодо встановлення першого фактору (ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства) суд відзначає, що згідно положень п. 3.2.3. Порядку: "Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті. Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії". Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі. Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання: - чи відомий їм знак; - для яких товарів і/або послуг застосовується знак; - яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; - з якого часу їм відомий знак; - що для них є джерелом інформації про знак.

Судом встановлено, що Апеляційною палатою в оскаржуваному рішенні у відповідності до вищенаведених положень пункту 3.2.3. Порядку на підтвердження встановлення фактору ступеню відомості та визнання знаку "Мс" у відповідному секторі суспільства були взяті до уваги результати опитування споживачів з питань доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних та маркетингових досліджень, а саме, висновок за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знака від 02 грудня 2016 р. (надалі - "Висновок з опитування споживачів"), складений дослідницькою організацією - Приватним підприємством "Міжнародна Маркетингова Група Київ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34528709), яка згідно Статуту підприємства спеціалізується у галузі проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Судом встановлено, що згідно Висновку з опитування споживачів цільову аудиторію опитуваних осіб складали особи у віці від 18 до 60 років, які харчуються у закладах громадського харчування та фаст-фудах. Всього було опитано 1600 респондентів, які знаходяться в 6 наступних містах України: Києві (540 респондентів), Одесі (540 респондентів), Дніпрі (130 респондентів), Харкові (130 респондентів), Львові (130 респондентів), Запоріжжі (130 респондентів). Вказане опитування проводилось протягом періоду часу з 16 листопада 2016 р. по 01 грудня 2016 р., що відповідає вимогам пункту 3.3.2. Порядку. За результатами аналізу Висновку з опитування споживачів суд дійшов висновку про підтвердження високого ступеню відомості та визнання знаку у відповідному секторі суспільства, оскільки вказаним Висновком підтверджується наступне:

1) 98,6% опитаних вказали, що знак їм відомий. При цьому, жоден з респондентів не відповів, що йому не відомий даний знак.

2) 92% респондентів вказали, що знак використовується для сандвічей, бюргерів, чизбургерів, 39,8% - що також для безалкогольних напоїв, 28% - що також для кави, чаю, 24,9% - що також для десертів, 18,3% - що також для харчових продуктів, виготовлених з м'яса, свинини, риби, свійської птиці, 11,2% - що також для послуг щодо розваг, 11% - що також для молочних продуктів, 10,3% - що також для послуг ресторанів, в тому числі, що працюють за формою "франчайзинг", 7,9% - що також для борошняних кондитерських виробів, 4,4% - що також для послуг щодо керування справами ресторанів та інших підприємств харчування і пунктів обслуговування.

3) Більшість респондентів (96,5%) вказали, що власником знаку є американська компанія "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд." (McDonald's International Property Company Limited).

4) 38,4% опитаних споживачів вказали, що знак їм відомий давно, раніше ніж 01 січня 2009 року, ще 28,9% вказали, що знають знак щонайменше з 01 січня 2009 року, 22,5% - щонайменше з 01 січня 2006 року, 10,1% - щонайменше з 01 січня 2012 року.

5) Переважна більшість опитаних респондентів (96,4%) вказали, що побачили знак у ресторанах "McDonald's" на відповідній продукції, рекламних банерах (плакатах, табличках) давно, раніше ніж 01 січня 2009 р.

6) 96,2% опитаних споживачів відповіли, що джерелом інформації про знак є ресторани "McDonald's".

7) 96,4% респондентів вказали, що знак вказує на продукти громадського харчування вироблені та послуги ресторанів надані ресторанами "McDonald's".

8) Більшість опитаних споживачів (95,3%) вказали, що лідером у сфері ресторанів швидкого харчування є саме "McDonald's".

9) Найчастіше споживачі у повсякденному житті називають ресторани "McDonald's" саме як "Мс" (Мак) - 35,5%.

10) На думку переважної більшості опитаних споживачів (98,2 %), виробником продуктів харчування та надавачем послуг громадського харчування наступних продуктів: Біг Мак, МакМафін, МакТост, МакФлурі, МакСанді, МакШейк, МакПиріг, Камамбер МакТост, МакЧікен, Чікен МакНагетс, Фреш МакМафін, Чікен Фреш МакМафін, Біг Мак Меню, Чікен МакНагетс Меню, МакЧікен Меню є саме "McDonald's".

Суд акцентує увагу на тому, що згідно п. 2.15. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ для того, щоб знак розглядався у якості добре відомого, достатньо, щоб цей знак був добре відомим, щонайменше, відповідному сектору суспільства, що саме підтверджується вищенавеленими результатами опитування споживачів щодо знаку "Мс", які містяться у матеріалах справи.

Таким чином, наведені результати опитування споживачів щодо знаку підтверджують правильність викладеного в оскаржуваному рішенні висновку апеляційної палати відносно того, що даний знак має високий ступінь відомості та визнання у відповідному секторі суспільства на ім'я заявника станом на 01 червня 2009 р. для відповідних товарів і послуг 29, 30, 43 класів МКТП, що одночасно повністю спростовує доводи позовної заяви позивача відносно того, що станом на вказану дату ступінь відомості знаку "Мс" у відповідному секторі суспільства не була достатньою для визнання вказаного позначення добре відомим на території України та що добра відомість вказаного знака не підтверджується фактичними даними та доказами, які, відповідно, підлягають відхиленню судом за безпідставністю.

Крім того, на підставі аналізу матеріалів справи судом встановлено, що визнання та відомість знака "Мс" підтверджується популярністю електронних сторінок "МсDonald's" в соціальних мережах, в тому числі у мережі "Fасеbоок" - https://www.facebook.com/ McDonaldsUA; каналі МакДональдз на "УоuТube" - http://youtube.com/user/McDonaldsUA; у мережі "ВКонтакте" - http://vk.com/mcdonalds; у мережі "Тwitter" - http://twitter.com/McDonaldsUA,; у мережі "Іnstagram" - http://instagram.com/mcdonaldsukraine, де користувачі вказаних мереж часто називають ресторани "МсDonald's" саме як "Мс" ("Мак"). Зокрема, станом на 12.12.2016 кількість відвідувачів сторінки "МсDonald's" у мережі "Fасеbоок" досягла 24 030 134 осіб. Крім того, 68 042 983 особи підписалися на отримання новин у Fасеbоок- спільноті МакДональдз в Україні. При цьому, у обговореннях та спілкуванні відвідувачів сторінки "МсDonald's" у мережі "Fасеbоок" останні зазначають ресторани "МсDonald's" переважно саме як "Мак" ("Мс"), що повністю узгоджується із вищенаведеними результатами опитування споживачів.

У 2013 році 10 українських закладів МакДональдз включені в ТОП-100 найпопулярніших закладів мережі у світі.

Суд погоджується з твердженнями відповідача про те, що визнанню знака "Мс" також сприяли нагороди, отримані компанією та її співробітниками, зокрема: диплом найкращому менеджеру "МсDonald's" 2001 року; диплом Міжнародного Академічного рейтингу популярності та якості "Золота Фортуна", яким нагороджується Лауреат компанія "МакДональдс Юкрейн Лтд" у номінації "10 років незалежності України" (1991-2001); нагороди "МсDonald's" за участь у виставці "Освіта. Робота. Бізнес" (2006 рік); диплом компанії "МакДональдз Юкрейн" - лауреата конкурсу "Кращий роботодавець року-2004"; диплом компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд" за 1 місце як найкращий роботодавець України у категорії "Великі компанії"; диплом про визнання "МсDonald's Ukraine" № 1 у рейтингу "Лучшие компании для лидеров в Украине" (2013 рік); диплом "МсDonald's" як лідера рейтингу "Найкращі роботодавці України 2013-2014 років". Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" неодноразово входила до трійки лідерів серед українських роботодавців за результатами дослідження задоволеності співробітників "Кращі роботодавці України", яке проводилося компанією Аоn Hewitt (США) спільно з НR Сепtеr (м. Київ). За результатами щорічних досліджень глобальної консалтингової компанії з питань менеджменту Нау Group, компанія МакДональдз неодноразово входила до трійки лідерів у всеукраїнському рейтингу "Кращі компанії для лідерів".

У відповідності до наявного у справі висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за № 28418/18-53 від 09 січня 2019 р. (надалі за текстом - "Висновок комісійної експертизи КНІСЕ") знак "Мс" має високий ступінь відомості серед дорослого населення України.

Таким чином, на підставі аналізу матеріалів справи, включаючи Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, за результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, суд погоджується із викладеним у оскаржуваному рішенні висновком колегії апеляційної палати відносно того, що знак "Мс" на 01.06.2009 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства та правильність врахування апеляційною палатою даного фактору доброї відомості знаку. Крім того, досліджені судом документи і матеріали також свідчать про те, що популярність та високий рівень довіри споживачів до послуг та товарів, що реалізуються під знаком "Мс", підтримується заявником. А отже, безпідставними та такими, що не знайшли своє підтвердження належними доказами є доводи позовної заяви позивача відносно того, що станом на 01.06.2009 р. ступінь відомості знака "Мс" в Україні не була достатньою для визнання зазначеного знака добре відомим на території України для товарів класів 29, 30 та послуг класу 43 МКТП".

Щодо встановлення другого фактору (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака) суд відзначає, що згідно положень п. 3.2.3. Порядку тривалість використання знака може підтверджуватись відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання. При цьому, згідно п. 3.2.3. Порядку використання або будь-яке просування знака може підтверджуватись відомостями про: - види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; - використання знака в рекламі; - комерційне використання знака в мережі Інтернет; - заходи щодо просування знака. Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про: - обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; - перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; - середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; - коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; - положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; - обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак. Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: - способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; - кількість споживачів такої реклами; - витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу. Судом досліджено оскаржуване рішення та матеріали справи і встановлено, що знак "Мс" використовується заявником на території України як самостійно у формі зареєстрованого знака за свідоцтвом України № 144001, так і у складі серії знаків, основою яких є знак "Мс", шляхом включення його до назви товару, нанесення на упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема, на чеках, цінниках. Судом за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності на підставі Висновку комісійної експертизи КНІСЕ встановлено, що самостійне використання знаку "Мс" підтверджується його використанням у зовнішній рекламі в багатьох місцях по всій території України, в період починаючи з 2006 року, зокрема, згідно наступних дозволів, що містяться в матеріалах даної справи та були надані апеляційній палаті на підтвердження інтенсивності використання знаку "Мс", де він використовується, зокрема, на вивісках та знаках, а саме:

- Дозволу № 4-06-04-099 на розміщення зовнішньої реклами (продовження дозволу № 4-04-11-166), виданого 10 квітня 2006 р. Львівською міською радою;

- Дозволу № 14973-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 16 листопада 2007 р.;

- Дозволу № 24903-09 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 18 червня 2014 р.;

- Дозволу № 14970-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 16 листопада 2007 р.;

- Дозволу № 24886-09 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 18 червня 2014 р.;

- Дозволу № 14971-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 19 червня 2007 р.;

- Дозволу № 15250-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 19 червня 2007 р.;

- Дозволу № 14968-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 16 листопада 2007 р.;

- Дозволу № 00156-03-ЗМ-1 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 05 квітня 2011 р.;

- Дозволу № 15261-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданого Київською міською державною адміністрацією 16 листопада 2007 р.;

- Дозволу № 16128, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13 квітня 2010 р.;

- Дозволу № 3078, виданого Виконкомом Криворізької міської ради 12 вересня 2012 р.;

- Дозволу № 374/33, виданого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14 березня 2012 р.;

- Дозволу № 374/70, виданого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14 березня 2012 р.;

- Дозволу № 18803, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 17 жовтня 2012 р.;

- Дозволу № 374/41, виданого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14 березня 2012 р.;

- Дозволу № 1920/11, виданого Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 16 травня 2014 р.;

- Дозволу № 24902-09, виданого Київською міською державною адміністрацією 18 червня 2014 р. за заявою № 3-438 від 18 жовтня 2007 р.;

- Дозволу № 21981, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 24 вересня 2014 р.;

- Дозволу № 21346, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 04 червня 2014 р.;

- Дозволу № 21739, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13 серпня 2014 р.;

- Дозволу № 1941, виданого Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 24 липня 2015 р.;

- Дозволу № 4179-А2/П/С-к, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради 30 липня 2015 р.;

- Дозволу № 23402, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 09 грудня 2015 р.

Крім того, під час перевірки оскаржуваного рішення на предмет відповідності знаку "Мс" другому фактору доброї відомості знаку судом враховується Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, згідно якого судові експерти за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності дійшли обгрунтованих висновків відносно того, що знак "Мс" використовується у інших належних компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA) знаках для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменуваннях, назвах ресторанів "McDonald's", продуктів харчування, веб-сайтах та доменних іменах.

Також згідно Висновку комісійної експертизи КНІСЕ знак "Мс" має розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA).

Крім того, під час з'ясування фактору використання знаку "Мс" судом також враховуються наявні у матеріалах справи висновок експерта у галузі права Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України від 28 січня 2019 р. за № 01/02-2019, підписаний доктором юридичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, заслуженим юристом України Мироненко Н. М. (надалі за текстом - "Висновок експерта у галузі права НДІІВ АПУ") та лист-відповідь за вих. № 2321-06/2578-07 від 22 січня 2019 р. щодо встановлених законодавством умов та порядку використання знаків для товарів і послуг від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підписаний заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ю. Бровченко (надалі за текстом - "Лист-відповідь Мінекономрозвитку") згідно з якими у відповідності до чинного законодавства України та з урахуванням відповідної практики Європейського Суду Справедливості знак "Мс" може використовуватись і фактично використовується, в тому числі, у складі інших зареєстрованих знаків для товарів і послуг (серії (сім'ї) "Мс" знаків), продуктів харчування, комерційного (фірмового) найменування і у зв'язку із інтенсивністю та тривалістю даного використання набути високої розрізняльної здатності саме щодо відповідних товарів та послуг ресторанів третьої особи. Висновком експерта у галузі права НДІІВ АПУ також повністю підтверджуються підстави для застосування до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогії права Європейського Союзу, викладеної у рішеннях Суду Справедливості від 18 квітня 2013 року у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co та від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно яких один зареєстрований знак може використовуватись у складі іншого зареєстрованого знаку та набути у зв'язку зі цим розрізняльної здатності. У відповідності до Висновку експерта у галузі права НДІІВ АПУ:

1. Вважається використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг, у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та під час розгляду визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" факторів доброї відомості знаку використання цього знаку як елементу іншого зареєстрованого знаку для товарів і послуг;

2. Є правові підстави застосувати до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Суду Справедливості від 18 квітня 2013 року у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co, згідно якого: "зареєстрована торговельна марка може набувати розрізняльної здатності як результат використання іншої комбінованої торговельної марки, частиною якої є перша торговельна марка; або коли така торговельна марка використовується виключно у поєднанні із іншою торговельною маркою, а обидві торговельні марки до того ж зареєстровані як окрема торговельна марка";

3. Є правові підстави застосувати до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Європейського Суду справедливості від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно якого: "розрізняльна здатність торговельної марки, визначена частиною третьою статті 3 Директиви, може набуватися шляхом використання такої торговельної марки як частини іншої зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із такою зареєстрованою торговельною маркою";

4. Чинним законодавством України, в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не встановлені жодні обмеження на використання одного зареєстрованого знаку або знаку, визнаного добре відомим в Україні, у складі іншого (інших) зареєстрованих знаків чи комерційного (фірмового) найменування, доменних імен, веб-сайтів, інших позначень, що використовуються суб'єктом господарської діяльності;

5. Один зареєстрований знак або знак, визнаний добре відомим в Україні, у результаті його використання у складі іншого (інших) зареєстрованих знаків, комерційного (фірмового) найменування, веб-сайтів, доменних імен, інших позначень, що використовуються у діяльності суб'єкта господарської діяльності, може набути високої розрізняльної здатності щодо даного суб'єкта;

6. МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (CША) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA), що є власником свідоцтва України № 144001 від 12 вересня 2011 р. на знак для товарів і послуг "Мс", який також було визнано добре відомим знаком в Україні станом на 01 червня 2009 р. для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос", має право використовувати знак "Мс" у інших належних даній компанії знаках для товарів і послуг, комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуванні товарів і послуг, рекламних та інших матеріалах та позначеннях, які використовуються у господарській діяльності ресторанів "McDonald's".

Згідно з листом-відповіддю Мінекономрозвитку, підтверджується те, що:

1. Використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" може вважатися використання цього знаку як елементу іншого зареєстрованого знаку для товарів і послуг;

2. Законодавством не встановлено жодних обмежень щодо використання власником відповідного свідоцтва на знак чи особою, знак якої визнано в установленому законом порядку добре відомим, цього знака у складі іншого (інших) знаків, комерційних (фірмових) найменувань, доменних імен, веб-сайтів, інших позначень, що які належать цій особі;

3. Відповідно до інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 18.11.2014 р. за N 1601/11/10/14-14 "Враховуючи європейський напрямок розвитку України та мету прийняття Закону України від 18 березня 2004 року N 1629-IV "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", а також початок дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, правові позиції, сформульовані у рішеннях Європейського суду справедливості, можуть враховуватися адміністративними судами як аргументація, міркування стосовно гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з усталеними стандартами правової системи Європейського Союзу". В цьому зв'язку, Мінекономрозвитку постійно вивчає практику Європейського суду справедливості та підходи, що застосовуються при розгляді справ щодо торговельних марок, зокрема й ознайомлено з рішенням цього суду від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно з яким один зареєстрований знак може використовуватись у складі інших зареєстрованих знаків та набути у зв'язку із цим розрізняльну здатність.

Крім того, при з'ясуванні другого фактору доброї відомості знаку "Мс" (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака) судом враховуються положення пункту 3.2.3. Порядку, згідно якого якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання. Судом враховуються положення підп. (і) п. (3) Примітки до ст. 2, п. 2.4. Примітки до ст. 2, п. 2.15. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ, згідно яких для висновку щодо того, чи є який-небудь знак добре відомим держава-член не вимагає виконання наступних умов: (і) щоб знак використовувався, або був зареєстрованим, або був предметом заявки на реєстрацію, поданої у цій державі-члені або щодо даної держави (підп (і) п. (3) Примітки ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ); - фактичне використання знаку у державі, у якій запитується його охорона у якості добре відомого знаку, не може вимагатися у якості умови. Однак, використання знаку на сусідніх територіях, на територіях, де у якості розмовної мови використовується та ж сама мови чи мови, та на територіях, які охоплюються тими ж самими засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, що мають тісні торговельні зв'язки, може бути актуальним для встановлення факту відомості цього знаку у даній державі" (п. 2.4. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ). В цьому зв'язку, судом встановлено, що Україна має тісні торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки та країнами Європейського Союзу, що підтверджується низками угод, укладених із даними країнами, а тому використання знаку "Мс" саме на території Сполучених Штатів Америки та усіх країн Європейського Союзу у відповідності до п. 2.4. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ має бути враховано на доведення такого фактору доброї відомості знаку "Мс" як "тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знаку".

Відтак, суд на підставі дослідження наданого заявником Апеляційній палаті під час розгляду заяви про визнання знаку "Мс" добре відомим у відповідності до пункту 3.2.3. Порядку рішення Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24 червня 2014 р. у справі МакДональдз Корпорейшен (Опонент) проти ОСОБА_12 (Заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "BioMcDiesel" дійшов висновку про інтенсивне використання знаку "Мс" окремо на території Сполучених Штатів. Згідно вказаного рішення встановлено, що "МакДональдз протягом десятиріч інтенсивно використовує свою "Мс" сім'ю торговельних марок, яка включає "Мс" утворюючу складову, у рекламуванні, просуванні та продажі різних продуктів харчування та послуг ресторанів. МакДональдз навіть має окрему реєстрацію торговельної марки "Мс". Опонент має "Мс" утворюючу сім'ю торговельних марок. Опонент розпочав використання "Мс" утворюючих торговельних марок у 1968 році з представлення продукції сніданку Egg McMuffin, пов'язаної з торговельною маркою ресторану "McDonald's". У 1974 році Опонент здійснював на національному телебаченні комерційне рекламування МакДональдз "Мc" утворюючої сім'ї торговельних марок шляхом представлення суспільству так званої "МакМови". Таким чином, щонайпізніше у 1974 році Опонент створив сім'ю торговельних марок, що базується на утворенні "Мс"… У грудні 2004 року Опонент просував свою "Мс" утворюючу сім'ю торговельних марок, як зазначено нижче, у вигляді реклам на повній друкованій сторінці у багатьох національних публікаціях (наприклад, Time, Sports Illustrated, People, Entertainment Weekly, Newsweek та The Wall Street Journal)".

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про те, що знак "Мс" інтенсивно використовується як складова частина комерційного (фірмового) найменування компанії заявника в Україні - "МакДональдз Юкрейн Лтд" у назві ресторанів, під час надання послуг ресторанів "МсDonald's", у діловій документації, в рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших РR заходів. Крім того, знак "Мс" є складовою частиною назви доменних імен сайтів компанії Макдональдз, в тому числі і сайту mcdonalds.ua, що був зареєстрований 09 квітня 2002 року і містить інформацію щодо ресторанів "МсDonald's", тобто, використовується у мережі Інтернет.

Знак "Мс" інтенсивно використовується як складова назви майже усіх продуктів харчування, які з 1997 року пропонуються споживачам у меню ресторанів "МcDonald's" по всій території України, зокрема таких продуктів, як: МсМuffin (МакМафін), МсТоst (МакТост), МсFlurry (МакФлурі), МсSundaeе (МакСанді), МсShake (МакШейк), МсРіrg (МакПиріг), Віg Mac (Біг Мак), Kamamber McTost (Камамбер МакТост), МсСhicken (МакЧікен), Сhicken МсNuggets (Чікен МакНагетс), Fresh МсМuffin (Фреш МакМафін), Сhicken Fresh МсМuffin (Чікен Фреш МакМафін), Віg Мас Меnu (Біг Мак Меню), Сhicken McNuggets Menu (Чікен МакНагетс Меню), МсСhicken Menu (МакЧікен Меню).

Продукція, маркована знаком "Мс", виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах, а послуги ресторанів "МсDonald's" приносять компанії великі прибутки. Відповідно до довідки компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд" за роки діяльності локальної компанії заявника на ринку України (1998 - 2016 роки) нею було отримано прибутки у розмірі 2 295 099 999,06 гривень, в тому числі за 1998-2004 роки отримано 13 297 666, 67 гривень прибутку, у 2005 році - 49 172 400,00 гривень, у 2006 році - 54 475 576,00 гривень, у 2007 році - 142 406 284,00 гривень, у 2008 - 135 353 252,32 гривні, у 2009 році - 140 865 600,00 гривень.

Мережа ресторанів "МсDonald's" в Україні постійно та інтенсивно зростає. Майже усі ресторани "МсDonald's" надають послуги за технологією "McDrive", завдяки якій споживачі можуть користуватися послугами МакДональдз, не виходячи з автомобіля. "McDrive" обслуговує в Україні понад 150 тис. автомобілістів на місяць. З 2011 року компанія активно розвиває мережу міських кав'ярень МакКафе (МсСаfе), в яких відвідувачам пропонують широкий вибір напоїв на основі натуральної кави преміум класу та десертів. На сьогодні в Україні працює 13 закладів МакКафе у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Херсоні та Борисполі. На сьогодні у 25 містах України діє 80 ресторанів "МсDonald's", зокрема в містах Києві, Борисполі, Харкові, Дніпрі, Драбові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Маріуполі, Вінниці, Полтаві, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Сумах, Кременчуці, Рівному, Херсоні, які обслуговують близько 350 000 відвідувачів щодня. Мережа ресторанів "МсDonald's" у світі налічує понад 35 000 закладів, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів у більш, ніж 120 країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського Союзу, Японії, Австралії, Великобританії, Філіппінах, Китайській Народній Республіці, Російській Федерації, Білорусі, Грузії, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Омані, Кувейті, Єгипті, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Індії, Канаді, Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, Норвегії, Уругваї, Туреччині, Республіці Казахстан, Марокко, Аргентині, Бразилії, Пакистані, Новій Зеландії. Станом на 2004 рік компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" в Україні є лідером в своєму сегменті. Заявник і сьогодні займає лідируючі позиції на цьому ринку. Розвинена мережа закладів компанії забезпечує значне за географічним охопленням поширення послуг та продукції під знаком "Мс" і, як наслідок, добру відомість та впізнаваність цього знака серед споживачів.

Таким чином, наведені вище та досліджені судом докази повністю підтверджують відповідність знаку "Мс" другому фактору доброї відомості знаку (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака) та спростовують доводи позивача відносно ненадання доказів використання даного знаку, що одночасно підтверджує правильність викладених у оскаржуваному рішенні висновків апеляційної палати та правомірність врахування вказаного фактору доброї відомості знаку.

Щодо встановлення третього фактору (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака) на підставі дослідження матеріалів справи, з урахуванням Висновку комісійної експертизи КНІСЕ, суд відзначає, що згідно положень п. 3.2.3. Порядку даний фактор підтверджується тим, що протягом усього часу використання знака "Мс" на території України проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування послуг ресторанів та продукції під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема: на телебаченні, на радіо, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, під час організації різноманітних спортивних заходів та свят тощо.

Для просування продукції під знаком "Мс" заявником самостійно та за допомогою маркетингових, бренд-консалтингових компаній розроблялися стратегії поширення, рекламування продукції, оцінювалася відомість, смислове наповнення, цінність знака та можливості його подальшого розвитку.

як вбачається з матеріалів справи, заявник створив свій фірмовий стиль - це особливий слоган, що відображає як смакові, так і якісні переваги продукції: "МсDonald's" - я це люблю" та корпоративні кольори - червоний та жовтий. До кінця 2010 року дизайн і внутрішній вигляд усіх закладів мережі приведені до єдиного зразка. Знак "Мс" у формі зареєстрованого за свідоцтвом України № 144001, а також у складі знаків серії "Мс" інтенсивно використовувався у зовнішній рекламі шляхом розміщення його на білбордах в усіх регіонах України. Заявником надано фотозвіти та копії дозволів на розміщення зовнішньої реклами у 2004 - 2009 роках, зокрема у таких містах України: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг, Черкаси, Полтава, Чернігів.

Відомості про заявника та продукцію під знаком "Мс" з 1995 по червень 2009 років висвітлювалися у друкованих виданнях України, серед яких: газети "Хрещатик" (з 1997 року), "Всеукраинские Ведомости" (з 1997 року), "Киевские новости", "Посредник", "Діло" (1995 рік), "Урядовий кур'єр" (1997 рік), "VIP-клуб", "Вечірній Київ", "Факти", "Деловая неделя"; журналах "Ми", "МакНовини" (постійно), в електронних виданнях мережі Інтернет, зокрема виданні "Соmmercial Ргорегtу" (http://commercial property.ua/cp/ archive/article.php?anum=CP_68_10), а також у публікаціях в мережі Інтернет, зокрема за адресами: http://www.newidea.in.ua/franchising/ mcdonalds-franchising/, http://www.fruit-inform.com/ru/news/56213#.WD2xkLJ97IU, http://1c.abbyy.ua/ about/projects/9333/, http://www.epravda.com.ua/press/2009/10/15/211508/, http://webtele.com.ua/wi-fi-v-makdonaldz/, http://korrespondent.net/business/ companies/783644-v-mcdonald-s-podesheveli-chizburgery, http://photo.ukrinform.ua/ rus/current/photo.php?id=252425, http://restoranoff.ru/news/newsfeed/MakDonaldz _Ukrein_rasshirilsia_do_66_restoranov/, http://www.medcenter.org.ua/news/ 1402.html, http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/01.02.2007/esche_odin_ makdonalds_otkroetsya_v_harkove_v_2007_g/, https://www.rbc.ua/ukr/news/ _makdonaldz_yukreyn_v_2007_g_investiruet_v razvitie_kompanii_35_mln_grn__ , http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/2015711-makdonalds-uvelichit-ukrainskuyu-set-v-4-raza.htm, http://domik.ua/novosti/makdonaldz-yukrejn-ltd-otkroet-svoj-pervyj-restoran-v-stolice-galushek-n41756.html.

Рекламування послуг ресторанів та продукції заявника під знаками серії "Мс" здійснювалося центральними і регіональними українськими телеканалами: "1+1", "2+2", "СТБ", "Новий канал", "ІСТV", "МІ", "М2", "UBR", "Україна", "FOOTBALL1", "FOOTBALL2", "NLO-TV", "Ентер-фільм", "Піксель", "МЕГА", "К1", "К2", "ZOOМ", "QТV", "ТОНІС", "ТЕТ", "DISCOVERY", "NTV MIR", а також в ефірі радіостанцій: "Наше радіо", "ХІТFМ", "УМХ Львов", "УМХ Днепр", "РадіоЛюкс", "RELAX", "Авто Радіо", що підтверджено відповідними ефірними довідками.

Активне просування знака "Мс" в Україні підтверджується значними коштами, витраченими компанією "МакДональдз Юкрейн Лтд" на рекламу. Так, відповідно до довідки цієї компанії, за період з 1997 по 2006 рік витрати на рекламу склали 89 277 787,51 гривень, у тому числі витрати на рекламу у 1997 році складали 825 794,72 гривень, у 1998 році - 1 951 751,76 гривень, у 1999 році - 4 873 628,47 гривень, у 2000 році - 6 560 536,29 гривень, у 2001 році - 6 634 001,01 гривень, у 2002 році - 8 988 125,46 гривень, у 2003 році - 11 489 183,50 гривень, у 2004 році - 11 237 578,26 гривень у 2005 році - 16 024 815,78 гривень, у 2006 році - 20 692 372,26 гривень.

Інформація про заявника, ресторани та продукцію, марковану знаками серії "Мс", поширюється серед споживачів за допомогою офіційного сайту заявника, доменне ім'я якого включає в себе знак "Мс": www.mcdonalds.com та www.mcdonalds.ua. Інформація доступна українською, російською та англійською мовами. З сайту можна довідатись про контакти, діяльність заявника в Україні та світі, розташування ресторанів, ознайомитись з продукцією меню ресторанів та сезонними новинками.

Сайти заявника функціонують і в інших доменних зонах, серед яких: www.mcdonalds.ua, www.mcdonalds.com, www.mcdonalds.pl, www.mcdonalds.de, www.mcdonalds.bl, www.mcdonalds.it, www.mcdonalds.es, www.mcdonalds.by, www.mcdonalds.ru, www.mcdonalds.com.au тощо.

Крім того, заявник має сторінки в таких популярних соціальних мережах, як "Facebook" - https://www.facebook.com/McDonaldsUA; канал МакДональдз на "YouTube" - http://youtube.com/user/McDonaldsUA; "ВКонтакте" - http://vk.com/mcdonalds; "Тwitter" - http://twitter.com/McDonaldsUA; "Іnstagram" - http://instagram.com/mcdonaldsukraine. Підписники мають можливість оперативно дізнаватися про новинки, акції, заходи, що організовуються заявником. Інформація про компанію розміщена й на сайті Вікіпедія, яка доступна українською, російською, англійською, а також усіма мовами країн, на території яких знаходяться ресторани "МакДональдз".

Заявник розміщує рекламу в таких мережах як, зокрема АВС, NBC, СВS, Fох та у топових програмах на усіх каналах цих мереж, а також у близько 20 найбільших кабельних каналів: Тиrner, МТV Networks, ESPN, USA та Lifetime, А & Е, the History Chanel, Аnimal Planet, Discovery. найбільші складові цифрових реклам заявника є (цитата) показ банерів, спонсорських заходів, мобільні, соціальні медіа, такі як Тwitter, Google Plus та відео- рекламування онлайн.

Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" стала переможцем у міжнародному фестивалі-конкурсі "Вибір року" в Україні у 2002 та 2003 роках, що підтверджується дипломами та привітанням з перемогою МсDonald's у номінації "Ресторан швидкого обслуговування року" від директора оргкомітету міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року" в Україні.

Мережа "МакДональдз" щорічно з 2009 року стабільно займає першу позицію в категорії "Фаст-фуд" народного рейтингу "Фаворити Успіху", який визначає довіру до неї та визнання з боку споживачів.

Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" активно просуває послуги ресторанів "МсDonald's" шляхом організації та участі в конкурсах, виставках, рейтинга, а також здійснюючи фінансову благодійну допомогу, про що свідчать надані заявником копії чисельних грамот, подяк, дипломів, вітальних листів за високий рівень обслуговування населення та підтримку руху за якість в Україні, досягнення високої майстерності у професійній діяльності, організацію та фінансування благодійних заходів, спортивних змагань, надання гуманітарної допомоги різним верстам населення України, підтримку заходів до значних дат, активну участь у соціально-економічному розвитку і громадському житті м. Києва та інших міст України, вагомий внесок у реконструкцію та благоустрій міського середовища, у створення духовних та матеріальних цінностей, від голів місцевих державних адміністрацій м. Києва, інших міст України, Київського міського голови, керівників благодійних фондів тощо. Зокрема, у 1996 році компанія "Макдональдс Юкрейн ЛТД" отримала пам'ятну грамоту за благодійний внесок на відтворення пам'ятника Княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозданному та просвітителям Кирилу та Мефодію від Київської міської державної адміністрації.

Починаючи з 1974 року заявник запровадив Фундацію Дім Рональда МакДональда в США та його сімейні кімнати в Україні (1997 рік), направлену на допомогу хворим дітям, (http://rmhc.org.ua), а також спонсорські програми, зокрема: "Твоя Стипендия" (у 2004 році співробітники компанії отримали 52 стипендії); "GoActive", метою якої є просування активного способу життя та підтримка спорту, особливо дитячого; спонсорської допомоги компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд" у купівлі Житомирській дитячій лікарні медобладнання для новонароджених у 2009 році (http://zhzh.info/news/2009-05-20-5074). З 1976 року "МсDonald's" є офіційним рестораном Олімпійських ігор.

За результатами проведення благодійної акції "День Щастя в МакДональдз" за 2002-2014 роки компанія спрямувала понад 23,5 млн. грн. на придбання медичного обладнання для більше ніж 50-ти дитячих лікарень України.

Протягом 2008-2009 років компанією "МакДональдз Юкрейн Лтд" разом з фондом "Україна 3000" проведено благодійні акції, за результатами яких зібрано 1 млн. 607 тис. гривень, що були використані на закупівлю спеціального реанімаційного обладнання для новонароджених малюків до 29-ти лікарень України.

При цьому, суд відхиляє як необґрунтовані твердження позивача на те, що відомості відносно компанії третьої особи не можуть враховуватись на підтвердження доброї відомості знаку "Мс", оскільки згідно п. 3.2.3. Порядку використання або будь-яке просування знаку підтверджується відомостями, в тому числі, щодо положення виробника на ринку у відповідному сектоір економіки, а тому лідируюче положення третьої особи та її локальної компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд" на території України на ринку громадського харчування має бути враховано судом на підтвердження використання та просування знаку "Мс" відповідно, оскільки репутація компанії на ринку та іі лідируюче положення, основою назви якої виступає знак "Мс" згідно п. 3.2.3. Порядку також підтверджує добру відомість даного знаку.

Суд також відхиляє як безпідставні доводи позивача на те, що згідно положення ст. 25 Закону задля того, щоб знак "Мс" міг бути визнаний добре відомим, вказаний знак має використовуватись на просуватися виключно окремо від інших знаків та позначень, оскільки вказані доводи прямо суперечать змісту, закріплених п. 2 ст. 25 Закону та Спільними рекомендаціями ВОІВ, факторів доброї відомості знаку, п. 4 ст. 16 Закону щодо форм використання знаку, іншим законодавчим нормам, а також повністю спростовується зібраними у справі належними та допустимими доказами і матеріалами, включаючи, зокрема, Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, Висновок експерта у галузі права НДІІВ АПНУ, відповідь Мінекономпромрозвитку, рішення Європейського суду справедливості, докази фактичного використання знаку "Мс".

Суд звертає увагу, що згідно п. 2 ст. 25 Закону, при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака, тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, що включає в себе, в тому числі, використання відповідного знаку у складі іншого зареєстрованого знаку чи знаків. Тобто, закріплені п. 2 ст. 25 Закону фактори доброї відомості знаку щодо саме "будь-якого" (а не окремого) використання, "будь-якого" (а не окремого) просування знаку прямо спростовують безпідставні доводи позивача щодо необхідності доведення виключно окремого використання знаку, який визнається добре відомим і неможливості його використання у складі інших зареєстрованих знаків.

Окрім викладеного, враховуючи Закон України від 18 березня 2004 року N 1629-IV "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", а також початок дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, суд вважає за необхідне врахувати правові позиції, сформульовані у рішеннях Європейського суду справедливості.

Суд зазначає, що право на використання одного зареєстрованого знаку у складі інших знаків також повністю узгоджується із правовою позицією Європейського суду справедливості, викладеною у наявному у справі рішенні даного суду від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", яке визначає право власника знаку на його використання у складі іншого зареєстрованого знаку та підтверджує підхід Європейського Суду справедливості відносно відсутності у законодавстві жодних обмежень на використання знаку у складі іншого зареєстрованого знаку чи знаків чи комерційного (фірмового) найменування та щодо того, що один зареєстрований знак може використовуватись у складі інших зареєстрованих знаків та набути у зв'язку із цим розрізняльну здатність.

Таким чином, на підставі аналізу матеріалів справи, включаючи Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, Висновок експерта у галузі права НДІІВ АПНУ, рішення Європейського суду справедливості за результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження доброї відомості знака, суд погоджується із висновком колегії апеляційної палати відносно того, що знак "Мс" на 01.06.2009 мав тривалий, великий за обсягом географічний район просування та рекламування, тобто, заявником протягом тривалого часу здійснювались значні заходи з рекламування та іншого просування знака "Мс", завдяки чому апеляційна палата дійшла вірного викладеного у рішенні висновку відносно того, що завдяки вказаним заходам станом на 01.06.2009 зазначений знак став добре відомим знаком широкому колу споживачів. А отже, безпідставними та такими, що не знайшли своє підтвердження належними доказами, є доводи позовної заяви позивача відносно того, що станом на 01.06.2009 р. ступінь відомості знака "Мс" в Україні не була достатньою для визнання зазначеного знака добре відомим на території України для товарів класів 29, 30 та послуг класу 43 МКТП".

Щодо встановлення четвертого фактору (тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстарцію знака) суд відзначає, що згідно положень п. 3.2.3. Порядку "Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії". Судом перевірені доводи позовної заяви позивача відносно того, що у оскаржуваному рішенні відповідач дійшов хибних висновків відносно підтвердження тривалості та географічного району реєстрацій та/або заявок на реєстрацію саме знака "Мс" станом на 01.06.2009 р. і на підставі аналізу матеріалів відповідача встановлено повну безпідставність доводів позивача, які повністю спростовуються матеріалами відповідача, згідно яких підтверджується, що починаючи ще з 16 січня 1986 р. (тобто, на понад 20 років раніше від дати 01.06.2009), належна третій особі торговельна марка "Мс" була вже окремо зареєстрована в багатьох іноземних країнах світу включаючи, зокрема, Бангладеш, Колумбію, Кубу, Німеччину, Європейський Союз, Індію, Індонезію, Морокко, Непал, Норвегію, Шрі Ланку, Танжер, Таїланд, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Венесуелу, В'єтнам, Коста Ріку, Литву, Швейцарію, Болівію тощо, що підтверджується наданими апеляційній палаті під час розгляду відповідної заяви копіями реєстраційних документів про реєстрацію саме торговельної марки "Мс" третьої особи, яка є не лише окремо зареєстрованим знаком "Мс" за свідоцтвом України № 144001 саме на території України, але і була окремо зареєстрована саме окремим знаком "Мс" в багатьох іноземних країнах світу, що підтверджується, зокрема, наступним:

1) з пріоритетом від 16 січня 1986 р. за номером заявки 447/86 торговельна марка "Мс" 17 січня 1994 р. була зареєстрована у Венесуелі за номером реєстрації 150374 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

2) з пріоритетом від 16 січня 1986 р. за номером заявки 44886 торговельна марка "Мс" 17 січня 1994 р. була зареєстрована у Венесуелі за номером реєстрації 28514;

3) з пріоритетом від 16 січня 1987 р. за номером заявки 44786 торговельна марка "Мс" 17 січня 1994 р. була зареєстрована у Венесуелі за номером реєстрації 150375 для широкого переліку товарів 29 класу МКТП;

4) з пріоритетом від 08 серпня 1991 р. за номером заявки 74192851 торговельна марка "Мс" 09 січня 1996 р. була зареєстрована у Сполучених Штатах Америки за номером реєстрації 1947099 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

5) з пріоритетом від 20 березня 1993 р. за номером заявки 12079 торговельна марка "Мс" 20 березня 1993 р. була зареєстрована у В'єтнамі за номером реєстрації 22445 для широкого переліку товарів 29, 30 класів МКТП;

6) з пріоритетом від 14 січня 1994 р. за номером заявки 26919942 торговельна марка "Мс" 14 січня 1994 р. була зареєстрована у Швейцарії за номером реєстрації 419424 для широкого переліку товарів і послуг 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 класів МКТП;

7) з пріоритетом від 28 січня 1994 р. за номером заявки M7694942WZ торговельна марка "Мс" 31 січня 1994 р. була зареєстрована у Німеччині за номером реєстрації 2106254 для широкого переліку товарів і послуг 03, 04, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 класів МКТП;

8) з пріоритетом від 28 лютого 1994 р. за номером заявки 94007724 торговельна марка "Мс" 28 червня 1994 р. була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 165552 для широкого переліку товарів 32 класу МКТП;

9) з пріоритетом від 28 лютого 1994 р. за номером заявки 94007723 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Колумбії для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

10) з пріоритетом від 28 лютого 1994 р. за номером заявки 7722 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Колумбії для широкого переліку товарів 29 класу МКТП, де на даний час знаходиться на стадії розгляду заявки;

11) з пріоритетом від 28 лютого 1994 р. за номером заявки 7726 торговельна марка "Мс" 07 жовтня 2009 р. була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 392235 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

12) з пріоритетом від 09 лютого 1996 р. за номером заявки 960367 торговельна марка "Мс" 16 січня 2002 р. була зареєстрована у Литві за номером реєстрації 44610 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

13) з пріоритетом від 20 січня 1998 р. за номером заявки 120866 торговельна марка "Мс" 12 серпня 1999 р. була зареєстрована у Коста Ріка за номером реєстрації 115201 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

14) з пріоритетом від 22 лютого 1999 р. за номером заявки 15153 торговельна марка "Мс" 22 лютого 1999 р. була зареєстрована у Танжері за номером реєстрації 15153 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

15) з пріоритетом від 31 березня 1999 р. за номером заявки 160 торговельна марка "Мс" 31 березня 1999 р. була зареєстрована у Мороко за номером реєстрації 69253 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

16) з пріоритетом від 29 липня 2004 р. за номером заявки Т торговельна марка "Мс" 31 жовтня 2007 р. була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 342330 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

17) з пріоритетом від 29 липня 2004 р. за номером заявки Т2004/073385 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Колумбії для широкого переліку товарів 29 класу МКТП, де на даний час знаходиться на стадії розгляду заявки;

18) з пріоритетом від 04 березня 2005 р. за номером заявки Т2005/020561 торговельна марка "Мс" 24 липня 2009 р. була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 385028 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

19) з пріоритетом від 17 квітня 2006 р. за номером заявки 623649 торговельна марка "Мс" 17 квітня 2006 р. була зареєстрована у Таїланді за номером реєстрації BOR34200 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

20) з пріоритетом від 17 квітня 2006 р. за номером заявки 623648 торговельна марка "Мс" 17 квітня 2006 р. була зареєстрована у Таїланді за номером реєстрації КOR263161 для широкого переліку товарів 32 класу МКТП;

21) з пріоритетом від 17 квітня 2006 р. за номерами заявок 623646 та 623647 на торговельну марку "Мс" подані дві заявки на її реєстрацію у Таїланді для широкого переліку товарів 29, 30 класів МКТП;

22) з пріоритетом від 19 квітня 2006 р. за номером заявки J23 торговельна марка "Мс" 05 листопада 2007 р. була зареєстрована у Індонезії за номером реєстрації IDM000144235 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

23) з пріоритетом від 19 квітня 2006 р. за номерами заявок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Індонезії для широкого переліку товарів 29 та 30 класів МКТП;

24) з пріоритетом від 03 січня 2008 р. за номером заявки 1694378 торговельна марка "Мс" 03 червня 2008 р. була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 1694378 для широкого переліку товарів 25 класу МКТП;

25) з пріоритетом від 03 червня 2008 р. за номером заявки 1694379 торговельна марка "Мс" 03 червня 2008 р. була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 1694379 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

26) з пріоритетом від 05 серпня 2011 р. за номером заявки 2186483 торговельна марка "Мс" 05 серпня 2011 р. була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 2186483 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

27) з пріоритетом від 05 серпня 2011 р. за номером заявки 2186484 торговельна марка "Мс" 05 серпня 2011 р. була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 1694379 для широкого переліку товарів 29 класу МКТП;

28) з пріоритетом від 09 вересня 2011 р. за номером заявки НОМЕР_3 торговельна марка "Мс" 09 вересня 2011 р. була зареєстрована у В'єтнамі за номером реєстрації 206875 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

29) з пріоритетом від 04 листопада 2011 р. за номером заявки 010392835 торговельна марка "Мс" 15 березня 2012 р. була зареєстрована у Європейському Союзі (Спільнота) за номером реєстрації 010392835 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

30) з пріоритетом від 16 березня 2012 р. за номером заявки 201202847 торговельна марка "Мс" 20 березня 2014 р. була зареєстрована у Норвегії за номером реєстрації 275092 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 43 класів МКТП;

31) з пріоритетом від 21 травня 2012 р. за номером заявки 12046328 торговельна марка "Мс" 21 травня 2012 р. була зареєстрована у Туреччині за номером реєстрації 2012 46328 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

32) з пріоритетом від 12 грудня 2012 р. за номером заявки 64802/2012 торговельна марка "Мс" 05 лютого 2013 р. була зареєстрована у Швейцарії за номером реєстрації 639435 для широкого переліку товарів 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

33) з пріоритетом від 04 листопада 2014 р. за номером заявки 192697 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Шрі Ланці для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

34) з пріоритетом від 04 серпня 2014 р. за номером заявки 177339 торговельна марка "Мс" 04 серпня 2014 р. була зареєстрована у Бангладеші за номером реєстрації 177339 для широкого переліку товарів 29 класу МКТП;

35) з пріоритетом від 06 серпня 2014 р. за номером заявки 177340 торговельна марка "Мс" 03 березня 2016 р. була зареєстрована у Бангладеші за номером реєстрації 177340 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

36) з пріоритетом від 06 серпня 2014 р. за номером заявки 177341 торговельна марка "Мс" 03 березня 2016 р. була зареєстрована у Бангладеші за номером реєстрації 177341 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

37) з пріоритетом від 26 лютого 2015 р. за номером заявки 56869 торговельна марка "Мс" 11 липня 2016 р. була зареєстрована у Непалі за номером реєстрації 41658 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

38) з пріоритетом від 14 січня 2015 р. за номером заявки 20150034 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Кубі для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

39) з пріоритетом від 05 червня 2015 р. за номером заявки 4018 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Непалі для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

40) з пріоритетом від 10 червня 2015 р. за номерами заявок 2982821, 2982820 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Непалі для широкого переліку товарів 29, 32 класів МКТП;

41) з пріоритетом від 10 червня 2015 р. за номером заявки 2982820 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Індії для широкого переліку товарів 29 класу МКТП.

На підставі аналізу вищенаведених доказів щодо здійснених реєстрацій знака "Мс" та серії знаків, основною складовою яких є знак "Мс", суд погоджується із висновком Апеляційної палати відносно того, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака "Мс" та знаків з використанням елементу "Мс" в Україні та за її межами. Суд також відзначає, що вищенаведені матеріали спростовують доводи позовної заяви позивача щодо відсутності у заявника окремої реєстрації знаку "Мс".

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про те, що під час прийняття оскаржуваного рішення відповідач правомірно, на підставі п. 3.2.3. Порядку, врахував чисельні реєстрації знаку "Мс" в Україні (як окремо, так і у складі серії (сім'ї) "Мс" знаків) та в багатьох інших країнах світу, що підтверджують повну відповідність знаку "Мс" відповідному четвертому фактору доброї відомості знаку (тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака) станом на заявлену дату 01.06.2009 р.

При дослідженні п'ятого фактору доброї відомості знаку (свідчення успішного відстоювання прав на знак) судом встановлено, що доводи позивача відносно відсутності доказів на доведення даного фактору доброї відомості знаку також повністю спростовуються наявними у справі наступними матеріалами, які підтверджують обставини того, що, починаючи, щонайменше, з 26 лютого 1980 р. (тобто, на близько 30 років раніше від дати 01.09.2009 р.) компанією "McDonald's" по всьому світові здійснювалось успішне відстоювання прав на знак "Мс" шляхом анулювання та визнання недійсними реєстрацій третіх осіб, які містили у своєму складі знак "Мс" та заборони використання даного знаку саме на підставі належності третій особі раніше набутих прав на добре відомий знак "Мс" та серію (сім'ю) торговельних марок зі спільним елементом "Мс":

1) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24 червня 2014 р. у справі МакДональдз Корпорейшен (Опонент) проти ОСОБА_12 (Заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "BioMcDiesel", яким було відмовлено у реєстрації знаку "BioMcDiesel", тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

2) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 14 листопада 2013 р. у справі МакДональдз Корпорейшен (Опонент) проти МакСвіт ЕлЕлСі (Заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "MСSWEET", яким було відмовлено у реєстрації знаку "MСSWEET", тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

3) рішенням Європейського суду від 05 липня 2016 р. у справі No. T-518/13 щодо спору між компанією третьої особи та сінгапурською компанією "Фьюче Ентерпрайсіз Птe Лтд" (Future Enterprises Рte Ltd) відносно відмови сінгапурській компанії у реєстрації торговельної марки Европейського Союзу "MACCOFFEE", поданої за заявкою від 13 жовтня 2008 р. для товарів 29, 30,32 класів МКТП, яким було відмовлено у реєстрації даного позначення, тобто, до складу якого входило схоже позначення "МАС" до добре відомого знаку "Мс", саме на підставі належності третій особі добре відомого знаку "Мс" та позначення "Мс(Мас)" та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс(Мас)";

4) рішенням Апеляційної Палати Європейського суду від 18 квітня 2018 р. у справі № R 972/2017-2 щодо відмови у реєстрації комбінованому позначенню з префіксом "Мс", "МСDREAMS" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності Третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

5) рішенням Апеляційної Палати Європейського суду від 21 березня 2018 р. у справі № R 620/2017-2 щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "МсSlim" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

6) рішенням Апеляційної Палати Європейського суду від 26 березня 2018 р. у справі № R 487/2017-2 щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "Мсlight" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

7) рішенням щодо заперечення № В 2 620 535 Палати з розгляду заперечень Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу від 26 вересня 2017 р. щодо відмови у реєстрації комбінованому позначенню з префіксом "Мс", "МcCHERRY" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

8) рішенням щодо заперечення № В 2 620 519 Палати з розгляду заперечень Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу від 11 жовтня 2017 р. щодо відмови у реєстрації комбінованому позначенню з префіксом "Мс", "МcВERRY" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

9) рішенням щодо заперечення № В 2 438 839 Палати з розгляду заперечень Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу від 15 вересня 2015 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "mckebab" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

10) рішенням щодо заперечення № 9156 Відомства з промислової та комерційної власності Марокко № 678/2017 від 27 серпня 2017 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації комбінованому позначенню з префіксом "Мс", "Mc.Aron" у якості торговельної марки на території Марокко, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

11) рішенням щодо заперечення № 9036 Відомства з промислової та комерційної власності Марокко № 1238/2018 від 13 грудня 2017 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "Mcdodo" у якості торговельної марки на території Марокко, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

12) рішенням щодо заперечення Відомства з патентів та торговельних марок Німеччини у справі № 30 2014 033 020.2/ 12 від 03 лютого 2016 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації комбінованому позначенню з префіксом "Мс", "Mc-Boot klenburger" у якості торговельної марки на території Німеччини, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності nретій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

13) рішенням щодо заперечення Відомства з патентів та торговельних марок Німеччини у справі № 30 2015 210 078.9/43 від 02 грудня 2016 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "McPension" у якості торговельної марки на території Німеччини, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

14) рішенням щодо заперечення Відомства з патентів та торговельних марок Німеччини у справі № 30 2013 042 766.1/32 від 28 листопада 2016 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "McBeer" у якості торговельної марки на території Німеччини, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

15) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 3568092/Х від 19 січня 2016 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MC CHOLLO CAFETERIA HAMBURGUESERIA AREPERA" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

16) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 2598958/8 від 26 квітня 2005 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MCPINCHO" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

17) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 2598960/X від 26 квітня 2005 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MCTAPA" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

18) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 2602678/3 від 16 травня 2005 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MCPAELLA" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

19) рішенням окружного суду Північного округу Нью Йорку Сполучених Штатів у справі № 90-CV-960 FJS n1 від 26 лютого 1993 р. щодо заборони використання третій особі торговельної марки з префіксом "Мс", "McDental" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

20) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 91118911 від 12 грудня 2003 р. щодо відмови у реєстрації торговельної марки з префіксом "Мс", "MCDATE" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

21) рішенням окружного суду Центрального округу Каліфорнії Сполучених Штатів у справі № 80-00455LTL(Mx) від 26 лютого 1980 р. щодо заборони використання третій особі торговельної марки з префіксом "Мс", "EGG McJULIE" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

22) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 84,473 від 28 жовтня 1992 р. щодо відмови у реєстрації торговельної марки з префіксом "Мс", "MCBABIES INC." у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

23) рішенням окружного суду Південного округу Нью Йорку Сполучених Штатів у справі № 85 Civ. 7868 (JMW) від 10 грудня 1986 р. щодо заборони використання третій особі торговельної марки з префіксом "Мс", "McBAGEL'S" та будь-якого іншого позначення, яке містить елемент "Мс" у будь-якій комбінації із назвою продукту харчування, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

24) рішенням окружного суду Східного округу Нью Йорку Сполучених Штатів у справі № 00 CV 7359 від 04 січня 2001 р. щодо заборони використання іншій особі торговельної марки "Мс" та будь-яких інших позначень, які містять у своєму складі елемент "Мс", у будь-яких рекламних матеріалах, діловій документації, бланках, візитівках, меню тощо на території Сполучених Штатів, тобто, саме на підставі належності третій особі добре відомої торговельної марки "Мс";

25) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 86,708 від 23 травня 1995 р. щодо відмови у реєстрації комбінованої торговельної марки з префіксом "Мс", "MC CLAIM" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

26) рішенням Апеляційного суду Федерального округу Сполучених Штатів у справі № 90-1394 від 17 травня 1991 р. щодо відмов у реєстраціях словесних торговельних марок з префіксом "Мс", "McPRETZEL", "McDUGAL McPRETZEL" у якості торговельних марок на території Сполучених Штатів, тобто, до складу яких входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

27) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 100,619 від 24 листопада 1998 р. щодо відмови у реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "McGREET" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

28) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 74,168 від 25 вересня 1989 р. щодо відмови у реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "MCTEDDY" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

29) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 82,999 від 23 серпня 1995 р. щодо відмови у реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "McStore" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

30) рішенням Окружного суду Сполучених Штатів у справі № PN-87-2606 від 16 вересня 1988 р. щодо заборони використання іншій особі словесної торговельної марки "МсSleep" у своїй діяльності на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

31) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Франції у справі № 15-1785/MLE від 15 жовтня 2015 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MC DUCK by Anthony Barcelona" у якості торговельної марки на території Франції, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

32) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Франції у справі № 15-1770/MLE від 15 жовтня 2015 р. щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MC DUCK" у якості торговельної марки на території Франції, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

33) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Швейцарії у справі № 6975/6976 від 13 вересня 2004 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MC CHINA" у якості торговельної марки на території Швейцарії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

34) рішенням Апеляційного патентного суду Швеції у справі № 97-707 від 08 жовтня 1999 р. щодо визнання недійсною реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "Mc Ostrich" на території Швеції, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

35) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Австралії від 28 травня 2004 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MсBaby" у якості торговельної марки на території Австралії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

36) рішенням Федерального патентного суду Німеччини у справі № 28 W(pat) 111/03 від 07 липня 2004 р. щодо визнання недійсною реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "MС Doner Kebab" на території Німеччини, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

37) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Австралії від 11 квітня 2016 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MсKosher" у якості торговельної марки на території Австралії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

38) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Сполученого Королівства Великобританії від 16 серпня 1996 р. щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MсIndians" у якості торговельної марки на території Сполученого Королівства Великобританії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

39) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у адміністративній справі щодо апеляції № 04309/04 від 17 серпня 2004 р. щодо задоволення апеляції та відмови у реєстрації позначенню з префіксом "Мс", "McWILLY" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс".

Крім того, судом встановлено, що належними доказами підтверджується успішне відстоювання прав на знак "Мс" саме в Україні на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15.03.2004 р. у справі № 21/609 та щодо врегулювання відповідних порушень прав, визнання недійсними, добровільних відмов та припинення використання іншими особами в Україні багатьох інших позначень, що містили у своєму складі добре відомий знак "Мс" або схожі із ним позначення, на підставі відповідних звернень та позовів третьої особи, включаючи такі спірні позначення, які включали до свого складу знак "Мс" як: "McDAFI's", "МакСмак", "McBurger", "МакBeer", "McApple Cider", "McEnergy", "Дует Мак-Джем", "МакСир", "McSandwich", "Мак-Сєндвіч", "McSanches", "СМакДрайв", "Макконтні" тощо. А отже, доводи позивача щодо недоведення такого фактору доброї відомості знаку "Мс" як свідчення успішного відстоювання прав на даний знак повністю спростовуються вищенаведеними матеріалами справи і, відповідно, підлягають відхиленню судом за безпідставністю. Відповідно, у оскаржуваному рішенні апеляційною палатою було вірно встановлено обставини відповідності знаку "Мс" такому фактору доброї відомості даного знаку як "свідчення успішного відстоювання прав на знак" та правильно розглянуто та враховано даний фактор доброї відомості знаку.

При дослідженні шостого фактору доброї відомості знаку (цінність, що асоціюється зі знаком) суд погоджується з доводами третьої особи про те, що цінність, яка асоціюється зі знаком "Мс", полягає у цінності всієї компанії та ресторанів громадського харчування "МсDonald's", основою яких виступає даний знак. Як вбачається з результатів опитування споживачів щодо знаку "Мс", переважна більшість опитуваних називає ресторани "МсDonald's" саме як "Мс" (Мак), тобто, знак "Мс" уособлює цінність ресторанів "McDonald's". Суд відзначає, що відповідно до Звітів з оцінок Кращих Світових Брендів, зроблених компанією "Іnterbrand" протягом 2000-2009 років та за 2016 рік знак "МсDonald's", основою якого виступає саме знак "Мс", був оцінений: у 2000 році в розмірі 39 809 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2001 році - 25 289 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2002 році - 26 375 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2003 році - 24 699 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2004 році - 25001 000 000 доларів США та зайняв 7 місце; у 2005 році - 26 014 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2006 році - 27 501 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2007 році - 29 398 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2008 році - 31 049 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2009 році - 32 275 000 000 доларів США та зайняв 6 місце; у 2016 році - 39 381 000 000 доларів США та зайняв 12 місце. З огляду на зазначене, розмір економічної цінності знаків заявника, основою і невід'ємною складовою частиною яких є саме знак "Мс", постійно збільшувався, що свідчить про високу економічну цінність даного знака у світовому масштабі.

Також, суд вважає за доцільне зауважити, що цінність знака, довіра споживачів і фахівців підтверджена численними нагородами на міжнародних та національних конкурсах та високою позицією в рейтингах за виготовлення якісної продукції під знаками серії "Мс". Так, у розділі "Нагороди минулих років", розміщеному в мережі Інтернет на сайті заявника у домені .uа наведені, зокрема такі відомості: у 2004 та 2005 роках локальну компанію заявника було визнано переможцем Київського міського конкурсу на звання "Кращий роботодавець року"; у лютому 2006 року Державна податкова адміністрація України визначила сумлінних платників податків. Компанія заявника в Україні увійшла до їх числа. Протягом періоду з 1998 по 2008 рік нею було сплачено податків та зборів на загальну суму 590 540 845,92 грн.; у 2006 році Київський міський голова нагородив компанію "МакДональдз Юкрейн Лтд." відзнакою за значний внесок у наповнення місцевого бюджету м. Києва.

Також, відповідно до звіту про експертну оцінку цінності, яка асоціюється зі знаками "McDonald's", основою яких виступає саме знак "Мс", підготовленого консалтинговим підприємством "УВЕКОН", за результатами проведених розрахунків, а також з урахуванням наведених у звіті факторів стійкості, постійного розвитку, активної і грамотної роботи на ринку, цінність, яка асоціюється зі знаками "МсDonald's" станом на дату оцінки (30 листопада 2003 року, тобто, задовго до заявленої дати доброї відомості знаку "Мс") визначена у ціновій категорії 20-25 млн. доларів США.

Крім того, у відповідності до Висновку комісійної експертизи КНІСЕ під час встановлення даного фактору доброї відомості знаку "Мс" судовими експертами було встановлено та взято до уваги наступне: "У відповідності до наданих матеріалів, а саме, відповідно до довідки ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд" за вих. № 1745/03-NPA від 06 грудня 2016 р. за роки діяльності локальної компанії Заявника на ринку України (1998-2016 р.р.) останнім було отримано прибутку у розмірі 2 295 099 999, 06 грн. (два мільярди двісті дев'яносто п'ять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 06 копійок). За інформацією, яка міститься у наданих на дослідження матеріалах справи, "протягом періоду часу з 1998 р. по 2008 р., що передує даті, на яку заявник просив Апеляційну палату визнати належну йому торговельну марку добре відомою (01 червня 2009 р.), ним було сплачено податків та зборів від здійснення своєї діяльності на загальну суму 590 540 845,92 грн.

Таким чином, суд вважає підтвердженим належними доказами відповідність торговельної марки "Мс" фактору цінності, що асоціюється із нею.

Суд також відзначає, що викладені у оскаржуваному рішенні висновки Апеляційної палати щодо відповідності знаку "Мс" усім встановленим п. 2 ст. 25 Закону факторам доброї відомості знаку повністю підтверджуються Висновком комісійної експертизи КНІСЕ, згідно якого судові експерти дійшли того ж самого висновку про те, що в матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01 червня 2009 р. для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" знак для товарів і послуг "Мс" вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA).

Судом відхиляються як безпідставні та необґрунтовані також викладені у письмових поясненнях щодо Висновку комісійної експертизи КНІСЕ доводи позивача, який просить визнати даний висновок неналежним та недопустимим доказом при оцінці наявних доказів. Суд зазначає, що у даних доводах позивачем не беруться до уваги положення статей 76, 77, 86 ГПК України щодо належності, допустимості та оцінки доказів, а також положення статей 98, 101 ГПК України щодо вимог до висновку експерта.

Згідно зі ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно з ч. 2 ст. 98 ГПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. При цьому, згідно пункту 3.5. постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 23 березня 2012 р. № 5 з'ясування факторів доброї відомості щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань у сфері інтелектальної власності. Таким чином, виходячи з того, що при оскарженні рішення позивач категорично заперечує відповідність торговельної марки "Мс" будь-яким факторам доброї відомості знаку, з'ясування наявності або відсутності даних факторів потребує застосування спеціальних знань у сфері інтелектуалдьної власності, а Висновок комісійної експертизи КНІСЕ отримано у встановленому ст. ст. 98, 101 ГПК України порядку, даний висновок визнається судом допустимим доказом у справі.

Суд відхиляє також доводи позивача про те, що "незрозумілим є те, яким чином експерти дійшли висновків про те, що знак "Мс" використовується як складова частина комерційного (фірмового) найменування компанії-заявника в Україні, у назві ресторанів, у рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших PR заходів", а також про те, що "продукція, маркована знаком "Мс", виробляється та реалізується в Україні в значних обсягах, а послуги ресторанів "McDonald's" приносять компанії значні прибутки", що "позначення "Мс" активно використовується власником в усьому світі, в тому числі, і на території України", що "просування торговельної марки "Мс" в Україні підтверджується витратами ПП "МакДональдз Юкрейн Лтд" на рекламу… Фактор просування торговельної марки підтверджується великою кількістю публікацій щодо ресторанів "McDonald's", оскільки відповіді на вказані питання наведені у дослідницькій частині Висновку комісійної експертизи КНІСЕ та пояснені судовими експертами у судовому засіданні 13.03.2019 р.

Суд дійшов висновку про безпідставність і невідповідність матеріалам справи також заперечення позивача проти наданої експертами відповіді питання щодо наявності у знаку "Мс" розрізняльної здатності.

Суд також вважає безпідставними доводи позивача щодо невикористання знаку "Мс", оскільки вони спростовуються матеріалами справи, в тому числі, Висновком комісійної експертизи КНІСЕ.

Суд також вважає недоведеними твердження позивача про те, що добре відомий знак "Мс" порушує його права на знаки "McCorn", "MacCorn", які оскаржуються у іншій справі № 910/11487/18, і перешкоджає позивачу застосовувати знак "Мс" у власних знаках.

Суд відзначає, що згідно Висновку комісійної експертизи КНІСЕ щодо вказаних торговельних марок встановлено наступне:

- торговельна марка "McCorn" за свідоцтвом України № 130111 від 11 жовтня 2010 р. є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомим знаком "Мс", що належить МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер;

- торговельна марка "MаcCorn" за свідоцтвом України № 130112 від 11 жовтня 2010 р. є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомим знаком "Мс", що належить МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер;

- торговельні марки "McCorn" та "MаcCorn" за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11 жовтня 2010 р. можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, а саме, компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер.

Таким чином, матеріалами справи спростовуються доводи позивача про порушення його прав шляхом визнання добре відомим знака "Мс", що належить МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер.

Посилання позивача на те, що знак "Мс" не може використовуватись у складі інших знаків третьої особи, комерційного (фірмового) найменування, інших позначень, також спростовуються наведеним у Висновку експерта у галузі права НДІІВ АПУ нормативно-правовим обґрунтуванням, згідно якого встановлено наступне:

1. Так, вважається використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг, у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та під час розгляду визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" факторів доброї відомості знаку використання цього знаку як елементу іншого зареєстрованого знаку для товарів і послуг;

2. Так, є правові підстави застосувати до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Суду Справедливості від 18 квітня 2013 року у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co, згідно якого: "зареєстрована торговельна марка може набувати розрізняльної здатності як результат використання іншої комбінованої торговельної марки, частиною якої є перша торговельна марка; або коли така торговельна марка використовується виключно у поєднанні із іншою торговельною маркою, а обидві торговельні марки до того ж зареєстровані як окрема торговельна марка";

3. Так, є правові підстави застосувати до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Європейського Суду справедливості від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно якого: "розрізняльна здатність торговельної марки, визначена частиною третьою статті 3 Директиви, може набуватися шляхом використання такої торговельної марки як частини іншої зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із такою зареєстрованою торговельною маркою";

4. Чинним законодавством України, в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не встановлені жодні обмеження на використання одного зареєстрованого знаку або знаку, визнаного добре відомим в Україні, у складі іншого (інших) зареєстрованих знаків чи комерційного (фірмового) найменування, доменних імен, веб-сайтів, інших позначень, що використовуються суб'єктом господарської діяльності;

5. Один зареєстрований знак або знак, визнаний добре відомим в Україні, у результаті його використання у складі іншого (інших) зареєстрованих знаків, комерційного (фірмового) найменування, веб-сайтів, доменних імен, інших позначень, що використовуються у діяльності суб'єкта господарської діяльності, може набути високої розрізняльної здатності щодо даного суб'єкта;

6. МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (CША) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA), що є власником свідоцтва України № 144001 від 12 вересня 2011 р. на знак для товарів і послуг "Мс", який також було визнано добре відомим знаком в Україні станом на 01 червня 2009 р. для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос", має право використовувати знак "Мс" у інших належних даній компанії знаках для товарів і послуг, комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуванні товарів і послуг, рекламних та інших матеріалах та позначеннях, які використовуються у господарській діяльності ресторанів "McDonald's".

Окрім того, доводи позивача про те, що знак "Мс" не може використовуватись у складі інших знаків третьої особи, комерційного (фірмового) найменування, інших позначень, також спростовуються наявним у справі Листом-відповіддю Мінекономрозвитку, згідно якого:

1. Використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" може вважатися використання цього знаку як елементу іншого зареєстрованого знаку для товарів і послуг;

2. Законодавством не встановлено жодних обмежень щодо використання власником відповідного свідоцтва на знак чи особою, знак якої визнано в установленому законом порядку добре відомим, цього знака у складі іншого (інших) знаків, комерційних (фірмових) найменувань, доменних імен, веб-сайтів, інших позначень, що які належать цій особі;

3. Відповідно до інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 18.11.2014 р. за N 1601/11/10/14-14 "Враховуючи європейський напрямок розвитку України та мету прийняття Закону України від 18 березня 2004 року N 1629-IV "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", а також початок дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, правові позиції, сформульовані у рішеннях Європейського суду справедливості, можуть враховуватися адміністративними судами як аргументація, міркування стосовно гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з усталеними стандартами правової системи Європейського Союзу". В цьому зв'язку, Мінекономрозвитку постійно вивчає практику Європейського суду справедливості та підходи, що застосовуються при розгляді справ щодо торговельних марок, зокрема, й ознайомлено з рішенням цього суду від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно з яким один зареєстрований знак може використовуватись у складі інших зареєстрованих знаків та набути у зв'язку із цим розрізняльну здатність.

Суд також зазначає, що у Висновку з опитування споживачів містяться такі результати опитування:

1) 98,6% опитаних вказали, що знак їм відомий. При цьому, жоден з респондентів не відповів, що йому не відомий даний знак.

2) 92% респондентів вказали, що знак використовується для сандвічей, бюргерів, чизбургерів, 39,8% - що також для безалкогольних напоїв, 28% - що також для кави, чаю, 24,9% - що також для десертів, 18,3% - що також для харчових продуктів, виготовлених з м'яса, свинини, риби, свійської птиці, 11,2% - що також для послуг щодо розваг, 11% - що також для молочних продуктів, 10,3% - що також для послуг ресторанів, в тому числі, що працюють за формою "франчайзинг", 7,9% - що також для борошняних кондитерських виробів, 4,4% - що також для послуг щодо керування справами ресторанів та інших підприємств харчування і пунктів обслуговування.

3) Більшість респондентів (96,5%) вказали, що власником знаку є американська компанія "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд." (McDonald's International Property Company Limited).

4) 38,4% опитаних споживачів вказали, що знак їм відомий давно, раніше ніж 01 січня 2009 року, ще 28,9% вказали, що знають знак щонайменше з 01 січня 2009 року, 22,5% - щонайменше з 01 січня 2006 року, 10,1% - щонайменше з 01 січня 2012 року.

5) Переважна більшість опитаних респондентів (96,4%) вказали, що побачили знак у ресторанах "McDonald's" на відповідній продукції, рекламних банерах (плакатах, табличках) давно, раніше ніж 01 січня 2009 р.

6) 96,2% опитаних споживачів відповіли, що джерелом інформації про знак є ресторани "McDonald's".

7) 96,4% респондентів вказали, що знак вказує на продукти громадського харчування вироблені та послуги ресторанів надані ресторанами "McDonald's".

8) Більшість опитаних споживачів (95,3%) вказали, що лідером у сфері ресторанів швидкого харчування є саме "McDonald's".

9) Найчастіше споживачі у повсякденному житті називають ресторани "McDonald's" саме як "Мс" (Мак) - 35,5%.

10) На думку переважної більшості опитаних споживачів (98,2 %), виробником продуктів харчування та надавачем послуг громадського харчування наступних продуктів: Біг Мак, МакМафін, МакТост, МакФлурі, МакСанді, МакШейк, МакПиріг, Камамбер МакТост, МакЧікен, Чікен МакНагетс, Фреш МакМафін, Чікен Фреш МакМафін, Біг Мак Меню, Чікен МакНагетс Меню, МакЧікен Меню є саме "McDonald's".

Суд також відхиляє як безпідставні наведені у позовній заяві посилання позивача на 19 різних знаків інших осіб з елементами "Мак" "Мас", "МАК/МАС", "МС", "Мс", "mас", які не мають відношення до рішення, оскільки згідно вимог ст. 25 Закону та Порядку не передбачено врахування під час розгляду апеляційною палатою заяви третьої особи про визнання знаку "Мс" добре відомим будь-які реєстрації знаків третіх осіб і самі по собі вони не заперечують його добру відомість. Натомість, апеляційна палата має встановити виключно відповідність знаку "Мс" відповідним факторам доброї відомості знаку.

У відповідності до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, під час розгляду заяви третьої особи про визнання знаку "Мс" добре відомим, Апеляційна палата зобов'язана діяти виключно на підставі Закону, Порядку та Регламенту, жодною нормою яких не передбачено врахування будь-яких знаків третіх осіб під час розгляду заяви третьої особи про визнання знаку "Мс" добре відомим.

Натомість, згідно приписів п. 2 ст. 25 Закону, п. 3.2.3. Порядку, під час розгляду заяви про визнання знаку "Мс" добре відомим мають розглядатися виключно фактори доброї відомості знаку, які не стосуються і до яких не віднесено будь-які знаки інших осіб. Таким чином, доводи позивача щодо 19 знаків інших осіб суд визнає безпідставними.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вище викладене, суд вважає позовні вимоги необґрунтованими, непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та спростованими належним чином і у встановленому законом порядку відповідачем та третьою особою, а відтак такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Відмовити повністю у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. про визнання недійсним рішення Апеляційної палати.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складається протягом 10 днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини.

Повний текст рішення складено 26.03.2019 р.

Суддя Н.І.Зеленіна