УХВАЛА

про призначення експертизи

м. Київ

26.03.2019Справа № 910/11742/18

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко Г. П.,

за участю секретаря - Коваленко О. В.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали господарської справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" (65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144)

До 1. Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" (61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7)

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2)

Про визнання недійсним патентів № 75499, № 75500, № 75501 та № 80378, зобов'язання вчинити дії

Представники сторін:

від позивача: Семенов В. І. (ордер № 400901);

від відповідача-1: Краюшкін В. М. (довіреність № 19юр від 17.01.2018);

від відповідача-2: не прибув;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про зобов'язання вчинити дії.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач просить:

- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель № 75499 "Трижильний кабель", виданий Державною службою інтелектуальної власності України 10.12.2012;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель №75499 "Трижильний кабель";

- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель № 75500 "Броньований кабель", виданий Державною службою інтелектуальної власності України 10.12.2012;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним Патенту України на корисну модель № 75500 "Броньований кабель";

- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель № 75501 "Силовий кабель", виданий Державною службою інтелектуальної власності України 10.12.2012;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 75501 "Силовий кабель";

- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель № 80378 "Екранований кабель", виданий Державною службою інтелектуальної власності України 27.05.2013;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 80378 "Екранований кабель".

Також позивач просить покласти на відповідача витрати по сплаті судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2018 залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" без руху, встановлено позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви десять днів з дня вручення цієї ухвали шляхом: подання до суду письмової заяви з зазначенням електронної адреси та адреси електронної пошти позивача та відповідачів; подання до суду оригіналу довіреності № б/н від 01.01.2018.

17.09.2018 від позивача до суду надійшла заява про усунення недоліків, якою останній усунув недоліки, встановлені даною ухвалою суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи № 910/11742/18 здійснювати у порядку загального позовного провадження та підготовче засідання у справі № 910/11742/18 призначено на 30.10.2018.

03.10.2018 від Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" надійшов відзив на позов.

30.10.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" надійшла відповідь на відзив.

У судовому засіданні 30.10.2018 оголошено перерву до 20.11.2018.

19.11.2018 від позивача надійшла заява про відвід експерта, вирішення якої було відкладено судом до наступного судового засідання.

20.11.2018 від відповідача-1 надійшли документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, оголошено перерву в підготовчому судовому засіданні на 29.11.2018.

26.11.2018 від Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" (відповідача-1) до суду надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника відповідача-1, в зв`язку з неможливістю прибути в судове засідання.

28.11.2018 від позивача надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 29.11.2018 відкладено підготовче засідання у справі на 18.12.2018.

18.12.2018 від позивача надійшла заява про відвід експерта (уточнена), в якій позивач заявляє відвід судовим експертам Науково - дослідницького інституту інтелектуальної власності НАПН України Дорошенку О. Ф. та Петренку С. А., які склали висновок експертизи № 1228 від 12.11.2018 року, долучений до матеріалів справи відповідачем -1 та просить суд не враховувати висновок експертів Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України Дорошенка О. Ф. та Петренка С. А. № 1228 як належний доказ в даній справі, в зв'язку з численними порушеннями нормативно - правових актів, допущеними експертами при складенні даного висновку.

18.12.2018 через відділ канцелярії господарського суду від позивача у справі надійшли заперечення на висновок експертів № 1228.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2018 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" про відвід судового експерта О. Дорошенко та С. Петренко залишено без задоволення, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" про призначення судової експертизи у справі (подане в судовому засіданні 18.12.2018) задоволено, призначено у справі № 910/11742/18 за клопотанням позивача судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення експертизи поставлено певні питання та зупинено провадження у справі до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

20.12.2019 від позивача надійшли заяви про залишення позову без розгляду, про відмову від клопотання про призначення судової експертизи у справі.

21.01.2019 супровідним листом матеріали даної справи направлено до експертної установи для проведення призначеної у справі експертизи.

14.02.2019 на адресу суду повернулися матеріали справи № 910/11742/18 з експертної установи разом з листом заступника директора інституту, в якому останній зазначив про те, що оскільки питання, зазначені в ухвалі суду, відносяться до досліджень, пов'язаних х винаходами та корисними моделями, а у штаті КНДІСЕ відсутні фахівці, що мають кваліфікацію "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями", ухвала залишена без виконання.

18.02.2019 Суд поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання у справі на 26.03.2019.

21.03.2019 через відділ канцелярії господарського суду від відповідача надійшла заява, в якій відповідач -1 просив Суд у зв'язку з поданням заяви позивачем про залишення позову без розгляду, стягнути з позивача судові витрати в сумі 84 000, 00 грн за оплату комісійної судової експертизи з інтелектуальної власності, проведеної судовими експертами Дорошенко О. Ф. та Петренко С. А. на замовлення відповідача - 1.

В судове засідання 26.03.2019 відповідач - 2 не прибув, про причини неявки Суд не повідомив, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи.

Позивач та відповідач - 1 в судове засідання 26.03.2019 прибули. Позивач в судовому засіданні підтримав своє клопотання про призначення експертизи (подане в судовому засіданні 18.12.2018), в якому просив суд призначити у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Також позивач в судовому засіданні подав письмову заяву про залишення без розгляду подані ним клопотання про залишення без розгляду позову та клопотання про призначення експертизи.

На підставі письмової заяви позивача, Суд залишив без розгляду подані ним клопотання про залишення позову без розгляду та про залишення без розгляду клопотання про призначення експертизи.

Заслухавши думку сторін щодо клопотання позивача про призначення експертизи та розглянувши таке клопотання, суд дійшов висновку про призначення у справі комісійної експертизи, з огляду на нижчевикладене.

Клопотання позивача обґрунтоване тим, що для вирішення питання про відповідність оскаржуваних корисних моделей умовам патентоздатності, необхідні спеціальні знання, а надані сторонами висновки експертів суперечать один одному. Враховуючи вказане позивач просить суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26). На вирішення судовому експерту позивач пропонує поставити такі питання:

- Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що корисна модель за патентом України № 75499 "Трижильний кабель" не відповідає умові патентоздатності "новизна", тобто була частиною рівня техніки на дату подачі відповідної заявки?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 75499 "Трижильний кабель" умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів справи?

- Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що корисна модель за патентом України № 75500 "Броньований кабель" не відповідає умові патентоздатності "новизна", тобто була частиною рівня техніки на дату подачі відповідної заявки?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 75500 "Броньований кабель" умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів справи?

- Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що корисна модель за патентом України № 75501 "Силовий кабель" не відповідає умові патентоздатності "новизна", тобто була частиною рівня техніки на дату подачі відповідної заявки?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 75501 "Силовий кабель" умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів справи?

- Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що корисна модель за патентом України № 80378 "Екранований кабель" не відповідає умові патентоздатності "новизна", тобто була частиною рівня техніки на дату подачі відповідної заявки?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 80378 "Екранований кабель" умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів справи?

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно зі ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідачів про визнання патентів на корисну модель України № 75499 "Трижильний кабель" від 10.12.2012, № 75500 "Броньований кабель" від 10.12.2012, № 75501 від 10.12.2012, № 80378 від 27.05.2013 недійсним повністю, з тих підстав що відповідні корисні моделі не відповідають умовам патентоздатності корисної моделі.

Для з'ясування обставин відповідності спірних корисних моделей умовам патентоздатності необхідні спеціальні знання, у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

В матеріалах справи № 910/11742/18 наявні два висновки експертів, а саме № 3622 від 16.08.2018 та № 1228 від 12.11.2018, які містять суперечливі висновки щодо відповідності умовам патентоздатності оскаржуваних патентів, а отже наявні висновки експертів, надані сторонами, викликають у суду обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, оскільки такі висновки суперечать один одному.

Як зазначається в п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

За вказаних обставин, наявні підстави для призначення у справі судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності для усунення розбіжностей у висновках експертизи. Отже, клопотання позивача про призначення судової експертизи підлягає задоволенню, крім того експертиза може бути призначена судом і за власною ініціативою, з урахуванням клопотання позивача, оскільки в матеріалах справи містяться суперечливі висновки.

При цьому, суд зазначає, що позивач пропонує призначити експертизу Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, а відповідач-1 надіслав клопотання до суду про призначення експертизи експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу (клопотання зареєстровано судом 26.12.2018). Отже між сторонами існують суперечності щодо експертної установи та експертів, яким належить призначити судову експертизу.

З метою усунення зазначених суперечностей між сторонами Суд ухвалою від 18.12.2018 доручав проведення експертизи у справі експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, проте ухвала від 18.12.2018 була залишена без виконання, оскільки питання ухвали відносяться до досліджень, пов'язаних з винаходами та корисними моделями, а у штаті КНДІСЕ фахівці, що мають кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями».

Відповідно до ст. 105 Господарського процесуального кодексу України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

З метою усунення суперечностей між сторонами щодо експертної установи та експертів, яким належить призначити судову експертизу, Суд дійшов висновку про призначення у справі комісійної експертизи об'єктів права інтелектуальної власності проведення якої доручити експертам у сфері інтелектуальної власності Андрєєвій Альоні Вікторівні, яка не є фахівцем державної спеціалізованої установи (свідоцтво підтвердження кваліфікації судового експерта № 1910) та Петренко Сергію Анатолійовичу фахівцю Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (свідоцтво підтвердження кваліфікації судового експерта № 1231).

Суд звертає увагу сторін, що остаточний перелік питань та експертна установа (експерт) визначається судом відповідно до роз'яснень постанови Пленуми Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 №4.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

На підставі вищезазначеного, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, розумності строків розгляду справи Судом, для всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення у справі комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручається експертам у сфері інтелектуальної власності Андрєєвій Альоні Вікторівні, яка не є фахівцем державної спеціалізованої установи (свідоцтво підтвердження кваліфікації судового експерта № 1910) та Петренко Сергію Анатолійовичу, фахівцю Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (свідоцтво підтвердження кваліфікації судового експерта № 1231) для усунення сумнівів сторін щодо об`єктивності проведення експертного дослідження (тобто експертна установа (експерт) визначається Судом на власний розсуд).

При визначенні експертної установи (експертів) Судом було враховано принцип рівності сторін, і їх змагальності, не надання переваги жодній з запропонованих сторонами експертних установ, експерти, яким доручається проведення комісійної судової експертизи, є фахівцями у сфері інтелектуальної власності та мають відповідну атестацію, що підтверджується інформацією, яка міститься в Реєстрі атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, знаходяться у зоні територіального обслуговування Господарського суду міста Києва, що буде сприяти вирішенню справи в межах розумного строку, а також Судом враховано інші критерії, встановлені у пункті 8 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 за № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи".

Відповідно до частини 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

За таких обставин, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одесакабель" (65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 30332681) як ініціатора позову.

У зв'язку з призначенням судом комісійної судової експертизи, провадження у справі №910/11742/18, на підставі статті 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 35, 39, 99, 100, 105, 125, 182, 185, 228, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" про призначення судової експертизи у справі задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/11742/18 за клопотанням позивача комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам у сфері інтелектуальної власності Андрєєвій Альоні Вікторівні, яка не є фахівцем державної спеціалізованої установи (свідоцтво підтвердження кваліфікації судового експерта № 1910) та Петренко Сергію Анатолійовичу фахівцю Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (свідоцтво підтвердження кваліфікації судового експерта № 1231) (адреси АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 відповідно).

3. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- встановити причини розбіжностей у висновках експертного дослідження № 12128 від 12.11.2018 та експертного дослідження № 3622 від 16.08.2018 року та чи узгоджується дослідницька частина вказаних висновків з їх підсумковим висновками (щодо кожного дослідження окремо)?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 75499 "Трижильний кабель" умовам патентоздатності "промислова придатність" та "новизна"?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 75500 "Броньований кабель" умовам патентоздатності "промислова придатність" та "новизна"?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 75501 "Силовий кабель" умовам патентоздатності "промислова придатність" та "новизна"?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 80378 "Екранований кабель" умовам патентоздатності "промислова придатність" та "новизна"?

4. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" (65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 30332681). Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

6. Зобов'язати сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об'єкта експертизи, надавати на вимогу експертів додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

7. Провадження у справі № 910/11742/18 зупинити до надання висновків комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

8. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

9. Зобов'язати експертів після проведення дослідження та підготовки письмового висновку (висновків) направити належним чином засвідчені копії висновку (висновків) сторонам у справі.

10. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 28.03.2019.

Суддя Г.П. Бондаренко