ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2019 р. Справа№ 911/513/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Отрюха Б.В.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання: Берегової Н.М.;

за участю представників сторін:

Товариство "Рібок Інтернешнл Лімітед" Кравчук А.Б. довіреність № б/н від 18.02.19

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Грета Група"

на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017

у справі №911/513/17 (головуючий суддя Мальована Л.Я., судді: Подоляк Ю.В., Христенко О.О.)

за позовом Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітед"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Грета Група"

третя особа Київської митниці ДФС

про захист права інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 30.08.2017 року у справі № 911/513/17 позов задоволено повністю. Визнано імпортовані ТОВ "Грета Група" товари "Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів (INROUTE) - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437 - 1000 пар, торговельна марка - "Fashion", фірма-виробник: "ВFТ WORLDWIDE LIMITED" (Китай)", поданих до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, марковані позначенням, схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року, настільки, що їх можна сплутати, контрафактними.

Заборонено ТОВ "Грета Група" здійснювати імпорт (ввезення) в Україну товарів "Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів (INROUTE) - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437 - 1000 пар, торговельна марка - „Fashion", фірма-виробник: „ВFТ WORLDWIDE LIMITED" (Китай)", поданих до митного оформлення згідно митної декларації №125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, марковані позначенням, схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №7372 від 25.12.1996 року, настільки, що їх можна сплутати.

Заборонено ТОВ "Грета Група" використовувати позначення, схоже з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №7372 від 25.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні його на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Вирішено вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактну продукцію „Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів (INROUTE) - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437 - 1000 пар, торговельна марка - „Fashion", фірма-виробник: „ВFТ WORLDWIDE LIMITED" (Китай)", поданих до митного оформлення згідно митної декларації №125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, марковані позначенням, схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №7372 від 25.12.1996 року, настільки, що їх можна сплутати.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 22.02.2017 заяву Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітед" про вжиття запобіжних заходів задоволено. Накладено арешт на товар поданий до митного оформлення за митною декларацією від 27.01.2017 за ВМД № 125130013/2017/401048 в митному режимі "імпорт" товару "Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437, GТ-11435 - 5000 шт. Виробник BFT WORLDWIDE LIMITED. Країна виробництва - Китай, які 27.01.2017 р. заявлені до митного контролю та митного оформлення у режимі "імпорт" ТОВ "ГРЕТА ГРУПА" (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84)", який знаходяться на митному оформленні у Київської митниці ДФС України (код: 39470947, адреса: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль") до розгляду справи по суті. Витребувано у Київської митниці ДФС України зразки кожного найменування та артикулу товару "Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437, GТ-11435 - 5000 шт. Виробник BFT WORLDWIDE LIMITED. Країна виробництва - Китай, які 27.01.2017 р. заявлені до митного контролю та митного оформлення у режимі "імпорт" ТОВ "ГРЕТА ГРУПА" (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84)", який знаходяться на митному оформленні у Київської митниці ДФС України (код: 39470947, адреса: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль") до розгляду справи по суті. Заборонено Київській митниці ДФС (, Київська області, місто Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль") здійснювати митне оформлення товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 27.01.2017 р. за ВМД № 125130013/2017/401048 в митному режимі "імпорт" товару: "Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437, GТ-11435 - 5000 шт. Виробник - BFT WORLDWIDE LIMITED. Країна виробництва - Китай, які 27.01.2017 р. заявлені до митного контролю та митного оформлення у режимі "імпорт" ТОВ "ГРЕТА ГРУПА" (адреса 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84)", який знаходяться на митному оформленні у Київської митниці ДФС України (, Київська області, місто Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль") до розгляду справи по суті.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.04.2017 року у справі № 911/513/17 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Грета Груп" задоволено частково; ухвалу Господарського суду Київської області від 22.02.2017 у справі № 911/513/17 скасовано в частині задоволення заяви про вжиття запобіжних заходів щодо включення позначень за артикулом GТ-11435. Відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Рібок Інтернешнл Лімітед» про вжиття запобіжних заходів в частині включення позначень за артикулом GТ-11435. В іншій частині ухвалу Господарського суду Київської області від 22.02.2017 залишено без змін.

В основу рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 покладено висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 911/513/17 від 13.07.2017 року № 1154, з якого вбачається, що позначення, розміщене на бічних поверхнях товару, який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року.

Даний висновок, який складено комісійно у складі двох експертів: Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В., визнано судом як належний та допустимий доказ у справі.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду ТОВ "Грета Група" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Узагальнені доводи апеляційної скарги зводяться до того, що призначення та проведення судової експертизи по справі № 911/513/17 було здійснено із порушенням норм ГПК України та Закону України "Про судову експертизу", оскільки проведення судової експертизи було доручено установі, яка не є державною спеціалізованою установою у розумінні закону. Крім того, з висновку не зрозуміло ким були визначенні судові експерти для проведення експертизи. Вказаних порушень достатньо для визнання висновку неналежним і недопустимим доказом по справі.

Таким чином, на думку скаржника в основу судового рішення по справі № 911/513/17 був покладений висновок, який є не належним та не допустимим доказом по справі. Крім того, судом не було надано оцінку висновку експертного дослідження від 06.04.2017 №19/8-6/01 (ІВ)-ЕД/17 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, складений судовим експертом Л.А. Черненко, який проведений на замовлення директора ТОВ "Грета група" Геращенко Ю.С.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 05.10.2017, вищевказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Верховець А.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.10.2017 року вищевказаною колегією суддів зазначену апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду на 24.10.2017 року за участю повноважних представників сторін та третьої особи.

24.10.2017 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітд" надійшов відзив на апеляційну скаргу. Узагальнені доводи якого зводяться до того, що відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності не відноситься до таких, що мають проводитись виключно державними спеціалізованими установами, а отже може проводитись судовими експертами, які не є працівниками зазначених установ, які відповідають вимогам, встановленим законом. Згідно із ст.7 Закону судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Отже, проводити судову експертизу можуть не лише державні спеціалізовані установи, а і судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, які відповідають вимогам, встановленим законом.

Представник позивача зазначав що висновок експертного дослідження від 06.04.2017 р. № 19/8-6/01 (IB)- ЕД/17 не може бути визнаний належним та допустимими доказом по даній справі.

Експертне дослідження проводилось на замовлення Відповідача, на дослідження були надані директором Відповідача зразки товару, з яких не можна встановити, що досліджувалися саме ті зразки, щодо яких існує даний судовий спір.

У Висновку експертного дослідження зазначено: "На дослідження надано: 1. Один пакет з об'єктами дослідження (том 1, арк. 146, 148), а також "… об'єкти надані на дослідження директором ТОВ "Грета група", в запакованому та не запакованому вигляді…".

"В запакованому вигляді надійшли об'єкти дослідження, зазначені в п.1 "на дослідження надано:", а саме - в чорному непрозорому пакеті. Краї пакету у верхній частині (горловина) закріплено вузлом та металевим дротом. Кінцівки дроту фіксуються пломбою, що має тиснення у вигляді зображення, зовнішньо схоже на тризуб ( з одного боку), та цифрову транскрипцію у два рядки "125№157", де перший рядок складають цифри "125", другий "157" (відображення тиснення з останньою цифрою "7" нечітке)".

Із опису наданих на дослідження зразків на думку позивача ніяким чином не можна встановити, що зразки, надані на дослідження, стосуються даного спору, оскільки на об'єктах дослідження були відсутні будь-які ідентифікуючі ознаки: номер митної декларації, ідентифікація та характеристика товару, які свідчили б про те, що це зразок товару, наданий на дослідження, відноситься до необхідної партії товару та до спірного товару.

В матеріалах експертного дослідження на стр. 3 зазначено: "… Після відкриття (чорного непрозорого пакету) в ньому спостерігається взуття у кількості 3-х одиниць в трьох прозорих пакетах…"

Однак, на стр. 7 вказано: "… На дослідження надана одна пара взуття…" (том 1, арк. 152).

Отже, мало місце дослідження однієї пари взуття із трьох наданих зразків товару, у той час як у матеріалах справи міститься 5 пар взуття різної кольорової гами, щодо яких проводилась судова експертиза.

У зв'язку з тим, що немає підстав вважати, що на дослідження надавалось саме спірне взуття, даний висновок неможливо вважати належним і допустимим доказом по справі.

У відзиві представник Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітд" просив залишити рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 року по справі № 911/513/17 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

24.10.2017 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від представника ТОВ "Грета Група" надійшло клопотання про витребування доказів (витребувати у Рібок Інтернешнл Лімітед, позивача по справі №911/513/17, зразки продукції, а саме кросівок, які були введені в цивільний обіг позивачем в Україні за останні три роки з дати подачі позову по справі № 911/513/17 до суду та належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують введення такої продукції в цивільний обіг в Україні. Зобов'язати Рібок Інтернешнл Лімітед, позивача по справі № 911/513/17, надати суду витребувані докази протягом 20 календарних днів з моменту винесення ухвали суду з метою направлення їх до експертної установи) та призначення судової експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2017 року відкладено розгляд справи на 07.11.2017 року на підставі ст. 77 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017 року) та запропоновано позивачу та третій особі надати письмові пояснення з приводу клопотання відповідача про витребування доказів та призначення судової експертизи у справі № 911/513/17.

07.11.2017 через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли заперечення на клопотання про витребування доказів та призначення судової експертизи у справі № 911/513/17, узагальнені доводи якого зводяться до того що відповідачем не було жодним чином аргументовано необхідність витребування доказів у Рібок Інтернешнл Лімітед, відсутність необхідності долучення таких доказів до даної справи, оскільки даний спір стосується товару, ввезеного ТОВ "Грета Група", на якому розміщенно позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою позивача за свідоцтвом №7372, до того ж в матеріалах справи вже наявні докази, які витребовує відповідач, як було вже зазначено 19 червня 2017 року позивачем було подано зразок товару "взуття" компанії Reebok International Limited та супровідний лист компанії ДП "Адідас-Україна" за вих. № 142/17 від 15.03.2017 р. щодо надання даного товару на 1 арк. у 1 прим. Також було долучено до матеріалів справи лист компанії ДП "Адідас-Україна" за вих. № 258/17 від 16.05.2017 р. на 5 арк. у 1 прим.) а також клопотання про долучення до справи копії листа Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 23.10.2017 № 298, в якому повідомляється що рішення про проведення експертизи (експертами: заступником директора з експертної роботи Дорошенком О.Ф. та науковим співробітником Мінченко Н.В.) яке було прийнято заступником директора з експертної роботи, О. Ф. Дорошенком.

07.11.2017 через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшли доповнення до клопотання про витребування доказів та призначення судової експертизи по справі № 911/513/17 від 24 жовтня 2017 року, де відповідач зазначив що висновок є неналежним та недопустимим доказом по справі, є неповнота та неточність висновку покладеного в основу рішення першої інстанції.

В судовому засіданні 07.11.2017 року оголошено перерву у справі до 28.11.2017 року на підставі ст. 77 ГПК України, в редакції чинній до 15.12.2017.

28.11.2017 через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшли додаткові пояснення по справі.

Судове засідання, призначене на 28.11.2017 року, не відбулось у зв'язку з перебуванням головуючого судді Остапенка О.М. на лікарняному.

Після виходу головуючого судді Остапенка О.М. з лікарняного ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.12.2017 року розгляд справи призначено на 12.12.2017 року.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.12.2017 у справі №911/513/17 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; матеріали справи №911/513/17 надіслано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; провадження у справі зупинено до проведення судової експертизи. Відповідно до Закону України "Про судову експертизу" та статті 41 ГПК України проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд доручає Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

08.02.2018 року до відділу документального забезпечення суду надійшов лист КНДІСЕ від 31.01.2018 року №92/18-53, яким повідомлено суд про направлення на адресу ТОВ "Грета Група" рахунку на оплату за проведення експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.02.2018 задоволено клопотання експерта КНДІСЕ про погодження строків проведення експертизи у справі № 911/513/17 у строк понад три місяці, а також повідомлено ТОВ "Грета Група" про необхідність здійснити оплату судової експертизи відповідно до наданого рахунку.

20.04.2018 через відділ документального забезпечення суду надійшов лист від 13.04.2018 року № 92/18-53 разом із матеріалами справи №911/513/17 та доданими додатками, в якому зазначено, що ухвала суду від 12.12.2017 року про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності залишена без виконання у зв'язку із не проведенням оплати ТОВ "Грета Група" за проведення експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.04.2018 поновлено провадження у справі №911/513/17 та призначено розгляд справи на 24.05.2018 за участю повноважних представників сторін та третьої особи.

У зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відрядженні протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.05.2018 року для розгляду справи № 911/513/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.

Ухвалою суду від 24.05.2018 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 911/513/17 за апеляційною скаргою ТОВ "Грета Група" на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 року.

24.05.2018 через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач зазначив що беручи до уваги: поширеність товарів - кросівок, щодо яких позивачем зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України №7372; відсутність доказів з боку відповідача, що спірне позначення, нанесене на взуття, набуло розрізняльної здатності саме відносно іншого виробника; використання такого взуття не тільки для спорту, а і в повсякденному житті, обізнаність населення України щодо такого бренду внаслідок широкого використання; обізнаність звичайного пересічного споживача із змістом та зовнішнім виглядом такої торговельної марки у повсякденному застосуванні; наявність графічної та семантичної схожості, - торговельна марка та позначення, нанесене на взуття відповідача, є схожим та внаслідок їх використання ці позначення та знак можна сплутати. Просив залишити рішення Господарського суду Київської області від 30 серпня 2017 року по справі № 911/513/17 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Сплату судового збору покласти на ТОВ "Грета Група".

В судовому засіданні 24.05.2018 представником позивача подано клопотання, в якому останній просить покласти обов'язок з оплати судової експертизи на нього в особі його представника ТОВ "Інтелект груп Україна", оскільки відповідач не виконав вимоги ухвали суду від 12.12.2017 р. і не оплатив витрати на проведення експертизи, а також застосувати до відповідача заходи процесуального примусу у вигляді штрафу.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2017 у справі №911/513/17 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; матеріали справи №911/513/17 надіслано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; провадження у справі зупинено до проведення судової експертизи.

05.07.2018 року до відділу документального забезпечення суду надійшов лист КНДІСЕ від 02.07.2018 року № 12100/18-53, яким повідомлено суд про направлення на адресу ТОВ "Інтелект груп Україна" рахунку на оплату за проведення експертизи. Крім того, у вказаному листі міститься клопотання експертної установи про надання письмової згоди на проведення експертизи у термін понад три місяці, яке мотивовано обмеженою кількістю штатних експертів та значним рівнем експертного навантаження.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2018 задоволено клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про погодження строків проведення експертизи у справі № 911/513/17 у термін понад три місяці; погоджено строки проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 911/513/17 у термін понад три місяці; повідомлено ТОВ "Інтелект груп Україна", як представника Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітед", про необхідність здійснити оплату судової експертизи відповідно до наданого рахунку та попередити позивача, що у разі невиконання оплати в 45 денний термін ухвала суду від 24.05.2018 року про призначення у справі № 911/513/17 повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності буде залишена експертною установою без виконання.

У зв'язку з ліквідацією Київського апеляційного господарського суду та створенням Північного апеляційного господарського суду (Указ Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017) справа-замінник №911/513/17 за актом приймання-передачі судової справи від 02.10.2018 передана до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.11.2018 апеляційна скарга ТОВ "Грета Група" на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 року передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Отрюха Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2018 апеляційну скаргу ТОВ "Грета Група" на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 у справі №911/513/17 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

21.02.2019 матеріали справи №911/513/17 разом з висновком експертів №12100/18-53/3308-3311/19-53 за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 06.02.2019 надійшли до Північного апеляційного господарського суду.

Колегія суддів зазначає, що 15 грудня 2017 року набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до пп. 9 п. 1 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Таким чином враховуючи, що до Північного апеляційного господарського суду надійшла справа-замінник (жетон), оскільки матеріали справи №911/513/17 знаходились в експертній установі, та зважаючи на те, що провадження у справі №911/513/17 ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2017 було зупинено до проведення судової експертизи, беручи до уваги, що обставини, які були підставою для зупинення провадження у справі №911/513/17 відпали, апеляційне провадження підлягає поновленню.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2019 у справі № 911/513/17 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Грета Група" на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017; поновлено апеляційне провадження у справі №911/513/17; розгляд апеляційної скарги ТОВ "Грета Група" на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 у справі №911/513/17 призначено на 19.03.2019; зобов'язано сторони до 15.03.2019 надати суду обґрунтовані письмові пояснення стосовно висновку експертів №12100/18-53/3308-3311/19-53 від 06.02.2019.

15.03.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітд" надійшли письмові пояснення щодо Висновку експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за справою № 911/513/17.

Представник Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітед" в судовому засіданні 19.03.2019 проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити рішення Господарського суду Київської області від 30 серпня 2017 року по справі № 911/513/17 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Сплату судового збору покласти на ТОВ "Грета Група".

Також представником позивача було подано заяву про компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи. Так 17.10.2018 р. позивач сплатив 35 750 грн. 00 коп. за проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності відповідно до рахунку №14399 від 21.06.2018р. Просить суд покласти на відповідача витрати, пов'язані з підготовкою висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 911/513/17, складений 06 лютого 2019 р., № 12100/18-53/3308-3311/19/53, в розмірі 35 750 грн. 00 коп.

Представники апелянта, третьої особи в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи апелянт, третя особа повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

19.03.2019 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Грета Група" слід відмовити, рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 року - залишити без змін.

У відповідності до вимог ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається із матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, позивач звернувся до суду з позовом про визнання товару контрафактним, та про заборону відповідачу здійснювати імпорт товару та використовувати позначення схоже з торгівельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 р., вилучити та знищити товар.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що останній є власником прав на знаки для товарів та послуг відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 7372 від 25.12.1996 року, зареєстрованого для товарів 18 та 25 класу МКТП.

Предметом спору є: визнання імпортованих відповідачем товарів, маркованих позначенням, схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №7372 від 25.12.1996 року, настільки, що їх можна сплутати, контрафактними; заборона відповідачу здійснювати імпорт (ввезення) в Україну товарів, маркованих позначенням, схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №7372 від 25.12.1996 року, настільки, що їх можна сплутати; заборона відповідачу використовувати позначення, схоже з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати; вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактної продукції, маркованої позначенням, схожим з торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №7372 від 25.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати.

Так, 30.01.2017 року Київська митниця ДФС листом № 700/2/10-70-18-04-47 повідомила позивача, про призупинення митного оформлення товару, оскільки можливе використання ТОВ «Грета Група» торгівельної марки "Reebok" (внесена до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за № 000070) без дозволу власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 59.

01 червня 2017 року представник Київської митниці ДФС надав пояснення по суті спору і зазначив, що кількість взуття, що містить спірне позначення, яке схоже із торговельною маркою Позивача, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 27.01.2017 р. за ВМД № 125130013/2017/401048 в митному режимі імпорт товару Взуття чоловіче типу кросівки, повсякденне з верхом і на підошві з полімерних матеріалів (INROUТЕ) - розмір 40-45, довжина устілки більше 24 см, арт. GТ-11437 - 1000 шт. Виробник ВFТ WORLDWIDE LIMITED. Країна виробництва - Китай, які 27.01.2017 р. заявлені до митного контролю та митного оформлення у режимі імпорт ТОВ ГРЕТА ГРУПА (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Банківська, буд. 84), який знаходиться на митному оформленні у Київської митниці ДФС України (код: 39470947, адреса: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт Бориспіль) складає 1000 шт.

Відповідно до положень ст. 544 Митного кодексу України (далі - МК України) визначено призначення та основні завдання органів доходів і зборів, зокрема, сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.

Згідно з ст. 399 МК України, у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Як вбачається позивач вважає, що неправомірне використання відповідачем об'єктів інтелектуальної власності, які належать позивачу, суттєво порушує його майнові права, внаслідок чого позивач просить суд захистити порушені права.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України, ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому порядку добре відомою.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12) порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Пунктом 67 Постанови пленуму ВГСУ №12 встановлено, що відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський обіг.

Згідно пункту 72 Постанови пленуму ВГСУ № 12 власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обігу.

Відповідно до п. 6.1. Постанови пленуму ВГСУ №12 якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обігу певних товарів, виготовлених або введених у цивільний обігу з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обігу та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Пунктом 59 Постанови пленуму ВГСУ №12 встановлено, що господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Знака умовам правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 26.06.2017 р. було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

З висновку судової експертизи № 1154 від 13.07.2017 року вбачається, що позначення, розміщене на бічних поверхнях товару, який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 р., який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996р.

Як було зазначено вище, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2018 у справі №911/513/17 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; матеріали справи №911/513/17 надіслано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; провадження у справі №911/513/17 зупинено до проведення судової експертизи.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи є позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі „синя кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є товар, у кольоровій гамі „синя кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, таким самим або спорідненим із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі „коричнева кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є товар, у кольоровій гамі „коричнева кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, таким самим або спорідненим із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі „сіра кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є товар, у кольоровій гамі „сіра кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, таким самим або спорідненим із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі „чорна кольорова гама: чорно-білі", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є товар, у кольоровій гамі „чорна кольорова гама: чорно-білі", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, таким самим або спорідненим із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі „чорна кольорова гама: чорно-сірі", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?

- Чи є товар, у кольоровій гамі „чорна кольорова гама: чорно-сірі", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, таким самим або спорідненим із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року?

При цьому, оплату витрат по проведенню судової експертизи було покладено на Товариство „Рібок Інтернешнл Лімітед" в особі його представника - Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтелект Груп Україна".

За результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності було складено висновок №12100/18-53/3308-3311/19-53 від 06.02.2019, проведений комісією експертів у складі: судового експерта Голової І.Г., та судового експерта Ракової А.О.

Даним Висновком встановлено наступне:

1.Товар у кольоровій гамі „чорна кольорова гама: чорно-білі", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, є спорідненим з товаром 25 класу «обувь» / «взуття» щодо якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року та не є спорідненим з товарами «одежда; майки; рубашки; одежда бумажная; свитера; куртки; шляпы; козырьки для головных уборов; носки; спортивные брюки; шорты; юбки; комбинезоны; костюмы гимнастические», що відносяться до того ж класу та з товарами 18 класу МКТП «Сумки туристические; сумки для дорожных наборов; рюкзаки; сумки для альпинистов» для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996року.

2.Позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі «чорна кольорова гама: чорно-білі», який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 р., який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996р.

3. Товар у кольоровій гамі „чорна кольорова гама: чорно-сірі", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, є спорідненим з товаром 25 класу «обувь» / «взуття» щодо якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року та не є спорідненим з товарами «одежда; майки; рубашки; одежда бумажная; свитера; куртки; шляпы; козырьки для головных уборов; носки; спортивные брюки; шорты; юбки; комбинезоны; костюмы гимнастические», що відносяться до того ж класу та з товарами 18 класу МКТП «Сумки туристические; сумки для дорожных наборов; рюкзаки; сумки для альпинистов» для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996року.

4.Позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі «чорна кольорова гама: чорно-сірі», який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12,1996р.

5.Товар у кольоровій гамі „сіра кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, є спорідненим з товаром 25 класу «обувь» / «взуття» щодо якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року та не є спорідненим з товарами «одежда; майки; рубашки; одежда бумажная; свитера; куртки; шляпы; козырьки для головных уборов; носки; спортивные брюки; шорты; юбки; комбинезоны; костюмы гимнастические», що відносяться до того ж класу та з товарами 18 класу МКТП «Сумки туристические; сумки для дорожных наборов; рюкзаки; сумки для альпинистов» для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996року.

6. Позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі «сіра кольорова гама», який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996р.

7.Товар у кольоровій гамі „коричнева кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, є спорідненим з товаром 25 класу «обувь» / «взуття» щодо якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25,12.1996 року та не є спорідненим з товарами «одежда; майки; рубашки; одежда бумажная; свитера; куртки; шляпы; козырьки для головных уборов; носки; спортивные брюки; шорты; юбки; комбинезоны; костюмы гимнастические», що відносяться до того ж класу та з товарами 18 класу МКТП «Сумки туристические; сумки для дорожных наборов; рюкзаки; сумки для альпинистов» для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996року.

8.Позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі «коричнева кольорова гама», який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996р.

9. Товар у кольоровій гамі „синя кольорова гама", який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, є спорідненим з товаром 25 класу «обувь» / «взуття» щодо якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року та не є спорідненим з товарами «одежда; майки; рубашки; одежда бумажная; свитера; куртки; шляпы; козырьки для головных уборов; носки; спортивные брюки; шорты; юбки; комбинезоны; костюмы гимнастические», що відносяться до того ж класу та з товарами 18 класу МКТП «Сумки туристические; сумки для дорожных наборов; рюкзаки; сумки для альпинистов» для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996року.

10.Позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі «синя кольорова гама», який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 року, який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996р.

З огляду на це, експертами повно та всебічно досліджено всі надані об'єкти і зразки та надано вичерпні відповіді на всі поставлені перед експертами питання. Висновок є чітким і ясним.

Даний висновок є обгрунтованим та не викликає сумнів у його правильності, висновок складено у повній відповідності норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

Дана судова експертиза була призначена Київським апеляційним господарським судом та проведена судовими експертами ЕКК КНДІСЕ Міністерства юстиції України у повній відповідності з вимогами законодавства.

Питання, винесені на судову експертизу, повністю відповідають законодавству України. Зокрема, в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, зазначено орієнтовний перелік вирішуваних питань щодо об'єктів промислової власності та зазначено, що при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів. До переліку орієнтовних питань внесено наступне:

Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване (а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

У Висновку питання, сформовані експертами, відповідають законодавству України та ухвалі суду: «Чи є позначення, розміщені на бічних поверхнях товару, у кольоровій гамі « », який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 р., який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?»; «Чи є товар у кольоровій гамі «...»,який поданий до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 р., який міститься в матеріалах справи Господарського суду Київської області № 911/513/17, таким самим або спорідненим із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг № 7372 від 25.12.1996 року?».

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

Будь-які обставини, які б могли виключати участь експертів відсутні, підстав для відводу судових експертів немає.

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

Судову експертизу було проведено судовими експертами ЕКК КНДІСЕ Міністерства юстиції України, а саме:

«Головою Інною Георгіївною, завідуваем відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень, судовий експерт вищого кваліфікаційного лассу, яка має вищу економічну освіту, спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, вищу освіту у галузі товарознавства другого рівня а ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта, у тому числі за спеціальністю: 13.6. «Дослідження,пов'язані з комерційними(фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 482-16 від 27.04.2016, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 27.04.2021 року), стаж експертної роботи з 2003 року та

Раковою Аліною Олександрівною, судового експерта відділу товарознавчих досліджень та досліджень об 'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень, яка має вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, другого рівня за ступенем спеціаліста, кваліфікацію судового експерта п 'ятого кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз за спеціальністю 13.6. «Дослідження,пов'язані з комерційними(фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 822-18 від 15.11.2018, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 15.11.2023 року).

Зважаючи на вищенаведену інформацію, компетентність судових експертів не викликає жодних сумнів. Крім того, експерти не вийшли за межі своїх повноважень.

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

На всі питання надано достатньо повні та обґрунтовані відповіді із детальним дослідженням питань визначення схожості чи тотожності позначень та знаку для товарів і послуг, а також щодо визначення спорідненості товарів, для яких використовуються позначення та зареєстровано знак.

Надані відповіді відповідають іншим фактичним даним, оскільки схожість позначень та зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 є очевидною, так само, як і спорідненість товарів, поданих до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 р. та товару 25 класу МКТП «обувь», для якого зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року.

Таким чином, відповіді судових експертів є повними та відповідають всім встановленим фактичним даним.

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

В дослідницькій частині судової експертизи судові експерти аналізують питання визначення схожості чи тотожності позначень та знаку для товарів і послуг, а також визначення спорідненості товарів, для яких використовуються позначення та зареєстровано знак.

В даній частині проведено порівняння таких ознак, відповідно до Методики судово- експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): 1) рід (вид) товарів, їх призначення, умови та місце продажу товарів, коло споживачів, зовнішня (геометрична) форма зображень, їх смислове значення, вид і характер зображень, поєднання кольорів.

В результаті дослідження спорідненості товарів Позивача і Відповідача експертами було встановлено, що не дивлячись на відмінності в умовах реалізації та каналів збуту порівнювальних товарів, а беручи до уваги всі перелічені характеристики сильного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372, зокрема чіткого його впливу на свідомість споживачів, при купівлі відповідних товарів у свідомості споживачів може виникнути уявлення про належність цих товарів одному виробнику».Дослідження вищенаведеного питання є необхідним для встановлення питань щодо схожості позначень та знаку настільки, що їх можна сплутати.

Для встановлення схожості позначень і знака до ступеню змішування, були порівняні позначення на товарах Відповідача (кросівках різної кольорової тами), поданих до митного оформлення згідно митної декларації № 125130013/2017/401048 від 27.01.2017 р., зображення знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7372 від 25.12.1996 року та зображення знаку на товарах Позивача (кросівках). В результаті дослідження було встановлено, що «деякі відмінності, що не змінюють відмітного характеру знака можуть призвести до сплутування позначень, що нанесені на порівнювані об'єкти та може скластися враження, що товари виробляються одним виробником» .

Таким чином, дослідницька частина судової експертизи та підсумкові висновки повністю узгоджено та дані висновки експертів цілком випливають із дослідження.

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Даний висновок є цілком обґрунтованим із посиланнями на літературні джерела та у повній відповідності із Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, Методикою судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок) та іншими нормативно-правовими актами.

При проведенні повторної експертизи розбіжностей із висновками первинної експертизи № 1154 від 13.07.2017 не виявлено.

Відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України , висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Згідно з ч.2 ст. 86 ГПК України, суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Висновок містить інформацію щодо предмета спору, а саме інформацію щодо схожості позначень та знаку для товарів і послуг, а також визначення спорідненості товарів, для яких використовуються позначення та зареєстровано знак.

Відповідно до ч. 2 ст.77 ГПК України, докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно до ст. 78 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 911/513/17, складений 06 лютого 2019 р. за номером № 12100/18-53/3308-3311/19/53 повністю відповідає чинному законодавству та наданий суду відповідно до ухвали Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2018 року.

Дослідивши наявний у матеріалах справи висновок судової експертизи, складений експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, суд апеляційної інстанції зауважив що відповідний висновок не викликає сумнівів у його правильності, не містить розбіжностей і відповідає вимогам чинного законодавства, в тому числі, стосовно критеріїв повноти, ясності, обґрунтованості.

Доводи скаржника про те, що експертизу було доручено установі, яка не є державною спеціалізованою установою у розумінні закону, сумніви у її проведенні, спростовується проведенням повторної судової експертизи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України.

Щодо доводу скаржника стосовно не надання оцінки висновку експертного дослідження від 06.04.2017 №19/8-6/01 (ІВ)-ЕД/17 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, складеного судовим експертом Л.А. Черненко, який проведений на замовлення директора ТОВ "Грета група" Геращенко Ю.С., що даному доводу дійсно не було надано оцінку, однак місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про задоволення позовних вимог, а відтак даний довод не приймається судом.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

З огляду на викладене суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що доводи скаржника в обґрунтування підстав скасування рішення Господарського суду Київської від 30.08.2017 у справі №911/513/17 не знайшли свого підтвердження, спростовуються матеріалами справи та фактичними обставинами.

Частиною 1 статті 276 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З огляду на викладене, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків господарського суду першої інстанції, викладених в оскаржуваному рішенні, господарський суд першої інстанції під час вирішення спору вірно встановив фактичні обставини справи, належним чином дослідив наявні докази, а тому, рішення підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Колегія суддів відмічає що відповідно до ч.7 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев'яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

За приписами п.5 ч.1 ст.237 Господарського процесуального кодексу України при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема, питання розподілення між сторонами судових витрат.

У ч.3 ст.123 Господарського процесуального кодексу України вказано, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч.4 ст.127 ГПК України визначено, що розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Тобто, витрати, які було понесено на оплату судової експертизи, належать до судових витрат, які підлягають розподілу за наслідками розгляду спору у відповідності до приписів ст.129 Господарського процесуального кодексу України, а ніяким чином не входять до складу шкоди, завданої неправомірними діями відповідача.

Відповідно до ч.4 ст.129 ГПК України, судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно ч.8 ст. 129 ГПК України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо.) Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Судовий збір за подачу апеляційної скарги у відповідності до статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на скаржника.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Грета Група" на рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 у справі №911/513/17 - залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Київської області від 30.08.2017 у справі №911/513/17 - залишити без змін.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Грета Група" (вул. Балкінська, буд. 84, м. Одеса, 65005, код 40911082) на користь Товариства "Рібок Інтернешнл Лімітед" в особі його представника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект Груп Україна" (02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 24/26, ) витрати, пов'язані з підготовкою Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі №911/513/17, складений 06.02.2019., №12100/18-53/3308-3311/19/53, в розмірі 35 750 (тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 00 коп.

4. Доручити Господарському суду Київської області видати відповідний наказ.

5. Матеріали справи № 911/513/17 повернути до Господарського суду Київської області.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Сторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст.286-291 ГПК.

Повний текст постанови виконано 25.03.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді Б.В. Отрюх

М.Л. Доманська