РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2019Справа № 910/13287/17
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., при секретарі судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро"

до Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної

академії наук України та

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту на винахід та зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Голосов Ю.В.

від відповідача 1: Кутуков С.О.

від відповідача 2: Потоцький М.Ю., Романенко Ю.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту на винахід від 15.08.2005 № НОМЕР_2 та здійснення про це публікації в офіційному бюлетені.

Позов обґрунтовано тим, що відповідач 1 отримав патент на винахід, який завідомо не був новим, тобто не відповідав критеріям патентоздатності "винахідницький рівень" і "новизна", та, отримавши такий патент, став зловживати своїм правом, здійснюючи "кримінальне переслідування" своїх конкурентів, зокрема й позивача, з метою встановлення монополії на біопрепарат, який є загальновідомим; у зв'язку з цим позивач позбавлений можливості використовувати належну йому корисну модель та продовжувати виробничу діяльність.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.03.2018, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.06.2018, позов задоволено; визнано недійсним патент України на винахід № НОМЕР_2 від 15.08.2005 "ІНФОРМАЦІЯ_1"; зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України про визнання недійсним патенту України на винахід № НОМЕР_2 від 15.08.2005 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені; стягнуто з Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного HAH України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро" витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 200, 00 грн. та витрати на оплату експертизи у розмірі 28 000, 00 грн.

Постановою Верховного Суду від 09.10.2018 касаційну скаргу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 28.03.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.06.2018 зі справи № 910/13287/17 скасовано, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За наслідками проведеного повторного автоматизованого розподілу справу №910/13287/17 передано судді Картавцевій Ю.В.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2018 суд ухвалив: прийняти справу № 910/13287/17 до розгляду; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 04.12.2018.

16.11.2018 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи відзиву на позовну заяву та заяви про застосування строку позовної давності.

26.11.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

30.11.2018 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи письмових заперечень, клопотання про відкладення підготовчого засідання та документів по справі.

У підготовче засідання 04.12.2018 з`явились представник позивача та представник відповідача 1. Представники відповідача 2 не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Розглянувши в підготовчому засіданні клопотання відповідача 1 про відкладення розгляду справи, у якому відповідач просить відкласти підготовче засідання через зайнятість представника, адвоката Кутукова С.О. в інших справах на час проведення даного засідання та для надання можливості подати висновок експерта, суд зазначає, що відповідачем 1 не наведено тих обставин, наявність яких в силу ст. 183 Господарського процесуального кодексу України є підставою для відкладення підготовчого засідання, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання відповідача 1 судом відмовлено.

Разом з тим, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву в підготовчому засіданні до 15.01.2019.

09.01.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експертів.

У підготовче засідання 15.01.2019 з`явились представник позивача, представник відповідача 1 та представники відповідача 2.

Представник позивача подав клопотання про відвід експертів, у якому вказує, що судові експерти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є експертами Науково-дослідкого інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, діяльність якого координується НАН України, враховуючи, що відповідач 1 також підпорядковується НАН України у позивача виникають сумніви щодо неупередженості зазначених експертів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 підготовче засідання відкладено на 22.01.2019; викликано в судове засідання судових експертів ОСОБА_5 та ОСОБА_6; запропоновано судовим експертам надати письмові пояснення щодо підстав відводу.

21.01.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про виклик експерта. Також у наведеному клопотанні позивач просив суд провести засідання, призначене на 22.01.2019, без участі представника позивача.

21.01.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про виклик на допит експертів.

22.01.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшли заперечення на заяву про відвід експертів.

У підготовче засідання 22.01.2019 прибули представники відповідачів 1 та 2, а також судові експерти ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які заперечили проти підстав відводу. Представник позивача у підготовче засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2019 відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро" про відвід експертів ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Частиною 5 статті 98 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Відповідно до частини 4 статті 69 Господарського процесуального кодексу України експерт зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом та роз'яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2019 суд ухвалив: викликати в судове засідання атестованого судового експерта ОСОБА_7 для надання роз'яснень щодо висновку експерта № 06/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.01.2018; викликати в судове засідання атестованих судових експертів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для надання роз'яснень щодо висновку експертів №1243 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08.01.2019; підготовче засідання відкласти на 12.02.2019.

У підготовче засідання 12.02.2019 з`явилися представники позивача, відповідача 1 та відповідача 2, а також судові експерти ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Судові експерти надали відповіді на питання сторін.

У підготовчому засіданні 12.02.2019 судом з'ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 01.03.2019.

У судове засідання 01.03.2019 прибули представники позивача та відповідачів 1 та 2.

У судовому засіданні 01.03.2019 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

15.08.2005 за наслідками розгляду заявки № від 10.03.2004 Державним департаментом інтелектуальної власності було видано патент України НОМЕР_3 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1, який відрізняється тим, що містить у своєму складі штами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3», власником якого є Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України (відповідач 1).

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що протягом 2009-2017 років він здійснював комерційне використання патенту на корисну модель НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4, що містить штами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3», який зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2009, шляхом виробництва біопрепаратів під торговими марками «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6». Однак, відповідач 1 отримав патент на винахід, який завідомо не був новим, тобто не відповідав критеріям патентоздатності "винахідницький рівень" і "новизна", оскільки формула вказаного біопрепарату була загальновідомою, зокрема, у статті «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (Прикладная биохимия и микробиология. - 1999. - том 35, №5. - с. 596-598), та, отримавши такий патент, відповідач 1 став зловживати своїм правом, здійснюючи "кримінальне переслідування" своїх конкурентів, зокрема й позивача, з метою встановлення монополії на біопрепарат, який є загальновідомим; у зв'язку з цим позивач позбавлений можливості використовувати належну йому корисну модель та продовжувати виробничу діяльність. За наведених обставин, позивач просить суд визнати недійсним патент України на винахід НОМЕР_5 від 15.08.2005 та зобов'язати відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України про визнання недійсним патенту України на винахід НОМЕР_5 від 15.08.2005 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені.

Відповідач 1 проти позову заперечує з підстав того, що з 15.08.2005 інформація про оспорюваний патент стала загальнодоступною та позивач мав можливість дізнатись про пов'язані з видачею такого патенту обмеження щодо використання відповідного винаходу та порушення прав, що спричинені видачею патенту; в описі до патенту на корисну модель НОМЕР_4 від 25.03.2009, виданого директору позивача ОСОБА_15, зазначено, що найбільш схожим до заявленої корисної моделі є винахід за оспорюваним патентом, тобто позивач в особі директора та власника патенту на корисну модель НОМЕР_4 від 25.03.2009 вже з цієї дати знав і повинен був знати про порушення свого права або охоронюваного законом інтересу та міг звернутись до суду з позовом про визнання недійсним патенту України на винахід НОМЕР_5 від 15.08.2005, у зв'язку з чим відповідачем 1 подано суду заяву про застосування наслідків спливу позовної давності; відповідач 1 також вказує на наявну різницю у сфері застосування винаходу за оспорюваним патентом і описаним препаратом у статті «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (Прикладная биохимия и микробиология. - 1999. - том 35, №5. - с. 596-598).

Направляючи дану справу на новий розгляд, Верховний Суд у постанові від 09.10.2018 зазначив, що обидві судові інстанції у прийнятті судових рішень виходили з того, що "порушення прав позивача відбулось у березні 2017 року, а отже - позивачем не пропущено строки позовної давності щодо заявлених у даному позові вимог". Відповідний висновок зроблено судами за неправильного застосування (тлумачення) норми матеріального права. Так, згідно з частиною першою статті 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Отже, по-перше, початок перебігу позовної давності законом пов'язується з конкретною датою (днем), а не з періодом часу (місяць, рік тощо). По-друге, такою датою є день, коли особа довідалася/могла довідатися про порушення свого права, а не день, коли порушення відбулося (відповідні дні можуть співпадати, а можуть бути відмінними один від одного). Водночас і у прямому зв'язку з наведеним в оскаржуваних судових рішеннях не з'ясовано й не підтверджено відповідними доказами, що позивач до березня 2017 року з незалежних від нього причин не довідався і не міг довідатися про існування (наявність) оспорюваного патенту, - при тому, що, як зазначалося в судових інстанціях відповідачем 1, офіційну публікацію відомостей про видачу цього патенту було здійснено ще 15.08.2005, і, крім того, засновником і керівником позивача 25.03.2009 отримано патент на корисну модель з посиланням у відповідній заявці на винахід за патентом як на найбільш схожий. Оцінки відповідних доводів і доказів скаржника попередніми судовими інстанціями взагалі не здійснено.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Як зазначав позивач, протягом 2009-2017 років він здійснював комерційне використання патенту на корисну модель НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4, що містить штами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3», який зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2009, власником якого є ОСОБА_15, шляхом виробництва біопрепаратів під торговими марками «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6». Однак, за заявою директора відповідача 1 від 17.11.2016 (копія заяви подана позивачем 27.09.2017) було розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000384 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 177 Кримінального кодексу України щодо позивача у зв'язку з тим, що ОСОБА_15, засновник та директор позивача, через мережу своїх підприємств незаконно використовує винахід за оспорюваним патентом.

За таких обставин, суд доходить висновку, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього інтересу щодо предмету спору, а отже і наявність підстав для звернення до суду з даним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать винаходи.

Відповідно до ст. 459 ЦК України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. (ст.462 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.1993 авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як встановлено судом, заявку № на видачу патенту на винахід НОМЕР_3 було подано 10.03.2004.

Таким чином, на дату подання заявки № на видачу патенту (10.03.2004) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону України від 22 травня 2003 року N 850-IV.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у редакції Закону України від 22 травня 2003 року N 850-IV, правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності..

Згідно з ч. 1 ст. 7 «Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі» Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у редакції Закону України від 22 травня 2003 року N 850-IV, винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2017 (суддя Підченко Ю.О.) було призначено у справі № 910/13287/17 судову експертизу, проведення якої доручено ОСОБА_7, свідоцтво експерта № 1798 терміном дії до 24.06.2019, який працює на підставі цивільно-правової угоди в товаристві з обмеженою відповідальністю "Центр судових експертиз "Альтернатива" (04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41; ); на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено наступні питання:

- чи відповідає винахід за патентом України № НОМЕР_2 від 15.08.2005 року "ІНФОРМАЦІЯ_1" критеріям патентоздатності "винахідницький рівень" і "новизна"?

- чи стала відповідно до матеріалів справи № 910/13287/17 загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2 від 15.08.2005 до дати подання за заявкою № НОМЕР_1 від 10.03.2004?

- чи був очевидним для фахівця, тобто випливав явно із рівня техніки, винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2 від 15.08.2005 до дати подання за заявкою № НОМЕР_1 від 10.03.2004?

За результатами проведення судової експертизи у справі №910/13287/17, 24.01.2018 Господарським судом міста Києва отримано висновок експерта №06/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.01.2018, складений судовим експертом ОСОБА_7, згідно з яким судовий експерт дійшов наступних висновків:

- винахід за патентом України № НОМЕР_2 від 15.08.2005 "ІНФОРМАЦІЯ_1" не відповідає критеріям патентоздатності "новизна" та "винахідницький рівень";

- сукупність суттєвих ознак винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2 від 15.08.2005 була розкрита (стала загальнодоступною в світі) до дати подання заявки № НОМЕР_1, тобто до 10.03.2004.

Водночас, відповідач 1, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, не погодився з даним висновком, оскільки, як зазначав відповідач 1, такий висновок є неповним, так як експертом не враховано всіх частин незалежної формули, ефективної позитивної різниці між винаходом за оскаржуваним патентом та опублікованих своїх же результатів наукових розробок у статті «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (Прикладная биохимия и микробиология. - 1999. - том 35, №5. - с. 596-598).

Так, 09.01.2019 відповідачем 1 було подано до Господарського суду міста Києва висновок експертів №1243 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.01.2019, складений експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, згідно з яким експерти дійшли таких висновків:

- технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України від 15 серпня 2005 року № НОМЕР_2 - це отримання екологічно безпечного комплексного інсектофунгіцидного препарату на основі поєднання (комбінації) штамів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9, які забезпечують його широке використання для захисту овочевих, злакових, плодових культур, виноградних насаджень, лісових масивів від комах-шкідників, грибних і бактеріальних хвороб, а також для стимулювання розвитку рослин;

- сукупність ознак формули винаходу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 15 серпня 2005 року, не стала загальнодоступною у світі для досягнення заявленого (визначеного) технічного результату із наданої на дослідження статті 1999 року «Инсектофунгицидный препарат ІНФОРМАЦІЯ_6 на основе штаммов «ІНФОРМАЦІЯ_10» (автори: ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14).

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експертів №1243 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.01.2019, складений експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

У той же час, висновок експертів №1243 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.01.2019 складений експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які, як зазначено у висновку, обізнані про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_5 - заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 28.10.2005 року, дійсне безстроково), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року;

ОСОБА_6 має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 18.10.2017 року, дійсне до 18.10.2020 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності і експертний стаж з 2002 року.

У висновку експертів №1243 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.01.2019 досліджено питання зокрема новизни винаходу за спірним патентом на дату подання заявки на основі тих матеріалів, якими позивач обґрунтовує свої підстави позову. Так, у висновку зазначено, що на дослідження надано копію статті «ІНФОРМАЦІЯ_7», автори ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14. Інформація, викладена у зазначеній статті, увійшла до рівня техніки і стала загальнодоступною у 1999 році, тобто до дати подання заявки на винахід 10.03.2004. Таким чином інформація, яка міститься у статті, може використовуватись в якості рівня техніки при встановленні новизни винаходу за патентом України № НОМЕР_2. В анотації до статті зазначено наступне (мовою оригіналу): «ІНФОРМАЦІЯ_11». Зазначені в анотації відомості про препарат деталізовано в тексті статті. Тобто, експерти зазначили, що цією науковою публікацією передбачено створення інсектофунгіцидного препарату, призначеного для боротьби з конкретними шкідниками плодових дерев (яблуневою плодожеркою) та грибковими захворюваннями плодового саду.

Суд зазначає, що у висновку міститься таблиця, в якій викладено докладний опис кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України НОМЕР_5, опис кожної з ознак технічного рішення із статті «ІНФОРМАЦІЯ_7» та висновок про відомість ознак винаходу за патентом України НОМЕР_5 із наданої на дослідження статті.

За наслідками аналізу наведеної у висновку порівняльної таблиці експерти дійшли висновку, що описаний у статті «ІНФОРМАЦІЯ_7» інсектофунгіцидний препарат ІНФОРМАЦІЯ_6 являє собою поєднання штамів мікроорганізмів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3; є ефективним засобом боротьби з яблуневою плодожеркою (інсектицидна дія) та грибковими захворюваннями плодових дерев (фунгіцидна дія).

В той же час, у висновку експертів №1243 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.01.2019 зазначено, що опис винаходу за патентом України № НОМЕР_2 містить результати наукових досліджень, що підтверджують ефективність застосування поєднання (комбінації) зазначених штамів для боротьби з іншими видами шкідників та для широкого спектру сільськогосподарських культур (таблиці 3 та 6, включені до опису винаходу), а також для стимулювання розвитку рослин. Таким чином, технічний результат, що досягається запатентованим винаходом, є іншим, більш широким, ніж результати технічного рішення, запропонованого у статті.

Так, селективним є винахід, у якому можливість використання якоїсь речовини або групи речовин відомого класу сполук ґрунтується на виявлених винахідником цінних властивостях цієї речовини. Тобто, за висновками експертів ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в даному випадку винахід за патентом НОМЕР_5 фактично є винаходом «на застосування», а саме селективним винаходом, у якому шляхом тривалих та складних наукових досліджень виявлено нові властивості відомого поєднання штамів мікроорганізмів. Саме цим, за висновками експертів ОСОБА_5 та ОСОБА_6, визначається новизна даного винаходу.

Суд зазначає, що відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 N 197 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 року за N 364/6652, умові винахідницького рівня відповідає зокрема, селективний винахід, яким є індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованим обраний експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підхід до дослідження питання про «новизну» винаходу за оспорюваним патентом через дослідження ознак селективного винаходу, який до того ж відповідає умові винахідницького рівня в силу Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, з огляду на що висновок експертів №1243 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.01.2019, складений експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Водночас, оскільки у висновку за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.01.2018, складеному судовим експертом ОСОБА_7, не досліджено питання новизни винаходу за оспорюваним патентом через призму наявності у такого винаходу, який, по суті, є відомим поєднанням штамів мікроорганізмів, виявлених нових цінних властивостей для застосування у більш широкій сфері, порівняно з раніше відомими даними щодо застосування, такий висновок, складений за результатами проведення судової експертизи, не приймається судом.

При цьому, суд зазначає, що судові експерти ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з'явились у підготовче засідання 12.02.2019 на виклик суду та надали відповідні пояснення щодо складених ними експертних висновків.

З огляду на наведене, суд доходить висновку, що позивачем не доведено, що на дату подання заявки № НОМЕР_1 на видачу патенту НОМЕР_3 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1, який відрізняється тим, що містить у своєму складі штами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3» (10.03.2004), останній не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (критерію «новизна» та «винахідницький рівень»).

За змістом приписів п. а) ч.1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

За недоведеності позивачем обставин невідповідності винаходу «ІНФОРМАЦІЯ_1, який відрізняється тим, що містить у своєму складі штами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3» за патентом України НОМЕР_3 від 15.08.2005 умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (критерію «новизна» та «винахідницький рівень»), відсутні підстави для задоволення позовних вимог в частині визнання цього патенту недійсним.

Позивач також звернувся до суду з вимогою зобов'язати відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України про визнання недійсним патенту України на винахід НОМЕР_5 від 15.08.2005 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені.

Відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2001 р. N 291, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Однак, за відсутності підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсним патенту України на винахід НОМЕР_3 від 15.08.2005, відсутні підстави для задоволення похідної вимоги про зобов'язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України про визнання недійсним цього патенту та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Також відповідачем 1 було подано до відділу діловодства Господарського суду міста Києва заяву про застосування наслідків спливу позовної давності.

Відповідно до вимог ст.ст. 256 та 257 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності за змістом ст. 261 Цивільного кодексу України починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

При цьому, за приписами ст. 267 Цивільного кодексу України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Як встановлено судом, позивач в обґрунтування своїх позовних вимог зокрема зазначав, що протягом 2009-2017 років він здійснював комерційне використання патенту на корисну модель НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4, що містить штами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3», який зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2009, власником якого є ОСОБА_15 (керівник позивача).

Судом встановлено, що в описі до патенту на корисну модель НОМЕР_4 від 25.03.2009, виданого ОСОБА_15, зазначено, що найбільш близьким до заявленої корисної моделі є винахід за оспорюваним патентом.

За наведених обставин, суд погоджується з доводами відповідача 1, що позивач в особі директора та власника патенту на корисну модель НОМЕР_4 від 25.03.2009 знав і повинен був знати про порушення свого права або охоронюваного законом інтересу та міг звернутись до суду з позовом про визнання недійсним патенту України на винахід НОМЕР_5 від 15.08.2005.

При цьому, щодо моменту, коли позивач дійсно міг дізнатись про порушення свого права, суд, дослідивши наявні у справі докази, дійшов висновку, що таким моментом є дата подання ОСОБА_15 заявки на отримання корисної моделі за патентом НОМЕР_4 (17.10.2008), оскільки, як зазначено вище, в описі до патенту на корисну модель НОМЕР_4 (опис подається самим заявником в межах подання заявки на винахід), виданого ОСОБА_15, вказано, що найбільш близьким до заявленої корисної моделі є винахід за оспорюваним патентом.

Таким чином, суд доходить висновку, що строк, у межах якого позивач міг звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, сплинув 17.10.2011.

Разом з тим, з огляду на відсутність підстав для задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро", відсутні і підстави для застосування наслідків спливу позовної давності у даній справі.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позову та проведення судової експертизи покладаються на позивача, судові витрати відповідача 1 по сплаті судового збору за подання апеляційної і касаційної скарг покладаються на позивача з огляду на відмову в позові за наслідками нового розгляду справи №910/13287/17.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У позові відмовити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист-Агро" (67613, Одеська область, Біляївський район, с. Василівка, вул. Калініна, 27; ідентифікаційний код: 31374036) на користь Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України (03143, м. Київ, вул. Заболотного, 154; ідентифікаційний код: 05417087) витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору за подання касаційної скарги у розмірі 6400 (шість тисяч чотириста) грн. 00 коп.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 11.03.2019

Суддя Ю.В. Картавцева