ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2019 р. Справа №914/1667/18

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Орищин Г.В.

суддів Галушко Н.А.

Желіка М.Б.

за участю секретаря судового засідання Лялька Н.Р,

та представників сторін:

від позивача: Вознюк В.А. - адвокат (довіреність від 19.04.2018 №37/0/25-18);

від відповідача 1: не з'явились;

від відповідача 2: не з'явились;

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Оболонь" №2751/0/2-18 від 27.12.2018

на ухвалу Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 (суддя Фартушок Т. Б., повний текст складено 20.12.2018) про призначення судової експертизи та зупинення провадження

у справі № 914/1667/18

за позовом Приватного акціонерного товариства "Оболонь", м.Київ

до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша Приватна Броварня "Для людей - як для себе!", м.Львів;

до відповідача 2 Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", Житомирська область, Радомишльский район, місто Радомишль

про:

1. Заборону ТОВ ТВК "Перша Приватна Броварня "Для Людей - Як для Себе!" здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

2. Зобов'язання ТОВ ТВК "Перша Приватна Броварня "Для Людей - Як для Себе!" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послут за свідоцтвами України №242319 та №244894.

3. Заборону Приватному акціонерному товариству "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пивоспеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

4. Зобов'язання Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

06.09.2018 на розгляд Господарського суду Львівської області поступила позовна заява від ПАТ «Оболонь» до ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе», за участю третьої особи, на стороні відповідача - ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» про припинення порушення прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) шляхом: заборони ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (ідентифікаційний код - 31978272) здійснювати використання позначення "HARD CITRUS" , яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною марною "HARDMIX CITRUS", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 Класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (пиво) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеними позначеннями, пропонування продукції із нанесеними позначеннями для продажу, продаж; зобов'язання ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (ідентифікаційний код - 31978272) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива, які містять позначення "HARD CITRUS", схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "HARDMIX CITRUS", зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894 (Т-1, а.с.8-13).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 10.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №914/1667/18. Постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження (Т-1, а.с.2-5).

22.10.2018 на розгляд Господарського суду Львівської області поступило клопотання ПАТ «Оболонь» про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну (доповнення) предмета позову (Т-1, а.с.179-183), яка ухвалою суду від 23.10.2018 задоволена, постановлено подальший розгляд справи здійснювати з врахуванням поданої заяви від 17.10.2018 вх. №2766/18 про зміну предмета позову (Т-1, а.с.200-205).

Також, ухвалою суду від 23.10.2018 залучено до участі у справі в якості співвідповідача ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (ідентифікаційний код: 05418365; місцезнаходження:12201, Житомирська область, Радомишльский район, вул. Микгород буд. 71 (Т-1, а.с.197-199).

30.10.2018 позивачем на розгляд Господарського суду Львівської області подано заяву про зміну предмета позову, згідно якої просить викласти його таким чином: заборонити ТОВ ТВК "Перша Приватна Броварня "Для Людей - Як для Себе!" здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов'язання ТОВ ТВК "Перша Приватна Броварня "Для Людей - Як для Себе!" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894; заборонити Приватному акціонерному товариству "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пивоспеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов'язання Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894 (Т-1, а.с.214-215).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.11.2018 заяву Приватного акціонерного товариства «Оболонь» від 26.10.2018 (вх. №2847/18) про зміну предмета позову прийнято, постановлено подальший розгляд справи здійснювати з врахуванням заяви Приватного акціонерного товариства «Оболонь» від 26.10.2018 (вх. №2847/18) про зміну предмета позову (Т-2, а.с.4-5).

08.11.2018 відповідачем 1 подано клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності (Т-1, а.с.225-226).

22.11.2018 позивачем на розгляд господарського суду Львівської області подано заперечення проти клопотання відповідача 1 про призначення експертизи(Т-2, а.с.21-25).

12.12.2018 відповідачем 2 на розгляд Господарського суду Львівської області подано клопотання про призначення експертизи (Т-2, а.с.36-38).

17.12.2018 позивачем в канцелярію суду подано заперечення проти клопотання відповідача -2 про призначення експертизи (Т-2, а.с.49-57).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 у справі №914/1667/18 призначено судову експертизу. Провадження у справі зупинено. Доручено проведення судової експертизи кваліфікованим фахівцям Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м.Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11). Поставлено на вирішення експертам наступні питання: Чи є позначення «НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та/чи ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894?; Чи є позначення «НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?; Якщо одна чи дві відповіді на запитання за №1 та №2 є ТАК, то чи здійснюється ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та/або ПрАТ «ПБК «Радомишль» використання саме дослідженого експертами позначення «НАRD CITRUS» шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж?; Чи є продукція 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикетка або інша упаковка (стікер, споживча тара, контретикетка, кольєретка, ярлик, пробка) ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та/або ПрАТ «ПБК «Радомишль» з позначенням «НАRD CITRUS» схожа настільки, що продукцію можна сплутати з продукцією ПАТ «Оболонь» 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикеткою або іншою упаковкою (стікером, споживчою тарою, контретикеткою, кольєреткою, ярликом, пробкою) із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 або такою, може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП? Зобов'язано відповідача 1 провести попередню оплату витрат на проведення судової експертизи (у разі необхідності) згідно із рахунком експертної установи. Попереджено експертів та інших осіб, які будуть залучені для проведення експертизи, про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України, в тому числі за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

Позивач - ПАТ «Оболонь», не погодившись з винесеною ухвалою, подав апеляційну скаргу від 27.12.2018 №2751/0/2-18, в якій посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм чинного матеріального та процесуального права та з неповним дослідженням матеріалів та обставин справи.

Скаржник в обґрунтування своїх вимог посилається на те, що відповідачі на вимогу суду (ухвал про відкриття провадження у справі та залучення свіввідповідача) не скористались правом у проведенні експертизи та наданні висновку експертизи складеного на їх замовлення з метою економії процесуальних строків та на підтвердження своїх заперечень.

Скаржник також вказує, що судом фактично вказується на необхідність порівняння судовим експертом зовнішнього вигляду продукції (етикетки та іншої упаковки) пива спеціального відповідачів «Перша приватна броварня ХАРД ЦИТРУС /HARD CITRUS" з продукцією позивача «Оболонь ХАРДМІКС ЦИТРУС» («OBOLON HARDMIX CITRUS"). При цьому, судом не обґрунтовано, яким чином встановлені висновком експерта обставини схожості або несхожості етикеток продукції сторін (прояв використання торговельних марок позивача за свідоцтвами на знаки для товарів і послуг №№242319, 244894 з врахуванням предмету спору вплине на предмет доказування у справі про захист майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Також, скаржник зазначає, що в матеріалах справи відсутні оригінали етикеток продукції позивача «Оболонь ХАРДМІКС ЦИТРУС» («OBOLON HARDMIX CITRUS") на яких також використана значна кількість інших торговельних марок, ніж тих, що вказані в предметі позову. Зокрема, торговельна марка «ОБОЛОНЬ» захищена іншими свідоцтвами на знаки для товарів і послуг.

Вважає, скаржник, що порівняння зовнішнього вигляду продукції позивача (прояву використання торговельної марки позивача) з продукцією відповідача є неправомірним, оскільки позивач звернувся до суду безпосередньо за захистом порушених прав власника торговельних марок (знаків для товарів і послуг).

Щодо питання використання або не використання позначення «HARD CITRUS» шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію, скаржник вважає, що це є питанням права та вирішується на підставі наданих сторонами доказів на таке підтвердження.

Відповідно до цього, просить, ухвалу місцевого господарського суду від 18.12.2018 про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі №914/1667/18 скасувати, питання розподілу судових витрат за розгляд апеляційної скарги передати на вирішення до місцевого господарського суду за наслідками розгляду справи.

Відповідач 1 у відзиві від 18.01.2019 №50 заперечує доводи апеляційної скарги, посилаючись на те, що судовим експертом при винесенні висновку №185/18 від 27.07.2018 було порушено вимоги п.4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, оскільки питання, що ставилося замовником експертизи стосувалося знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №242177 від 25.05.2018, а також знаку за заявкою №m201623725 (в подальшому свідоцтво №244894). Вказує, що експерт, замість дослідження питання щодо свідоцтва №242177 від 25.05.2018 самостійно без належних підстав змінив на свідоцтво №242319 від 25.05.2018. За таких обставин, відповідач 1 вважає, що експерт здійснив неповне дослідження, а також дослідження неналежного об'єкта, оскільки свідоцтвом №242177 правова охорона надана словесному позначенню "HardMix", а свідоцтвом №242319 надана правова охорона комбінованому позначенню. Також, відповідач 1 вказує, що заперечує обставини, які зазначені зокрема в апеляційній скарзі стосовно домінуючого елемента знаку для товарів і послуг, стосовно обставин встановлених висновком №185/18 від 27.07.2018 щодо схожості спірних позначень. Вказує, що позивач у своїй апеляційній скарзі обґрунтовує її підставність наявністю висновку експерта , проведеного на замовлення позивача. Проте, відповідач 1 поставив під сумнів такий висновок, що й обґрунтував. Відповідно до цього, суд першої інстанції призначаючи експертизу погодився із доводами відповідача. Вважає, що така позиція суду відповідає завданням та основним засадам господарського судочинства, зокрема рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Відповідно до цього, ухвалу місцевого господарського суду просить залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

01.03.2019 в канцелярію суду від представника відповідача 2 поступило клопотання про відкладення розгляду справи, в зв'язку з неможливістю прибути в судове засідання 04.03.2019 та в зв'язку з неможливістю забезпечити участі іншого представника відповідача 2.

В судове засідання 04.03.2019 з'явився представник позивача. Відповідачі участі уповноважених представників не забезпечили, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи ухвалою суду від15.02.2019, про що свідчать поштові повідомлення про вручення поштової кореспонденції.

Судова колегія розглянувши клопотання відповідача 2 про відкладення розгляду справи ухвалила таке відхилити з огляду на те, що дане клопотання документально не підтверджено належними та допустимими доказами в розумінні ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, які б свідчили про те, що скаржник дійсно не мав можливості забезпечити участі уповноваженого представника в судове засідання 04.03.2019, а також враховуючи те, що згідно ч. 2 ст. 273 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції розглядається протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі.

Представник позивача в судовому засіданні 04.03.2019 підтримав доводи апеляційної скарги, з мотивів наведених в апеляційній скарзі.

Вивчивши матеріали справи в сукупності з апеляційною скаргою та відзивом на неї, оцінивши зібрані у справі докази, заслухавши пояснення представника позивача, судова колегія Західного апеляційного господарського суду прийшла до висновку про невідповідність ухвали Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 у справі №914/1667/18 нормам чинного матеріального та процесуального права, матеріалам та обставинам справи, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов : 1). для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2). жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновків експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

З уточнених позовних вимог встановлено, що позивач ставить наступні позовні вимоги до відповідачів, а саме: про заборону ТОВ Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!» та Приватному акціонерному товариству "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" та Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послут за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Позивачем при поданні позову надано висновок експерта №185/18 від 27.07.2018, складений на його замовлення експертом Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. (Т-1, а.с.29-47)

У висновку експерта №185/18 від 27.07.2018 досліджено наступні питання: Чи є позначення "HARD CITRUS", що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального, схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "HARDMIX CITRUS" за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018р., та знаком для товарів і послуг "HARDMIX CITRUS" (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати?; Чи є позначення "HARD CITRUS", що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?

Відповідач 1 - ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» заявляючи клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності просить поставити наступні питання, а саме: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242319 схожим із позначенням, яке використовується ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального на етикетці пляшки і наведену у додатку №1 , настільки, що їх можна сплутати між собою; чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242177 схожим із позначенням, яке використовується ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального на етикетці пляшки і наведену у додатку №1 , настільки, що їх можна сплутати між собою; чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №244894 схожим із позначенням, яке використовується ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального на етикетці пляшки і наведену у додатку №1 , настільки, що їх можна сплутати між собою. Просить доручити проведення експертного дослідження Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз , що знаходиться за адресою: м. Львів , вул. Липинського, 54.

Відповідачем 2 також в суді першої інстанції було подано клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 12.12.2018 за вх.№3334/18, на вирішення якої просить поставити наступні запитання: Чи використовується приватним акціонерним товариством «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на етикетці пляшки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №242177? Якщо так, то яким чином?; Чи використовується приватним акціонерним товариством «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на етикетці пляшки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319? Якщо так, то яким чином?; Чи використовується приватним акціонерним товариством «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на етикетці пляшки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 244894? Якщо так, то яким чином?; Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242177 схожим із етикеткою, яку використовує ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці, настільки, що їх можна сплутати між собою?; Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242319 схожим із етикеткою, яку використовує ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці, настільки, що їх можна сплутати між собою?; Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №244894 схожим із етикеткою, яку використовує ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці, настільки, що їх можна сплутати між собою?; Чи є етикетка, яка використовується ПрАТ «ПИВ0-БЕЗАЛК0ГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, відносно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242177, 1242319, 244894?; Чи викликає словесне позначення «НАRD CITRUS», яке є елементом комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m2018 07716 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 32 класу МКТП, а саме про Приватне акціонерне товариство «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»?; Чи викликає словесне позначення «НАRD CITRUS», яке є елементом комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m2018 07716 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 32 класу МКТП, а саме про Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-виробничу компанію «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!»?; Чи викликає словесне позначення «НАRD CITRUS», яке є елементом комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m201807716 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 32 класу МКТП. а саме про Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»?; Які слова (словосполучення), що є словесними складовими частинами позначень, що зареєстровані за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №244894, №242319 є загальними позначеннями, термінами, словосполученнями (такими, яким окремо, без поєднання з іншими елементами, не може бути надана правова охорона щодо товарів 32 класу МКТП)?; Які слова (словосполучення), що є словесними складовими частинами комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m201807716 є загальними позначеннями, термінами, словосполученнями (такими, яким окремо, без поєднання з іншими елементами, не може бути надана правова охорона щодо товарів 32 класу МКТП)? Проведення експертизи відповідач 2 також просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 54.

Необхідність призначення експертизи відповідачі обґрунтовують тим, що у висновку, який був наданий позивачем, дослідження було здійснено неповно, не об'єктивно та з порушенням встановленого порядку, про що зазначалося у відзиві на позов та у запереченні відповідача 1. За таких обставин, згідно доводів клопотання відповідача 2, останній вважає, що наявні обґрунтовані сумніви щодо висновку, який був наданий позивачем.

Позивач в суді першої інстанції подав заперечення проти клопотань відповідачів про призначення експертизи (Т-2, а.с.21-25, 49-57) з підстав того, що відповідно до ч.1 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення, що відповідачами не зроблено. При цьому, вказує, що висновок судового експерта Ковальової Н.М. Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №185/18 від 27.07.2018 відповідає встановленим вимогам, не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами, жодними іншими належними і допустимими доказами.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведення експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч.2 ст. 101 ГПК України), При цьому, частиною шостою наведеної статті встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач 1 на вимогу суду (ухвала про відкриття провадження у справі від 10.09.2018 (Т-1, а.с.2-5)) не скористався правом у проведенні експертизи та наданні висновку експерта на його замовлення з метою економії процесуальних строків та на підтвердження своїх заперечень, викладених у відзиві.

Згідно ст. 161 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмету спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява, відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. При цьому, подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Згідно ч.3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень . Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

У відповідності до ч.ч. 2-4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач повинен подати докази разом з позовом, а відповідач разом з відзивом. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений строк, учасник справи зокрема повинен письмово повідомити причини неможливості його подання у зазначений строк та докази здійснення заходів щодо здійснення дій, спрямованих на його отримання. Висновок експерта являється доказом в розумінні ст. 73 ГПК України.

Аналогічне положення також міститься в ч. 1 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої у строки, встановлені судом в ухвалі про відкриття провадження у справі , відповідач має право надіслати суду відзив на позов і всі письмові та електронні докази (які можливо подати до суду ), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Крім цього, відповідач відповідно до пп.6 ч.3 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України повинен зазначити документи і докази, які не можуть бути подані разом з відзивом, із зазначенням причин їх неподання.

Враховуючи наведене, судова колегія апеляційного суду приходить до висновку, що клопотання відповідачів про призначення експертизи не відповідають вищевказаним умовам, а відтак, відповідно до ч.4 ст. 14 ГПК України відповідачі повинні нести ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи не вчиненням ними процесуальних дій. Незважаючи на отримання позовної заяви 05.09.2018 відповідач-1 лише в судовому засіданні 08.11.2018 подав клопотання про призначення експертизи .

Щодо клопотання відповідача 2, то як вбачається з обставин справи ним не заперечується жодна з обставин, на яких ґрунтується позов та, при цьому, такий не скористався правом подати докази, що надані йому процесуальним законодавством. Окрім цього, відповідач 2 не виконав вимоги суду, що були покладені на нього ухвалою від 23.10.2018 у справі №914/1667/18 (про залучення співвідповідача (Т-1, а.с.197-198)), якою його було зобов'язано в п'ятнадцятиденний строк з дня вручення вказаної ухвали надати відзив та всі інші письмові і електронні докази, висновки експертів чи письмові показання свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Отже, відповідач 2, як і відповідач 1 не скористалися правом у проведенні експертизи та наданні висновку експерта, складеного на їхнє замовлення з метою економії процесуальних строків та на підтвердження своїх заперечень.

Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, яка зі вступом України до Світової організації торгівлі є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватись значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

Судова колегія апеляційного суду зазначає, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування . Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначення відповідної експертизи.

Згідно вимог ст. 16 та ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до предмету доказування у даній справі входять фактичні дані про ступінь схожості протиставленого «HARD CITRUS», що використовується відповідачами у цивільному обороті з зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 242319 та №244894 позивача.

Відтак, заслуговує на увагу, посилання скаржника про те, що перед експертом правильно ставити питання про ступінь схожості позначення «HARD CITRUS» з торговельними марками за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Як вбачається з висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства Юстиції України №185/18 від 27.07.2018 в ньому зазначено про ступінь схожості, а саме вказано, що позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвами України №242319 від 25.05.2018 та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018, настільки, що їх можна сплутати. Позначення «HARD CITRUS, що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким , що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

При цьому, як вбачається із змісту оскаржуваної ухвали місцевим господарським судом, не заперечуючи відповідність наданого позивачем до позовної заяви висновку експерта встановленим вимогам, повторно поставлено на розгляд експерта вищевказані питання.

З обставин справи вбачається, що позначення пива спеціального «HARDMIX CITRUS» захищене свідоцтвами на знак для товарів і послуг №242319 зареєстрованого 25.05.2018 та №244894 зареєстрованого 25.07.2018 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, використовується позивачем в своїй господарській діяльності для маркування товарів і послуг 32 класу (пиво) Міжнародної класифікації товарів і послуг. Основним і домінуючим елементом вказаних торговельних марок за вказаними свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг є позначення «HARDMIX CITRUS».

Згідно вимог ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Позивач в апеляційній скарзі вказує, що ним в запереченнях поданих 22.11.2018 та 17.12.2018 на клопотання відповідачів щодо призначення експертизи, вказувалось, що предметом розгляду даної справи за позовними вимогами, зміненими заявою від 26.10.2018, є заборона відповідачам використовувати позначення «HARDMIX CITRUS», яке схоже з торговельними марками позивача за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894 настільки, що їх можна сплутати.

Відтак, вбачається, що позовні вимоги стосуються захисту майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг.

Місцевим господарським судом у четвертому питанні призначеної експертизи фактично вказується на необхідність порівняння судовим експертом зовнішнього вигляду продукції (етикетки та іншої упаковки) пива спеціального відповідачів «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» ХАРД ЦИТРУС /«HARD CITRUS» з продукцією позивача «ОБОЛОНЬ ХАРДМІКС ЦИТРУС» («OBOLON HARDMIX CITRUS»).

Однак, при цьому, судом не обґрунтовано, яким чином встановлені висновком експерта обставини схожості або несхожості етикеток продукції сторін (прояв використання торговельних марок позивача за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг т№242319, №244894) з урахуванням предмету спору вплине на предмет доказування у справі про захист майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Позивач вказує, що у третьому питанні призначеної експертизи місцевим господарським судом, а саме: чи здійснюється відповідачами використання позначення «HARD CITRUS», шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання з нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж? - неправомірно поставлено експерту питання права, що не потребують доказування.

З огляду на викладене, судова колегія апеляційного суду вважає, що на поставлені в оскаржуваній ухвалі запитання дана відповідь у висновку експерта №185/18 від 27.07.2018 (Т-1, а.с.29-47), який не спростований відповідачами відповідними доказами.

Згідно вимог ч.1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі лише для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Відтак, судова колегія, вважає, що заслуговує на увагу твердження позивача про те, що питання використання або не використання позначення «HARD CITRUS» шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію є питанням права та вирішується на підставі наданих сторонами доказів на таке підтвердження.

Враховуючи наведене, судова колегія Західного апеляційного господарського суду приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляційної скарги, відповідно до цього ухвала Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 у справі №914/1667/18 підлягає скасуванню з направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції, оскільки така прийнята з порушенням норм чинного процесуального права та з неповним дослідженням матеріалів та обставин справи.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 271, 275, 280, 282, 284 ГПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу задоволити.

Ухвалу Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 у справі №914/1667/18 про призначення судової експертизи і зупинення провадження у справі скасувати.

Справу №914/1667/18 направити на розгляд Господарського суду Львівської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і не підлягає оскарженню.

Повний текст постанови складено 15.03.2019.

Головуючий суддя Орищин Г.В.

Суддя Галушко Н.А.

Суддя Желік М.Б.