ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2019 р. Справа№ 910/10269/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі

від апелянта: Мариничев Ю.П. ордер серії ХВ 000015 від 27.12.2018;

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Запорожець Л.Г. довіреність № 2434-03/33 від 29.01.19;

від АТ "Калцекс": Коптілін С.Ю. ордер серії № ЛГ004826 від 07.12.2018;

Кириченко І.А. ордер серії КВ № 407750 від 10.12.2018;

інші учасники провадження у справі - не з'явились;

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

на ухвалу господарського суду м. Києва від 13.12.2018

у справі № 910/10269/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

до KALCEKS,AS (АТ"Калцекс") (відповідач 1);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 2);

Міністерства охорони здоров'я України (відповідач 3);

про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.12.2018 у справі № 910/10269/17 призначено судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; провадження у справі зупинено до надання Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності висновку судової експертизи, вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції у відповідній частині, ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати частково ухвалу господарського суду м. Києва від 13.12.2018 у справі № 910/10269/17.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2019 поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" на ухвалу господарського суду м. Києва від 13.12.2018 у справі № 910/10269/17 та призначено розгляд апеляційної скарги на 27.02.2019.

21.02.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS,AS (АТ"Калцекс") надійшов відзив на апеляційну скаргу.

У судовому засіданні 27.02.2019 представник апелянта підтримав вимоги апеляційної скарги та просив суд їх задовольнити. Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заперечила проти скасування оскаржуваної ухвали в частині визначення судом експертної установи, яка має провести судову експертизу, проте підтримала вимоги апеляційної скарги в частині скасування оскаржуваної ухвали щодо поставлених судом перед експертом питань, які були заявлені відповідачем-1. Представники відповідача-1 заперечили проти задоволення вимог апеляційної скарги та просили суд залишити її без задоволення, а оскаржувану ухвалу без змін.

Представники відповідача-3 не з'явилися, хоча про дату, час і місце розгляду апеляційної скарги були всі учасники провадження у справі належним чином повідомлені.

Стаття 43 ГПК України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок сторін (учасників провадження у даній справі), справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Статтею 202 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 273 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників відповідача-3, які не з'явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Розглянувши апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та зміст оскаржуваної ухвали, колегією суддів встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить суд:

- визнати недійсним повністю та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП";

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код за , місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд.12/2) опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним повністю та скасування рішення про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП";

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд.7) від 06.04.2017 №373 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 1, 2 або 20 контурних чарункових упаковок (піддонів) в пачці із картону, заявник АГ "Калцекс", Латвія, номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) зазначений під номером 118 у додатку № 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2017 №373;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд.7) виключити лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання відповідного наказу;

- заборонити Компанії KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV- 1057 (Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Крустпілс, 53, LV-1057) використовувати на митній території України знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", схоже із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №129188 від 27.09.2010 р. та №227836 стосовно товарів 1 та 5 класу МКТП, включаючи його використання шляхом нанесення на товари 1 та 5 класу МКТП, упаковки, в яких містяться товари 1 та 5 класу МКТП, вивіски, пов'язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інші прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предмети, зберігання таких товарів 1 та 5 класу МКТП із нанесенням знака/позначення "PROMEDOL KALCEKS"/"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення на митну територію України), застосування позначення "PROMEDOL KALCEKS"/"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов'язати Компанію KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV- 1057 (Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Крустпілс, 53, LV-1057) усунути знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS"/"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з лікарських засобів власного виробництва, їх упаковок, вивісок, пов'язаних з ними, етикеток, нашивок, бирок чи інших прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предметів, ділової документації, реклами та з мережі Інтернет, що зберігаються з метою пропонування для продажу, пропонуються для продажу, продаються, імпортуються (ввозяться на митну територію України), застосовуються в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет на митній території України;

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.06.2017 прийнято справу № 910/10269/17 до провадження суддею Мандриченком О.В.

07.09.2017 представником позивача подане клопотання про уточнення позовних вимог, в якому заявник просить вважати позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" в наступній редакції:

- визнати недійсним повністю та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 відносно товарів 1 та 5 класу МКТП".

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код за , місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд.12/2) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним повністю та скасування рішення про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 відносно товарів 1 та 5 класу МКТП;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) віл 06.04.2017 №373 " Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (розчин для ін'єкцій. 20 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 1, 2 або 20 контурних чарункових упаковок (піддонів) в пачці із картону, заявник AT "Калцекс", Латвія, номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) зазначений під номером 118 у додатку № 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2017 №373;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд.7) виключити лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання відповідного наказу;

- заборонити Компанії KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV-1057 (Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Крустпілс, 53, LV-1057) використовувати на митній території України знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", схоже із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №129188 від 27.09.2010 та №227836 стосовно товарів 1 та 5 класу МКТП, включаючи його використання шляхом нанесення на товари 1 та 5 класу МКТП, упаковки, в яких містяться товари 1 та 5 класу МКТП, вивіски, пов'язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інші прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предмети, зберігання таких товарів 1 та 5 класу МКТП із нанесенням знака/позначення "PROMEDOL KALCEKS"/"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення на митну територію України), застосування позначення "PROMEDOL KALCEKS"/"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов'язати Компанію KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, RTga, Krustpils iela 53, LV-1057 (Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Крустпілс, 53, LV-1057) усунути знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS"/"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з лікарських засобів власного виробництва, їх упаковок, вивісок, пов'язаних з ними, етикеток, нашивок, бирок чи інших прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предметів, ділової документації, реклами та з мережі Інтернет, що зберігаються з метою пропонування для продажу, пропонуються для продажу, продаються, імпортуються (ввозяться на митну територію України), застосовуються в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет на митній території України.

18.09.2018 через канцелярію суду першої інстанції від представника позивача надійшло клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності. У вказаному клопотанні позивач просив призначити експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити одному з експертів: ОСОБА_6 або ж ОСОБА_7; на вирішення експертизи поставити наступні питання: - Чи є знак для товарів та послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією № 1320345 від 20.06.2016 схожим зі знаками для товарів та послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 та "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 настільки, що їх можна сплутати? - Чи є назва лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", зареєстрованого за реєстраційним посвідченням № UA/15324/01/01 (термін дії реєстраційного посвідчення з 28.07.2016 по 28.07.2021), схожим зі знаками для товарів та послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 та "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 настільки, що їх можна сплутати?

18.10.2018 через канцелярію суду першої інстанції від представника відповідача-1 надійшло пояснення щодо призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності. У вказаному поясненні відповідач-1 просив у разі призначення експертизи, проведення її доручити експертам-співробітникам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертизи просив поставити наступні питання: - Чи є позначення "Промедол", що охороняється як частина знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 таким, що cкладається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119? - Чи є об'єкт, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211? - Чи використовувало Акціонерне товариство "Калцекс" в своїй господарській діяльності позначення "ПРОМЕДОЛ" до дати пріоритету знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України №227836 - на 02.11.2016 дати подання заявки № m 201624211?

Оскаржуваною ухвалою суд першої інстанції призначив у справі судову експертизу; проведення якої доручено Київському Науково-дослідному інституту судових експертиз; судом на вирішення експерта були поставлені питання, запропоновані, як позивачем, так і відповідачем-1.

Апелянт, оскаржуючи частково вказану ухвалу від 13.12.2019, просив суд ухвалити нове рішенням, яким:

1) Призначити первинну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити одному з наступний атестованих судових експертів:

- ОСОБА_6 (АДРЕСА_2);

- ОСОБА_8 (АДРЕСА_1);

- Кісіль Наталія Валеріївна (ДП «Інформаційні судові системи»; 03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10);

- Поліщук Інна Юріївна Валеріївна (ДП «Інформаційні судові системи»; 03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10);

- Ткачук Тетяна Миколаївна (ДП «Інформаційні судові системи»; 03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10);

- Стародубов Ігор Вадимович (ДП «Інформаційні судові системи»; 03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10).

2) На вирішення первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів та послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією № 1320345 від 20.06.2016 схожим зі знаками для товарів та послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України № 227836 та «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 настільки, що їх можна сплутати?

- чи є назва лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС», зареєстрованого за реєстраційним посвідченням № UA/15324/01/01 (термін дії реєстраційного посвідчення з 28.07.2016 по 28.07.2021), схожим зі знаками для товарів та послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України № 227836 та «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 настільки, що їх можна сплутати?

Апелянт в апеляційній скарзі не погоджується з визначеною судом першої інстанції за оскаржуваною ухвалою експертною установою, якій було доручено проведення первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз). Обґрунтовуючи таку незгоду, апелянт зазначив про те, що вказана експертна установа була заявлена відповідачем-1, та згідно з даними Державного реєстру атестованих судових експертів України у Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України працює лише 2 судових експерта, які атестовані за судово-експертною спеціальністю « 13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». Також зазначив про те, що у зв'язку із вказаним, проведення первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз призведе до проведення вказаної судової експертизи поза межами нормативних строків проведення судових експертиз, що в свою чергу призведе до затягування розгляду вказаної справи. Вказане посилання заявник документально не підтвердив.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, присутніх у судовому засіданні, відхиляє вказані доводи апелянта за необґрунтованістю та відсутністю належних доказів. У відповідності до ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

В даному випадку, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про доручення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, не порушуючи при цьому норм ГПК України, інших норм чинного законодавства.

Також, апелянт зазначив, що не погоджується із тим, що суд поставив перед експертом питання, запропоновані представником відповідача-1, а тому оскаржувана ухвала в цій частині підлягає скасуванню.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, дійшла наступних висновків.

Як зазначалося вище, суд першої інстанції поставив перед експертом питання, запропоновані відповідачем-1, а саме: - Чи є позначення "Промедол", що охороняється як частина знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 таким, що cкладається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119? - Чи є об'єкт, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

Судова колегія не погоджується з висновком суду першої інстанції, оскільки предметом позову у господарській справі № 910/10269/17 є визнання недійсним рішення відповідача-2 про надання правової охорони на території України знаку для товарів та послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією № 1320345 від 20.06.2016, а не визнання недійсними Свідоцтв України № 227836, № 129188. Вказані Свідоцтва України № 227836, № 129188 на час розгляду даної апеляційної скарги є чинними, не визнанні недійсними в судовому порядку та невідповідність вказаних Свідоцтв України умовам надання правової охорони не є предметом розгляду даної справи, вказані обставини не стосуються предмета позову у справі № 910/10269/17. Відповіді на вказані питання мають відношення до предмета позову в іншій справі, а саме - в справі № 910/16093/18 за позовом АТ «Калцекс до ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» «Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 227836, № 129188 та зобов'язання вчинити певні дії, що не заперечувалось представниками відповідача-1.

Що стосується третього питання, запропонованого відповідачем-1 та поставленого судом перед експертом (чи використовувало Акціонерне товариство "Калцекс" в своїй господарській діяльності позначення "ПРОМЕДОЛ" до дати пріоритету знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України №227836 - на 02.11.2016 дати подання заявки № m 201624211?), то судова колегія погоджується з доводами апелянта, який зазначив, що розв'язання цього питання не потребує спеціальних знань відповідного експерта у сфері іншій, ніж право, та є правовим питанням. Для встановлення факту права попереднього користувача у відповідача-1 на позначення «ПРОМЕДОЛ» до дати пріоритету знаку для товарів та послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України № 227836 - на 02ЛЕ2016, не потрібно спеціальних знань в галузі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки для цього необхідно дослідження судом матеріалів вказаної справи, додатково поданих доказів, та їх належна правова оцінка.

Відповідно до п. 4 ст. 277 ГПК України зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а ухвала господарського суду м. Києва від 13.12.2018 у справі № 910/10269/17 частковій зміні, з виключенням з п. 2 її резолютивної частини питань, запропонованих відповідачем-1: "Чи є позначення "Промедол", що охороняється як частина знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 таким, що cкладається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119? Чи є об'єкт, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211? Чи використовувало Акціонерне товариство "Калцекс" в своїй господарській діяльності позначення "ПРОМЕДОЛ" до дати пріоритету знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України №227836 - на 02.11.2016 дати подання заявки № m 201624211?"

В решті оскаржувану ухвалу слід залишити без змін, враховуючи вищевикладене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 255, 269, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" задовольнити частково.

2. Ухвалу господарського суду м. Києва від 13.12.2018 у справі № 910/10269/17 змінити частково, виключивши з п. 2 її резолютивної частини питання, запропоновані відповідачем-1:

- Чи є позначення "Промедол", що охороняється як частина знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 таким, що cкладається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є об'єкт, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

- Чи використовувало Акціонерне товариство "Калцекс" в своїй господарській діяльності позначення "ПРОМЕДОЛ" до дати пріоритету знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України №227836 - на 02.11.2016 дати подання заявки № m 201624211?

3. В решті ухвалу господарського суду м. Києва від 13.12.2018 у справі № 910/10269/17 залишити без змін.

4. Матеріали справи № 910/10269/17 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 01.03.2019.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

В.О. Пантелієнко