ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"05" березня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2641/18

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Фізичної особи-підприємця Березки Дмитра Ігоровича, м. Київ
до Фізичної особи-підприємця Пачева Євгена Вікторовича, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки
про припинення порушення прав інтелектуальної власності
за участю представників:
позивача:Шебанова С.С. - адвокат, дов. від 31.01.2019
відповідача:Пачева І.В. - адвокат, ордер серія КВ № 744852
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом Фізичної особи-підприємця Березки Дмитра Ігоровича (далі - позивач) до Фізичної особи-підприємця Пачева Євгена Вікторовича (далі - відповідач) про:

- заборону Фізичній особі-підприємцю Пачеву Євгену Вікторовичу використовувати знак для товарів та послуг «THE DИM» в сфері дії класифікатору 43 (послуги із забезпечення їжею та напоями, послуги барів, послуги їдалень, послуги кафе, послуги кафетеріїв, послуги пансіонатів, кейтерингові послуги щодо забезпечення їжею та напоями, послуги барів і т.д.) в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві закладу;

- зобов'язання Фізичної особи-підприємця Пачева Євгена Вікторовича демонтувати вивіски та змінити назву закладу в рекламних матеріалах, мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в тому числі й в соціальних мережах Фейсбук (https://www.facebook.com) та Інстаграм (https://www.instagram.com) в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішення суду.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач, здійснюючи свою господарську діяльність в кальян-барі «THE DИM» за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Мира, 11-А, незаконно використовує позначення «THE DИM», що є схожим до ступеня сплутаності зі знаком для товарів та послуг «THE DYM», майнові права інтелектуальної власності на який належить позивачу як власнику свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Відповідач проти позовних вимог заперечує з підстав, викладених у відзиві, які зводяться до безпідставності та необґрунтованості вимог позивача, позаяк, використання відповідачем позначення «THE DИM» не порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг «THE DYM» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 243119 від 11.06.2018, оскільки позначення яке використовує в своїй господарській діяльності відповідач не схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів та послуг «THE DYM» та не може ввести в оману споживачів.

В процесі розгляду справи представник відповідача подав до суду клопотання про призначення судової експертизи від 21.01.2019, яке мотивовано тим, що під час вирішення господарського спору виникли питання, роз'яснення яких потребує спеціальних знань. У зазначеному клопотанні позивач запропонував суду винести на роз'яснення судового експерта наступне питання: «Чи є позначення «the DИM» - «The DM» (із зображенням кальяну між «D» та «М») застосоване на веб-сторінках, веб-сайтах в мережі Інтернет https://www.facebook.com/thedum.official/, https://www.instagram.com/thedum.official/, а також використане на вивісках торгової точки відповідача «Кафе «The DИM», розташованої за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Мира, 11-А, приміщення 196, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 243119?».

Також відповідач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи просить покласти на нього витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи та пропонує експертну установу, якій можна доручити її проведення - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Представником позивача подано до суду заперечення на клопотання про призначення судової експертизи від 29.01.2019, які обґрунтовані тим, що необхідність у призначенні судової експертизи відсутня, позаяк, для з'ясування обставин, що мають значення для даної справи немає необхідності застосовувати спеціальні знання, а вирішення питання щодо встановлення тотожності та схожості зареєстрованої торгової марки позивача та позначення яке використовує відповідач належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг. При цьому, позивач запропонував в разі прийняття судом рішення щодо необхідності проведення судової експертизи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи покласти на відповідача, а проведення даної експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Присутній в судовому засіданні представник відповідача підтримав подане ним клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити з мотивів, викладених в ньому.

Присутній в судовому засіданні представник позивача просив суд проведення судової експертизи у даній справі доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Згідно з ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

З огляду на те, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо та жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань, суд, керуючись ст. 99 ГПК України, призначає у даній справі судову експертизу.

При визначенні експертної установи для проведення призначеної у даній справі судової експертизи, суд виходить з такого.

Відповідно до положень п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Додатком 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначено перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України. Так, зоною обслуговування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз є м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області, а зона обслуговування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності поширюється на всі регіони.

Відтак, Київська область віднесена до зони обслуговування кожної з запропонованих сторонами експертних установ, тобто, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Доказів ступеня завантаженості кожної з експертних установ та неможливості проведення однією з установ у визначені законом строки судової експертизи у даній справі, сторонами суду не надано.

Враховуючи викладене, а також те, що сторонами у справі не досягнуто згоди при визначенні експертної установи для проведення призначеної у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд доручає проведення призначеної у даній справі судової експертизи атестованим судовим експертам Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, з огляду на те, що ініціатором призначення судової експертизи у даній справі та понесення витрат щодо її оплати був відповідач.

Згідно з приписами абзацу 1 ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про призначення експертизи попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на відповідача - Фізичну особу-підприємця Пачева Євгена Вікторовича, який заявив вищезазначене клопотання про призначення експертизи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1. ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України - на час проведення експертизи.

Керуючись ст. 99, ч. 2 ст. 125, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Призначити по справі № 911/2641/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. Винести на вирішення експертів наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «THE DYM» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 243119 тотожним або схожим з позначенням, яке застосовується на веб-сторінках, веб-сайтах в мережі Інтернет, в тому числі в соціальних мережах за посиланнями https://www.facebook.com/thedum.official/, https://www.instagram.com/thedum.official/ та використовується під час здійснення господарської діяльності відповідача на вивісках кальян-бару відповідача «Кафе «TНЕ DИM» (із зображенням кальяну між «D» та «М»), розташованої за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Мира, 11-А, приміщення 196?

- Чи є позначення яке застосовується на веб-сторінках, веб-сайтах в мережі Інтернет, в тому числі в соціальних мережах за посиланнями https://www.facebook.com/thedum.official/, https://www.instagram.com/thedum.official/ та використовується під час здійснення господарської діяльності відповідача на вивісках кальян-бару відповідача «Кафе «TНЕ DИM» (із зображенням кальяну між «D» та «М»), розташованої за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Мира, 11-А, приміщення 196, таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 243119, а саме щодо Фізичної особи-підприємця Березки Дмитра Ігоровича?

3. Для здійснення експертизи надати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 911/2641/18.

4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, пов'язані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на відповідача - Фізичну особу-підприємця Пачева Євгена Вікторовича (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1).

6. По закінченню проведення експертизи висновок експертів разом з матеріалами справи № 911/2641/18 подати господарському суду Київської області.

7. Зупинити провадження у справі № 911/2641/18 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.

8. Копію ухвали надіслати учасникам справи та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України разом з матеріалами даної справи.

Дана ухвала набирає законної сили у строк та в порядку передбачених ч. 1 ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у строк визначений ст. 256 ГПК України в порядку передбаченому ст. 257 ГПК України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Суддя Ю.В. Подоляк