ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. Справа№ 910/15518/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

За участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я": Плесюк Н.С. - ордер про надання правової допомоги серія ХВ № 000039 від 15.10.18;

від ПАТ "Фармак": Тесля Ю.О. - ордер про надання правової допомоги серія КС № 520817.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2018

у справі №910/15518/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Фармак"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

2) Міністерства охорони здоров'я України

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача-2 - Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відому торгівельну марку

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Фармак" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідач-1), Міністерства охорони здоров'я України (відповідач-2, МОЗ України) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відому торгівельну марку з такими вимогами:

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 №887 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), заявник Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 31437750), номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01), зазначений під номером 18 у додатку №1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 №887;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України виключити лікарський засіб "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01 з Державного реєстру лікарських засобів України;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" використовувати позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", схоже із добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ" стосовно товарів 5 класу МКТП.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає наступне.

Так, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 №887 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" було зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарський засіб під торговою назвою "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1, реєстраційне посвідчення № UА/16193/01/01, термін дії реєстраційного посвідчення з 01.08.2017 по 01.08.2022), виробником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідач-1). Разом з тим, позивач стверджує, що торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" включає в себе знак "КОРВАЛОЛ", який рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 29.12.2004 визнано добре відомим в Україні відносно позивача щодо товарів 5 класу МКТП "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 1 січня 1993. Відтак, враховуючи те, що позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", а також те, що лікарський засіб "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" та лікарський засіб "КОРВАЛОЛ" використовуються для таких самих та споріднених товарів/послуг, позивач звернувся з даним позовом до суду на захист належних йому прав на добре відомий знак для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 у справі №910/15518/17 позов задоволено повністю.

Визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 №887 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), заявник Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 31437750), номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01), зазначеного під номером 18 у додатку №1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 №887.

Зобов'язано Міністерство охорони здоров'я України виключити лікарський засіб "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України.

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" використовувати позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", схоже із добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ" стосовно товарів 5 класу МКТП; розподілено судові витрати.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 17.12.2019, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 у справі №910/15518/17 і ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва постановлене з неповним з'ясуванням всіх обставин справи, з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає, що оскаржуване рішення винесено з порушенням норм ст. 104 ГПК України щодо оцінки висновку судової експертизи судом та при порушенні п. 3 ч. 1 ст. 42 ГПК України, зокрема, щодо відмови у задоволенні клопотання відповідача-1 про призначення у даній справі повторної судової експертизи.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.01.2019 вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2019 відкрито апеляційне провадження у справі №910/15518/17, справу призначено до розгляду на 12.02.2019.

06.02.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. В обґрунтування даного клопотання скаржник зазначає, що висновок судового експерта №014-СІВ/17 є суперечливим, оскільки при проведенні судової експертизи судовим експертом було порушено норми Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг, затверджених наказом ДП «Український інститут промислової власності» №9 від 07.04.2014.

06.02.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ "Фармак" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого позивач заперечує щодо змісту та вимог апеляційної скарги з підстав їх суперечності дійсним обставинам справи та не підтвердження належними та допустимими доказами.

В судове засідання 12.02.2019 представники відповідача-2 та третьої особи не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Застосовуючи, згідно з частиною 1 статті 3 ГПК України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, колегія суддів зазначає, що праву особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов'язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain") від 07.07.1989).

Відтак враховуючи, що явка сторін судом апеляційної інстанції обов'язковою не визнавалась, участь в судовому засіданні є правом, а не обов'язком сторін, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне розглянути апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" без участі представників відповідача-2 та третьої особи, за наявними матеріалами справи.

В судовому засіданні 12.02.2019 головуючий суддя поставив на обговорення клопотання скаржника про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник скаржника підтримав подане клопотання про призначення повторної судової експертизи, просив суд його задовольнити.

Представник позивача заперечував проти задоволення даного клопотання відмітивши при цьому, що в матеріалах справи наявні два експертні висновки, а саме: висновок експерта №014-СІВ/17 (отриманий в результаті проведення судової експертизи) та висновок експерта №128 (складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача), які узгоджені між собою та підтверджують, що позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ".

Колегія суддів заслухавши думку присутніх представників сторін, дослідивши матеріали справи та враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, відмовила в клопотанні скаржника про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Отже, підставою для призначення у справі повторної судової експертизи є наявність сумнівів у правильності наданого експертом висновку, зокрема, його необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи.

Разом з тим скаржником не наведено доказів необґрунтованості висновку та не зазначено, яким саме матеріалам справи суперечить висновок судового експерта №014-СІВ/17.

Натомість слід зауважити, що для проведення судової експертизи до експертної установи було направлено всі матеріали справи №910/15518/17; зміст висновку експерта №014-СІВ/17 свідчить про повноту відповідей на поставлені питання, їх відповідність фактичним обставинам справи; дослідницька частина висновку містить посилання на докази, що містяться в матеріалах справи; експертиза проведена у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень; експертизу проведено атестованим судовим експертом Стародубовим І.В., який був попереджений про кримінальну відповідальність.

За таких обставин відсутні підстави для призначення у справі повторної судової експертизи.

До того ж слід звернути увагу, що в матеріалах справи наявний також висновок експерта №128 складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача, який узгоджується з висновком експерта №014-СІВ/17 та матеріалами справи, що ще раз підтверджує необґрунтованість заявленого скаржником клопотання про призначення повторної судової експертизи.

В судовому засіданні представник скаржника вимоги апеляційної скарги підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржуване рішення скасувати, у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі.

Представник позивача заперечував проти вимог викладених в апеляційній скарзі, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.

В судовому засіданні 12.02.2019, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку представників сторін, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваної ухвали норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції Публічне акціонерне товариство "Фармак" є виробником лікарських засобів під торговельною маркою "КОРВАЛОЛ" (реєстраційні посвідчення UA/2554/01/01; UA/2554/02/01; UA/2554/03/01; UA/14667/01/01; UA/3684/01/01), а також власником добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ".

Знак "КОРВАЛОЛ" було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 29.12.2004 щодо товарів 5 класу МКТП "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 1 січня 1993.

Отже, знак "КОРВАЛОЛ", як добре відомий в Україні, отримав правову охорону з 01.01.1993.

01.08.2017 Міністерство охорони здоров'я України наказом №887 зареєструвало лікарський засіб під торговою назвою "КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1, реєстраційне посвідчення №UА/16193/01/01, термін дії реєстраційного посвідчення з 01.08.2017 по 01.08.2022), виробником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я".

Відповідно до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів "КОРВАЛОЛ" та "КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВ'Я", лікарські засоби обох виробників містять однаковий склад діючої речовини, а саме: етиловий ефір альфа-бромізовалеріанової кислоти та фенобарбітал; мають схожі показання для застосування; відносяться до однієї фармакотерапевтичної групи «Снодійні та седативні препарати, Барбітурати в комбінації з іншими компонентами. Код АТХ N05С В02».

Враховуючи наведене, позивач стверджує, що відповідач-1 порушує його права, як власника добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", оскільки позначення "КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВ'Я" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "КОРВАЛОЛ", оскільки вони асоціюються в цілому на підставі їх фонетичної, візуальної та семантичної схожості. А тому, позивач, виходячи зі змісту ст. 16 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» вважає, що він як власник добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ" має право на захист прав власника добре відомого знаку, в тому числі, шляхом заборони його використання відповідачу-1 як виробнику лікарського засобу під назвою "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (реєстраційне посвідчення № UА/16193/01/01).

Разом з тим відповідач-1 стверджує, що комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", яке нанесено на упаковку лікарського препарату "КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВ'Я", не є схожим з добре відомим знаком "КОРВАЛОЛ" настільки, що їх можна сплутати, оскільки:

- має приставку "ЗДОРОВ'Я", тобто вказує на фірмове найменування виробника лікарського засобу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я";

- комбіноване позначення у своєму складі має, окрім словесних частин, різні графічні об'єкти, які впливають на розрізняльну здатність цього комбінованого позначення.

Враховуючи, що між сторонами виник спір стосовно того, чи є назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати із добре відомим знаком для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", місцевим господарським судом було призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності на вирішення якої поставлено наступні питання:

1. Чи є торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоров'я України № 887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?

2. Чи є комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею № 1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист № 5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?

3. Чи є торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоров'я України № 887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), такою, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.?

4. Чи є комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею № 1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист № 5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), таким, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.? (ухвала Господарського суду міста Києва від 20.11.2017).

За результатами експертизи судовим експертом Стародубовим І.В. був наданий Висновок експерта № 014-СІВ/17 від 13.08.2018 (а.с. 10-44 т. 3) (далі - Висновок №014-СІВ/17).

Так, з Висновку №014-СІВ/17 слідує, що експерт Стародубов І.В. дійшов наступних висновків щодо поставлених питань:

1. Торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоров'я України № 887 від 01.08.2017 (Реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.

2 (3). Торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоров'я України №887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення №/16193/01/01), є такою, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.

3 (2). Комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист №4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист №5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.

4. Комбіноване позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист №5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), є таким, що може ввести в оману відносно особи позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", який було визнано добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р.

Місцевий господарський суд дослідивши зазначений висновок, прийняв його у якості належного та допустимого доказу у справі.

Однак скаржник стверджує, що суд першої інстанції порушив норму ст. 104 ГПК України під час оцінки висновку експерта №014-СІВ/17 від 13.08.2018, складеного судовим експертом Стародубовим І.В.

Зокрема, за твердженнями апелянта, судовий експерт невірно ідентифікував комбіноване позначення «КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВ'Я» зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу «КОРВАЛОЛ- ЗДОРОВ'Я» (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою- крапельницею №1), поданих ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я». А тому на думку скаржника судовим експертом було досліджене комбіноване позначення «Корвалол-Здоров'я» як словесне; судову експертизу було проведено із порушенням п. 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Судова колегія критично сприймає дані доводи скаржника, оскільки вони є безпідставними та не узгоджуються з матеріалами справи, що підтверджується наступним.

Так, на стор. 25 висновку експерта №014-СІВ/17 експерт наводить посилання на п. 11.1.12 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (затверджених Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 №91 з подальшими змінами) та зазначає, що «Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення».

На стор. 26 висновку експерта №014-СІВ/17 експерт зазначає: «Щодо комбінованого позначення «Корвалол-Здоров'я», зображеного на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу «Корвалол-Здоров'я», основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження, є словесне позначення «Корвалол-Здоров'я».

З наведеного слідує, що судовим експертом Стародубовим І.В. під час складання висновку експерта № 014-СІВ/17 було визначено основний елемент спірного комбінованого позначення, а саме словесний елемент «Корвалол-Здоров'я», що спростовує доводи скаржника стосовно того, що експертом не визначено, які елементи цього позначення займають домінуюче положення.

Щодо доводів апеляційної скарги про те, що судову експертизу було проведено із порушенням п. 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, а саме, невідповідність дослідницької частини висновку із заключною, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

Так, скаржник зауважує, що в результаті проведення аналізу Висновку експерта було встановлено, що у дослідницький частині висновку експертна оцінка результату дослідження з питань 2 та 3 містить наступний висновок "Торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерство охорони здоров'я України №887 від 01.08.2017 (Реєстраційне посвідчення № 16193/01/01), не є такою, що може ввести в оману відносно позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004. Однак, заключні висновки експерта містять прямо протилежний висновок стосовно визначення зазначених питань.

Відповідно до п. 4.15 Інструкції дослідницька частина висновку експерта повинна включати, серед іншого, експертну оцінку результатів дослідження.

При цьому, згідно п. 4.16 Інструкції у заключній частині викладаються висновки за результатами дослідження у вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, що визначена у вступній частині.

Тобто заключна частина повинна містити висновки за результатами дослідження. У дослідницькій частині висновку експерта №014-СІВ/17 питання 2 (3) висвітлюється на сторінках 18-21.

Зокрема, судовий експерт Стародубов І.В. на 20 стор. Висновку №014-СІВ/17 зазначає, що «Відповідно до бібліографічних даних, знак для товарів і послуг «КОРВАЛОЛ», визнаний добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р. є добре відомим з 01.01.1993 р. відносно Відкритого акціонерного товариство «Фармак» (пізніше ПАТ «Фармак»).

Відповідно до відомостей Державного реєстру лікарських засобів України виробником лікарського засобу із торговельним найменуванням «КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я» є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (виробництво з продукції in bulk виробника TOB "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна). Реєстраційне посвідчення лікарського засобу: UA/16193/01/01.

Термін дії реєстраційного посвідчення: з 01.08.2017 по 01.08.2022. Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров 'я ".

З викладеного вище випливає, що знак для товарів і послуг «КОРВАЛОЛ», визнаний добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р. є добре відомим з 01.01.1993 р., а лікарський засіб із торговельним найменуванням «КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я» було зареєстровано 01.08.2017, а його заявником зазначене Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", тобто права на знак виникли раніше ніж було зареєстровано лікарський засіб.

Таким чином, використання торгової назви лікарського засобу «КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я» щодо товарів, для яких воно застосовується, вказуватиме на зв'язок між товарами чи послугами із Публічним акціонерним товариством «Фармак», оскільки встановлена схожість словесного елемента «Корвалол» який є відомим позначенням серед споживачів, фармацевтів та лікарів найменування «Корвалол». Як наслідок, словесна частина торговельної назви лікарського засобу «КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я» пов'язується із діяльністю Публічного акціонерного товариства «Фармак».

Отже, наведене спростовує доводи апелянта щодо наявності суперечності між дослідницькою та заключною частинами Висновку. Натомість, виходячи зі змісту відповіді судового експерта Стародубова І.В. на питання 2 (3) (стор. 18-21 висновку експерта №014-СІВ/17) можна дійти висновку про те, що у цитованому скаржником фрагменті міститься друкарська помилка.

З урахуванням наведеного Північний апеляційний господарський суд погоджується з судом першої інстанції та визнає висновок експерта №014-СІВ/17 належним та допустимим доказом у справі, тоді як ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» не спростовано, що торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерство охорони здоров'я України №887 від 01.08.2017 (Реєстраційне посвідчення №16193/01/01), є такою, що може ввести в оману відносно позивача ПАТ "Фармак", власника добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004.

Крім того, в матеріалах справи міститься Висновок експерта №128 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.09.2018 по господарській справі №910/15518/17 (далі - Висновок № 128), складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача (а.с. 60-81 т. 3).

На розгляд експерта Жили Б.В. були поставлені наступні питання:

1. Чи містить торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", який було зареєстровано наказом Міністерства охорони здоров'я України №887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення № UA//16193/01/01), істотну складову частину, яка відтворює або імітує визнаний Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р., добре відомим знак для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", здатну викликати змішування з ним?

2. Чи містить комбіноване позначення "Корвалол-Здоров'я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист № 5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), істотну складову частину, яка відтворює або імітує визнаний Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004, добре відомим знак для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ", здатну викликати змішування з ним?

За результатами проведеної експертизи експерт Жила Б.В. дійшов таких висновків щодо поставлених питань:

1. Торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", зареєстрованого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 887 від 01.08.2017 року (Реєстраційне посвідчення № UA/16193/01/01), містить істотну складову частину "КОРВАЛОЛ", яка відтворює визнаний Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р. добре відомим знак стосовно споріднених товарів знак "КОРВАЛОЛ" і здатна викликати змішування з ним.

2. Комбіноване позначення "Корвалол-Здоров'я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею №1), поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист № 4505/12 від 28.08.2017) та розміщених в єдиній автоматизованій системі Держлікслужби (лист. № 5435-2.0.2/2.0/197-17 від 03.10.2017), містить істотну складову частину "КОРВАЛОЛ", яка імітує визнаний Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 р. добре відомим знак стосовно споріднених товарів знак "КОРВАЛОЛ" і здатна викликати змішування з ним.

Таким чином висновок №128 складений судовим експертом Жилою Б.В. підтверджує висновки, які були зроблені судовим експертом Стародубовим І.В. у висновку експерта №014-СІВ/17 від 13.08.2018, зокрема, що торгова назва лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", зареєстрованого наказом Міністерства охорони здоров'я України №887 від 01.08.2017 (Реєстраційне посвідчення № UA/16193/01/01), та комбіноване позначення "Корвалол-Здоров'я", зображене на оригінал-макетах упаковок та етикеток лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл, по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею № 1) містять істотну складову частину "КОРВАЛОЛ", яка імітує визнаний Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 добре відомим стосовно споріднених товарів знак "КОРВАЛОЛ" і здатна викликати змішування з ним.

Отже, матеріалами справи підтверджуються та не спростовано відповідачем-1, що позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", а також те, що продукт під назвою "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" зареєстровано для таких самих товарів (лікарський засіб), що й добре відомий знак для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ".

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновками місцевого господарського суду та вважає, що позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Фармак" підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами п. 1 ст. 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Згідно пункту 1 статті 6 bis Паризької конвенції позивач, як власник добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", має право вимагати забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається, серед іншого, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж.

Отже, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону позивач, як власник добре відомого знаку для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", має виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу-1) використовувати без його згоди, зокрема, позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", схоже із добре відомим знаком для товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Судова колегія відмічає, що факт використання відповідачем-1 позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем-1. При цьому матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачу-1 згоди (дозволу) на використання належного йому знаку "КОРВАЛОЛ", визнаного Рішенням Апеляційної палати ДДІВ МОН України від 29.12.2004 добре відомим в Україні відносно позивача щодо товарів 5 класу МКТП "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 01.01.1993.

Отже, враховуючи, що ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", використовуючи назву лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", що є схожою із добре відомим знаком для товарів та послуг "КОРВАЛОЛ", настільки, що їх можна сплутати (що підтверджується, крім іншого, висновками експертів), вводить у цивільний оборот зареєстрований лікарський засіб шляхом його виробництва та реалізації, порушуючи при цьому права інтелектуальної власності позивача, ПАТ "Фармак", як власника добре відомого знака для товарів і послуг має право на його захист всіма доступними способами, в тому числі, шляхом заборони його використання іншим особам, в даному випадку - відповідачу-1 як виробнику лікарського засобу під назвою "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я".

Відтак, зважаючи на встановлені судом обставини, Господарський суд міста Києва правомірно задовольнив вимоги позивача щодо заборони відповідачу-1 використовувати позначення "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", яке схоже із добре відомим знаком для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ" стосовно товарів 5 класу МКТП.

Щодо задоволення інших позовних вимог, слід зазначити наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб - це будь-яка речовина (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики

захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення формакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби", лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації.

Введення в цивільний оборот на території України лікарських засобів можливе лише після проведення їх державної реєстрації.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. №376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)», державну реєстрацію (перереєстрацію) засобу здійснює Міністерство охорони здоров'я України (відповідач-2).

Таким чином, єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, розчин по 20 мл або по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею № 1, заявник Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01) на території України є реєстрація зазначеного лікарського засобу (згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 № 887).

Разом з тим суд наголошує, що не зважаючи на те, що чинним законодавством не передбачений обов'язок відповідача-2 чи третьої особи перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі, інших виробників лікарських засобів, вказане не позбавляє права власників інтелектуальної власності в судовому порядку оскаржувати рішення про державну реєстрацію лікарських засобів, які призводять до порушення прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Стаття 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України, як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

З огляду на викладене вище, Господарський суд міста Києва, з'ясувавши обставини порушення ТОВ «ФК «Здоров'я» прав інтелектуальної власності ПАТ «Фармак», дійшов цілком вірного висновку, що внаслідок прийняття Міністерством охорони здоров'я України рішень про реєстрацію лікарського засобу відповідача-1, назва якого схожа з добре відомим знаком для товарів та послуг позивача, що може ввести споживачів в оману, такий наказ, як єдина законна підстава для використання лікарського засобу на території України підлягає скасуванню.

До того ж, враховуючи задоволення позовних вимог про визнання незаконним та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2017 №887 в частині реєстрації лікарського засобу "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", та беручи до уваги, що Міністерство охорони здоров'я України (згідно Положення про Державний реєстр лікарських засобів затвердженого Постановою КМУ від 31.03.2004 №411) веде Державний реєстр лікарських засобів, вимоги позивача про зобов'язання Міністерства охорони здоров'я України виключити лікарський засіб "КОРВАЛОЛ-ЗДОРОВ'Я", номер реєстраційного посвідчення UA/16193/01/01 з Державного реєстру лікарських засобів України також підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

За наведеного в постанові, судова колегія Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з'ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" судом не вбачається.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 у справі №910/15518/17 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 у справі №910/15518/17 залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/15518/17 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 15.02.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська