ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення судової експертизи та

зупинення провадження у справі

"14" лютого 2019 р. Справа № 910/20650/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Верховця А.А.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Сопільняк В.Ю.,

від відповідача-1 - Панасенка О.О.,

відповідача-2 - Фінагіної В.Б.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 19.07.2018 (повне рішення складено 27.07.2018, суддя Мандриченко О.В.)

у справі № 910/20650/17

за позовом компанії Новартіс АГ (Novartis AG), Швейцарія,

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я",

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсними свідоцтва та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі №910/20650/17 позов задоволено повністю; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 №231740, зареєстроване за ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", відносно всіх товарів 05 класу МКТП; зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" на користь позивача 3200,00 грн. судового збору.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.12.2018 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/20650/17, розгляд справи призначено на 18.12.2018.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 розгляд справи відкладено на 10.01.2019.

Від позивача надійшло клопотання про виклик в судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових пояснень по суті висновку експерта № 132 від 02.04.2018.

Від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку з тим, що висновок експерта № 132 від 02.04.2018 підготовлено з порушенням норм, які регламентують порядок проведення дослідження та приписів застосованої експертом методики проведення експертиз. Висновок, за твердженням відповідача-1, є необґрунтованим, викликає сумніви у його об'єктивності та правильності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.01.2019 відкладено розгляд справи на 05.02.2019.

Ухвалою від 05.02.2019 вирішено викликати в судове засідання судового експерта Жилу Богдана Володимировича для дачі пояснень по Висновку експерта № 132 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений 02.04.2018; відкладено розгляд справи № 910/20650/17 на 14.02.2019.

В судовому засіданні брав участь судовий експерт Жила Б.В., який надав сторонам та суду пояснення по Висновку експерта № 132 від 02.04.2018.

Також в судовому засіданні розглянуто клопотання відповідача-1 про призначення у даній справі повторну судову експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Клопотання мотивоване тим, що при виконанні судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2018, складено висновок з порушенням норм, які регламентують порядок проведення дослідження та приписів застосованої експертом методики проведення експертиз. Висновок є необґрунтованим, викликає сумніви у його об'єктивності та правильності.

За твердженням відповідача, дослідження порівнювальних знаків проведені неповно, а дослідження їх семантичних ознак фактично не проведені, що свідчить про неповному та необ'єктивність експертного дослідження. Також у висновку не вірно застосовано методику встановлення однорідності товарів та послуг, для яких зареєстровані спірні позначення. Знак за спірним свідоцтвом станом на дату подання заявки згідно результатів кваліфікаційної експертизи заявленого позначення «ЕКЗО-ДЕРМ» не містив у своєму складі позначень тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати зі знаком позивача, а тому немає підстав вважати його оманливим, або таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товару, для яких його зареєстровано.

З матеріалів справи вбачається, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2018 у даній справі була призначена судова експертиза, за результатами якої складено Висновок експерта № 132 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений 02.04.2018.

На вирішення експерта поставлені, окрім інших, наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

- чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 таким самим або спорідненим з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

- чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

Колегія суддів погоджується з доводами відповідача про неповноту мотивувальної частини висновку судової експертизи, що унеможливлює встановлення дійсних обставин справи, з якими пов'язується підстави для надання правової охорони спірних знаків для товарів і послуг.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є вимоги немайнового характеру про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання вчинити дії.

З урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з'ясовані фактичні дані щодо відповідності спірного знаку умовам надання правової охорони.

Колегія суддів встановила, що у висновку судової експертизи вказані вище обставини не знайшли в повному обсязі свого відображення, встановлені фактичні дані встановлені не в повному обсязі, що викликає сумніви у правильності проведеного експертного дослідження. При цьому, вказані вище обставини мають бути обов'язково з'ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну судову експертизу, задовольнивши клопотання відповідача-1, та доручити проведення експертизи судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв'язку з призначенням судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/20650/17 повторну судову експертизу.

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертів поставити наступні питання:

4.1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

4.2. Чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 таким самим або спорідненим з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?;

4.3. Чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

5. Матеріали справи № 910/20650/17 направити до експертної установи (Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

6. Зобов'язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об'єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" оплатити попередні витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/20650/17.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Повний текст ухвали складений 15.02.2019.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді А.А. Верховець

Б.М. Грек