ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2019 р.            Справа№ 910/11159/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:           Доманської М.Л.

суддів:           Верховця А.А.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі

від апелянта Ситцевой В.В. ордер серії КС № 228330 від 11.10.2018;

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Саламов О.В. довіреність № 2434-03/34 від 29.01.2019;

від ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" Плесюк Н.С. ордер серії ХВ000035 від 09.10.2018;

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

на рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2018

у справі № 910/11159/17 (суддя С.В. Балац)

за позовом: публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО"

до відповідача-3: міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/11159/17 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/11159/17 та прийняти нове рішення, яким позов публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО", відповідача-3: міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним задовольнити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2018 поновлено строк на апеляційне оскарженя, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" на рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/11159/17; розгляд апеляційної скарги призначено на 05.12.2018.

29.11.2018 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника ТОВ “РЕАЛ-ПРАВО” надійшов відзив на апеляційну скаргу.

05.12.2018 у судовому засіданні оголошено перерву до 26.12.2018.

26.12.2018 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли письмові пояснення.

У зв’язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 26.12.2018, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/11159/17 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2018 апеляційну скаргу прийнято до провадження колегією суддів у визначеному складі та призначено її розгляд на 06.02.2019.

06.02.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 11.02.2019.

11.02.2019 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли письмові пояснення.

У судовому засіданні 11.02.2019 представник апелянта підтримав вимоги апеляційної скарги. Представники відповідача-2 та відповідача-3 заперечили проти задоволення апеляційної скарги, а оскаржуване рішення просили залишити без змін.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є виробником лікарського засобу під назвою "БІПРОЛОЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім’я відповідача-1 було зареєстровано комбіноване позначення "БИПРОЛОЛ" за свідоцтвом України № 188497 на знак для товарів і послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, проте, на думку позивача, позначення за вказаним свідоцтвом вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2017 у справі № 910/11159/17 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

До господарського суду міста Києва 07.01.2017 надійшов лист судового експерта Жили Б.В. від 07.01.2017 № б/н, з яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11159/17 з висновком проведеної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.11.2017 № 111.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.02.2018 провадження у справі № 910/11159/17 було зупинено до проведення додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду м. Києва від 04.12.2017 у справі № 910/11159/17.

До господарського суду міста Києва надійшов лист судового експерта Жили Б.В. від 12.06.2018, з яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11159/17 з висновком проведеної додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.06.2018 № 141.

До господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про відмову від позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я". Вказана ухвала не була оскаржена та набрала законної сили.

У зв"язку з чим ухвалою господарського суду м. Києва від 23.07.2018 закрито провадження у справі в частині позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я". Вказана ухвала не була оскаржена та набрала законної сили.

Оскаржуваним рішенням суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог позивача.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вказує позивач, останній з 2006 року здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "БІПРОЛОЛ" із нанесенням на його упаковку позначення "БІПРОЛОЛ/БИПРОЛОЛ", що підтверджується:

- довідкою від 29.06.2017 № 21/2-1693, яка свідчить про кількість виробленого та реалізованого лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "БІПРОЛОЛ";

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров’я України на лікарський засіб "БІПРОЛОЛ" від 11.11.2005 № UA/3800/01/01, витягом з аналітичної нормативної документації та змінами до них, в якій затверджено маркування упаковки, а також інструкцією для медичного застосування препарату "БІПРОЛОЛ";

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров’я України на лікарський засіб "БІПРОЛОЛ" від 30.11.2010 № UA/3800/01/01, витягом з методів контролю якості лікарського засобу, в яких затверджено маркування упаковки та інструкцією для медичного застосування препарату;

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров’я України на лікарський засіб "БІПРОЛОЛ" від 23.11.2015 № UA/3800/01/01, текстом маркування до реєстраційного посвідчення та інструкцією для медичного застосування препарату;

- договорами на поставку лікарських засобів, серед яких – лікарський засіб, маркований торгівельною маркою "БІПРОЛОЛ" з додатковими угодами, специфікаціями та розхідними накладними;

- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг.

Так, позивач зазначає про початок тривалого та безперервного виробництва лікарського засобу з нанесенням на його упаковку позначення "БІПРОЛОЛ" з 2006 року.

07.02.2014 товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров’я" було подано заявку № m 2014 01759 на комбіноване позначення "БІПРОЛОЛ" для товарів 05 класу МКТП, а 10.07.2014 отримало свідоцтво України № 188497 на знак для товарів і послуг "БІПРОЛОЛ" (далі – оскаржуване свідоцтво).

В подальшому, право власності за оскаржуваним свідоцтвом перейшло до відповідача-2 відповідно до рішення від 25.07.2016 № 19965, про що зазначено у виписці з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 02.08.2017 (а.с. 32-36, т.2).

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно із ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстра свідоцтв України на знаки для

товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Крім того, відповідно до ч. 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Таким чином, враховуючи приписи абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво, оскільки знак за таким свідоцтвом є схожим з словесним позначенням "БІПРОЛОЛ", яке позивач використовує як торгівельну марку під час маркування товару (лікарського засобу) з 2006 року .

Також, апелянт зазначає, що 29.12.2014 позивач подав на реєстрацію позначення «БІПРОЛОЛ» (заявка №т2014 18688). Однак у реєстрації знака йому було відмовлено.

Підставою для відмови у реєстрації знаку є п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: для всіх товарів 5 класу та всіх, що пов’язані з введенням цих товарів у цивільний оборот, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком у вигляді етикетки «Бипролол/Біпролол» раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГТРУПА «ЗДОРОВ'Я», м. Харків (свідоцтво №188497 від 10.07.2014, заявка №т201401759 від 07.02.2014) щодо споріднених товарів. А тому позивач не має іншої можливості захистити своє право та охоронюваний законом інтерес на оригінальне позначення «БІПРОЛОЛ», яке з 2006 року постійно використовує при виробництві та реалізації лікарського засобу «БІПРОЛОЛ», як звернення до суду з вимогою про визнання свідоцтва Відповідача-2 недійсним, з підстав, які передбачені законом та міжнародним договорами. Отже, у позивача є охоронюваний законом інтерес щодо реєстрації знаку для товарів і послуг "Біпролол" та подальше його використання в Україні для товарів 5 класу МКТП.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Як зазначалося вище, з метою встановлення дійсних обставин справи, судом ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2017 у справі № 910/11159/17 було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

Відповідно до висновку експерта № 111 за результатами проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.11.2017 було встановлено, що:

- для таких товарів 05 класу МКТП, як (перелік товарів) елемент у вигляді позначення «БИПРОЛОЛ/БІПРОЛОЛ» в комбінованому знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 від 10.07.2014 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «БІПРОЛОЛ/БИПРОЛОЛ», яке з 2006 року використовує публічне акціонерне товариство «НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» при маркуванні відповідного лікарського засобу.

- станом на 07.02.2014 - дату подання заявки т 2014 01759, стосовно таких товарів 05 класу МКТП, як (перелік товарів) знак за свідоцтвом України № 188497 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме, може викликати помилкове враження як про пов’язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача (публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИИ ЗАВОД"), так і про пов’язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема, про наявність тісних ділових зв’язків між обома особами.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.02.2018 провадження у справі № 910/11159/17 було зупинено до проведення додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду м. Києва від 04.12.2017 у справі № 910/11159/17. У вказаній ухвалі суд, обґрунтовуючи призначення додаткової експертизи, зазначив про те, що судовим експертом залишено поза увагою таку обставину, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватись в цілому, як це визначено Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а не шляхом порівняння лише окремих частин комбінованого позначення.

12.12.2018 експертом Жилою Б.В. складено Висновок № 141 за результатами проведення додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, згідно з яким встановлено, що для таких товарів 05 класу МКТП (перелік товарів) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 від 10.07.2014 є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням, нанесеним на упаковку лікарських препаратів "БІПРОЛОЛ" виробництва публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" за реєстраційним посвідченням UA/3800/01/01, UA/3800/01/02.

Суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні зазначив, що «за висновками суду при проведенні додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом. Поза увагою судового експерта залишилась та обставина, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, як це передбачено Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно не коректним, оскільки суперечить нормативним підходам спеціального законодавства».

Судова колегія не погоджується із вказаним висновком суду першої інстанції, з огляду на наступне.

У вирішенні спорів, пов’язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції не зазначив, в чому саме полягає невірна ідентифікація комбінованого знаку за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №188497.

Так, суд першої інстанції не обґрунтував, у чому саме полягає некоректність застосованої експертом методології проведення експертизи та яким саме нормативним підходам спеціального законодавства суперечить висновок експерта (з посиланням на конкретні нормативно-правові акти).

Як зазначено у пункті 4.3.2.8. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Тобто, словесні елементи комбінованих знаків повинні порівнюватися також із словесними знаками та словесними елементами комбінованих знаків, раніше зареєстрованих чи заявлених в Україні для таких самих чи однорідних товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.6. Правил визначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Так, експерт при проведенні дослідження прийняв до уваги положення пункту 10.7.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг, схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, а саме, що «Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів».

Суд першої інстанції призначаючи додаткову експертизу на вирішення додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності поставити наступне питання: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 схожим настільки, що його можна сплутати із комбінованим позначенням, яке нанесене на упаковку лікарських препаратів "БІПРОЛОЛ" виробництва публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" за реєстраційним посвідченням UA/3800/01/01, UA/3800/01/02?

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне зазначити, що експертом було досліджено питання саме у тій редакції, яка була поставлена судом (ч.4 ст. 99 ГПК України). Тобто експертом досліджувалось та порівнювалось комбіноване позначенням, яке нанесене на упаковку лікарських препаратів "БІПРОЛОЛ" виробництва публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497.

Мотиви відхилення судом першої інстанції судових експертиз суд апеляційної інстанції вважає необґрунтованими належним чином в оскаржуваному рішенні.

За результатом дослідження висновків судового експерта від 07.11.2017 №111 та від 12.12.2018 № 141, заслухавши присутніх у судовому засіданні представників учасників судового процесу, судом апеляційної інстанції встановлено, що вказані висновки судових експертиз складені кваліфікованим судовим експертом, містять докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених судом запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано. У зв'язку з викладеним, вказані висновки судових експертиз є належними і допустимими доказами у даній справі, що відповідачами не спростовано.

Отже, належними доказами у справі підтверджено наявність обставин невідповідності знаку для товарів і послуг, належного Відповідачу-2, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання недійсним оспорюваного свідоцтва.

Разом з тим, судова колегія не погоджується з висновком суду першої інстанції, стосовно того, що власник комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом (відповідач-2) взагалі не вчиняє дії, направлені на заборону використання чи будь-яке обмеження такого використання знаку позивачем, тобто відсутнє порушене право позивача при зверненні до суду з вимогою про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва.

Так, судовою колегією встановлено, що порушення охоронюваного законом інтересу позивача, полягає, крім іншого, в тому, що спірне Свідоцтво України № 188497 на знак для товарів і послуг «БІПРОЛОЛ/БППРОЛОЛ», власником якого є ТОВ «РЕАЛ-ПРАВО», перешкоджає вільному використанню позивачем позначення «БІПРОЛОЛ» для маркування однойменного лікарського засобу.

Так, у відкритому Переліку об’єктів права інтелектуальної власності міститься інформація, що до митного реєстру включено знак для товарів і послуг «БІПРОЛОЛ/БППРОЛОЛ» за Свідоцтво України № 188497, власником якого є ТОВ «РЕАЛ-ПРАВО», зареєстрований у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності 30.07.2015 за №2692. Представник відповідача-2 в судовому засіданні вказане не заперечувала.

В матеріалах справи міститься адвокатський запит про надання інформації до Державної фіскальної служби України та відповідь на вказаний запит, з якої вбачається, що знак для товарів і послуг «Біпролол» за свідоцтвом України від 10.07.2014 №188497 за заявою правовласника ТОВ «Фармацевтична група «Здоров’я» дійсно був внесений до митного реєстру 30.07.2015 за №2692. Пізніше право власності на свідоцтво перейшло до ТОВ «РЕАЛ-ПРАВО». На даний час реєстрація знаку у митному реєстрі продовжена до 30.07.2019.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, у в тому числі Висновки судової експертизи, які не суперечать іншим доказам у справі, судова колегія дійшла висновку, що позовна вимога позивача щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 188497 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП підлягає задоволенню.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на корисні моделі і промислові зразки, для чого, зокрема, забезпечує опублікування офіційних відомостей про названі об'єкти права інтелектуальної власності.

Згідно з п. 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №459, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, організує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти на об'єкти права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Судова колегія дійшла висновку про задоволення позовних вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про внесення змін до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтво України № 188497 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення. Рішення суду першої інстанції від 10.09.2018 у справі № 910/11159/17 скасувати, з прийняттям нового рішення: « 1.Позов задовольнити в повному обсязі. 2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 188497 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП. 3. Зобов’язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 188497 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». 4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 28А, ) на користь Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд 17, ) 3 368 (три тисячі триста шістдесят вісім) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви».

Судові витрати у справі, у відповідності до вимог ст. 129 ГПК України, покласти на відповідача-2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд –

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/11159/17 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким:

« 1.Позов задовольнити в повному обсязі.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 188497 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП.

3. Зобов’язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтво України № 188497 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 28А, ) на користь Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд 17, ) 3 368 (три тисячі триста шістдесят вісім) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 28А, ) на користь Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд 17, ) 7 578 (сім тисяч п’ятсот сімдесят вісім) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Доручити господарському суду м. Києва видати накази на виконання даної постанови.

6. Матеріали справи № 910/11159/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 18.02.2019.

Головуючий суддя                                                            М.Л. Доманська

Судді                                                                                А.А. Верховець

Б.М. Грек