РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

04.02.2019Справа № 910/24106/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуала Кложерс Україна"

до 1) Проізводствєнноє унітарноє предпріятіє "Алкопак",

2) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсними патентів

Суддя Гумега О.В.

секретар судового засідання

Мухіна Я.І.

Представники:

від позивача: Коваль А.М., довіреність № б/н від 24.10.2012

від відповідача-1: Боровик Б.П., довіреність № б/н від 16.01.2018

від відповідача-2: Фінагіна В.Б., довіреність № 2434-03/36 від 29.01.2019

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гуала Кложерс Україна" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Іностранноє Частноє Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак" (відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про:

- визнання недійсним патенту України № 81232 від 25.06.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником якого є Іностранноє Частноє Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 81232 від 25.06.2013 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання недійсним патенту України № 81597 від 10.07.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником якого є Іностранноє Частноє Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані патенти України на корисні моделі підлягають визнанню недійсними, оскільки не відповідають умовам патентоздатності, визначеним ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме новизні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2015 (суддя Бондарчук В.В.) порушено провадження у справі № 910/24106/15, справу призначено до розгляду у судовому засіданні на 14.12.2015.

12.10.2015 Господарський суд міста Києва звернувся із судовим дорученням до Гомельського обласного суду про вручення Компанії Іностранноє Частноє Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак" ухвали суду від 11.09.2015 про порушення провадження у справі № 910/24106/15 та позовної заяви з додатками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2015 зупинено провадження у справі № 910/24106/15 до 11.12.2015 у зв'язку зі зверненням з судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Гомельського обласного суду.

10.11.2015 через відділ діловодства суду від Економічного суду Гомельської області надійшов лист № 67-12 ИП/2015 від 05.11.2015 про підтвердження вручення документів відповідачу-1.

У судовому засіданні 14.12.2015 представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, згідно якого зазначив, що патенти України № 81597, № 81232 на корисні моделі видані відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону на винаходи і корисні моделі.

У судовому засіданні 14.12.2015 представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, згідно якого позов не визнав повністю з підстав його необґрунтованості та безпідставності. Зокрема, відповідач-1 зазначив, що 29.08.2014 ним було подане до Укрпатенту клопотання про внесення відомостей до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо зміни обсягу прав у разі часткової відмови від патенту; зазначив, що на даний час обсяг прав за патентом України № 81597 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" визначений формулою відповідно до внесених змін до відомостей Державного реєстру патентів України на корисні моделі, опублікованих в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 за 2015 рік.

У судовому засіданні 14.12.2015 оголошувалась перерва до 18.01.2016.

15.01.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав доповнення (уточнення до позовної заяви), в яких зазначив, що відповідно до виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі станом на 25.03.2015 до реєстру внесені відомості про часткове припинення дії патенту України на корисну модель № 81597 на підставі заяви власника з 25.03.2015, у зв'язку з чим позивач, окрім позовних вимог, наведених у позовній заяві, додатково просив суд:

- визнати недійсними зміни до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 на корисну модель, внесені 25.03.2015 на підставі заяви власника патенту - Компанії Іностранноє Частноє Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак" про часткову відмову від патенту;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними вищенаведених змін до формули корисної моделі за патентом України на корисну модель № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Суд відклав розгляд заяви про доповнення (уточнення) позовних вимог на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 18.01.2016 представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просив призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, зазначив питання на розгляд експерту.

Також, представник відповідача-1 заявив клопотання про відкладення розгляду справи, в якому просив суд відкласти розгляд справи до здійснення Державною службою інтелектуальної власності України публікації відомостей про відмову від патенту України № 81232 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" повністю в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У судовому засіданні 18.01.2016 оголошувалась перерва до 25.01.2016.

21.01.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення, відповідно до яких зазначив, що внесення змін до формули корисної моделі за патентом України № 81597 відбулося з порушенням приписів п. 2.5. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, оскільки у поданому 29 серпня 2014 клопотанні відповідача-1 про часткову відмову від патенту не було зазначено конкретного обсягу прав, щодо яких здійснюється часткова відмова від патенту, а була зазначена повністю формула корисної моделі, опублікована 10.07.2013 у бюлетені "Промислова власність" № 13, однак в порушення 2.5. даного Положення відповідач-1 не відмовився від усієї формули корисної моделі, а повністю залишив дану формулу, додавши до неї інші додаткові ознаки, яких раніше взагалі не було у формулі, в результаті чого з'явився новий об'єкт для патентування, а не часткова відмова від вказаного патенту.

У судовому засіданні 25.01.2016 представник відповідача-1 надав заперечення проти об'єднання позовних вимог, мотивуючи тим, що раніше заявлені вимоги та нові вимоги позивача не пов'язані між собою підставою виникнення та поданими доказами.

У судовому засіданні 25.01.2016 оголошувалась перерва до 28.01.2016.

26.01.2016 через відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав додаткові пояснення, в яких зазначив, що предметом уточненого позову є визнання недійсним змін до формули за патентом України № 81597 на корисну модель, а підставою - невідповідність внесених змін щодо часткової відмови від патенту вимогам закону та положенням, таким чином, позивач одночасно змінює предмет і підставу позову, що відповідно до змісту ст. 22 ГПК України не допускається.

Розглянувши у судовому засіданні 28.01.2016 подану позивачем заяву про доповнення (уточнення) позовних вимог, яка є фактично заявою про зміну предмету та підстав позову, суд дійшов висновку, що подана заява про уточнення спрямована одночасно на зміну предмета і підстав позову, що не допускається, у зв'язку з чим суд визнав подану заяву такою, що задоволенню не підлягає.

Представник відповідача-2 надав клопотання з переліком питань на розгляд експерту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2016 у справі № 910/24106/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

16.01.2017 до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 910/24106/15 разом з Висновком № 1085 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.01.2017 у справі № 910/24106/15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2017 поновлено провадження у справі № 910/24106/15, розгляд справи призначено на 26.01.2017 за участю представників сторін.

17.01.2017 до суду від судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_7 надійшов лист № 11 від 17.01.2017, згідно якого експерт просив повернути матеріали справи № 910/24106/15 для усунення недоліків у надісланому до суду Висновку № 1085 від 10.01.2017, оскільки у даному висновку допущено технічну помилку, яка може вплинути на вирішення справи. Суд дійшов висновку про задоволення клопотання судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2017 провадження у справі № 910/24106/15 зупинено до усунення недоліків, допущених судовим експертом у Висновку № 1085 від 10.01.2017, матеріали справи № 910/24106/15 надіслано судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_7

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

31.05.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі та призначення у ній судового засідання з метою дотримання завдання та основних засад господарського судочинства, а також статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. В якості додатку до наведеного клопотання додано, зокрема, Висновок експерта № 003-СІВ/18 у сфері інтелектуальної власності від 26.03.2018, складений атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_9

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 № 05-23/839 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/24106/15 у зв'язку із закінченням повноважень у судді Бондарчук В.В.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.06.2018 справу № 910/24106/15 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

05.06.2018 через відділ діловодства суду надійшов супровідний лист Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за підписом експерта, заступника директора з експертної роботи ОСОБА_7, згідно якого до суду надіслано виправлений Висновок № 1085 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.05.2018 у справі № 910/24106/15 разом з матеріалами справи № 910/24106/15 у 2-х томах.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2018 прийнято справу № 910/24106/15 до провадження судді Гумеги О.В., поновлено провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи № 910/24106/15 у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 01.10.2018 о 10:20 год., а також, враховуючи необхідність звернення господарського суду до компетентного суду Республіки Білорусь із судовим дорученням про вручення документів відповідачу-1, зупинено провадження у справі № 910/24106/15 до 01.10.2018 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 228 ГПК України.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з додатками, на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 910/24106/15.

Листом Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/24106/15 на адресу Економічного суду Гомельської області надіслано процесуальні документи, для їх подальшого вручення відповідачу-1.

12.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

17.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення разом з доданими до них доказами щодо чинності спірного патенту України від 81597 від 10.07.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" у первісній редакції формули, що діяла до внесення до неї змін від 25.03.2015, та наявності підстав для визнання його недійсним повністю у судовому порядку.

01.08.2018 через відділ діловодства суду від Економічного суду Гомельської області надійшло підтвердження про вручення процесуальних документів у справі № 910/24106/15 відповідачу-1.

21.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

23.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення у справі з урахуванням висновку експерта № 1085 від 25.05.2018 та висновку експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24106/15, якими відповідач-1 просив суд не враховувати зазначені висновки при прийняті рішення. Зазначені висновки відповідач-1 вважає необґрунтованими, суперечливими та такими, що викликають сумнів у їх правильності, оскільки:

- у висновку № 1085 від 25.05.2018 експерт безпідставно визначив "зовнішній елемент 10" протиставленого документа WО в якості "кришки", а також ідентифікацію елемента 2 за патентом UА81597 та "внутрішній елемент 7" за заявкою WО , через що помилково прийшов до висновку про відсутність "новизни" в об'єкті за патентом на корисну модель UА81597;

- у висновку експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 при порівнянні ознак незалежного пункту 1 формули корисної моделі за патентом України № 81597 та публікації міжнародної заявки WО у п. 4 та 5 таблиці 6 експерт ОСОБА_9 прийшов до аналогічного висновку, наведеного у висновку експерта № 1085 від 25.05.2018;

- відповідач-1 вважає, що на підставі аргументів експертів у наведених висновках не можна стверджувати, що сукупність ознак формули корисної моделі за патентом № 81597 від 10.07.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u 201213895 від 06.12.2012, отже формула корисної моделі за патентом № 81597 від 10.07.2013 відповідала умові патентоздатності "новизна" в момент подачі заявки.

14.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові заперечення на додаткові пояснення представника відповідача-1, подані 23.08.2018 через відділ діловодства суду, згідно яких позивач зазначив, що:

- додаткові пояснення відповідача-1 не містять жодних заперечень щодо висновків експертів про невідповідність критерію патентоздатності "новизна" корисної моделі за першим оскаржуваним патентом України № 81232 від 25.06.2013, що підтверджує погодження відповідача-1 з цим фактом і, відповідно, наявністю підстав для визнання судом даного патенту недійсним повністю;

- викладені у додаткових поясненнях формальні міркування відповідача-1 щодо наче б то безпідставності визначення обома експертами "зовнішнього елементу 10" протиставленого документу WО в якості "кришки", а також ідентифікації елементу 2 за патентом UА81597 та "внутрішній елемент 7" за заявкою WО , - прямо суперечать позиції відповідача-1 щодо наявності обох елементів "зовнішня кришка" та "внутрішня втулка" у публікації міжнародної заявки WО , викладеній у відзиві відповідача-1 від 11.12.2015, що засвідчує пряму колізію у позиції відповідача-1 та вимагає критичної оцінки суду;

- викладені у додаткових поясненнях формальні міркування відповідача-1 не підтверджені жодними належними та допустимими доказами, тоді як прямо спростовуються обґрунтуваннями експертів у висновках № 1085 від 25.05.2018 та № 003-СІВ/18 від 26.03.2018, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності та мають необхідну технічну освіту;

- доводи відповідача-1 щодо необґрунтованості та суперечливості наявних в матеріалах справи висновків експертів № 1085 від 25.05.2018 та № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 та існування сумнівів у їх правильності - прямо спростовуються матеріалами справи, з якими повністю узгоджуються ці висновки і при цьому один висновок експерта повністю узгоджується з іншим висновком експерта, а обидва вказані висновки експертів узгоджуються із наявним в матеріалах справи висновком експертів Укрпатенту;

- отже, на думку позивача, доводи відповідача-1 щодо висновків експертів № 1085 від 25.05.2018 та № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 підлягають критичній оцінці та відхиленню судом.

20.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про заміну первісного відповідача-2 на належного. Зазначеним клопотанням представник позивача повідомив суд, що Постановою Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено функції і повноваження Державної служби інтелектуальної власності України, що ліквідується, у зв'язку з чим просив замінити відповідача-2 - Державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 поновлено провадження у справі № 910/24106/15.

У підготовче засідання, призначене на 01.10.2018, з'явилися представники позивача та відповідача-1. Представник відповідача-2 не з'явився.

Розгляд справи у підготовчому засіданні 01.10.2018 здійснювався за участю представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.10.2018, суд долучив до матеріалів справи подані позивачем та відповідачем-1 заяви по суті справи з долученими до них доказами.

У підготовчому засіданні 01.10.2018 представник відповідача-1 подав клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Клопотання залучено судом до матеріалів справи, передано до відділу діловодства суду для реєстрації та буде розглянуте в наступному підготовчого засіданні.

У підготовчому засіданні 01.10.2018 суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.10.2018, здійснювався розгляд клопотання представника позивача про заміну первісного відповідача-2 на належного.

Представник позивача у підготовчому засіданні 01.10.2018 зазначене клопотання підтримав та просив замінити відповідача-2 - Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 замінено відповідача-2 - Державну службу інтелектуальної власності України правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.10.2018 представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідача-2) повідомив суд про необхідність ознайомлення з матеріалами справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.10.2018, суд оголосив перерву до 23.10.2018 о 11:00 год.

01.10.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

11.10.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву з додатками, відповідно до якого відповідач-2 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. В якості додатку до відзиву відповідачем-2 додано виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно патентів України № 81232, № 81597 станом на 02.10.2018.

16.10.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові заперечення на клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Заперечуючи проти призначення у справі повторної судової експертизи, позивач вказав на доцільність виклику у судове засідання судового експерта ОСОБА_7 з метою надання суду роз'яснень щодо складеного ним Висновку № 1085 від 25.05.2018 та надання відповідей на запитання учасників справи. Зазначеними поясненнями, представник позивача просив суд викликати судового експерта ОСОБА_7 у судове засідання в порядку ч. 4 ст. 69 ГПК України.

23.10.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2, згідно якої позивач зазначив, що:

- формальне дотримання законності процедури видачі відповідачу-1 оскаржуваних патентів на корисні моделі не може слугувати об'єктивним запереченням відповідача-2 до заявленого позову та виступати підставою для відмови в задоволенні позовних вимог;

- пославшись на висновки Укрпатенту від 24.04.2014 та 18.06.2014, відповідно до яких корисні моделі за оскаржуваними патентами не відповідають умовам патентоздатності, а саме не є новими, та не заперечуючи висновків експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_9, відповідач-2 створив колізію у своїй правовій позиції.

У підготовче засідання, призначене на 23.10.2018, з'явилися представники позивача та відповідачів-1, 2.

У підготовчому засіданні 23.10.2018 суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 23.10.2018 здійснювався розгляд клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-1 підтримав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник відповідача-2 залишив вирішення цього клопотання на розсуд суду.

Представник позивача заперечував з приводу задоволення зазначеного клопотання, з підстав визначених у письмових запереченнях, поданих 16.10.2018 через відділ діловодства суду та попросив суд задовольнити клопотання, викладене у зазначених запереченнях щодо виклику у судове засідання судового експерта ОСОБА_7 для надання роз'яснень та відповідей на запитання щодо складеного ним Висновку № 1085 від 25.05.2018.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 69 ГПК України, клопотання позивача, суд дійшов висновку про необхідність надати сторонами можливість запропонувати перелік питань щодо складеного судовим експертом ОСОБА_7 Висновку № 1085 від 25.05.2018, які, на думку учасників справи, потребують роз'яснення.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.10.2018, суд оголосив перерву до 20.11.2018 о 12:00 год.

07.11.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання, яким позивач запропонував перелік питань, які необхідно поставити судовому експерту ОСОБА_7 за результатами складеного ним Висновку № 1085 від 25.05.2018.

У підготовче засідання, призначене на 20.11.2018, з'явилися представники позивача та відповідачів-1, 2.

У підготовчому засіданні 20.11.2018 суд долучив до матеріалів справи клопотання, подане представником позивача 07.11.2018 через відділ діловодства суду.

У підготовчому засіданні 20.11.2018 представники сторін вказали, що вважають за доцільне викликати у судове засідання судового експерта ОСОБА_7 в порядку ч. 4 ст. 69 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2018 відкладено підготовче засідання у справі на 04.12.2018 о 10:50 год., викликано в судове засідання судового експерта.

У підготовче засідання, призначене на 04.12.2018, з'явилися представники учасників справи та судовий експерт ОСОБА_7

У підготовчому засіданні, призначеному на 04.12.2018, судовий експерт ОСОБА_7 надав суду письмові пояснення експерта до Висновку № 1085 від 25.05.2018 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності для долучення до матеріалів справи. Пояснення експерта залучені судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 04.12.2018 судовий експерт ОСОБА_7 надав роз'яснення щодо складеного ним Висновку № 1085 від 25.05.2018 та надав відповіді на питання учасників справи.

Заслухавши роз'яснення судового експерта ОСОБА_7, суд розцінює Висновок № 1085 від 25.05.2018 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, як належний та допустимий доказ.

У підготовчому засіданні 04.12.2018 здійснювався розгляд клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-1 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник позивача заперечував проти задоволення зазначеного клопотання, з підстав викладених у письмових запереченнях, поданих 16.10.2018 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-2 надав пояснення у справі.

Суд дійшов висновку про відмову у задоволенні зазначеного клопотання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів, відкладено підготовче засідання у справі на 29.01.2019 о 09:10 год.

У підготовче засідання, призначене на 29.01.2019, з'явилися представники позивача та відповідачів-1, 2.

У підготовчому засіданні 29.01.2019 судом встановлено вірне найменування відповідача-1 - Проізводствєнноє унітарноє предпріятіє "Алкопак".

У підготовчому засіданні 29.01.2019 представники позивача та відповідачів-1, 2 зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові та відзивах.

У підготовчому засіданні 29.01.2019 суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2019 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 04.02.2019 о 11:00 год.

У судове засідання, призначене на 04.02.2019, з'явилися представники позивача та відповідачів-1, 2.

В судовому засіданні 04.02.2019 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 04.02.2019 судом заслухано вступне слово позивача та відповідачів-1, 2.

Позивач повністю підтримав заявлені ним у позовній заяві вимоги з підстав, викладених у позовній заяві, а також, у письмових поясненнях щодо чинності патенту України № 81597 у первісній редакції формули, у письмових запереченнях щодо додаткових пояснень відповідача-1 та у відповіді на відзив відповідача-1, поданих відповідно 17.07.2018, 14.09.2018 та 23.10.2018 через відділ діловодства суду.

Відповідач-1 проти позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позову заяву, поданому в судовому засіданні 14.12.2015, та у додаткових поясненнях з урахуванням висновку експерта № 1085 від 25.05.2018 та висновку експерта № 003-СІВ/18 від 26.13.2018, поданих через відділ діловодства суду 23.08.2018.

Відповідач-2 проти позову заперечував з підстав, викладених у відзивах на позовну заяву, поданих до суду відповідно 14.12.2015 та 11.10.2018.

В судовому засіданні 04.02.2019 судом з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 04.02.2019 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши учасників справи, з'ясувавши обставини справи, на які учасники справи посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими учасники справи обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Предметом спору у справі є вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуала Кложерс Україна" (позивача) до ПРОІЗВОДСТВЄННОГО УНІТАРНОГО ПРЄДПРІЯТІЯ "АЛКОПАК" (відповідач-1) про визнання недійсним патенту України № 81232 від 25.06.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" та про визнання недійсним патенту України № 81597 від 25.06.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", а також, вимоги про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) внести записи до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними патентів України на корисну модель № 81232 від 25.06.2013, № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування наявності правових підстав на звернення до господарського суду з відповідним позовом, позивач у позовній заяві (а.с. 6-11 т. 1) зазначив, що:

- відповідач-1 як власник патентів України № 81232, № 81537 направив позивачу претензію № 518/2014 від 24.03.2014 щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності на корисні моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", у зв'язку із використанням позивачем закупорювальної пробки, яка, на думку відповідача-1, порушує його права на вказані патенти;

- на думку позивача, патенти України на корисні моделі № 81232, № 81537 не відповідають умовам патентоздатності, визначеним ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме новизні;

- відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності;

- керуючись наведеною нормою, 20.03.2014 позивач звернувся до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі - Укрпатент) з клопотанням про проведення експертиз запатентованих корисних моделей на відповідність умовам патентоздатності, зокрема, новизні;

- Укрпатент провів експертизи запатентованих корисних моделей в обсязі опублікованих формул і описів до патентів України № № 81232, 81597, за результатами яких було складено висновки експертиз щодо умов патентоздатності № 12802/ЗУ/14 від 18.06.2014 та № 8709/ЗУ/14 від 24.04.2014, затверджені заступником директора з питань експертизи Укрпатенту Н.Л. Петровою;

- відповідно до зазначених висновків Укрпатенту за результатами проведених експертиз встановлено, що корисні моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за деклараційними патентами України на корисні моделі № 81232, № 81597 не відповідають умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме: за пунктами 1, 2 формули корисна модель за деклараційним патентом № 81232 не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 даного Закону, за пунктами 1-3 формули корисна модель за деклараційним патентом № 81597 не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 даного Закону. За висновками Укрпатенту, запатентовані корисні моделі за патентами України № 81232, № 81597 є частиною рівня техніки, тобто, вони не відповідають умові патентоздатності новизна (ч. 3 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі");

- відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

- таким чином, оскільки патенти України на корисні моделі № 81232, № 81537 не відповідають умовам патентоздатності, визначеним ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме новизні, позивач вважає, що дані патенти підлягають визнанню недійними у судовому порядку повністю на підставі п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Відповідач-1 - ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ УНІТАРНОЄ ПРЄДПРІЯТІЄ "АЛКОПАК" позов не визнав повністю, у відзиві на позовну заяву від 11.12.2015 (а.с. 80-84 т. 2) заперечував проти позову з підстав його необґрунтованості та безпідставності, зазначивши, що:

- для визначення відповідності запатентованої корисної моделі умові патентоздатності "новизна" необхідно встановити, чи є вона частиною рівня техніки, який включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на цю корисну модель до Укрпатенту;

- 29.08.2014 відповідачем-1 було подане до Укрпатенту клопотання про внесення відомостей до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо зміни обсягу прав у разі часткової відмови від патенту;

- відповідно до Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі станом на 25.03.2015, до реєстру внесені відомості про припинення дії патенту України на корисну модель № 81597 на підставі заяви власника частково з 25.06.2015 (а.с. 91 т. 2);

- відповідач-1 стверджував, що станом на час подання ним відзиву обсяг прав за патентом України № 81597 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" визначений формулою відповідно до внесених змін до відомостей Державного реєстру патентів України на корисні моделі, опублікованих Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 за 2015 рік;

- згідно з порівняльним аналізом, проведеним патентним повіреним України ОСОБА_10 (а.с. 86-89 т. 2), міжнародна публікація WO 2011 086407 (дата публікації 21.07.2011), раніше протиставлена Укрпатентом у висновку експертизи щодо умов патентоздатності, не містить всієї сукупності суттєвих ознак незалежного пункту 1 формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597, зокрема, і після зміни обсягу прав за формулою.

Позивач у письмових поясненнях (а.с. 82-85 т. 3) заперечив посилання відповідача-1 на те, що спірний патент № 81597 начебто діє вже у новій редакції формули корисної моделі з урахуванням змін, що були внесені 25.03.2015, зазначивши таке:

- згідно рішення Господарського суду міста Києва від 11.03.2016, залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2018 та постановою Верховного Суду від 10.07.2018, у справі № 910/1328/16 за позовом позивача до відповідачів-1, 2 про визнання недійсним змін, внесених до формули корисної моделі за патентом України № 81597, позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуала Кложерс Україна" задоволено повністю, визнано недійсними зміни до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013, внесені 25.03.2015 на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту, зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними вищенаведених змін до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- враховуючи недійсність вказаних змін та приписи ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", позивач відзначив, що спірний патент України № 81597 є на даний час і був протягом усього часу його чинності чинним виключно у первісній редакції формули корисної моделі від 10.07.2013, а запатентована корисна модель у цій редакції формули корисної моделі не відповідає "новизні" як обов'язковій умові патентоздатності, що є підставою для визнання спірного патенту України № 81597 недійсним повністю у судовому порядку.

Відповідач-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) згідно відзиву на позовну заяву (а.с. 1-3 т. 2, а.с. 161-164 т. 3) проти позовних вимог заперечував, зазначивши, що:

- відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності;

- спірні патенти на корисні моделі були видані відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Державна служба інтелектуальної власності, приймаючи рішення про видачу патенту, не порушила жодної з вимог законодавства України та діяла відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 № 197, та принципів, встановлених у ст. 19 Конституції, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом;

- крім того, Укрпатент (уповноважений заклад експертизи) за клопотанням Патентно-юридичної агенції "Дубинський&Oшарова" провів експертизу запатентованих корисних моделей на відповідність умовам патентоздатності, за результатами якої склав висновки, відповідно яких встановлено, що корисні моделі за патентами України № 81232, № 81597 не відповідають умовам патентоздатності корисної моделі, а саме не є новими.

Відповідно до статті 55 Конституції України, кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Отже, за змістом ст. 4 ГПК України до господарського суду має право звернутися кожна особа (визначена частиною 2 наведеної статті), яка вважає, що її право чи законний інтерес у справах, віднесених до юрисдикції господарського суду, порушено, не визнано або оспорюється. Тобто, в контексті цієї норми має значення лише суб'єктивне уявлення особи про те, що її права та законні інтереси потребують захисту. Виключно суб'єктивний характер заінтересованості як переконаності в необхідності судового захисту суб'єктивного матеріального права чи законного інтересу може підтверджуватися при зверненні до суду лише посиланням на таку необхідність самої заінтересованої особи.

Згідно з статтею 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу України і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 Цивільного кодексу України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 Господарського кодексу України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права.

Спосіб захисту порушеного права обумовлюється нормою матеріального права, яка регулює ті чи інші правовідносини між сторонами спору. Тому, позивач, формулюючи позовні вимоги, повинен відштовхуватися від тих наданих йому законом прав, які були об'єктивно порушені відповідачем і позов повинен бути направлений на припинення цих правопорушень та на відновлення порушеного права. Таким чином, право вибору способу захисту порушеного права належить позивачу, а суд наділений компетенцією перевірити відповідність обраного способу захисту змісту порушеного права. При цьому, обраний спосіб захисту не лише повинен бути встановлений договором або законом, але і бути ефективним засобом захисту, таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси.

Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з ч. 2 ст. 7 наведеного Закону, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Зважаючи на наведене, суд дійшов висновку, що позивач належним чином довів, що оскаржувані патенти України на корисну модель України № 81232, № 81597 порушують його права та охоронювані законом інтереси, а обраний ним спосіб захисту встановлений Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України), відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, корисні моделі.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (у чинній редакції, яка діє з 05.12.2012), винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Згідно ч. 1 ст. 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 460 ЦК України).

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі

Суб'єктами права інтелектуальної власності на корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на корисну модель за договором чи законом (ст. 463 ЦК України).

Частина 1 статті 464 ЦК України встановлює, що майновими правами інтелектуальної власності на корисну модель є: 1) право на використання корисної моделі; 2) виключне право дозволяти використання корисної моделі (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України ).

Згідно ч. 1 ст. 465 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно ч. 3 ст. 7 наведеного Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (ч. 5 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Згідно з п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, від 22.01.2001 № 22 (із змінами та доповненнями), суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

Відповідно до п. 7.1.1 вищенаведених Правил, формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом.

Отже, обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається за формулою винаходу, яка складається зі всіх його (її) суттєвих ознак.

Судом встановлено, що 25.06.2013 та 10.07.2013 Державна служба інтелектуальної власності України здійснила реєстрацію корисних моделей "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" і, відповідно, видачу патентів України на корисну модель № 81232, № 81597 на ім'я відповідача-1, що підтверджується офіційними відомостями щодо вказаних патентів на корисні моделі з Бази даних "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність" станом на 03.09.2015 (а.с. 12-13, 20-21 т. 1), виписками з Державного реєстру патентів України на корисні моделі станом на 02.10.2018 (а.с. 165-168 т. 3).

Відомості про корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 відповідно до опису до патенту (а.с. 14-19 т. 1) наступні:

номер заявки, за якою видано патент України № 81232 - № u2012 14923,

дата подання заявки № u2012 14923 - 26.12.2012,

дата, з якої є чинними права на корисну модель - 25.06.2013,

дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня - 5.2013, офіційний бюлетень "Промислова власність" № 12, 2013,

формула корисної моделі:

1. Закупорювальний пристрій для пляшки, що виконаний у вигляді пробки, здатної встановлюватися в горловині пляшки, який відрізняється тим, що утримує внутрішню втулку, зовнішню кришку, встановлену на внутрішній втулці, а також засоби фіксації зовнішньої кришки на внутрішній втулці в осьовому напрямі, виконані з можливістю появи індикаторної ділянки на внутрішній втулці в початковій стадії розкриття.

2. Закупорювальний пристрій для пляшки за п. 1, який відрізняється тим, що засоби фіксації утворені буртиком, виконаним на зовнішній поверхні внутрішньої втулки, і еластичним виступом зовнішньої втулки, виконаним на нижній торцевій поверхні зовнішньої втулки.

Таким чином, формула корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 загалом містить два пункти формули, з яких є незалежним пунктом (п. 1) формули та один залежний пункт формули (п. 2).

Заявлений в описі корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 технічний результат полягає в розширенні технологічних можливостей, забезпеченні високих споживчих якостей за рахунок виконання засобів індикації розкриття, а також збільшенні надійності фіксуючих властивостей закупорювального пристрою.

В описі до патенту України № 81232 містяться креслення (Фіг. 1, Фіг. 2, Фіг. З, Фіг. 4, 5), на яких зображено приклад виконання корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232, а саме конструкція закупорювального пристрою для пляшки відповідно до різних стадій його використання.

Відомості про корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 відповідно до опису до патенту (а.с. 22-27 т. 1) наступні:

номер заявки, за якою видано патент України № 81597 - № u 201213895,

дата подання заявки № u 201213895 - 06.12.2012,

дата, з якої є чинними права на корисну модель - 10.07.2013,

дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня .2013, офіційний бюлетень «Промислова власність» № 13, 2013,

формула корисної моделі:

1. Закупорювальний пристрій для пляшки, що виконаний у вигляді пробки, здатної встановлюватися в горловині пляшки, забезпеченої внутрішньою втулкою із засобом ідентифікації розкриття, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить зовнішню кришку, встановлену на внутрішню втулку, з можливістю підйому в осьовому напрямі відносно неї при першому розкритті, а засіб індикації розкриття є нижньою частиною внутрішньої втулки, виконаною у вигляді індикаторної ділянки.

2. Закупорювальний пристрій для пляшки за п. 1, який відрізняється тим, що на бічній поверхні внутрішньої втулки є кільцевий виступ, що утримує зовнішню кришку, після першого розкриття, забезпечуючи постійну фіксацію усіх деталей при подальшому розкритті.

3. Закупорювальний пристрій для пляшки за п. 1, який відрізняється тим, що містить засіб блокування зворотного ходу від переміщення зовнішньої втулки в початкове положення при повторному закритті, зберігаючи при цьому видиму індикаторну ділянку.

Таким чином, формула корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 загалом містить три пункти формули, один з яких є незалежним пунктом (п. 1) формули та два залежних пункти формули (п. 2 та п. 3).

Заявлений в описі корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 технічний результат полягає в розробці надійнішої конструкції закупорювального пристрою із засобом індикації розкриття, яка задовольняла б високим споживчим якостям при прийнятній вартості і, у результаті, підвищувала зручність використання для споживача.

В описі до патенту України № 81537 містяться креслення (Фіг. 1, Фіг. 2), на яких зображено приклад виконання корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597, а саме конструкція закупорювального пристрою для пляшки до його першого розкриття та після першого розкриття.

Стосовно патенту України № 81537 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" судом також встановлено, що рішенням Господарського суду міста Києва від 11.03.2016 у справі № 910/1328/16, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2018 та постановою Верхового Суду від 10.07.2018 (а.с. 86-97 т. 3), позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуала Кложерс Україна" до Іноземного приватного виробничого унітарного підприємства "Алкопак" (Іностранного частого проізводствєнного унітарного предпріятія "Алкопак") та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України задоволено повністю, визнано недійсними зміни до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10 липня 2013 на корисну модель, внесені 25 березня 2015 на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними вищенаведених змін до формули корисної моделі за патентом України на корисну модель № 81597 від 10 липня 2013 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи приписи ст. 75 ГПК України, суд дійшов висновку, що вищенаведені обставини щодо визнання недійсними змін до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10 липня 2013 на корисну модель, внесені 25 березня 2015 на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту, встановлені рішенням Господарського суду міста Києва від 11.03.2016 у справі № 910/1328/169, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді даної справи Господарського суду міста Києва № 910/24106/15, у якій беруть участь ті самі особи, стосовно яких встановлено ці обставини,

Листом № 873/1.1 від 03.07.2018 (а.с. 109 т. 3) Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" підтвердило, що до Державного реєстру патентів України на корисні моделі внесені відомості стосовно визнання недійсними вищенаведених змін до формули корисної моделі за патентом України № 81597.

Крім того, наявна в матеріалах справи виписка з Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України № 81537 станом на 02.10.2018 (а.с. 167-168 т. 3) містить інформацію про внесення до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомостей про визнання недійсними за рішенням Господарського суду міста Києва від 11.03.2015 у справі № 910/1328/16 внесених змін про припинення дії патенту на підставі заяви власника (відомості опубліковано 25.06.2018, Бюл. № 12).

Відповідно до ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту

Отже, з огляду на приписи ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та встановлені у справі № 910/1328/16 обставини, суд дійшов висновку, що спірний патент України № 81597 станом на час розгляду даної справи є чинним у первісній редакції формули корисної моделі від 10.07.2013.

Підставою позову у даній справі позивач визначив невідповідність корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 та корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 такій умові патентоздатності як "новизна".

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно встановити, чи відповідає корисна модель за патентом України № 81232 умові патентоздатності "новизна", а також, чи відповідає такій умові патентоздатності корисна модель за патентом України № 81597.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/24106/15, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення новизни корисної моделі необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24106/15, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_7 ОСОБА_6 інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

При цьому судом було враховано, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності, зокрема, на корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про наявність новизни корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (п. 6.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності").

На вирішення судового експерта були поставлені такі питання:

- Чи відповідав винахід (корисна модель) "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012)?;

- Чи відповідав винахід (корисна модель) "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u2012 13895 від 06.12.2012)?

Оскільки об'єктами дослідження є саме корисні моделі, експерт в межах своєї компетенції вважав за необхідне уточнити вказані питання та виклав їх у наступній редакції:

- Чи стала сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012 з урахуванням відомостей, що містяться в наданих на дослідження матеріалах справи?

- Чи стала сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u 201213895 від 06.12.2012 з урахуванням відомостей, що містяться в наданих на дослідження матеріалах справи?

За результатами проведеного дослідження судовий експерт ОСОБА_7 встановив, що:

1. Сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012.

2. Сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u 201213895 від 06.12.2012.

Відповідні висновки викладено у Висновку № 1085 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.05.2018 у справі № 910/24106/15 (далі - Висновок експерта № 1085 від 25.05.2018), який знаходиться в матеріалах справи (а.с. 39-53 т. 3).

Зокрема, у наведеному висновку експерт ОСОБА_7 вказав, що:

- об'єктами корисних моделей за патентами України № 81232 та 81597 є пристрої, а саме закупорювальні пристрої для пляшки;

- пристрій як матеріальний об'єкт характеризується наявністю конструктивних елементів (деталей, вузлів тощо), з'єднаних між собою певним чином для одержання потрібного технічного результату при його застосуванні;

- формула винаходу (корисної моделі) - це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу (корисної моделі), що містить сукупність її суттєвих ознак;

- формула винаходу (корисної моделі) складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу, розміщуються у першій (обмежувальній ) частині формули, а нові, створені винахідником, - у наступній, відмінній (або відмітній) частині;

- суттєвими називають ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом - достатні для досягнення технічного результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто перебувають з ним у причинно-наслідковому зв'язку;

- аналіз матеріалів справи свідчить про те, що найближчим за сукупністю суттєвих ознак до корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 є документ - опис корисної моделі до патенту України № 80738. Патент України № 80738 був виданий за заявкою № u201214348 з датою подання 17.12.2012 року. Відомості про видачу патенту України № 80738 України № 80738 були опубліковані 10.06.2013, у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 11, тобто стали загально доступними з 10.06.2013. Таким чином, дата подання заявки № u 201214348 - 17.12.2012 року - передує даті подання заявки № u 2012 14923 - 26.12.2012, за якою було видано патент України № 81232, що є об'єктом дослідження. При цьому заявка № u 201214348 була опублікована 10.06.2013 року, тобто після дати подання заявки № u 2012 14923 - 26.12.2012 року.

- таким чином, зміст заявки № u 201214348, зокрема, опис корисної моделі до патенту України № 80738, входить до рівня техніки при визначенні відповідності корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u 2012 14923 від 26.12.2012);

- відповідно до проведеного експертом порівняльного аналізу (Таблиця 1, стор. 8, 9 Висновку експерта № 1085 від 25.05.2018), уся сукупність ознак корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 є відомою зі змісту заявки № u 201214348 відповідно до опису корисної моделі до патенту України № 80738, яка входить до рівня техніки у розумінні ч. 5 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";

- таким чином, сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012;

- аналіз матеріалів справи свідчить про те, що найближчим за сукупністю суттєвих ознак до корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 є документ - публікація міжнародної заявки WO 2011 086 407, здійснена 21.07.2011 року. Таким чином, відомості з міжнародної заявки WO 2011 086 407 стали загальнодоступними з 21.07.2011, тобто до дати подання заявки № u 2012 14923 - 26.12.2012, за якою було видано патент України № 81597, що є об'єктом дослідження;

- таким чином, публікація міжнародної заявки WO 2011 086 407 входить до рівня техніки при визначенні відповідності корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України 81597 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u 2012 13895 від 06.12.2012);

- відповідно до проведеного експертом порівняльного аналізу (Таблиця 2, стор. 11-14 Висновку експерта № 1085 від 25.05.2018), публікація міжнародної заявки WO 2011 086 407, датою якої є 21.07.2011, містить всю сукупність суттєвих ознак незалежного пункту 1 формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232, тобто сукупність ознак формули корисної моделі за патентом України № 81597, за висновком експерта, є відомою з документів, які містяться у матеріалах справи та складають рівень техніки згідно ч. 4 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Як зазначено у Висновку експерта № 1085 від 25.05.2018, судову експертизу проведено експертом ОСОБА_7 - заступником директора НДІ інтелектуальної власності з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, безстрокове), стаж роботи у сфері інтелектуальної власності - з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року.

Експерта про кримінальну відповідальність згідно із ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок та про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експерта № 1085 від 25.05.2018 у справі № 910/24106/15 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу".

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, здійснивши оцінку Висновку експерта № 1085 від 25.05.2018 з урахуванням пояснень до нього, наданих судовим експертом ОСОБА_7 (а.с. 208-212 т. 3), та у сукупності з іншими доказами у справі у справі № 910/24106/15 за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України, судом приймається такий висновок у якості належного та допустимого доказу у справі у розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України.

Водночас, доводи відповідача-1, згідно яких останній вважає Висновок експерта № 1085 від 25.05.2018 необґрунтованим, суперечливим та такими, що викликає сумнів у його правильності, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані, оскільки такі доводи відповідача-1 не підтверджуються жодними належними та допустимими доказами.

Таким чином, з урахуванням норм ч.ч. 3, 4, 5 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Висновок експерта № 1085 від 25.05.2018, згідно якого:

- сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012;

- сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u 201213895 від 06.12.2012,

обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що патенти України на корисні моделі № 81232, № 81537 не відповідають умовам патентоздатності, визначеним ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме "новизні".

В матеріалах справи також наявний Висновок експерта № 003-СІВ/18 у сфері інтелектуальної власності від 26.03.2018 (далі - Висновок експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018) (а.с. 8-32 т. 3).

Наведений висновок складений судовим експертом ОСОБА_9, у зв'язку з надходженням до Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації листа № 180301/13028 від 01 березня 2018 (№3591/18- вх) за підписом представника ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА" за довіреністю, адвоката ОСОБА_2, з проханням надати висновок експерта у сфері інтелектуальної власності та підготувати його для подання до Господарського суду міста Києва в якості доказу у справі № 910/24106/15.

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

Згідно ч. 5 ст. 101 ГПК України у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

При цьому частиною шостою наведеної статті ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

З Висновку експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 вбачається, що експертизу на замовлення позивача проводив ОСОБА_9 - директор Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації, який має науковий ступінь кандидата юридичних наук, вищу технічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво № 1798 від 24 червня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 24 червня 2019 року). Стаж експертної роботи з 04 квітня 2006. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

У Висновку експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 зазначено, що відповідно до вимог ст. 98 та ч. 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України висновок підготовлено для подання до Господарського суду міста Києва у справі № 910/24106/15, а також про те, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, яка передбачена ст. 384 Кримінального кодексу України.

На розгляд експерта були поставлені наступні питання:

- Чи відповідала корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012)?

- Чи відповідала корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u2012 13895 від 06.12.2012)?

Згідно Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 експерт ОСОБА_9 надав такі відповіді на поставлені питання:

1) Корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 не відповідала критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012).

2) Корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 не відповідала критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u2012 13895 від 06.12.2012).

У наведеному висновку експерт зазначив:

- у таблиці 1 (стор. 11 Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018) наведено перелік ознак, що визначають обсяг правової охорони корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013;

- у таблиці 2 (стор. 14 Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018) наведено перелік ознак, що визначають обсяг правової охорони корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013;

- новизна - одна із умов патентоздатності, суть якої полягає в тому, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет до її пріоритету суть об'єкта не повинна бути розкрита для невизначеного колаосіб в обсязі, що дає можливість здійснити його;

- для відповіді на поставлене питання 1, новизна корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", за патентом України 81232 від 25.06.2013, встановлюється на 26.12.2012 року (дата подачі заявки № u 201214923 на вказану корисну модель);

- перелік виявлених у матеріалах справи №910/24106/15 документів з описом технічних рішень, які можуть бути протиставлені корисній моделі за патентом України № 81232, наведено у таблиці № 3 (стор. 17 Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018) - документи Д1 (винахід "Кришка з контролем першого відкриття" за патентом України № 104928 від 25.03.2014), Д2 (винахід за міжнародним патентом WO/2011/086407), Д3 (корисна модель за патентом України № 80738 від 10.06.2013);

- найбільш близьким за технічною суттю та наявним набором суттєвих ознак, на думку експерта, є документ ДЗ, тож для відповіді на поставлене питання експертом проводився порівняльний аналіз незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 81232 від 25.06.2013 із ознаками, що містяться в описі патенту України на корисну модель № 80738 від 10.06.2013 з датою подання 17.12.2012, результати порівняння якого наведені в таблиці № 4 (стор. 18-19 Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018), виходячи з яких корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 не відповідала критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u 2012 14923 від 26.12.2012);

- згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" новизна винаходу (корисної моделі) визначається на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату (її) пріоритету. Датою подання заявки на корисну модель корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 є 06.12.2012;

- перелік виявлених у матеріалах справи № 910/24106/15 документів з описом технічних рішень, які можуть бути протиставлені корисній моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013, наведено у таблиці № 5 (стор. 21 Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018) - документи Д1(винахід "Кришка з контролем першого відкриття" за патентом України № 104928 від 25.03.2014), Д2 (винахід за міжнародним патентом WO/2011/086407);

- найбільш близьким за технічною суттю та наявним набором суттєвих ознак, на думку експерта, є документ Д2, тож для відповіді на поставлене питання експертом проводився порівняльний аналіз незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 81597 від 10.07.2013 із ознаками, що містяться в документі за міжнародною заявкою РСТ/ІВ2010/2959 з номером публікації WO/2011/086407 від 21.07.2011, що вийшов в національну фазу в Україні та перетворився на винахід № 104928, результати порівняння якого наведені в таблиці № 6 (стор. 22-24 Висновку № 003-СІВ/18 від 26.03.2018), виходячи з яких корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 не відповідала критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № u 2012 13895 від 06.12.2012).

Враховуючи приписи ст.ст. 101, 104 ГПК України, здійснивши оцінку Висновку експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018 разом із іншими доказами у справі № 910/24106/15 за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України, судом приймається такий висновок у якості належного та допустимого доказу у справі у розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України.

Таким чином, Висновок експерта № 003-СІВ/18 від 26.03.2018, складений на замовлення позивача, фактично узгоджується з Висновком експерта № 1085 від 25.05.2018, складеним за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2016 у справі № 910/24106/15, та додатково підтверджує, що патенти України на корисні моделі № 81232, № 81537 не відповідають умовам патентоздатності, визначеним ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме "новизні".

Крім того, матеріали справи містять Висновки експертизи щодо умов патентоздатності № 12802/ЗУ/14 від 18.06.2014 та № 8709/ЗУ/14 від 24.04.2014, складені за результатами проведення Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) експертизи запатентованих корисних моделей в обсязі опублікованих формул і описів до патентів України № № 81232, 81597.

Згідно Висновку експертизи щодо умов патентоздатності № 12802/ЗУ/14 від 18.06.2014 (а.с. 35-42 т. 2) Укрпатентом встановлено, що запатентована корисна модель за деклараційним патентом України на корисну модель № 81232 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме: за пунктами 1, 2 формули не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 даного Закону.

Згідно Висновку експертизи щодо умов патентоздатності № 8709/ЗУ/14 від 24.04.2014 (а.с. 43-50 т. 2) Укрпатентом встановлено, що запатентована корисна модель за деклараційним патентом України на корисну модель № 81597 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме: за пунктами 1-3 формули не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 даного Закону.

Судом з урахуванням норм ч.ч. 2, 3, 4 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відтак, оцінивши наявні в матеріалах справи докази у їх сукупності за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України, суд дійшов висновку, що корисні моделі за патентами України № 81232, № 81597 не відповідають умові патентоздатності "новизна" (ч. 1 ст. 460 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"), оскільки: сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81232 від 25.06.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u2012 14923 від 26.12.2012; сукупність ознак формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентом України № 81597 від 10.07.2013 стала загальнодоступною у світі на дату подання заявки № u 201213895 від 06.12.2012.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Відповідачем-1 не надано суду жодних належних та допустимих доказів, які б спростовували встановлені судом факти невідповідності корисної моделі за патентом України № 81232 умові патентоздатності "новизна" на дату подання заявки № u 2012 14923 від 26.12.2012 та невідповідності корисної моделі за патентом України № 81597 умові патентоздатності "новизна" на дату подання заявки № u 2012 13895 від 06.12.2012.

Права інтелектуальної власності, зокрема, на корисну модель визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд дійшов висновку, що вимоги позивача про визнання недійсним патенту України № 81232 від 25.06.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником якого є відповідач-1, та про визнання недійсним патенту України № 81597 від 10.07.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником якого є відповідач-1, є обґрунтованими та підлягають задоволенню на підставі невідповідності запатентованих корисних моделей такій умові патентоздатності як "новизна".

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) внести записи до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними патентів України на корисну модель № 81232 від 25.06.2013, № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту. Згідно ст. 1 наведеного Закону термін "Установа" вживається у значенні центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2.2 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.06.2001 № 469 (з подальшими змінами і доповненнями), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково (абз. 12 вказаного пункту).

Згідно п. 2.3 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі підставою для внесення відомостей до реєстру визначено, зокрема, рішення судових органів.

Як зазначалось, суд дійшов висновку, що патент України № 81232 від 25.06.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ" та патент України № 81597 від 10.07.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником яких є відповідач-1, підлягають визнанню недійсними.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) внести записи до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними патентів України на корисну модель № 81232 від 25.06.2013, № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Перелік витрат, пов'язаних з розглядом справи, містить ч. 3 ст. 123 ГПК України.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи. При цьому частиною 2 наведеної статті ГПК України передбачено, що у разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

Сторонами не подано попереднього розрахунку суми судових витрат в порядку ст. 124 ГПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

З огляду на наведені приписи ст. 129 ГПК України, сплачений позивачем судовий збір у розмірі 4872,00 грн. повністю покладається на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 4, 13, 73-80, 86, 99, 101, 104, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним патент України № 81232 від 25.06.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником якого є Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак" (246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, буд. 21, прим. 2).

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 81232 від 25.06.2013 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати недійсним патент України № 81597 від 10.07.2013 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛЯШКИ", власником якого є Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак" (246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, буд. 21, прим. 2).

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № 81597 від 10.07.2013 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Проізводствєнного Унітарного предпріятія "Алкопак" (246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, буд. 21, прим. 2) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуала Кложерс Україна" (40007, Сумська обл., місто Суми, вулиця Лінійна, будинок 18; ідентифікаційний код 35743082) 4872,00 грн. (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві гривні 00 коп.) судового збору.

7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 06.02.2019

Суддя Гумега О.В.