УХВАЛА

про призначення експертизи

м. Київ

01.02.2019Справа № 910/15749/18

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Лемішко Д.А.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

За позовом 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+"; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат"
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ"; 2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг
Представники сторін:

від позивача-1:Вербицька В.М. - представник за довіреністю;
від позивача-2:Ситцевой В.в. - представник за довіреністю;
від відповідача-1:Лук'янова Г.О. - представник за довіреністю;
від відповідача-2:Ресенчук В.М. - представник за довіреністю; Тюріна Л.А. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур +" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" звернулися до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 року на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад.

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 року на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 206050 від 25.11.2015 року на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid від 25.11.2015 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки та повинно бути визнане недійсним.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 відкрито провадження в справі № 910/15749/18, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 21.12.2018.

Через загальний відділ діловодства суду від позивачів надійшли письмові підтвердження про те, що ними не подано іншого позову (позовів) до цих самих відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав. Крім того, представником позивача-2 до матеріалів справи долучено в якості доказів копії розрахункових документів та оригінали упаковок товару "Гемаготен".

Відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням про відкладення підготовчого судового засідання, призначеного на 21.12.2018, яке мотивовано неможливістю представника ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" взяти участь в судовому розгляді у зв'язку з перебуванням на лікарняному.

На виконання вимог ухвали суду про відкриття провадження в справі відповідачем-2 було долучено письмовий відзив на позов, а також повідомлено про те, що докази направлення відзиву на адресу інших учасників справи буде надано суду.

21.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" звернулося до суду із клопотанням про призначення в справі експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити одному з експертів, атестованих Міністерством юстиції України - Дорошенко О.Ф, Петренко С.А., Жилі Б.В.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, заслухавши доводи учасників процесу, суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача-1 про відкладення підготовчого судового засідання та надання можливості позивачам подати відповіді на відзив відповідача-2, в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України.

02.01.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" звернулося до суду з письмовим відзивом на позовну заяву, в якому викладені заперечення проти позовних вимог. Крім того, 31.01.2019 віпдповідач-1 долучив додаткові докази до справи.

31.01.2019 через загальний відділ діловодства суду ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" подало клопотання про долучення проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та постановку додаткового питання експерту, яке потребує висновку експерта. В тому числі, відповідач-1 просить суд не доручати проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАПН України, де працюють експерти Дорошенко О.Ф., Петренко С.А,, Жила Б.В.

Безпосередньо в судовому засіданні 01.02.2019 представник позивача-2 наполягав на задоволенні клопотання про призначення експертизи та надав усні пояснення.

Представник позивача-1 підтримав клопотання позивача-1 стосовно експертизи, надав суду усні та письмові пояснення, та перелік питань, які вважає за необхідне поставити перед експертом.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 проти позову заперечували та надали власні міркування щодо необхідності призначення в справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Запропонували варіанти установ, яким, на думку відповідачів, слід доручити проведення судової експертизи.

Судом у підготовчому судовому засіданні 01.02.2019 було заслухано доводи учасників процесу та прийнято до уваги пропозиції стосовно експертних установ та питань, які слід поставити на вирішення експертизи.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/15749/18 є визнання недійсним повністю свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 року на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП.

До предмета доказування у даній справі входить питання чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050:

- схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаком для товарів та послу;

- таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар;

- визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- таким, що має розрізняльну здатність.

Заперечуючи проти позовних вимог відповідач-1 стверджує, зокрема, що правова охорона знаку для товарів 05,30 класів МКТП відповідно Свідоцтва України №206050, належного ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ", отримана законно, із повним додержанням вимог законодавства в ході проведення належної правової процедури.

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, а доводи сторін є взаємно суперечливими суд вважає необхідним призначити у справі № 910/15749/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Судом враховано питання подані позивачами та відповідачами.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Так, позивач-2 заявляючи клопотання про призначення експертизи, просив доручити проведення Дорошенко О.Ф, Петренко С.А., Жилі Б.В.

Однак, зважаючи на заперечення відповідача-1 та пропозиції відповідача-2, враховуючи пояснення представників позивачів безпосередньо під час судового засідання, суд дійшов висновку про доручення проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат", як ініціатора проведення експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 107, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/15749/18 експертизу у сфері інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаком для товарів та послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 та знаком для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 13.08.2014 року, - дату подання заявки № m201411540?

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме: осіб позивачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", станом на 13.08.2014, - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію?

- Чи є однорідними товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 та знак для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 і знак для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008?

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Гематоген", визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності?

- Чи має знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 "Гематоген" для товарів 05 класу МКТП розрізняльну здатність?

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, маркований знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 21352 від 15.10.2001 та № 95300 від 11.08.2008, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", станом на 13.08.2014, - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію?

5. Зобов'язати сторін надати до Господарського суду міста Києва або безпосередньо Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) всі первинні документи (за необхідності), які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань. Зобов'язати сторін на вимогу експерта надати останньому додаткову документацію, яка буде необхідна експерту для проведення експертизи.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на позивача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького , 9, оф. 2; ).

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

10. Провадження у справі № 910/15749/18 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) експертизи в сфері інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 06.02.2019 року

Суддя Ю.О. Підченко