УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

11.02.2019Справа № 910/5359/16

За позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія"

про захист прав інтелектуальної власності

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Я.І. Мухіна

Представники:

позивач: не з'явився

відповідач-1: Потоцький М.Ю. довіреність № 2434-03/32 від 29.01.2019

відповідач-2: Кодинець А.О. на підставі ордеру серії КВ № 221208 від 03.12.2018

відповідач-3: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані; далі - Позивач) звернулося до Господарського суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (далі - Відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" "ХАДО-Технологія" (далі - Відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності, в якому просило:

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", власником якого є відповідач-2;

- зобов'язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати повністю недійсним свідоцтво України № 152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є відповідач-2;

- зобов'язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити відповідачу-2 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-3 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-2 здійснювати використання об'ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-3 здійснювати використання об'ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України №15337 та №172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, - фактично позивача.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг провадження у справі закрито у зв'язку з відсутністю предмета спору. У задоволенні решти вимог відмовлено повністю.

Рішення суду мотивовано тим, що в день відкриття провадження у даній справі оскаржувані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця, а тому провадження у даній справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг підлягає закриттю на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору. В іншій частині позовних вимог щодо заборони відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами судом відмовлено, оскільки зі змісту вимог вбачається, що вони направлені на заборону вчинення певних дій в теперішньому та майбутньому часі, а оскільки продукція не виробляється і не пропонується до продажу відповідачами та доказів протилежного не надано, то такі вимоги задоволенню не підлягають. Щодо позовних вимог про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то такі вимоги також задоволенню не підлягають, оскільки є похідними від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсними.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 залишено без змін з тих же підстав.

Постановою Верховного Суду від 06.11.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі №910/5359/16 скасовано та направлено справу №910/5359/16 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/1987 від 15.11.2018 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/5359/16.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2018 справу № 910/5359/16 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

У постанові Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 910/5359/16 зазначено, зокрема, що:

- суди попередніх інстанцій у частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не врахували, що наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними (ст. 18, п. 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг");

- закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань, проте з матеріалів справи не вбачається встановлення судами попередніх інстанцій обставин, які свідчать про відсутність між сторонами спору та неврегульованих питань після припинення оскаржуваних свідоцтв України;

- згідно зі статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за особою, яка є власником відповідного свідоцтва, і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак. Отже, тимчасове невикористання знаків не може свідчити, що відповідачами-2, 3 вони не будуть використовуватися в майбутньому, а тому передчасним є посилання судів на безпідставність позовних вимог про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товари;

- судами попередніх інстанцій помилково застосовано в даних правовідносинах пункт 2 частини 1 статті 231 ГПК України, внаслідок чого суди дійшли невірного висновку про закриття провадження у справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494, з огляду на що передчасними є висновки судів про відмову в задоволенні позовних вимог щодо зобов'язання відповідача-1 здійснити вказані вище дії і заборону відповідачам-2, 3 здійснювати зазначені вище дії.

- судами попередніх інстанцій не надано належної оцінки всім зібраним у справі доказам та обставинам у сукупності, в тому числі висновку експерта за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка була проведена на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 прийняти справу № 910/5359/16 до провадження судді Гумеги О.В. та призначено підготовче засідання у справі на 10.12.2018 о 14:00 год.

06.12.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 просив суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

У підготовче засідання, призначене на 10.12.2018, з'явилися представники позивача та відповідача-1, 2. Представник відповідача-3 у підготовче засідання 10.12.2018 не з'явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2018, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Представник позивача у підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2018, подав письмові пояснення по суті заявлених позовних вимог. Письмові пояснення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2018, повідомили суд про необхідність ознайомлення з матеріалами справи та вказали, що ними подано не всі докази у зв'язку з чим просили суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання у справі на 29.01.2019 о 10:30 год.

26.12.2018 через відділ діловодства суду від Верховного Суду надійшов супровідний лист з повернутою поштовою кореспонденцією у справі № 910/5359/16.

15.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли доповнення до відзиву на позовну заяву з додатками.

15.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

15.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про розподіл судових витрат, відповідно до якої позивач просив визнати судовими витратами: судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 11024,00 грн.; витрати на проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у розмірі 44640,00 грн.; судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 16536,00 грн.; судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 22048,00 грн. Зазначеною заявою представник позивача просив всі судові витрати покласти на відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" та відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія".

25.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли заперечення на заяву позивача про розподіл судових витрат, відповідно до якої представник відповідача-2 вказав, що, на його думку, заява про розподіл судових витрат є необґрунтованою, суперечить нормам ГПК України та не може бути задоволена.

25.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В. у судове засідання для надання пояснень щодо Висновку експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16.

28.01.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на доповнення до відзиву відповідача-2.

У підготовче засідання, призначене на 29.01.2019, з'явилися представники позивача та відповідача-1, 2. Представник відповідача-3 у підготовче засідання 29.01.2019 не з'явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Суд долучив до матеріалів справи доповнення до відзиву на позовну заяву з додатками, подані відповідачем-2, відповідь на відзив відповідача-2 та відповідь на доповнення до відзиву відповідача-2, подані представником позивача.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2019, здійснювався розгляд заяви про розподіл судових витрат, поданої представником позивача 15.01.2019 через відділ діловодства суду.

Представник позивача у підготовчому засіданні 29.01.2019 підтримав зазначену заяву.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні 29.01.2019 заперечував з приводу задоволення зазначеної заяви, з підстав викладених у запереченнях, поданих 25.01.2019 через відділ діловодства суду.

Заяв позивача про розподіл судових витрат та заперечення відповідача-2 на неї залучені судом до матеріалів справи та будуть враховані судом при винесенні рішення у даній справі.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2019, здійснювався розгляд клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В., поданого відповідачем-2 через відділ діловодства суду 25.01.2019.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні підтримав зазначене клопотання. Представники позивача та відповідача-1 не заперечували з приводу задоволення зазначеного клопотання.

Суд дійшов висновку про необхідність надання усім учасниками справи можливості запропонувати перелік питань, які на їх думку потребують роз'яснення щодо складеного судовим експертом Жилою Б.В. Висновку №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16.

Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з ч. 7 ст. 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 11.02.2019 о 15:20 год.

04.02.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли доповнення до клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В., поданого відповідачем-2 через відділ діловодства суду 25.01.2019. Зазначеним клопотанням відповідач-2 надав перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити судовому експерту щодо складеного ним Висновку №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16 та просив викликати судового експерта Жилу Б.В. у судове засідання для надання пояснень що поставлених запитань.

У підготовче засідання, призначене на 11.02.2019, з'явилися представники відповідача-1, 2. Представники позивача та відповідача-3 у підготовче засідання 11.02.2019 не з'явилися.

У підготовчому засіданні, призначеному на 11.02.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Суд долучив до матеріалів справи доповнення до клопотання про виклик судового експерта Жили Б.В., подані відповідачем-2 через відділ діловодства суду 04.02.2019.

Відповідно до ч. 4 ст. 69 ГПК України експерт зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом та роз'яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з ч. 7 ст. 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч. 8 ч. 202 ГПК України).

У підготовчому засіданні, призначеному на 11.02.2019, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про відкладення підготовчого засідання у справі.

Керуючись ст. ст. 69, 120, 121, 177, 182, 183, 202, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 11.03.19 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

2. Викликати учасників справи у судове засідання, визнати їх явку обов'язковою.

3. Викликати в судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання пояснень щодо Висновку експерта №110 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.10.2017 у справі № 910/5359/16.

Повний текст ухвали складено та підписано 12.02.2019.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гумега О.В.