РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

09.01.2019 р.Справа № 910/5458/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА

ТРЕЙДІНГ"

2)Державної служби інтелектуальної власності України

3) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Ухвалою суду від 06.04.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 28.04.2017 р.

25.04.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та відзив.

28.04.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

28.04.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшла заява про відсутність аналогічного спору, клопотання про долучення документів до матеріалів справи, та клопотання про зупинення провадження у справі.

У судовому засіданні 28.04.2017 р. представник відповідача-1 подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 28.04.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 28.04.2017 р. оглушувалась перерва до 29.05.2017 р.

17.05.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

29.05.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування доказів та клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 29.05.2017 р. представник позивача подала клопотання про витребування доказів та клопотання про виклик в судове засідання осіб.

Ухвалою суду від 29.05.2017 р. розгляд справи відкладено на 22.06.2017 р., залучено до участі у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у якості іншого відповідача.

06.06.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про надсилання матеріалів справи № 910/5458/17 до Прокуратури міста Києва та зупинення провадження у справі.

У судовому засіданні 22.06.2017 р. подала клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Представник відповідача-3 у судовому засіданні 22.06.2017 р. подав відзив на позовну заяву.

Представники сторін у судовому засіданні 22.06.2017 р. подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 22.06.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 26.07.2017 р.

17.07.2017 р. через відділ діловодства суду від Державної фіскальної служби України надійшли витребувані судом документи.

22.06.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 26.07.2017 р. представник позивача подала клопотання про долучення документів до матеріалів справи та клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою від 26.07.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 07.08.2017 р.

07.08.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли пояснення.

08.08.2017 р. від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

08.08.2017 р. від відповідача -3 надійшло клопотання з переліком питань для судової експертизи.

У судовому засіданні 07.08.2017 р. оголошувалась перерва до 15.08.2017 р.

08.08.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли додаткові пояснення.

10.08.2017 р. через відділ діловодства суду від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшли документи по справі.

14.08.2017 р. через відділ діловодства суду від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшли документи по справі.

15.08.2017 р. судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням на лікарняному судді Зеленіної Н.І.

Ухвалою від 21.08.2017 р., у зв'язку з виходом судді Зеленіної Н.І. з лікарняного, розгляд справи призначено на 30.08.2017 р.

16.08.2017 р. від відповідача-1 надійшли заява про відвід судді та заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.

28.08.2017 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про застосування ч. 4 ст. 90 ГПК України.

30.08.2017 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме, висновок експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності №8-08/17-ЕД від 29.08.2017 р., складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною (виконаний поза межами судового розгляду).

Ухвалою від 30.08.2017 р. відмовлено у задоволенні заяви про відвід судді.

Ухвалою від 30.08.2017 р. розгляд справи відкладено на 07.09.2017 р.

04.09.2017 р. через відділ діловодства суду від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшли документи по справі.

Ухвалами суду від 07.09.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень, та зупинено провадження у справі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 р. ухвалу господарського суду міста Києва від 07.09.20127 р. у справі № 910/5458/17 залишено без змін.

Постановою Верховного суду від 05.03.2018 р. ухвалу господарського суду міста Києва від 07.09.2017 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 р. зі справи № 910/5458/17 залишено без змін.

До господарського суду міста Києва з Центру судової експертизи та експертних досліджень (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10) надійшло клопотання про визначення особи експерта та про уточнення питань, поставлених на вирішення експерту.

Ухвалою від 14.05.2018 р. поновлено провадження у справі для розгляду клопотання Центру судової експертизи та експертних досліджень про визначення особи експерта та про уточнення питань, поставлених на вирішення експерту; доручено проведення судової експертизи, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 07.09.2017 р. у справі №910/5458/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг, судовому експерту Ткачук Тетяні Миколаївні; попереджено експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України; питання, поставлені на вирішення судовому експерту, викладено у наступній редакції:

1) Якими є: ступінь відомості чи визнання знака "DIAKEM" для товарів 3 класу МКТП, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"; тривалість, обсяг та географічний район використання і просування вказаного знака Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" станом на 17.09.2015 р. або більш ранню дату?

2) Чи може використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, для товарів 3 класу МКТП, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послуги, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?

3) Чи являються товари/послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, такими ж або спорідненими з товарами/послугами, Витрати на проведення експертизи покласти на позивача.

До господарського суду міста Києва з експертної установи надійшли матеріали справи з висновком експертного дослідження.

У період з 25.09.2018 р. по 01.10.2018 р. суддя Зеленіна Н.І. перебувала на лікарняному.

Ухвалою суду від 02.10.2018 р. поновлено провадження у справі, ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі, підготовче засідання призначено на 17.10.2018 р.

17.10.2018 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Протокольною ухвалою від 17.10.2018 р. відкладено підготовче засідання на 14.11.2018 р.

09.11.2018 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про виклик експертів.

14.11.2018 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення додаткової експертизи.

Ухвалою від 14.11.2018 р. задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ" про виклик експертів у підготовче засідання; викликано у підготовче засідання судового експерта Сопову Катерину Андріївну для надання пояснень щодо висновку №8-08/17-ЕД від 29.08.2017р.; викликано у підготовче засідання судового експерта Ткачук Тетяну Миколаївну для надання пояснень щодо висновку №008-ТТМ/18 від 07.09.2018р.; продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 05.12.2018 р.

20.11.2018 р. від позивача надійшли питання для судових експертів.

21.11.2018 р. від відповідача-1надійшли питання для судових експертів, у яких, зокрема,

Протокольною ухвалою від 05.12.2018 р. відкладено підготовче засідання на 11.12.2018 р.

07.12.2018 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

11.12.2018 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою від 11.12.2018 р. залишено без розгляду клопотання відповідача-1 від 14.11.2018 р. про призначення у справі додаткової судової експертизи, закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 09.01.2019 р.

09.01.2019 р. від позивача надійшли пояснення по справі.

У судовому засіданні 09.01.2019 р. представник позивача підтримав позовні вимоги.

Представники відповідачів -1,-3 у судовому засіданні проти задоволення позову заперечили.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив; про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 09.01.2019 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів та третьої особи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Позовні вимоги у даній справі обґрунтовані тим, що відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ", являється власником знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №221829, яке не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що їх можна сплутати, з фірмовим найменуванням позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ".

Позивач зазначає, що використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, для товарів 3 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"; а товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, являються такими ж з товарами, що виробляються Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ".

Відповідачі проти позову заперечують та зазначають, що Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №221829, відповідає умовам надання правової охорони, і реєстрація спірного знака відбулась з дотриманням вимог законодавства України.

З метою встановлення обставин схожості знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №221829, з фірмовим найменуванням позивача, та чи може використання такого знака ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, відносно позивача і чи є товари, для яких зареєстровано зазначений знак, такими ж з товарами, що виробляються Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ", суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Ткачук Тетяні Миколаївні.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом Ткачук Т.М. складено Висновок №008-ТТМ/18 від 07.09.2018 р. (т.5, а.с. 33-54), відповідно до якого:

1. Товари "мило та мийні засоби, засоби для чищення та полірування, засоби догляду за автомобілями", що виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженої відповідальністю "ДІАКЕМ" є спорідненими з частиною товарів 3-го класу МПКТ, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №221829, а саме: "вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; блискувальнг препарати; вибілювальна сода; вибілювальні солі; віск пральний; вулканний попіл для чищення; ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; дезінфікувальне мило; дезодорувальне мило; замочувальні препарати для прання; кора мильного дерева для прання; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; кускове туалетне мило; мило кускове; лискувальний віск; лискувальний папір; лискувальні камені; лискувальні пасти; лискувальні препарати для меблів і підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мило для яскравлення тканин; м'якшівники тканин для прання; нашатирний спирт (мийний засіб); очищальні препарати; полірувальний порошок (крокус); пральна синька; пральний блиск; пральні препарати; препарати для сухого чищення; розчини для миття вітрового (переднього) скла; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видаляння пилу; шліфувальні препарати; хімікати побутові для яскравлення барв (прання); чистильна крейда; чистильні препарати для шпалер; чистильні розчини; шампуні".

2. Використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом № 221829 для частини товарів 3-го класу МКТП є таким, що може ввести в оману відносно особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ", яка є виробником товарів мило та мийні засоби, засоби для чищення та полірування, засоби для догляду за автомобілями.

За результатом дослідження Висновку №008-ТТМ/18 від 07.09.2018 р. судом встановлено, що вказаний Висновок складений кваліфікованим судовим експертом, містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано. У зв'язку з викладеним, вказаний висновок являється належним і допустимим доказом у даній справі.

Відповідач-1 заперечує проти Висновку №008-ТТМ/18 від 07.09.2018 р.; на підтвердження власної правової позиції надав до матеріалів справи, зокрема, Висновок експерта №12-12/18 від 10.12.2018 р. (т.5, а.с. 164-199), складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною, у якому експерт дійшов таких висновків:

1. Надані матеріали господарської справи № 910/5458/17 не містять відомостей про те, що Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" належить окреме комерційне (фірмове) найменування, яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 221829, а саме до 17.09.2015.

2. Через відсутність у матеріалах справи відомостей, які б свідчили про наявність у ТОВ "ДІАКЕМ" окремого комерційного найменування, яке б стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 (17.09.2015), відповідно до матеріалів справи, знак для товарів і послуг "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 не був тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням, яке використовувало Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до дати подання заявки - 17.09.2015 щодо таких же або споріднених товарів і послуг.

3. Відповідно до матеріалів господарської справи № 910/5458/17 знак для товарів і послуг "DIAKEM" за свідоцтвом України № 221829 не був таким, що міг ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 3 класу МКТП, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до дати подання заявки № m201515956 - 17.09.2015, оскільки у матеріалах справи відсутні відомості, що свідчать про використання Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" будь-яких позначень, що були тотожними або схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 221829 до дати подання заявки на його реєстрацію - 17.09.2015, з якими споживач мав би можливість ознайомитись в мірі, достатній для того, щоб асоціювати їх з ТОВ "ДІАКЕМ".

Дослідивши Висновок експерта №12-12/18 від 10.12.2018 р., суд також вважає його належним і допустимим доказом у даній справі, а також вважає, що цей Висновок загалом не суперечить Висновку №008-ТТМ/18 від 07.09.2018 р.

Так, матеріалами справи підтверджується, що 07.07.2015 р. була здійснена державна реєстрація юридичної особи позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем" (т.1, а.с.25-33).

01.08.2015 р. ТОВ "Діакем" зареєстровано платником податку на додану вартість (т.1, а.с.34).

Водночас, 17.09.2015 р. відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Екокеміка Трейдінг" подав заявку № m201515956 на реєстрацію знака для товарів і послуг "DIAKEM": "Позначення - комбінований товарний знак, що включає штучне слово DIAKEM (ДІАКЕМ), виконане латинськими літерами спеціальними шрифтом на фоні трьох горизонтальних смуг; кольорова гама знаку включає чорний, червоний і зелений кольори. Заявка подана для всіх товарів, включених до 3 класу МКТП.

25.01.2017 р. за Товариством з обмеженою відповідальністю "Екокеміка Трейдінг" зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг "DIAKEM" за заявкою № m201515956, про що видано Свідоцтво України № 221829.

Відповідно до ст. 4 ГПК України, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до положень ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Одним із способів захисту цивільних прав та інтересів відповідно є визнання незаконним рішення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 419 Кодексу визначено, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Як встановлено ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Згідно зі ст. ст. 426, 427 Кодексу, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 494 Кодексу встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 495 Кодексу передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. ч. 2, 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Вищий господарський суд України у п. 25 постанови Пленуму № 12 від 17.10.2012 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз'яснив, що найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, як правило, не можуть вважатися твором у розумінні статті 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та бути зареєстровані й захищатися в судовому порядку саме як твір. Водночас слід мати на увазі, що розрізняльна частина такого найменування може бути фантазійним словом (неологізмом) або словосполученням, і відповідне слово (словосполучення) може виступати об'єктом авторського права.

Пунктом 78 вказаної постанови Пленуму визначено, що відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки. Суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України може бути лише підприємницьке товариство. З огляду на приписи статей 90, 489 - 491 ЦК України та статті 159 ГК України, належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів. Вимога про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з мотивів схожості комерційних (фірмових) найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така, як схожість найменувань. У застосуванні згаданих статей ЦК України і ГК України слід враховувати, що вони не виключають охорону в Україні права на комерційне (фірмове) найменування й іноземних осіб. Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Відповідно до п. 79 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2013 р., за змістом статті 159 ГК України право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, і отже, такі громадяни можуть звертатися до господарського суду за захистом відповідного права на загальних підставах.

У п. 80 вказаної Постанови Вищий господарський суд України вказав, що закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг). Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому. Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів. Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено, що дійсно, Товариство з обмеженою відповідальністю "Діакем" було зареєстровано як юридична особа 07.07.2015 р., тобто, до дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Екокеміка Трейдінг" заявки № m201515956 від 17.09.2015 р. на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг "DIAKEM".

Водночас, суд не вбачає будь-яких належних і допустимих доказів на підтвердження того, що товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем" станом на дату подання відповідачем-1 заявки № m201515956 від 17.09.2015 р., набули відомості серед споживачів і асоціювались у останніх саме з особою позивача. Надані до матеріалів справи анкети опитування (т.1, а.с.113-214) суд не приймає як належні і допустимі докази у справі, оскільки такі анкети не являються належно проведеним соціологічним дослідженням.

У той же час, суд встановив, що належними і допустимими доказами підтверджується, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Екокеміка Трейдінг" використовувало для маркування власної продукції комбіноване позначення "DIAKEM" принаймні з березня 2015 року, тобто, до дати державної реєстрації юридичної особи позивача (07.07.2015 р.).

Вказане підтверджується наданими відповідачем-1 до матеріалів справи доказами, які суд визнає належними і допустимими доказами, зокрема, оригінальними етикетками товарів (т.2, а.с.239-244), договорами поставки, специфікаціями, висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо.

Також, у матеріалах справи міститься договір №12/6 від 12.01.2015 р. на надання послуг із розроблення дизайну етикетки та технічне завдання на виготовлення етикетки від 12.01.2015 р., із використанням позначення "DIAKEM" (т.2, а.с.235-238).

Таким чином, належними і допустимими доказами підтверджується використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Екокеміка Трейдінг" позначення "DIAKEM" для маркування товарів власного виробництва до моменту створення (державної реєстрації) Товариства з обмеженою відповідальністю "Діакем".

Отже, реєстрація за Товариством з обмеженою відповідальністю "Екокеміка Трейдінг" комбінованого позначення "DIAKEM" за заявкою № m201515956, яке використовувалось цим же Товариством до моменту створення особи позивача; і видача Свідоцтва України № 221829; у будь-якому випадку не може вважатись порушенням прав позивача на фірмове (комерційне) найменування ТОВ "Діакем".

Відтак, суд встановив, що позивачем належними і допустимими доказами не доведено у встановленому законом порядку невідповідність спірного Свідоцтва України № 221829 умовам надання правової охорони, у зв'язку з чим у задоволенні позову належить відмовити у повному обсязі.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги необґрунтованими, непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України; та спростованими відповідачем-1, а відтак такими, що не підлягають задоволенню у повному обсязі.

Частиною 4 ст. 129 ГПК України встановлено, що судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Відмовити повністю в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ", Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 29.01.2019 р.

Суддя Н.І. Зеленіна