РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 м. Київ Справа № 910/21909/16

За позовом: Форбс ЛЛС, компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (FORBES LLC, DELAWARE LIMITED LIABILITI COMPANY);

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ";

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА";

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ";

про: припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Дрюк Н.О.;

відповідача-1: не з'явилися;

відповідача-2: Юморанов Д.І.;

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: не з'явилися.

С У Т Ь С П О Р У:

Форбс ЛЛС, компанія з обмеженою відповідальністю штату Делавер (FORBES LLC, DELAWARE LIMITED LIABILITI COMPANY) (далі - позивач) звернулася до господарського суду м. Києва з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ" (далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА" (далі - відповідач-2) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані ти, що порушення прав позивача здійснюється шляхом використання відповідачами без дозволу позивача належних йому знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 59418, 80273, 140282, 168391 ("Forbes", "Forbes", "FORBES","ФОРБС") при видавництві журналу "Форбс", на веб-сайті, що розміщений в мережі Інтернет за адресою http://forbes.net.ua/ та в доменному імені forbes.net.ua, а також на сторінках в соціальній мережі Facebook.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.12.2016 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/21909/16. Вказаною ухвалою судом відмовлено в задоволенні заяви позивача про забезпечення позову.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-1, яким останній відхилив позов враховуючи те, що:

- право відповідача-1 на використання знаків для товарів і послуг FORBES засновано та обумовлено чинністю Ліцензійної угоди про іншомовне видання "Forbes" із чотирма поправками до неї;

- правомірність дій відповідача-2 із реєстрації доменного імені forbes.net.ua є наслідком чинності Ліцензійної угоди;

- чинність Ліцензійної угоди означає неможливість розгляду справи № 910/21909/16 в господарському суді м. Києва через наявність арбітражного застереження в ліцензійній угоді.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.01.2017 судом залучено о участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Для роз'яснення питань, що виникли під час розгляду справи ухвалою господарського суду м. Києва від 27.02.2017 у справі № 910/21909/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

До господарського суду міста Києва надійшов лист науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 05.10.2018 № 200/658, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/21909/16 з висновком проведеної експертизи.

Ухвалою господарського суду від 06.11.2018 провадження у справі № 910/21909/16 поновлено та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 28.11.2018.

В підготовчому судовому засіданні 28.11.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 17.12.2018.

В судових засіданнях 17.12.2018 та 14.01.2019 оголошено перерви до 14.01.2019 та 21.01.2019 відповідно.

В судовому засіданні 14.01.2019 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи позивача, відповідача-2 по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Позивач є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме:

- від 15.02.2006 № 59418 "Forbes" (9, 16, 35, 41 клас МКТП);

- від 10.08.2007 № 80273 "Forbes" (9, 16, 35, 41 клас МКТП);

- від 25.06.2011 № 140282 "FORBES" (16, 35 клас МКТП);

- від 25.03.2013 № 168391 "ФОРБС" (9, 16, 41 клас МКТП).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Приписами частини 3 статті 426 Цивільного кодексу України встановлено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідач-1 здійснює видавництво журналу під назвою "Forbes", зокрема, № 6-7 за червень-липень 2016, примірник якого, із доказами придбання, додано до матеріалів справи.

Вказане видання публікується щомісячно, розповсюджується через роздрібну мережу та за підпискою.

У мережі Інтернет за адресою: http://forbes.net.ua розміщено веб-сайт "Forbes", на якому здійснюється публікація статей різної тематики, в тому числі, на тему бізнесу.

В соціальній мережі Facebook розміщено сторінку "Forbes. Украина" за адресою http://www.facebook.com/forbesukraine, на якій викладене фото обкладинки журналу "Forbes" та посилання на статті, розміщені на сайті http://forbes.net.ua, а також мультимедійні матеріали.

Відповідно до довідки з інтернет-сайту товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТМАЙСТЕР" (адміністратор доменних імен у зоні .UA) та листом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" (далі - Третя особа) від 04.05.2016 № 146, реєстратором доменного імені forbes.net.ua є Третя особа.

Також із вказаного листа від 04.05.2016 № 146 вбачається, що замовником послуги з реєстрації та продовження доменного імені forbes.net.ua є відповідач-2.

Позивач вказує, що відповідачами здійснюється порушення прав позивача щодо знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 шляхом нанесення їх на сторінки журналу "Forbes" в доменних іменах forbes.net.ua, facebook.com/forbesukraine, на відповідних веб-сторінках та у назві друкованого засобу масової інформації.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню повністю з урахуванням такого.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з пунктом першим статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Будь-які ліцензії або дозволи на використання відповідачами торгівельної марки у вигляді деревця матеріали справи не містять.

Так судом, з метою встановлення фактичних обставин справи, які потребують спеціальних знань, ухвалою від 27.02.2017 призначено у справі № 910/21909/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності на вирішення якої поставлені питання:

- чи застосовані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 у журналі "Forbes" № 6-7 (64) за червень-липень 2016 року та у журналі "Forbes" №1 (65) за січень 2017 року у формі зареєстрованих знаків або у формі, яка відрізняється від зареєстрованих знаків лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності цих знаків ?

- чи застосовані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 у доменному імені forbes.net.ua та на інтернет-сайті за адресою www.forbes.net.ua та на сторінці Facebook www.facebook.com/forbesukraine у формі зареєстрованих знаків або у формі, яка відрізняється від зареєстрованих знаків лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності цих знаків ?

- чи є позначення, застосовані у журналі "Forbes" № 6-7 (64) за червень-липень 2016 року та у журналі "Forbes" №1 (65) за січень 2017 року, у доменному імені forbes.net.ua та на інтернет-сайті за адресою www.forbes.net.ua та на сторінці Facebook www.facebook.com/forbesukraine, тотожними або схожими із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 настільки, що ці позначення і знаки можна сплутати ?

Відповідно до висновку експертів науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 04.10.2018 № 053/17:

- позначення, застосовані у журналі "Forbes" № 6-7 (64) за червень-липень 2016 року та у журналі "Forbes" № 1 (65) за січень 2017 року, у доменному імені forbes.net.ua та на інтернет-сайті www.forbes.net.ua та на сторінці Facebook www.facebook.com/forbesukraine є тотожними або схожими із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 настільки, що ці позначення і знаки можна сплутати;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 застосовані у журналі "Forbes" № 6-7 (64) за червень-липень 2016 року та у журналі "Forbes" № 1 (65) за січень 2017 року у формі зареєстрованих знаків або у формі, яка відрізняється від зареєстрованих знаків лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності цих знаків;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 застосовані у доменному імені forbes.net.ua та на інтернет-сайті за адресою www.forbes.net.ua та на сторінці Facebook www.facebook.com/forbesukraine у формі зареєстрованих знаків або у формі, яка відрізняється від зареєстрованих знаків лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності цих знаків.

Частиною 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, оскільки використання відповідачами знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391 шляхом нанесення їх на сторінки журналу "Forbes" в доменних іменах forbes.net.ua, facebook.com/forbesukraine, на відповідних веб-сторінках та у назві друкованого засобу масової інформації, становить порушення виключних майнових прав позивача, оскільки позначення, що використовується відповідачами є схожими із позначеннями, за належними позивачу свідоцтвами України №№ 59418, 80273, 140282, 168391, настільки, що їх можна сплутати.

Заперечення відповідача-1, викладені у відзиві на позов судом відхилені, оскільки Ліцензійна угода, на яку здійснює посилання відповідач-1, розірвана відповідно до остаточного рішення міжнародного арбітражного трибуналу міжнародного центру вирішення спорів (м. Нью-Йорк) у справі № 01-14-001-4742 за позовом Юнайтед Медіа Холдинг Н.В. та ТріЛадо Ентерпрайз Інк. до позивача, копія якого наявна в матеріалах даної справи.

Більш того, вказане рішення визнане на території України ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 12.01.2018 у справі № 756/15952/16-ц, яка залишена без змін постановою апеляційного суду м. Києва від 31.05.2018 та постановою Верховного суду від 05.11.2018.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА" (04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 104, ідентифікаційний код: 24282693), товариству з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ" (04073, м.Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, ЛІТЕРА Г, ідентифікаційний код: 30375222) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 59418, 80273, 140282, 168391 стосовно наведених у цих свідоцтвах товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг:

- шляхом нанесення їх на будь-який товар, для якого знак або знаки зареєстровано (зокрема на будь-які журнали та іншу друковану продукцію), упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака або знаків з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- шляхом застосування їх під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- шляхом застосування їх в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах та на веб-сторінках, зокрема в доменному імені forbes.net.ua, на веб-сторінках сайта за адресою http://forbes.net.ua та на сторінці "Forbes. Украина" (за адресою https://www.facebook.com/forbesukraine) в соціальній мережі Facebook.

3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ" (04073, м.Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, ЛІТЕРА Г, ідентифікаційний код: 30375222) припинити використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 59418, 80273, 140282, 168391 стосовно наведених у цих свідоцтвах товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг шляхом нанесення їх на будь-які журнали, зберігання журналів із зазначеним нанесенням знака або знаків з метою пропонування для продажу, пропонування їх для продажу, продаж;

4. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА" (04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 104, ідентифікаційний код: 24282693) припинити використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 59418, 80273, 140282, 168391 стосовно наведених у цих свідоцтвах товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг в мережі Інтернет, а саме: в доменному імені forbes.net.ua, на веб-сторінках сайта за адресою http://forbes.net.ua та на сторінці "Forbes. Украина" (за адресою https://www.facebook.com/forbesukraine) в соціальній мережі Facebook.

5. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА" (04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 104, ідентифікаційний код: 24282693) здійснити переделегування доменного імені forbes.net.ua на користь компанії Форбс ЛЛС, компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (FORBES LLC, DELAWARE LIMITED LIABILITI COMPANY) (ДжейДі Вейнер, 499 Вашингтон Бульвар, Джерсі Сіті, Нью Джерсі 07310, Сполучені Штати Америки) (JD Weiner, the United States of America, Jersey City, NJ 07310, 499 Washington Blvd).

6. Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ" (04073, м.Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17, ЛІТЕРА Г, ідентифікаційний код: 30375222) та товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА" (04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 104, ідентифікаційний код: 24282693) на користь компанії Форбс ЛЛС, компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (FORBES LLC, DELAWARE LIMITED LIABILITI COMPANY) (ДжейДі Вейнер, 499 Вашингтон Бульвар, Джерсі Сіті, Нью Джерсі 07310, Сполучені Штати Америки) (JD Weiner, the United States of America, Jersey City, NJ 07310, 499 Washington Blvd) витрати по сплаті судового збору в сумі 5.512 (п'ять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп., витрати пов'язані із проведенням експертизи в сумі 16.070 (шістнадцять тисяч сімдесят) грн. 40 коп.

7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 30 січня 2019 року

Суддя С.В. Балац