УХВАЛА

м. Київ

17.01.2019Справа № 910/19870/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., дослідивши матеріали господарської справи

за позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані»

про припинення порушення прав на торговельні марки та заборону використання торговельних марок,

Представники:

від позивача Поліщук М.А. (за дов.), Семеній Ю.М. (за дов.)

від відповідача не прибули

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) до товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» про:

- заборону відповідачеві здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, а саме: нанесення на вироби у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, «Lucky Egg SURPRISE», їх упаковку або корпус та застосування у мережі Інтернет позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, зокрема через мережу Інтернет, та продаж виробів у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, «Lucky Egg SURPRISE», із застосуванням позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072;

- зобов'язання відповідача знищити зображення позначень, схожих на стільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач використовує позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача, шляхом виробництва, пропонування до продажу та продажу (розповсюдження) кондитерських виробів під назвою «Lucky Egg SURPRISE».

Суд своєю ухвалою від 13.11.2017 порушив провадження в справі № 910/19870/17.

Відповідач у поданому суду відзиві зазначив, що товари не є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками позивача.

Відповідач подав клопотання про проведення у справі судової експертизи.

14.12.2017 суд призначив у справі судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності. На вирішення судової експертизи поставив питання: чи є позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць «Lucky Egg SURPRISE» (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані»), зокрема позначення «SURPRISE» та елементи оформлення упаковки, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072?

Матеріали справи повернулись до Господарського суду міста Києва з висновком експерта № 166/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.10.2018. Згідно з цим висновком, позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць «Lucky Egg SURPRISE» (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані»), зокрема позначення «SURPRISE» та елементи оформлення упаковки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

01.11.2018 суд поновив провадження у справі, постановив розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

Позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просить заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» здійснювати пропонування для продажу, зокрема через мережу Інтернет, та продаж виробів «Lucky Egg SURPRISE» із застосуванням позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками.

Позивач зазначив, що згідно з частиною 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Відповідно до частини 5 статті 16 Закону, свідоцтво також надає власнику виключене право заборонити іншим особам використовувати без його згоди: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Отже Міжнародні реєстрації №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072 торговельних марок надають позивачу виключене право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схожі із торговельними марками настільки, що їх можна сплутати.

Ускладнення або унеможливлення ефективного захисту та поновлення прав позивача на торговельні марки, пов'язане з тим, що відповідач продовжував пропонувати та реалізовувати спірні вироби «Lucky Egg SURPRISE» після подання позову та разом з тим активно затягував розгляд справи шляхом подання завідомо необґрунтованих заяв, а саме:

- 19.12.2017 відповідач подав апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 про призначення експертизи, незважаючи на те, що саме відповідач просив призначити експертизу у клопотанні від 11.12.2017 та вказане клопотання відповідача було задоволене оскаржуваною ухвалою. Апеляційна скарга залишена без задоволення постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2018;

- 21.02.2018 відповідач подав заяву про роз'яснення постанови Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2018, без зазначення того, що саме є для нього незрозумілим, а натомість порушуючи питання про внесення до вказаної постанови нових даних. Ця заява була залишена без задоволення ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2018;

- 07.03.2018 відповідач подав касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного суду від 27.02.2018 про відмову у роз'ясненні постанови Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2018, яка була залишена без задоволення постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.04.2018.

У зв'язку з поданням вказаних заяв, матеріали справи були скеровані до експертної установи через 6 місяців після постановлення ухвали про призначення експертизи.

У судовому засіданні 06.12.2018 відповідач заявив клопотання про відкладення розгляду справи для подання додаткових доказів, не зазначаючи, які саме докази відповідач бажає надати, та ігноруючи встановлений судом строк для подання додаткових письмових доказів - 03.12.2018.

З огляду на викладене у позивача є підстави стверджувати про загрозу подальшого затягування розгляду справи з боку відповідача, зокрема, на етапі апеляційного оскарження, протягом якого рішення суду першої інстанції залишатиметься таким, що не набрало законної сили, відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно зі статтею 136 ГПК України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ст. 137 Господарського процесуального кодексу України, серед іншого, позов забезпечується: накладанням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; встановленням обв'язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання.

Суд може застосовувати кілька заходів забезпечення позову.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 136, 137, 140, 234 ГПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» (провулок Лужевського Руслана, 14, корпус 8, м. Київ, 03039, код 40935936) здійснювати пропонування для продажу, зокрема через мережу Інтернет, та продаж виробів «Lucky Egg SURPRISE» з позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

Стягувач: Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) (П'яццалє П'єтро Ферреро, 1, 12051 Альба, Кунео, Італія)

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» (провулок Лужевського Руслана, 14, корпус 8, м. Київ, 03039, код 40935936)

Ухвала набрала законної сили 17.01.2019 та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження відповідно до ч. 1 ст. 114 ГПК України.

Ухвала може бути пред'явлення до виконання в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» протягом 3 (трьох) років з наступного дня після набрання ухвалою законної сили.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана в порядку, передбаченому підпунктом 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С. А. Ковтун