РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

17.01.2019Справа № 910/19870/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., секретар судового засідання Мамонтова О.О., дослідивши матеріали господарської справи

за позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані»

про припинення порушення прав на торговельні марки та заборону використання торговельних марок,

Представники:

від позивача Поліщук М.А. (за дов.), Семеній Ю.М. (за дов.)

від відповідача не прибули

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) до товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» про:

- заборону відповідачеві здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, а саме: нанесення на вироби у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, «Lucky Egg SURPRISE», їх упаковку або корпус та застосування у мережі Інтернет позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, зокрема через мережу Інтернет, та продаж виробів у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, «Lucky Egg SURPRISE», із застосуванням позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072;

- зобов'язання відповідача знищити зображення позначень, схожих на стільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач використовує позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача, шляхом виробництва, пропонування до продажу та продажу (розповсюдження) кондитерських виробів під назвою «Lucky Egg SURPRISE».

Суд своєю ухвалою від 13.11.2017 порушив провадження в справі № 910/19870/17.

Відповідач у поданому суду відзиві зазначив, що товари не є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками позивача.

Відповідач подав клопотання про проведення у справі судової експертизи.

14.12.2017 суд призначив у справі судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності. На вирішення судової експертизи поставив питання: чи є позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць «Lucky Egg SURPRISE» (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані»), зокрема позначення «SURPRISE» та елементи оформлення упаковки, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072?

Матеріали справи повернулись до Господарського суду міста Києва з висновком експерта № 166/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.10.2018.

01.11.2018 суд поновив провадження у справі, постановив розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

Відповідач подав клопотання про закриття провадження у справі, у зв'язку з відсутністю предмета спору, оскільки у травні 2018 року відповідач прийняв рішення припинити виробництво та продаж виробу «Lucky Egg SURPRISE».

Позивач проти закриття справи заперечив та наполягав на прийнятті рішення по суті спору. Позивач вважає, що закриття провадження у цій справі з наявним предметом спору потягне незворотні наслідки для позивача та неможливість захисту прав на торговельні марки у випадку їх порушення відповідачем у майбутньому, коли відповідач матиме змогу знову здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками.

За результатами розгляду клопотання суд постановив протокольну ухвалу про відмову у задоволенні клопотання відповідача про закриття провадження у справі. Зокрема, предметом спору у справі є покладення на відповідача обов'язку не вчинення певних дій у майбутньому - нанесення на виріб позначень. Підставою цих вимог є сам факт здійснення таких дій, які не залежать від їх систематичності чи періодичності. А тому припинення виробництва і продажу виробу «Lucky Egg SURPRISE» наразі не свідчить про неможливість здійснення такої діяльності у майбутньому, що, відповідно, не свідчить про відсутність предмету спору, яким є заборона вчинення їх у майбутньому.

17.01.2019 відповідач подав клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з зайнятістю адвоката в іншому судовому засіданні в Ірпінському міському суді Київської області у справі № 367/6267/17.

За приписами п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Оцінюючи наведені відповідачем у клопотанні про відкладення причини неявки (зайнятість адвоката в іншому судовому засіданні), суд вважає їх не поважними з огляду на таке.

Відповідно до документів, доданих до клопотання представника відповідача Пекар А.О. щодо відкладення розгляду справи, залучення Пекар А.О. для представництва інтересів у Ірпінському міському суді Київської області у справі № 367/6267/17 мало місце 14.01.2019.

Водночас, рішення про призначення розгляду цієї справи 17.01.2019 було прийнято судом у підготовчому засіданні 06.12.2018, у якому приймали участь представники сторін, у тому числі і представник відповідача Пекар А.О.. Відповідно до ч. 5 ст. 185 ГПК України, суд з'ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті. 17.01.2019, як дата розгляду справи, була узгоджена з представником відповідача Пекар А.О.. Вказане свідчить про те, що неявка у судове засідання представника відповідача Пекар А.О. пов'язана з наданням ним переваги іншому судовому засіданню, незважаючи на те, що при визначені дати цього засідання була врахована думка представника Пекар А.О.. Така вибірковість представника Пекар А.О. щодо своєї участі у судових засіданнях не свідчить про об'єктивну неможливість забезпечення своєї участі у судовому засіданні, дата якого погоджена з ним, а тому не дає суду підстав вважати ці причини відсутності представника поважними.

З огляду на це, суд відхилив клопотання про відкладення розгляду справи.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

Компанія Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) (позивач) є власником торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, які використовуються для кондитерських виробів (шоколадних яєць, всередині яких міститься іграшка).

Відповідач виробляє, пропонує до продажу та продає (розповсюджує) товари під назвою «Lucky Egg SURPRISE». Інформація про виробника продукції «Lucky Egg SURPRISE» розміщена на її упаковці. Товар «Lucky Egg SURPRISE» є яйцеподібною упаковкою, яка складається з двох однакових за своєю формою половин. Всередині упаковки містяться кондитерські вироби та іграшки. Вироби під цією назвою пропонуються для продажу через мережу Інтернет (зокрема через веб-сайт http://lucky-company.com.ua/), а також в магазинах роздрібної торгівлі.

Факт здійснення відповідачем виробництва, пропонування до продажу та продажу (розповсюдження) товарів «Lucky Egg SURPRISE» підтверджуються такими доказами:

- фіскальним чеком № 309 від 03.10.2017 щодо придбання чотирьох одиниць неправомірних товарів за адресою: Залізничне шосе, 57, м. Київ, Україна;

- зазначенням інформації про товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» як виробника на товарів «Lucky Egg SURPRISE»;

- розміщення на веб-сайті товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» (http://lucky-company.com.ua/) зображень товарів «Lucky Egg SURPRISE» та такої інформації: «Компанія «Lucky Company» є українським виробником дитячих подарункових наборів, іграшок, кукурудзяних паличок та снеків як для дівчаток, так і для хлопчиків». До складу подарункових наборів, відповідно до інформації на вказаному веб-сайті, входить яйце з шоколадними батончиками та іграшкою всередині.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Згідно зі ст. 495 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації. Такі права включають, зокрема, виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Порушенням прав на знак визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно з висновком експерта № 166/18 від 19.10.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, наданого Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць «Lucky Egg SURPRISE» (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані»), зокрема позначення «SURPRISE» та елементи оформлення упаковки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

Оцінюючи висновок експертів за правилами ст. 86 ГПК України, суд вважає його достовірним та належним доказом.

З огляду на викладене, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Задовольнити повністю позов Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) до товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані».

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» (провулок Лужевського Руслана, 14, корпус 8, м. Київ, 03039, код 40935936) здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, а саме: нанесення на вироби у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, «Lucky Egg SURPRISE», їх упаковку або корпус та застосування у мережі Інтернет позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, зокрема через мережу Інтернет, та продаж виробів у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, «Lucky Egg SURPRISE», із застосуванням позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» (провулок Лужевського Руслана, 14, корпус 8, м. Київ, 03039, код 40935936) знищити зображення позначень, схожих на стільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Компані» (провулок Лужевського Руслана, 14, корпус 8, м. Київ, 03039, код 40935936) на користь Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) (П'яццалє П'єтро Ферреро, 1, 12051 Альба, Кунео, Італія) 3 200,00 грн. судового збору, 25 053,60 грн. витрат на проведення експертизи.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно з ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана в порядку, передбаченому підпунктом 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України».

Повний текст рішення складено 23.01.2019.

Суддя С. А. Ковтун