ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. ОдесаСправа № 916/488/17
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Лавриненко Л.В.

суддів Аленіна О.Ю., Таран С.В.

секретар судового засідання - Безпалюк А.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса

на рішення Господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р.

по справі № 916/488/17

за позовом фізичної особи-підприємця Лєонтьєва Костянтина Едуардовича м. Одеса

до відповідачів:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м.Одеса

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса

про стягнення 102 400, 00 грн. та зобов'язання вчинити певні дії

колегія суддів суду першої інстанції: Цісельський О.В., Лічман Л.В., Щавинська Ю.М.

час та місце ухвалення рішення: 14.12.2017 р., м. Одеса, пр. - т. Шевченко, 29, Господарський суд Одеської області,

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2018 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса на рішення Господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. по справі № 916/488/17 прийнято до провадження колегією суддів Південно-західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Лавриненко Л.В., суддів Аленіна О.Ю., Таран С.В.

Відповідно до ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса розглянута в межах процесуального строку, встановленого ч. 1 ст. 273 ГПК України.

В лютому 2017 р. фізична особа-підприємець Лєонтьєв К. Е. звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса, Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса та державного реєстратора Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" Чернеги О. В. АДРЕСА_3 в якому просив:

1) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса використання позначень "Odessa Fashion Week", "OFW", "Graduate Fashion Day" у його діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг;

2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса використання позначень "Odessa Fashion Week", "OFW", Graduate Fashion Day" у його діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг;

3) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса використання позначень "Odessa Fashion Week", "OFW" та "Graduate Fashion Day" на веб-сайті http://odessafashionweek.com, в тому числі і в назві зазначеного веб -сайту, доменному імені;

4) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса опублікувати в засобах масової інформації в той самий спосіб, зокрема на домашній сторінці веб-сайту http://odessafashionweek.com, у соціальній мережі "ВКонтакте" на головній сторінці групи "ODESSA FASHION WEEK" (https://vk.com/odessafashionweek), у соціальній мережі "Facebook" на головній сторінці групи "ODESSA FASHION WEEK" (https://www.facebook.com/odessafashionweek), у соціальній мережі "Instagram" на головній сторінці групи odessa_fashion weеk_ (https://www.instagram.com/odessa_fashion_week_/), відомості стосовно порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг Лєонтьєва Костянтина Едуардовича шляхом незаконного використання у свої діяльності позначень "Odessa Fashion Week", "OFW", "Graduate Fashion Day" наступного змісту: "Увага! "Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" було порушено право інтелектуальної власності дизайнера Лєонтьєва Костянтина Едуардовича та незаконно використано у своїй діяльності позначення "Odessa Fashion Week", "OFW", "Graduate Fashion Day", що належать зазначеному дизайнеру - Лєонтьєву Костянтину Едуардовичу";

5) зобов'язати засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" внести зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd;

6) зобов'язати державного реєстратора Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" - Чернегу Оксану Вікторівну внести зміни до запису від 06.05.2016 р. № 0058198, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd;

7) стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" на користь Лєонтьєва Костянтина Едуардовича грошову компенсацію у розмірі 102 400 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.02.2017 р. фізичній особі - підприємцю Лєонтьєву Костянтину Едуардовичу відмовлено у прийнятті позовної заяви в частині позовних вимог:

- про зобов'язання засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" внести зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd;

- про зобов'язання державного реєстратора Комунального підприємства "Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради" Чернеги Оксани Вікторівни внести зміни до запису від 06.05.2016 р. №0058198, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом виключення відомостей про повне та скорочене найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" англійською мовою як Odessa Fashion Week, Limited, Odessa Fashion Week, Ltd.

Наведена ухвала в апеляційному порядку не оскаржувалась.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. у справі № 916/488/17 позов фізичної особи - підприємця Лєонтьєва Костянтина Едуардовича задоволено частково.

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальінстю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса використовувати позначення "Odessa Fashion Week" у своїй діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг.

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальінстю "Одеський тиждень моди" м. Одеса:

- використовувати позначення "Odessa Fashion Week" у своїй діяльності, зокрема при здійсненні діяльності, яку віднесено до 35, 40, 41 класів відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг;

- використовувати позначення "Odessa Fashion Week", на веб-сайті http://odessafashionweek.com, в тому числі і в назві зазначеного веб-сайту, доменному імені.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальінстю "Одеський тиждень моди" м. Одеса на користь фізичної особи - підприємця Лєонтьєва Костянтина Едуардовича грошову компенсацію в сумі 32 000 грн.

Судові витрати по сплаті судового збору покладено на Товариство з обмеженою відповідальінстю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса та Товариство з обмеженою відповідальінстю "Одеський тиждень моди" м. Одеса.

Судове рішення обґрунтоване тим, що Товариством з обмеженою відповідальінстю "Одеський тиждень моди" м. Одеса при проведенні масових заходів зі з'їздом дизайнерів використовувалось комерційне найменування "ODESSA FASHION WEEK", яке, згідно висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 08.09.2017 р. № 100/17, є схожим зі знаком для товарів і послуг "Odessa Fashion Day", зареєстрованим за Лєонтьєвим Костянтином Едуардовичем (Свідоцтво на знак для товарів і послуг від 27.02.2012 р. № 152296, настільки, що ці позначення можна сплутати та ввести в оману споживача.

Наведене свідчить про порушення виключного права позивача на використання його об'єкта права інтелектуальної власності, а саме - комерційного позначення "Odessa Fashion Day".

Відмовляючи фізичній особі - підприємцю Лєонтьєву Костянтину Едуардовичу у задоволенні вимоги про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальінстю "Одеський тиждень моди" м. Одеса опублікувати в засобах масової інформації в той самий спосіб, зокрема:

- на домашній сторінці веб-сайту http://odessafashionweek.com;

- у соціальній мережі "ВКонтакте" на головній сторінці групи "ODESSA FASHION WEEK" (https://vk.com/odessafashionweek);

- у соціальній мережі "Facebook" на головній сторінці групи "ODESSA FASHION WEEK" (https://www.facebook.com/odessafashionweek);

- у соціальній мережі "Instagram" на головній сторінці групи odessa_fashion weеk_ (https://www.instagram.com/odessa_fashion_week_/), відомості стосовно порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг Лєонтьєва Костянтина Едуардовича шляхом незаконного використання у свої діяльності позначень "Odessa Fashion Week", "OFW", "Graduate Fashion Day", місцевий господарський суд зазначив, що позивач не надав належних та допустимих доказів використання (розміщення, публікації) Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса в засобах масової інформації та на перелічених інтернет - ресурсах позначення "Odessa Fashion Week".

При вирішенні питання щодо стягнення з Товариства з обмеженою віжповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса грошової компенсації та при визначенні її розміру, місцевий господарський суд, пославшись на ст. 3 ЦК України, п. п. 51.5 п. 51 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 р. № 12 та п. 1 "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 р. № 1774-VІІІ, зменшив розмір заявленої фізичної особою - підприємцем Лєонтьєвим Костянтином Едуардовичем компенсації в сумі 102 400 грн. до 32 000 грн.

Не погодившись з рішенням Господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. у справі № 916/488/17, Товариство з обмеженою відповідальінстю "Одеський тиждень моди" м. Одеса оскаржило його до Південно - західного апеляційного господарського суду, посилаючись на порушення місцевим господарським судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права при вирішенні спору між сторонами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи та заперчення учасників справи, суд апеляційної інстанції встановив наступне.

Відповідно до наявного в матеріалах справи Свідоцтва на знак для товарів і послуг від 27.02.2012 р. № 152296, фізична особа-підприємець Лєонтьєв Костянтин Едуардович є власником знаку для товарів та послуг "Odessa Fashion Day", який використовується у кл. 35, кл. 40 та кл. 41 Міжнародної класифікації для товарів та послуг.

З 2009 р. знак "Odessa Fashion Day" використовується фізичною особою - підприємцем Лєонтьєвим К. В. у якості комерційного найменування під час проведення з'їздів дизайнерів, конференцій, показів мод.

Під час проведення масових заходів під назвою "Odessa Fashion Day" позивачем з 2010 року використовується скорочена назва "OFD".

16.06.2016 р. Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" м. Київ було прийнято рішення про реєстрацію знака "OFD" за Лєонтьєвим К. В. (висновок, затверджений Державною службою інтелектуальної власності від 16.06.2016 р. № 7538/3, який набув статусу рішення про реєстрацію знака).

З розміщеної на інтернет - ресурсах інформації фізична соба - підприємець Лєонтьєв К. Е. дізнався, що в м. Одеса створена і здійснює діяльність інша "дизайнерська організація" - "Odessa Fashion Week", яка використовує як комерційне найменування схожий до ступеня змішування знак для товарів та послуг для проведення схожих за змістом масових заходів: показів мод, з'їздів дизайнерів, тощо.

З інформації, розміщеної на веб-сайті Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" м. Київ (uipv.org.), позивач дізнався, що 08.02.2016 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса до Державного підприємства "Укрпатент" м. Київ було подано заявку № т201602210 про реєстрацію знака для товарів та послуг "Odessa Fashion Week" для використання його у кл. 35 та кл. 41, відповідно до Міжнародної класифікації для товарів та послуг.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса опубліковано скорочення "OFW" для використання його в якості комерційного найменування при підготовці масових заходів "Odessa Fashion Week", що віднесені до тих же класів Міжнародної класифікації для товарів та послуг, які надає фізична особа - підприємець Лєонтьєв К. Е.

Позивач наполягає на наявності у нього виключного права на використання комерційного найменування, знаків для товарів та послуг "Odessa Fashion Day" (кл. кл. 35, 40, 41 Міжнародної класифкації для товарів та послуг) та "OFD" (кл. кл. 35, 41 Міжнародної класифікації для товарів та послуг), а також виключного право забороняти будь - яким іншим особам, в т. ч. відповідачам, використовувати під час надання будь-якої послуги чи товару в межах 35, 40, 41 класів Міжнародної класифікацій для товарів та послуг, а також в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет зареєстровані ним знаки "Odessa Fashion Day" та "OFD", а також будь-які позначення, схожі з зареєстрованими знаками, стосовно товарів і послуг наведених або споріднених наведеним у свідоцтвах (35, 40, 41 клас Міжнародної класифікації для товарів та послуг), якщо це позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги, або ж ці позначення і знаки можна сплутати.

За результатами розгляду матеріалів справи суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До переліку об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ст. 420 ЦК України, включено комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні, врегульовані Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-XII (зі змінами та доповненнями).

Знаком у розумінні ст. 1 цього Закону є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

В силу приписів ч. 3 ст. 5 Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до ч. 2 та ч. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як вбачається з матеріалів справи, фізична особа - підприємець Лєонтьєв К. Е. стверджує, що використовуване Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія моди" м. Одеси під час надання послуг в межах 35, 40, 41 класів Міжнародної класифікацій для товарів та послуг позначення "Odessa Fashion Week", "OFW" та "Graduate Fashion Day" є схожими із зареєстрованим за ним знаком для товарів та послуг "Odessa Fashion Day" на стільки, що ці позначення можна сплутати, і це призводить до змішування цих позначень у споживачів та партнерів позивача і негативно впливає на його ділову репутацію.

Отже, в межах цієї справи належало встновити наявність або відсутність у використовуваних відповідачами позначеннями "Odessa Fashion Week", "OFW" та "Graduate Fashion Day" схожості із зареєстрованим за позивачем знаком на товари та послуги "Odessa Fashion Day" та визначити ступень цієї схожості.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою від 30.03.2017 р. Господарський суд Одеської області за клопотанням фізичної особи - підприємця Лєонтьєва К. Е. призначив у справі № 916/488/17 судову експертизу, проведення якої доручив Науково - дослідному центру з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експертизи поставлено наступні питання:

1) чи є комерційне найменування "Odessa Fashion Week", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одсеа схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "Odessa Fashion Day", за свідоцтвом України №152296, яке використовується у класах 35, 40, 41 настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача?

2) чи є комерційне найменування "OFW", що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "OFD", (щодо якого рішення про реєстрацію знака було прийнято 16.06.2016 р.) настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача?

3) чи є комерційне найменування "Graduate Fashion Day", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "Odessa Fashion Day", за свідоцтвом України №152296, яке використовується у класах 35, 40, 41 настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача.

Відповідно до висновку Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 08.09.2017 р. № 100/17 комерційне найменування "ODESSA FASHION WEEK", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса, є схожим зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 152296 настільки, що ці позначення можна сплутати та ввести в оману споживача.

Надати відповідь на питання 2 та 3 не являється можливим.

Цей висновок місцевим господарським судом покладено в основу оскрженого рішення.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

В силу приписів ч. 1 ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Частиною другою ст. 99 ГПК України передбачено право суду призначити повторну експертизу, яка проводиться у випадках, визначних ч. 2 ст. 107 ГПК України, а саме, за наявності сумнівів у правильності висновку ескперта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи, тощо).

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 19.09.2018 р. у справі № 916/488/17 призначено повторну експертизу.

Необхідність призначення повторної експертизи обґрунтована судом апеляційної інстанції необхідністю дослідження питання щодо використання позивачем у його діяльності словесного позначення "Odessa Fashion Day", а відповідачем "Odessa Fashion Week" саме з точки зору їх написання, а саме мовою оригіналу, оскільки з наявних матеріалів справи вбачається, що як словесне позначення "Odessa Fashion Day", що використовується позивачем, так й "Odessa Fashion Week", що використовується відповідачем, складається з літер англійського алфавіту та використовується сторонами при наданні послуг саме у такому форматі.

Доказів того, що сторонами дані позначення використовуються в українському перекладі, матеріали справи не містять.

Разом з цим, при проведенні експертного дослідження у висновку від 08.09.2017 р. № 100/17 судовими експертами, на власний розсуд, було здійснено переклад слів "Day" (день) та "Week" (тиждень) та порівняно їх саме в перекладі на українську мову та визначаючи схожість знака для товарів і послуг із фірмовим найменуванням у розділі дослідження смислових (семантичних) ознак експерти, відповідно до тлумачного словника, визначили поняття "тиждень" та "день" та зробили висновок, зокрема, про те, що день і тиждень, семантично, є дуже близькими поняттями, оскільки тиждень складається з днів.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що в межах повторної експертизи також підлягає з'ясуванню можливість порівняння визначених у Свідоцтві від 27.02.2012 р. № 152296 індексів міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та видів діяльності товариства, що визначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг від 27.02.2012 р. № 152296, даний знак зареєстровано для послуг 35, 40, 41 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, зокрема, створення видовищ, презентації вистав, влаштування виставок, влаштування балів, влаштування видовищ, влаштування конкурсів краси, тощо.

Разом з цим у Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса визначено види діяльності підприємства, зокрема, КВЕД 90.01 "Театральна та концертна діяльність".

Визначаючи спорідненість послуг експерти у висновку від 08.09.2017 р. №100/17 зазначили, що "театральна та концертна діяльність", для яких використовується комерційне найменування англійською "Odessa Fashion Week" є діяльністю, з якою пов'язані послуги, споріднені із послугами 40-го класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а саме, "влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби", "демонстрація товар", та послугами 41-го класу Міжнародної класифікації товарів та послуг: "створення видовищ", "презентації вистав", "влаштування виставок" (культурних і навчальних), "влаштування видовищ" (послуги імпресаріо), "влаштування конкурсів краси", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 152296, оскільки такі послуги є одного роду (виду) - влаштування видовищ; мають одне призначення - послуги, призначені розважати людей і влаштовувати їхнє дозвілля, тощо; мають такі ж умови та канали збуту - зали, концертні зали, засоби масової інформації (електронні видання, телебачення, радіо, преса тощо), тощо; мають широке коло споживачів.

На думку колегії суддів, при здійсненні порівняння спорідненості послуг у висновку експертів від 08.09.2017 р. № 100/17, а саме зазначаючи, що вони є одного роду (виду) - влаштування видовищ; мають одне призначення - послуги, призначені розважати людей і влаштовувати їхнє дозвілля, тощо; мають такі ж умови та канали збуту - зали, концертні зали, засоби масової інформації (електронні видання, телебачення, радіо, преса тощо), тощо; мають широке коло споживачів, не було в повній мірі обґрунтовано такий висновок.

При здійсненні дослідження експертами залишено поза увагою питання щодо кола споживачів, які можуть сплутати та яких можливо ввести в оману при одночасному використанні словесного позначення "Odessa Fashion Day" та "Odessa Fashion Week".

Так, за твердженням позивача словесне позначення "Odessa Fashion Day" використовується ним при проведенні з'їзду дизайнерів (конференцій, показу мод), згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 152296 встановлено індекси міжнародної класифікації товарів і послуг (кл. 35, 40, 41), зокрема, влаштування виставок та комерційні або рекламні потреби, влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, демонстрування товарів, виготовлення хутряних виробів на замовлення, вишивання, створювання видовищ, презентації вистав, влаштування виставок (культурних і навчальних), влаштування балів, влаштування конкурсів краси, тощо.

Відповідач стверджує, що використовує назву свого товариства (комерційне найменування) "Odessa Fashion Week" та відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ "Одеський тиждень моди" є театральна та концертна діяльність (КВЕД 90.01).

Сфера діяльності, у якій позивач використовує словесне позначення "Odessa Fashion Day", а відповідач "Odessa Fashion Week" є певним сегментом ринку, який охоплює однорідні групи потенційних покупців (споживачів) з приблизно однаковими споживчими перевагами і стереотипом поведінки.

Між тим, можливість сплутання та введення в оману не тільки будь-яких (всіх) споживачів вцілому, а споживачів, які безпосередньо споживають послуги, які надаються позивачем при проведенні заходів із назвою "Odessa Fashion Day", а відповідачем "Odessa Fashion Week", експертами не досліджувалось.

Окрім того, суд апеляційної інстанції відзначив, що у позові фізична особа - підприємець Лєонтьєв К. Е. просив заборонити відповідачам використовувати позначення "Odessa Fashion Week", "OFW", "Graduate Fashion Day" у їх діяльності.

Разом з цим, призначаючи у справі судову експертизу, суд першої інстанції в ухвалі від 30.03.2017 р. поставив на вирішення експертизи питання, зокрема, щодо схожості настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача, комерційного найменування "Odessa Fashion Week", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "Odessa Fashion Day", за Свідоцтвом України № 152296.

Отже, з огляду на предмет позову, заперечень відповідача щодо відмінності визначень "позначення" та "комерційне найменування", суд апеляційної інстанції поставив на вирішення експерта наступні питання:

1) чи є позначення "Odessa Fashion Week", яке застосовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 152296;

2) чи є комерційне найменування "Odessa Fashion Week", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "Odessa Fashion Day", за свідоцтвом України № 152296, яке використовується у класах 35, 40, 41 настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача;

3) чи є комерційне найменування "OFW", що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "OFD", (щодо якого рішення про реєстрацію знака було прийнято 16.06.2016 р.) настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача;

4) чи є комерційне найменування "Graduate Fashion Day", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" м. Одеса схожим із комерційним найменуванням, знаком для товарів і послуг "Odessa Fashion Day", за свідоцтвом України № 152296, яке використовується у класах 35, 40, 41 настільки, що їх можна сплутати, або визнати тотожними та ввести в оману споживача.

Відповідно до п. 3 резолютивної частини ухвали Одеського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 р. № 916/488/17 проведення судової експертизи доручено атестованому судовому експерту Жилі Б. В.

Наведена ухвала в установленому ГПК України порядку не оскаржувалась.

08.11.2018 р. від судового експерта Жили Б. В. разом із супровідним листом від 05.11.2018 р. надійшов висновок експерта від 05.11.2018 р. № 147, відповідно до якого позначення "Odessa Fashion Week", яке застосовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса не є тотжнім або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 152296.

Судовий експерт не надав відповіді на питання суду апеляційної інстанції 2-4 з огляду на те, що позначення "Odessa Fashion Week", "OFW" та "Graduate Fashion Day" використовується відповідачами у якості знаків для товарів та послуг, а не комерційних найменувань.

Однією з основних, закріплених у ст. 129 Конституції України, засад українського судочинства є змагальність сторін.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість:

1) керує ходом судового процесу;

2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами;

3) роз'яснює у разі необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов'язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій;

4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом;

5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов'язків.

Ухвалою Південно - західного апеляційного господарського суду від 19.11.2018 р. провадження у справі № 916/488/17 було поновлено, справу призначено до розгляду на 09.01.2019 р.

05.12.2018 р. представник фізичної особи - підприємця Лєонтьєва К. Е., адвокат Клименко Б. В., звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Зі змісту цього клопотання вбачається, що представник позивача мав на меті ознайомитися перш за все з висновком судового експерта Жили Б. В.

Про ознайомлення адвокатом Клименко Б. В. з матеріалами справи свідчить його підпис на зворотньому боці клопотання.

В судовому засіданні, яке відбулось 09.01.2019 р., інший представник фізичної особи - підприємця Лєонтьєва К. Е., адвокат Смітюх В. В., повідомив суду апеляційної інстанції про намір надати пояснення щодо висновку судового експерта Жили Б. В.

09.01.2019 р. в судовому засіданні було оголошено перерву до 17.01.2019 р., про що присутніх в залі судового засідання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса та адвоката Смітюха В. В. повідомлено під розписку відповідно до ч. 3 ст. 216 ГПК України.

Станом на 17.01.2019 р. від фізичної особи - підприємця Лєонтьєва К. Е. або його представників, попри висловлені наміри, жодних пояснень або заперечень на висновок судового експерта Жили Б. В. не надходило.

Отже, позивач висновку судового експерта Жили Б. В. в установленому порядку не спростував.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 277 ГПК України підставою для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса підлягає задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору за апеляційний перегляд справи в сумі 16 800 грн. та оплаті вартості повторної судової експертизи в сумі 16 445 грн. відповідно до ст. 130 ГПК України мають бути покладені на позивача.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса при зверненні до суду апеляційної інстанції сплачено судовий збір в сумі 18 000 грн.

Проте, відшкодуванню за рахунок позивача підлягає сума в розмірі 16 800 грн., оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду, апеляційних скарг у справі про банкрутство, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами судовий збір справляється в розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

З огляду на те, що позивачем при зверненні до Господарського суду Одеської області було сплачено судовий збір в розмірі 11 200 грн., то сума судового збору за звернення до суду апеляційної інстанції становить 16 800 грн. (11200*150 % = 16800).

Разом з тим, суд апеляційної інстанції зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса не позбавлено можливості скористатись наданим йому ст. 7 Закону України «Про судовий збір» правом та звернутись до суду із заявою про повернення з Державного бюджету України надмірно сплаченого судового збору в сумі 1 200 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 272 - 282 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" м. Одеса задовольнити.

Рішення Господарського суду Одеської області від 14.12.2017 р. у справі № 916/488/17 скасувати.

Фізичній особі - підприємцю Лєонтьєву Костянтину Едуардовичу у задоволенні позову відмовити.

Стягнути з фізичної особи - підприємця Лєонтьєва Костянтина Едуардовича (АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1, інші відомості відсутні) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський тиждень моди" (65031, м. Одеса, вул. Паркова, 77, кв. 34, , інші відомості відсутні) судові витрати по сплаті судового збору в сумі 16 800 грн. та оплаті вартості повторної судової експертизи в сумі 16 445 грн.

Доручити Господарському суду Одеської області видати накази, оформлені відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження".

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду, в порядку та на умовах, передбачених ГПК України.

Повний текст постанови складено та підписано 22.01.2019 р.

Головуючий суддя: Л. В. Лавриненко

Судді: О.Ю. Аленін

С.В. Таран