ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2019 р. Справа№ 910/12685/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Овента" Бєлокриницький А.О. довіреність № б/н від 26.09.18

Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" Мамонтова В.В. довіреність № б/н від 17.12.18

Судовий експерт Ткачук Т.М. довіреність № свідоцтво НОМЕР_1 від 15.12.17

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента"

на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018

у справі №910/12685/17 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента"

до 1) Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма

"Креома-Фарм"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю"Тубний завод"

про визнання свідоцтва на знак товарів і послуг недійсними

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Овента" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" (відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) про визнання свідоцтва на знак товарів і послуг недійсним.

Позовні вимоги ґрунтуються на твердженнях про те, що Свідоцтво України №217234 не відповідає умовам надання правової охорони, так як може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно ТОВ "Тубний завод", щодо товарів 16 та 20 класу МКТП, оскільки позначення "Энтеросгель" є добре відомим в Україні та країнах СНД саме відносно ТОВ "Тубний завод".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі №910/12685/17 відмовлено у задоволенні позову ТОВ "Овента" до ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ТОВ "Тубний завод", про визнання свідоцтва на знак товарів і послуг недійсним.

Господарський суд міста Києва мотивував своє рішення тим, що у матеріалах справи відсутні докази визнання в установленому законом порядку позначення "Энтеросгель" добре відомим в Україні відносно ТОВ "Тубний завод", тому суд дійшов висновку, що позовні вимоги є необґрунтованими, непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, а відтак такими, що не підлягають задоволенню у повному обсязі.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ "Овента" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі; визнати повністю недійсним Свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 на знак для товарів і послуг, власником якого є ПАТ "Екологоохоронна фірма "Креома- Фарм" відносно товарів 16, 20 класу МКТП; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів та послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 на знак для товарів та послуг, власником якого ПАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 16, 20 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнути з ПАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" на користь ТОВ "Овента" 3 200 грн. 00 коп. судового збору за подання позовної заяви; стягнути з ПАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" на користь ТОВ "Овента" 4 500 грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги; стягнути з ПАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" на користь ТОВ "Овента" 18 018 грн. 00 коп. витрат з проведення судової експертизи.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва прийняте при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального права.

Узагальнені доводи викладені в апеляційній скарзі, зводяться до того, що матеріалами справи підтверджено, що знак для товарів та послуг "Энтеросгель" за Свідоцтвом України №217234 від 26.09.2016 року не відповідає правовій охороні, оскільки знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника "туби ламінатні" -ТОВ "Тубний завод", який з 2011 року по теперішній час здійснює виробництво та реалізацію туб ламінатних з позначенням "Энтеросгель" на території України. Отже, реєстрація товарного знака та видача Свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг "Энтеросгель" на ім'я ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" проведена Установою в порушення п.2 ст.6 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з чого слідує, що позовні вимоги стосовно визнання недійсним свідоцтва України №217234 від 26.09.2016 року є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.09.2018 у складі головуючого судді Доманської М.Л., судді - Сотнікова С.В., Остапенка О.М. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Овента" у справі № 910/12685/17 та призначено її розгляд на 10.10.2018.

Указом Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" №454/2017 від 29.12.2017 ліквідовано Київський апеляційний господарський суд та утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

Указом Президента України №295/2018 від 28.09.2018 "Про переведення суддів", відповідно до підпункту 7 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82 і пункту 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 11 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" сформовано склад Північного апеляційного господарського суду шляхом переведення суддів.

03 жовтня 2018 року в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) було розміщено повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду, згідно якого, днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду визначено з 03 жовтня 2018 року.

Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя з початку роботи Північного апеляційного господарського суду, що відбулося 03 жовтня 2018 року.

За актом прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 справу № 910/12685/17 передано до Північного апеляційного господарського суду.

08.10.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Тубний завод" надійшов відзив на апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018, узагальнені доводи якого зводяться до того що місцевий суд при прийнятті рішення залишив поза увагою висновок експерта від 21.05.2018 року №001-ТТМ/17, не дослідив його та не дав оцінки в цілому. Так, ТОВ "Тубний завод" вважає, що висновок судового експерта від 21.05.2018 року № 001-ТТМ/17 узгоджується з матеріалами справи, є належним чином обґрунтованим і детальним, а під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури. Просив апеляційну скаргу ТОВ "Овента" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 року у справі задовольнити в повному обсязі, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 року у справі № 910/12685/17 скасувати.

08.10.2018 та 24.10.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому наголошує, що Свідоцтво України на знак для товарів та послуг №217234 у 16 та 20 класі не мало на меті виробництво пакувального матеріалу під знаком Энтеросгель для реалізації його користувачам для подальшої переробки матеріалу, а виключно випуску свого власного товару у виробленій упаковці ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома фарм". Відповідач-1 зареєстрував цей знак з метою дотримання законодавства, яке регулює реєстрацію та випуск лікарських засобів. Відповідно до ст.12 Закону України "Про лікарські засоби", маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити такі відомості: назву лікарського засобу, назву та адресу його виробника, реєстраційний номер, номер серії, способи застосування, дозу діючої речовини в кожній одиниці та їх кількість в упаковці, термін придатності, умови зберігання, запобіжні заходи. На зовнішній упаковці лікарських засобів також шрифтом Брайля зазначаються назва лікарського засобу, доза діючої речовини та лікарська форма. Тобто обов'язковою умовою маркування лікарського засобу є розміщення назви товару (Энтеросгель) та виробника товару на упаковках лікарського засобу. Через ці вимоги Відповідач-1 і зареєстрував знак Энтеросгель у 16 та 20 класи МКТП. Відповідач-1 акцентує увагу на тому, що при зазначенні назви Відповідача-1 на упаковці мається на увазі не виробник упаковки, а виробник лікарського засобу. Просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 року у справі залишити без змін.

24.10.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" надійшли письмові заперечення на додаткові пояснення апелянта (позивача), зазначаючи що неодноразово акцентував увагу на тому, що у споживачів товарів третьої особи не може виникнути асоціація, що виробником туб з позначенням "Энтеросгель" є Відповідач-1 і навпаки наводив вагомі аргументи цього у відзиві на апеляційну скаргу. Основним аргументом, на якому Відповідач-1 наголошує є те, що туби з маркуванням "Энтеросгель" навіть не вводяться в обіг на території України, тому знак для товарів та послуг за свідоцтвом №217234, який зареєстрований на території України жодним чином не може ввести в оману споживачів, які знаходяться на території Російської Федерації, на яку поставляє товар ТОВ "Тубний завод."

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.10.2018 апеляційна скарга ТОВ "Овента" передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2018 справу № 910/12685/17 прийнято до провадження Північним апеляційним господарським судом у складі колегії суддів: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Пантелієнка В.О.; відкрито апеляційне провадження; призначено справу до розгляду на 20.11.2018 року; надано сторонам право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

20.11.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома Фарм" надійшла заява про виклик в судове засідання судового експерта у справі Ткачук Т.М. для надання пояснень по суті висновку №001-ТТМ/17 від 21.05.2018 року та допитати щодо складеного судовим експертом висновку.

29.10.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника ТОВ "Овента" надійшло клопотання про оголошення висновку експерта №001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 травня 2018 року у відкритому судовому засіданні.

29.10.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника ТОВ "Овента" надійшли додаткові письмові пояснення, у яких апелянт звертає увагу суду на те що місцевий суд залишив поза увагою висновок експерта від 21.05.2018 року №001-ТТМ/17, не дослідив його та не дав оцінку в цілому, у зв'язку з чим просить суд врахувати додаткові пояснення по справі, апеляційну скаргу ТОВ "Овента" задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 року у справі № 910/12685/17 скасувати, та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

20.11.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома Фарм" надійшла заява про виклик в судове засідання судового експерта у справі Ткачук Т.М. для надання пояснень по суті висновку №001-ТТМ/17 від 21.05.2018 року та допитати щодо складеного нею висновку.

В судовому засіданні 20.11.2018 оголошено перерву до 27.11.2018 р., та викликано судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Т.М. для дачі пояснень по висновку експерта №001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2018 у господарській справі №910/12685/17.

У зв'язку із перебуванням судді Пантелієнка В.О., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, на лікарняному, автоматизованою системою було здійснено заміну судді Пантелієнка В.О.

Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.11.2018 апеляційна скарга ТОВ "Овента" передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Доманської М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів апеляційну скаргу ТОВ "Овента" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17.

27.11.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника ТОВ "Овента" надійшли заперечення проти заяви про виклик до суду судового експерта. Узагальнюючи доводи заперечень проти заяви про виклик до суду судового експерта, ТОВ "Овента" зазначає що критерії визначення схожості комбінованих позначень, до яких і належить позначення "Энтеросгель", як і критерії однорідності товарів, чітко визначені чинним законодавством, у зв'язку з чим дані критерії не потребують будь-яких роз'яснень з боку експерта.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018 відмовлено у задоволенні клопотання у вигляді заперечень ТОВ "Овента" проти заяви про виклик до суду судового експерта; задоволено заяву ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про виклик до суду судового експерта; викликано повторно в судове засідання 18.12.2018 судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Т.М. для дачі пояснень по висновку експерта № 001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2018 у господарській справі №910/12685/17; постановлено ухвалою підготувати судовому експерту Ткачук Т.М. відповіді на питання.

В судове засідання 18.12.2018 викликаний в судове засідання судовий експерт Центру судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Т.М. не з'явилась, письмових відповідей на поставлені питання не надала, у зв'язку з чим ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 розгляд справи № 910/12685/17 відкладено на 15.01.2018 року; втретє викликано в судове засідання судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Т.М. для надання додаткових роз'яснень щодо поданого ним висновку №001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2018 у господарській справі №910/12685/17; поставлені перед судовим експертом Ткачук Т.М. наступні питання:

- Чи правильно розуміє Відповідач-1, Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома Фарм", що товари "ламінатні туби", що виробляються ТОВ "Тубний завод" під позначенням "Энтеросгель" не є спорідненими з товарами 16-го класу та частиною товарів 20-го класу, окрім: виробів з пластмаси для транспортування та пакування товарів, виробів з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів, вмістищ неметалевих для зберігання і перевозіння, вмістищ пластмасових для пакування фармацевтичних та косметичних товарів?

- Які критерії однорідності товарів судовий експерт Ткачук Т.М. застосовували при дослідженні другого питання, яке ставилося на вирішення експерта, а саме: "Чи є знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 217234 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, відносно ТОВ "Тубний завод" станом на дату подання заявки m 2015 20582 (16.11.2015 року)?".

- Хто, на думку судового експерта Ткачук Т.М., є потенційними споживачами (клієнтами) товару, виробленого ТОВ "Тубний завод" під позначенням "Энтеросгель"?

- Хто, на думку судового експерта Ткачук Т.М., є потенційними споживачами (клієнтами) товару, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг №217234 ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома Фарм"?

- Чи має товар із позначенням "Энтеросгель" виробництва ТОВ "Тубний завод" та товар, для якого зареєстровано знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 217234 ПрАТ"Екологоохоронна фірма "Креома Фарм", однакових споживачів (спільну клієнтуру)?

- Які канали реалізації і господарського обігу товару з нанесеним словесним позначенням "Энтеросгель" виробництва ТОВ "Тубний завод" на товару, для якого зареєстровано знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 217234 ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома Фарм" були досліджені судовим експертом Ткачук Т. М.? Чи є вони однаковими?

- Чи є, на думку судового експерта Ткачук Т. М., достатньою інформованість споживача про товар із позначенням "Энтеросгель" виробництва ТОВ "Тубний завод"? Які види інформування споживача ТОВ "Тубний завод" досліджувалися судовим експертом Ткачук Т. М. при складанні висновку?; зобов'язано судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Ткачук Тетяну Миколаївну надати до суду у строк до 15.01.2019 року письмові відповідні на питання поставлені у пункті 3 резолютивної частини даної ухвали.

08.01.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" надійшли письмові пояснення судового експерта згідно ухвали суду від 27.11.2018.

В судовому засіданні з'явились представник апелянта, відповідача-1, та судовий експерт Ткачук Т.М. Представники відповідача-2, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ТОВ "Тубний завод" не з'явились, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Судовий експерт Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" - Ткачук Т.М., в судовому засіданні 15.01.2019 надала усні пояснення по Висновку експерта №001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 травня 2018 року на питання, які поставлені в ухвалі суду від 27.11.2018 у господарській справі №910/12685/17.

В судовому засіданні 15.01.2019 представник скаржника вимоги апеляційної скарги підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 скасувати.

Представник відповідача-1 заперечувала проти вимог апеляційної скарги, просила суд оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін, як таке, що прийнято при повному дослідженні обставин справи та у відповідності до норм законодавства.

В судовому засіданні 15.01.2019, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга ТОВ"Овента" підлягає частковому задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 скасуванню з прийняттям нового про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, ТОВ "Овента" з 2011 отримує від ТОВ "Тубний завод" продукцію, марковану позначенням "Энтеросгель", що підтверджується, зокрема:

- договором поставки №3 від 10.02.2011 року, специфікації до договору №3 від 10.02.2011 року.

Остання поставка продукції за контрактом №27009 від 17.01.2017 не була здійснена, оскільки митне оформлення товару - "Туба з бушоном п/эт. Многослойная (ламинатная) "Паста для приема внутрь "Энтеросгель-сладкая" було призупинено, про що постачальнику надійшло повідомлення вих. №491/00-4720-70-18-03-Р від 23.01.2017 р. від Харківської Митниці ДФС.

Підставою призупинення товару, як зазначено в вищезгаданому Повідомленні, є наявність на упаковці, а саме на тубі, позначення "Энтеросгель-сладкая", яке схоже із знаком для товарів і послуг "Энтеросгель", зареєстрованим у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності Державної служби України 06.01.2017 р. за № 3323.

Згідно митного реєстру за №3323 зареєстровано свідоцтво України на знак для товарів і послуг №217234 ( заявка № m 2015 20582, дата подання 16.11.2015), що належить ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" (відповідач 1).

Отже, ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відповідно до ст. 398 Митного кодексу внесло знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №217234 до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Внаслідок цього Харківською митницею ДФС 23.01.2017 р. було призупинено митне оформлення товару - туби ламіновані, виробництва ТОВ "Тубний завод" з використанням позначення "Энтеросгель-сладкая".

Як вбачається з матеріалів справи, ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" 16.11.2015 подало заявку №m 2015 20582 на реєстрацію знака для товарів та послуг ЭНТЕРОСГЕЛЬ до Установи (центального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) для товарів 16 та 20 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), зокрема таких товарів як вироби з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів, та отримало Свідоцтво України №217234 (дата реєстрації 26.09.2016).

Згідно з ст.17 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до Закону позначення може бути зареєстроване у якості знака для товарів і послуг, якщо воно відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ст.5 та 6 Закону.

Також відповідно до ст.19 Закону Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п.2 ст.6 Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг "До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача."

Отже відповідно до вищезазначеного до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу належить позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

При використанні різними виробниками товарних знаків, які є тотожними між собою або схожими настільки, що їх можна сплутати, для позначення однорідних товарів існує вірогідність сплутування споживачем товарів цих виробників.

Отже, тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення (знаки), які використовуються для маркування однорідних чи споріднених товарів, можуть викликати ризик введення в оману споживачів стосовно особи, яка виробляє чи пропонує товар або надає послугу, тобто викликати ризик сплутування споживачем товарів різних виробників.

Отже, предметом спору у справі являється визнання недійсним Свідоцтва України №217234 на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" (з підстав невідповідності знаку умовам надання правової охорони, а саме: знак є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар) та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №217234 від 26.09.2016 недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, встановила наступне.

Відповідно до ст.ст.15,16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Таку ж норму щодо обсягу правової охорони містить й пункт 4 статті 5 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Згідно пункту "В" ст. 6 quinquies Паризької конвенції, товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (…) 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Водночас підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно приписів п.62 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 №3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який, зокрема не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абз.1 п.4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, до позначень, що є оманливими або таким, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з повною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Згідно п.4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Зважаючи на функцію знака для товарів і послуг, як позначення індивідуалізуючого товар або послугу певної особи, можливість ведення знаків споживачів в оману щодо особи виробника, яка володіє товарним знаком, тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників та спорідненістю товарів, для яких призначено схожі знаки.

Як наслідок - та обставина, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою та зареєстровані відносно споріднених товарів, безпосередньо означає, що споживач може бути введений в оману відносно походження товарів чи послуг, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари або послуги насправді різних виробників походять від одного виробника.

Як вбачається з матеріалів справи, суд першої інстанції при розгляді справи дійшов висновку про те, що для вирішення питання схожості знаків потребуються спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 28.11.2017 у справі № 910/12685/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру судової експертизи та експертних досліджень.

На вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи є однорідними товари, для яких зареєстровано знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №217234, та товари, що виробляються ТОВ "Тубний завод" під назвою "Энтеросгель"?

- Чи є знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №214234, таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, відносно ТОВ "Тубний завод", станом на дату подання заявки m2015 20582 (16.11.2015 р.)?

З Висновку експерта від 21.05.2018 № 001-ТТМ/17 (судовий експерт Ткачук Т.М.) вбачається наступне:

- товари "ламінатні туби", що виробляються ТОВ "Тубний завод" під позначенням "Энтеросгель" є спорідненим з частиною товарів 20-го класу МПКТ, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 217234, а саме: "вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; вироби з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів; вмістища неметалеві для зберігання і перевозіння фармацевтичних та косметичних товарів; вмістища пластмасові для пакування; вмістища пластмасові для пакування фармацевтичних та косметичних товарів";

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 217234 є таким, що може ввести в оману, відносно особи ТОВ "Тубний завод", яка є виробником товарів "туби ламінатні", станом на дату подання заявки m 201520585(16.11.2015).

Господарський суд міста Києва при прийнятті рішення залишив поза увагою висновок експерта від 21.05.2018 №001-ТТМ/17, не дослідив його та не дав оцінку в цілому, що вплинуло на кінцевий результат при прийнятті рішення.

Дослідивши вказаний висновок судового експерта, суд встановив, що судовий експерт при приведенні дослідження прийняв до уваги положення Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9), затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, а саме, що позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один із його елементів.

Разом з тим, слід звернути увагу, що в матеріалах справи міститься висновок № 001-ТТМ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.05.2018 (а.с. 188-203, т.3) яку проведено Ткачук Тетяною Миколаївною - експертом відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України, за результатами якого був зроблений висновок, що товари "ламінатні туби",що виробляються ТОВ "Тубний завод" під позначенням "Энтеросгель" є спорідненими з частиною товарів 20-го класу МПКТ, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №217234, а саме: "вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; вироби з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів; вмістища неметалеві для зберігання і пере возіння фармацевтичних та косметичних товарів; вмістища пластмасові для пакування; вмістища пластмасові для пакування фармацевтичних та косметичних товарів". Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №217234 є таким, що може ввести в оману, відносно особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод", яка є виробником товарів "туби ламінатні", станом на дату подання заявки m201520582 (16.11.2015.)

Варто зазначити що сам Кл.20: баки (чани) неметалеві; барила неметалеві; бочки неметалеві; вивіски пластмасові; вирізьблені вироби; вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; вироби з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів; вмістища неметалеві для зберігання і пере возіння; вмістища неметалеві для зберігання і пере возіння фармацевтичних та косметичних товарів; вмістища пластмасові для пакування; вмістища пластмасові для пакування фармацевтичних та косметичних товарів; ящики (коробки, скрині) пластмасові; ящики (скрині, рундуки) неметалеві.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія вважає, що висновок судового експерта від 21.05.2018 № 001-ТТМ/17 узгоджується з матеріалами справи, є належним чином обґрунтованим і детальним, а під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.

До того ж, колегія суддів звертає увагу відповідача-1, що згідно положень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого знака для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, а також будь-які інші дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, визнаються недобросовісною конкуренцією та забороняються законодавством. При цьому, виникнення на ринку однорідних товарів і послуг, у яких наявні ідентичні позначення, спричиняє імовірність того, що споживач сприйме товар або послугу суб'єкта за продукцію іншого виробника.

За таких обставин, матеріалами справи підтверджено, що знак для товарів та послуг "Энтеросгель" за Свідоцтвом України № 217234 від 21.05.2018 не відповідає правовій охороні, оскільки знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи ТОВ "Тубний завод", яка є виробником товарів "туби ламінатні", станом на дату подання заявки m201520582 (16.11.2015.),який виробляє товари туби ламінатні, марковані позначенням "Энтеросгель", починаючи з 2011 року.

Отже, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №217234 є таким, що може ввести в оману, відносно особи ТОВ "Тубний завод", яка є виробником товарів "туби ламінатні", станом на дату подання заявки m201520582 (16.11.2015) проведена Установою в порушення п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з чого слідує, що позовні вимоги стосовно визнання недійсним свідоцтва України №217234 від 10.07.2014 є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню.

Стаття 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України, як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Оскільки позовні вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг та враховуючи, що внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним відноситься до виключної компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, то позов в частині зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Реєстру також підлягає задоволенню.

Місцевий суд відмовляючи у задоволенні позову ТОВ "Овента" зазначив що у матеріалах справи відсутні докази визнання в установленому законом порядку позначення "Энтеросгель" добре відомим в Україні відносно ТОВ "Тубний завод".

Але колегія суддів апеляційної інстанції сприймає цей довод критично, оскільки ТОВ "Тубний завод" виробляло пакувальні товари, зокрема туби, маркуючи їх позначенням "Энтеросгель" вже кілька років до того, як "Екологоохоронна фірма "Креома-фарм" подало заявку на реєстрацію позначення "Энтеросгель" для однорідних товарів, у споживачів дана продукція з позначенням "Энтеросгель" асоціюються з виробником - ТОВ "Тубний завод".

Крім того, виробництво тари з пластмас та виробництво легких металевих паковань є основним видом діяльності ТОВ "Тубний завод". Товариство виробляє тару як без художнього оформлення, так із художнім оформленням відповідно до вимог замовників. ТОВ "Тубний завод" є лідером з виробництва туб як в Україні, так і країнах СНД і існує на тубному ринку з 2002 року, широко рекламує свою діяльність у мережі Інтернет. Отже споживачам такий вид товару як туби для пакування з різним художнім оформленням добре відомий саме як товар виробника ТОВ "Тубний завод".

Натомість у сферу діяльності ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" не входить виробництво тари з пластмас та виробництво легких металевих паковань.

Отже, викладені обставини вказують на можливості введення позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №217234 в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, що відносяться до товарів 20 класу МКТП.

Також, колегія суддів апеляційної інстанції звертає увагу, що на стадії розгляду заявки №m201520582 на реєстрацію знака у Державній службі інтелектуальної власності України ТОВ "Тубний завод" було подано заперечення проти реєстрації знака, на підставі невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, відповідно до абз. 5 п.2 ст. 6 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки знак за заявкою є таким, що може вести в оману стосовно особи, яка виробляє товар.

Однак Установа зареєструвала позначення за заявкою №m201520582 в якості знака для товарів і послуг та видало ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" свідоцтво України №217234 на позначення "Энтеросгель" для товарів 16 та 20 класів МКТП.

При цьому, введення в цивільний обіг продукції "упаковка" під позначенням "Энтеросгель" було здійснено ТОВ "Тубний завод" задовго до дати подання заявки на реєстрацію тотожного позначення ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм".

Слід відзначити, що споживачем даної продукції є підприємства, які виробляють продукцію, яка потребує певної упаковки, а також торговельні та постачальні підприємства, які займаються постачанням упаковки для інших підприємств. Цим підприємствам добре відомо, що на ринку тубної продукції саме підприємство ТОВ "Тубний завод" здійснює виробництво туб з позначення "Энтеросгель".

Отже, реєстрація на ім'я ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" позначення для пакувальних товарів 20 класу МКТП, виробництво яких не входить в сферу його діяльності, є дією, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та призводить до недобросовісної конкуренції з боку відповідача 1, адже відповідач 1, володіючи правами, що випливають із Свідоцтва створю перешкоди господарській діяльності інших суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ "Овента" та ТОВ "Тубний завод".

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до п. 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 „Про судове рішення" рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

За наведеного в постанові, враховуючи, що Свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 на знак для товарів та послуг "Энтеросгель" не в повній мірі відповідає умовам надання правової охорони, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ "Овента" підлягає частковому задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 підлягає скасуванню, як таке, що прийняте без повного дослідження обставин справи та при неправильному застосуванні норм матеріального права. Прийняти нове рішення, яким частково задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Овента" яким визнати недійсним Свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 20 класу МКТП.

У зв'язку з задоволенням апеляційної скарги частково, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 271, 275, 277, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким позов задовольнити частково.

4. Визнати недійсним Свідоцтво України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 20 класу МКТП.

5. В цій частині зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів та послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № 217234 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 16,20 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. В решті позовних вимог відмовити.

7. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" вул. Радищева,3, м. Київ, 03680; Ідентифікаційний код 23729293) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" (вул. Мневники, буд. 1, м. Москва, 123308; регістраційний номер 194) в сумі 1 600 ( одна тисяча шістсот) грн. 00 коп. судового збору за подання позовної заяви.

8. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" вул. Радищева,3, м. Київ, 03680; Ідентифікаційний код 23729293) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" (вул. Мневники, буд. 1, м. Москва, 123308; регістраційний номер 194) в сумі 2 400 (дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги.

9. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" вул. Радищева,3, м. Київ, 03680; Ідентифікаційний код 23729293) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" (вул. Мневники, буд. 1, м. Москва, 123308; регістраційний номер 194) в сумі 9009 (дев'ять тисяч дев'ять) грн. 00 коп. витрат з проведення судової експертизи.

10. Видачу наказів доручити Господарському суду міста Києва.

11. Матеріали справи № 910/12685/17 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Сторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст. ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 21.01.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

М.Л. Доманська