ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2019 р. Справа№ 910/513/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Отрюха Б.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Сопільняк В.Ю.,

від відповідача-1 - Обухов В.В.,

від відповідача-2 - Саламов О.В., Мелешко В.І.,

розглянувши апеляційну скаргу компанії Даймлер АГ

на рішення Господарського суду міста Києва

від 04.06.2018 (повне рішення складено 08.06.2018, суддя Балац С.В.)

за позовом компанії Даймлер АГ (Daimler AG), Німеччина,

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Амгруп",

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 у справі №910/513/18 в задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018, прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2018 поновлено компанії Даймлер АГ пропущений строк на апеляційне оскарження та відкрито апеляційне провадження.

Ухвалою від 23.08.2018 розгляд справи відкладено на 13.09.2018.

13.09.2018 у судовому засіданні було оголошено перерву до 02.10.2018.

Указом Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" №454/2017 від 29.12.2017 ліквідовано Київський апеляційний господарський суд та утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Згідно з повідомленням, розміщене в газеті "Голос України" № 185(6940) від 03.10.2018, відповідно до ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішення зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 № 1, 03 жовтня 2018 року розпочав роботу новостворений Північний апеляційний господарський суд.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2018 прийнято до провадження та постановлено здійснювати розгляд справи № 910/513/18 по суті спочатку колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Остапенко О.М., Отрюх Б.В., яка визначена протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.12.2018, призначено розгляд справи в судовому засіданні на 21.12.2018

В судовому засіданні 21.12.2018 оголошена перерва до 15.01.2019 відповідно до ст. 216 ГПК України.

Відповідач подав відзив, в якому просив залишити без змін оскаржуване рішення з огляду на його законність та обґрунтованість.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п. 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (абзац третій);

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абзац четвертий).

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другого статті 6 Закону та в абзацах третьому, четвертому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, відповідача-1 є власником торговельної марки "AМГ" за свідоцтвом України № 195028 на знак для товарів і послуг для товарів 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах (далі - оспорюване свідоцтво).

Позивач є власником наступних міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг:

- від 30.08.2002 № 789132 із зображенням, зокрема, "AМG" 12,14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП;

- від 18.06.2002 № 788248 із зображенням, зокрема, "AFFALTERBACH AМG" 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП.

Відповідно до пункту 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Вважаючи, що торговельна марка відповідача-1 за оспорюваний свідоцтвом не відповідає умовам патентоспроможності, передбачені абз. 3 п. 3 та абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, звернувся із даним позовом.

За твердженням позивача, торгівельна марка за оспорюваним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для споріднених товарів 12 та послуг 36, 37, 39, 41 класів МКТП. Крім того, в процесі використання відповідачем торгівельної марки за оспорюваним свідоцтвом щодо наведених у свідоцтві послуг є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що такі послуги походять від відповідача, а не від позивача, який раніше почав використовувати схожі позначення у своїй господарській діяльності.

Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами ст. 20 Господарського кодексу України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Кожний суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів.

У рішенні Конституційного суду України від 01.12.2004 зазначено, що виходячи зі змісту ч.1 ст. 8 Конституції України охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Як зазначено Конституційним судом України, види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права» як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними.

Для розуміння поняття охоронюваний законом інтерес важливо врахувати й те, що конфлікт інтересів притаманний не тільки правовим і не правовим інтересам, а й конгломерату власне законних, охоронюваних законом і правом інтересів. Певною конфліктністю характеризуються і охоронювані законом та правом інтереси акціонера і акціонерного товариства, учасника товариства і самого товариства.

Поняття «охоронюваний законом інтерес» у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права» треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних та колективних потреб, які не суперечать Конституції та законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Тобто, необхідними умовами захисту прав та охоронюваних інтересів особи, яка звертається до суду, є їх порушення або невизнання зі сторони іншої особи.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Заявка № m 201306089 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом подана відповідачем-1 - 09.04.2013.

Приписами частини 1 статті 10 Закону встановлено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону.

Положеннями частини 8 статті 10 Закону визначено, що будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Проте, позивач не скористався правом на подання обґрунтованих заперечень проти реєстрації заявки № m 201306089 із зазначенням, що позначення, яке заявляється до реєстрації не відповідає умовам надання правової охорони.

Пунктом 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, обсяг правової охорони на знак за оспорюваним свідоцтвом поширюється на послуги 39 класу МКТП, а саме: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах.

Відтак, послуги 39 класу МКТП для яких зареєстрований знак за оспорюваним свідоцтвом, враховуючи принципи спорідненості, визначені у Правилах не можна вважати спорідненими з товарами та послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстрований знак позивача.

Позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, як це передбачено Законом та Правил, а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно не коректним, оскільки суперечить нормативним підходам спеціального законодавства.

Міжнародна реєстрація № 789132 є комбінованим а не словесним позначенням, в свою чергу торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом є словесним знаком, що складається з одного слова, виконаного кирилицею стандартним шрифтом.

Колегія суддів вважає вірним висновок суду про відхилення доводів позивача, за якими:

- фонетичний склад позначень ("AMG" - (а), (м), (г), "АМГ" (а), (м), (г), в свою чергу фонетичним складом є - "AMG" - (еі), (ем), (джі), "АМГ" (а), (ем), (ге);

- семантичну схожість, оскільки торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом не містить будь-якого самостійного смислового навантаження, а тому не може бути сприйнята споживачем як вказівка саме на особу позивача;

- спорідненість послуг по відношенню до товарів і послуг щодо яких зареєстровано торговельні марки позивача, оскільки власник міжнародної реєстрації № 789132 здійснює господарську діяльність із наданням споживачам товарів для продажу саме - власникам транспортних засобів, в свою чергу, за оспорюваним свідоцтвом за 39 класом МКТП є: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах;

Приписами частини 4 статті 5 Закону встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як вбачається із витягів із міжнародної бази даних стосовно міжнародної реєстрації № 789132, висновку експерта № 11896 та листа державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 27.04.2017 № 5320/5 - послуги віднесені до 39 та 36 класу МКТП на момент подання позову до суду - виключені із обсягу правової охорони міжнародної реєстрації № 789132.

За вказаних обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що правовий захист щодо послуг 39 та 36 класу МКТП для міжнародної реєстрації № 789132 було скасовано за заявою власника такої міжнародної реєстрації, що в розумінні приписів ч. 4 ст. 5 Закону змінює обсяг правової охорони, та відповідно свідчить про відсутність порушеного права позивача при зверненні до суду з даним позовом.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 у даній справі не вбачається, що має наслідком відхилення апеляційної скарги із покладенням на позивача судових витрат при зверненні до суду апеляційної інстанції, викладених у поданій заяві від 21.12.2018 № 181221/13004 відповідно до ст. 129 ГПК України.

Також, колегія суддів дійшла висновку про відхилення заяви відповідача-1 про понесені судові витрати від 15.01.2019 в сумі 10000,00 грн. на правову допомогу з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.08.2018 відповідач-1 уклав договір із адвокатом Обуховим В.В. про надання правової допомоги.

На підтвердження виконання послуг за договором сторонами підписано додатки №№1-4 за якими сторони погодили вартість наданих послуг на загальну суму 10000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу;

Відповідно до ч.ч. 1, 2, ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За приписами ч.ч. 3 - 5 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Порядок розподілу судових витрат визначено ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Частиною 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України визначено, що інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Частиною 3 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

В порушення статті 126 відповідач-1 не подав суду докази на підтвердження здійснених витрат за договором про надання правової допомоги від 22.08.2018.

Отже, матеріалами справи не підтверджується понесення відповідачем-1 витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 10000,00 грн.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу компанії Даймлер АГ (Daimler AG) залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 у справі № 910/513/18 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 22.01.2019.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.В. Отрюх

О.М. Остапенко