ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2019 р. Справа№ 910/507/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Утіралов Т.Л.,

від відповідача - Калініченко Н.А.,

розглянувши апеляційні скарги компанії АБРО Індастріз, Інк., Товариства з обмеженою відповідальністю "Форк трейдінг"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 12.06.2018 (повне рішення складено 22.06.2018, суддя Картавцева Ю.В.)

у справі № 910/507/18

за позовом компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.), Сполучені Штати Америки,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Форк трейдінг",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця ДФС,

про зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2018 у справі №910/507/18 позов задоволено частково; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Форк трейдінг" здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128; в іншій частині позову відмовлено; стягнуто з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1762,00 грн.

Додатковим рішенням від 03.07.2018 стягнуто з позивача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Форк трейдінг" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 3000,00 грн., витрати, пов'язані з вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, у розмірі 967,00 грн.

Не погоджуючись з зазначеними судовими рішеннями, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 12.06.2018 в частині задоволення позовних вимог - про заборону здійснювати імпорт в Україну товару, прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог. Рішення від 12.06.2018 в частині відмови у задоволенні позову залишити без змін. Додаткове рішення від 03.07.2018 змінити та стягнути з позивача на користь відповідача судові витрати, понесені в суді першої інстанції, в розмірі 23350,00 грн. та у зв'язку з переглядом справи в апеляційному суді судовий збір в сумі 5286,00 грн., витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7000,00 грн. Скасувати вжиті судом заходи забезпечення позову.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2018 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/507/18 за апеляційною скаргою компанії АБРО Індастріз, Інк.; розгляд справи призначено на 11.09.2018.

Також, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 12.06.2018 в частині відмови у задоволенні позовних вимог - про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, прийняти в цій частині нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2018 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/507/18 за апеляційною скаргою компанії АБРО Індастріз, Інк.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.09.2018 розгляд справи відкладено на 23.10.2018.

Указом Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" №454/2017 від 29.12.2017 ліквідовано Київський апеляційний господарський суд та утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Згідно з повідомленням, розміщене в газеті "Голос України" № 185(6940) від 03.10.2018, відповідно до ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішення зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 № 1, 03 жовтня 2018 року розпочав роботу новостворений Північний апеляційний господарський суд.

Актом прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 справу №910/507/18 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2018 постановлено прийняти до провадження та здійснювати розгляд справи № 910/507/18 по суті спочатку колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Остапенко О.М., Отрюх Б.В., яка визначена протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.12.2018; розгляд справи призначено на 21.12.2018.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2018 розгляд справи відкладено на 15.01.2019.

Позивач подав відзив, в якому просив залишити апеляційну скаргу відповідача без задоволення, а оскаржуване рішення в частині заборони здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 без змін з огляду на його законність та обґрунтованість в цій частині.

Відповідач подав клопотання про закриття провадження за апеляційною скаргою позивача, яке обґрунтоване відсутністю у особи, яка підписала скаргу від імені позивача, процесуальних повноважень.

Також, відповідач подав заяву про поновлення строку на подання доказів, а саме Висновку судового експерта № 2997/3272 судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності у адміністративній справі № 760/4315/18 від 09.07.2018, постанови Солом'янського районного суду міста Києва від 27.07.2018 у справі №760/4315/18.

Колегія суддів ухвалила відмовити в задоволенні клопотання про закриття провадження за апеляційною скаргою позивача, оскільки фактичні обставини наявності/відсутності повноважень особи, яка підписала апеляційну скаргу від імені компанії АБРО Індастріз, Інк. було предметом дослідження апеляційного суду при вирішенні питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою та ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2018 подані документи визнані достатніми.

Щодо заяви про поновлення строку на подання доказів, колегія суддів зазначає. що відповідно до ст. 269 ГПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. В той же час, висновок судової експертизи від 09.07.2018 та судове рішення у адміністративній справі № 760/4315/18, які заявлені до приєднання до матеріалів справи, складені пізніше за ухвалене рішення у даній справі по суті спору, не були предметом дослідження та оцінки суду першої інстанції, а відтак приймається апеляційним судом до уваги поряд з іншими доказами, наявними у матеріалах справи, з відповідною оцінкою за правилами статей 75, 86 та 104 Господарського процесуального кодексу України.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційних скарг, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарги задоволенню не підлягають з огляду на наступне.

Компанія АБРО Індастріз, Інк. звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» про захист прав інтелектуальної власності, у якому просило:

1) заборонити відповідачу здійснювати імпорт в Україну товар, заявлений до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - ;

2) вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар, заявлений до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128.

Позов обґрунтований тим, що позивач є власником торговельної марки «ABRO» за свідоцтвом №24413 на знак для товарів і послуг та промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього» за патентами №22379 та №22380, а відповідач намагається імпортувати товари в Україну за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128 із використанням вказаних об'єктів інтелектуальної власності без дозволу позивача.

Частково задовольняючи позов, суд першої інстанції дійшов висновку, що застосування позначення «ABRO», нанесеного на призупинених Київською міською митницею ДФС зразках продукції, є використанням знаку для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України № 24413, а також що у комплекті, який складається з туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, та туби з надписом ABRO BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25), картонної картки для герметика ТМ ABRO та стікера для герметика ТМ ABRO, використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать позивачу, а відтак і право останнього забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак.

Відмовляючи з задоволенні позовних вимог в частині зобов'язання вилучити з цивільного обороту та знищити товар, суд першої інстанції зазначив, що такі товари не увійшли в цивільний оборот, оскільки митне оформлення товару було зупинено.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, промислові зразки та знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта статті 16);

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша статті 20);

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (частина друга статті 20);

- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша статті 21).

Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до п. 2, 5, 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до п. 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Пунктом 3 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" установлено, що патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником свідоцтва України №24413 на знак для товарів і послуг «ABRO», зареєстрованого для товарів 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №24413; дата подання заявки 05.02.1999, дата видачі свідоцтва - 15.04.2002, дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» - 15.04.2002 №4.

Так, серед товарів, стосовно яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, наявні, зокрема, замазки; защільнювачі, в тому числі силіконові защільнювачі; защільнювачі-мастики.

З метою захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, 31.07.2009 знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413 було зареєстровано в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності під №147, що підтверджується листом Державної фіскальної служби України від 28.07.2015 №15839/6/99-99-24-03-02-15.

Також, позивач є власником патентів України №22379 та №22380 на промислові зразки «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього», що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на промислові зразки та бібліографічними даними патентів на промислові зразки №22379 та №22380.

15.12.2017 Київською митницею ДФС, на виконання статті 399 Митного кодексу України, відповідно до Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №647 та на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, було здійснено призупинення митного оформлення товарів: коробки з негофрованого картону, за результатами митного огляду являють собою картонний короб для упаковки герметика і містить маркування: RTV silicone gasket maker торгівельна марка ABRO, також містить адресу Abro industries, inc. p.о. box 1174 south .bend, in 46624 U.S.A - 48 кор., код УКТЗЕД - ; матеріали рекламні торгові, за результатами митного огляду являють собою картонні картки для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com. та стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, всього - 28 кор., код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення, за результатами огляду встановлено, що відповідно до маркування являє собою силікон у тубах. На тубах, які знаходяться у коробах з маркуванням АВ-73 та АВ-25 ( 563 кор.) торгівельна марка відсутня. Короби з маркуванням АВ-73 містять позначки red або black. Відповідно у коробах з позначкою red містяться туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та мають відповідний колір червоний. -85%) синій (-15%) , а у коробах з позначкою black містяться туби з надписом Black RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та мають відповідний колір чорний(~85%) червоний (-15%). Відповідно до фотографій на звороті тубів присутній напис: «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд Ш 46624 Зроблено в США», код УКТЗЕД , які заявлені за МД № UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, одержувач - ТОВ "ФОРК ТРЕЙДІНГ" (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корпус 11, "В літ.VII цифра"), на строк до 10 робочих днів з 15.12.2017 до 29.12.2017. Наведене підтверджується листом Київської митниці ДФС від 15.12.2017 №11651/0/26-30-18-03.

У вказаному листі Київської митниці ДФС від 15.12.2017 №11651/0/26-30-18-03 також зазначено, що враховуючи, що до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності під № 000147 внесено об'єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "ABRO" права на який захищаються у відповідності до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 24413 від 15.04.2002, та у зв'язку з тим, що одержувач зазначених товарів ТОВ "ФОРК ТРЕЙДІНГ" не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, що містять зазначений об'єкт права інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Відповідно до листа Київської митниці ДФС б/н на №18122017/1 від 19.12.2017, загальна вага товару, що містить знак для товарів і послуг ABRO та за яким відбулося призупинення митного оформлення відповідно товаросупровідних документів складає 10489 кг. Картонні коробки для упаковки герметика у кількості 8634 шт., розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг. Матеріали рекламні торгові (картонні картки) у кількості 100000 шт., та стікери для герметика у кількості 143000 шт., мають загальну вагу 1496 кг упаковані у 28 картонні короби. Замазка для ущільнення (герметик) розміщена у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг., у кількості 143208 шт.

Відповідно до листа Київської митниці ДФС від 02.01.2018 №2/10/2670-18-03, за наслідками розгляду клопотання про продовження строку призупинення митного оформлення спірного товару, прийнято рішення про продовження призупинення зазначених товарів до 16.01.2018.

Відповідно до акту взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017, складеного Київською міською митницею ДФС, старшим державним інспектором м/п «Східний» Коротичем Б.О. у присутності представників позивача та ТОВ «Форк Трейдінг» було взято проби (зразки) таких товарів: туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; туби з надписом BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; картонні картки для герметика Abro RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp Low Volatile, а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт., картонні картки для герметика Abro BLACK RTV Silicone Gasket Maker, що містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 11-АВ Red RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 12-АВ Black RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO Silicone Gasket Maker 144-30 gram tubes Part 12-AB-30, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.

Відповідач, заперечуючи проти позову, зазначає, що спірний товар має походження з КНР, де права на об'єкти права інтелектуальної власності позивача не мають правової охорони; відповідач не є виробником вказаної продукції та отримав частину продукції з вини відправника товарів - компанії "SHENZHEN LONGNATION LOGISTICS CO., LTD", адреса: ROOM 2008, 20TH FLOOR, SHENYE BUILDING, N0.1027 WENJIN ROAD, LUOHU DISTR. SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA (Китай), що підтверджується контрактом № 28/11 від 28.11.17, інвойсом № 02/12/2017 від 01.12.17, пакувальним листом № 02/12/2017 від 01.12.17, коносаментом SHWS217100588 від 21.10.17, CMR № 3909.

Спірний товар не був введений у цивільний оборот в розумінні випуску цього товару для вільного обігу на території України, тоді-як вимоги про знищення товару є похідними від вимоги про вилучення товару з цивільного обороту.

Також, за твердженням відповідача, при дослідженні товарів окремо один від одного можна дійти висновку, що використання всіх суттєвих ознак промислових зразків у спірних позиціях товарів немає, у зв'язку з чим відсутні підстави стверджувати про будь-яке порушення прав позивача на належні йому промислові зразки.

Третя особа зазначає про те, що Київською міською митницею ДФС в порядку ч.14 ст.399 Митного кодексу України було складено протокол про порушення митних правил від 22.01.2018 №0052/10000/18.

Апеляційним судом додатково встановлено, що постановою Солом'янського районного суду м. Києва від 27.07.2018 у адміністративній справі №760/4315/18 закрити провадження відносно керівника «ФОРК ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі про порушення митних правил, передбачених ст. 476 Митного кодексу України, за відсутності складу адміністративного правопорушення. Вилучені предмети, згідно до протоколу про порушення митних правил №0052/10000/18 від 22.01.2018 р., а саме: силікони у тубах з маркуванням АВ-73 та АВ-25, в кількості 563 короба, вартістю 209514,03 грн., які вилучені та передані на відповідальне зберігання на склад митного органу за уніфікованою митною квитанцією МД-1 - повернути керівнику «ФОРК ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постанова від 27.07.2018 у справі №760/4315/18 мотивована тим, що об'єктивних доказів вини ОСОБА_7 у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 476 МК України відносно силікону у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Hi-Temp» та з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» у кількості 563 короби, матеріали справи не місять, оскільки обставини, які викладені в протоколі про порушення митних правил повністю спростовуються висновками судової експертизи № 2997/3271 від 09.07.2018.

У постанові Солом'янського районного суду м. Києва від 27.07.2018 у справі №760/4315/18 зроблено посилання на висновок судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №2997/3271 від 09.07.2018 року, яким встановлено що:

- у тубі (тюбику) з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано всю сукупність ознак промислового зразка «БЛІСТЕРНА УПАКОВКА З ТЮБИКОМ ТА НАСАДКОЮ ДО НЬОГО» за патентом України № 22379.

- у тубі (тюбику) з написом з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано усі суттєві ознаки промислового зразка «БЛІСТЕРНА УПАКОВКА З ТЮБИКОМ ТА НАСАДКОЮ ДО НЬОГО» за патентом України № 22379.

- у тубі (тюбику) з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано усі суттєві ознаки промислового зразка «БЛІСТЕРНА УПАКОВКА З ТЮБИКОМ ТА НАСАДКОЮ ДО НЬОГО» за патентом України № 22380.

- у тубі (тюбику) з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано усі суттєві ознаки промислового зразка «БЛІСТЕРНА УПАКОВКА З ТЮБИКОМ ТА НАСАДКОЮ ДО НЬОГО» за патентом України № 22380.

- на тубі (тюбику) з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413.

- на тубі (тюбику) з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413.

Також, у постанові Солом'янського районного суду м. Києва від 27.07.2018 у справі №760/4315/18 стосовно затримання та вилучення картонного коробу для упаковки герметика з маркуванням RTV Silicone Gasket Maker у кількості 48 коробів та картонних карток і стікерів для герметика ТМ ABRO у кількості 28 коробів зазначено про наступне.

28.11.2017 між компанією OPTIMUM SK, S.R.O, Словаччина, продавець та ТОВ «ФОРК ТРЕЙДІНГ», Україна, покупець, був укладений контракт № 28/11 на поставку товарів згідно відповідних специфікацій або інвойсів. На виконання умов контракту покупцем була замовлена партія товару згідно інвойсу (рахунку-фактури) № 02/12/2017 від 01.12.2017р. загальною вартістю 25833,70 дол. США, на умовах поставки СРТ Київ.

Відповідно до товаросупровідної документації, зокрема, контракту від 28.11.2017 між компанією OPTIMUM SK, S.R.O. та ТОВ «ФОРК ТРЕЙДІНГ» №28/11, інвойсу (рахунку-фактури) № 02/12/2017 від 01.12.2017р., пакувального листа до інвойсу, коносаменту SHWS217100588, ТОВ «ФОРК ТРЕЙДІНГ» товар з торгівельною маркою ABRO не замовлявся, його ввезення не здійснювалось.

Листом від 22.12.2017 року № LB-22/17 Словацька компанія-продавець OPTIMUM SK, S.R.O. повідомила, що помилково відвантажила в адресу покупця частину товару, яка не відповідає замовленій, а саме, картонні короби для пакування герметику з маркуванням ABRO, стікери та картонні картки з цим же найменуванням.

ОСОБА_7 до складання протоколу, а саме, 17.01.2018, самостійно звернувся до митного органу з проханням відкликати подану декларацію та повернути частину товару вантажовідправнику згідно специфікації № 3 від 15.01.2018р. до контракту.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За змістом ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Так, оскільки імпорт (ввезення) товару (із застосуванням зареєстрованого знаку/із застосуванням запатентованого промислового зразка) є самостійним видом використання зазначених видів об'єктів права інтелектуальної власності, доводи відповідача про те, що в особи, яка не виробляє такий товар, але завозить на територію України, відсутня вина, не приймаються, оскільки імпортер товару виробництва іншої особи (іншої країни походження) в такому разі самостійно несе ризики порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту.

Відтак, невчинення імпортером дій з патентно-інформаційного пошуку з метою попереднього виявлення потенційної можливості порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту перед ввезенням товару, чи свідоме вчинення дій щодо імпорту товару із усвідомленням про порушення прав інтелектуальної власності в будь-якому разі свідчить про наявність вини імпортера у формі необережності (у першому випадку) чи у формі умислу (у другому випадку.).

Так, праву однієї особи, якій належать права інтелектуальної власності, що за своєю правовою природою є абсолютними, кореспондується обов'язок інших осіб утримуватись від їх порушення.

Так, позивач, зазначає про те, що у товарі, зазначеному у митній декларації № UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, використано як знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413, так і сукупність суттєвих ознак за патентами України №22379 та №22380 на промислові зразки «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього».

Відповідно до поданого позивачем висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15.01.2018 №566, складеного атестованим судовим експертом Дорошенком О.Ф., експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення ABRO на наданих зразках продукції є тотожними фонетично, семантично та графічно, незважаючи на виконання різними шрифтами, що не впливає на загальне сприйняття тотожності, зі знаком для товарів і послуг ABRO згідно зі свідоцтвом України № 24413, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.) і це може призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів, маркованих знаком для товарів і послуг ABRO.

2. Застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинених Київською міською митницею Державної Фіскальної Служби України зразках продукції, є використанням знака для товарів і послуг ABRO згідно зі свідоцтвом України № 24413.

3. У комплекті, що складається з туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та туби з надписом ABRO BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) та картонні картки для герметика ТМ ABRO та стікера для герметика ТМ ABRO, використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

4. Зовнішній вигляд упаковок (туб) замазок для ущільнення (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) є схожим на зовнішній вигляд упаковок оригінальної продукції АБРО Індастріз, Інк. (герметик) згідно промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380.

При цьому, у вказаному висновку зазначено, що 27 грудня 2017 року до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України при листі представника за довіреністю АБРО Індастріз, Інк. Тимченко Т.Ю. вих. № 27122017/1 від 27.12.2017 для проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності надійшли наступні матеріали: копія листа Чернігівської митниці ДФС 11651/10/26-70-18-03 від 15.12.2017; копія документів про реєстрацію знаку для товарів і послуг ABRO, свідоцтво України № 24413; копія документів про реєстрацію промислового зразку ABRO, свідоцтво України № 22379; копія довіреності компанії АБРО Індастріз, Інк. б.н. від 27.09.2016; копія акту про взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017; оригінальна продукція АБРО Індастріз, Інк. (герметик) згідно промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380; зразки товарів, митне оформлення яких було призупинено Київською міською митницею згідно з актом про взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017; коробки з негофрованого картону з написами ABRO RTV silicone gasket maker, ABRO Industries, inc. p.o.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A.; туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, , туби з надписом ABRO Black RTV Silicone Gasket Maker; стікери для герметика, що містять зображення торговельної марки ABRO; картонні картки з надписами ABRO RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp; Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com.

При цьому, експертом зазначено, що матеріали надійшли нарочно, упакованими і опломбовані поліпропіленовий мішок (коробки з негофрованого картону) та поліетиленовий пакет (решта зразків) - відповідно до фото, розміщених у висновку.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15.01.2018 №566, складеного атестованим судовим експертом Дорошенком О.Ф., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

При цьому, відповідачем разом з відзивом подано висновок експерта №1203-01-ГС від 15.03.2018, складеного ОСОБА_11, відповідно до якого останній дійшов наступних висновків:

На товарі силікон у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

На товарі силікон у тубах з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.)

На товарі силікон у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22380, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.)

На товарі силікон у тубах з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України N922380, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.)

На товарі силікон у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано знак для товарів і послуг «ABRO», за свідоцтвом України №24413, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

На товарі силікон у тубах з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано знак », за свідоцтвом України №24413, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

Так, у вказаному висновку зазначено, що проведення судової експертизи здійснюється на підставі замовлення учасника (відповідача) справи №910/507/18, в порядку ч. 3 ст. 98 ГПК України - патентним повіреним України (свідоцтво N9379) ОСОБА_11 - котрий перебуває у державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) з 2010 року (надалі, за текстом, Експерт). Кваліфікація Експерта підтверджена атестаційною Комісією центрального органу виконавчої влади у сфері правової охорони інтелектуальної власності, за такими спеціальностями: «Знаки для товарів та послуг», «Промислові зразки», «Винаходи (корисні моделі)». Експерт має повні вищі економічну, юридичну освіти та повну вищу спеціальну освіту у сфері правової охорони інтелектуальної власності (диплом магістра з відзнакою), загальний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності - 14 років.

В силу ст. 101 ГПК України, порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовими експертами згідно із статтями 9, 10, 16 цього Закону можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

В свою чергу, порядок присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України.

Разом з тим, ОСОБА_11 не є судовим експертом у розумінні ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», оскільки його не внесено до Реєстру атестованих судових експертів.

В той же час, суд оцінює поданий відповідачем доказ, який не є висновком експерта у розмінні Господарського процесуального кодексу України, поряд з іншими письмовими доказами.

З поданих доказів вбачається, що кожен вид товару із тих, що задекларовані за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, був запакований окремо один від одного, не комплектом, у зв'язку з чим відповідач стверджує про те, що кожен вид товару, якщо його розглядати окремо, як він, власне, і імпортувався, не порушує і не може порушувати прав позивача.

Так, з матеріалів справи вбачається, що серед товарів, задекларованих за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, митне оформлення яких було призупинене через наявність ознак використання знаку товарів та послуг ABRO, були зокрема наступні: туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, туби з надписом ABRO Black RTV Silicone Gasket Maker; стікери для герметика, що містять зображення торговельної марки ABRO; картонні картки з надписами ABRO RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp ; ABRO Industries, inc. p.o.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com.

Відповідно до інформації, зазначеної в Інвойсі N902/12/2017 від 01.12.2017, разом з товаром, заявленим до митного оформлення, відповідач очікував отримати «машину для пакування герметика», що дає обґрунтовані підстави вважати, що у відповідача був намір з'єднувати окремі частини призупиненого товару у єдину за формою, придатну для наступного продажу кінцевому споживачу, продукцію.

Таким чином, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції, що поданий до митного оформлення товар за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017 слід розглядати в сукупності, як такого, що підлягає з'єднанню кожного з елементів в одне ціле (у комплект).

Разом з тим, зразки товарів, які є предметом дослідження висновку експерта №1203-01-ГС за результатами дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15 березня 2018 року, складений ОСОБА_11, не є тими зразками товарів, що були відібрані в присутності позивача та відповідача за актом акту взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017.

Відповідно до акту взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017, складеного Київською міською митницею ДФС, старшим державним інспектором м/п «Східний» Коротичем Б.О. у присутності представників позивача та ТОВ «Форк Трейдінг» було взято проби (зразки) таких товарів: туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; туби з надписом BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; картонні картки для герметика Abro RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp Low Volatile, а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт., картонні картки для герметика Abro BLACK RTV Silicone Gasket Maker, що містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 11-АВ Red RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 12-АВ Black RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO Silicone Gasket Maker 144-30 gram tubes Part 12-AB-30, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.

Представником відповідача 12.06.2018 подано копію акту про взяття проб (зразків) товарів від 06.03.2018, відповідно до якого на території Київської міської митниці ДФС було взято такі проби (зразків) товарів: силікон у тубах з маркуванням АВ-73 та АВ-25 у кількості 2 шт.

Вказана продукція і була об'єктом дослідження у висновку експерта №1203-01-ГС за результатами дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15 березня 2018 року, складеного ОСОБА_11, за наслідками чого останній і дійшов вищезгаданих висновків (вказані примірники товару подані відповідачем разом з відзивом та є додатками до справи).

Місцевий господарський суд обґрунтовано зазначив, що такий вибірковий підхід до дослідження питання щодо використання у товарі за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017 спірного знаку для товарів і послуг та промислового зразка не є прийнятним, оскільки такий підхід не спрямований на встановлення об'єктивної істини, відтак дослідження лише деяких з товарів (за вибором відповідача) з переліку тих, які заявлені до митного оформлення, не може спростовувати висновків експерта за наслідками розгляду кожного з заявлених до митного оформлення товарів як складового елемента одного цілого (комплекта), з урахуванням також висновків суду щодо наявності підстав вважати, що спірний товар імпортується в Україну з метою з'єднання кожного елемента у єдиний комплект, та дослідження питання щодо використання у такому товарі об'єктів права інтелектуальної власності, що належать позивачу.

За встановлених вище обставин справи в їх сукупності колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинених Київською міською митницею ДФС зразках продукції, є використанням знаку для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України № 24413, а також що у комплекті, який складається з туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, та туби з надписом ABRO BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25), картонної картки для герметика ТМ ABRO та стікера для герметика ТМ ABRO, використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

При цьому, відповідачем не надано суду доказів наявності у нього прав здійснювати використання знаку для товарів і послуг «ABRO» згідно зі свідоцтвом України № 24413 та промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать компанії АБРО Індастріз, Інк.

Отже, належить визнати обґрунтованим висновок суду першої інстанції про задоволення позовних вимог в частині заборони відповідачу здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

Крім того, позивачем заявлено також вимогу про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в СІІІА» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2018 заяву АБРО Індастріз, Інк. про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі №910/507/18, задоволено, заборонено Київській міській митниці ДФС України здійснювати митне оформлення товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 року за ВМД №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABDO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис „Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США" у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

З матеріалів справи також вбачається, що митне оформлення товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128, було призупинено Київською міською митницею ДФС, а відтак колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відмову в задоволенні позовних вимог про вилучення товару з цивільного обороту та їх знищення як похідна вимога від вимоги про вилучення товару з цивільного обороту, оскільки такі товари не введені в цивільний оборот.

Також, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, викладені у додатковому рішенні від 03.07.2018 та зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За приписами ч.ч. 3 - 5 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Порядок розподілу судових витрат визначено ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Частиною 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України визначено, що інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Частиною 3 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Отже, відповідно до ст.ст. 123, 126 Господарського процесуального кодексу України до витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами, належать витрати на професійну правничу допомогу саме адвоката, а також вартість послуг помічника адвоката.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Відповідачем надані належні докази на підтвердження понесення ним витрат на професійну правничу допомогу адвоката у даній справі у розмірі 6000,00 грн., які є співрозмірними зі складністю справи, у зв'язку з чим такі витрати підлягають розподілу між сторонами за правилами ст. 129 ГПК України пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тобто з позивача у зв'язку з відмовою судом в його позові в частині вимог про вилучення товару з цивільного обороту та знищення підлягає стягненню на користь відповідача 3000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Витрати на поштові відправлення, які є витратами, пов'язаними з вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, підлягають розподілу між сторонами за правилами ст. 129 ГПК України пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тобто з позивача у зв'язку з частковою відмовою судом в його позові підлягає стягненню на користь відповідача 60,00 грн. поштових витрат.

Також, обґрунтованими та підтвердженими витрати відповідача на збір доказів у даній справі у розмірі 204,00 грн., які є витратами, пов'язаними з вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, у зв'язку з чим вказані витрати підлягають розподілу між сторонами за правилами ст. 129 ГПК України пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тобто з позивача у зв'язку з частковою відмовою судом в його позові підлягає стягненню на користь відповідача 102,00 грн. витрат за збір доказів.

Витрати відповідача на проїзд адвоката у даній справі у розмірі 1610,00 грн., які є витратами, пов'язаними з вчиненням інших дій, пов'язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, у зв'язку з чим вказані витрати підлягають розподілу між сторонами за правилами ст. 129 ГПК України пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тобто з позивача у зв'язку з частковою відмовою судом в його позові підлягає стягненню на користь відповідача 805,00 грн. витрат на проїзд адвоката.

Відповідно до статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 12.06.2018 та додаткового рішення від 03.07.2018 у даній справі не вбачається.

Судові витрати за розгляд справи апеляційним судом належить покласти на сторони в межах сплаченого судового збору при подачі апеляційних скарг відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу компанії АБРО Індастріз, Інк. залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Форк трейдінг" залишити без задоволення.

3. Рішення Господарського суду міста Києва від 12.06.2018 у справі № 910/507/18 залишити без змін.

4. Додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/507/18 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 22.01.2019.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

Б.В. Отрюх