ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"17" січня 2019 р. Справа№ 910/15741/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Камінська Т.О.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 17.01.2019.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року (повне рішення складено 14.09.2018)

у справі №910/15741/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 року у справі №910/15741/17 позов задоволено повністю.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі Україн внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" 3 200,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 24 998,40 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" в задоволенні позову в повному обсязі.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.10.2018 справу №910/15741/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Остапенка О.М., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" у визначеному складі та призначено справу до розгляду.

19.11.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшов відзив на апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", в якому позивач заперечував проти доводів апеляційної скарги, просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі № 910/15741/17 залишити без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" відкладено на 17.01.2019.

17.01.2019 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" надійшло клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи, проведення якої доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Клопотання мотивоване тим, що при виконанні судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018, судовий експерт порушив порядок її проведення, оскільки невірно визначив домінуючий елемент комбінованого знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918, не приділено увагу зображувальним елементам комбінованого знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918 та в порушення Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014 не повно здійснив аналіз щодо подібності/протилежності закладених в позначеннях понять.

Крім того, при проведенні експертного дослідження судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918, оскільки поза увагою судового експерта залишились елементи знаку, які розташовані у верхньому правому куті зображення комбінованого знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918.

Також судовим експертом не з'ясовано чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають загальний елемент "ЦИТРАМОН".

З наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у даній справі була призначена судова експертиза, за результатами якої складено Висновок експерта № 013-СІВ/17 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/15741/17 в від 22 липня 2018 року.

На вирішення експерта поставлені, наступні питання:

І. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029?

ІІ. Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для тих самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

ІІІ. Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

В судовому засіданні 17.01.2019 представник позивача надав пояснення по справі та заперечував проти призначення повторної судової експертизи.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 надали свої пояснення по справі, підтримали клопотання про призначення повторної експертизи.

Відповідно до п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Згідно зі п. 1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Наказом ДП "Український інститут промислової власності від 07.04.2014 № 91 затверджені Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, які розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Паризької конвенції, Сінгапурського договору та з урахуванням інших нормативно-правових актів, що стосуються сфері охорони прав на знаки для товарі і послуг.

Відповідно до п. 11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014 встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйняття домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Дослідивши клопотання про призначення повторної судової експертизи, колегія суддів погоджується з доводами відповідача-2, що судовим експертом не належним чином приділено увагу графічним елементам знака за свідоцтвом України № 225918, не було встановлено співвідношення словесних позначень та зображувальних елементів знака за свідоцтвом України № 225918, тобто не було встановлено в якій мірі зображувальні елементи впливають на словесні позначення.

Відповідно до п. 2.2.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014 комбінованим визнається позначення, яке є поєднанням в одному цілісному позначенні різних видів позначень. Найчастіше комбінованими позначеннями є поєднання малюнка і слова, малюнка та літери, малюнка і цифр. Нерідко зазначені елементи мають певне смислове значення та доповнюють один одного.

Відповідно до п. 11.1.12 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014 зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення.

Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначені залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента. Зазначені чинники можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Також поза увагою судового експерта залишились елементи "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я/ЗО Фармацевтическая компания Здоровье", які розташовані у верхньому правому куті зображення комбінованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963, які є логотипом відповідача-2 та зареєстровані в якості знаків для товарів і послуг відповідно до свідоцтв України № 11881, 22235 та 22800.

Оскільки позначення, яке зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг містить логотип відповідного виробника фармацевтичних препаратів, воно вказує на виробника лікарського препарату, що маркується цим позначенням, тобто суттєво впливає на розрізняльну здатність такого позначення.

Втім, в мотивувальній частині висновку зазначено, що домінуюче положення в площині знаку для товарів та послуг, який засвідчується свідоцтвом України № 225918 займає елемент «ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ'Я».

Тобто, висновки судового експерта зроблені без урахування зображувальних елементів та логотипу виробника, який суттєво впливає на розрізняльну здатність позначення.

Відповідно до п. 10.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014 домінуюче положення конкретного позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Стандарти ВОІВ є нормативними документами, що стосуються інформації та документації в галузі промислової власності і містять правила та рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної інформації на різних носіях.

Відповідно до п. 9.176. Основ інтелектуальної власності (видання ВОІВ) при порівнянні товарних знаків, що мають загальний елемент, слід також встановити, чи існують в реєстрі і використовуються чи різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, тоді споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не буде звертати особливу увагу на нього як на дистинктивних елемент знака.

Проте зазначений порівняльний аналіз судовим експертом здійснено не було.

Тобто, колегією суддів встановлено, що висновок судової експертизи № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 є неповним, що унеможливлює встановлення дійсних обставин справи, з якими пов'язується підстави для надання правової охорони спірних знаків для товарів і послуг.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є вимоги немайнового характеру про визнання зареєстрованого знаку для товарів і послуг добре відомим в Україні, а також визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання вчинити дії.

З урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з'ясовані фактичні дані щодо відповідності спірного знаку умовам надання правової охорони, а також встановлені ознаки, з якими законодавство пов'язує можливість визнати знак добре відомим в Україні.

Колегія суддів встановила, що у висновку судової експертизи вказані вище обставини не знайшли в повному обсязі свого відображення, встановлені фактичні дані встановлені не в повному обсязі, що викликає сумніви у правильності проведеного експертного дослідження. При цьому, вказані вище обставини мають бути обов'язково з'ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну судову експертизу, задовольнивши клопотання відповідача, та доручити проведення експертизи судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

В зв'язку з призначенням експертизи судом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 99, 100, 228, 229, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 910/15741/17 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити іншому атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для таких самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

2. Витрати, які підлягають сплаті за проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я".

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Направити експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) матеріали справи № 910/15741/17.

5. Провадження у справі № 910/15741/17 зупинити до проведення судової експертизи та повернення справи до Північного апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко