УХВАЛА

м. Київ

18.12.2018Справа № 910/11487/18

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко Г. П.,

за участю секретаря - Бабаджанян М.Б.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали господарської справи

За позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх)

До 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5)

Про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії

Представники сторін:

від позивача: Коваль А. М., довіреність № б/н від 01.10.15;

Дубинський М. І., довіреність № б/н від 01.10.15;

від відповідача-1: Запорожець Л. Г., довіреність № 2434-03/66 від 02.02.18;

від відповідача-2: Коваль М. С., за довіреністю б/н від 21.08.2018;

експерт: Ткачук Т. М.

ВСТАНОВИВ:

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (далі - відповідач-2) про зобов'язання вчинити дії, зокрема: визнати свідоцтво України № 130111 від 11 жовтня 2010 року на знак для товарів і послуг "Mc'Corn" недійсним повністю; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130111 від 11 жовтня 2010 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати свідоцтво України № 130112 від 11 жовтня 2010 року на знак для товарів і послуг "MacCorn" недійсним повністю; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130112 від 11 жовтня 2010 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 залишено позовну заяву МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) без руху, встановлено позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви десять днів з дня вручення цієї ухвали шляхом подання до суду оригіналу довіреності № б/н від 01.10.2015.

Разом з тим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 заяву МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) про забезпечення позову та додані до неї документи повернуто заявнику.

07.09.2018 від позивача до суду надійшли документи з поясненнями стосовно ухвали Господарського суду міста Києва від 04.09.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; розгляд справи № 910/11487/18 ухвалено здійснювати у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 09.10.2018.

Разом з тим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2018 заяву МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) про вжиття заходів забезпечення позову задоволено та вжито заходи забезпечення позову по справі № 910/11487/18 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили з підстав, зазначених в ухвалі суду.

08.10.2018 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній просив відмовити в задоволенні позову та викликати до суду судового експерта для надання пояснень щодо складеного висновку, який поданий разом з відзивом у справі.

У судове засідання 09.10.2018 представники сторін з'явилися.

Представник відповідача-1 у даному судовому засіданні подав відзив на позов, в якому просив відмовити в задоволені позову.

Представник позивача у даному засіданні просив задовольнити заявлене у позовній заяві клопотання про виклик в судове засідання атестованого судового експерта у сфері інтелектуальної власності Жилу Б. В., що проводив експертне дослідження та підписав висновок експерта № 143 від 09 липня 2018 року, що доданий до позовної заяви. Також представник позивача просив оголосити перерву в судовому засіданні для надання часу для подання відповіді на відзив.

Представник відповідача-2 також просив задовольнити заявлене клопотання про виклик в судове засідання атестованого судового експерта у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М., яка проводила експертизу та склала висновок експерта № G-003-TTM/18 у сфері інтелектуальної власності від 04.10.2018, що доданий до відзиву на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2018 оголошено перерву в підготовчому судовому засіданні на 06.11.2018, викликано в судове засідання 06.11.2018 судових експертів у сфері інтелектуальної власності Жилу Б. В. та Ткачук Т. М., що склали висновки з питань інтелектуальної власності, які долучені відповідно позивачем до позовної заяви та відповідачем-2 до відзиву на позовну заяву.

18.10.2018 від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшла відповідь на відзив відповідача-1.

05.11.2018 від позивача надійшла відповідь на відзиви, клопотання про долучення документів до матеріалів справи та подано речові докази.

05.11.2018 від відповідача-2 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду справи № 910/13209/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2018 відмовлено в задоволенні клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі, оголошено перерву в підготовчому судовому засіданні на 29.11.2018, викликано в судове засідання судового експерта у сфері інтелектуальної власності Жилу Б. В. для надання пояснень щодо висновку експерта № 143 від 09 липня 2018 року та судового експерта у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М. для надання пояснень щодо висновку експерта № G-003-TTM/18 у сфері інтелектуальної власності від 04.10.2018.

09.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія - Трейдінг" надійшов перелік питань на експертизу, 28.11.2018 - заперечення на відповідь на відзив.

28.11.2018 від судового експерта у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М. до суду надійшли письмові пояснення експерта.

29.11.2018 від позивача надійшли документи для долучення до матеріалів справи.

29.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія - Трейдінг" надійшли документи для долучення до справи.

У судове засідання 29.11.2018 представники сторін з'явилися, також з'явився викликаний судом експерт у сфері інтелектуальної власності Жила Б. В. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М. для надання пояснень щодо висновку експерта в судове засідання не з'явилася. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності Жила Б. В. у даному судовому засіданні надав суду та сторонами у справі письмові пояснення по справі та надав усні відповіді на питання, поставлені сторонами. Судом у даному засіданні поставлено сторонам питання щодо необхідності повторного виклику в судове засідання судового експерта у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М., на що сторонами заявлено про необхідність такого виклику.

29.11.2018 Суд оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні на 18.12.2018 та повторно викликав в судове засідання (18.12.2018 о 14:00 год) судового експерта у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М. для надання пояснень щодо висновку експерта № G-003-TTM/18 у сфері інтелектуальної власності від 04.10.2018.

18.12.2018 через відділ канцелярії господарського суду від позивача надійшло клопотання про залучення додаткових доказів до матеріалів справи, які підтверджують добре відомість знаків, що належать позивачеві та підтверджують факт успішного захисту торгових марок, що належать позивачеві у справі.

В судове засідання 18.12.2018 прибули учасники справи та експерт у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М.

Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності Ткачук Т. М. у судовому засіданні 18.12.2018 надав усні відповіді на питання, поставлені судом та сторонами у справі.

Подані позивачем 18.12.2018 через відділ канцелярії докази долучені Судом до матеріалів справи за результатами розгляду відповідного питання в судовому засіданні 18.12.2018, оскільки суд дійшов до висновку, що потреба в приєднанні таких доказів до матеріалі справи виникла тільки після заперечень відповідача-2 щодо добре відомості знаків позивача, а також в позовній заяві позивачем було заявлено про неможливість подати всі докази разом з позовною заявою, а тому суд вважає за потрібне приєднати дані докази до матеріалів справи.

Заслухавши пояснення представників сторін, пояснення судових експертів, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи та зупинення провадження у справі, та надав сторонам можливість (до 22.12.2018) для надання пропозицій щодо питань, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта та щодо експертної установи, у зв'язку з нижчевикладеним.

Так, предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідачів про визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг Mc'Corn № 130112 від 11 жовтня 2010 року та № 130111 від 11 жовтня 2010 року недійсними повністю, з підстав невідповідності таких знаків умовам надання правової охорони.

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 130112 від 11 жовтня 2010 року та № 130111 від 11 жовтня 2010 року недійсними повністю, необхідні спеціальні знання, у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

В матеріалах справи наявні висновки експертів, надані сторонами, які викликають у суду обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, оскільки такі висновки суперечать один одному, та експерти дійшли до різних висновків. Для з`ясування причин розбіжностей у висновках, необхідності формулювання питань та дослідження наданих до суду матеріалів справи, які не були в повній мірі надані жодною зі сторін, жодному з експертів, суд за власною ініціативою призначає у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно зі ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Як зазначається в п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

За вказаних обставин наявні підстави для призначення у справі експертизи об'єктів права інтелектуальної власності за ініціативою суду.

Остаточний перелік питань та експертна установа (експерт) визначається судом відповідно до роз'яснень постанови Пленуми Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 №4.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

На підставі вищезазначеного, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, розумності строків розгляду справи судом, для всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручається Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10, тел. ). При визначенні експертної установи суд виходив з завантаженості експертної установи, пріоритетності призначення експертизи державним експертним установам, а також територіальності розміщення експертної установи за місцезнаходженням суду у місті Києві (при цьому, судом враховано заперечення позивача у справі щодо недоцільності призначення експертизи Київському науково-дослідному інститут судових експертиз).

Відповідно до частини 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

Враховуючи принцип змагальності сторін, закріплений в ст. 13 ГПК УКраїни, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанію штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх) як ініціатора позову.

У зв'язку з призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/11487/18, на підставі статті 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 125, 182, 185, 228, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/11487/18 з ініціативи суду судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, буд. 10).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- яка причина розбіжності у висновках, до яких дійшли судові експерти, що проводили судову експертизу № G-003-TTM/18 у сфері інтелектуальної власності від 04.10.2018 та судову експертизу № 145 від 09.07.2018?

- Чи є торговельні марки за свідоцтвом України № 130111 та за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками на ім'я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994, за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, за свідоцтвом № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП?;

- Чи є істотною частина «Мс (Мас)» в торговельних марках за свідоцтвами України №130111 та №130112, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, добре відому торговельну марку «Мс» або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;

- Чи можуть торговельні марки та за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11 жовтня 2010р. ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?;

- Чи містяться в матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: «харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської Птиці; коктейлі молочні», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом»; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво» та послуг 43 класу МКТП: «ресторани

самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос»; знак для товарів і послуг вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA)?;

- Чи використовується знак інших належних компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA) знаках для товарів і послуг, комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуванні товарів і послуг, рекламних та інших матеріалах, які містяться в матеріалах справи?;

- Чи має знак розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA)?;

- Чи містить торговельна марка за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;

- Чи містить торговельна марка за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанію штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх). Зобов'язати МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанію штату Делавер (США) попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

5. Зобов'язати сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об'єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6. Провадження у справі № 910/ 11487/18 зупинити до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

7. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 26.12.2018.

Суддя Г.П. Бондаренко