УХВАЛА

м. Київ

13.12.2018Справа № 910/10269/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

до KALCEKS,AS ( АТ"Калцекс") (відповідач 1);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 2);

Міністерства охорони здоров'я України (відповідач 3);

про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Титаренко Ю. П., довіреність № б/н від 22.08.18;

Від відповідача 1: Коптілін С. Ю., довіреність № адвокат, ордер серії КВ № 374185 від

26.06.18;

Від відповідача 2: Фінагіна В. Б., довіреність № 2434-03/69 від 02.02.18;

Від відповідача 3: Маковецька-Саєнко І. М., довіреність № 14.2/19 від 11.04.18;

Мовіле О. С., довіреність № 14.2/21 від 11.04.18.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить:

- визнати недійсним повністю та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП";

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код за , місцезнаходження: 01008, м.Київ, вул.Михайла Грушевського, буд.12/2) опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним повністю та скасування рішення про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП";

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) від 06.04.2017 №373 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 1, 2 або 20 контурних чарункових упаковок (піддонів) в пачці із картону, заявник АГ "Калцекс", Латвія, номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) зазначений під номером 118 у додатку № 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2017 №373;

- збов'язати Міністерство охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) виключити лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання відповідного наказу;

- зборонити Компанії KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV- 1057 (Латвійська Республіка, м.Рига, вул.Крустпілс, 53, LV-1057) використовувати на митній території України знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", схоже із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №129188 від 27.09.2010 р. та №227836 стосовно товарів 1 та 5 класу МКТП, включаючи його використання шляхом нанесення на товари 1 та 5 класу МКТП, упаковки, в яких містяться товари 1 та 5 класу МКТП, вивіски, пов'язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інші прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предмети, зберігання таких товарів 1 та 5 класу МКТП із нанесенням знака/позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення на митну територію України), застосування позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов'язати Компанію KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV- 1057 (Латвійська Республіка, м.Рига, вул.Крустпілс, 53, LV-1057) усунути знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з лікарських засобів власного виробництва, їх упаковок, вивісок, пов'язаних з ними, етикеток, нашивок, бирок чи інших прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предметів, ділової документації, реклами та з мережі Інтернет, шо зберігаються з метою пропонування для продажу, пропонуються для продажу, продаються, імпортуються (ввозяться на митну територію України), застосовуються в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет на митній території України;

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2017 року прийнято справу № 910/10269/17 до провадження суддею Мандриченком О.В., призначено слухання справи на 11.07.2017 року.

У судовому засіданні 07.09.2017 року представником позивача подане клопотання про уточнення позовних вимог, в якому заявник просить вважати позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" в наступній редакції:

- визнати недійсним повністю та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП".

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код за , місцезнаходження: 01008, м.Київ, вул.Михайла Грушевського, буд.12/2) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним повністю та скасування рішення про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) віл 06.04.2017 №373 " Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (розчин для ін'єкцій. 20 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 1, 2 або 20 контурних чарункових упаковок (піддонів) в пачці із картону, заявник AT "Калцекс", Латвія, номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) зазначений під номером 118 у додатку № 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2017 №373;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) виключити лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання відповідного наказу;

- заборонити Компанії KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV-1057 (Латвійська Республіка, м.Рига, вул.Крустпілс, 53, LV-1057) використовувати на митній території України знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", схоже із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №129188 від 27.09.2010 р. та №227836 стосовно товарів 1 та 5 класу МКТП, включаючи його використання шляхом нанесення на товари 1 та 5 класу МКТП, упаковки, в яких містяться товари 1 та 5 класу МКТП, вивіски, пов'язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інші прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предмети, зберігання таких товарів 1 та 5 класу МКТП із нанесенням знака/позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення на митну територію України), застосування позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- зобов'язати Компанію KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, RTga, Krustpils iela 53, LV-1057 (Латвійська Республіка, м.Рига, вул.Крустпілс, 53, LV-1057) усунути знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з лікарських засобів власного виробництва, їх упаковок, вивісок, пов'язаних з ними, етикеток, нашивок, бирок чи інших прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предметів, ділової документації, реклами та з мережі Інтернет, що зберігаються з метою пропонування для продажу, пропонуються для продажу, продаються, імпортуються (ввозяться на митну територію України), застосовуються в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет на митній території України.

У судовому засіданні 07.09.2017 року було оголошено перерву до 21.09.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2018 року вирішено справу № 910/10269/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі №910/10269/17 призначено на 20.02.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2018 року відкладено підготовче засідання у справі № 910/10269/17 до 18.09.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 року відкладено підготовче засідання у справі № 910/10269/17 до 13.12.2018 року.

Через канцелярію суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

З'ясування спірних питань, що виникли між сторонами, підтвердження або спростування правових позицій сторін (встановлення достовірності та справжності поданого суду письмового доказу) вимагає спеціальних знань.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з'ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об'єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об'єктивного з'ясування спірних правовідносин у справі № 910/10269/17, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідача, необхідним є призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

За змістом п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Відповідно до ч. 2 ст. 125 ГПУ України суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

Наразі, за висновками суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно з п.7 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з'ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" та призначити у даній справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (інд. 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 99 ГПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Як визначено пунктом 2 частини 1 статті 228 ГПК України, господарський суд заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупиняє провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст. 99, 100, 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/10269/17 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (інд. 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Питання позивача

- Чи є знак для товарів та послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією № 1320345 від 20.06.2016 р. схожим зі знаками для товарів та послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України № 227836 та «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є назва лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС», зареєстрованого за реєстраційним посвідченням № UA/15324/01/01 (термін дії реєстраційного посвідчення з 28.07.2016 по 28.07.2021), схожим зі знаками для товарів та послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України № 227836 та «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 настільки, що їх можна сплутати?

Питання відповідача 1

- Чи є позначення «Промедол», що охороняється як частина знаку для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 таким, що cкладається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 04.09.2009 р. - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є об'єкт, що охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними термінами, станом на 02.11.2016 р. - дату подання заявки № m201624211?

- Чи використовувало Акціонерне товариство «Калцекс» в своїй господарській діяльності позначення «ПРОМЕДОЛ» до дати пріоритету знаку для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за Свідоцтвом України №227836 - на 02.11.2016 р. дати подання заявки № m 201624211?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я".

5. Зупинити провадження у справі № 910/10269/17 до закінчення проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Суддя О.В. Мандриченко