ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2018 р. Справа№ 910/12942/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Доманської М.Л.

Пантелієнка В.О.

за участю представників сторін: Берегової Н.М.;

за участю представників сторін:

Балзен ГмбХ унд Ко.КГ - Квітін Р.В., ордер про надання правової допомоги серія КВ № 725704 від 27.08.18

ТОВ"Петрус-Кондитер" Новосельцев Л.В. довіреність № б/н від 03.12.18

ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ,ордер про надання правової допомоги КВ № 378754 від 18.12.18

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер"

на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018

у справі № 910/12942/17 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів"

про захист права інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Компанія Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів" про захист права інтелектуальної власності.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачі порушують його права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1, дія якої поширюється на територію України з 12.06.1993 р., шляхом виготовлення і продажу товару з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 у справі № 910/12942/17 позов задоволено повністю; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Світ ласощів" (18006, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11; ) використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32; ) використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП; ухвалено вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ ласощів" (18006, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11; ); вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32; ); стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32; ) на користь Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH Ц Co.KG) (Подбіелскіштрассе 11, 30163. Ганновер, Німеччина (DE)/(Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, Germany) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. судового збору та 10 713 (десять тисяч сімсот тринадцять) грн. 60 коп. витрат на оплату судової експертизи; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ ласощів" (18006, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11; ) на користь Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH Ц Co.KG) (Подбіелскіштрассе 11, 30163. Ганновер, Німеччина (DE)/(Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, Germany) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. судового збору та 10 713 (десять тисяч сімсот тринадцять) грн. 60 коп. витрат на оплату судової експертизи.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ "Петрус-Кондитер" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 у справі № 910/12942/17 та прийняти нове рішення, яким відмовити Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH Ц Co.KG) у задоволенні його позовних вимог.

Узагальнені доводи апеляційної скарги зводяться до того, що місцевим господарським судом при ухваленні рішення порушено норми матеріального та процесуального права, рішення суду першої інстанції було прийнято при неповному дослідженні доказів та з'ясуванні обставин, що мають значення для справи, що привело до неправильного вирішення спору.

Зокрема, скаржник в апеляційній скарзі посилався на те, що не згоден з висновком суду, який ґрунтується лише на результатах проведеного дослідження судовим експертом, та Висновком № 012-СІВ/17 від 28.02.2018 р.

Апелянт зазначає що зображення на етикетці мають суттєві візуальні відмінності . Також зазначав що апелянт, не одноразово в своєму клопотанні звертав увагу суду першої інстанції, на те, що Компанія Балзен ГмбХ унд Ко.КГ, не є резидентом, тому ТОВ "Петрус-Кондитер", не було отримано копії позовної заяви. Оскільки Компанія Балзен ГмбХ унд Ко.КГ, не є резидентом України, ТОВ "Петрус-Кондитер", відповідно до ст.178 ГПК не мало можливості подати відзив на позовну заяву, та не мало змоги надсилати копії заяв, клопотань та заперечень позивачу, оскільки апелянтом не було отримано позову взагалі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2018 у складі головуючого судді Доманської М.Л., судді - Пантелієнка В.О., Остапенка О.М. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Петрус-Кондитер" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 у справі № 910/12942/17 та призначено її розгляд на 18.07.2018.

16.07.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач проти доводів апеляційної скарги заперечував, просив суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін, посилаючись на його відповідність нормам матеріального та процесуального права. Так, у відзиві наголошено на тому, що при порівнянні упаковок товару, а саме печива, яке пропонується до продажу позивачем та яке виробляється і пропонується до продажу відповідачами, можна зробити висновок про те, що:

- упаковки товарів обох компаній жовтого кольору, а верхні краї - червоні;

- по центру упаковок містяться написи "ІНФОРМАЦІЯ_1", які візуально виконані однаковим шрифтом;

- літери обох написів мають контур білого кольору;

- на кожній з упаковок міститься зображення тварини;

- в нижній частині обох упаковок розміщені зображення печива у формі звірят.

Окрім наведених вище обставин, які переконливо свідчать про правомірність та обґрунтованість вимог позивача, треба врахувати наступне.

Що згідно ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Судом була призначена відповідна експертиза та думка експерта відображена у висновку № 012-СІВ/17 від 28.02.2018 року, з яких вбачається, що використане відповідачами позначення на упаковці їх товарів є схожим настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1", належною позивачу, а товари позивача та відповідача є тотожними.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.07.2018 у складі головуючого судді Доманської М.Л., судді - Ткаченка Б.О., Пантелієнка В.О. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Петрус-Кондитер" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 у справі № 910/12942/17 відкладено на 12.09.2018.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.09.2018 у складі головуючого судді Доманської М.Л., судді - Ткаченка Б.О., Верховця А.А. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Петрус-Кондитер" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 у справі № 910/12942/17 відкладено на 03.10.2018.

Указом Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" №454/2017 від 29.12.2017 ліквідовано Київський апеляційний господарський суд та утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

Указом Президента України №295/2018 від 28.09.2018 "Про переведення суддів", відповідно до підпункту 7 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82 і пункту 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 11 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" сформовано склад Північного апеляційного господарського суду шляхом переведення суддів.

03 жовтня 2018 року в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) було розміщено повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду, згідно якого, днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду визначено з 03 жовтня 2018 року.

Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя з початку роботи Північного апеляційного господарського суду, що відбулося 03 жовтня 2018 року.

За актом прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 справу № 910/12942/17 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.10.2018 апеляційна скарга ТОВ "Петрус-Кондитер" передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2018 у справі № 910/12942/17 прийнято до провадження Північним апеляційним господарським судом у складі колегії суддів: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Пантелієнка В.О., відкрито апеляційне провадження; cправу № 910/12942/17 призначено до розгляду на 20.11.2018 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.11.2018 у справі № 910/12942/17 розгляд справи відкладено на 18.12.2018 року, надано час для підготовки представнику позивача надати додаткові уточнення щодо знищення товару (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "Світ ласощів", ТОВ "Петрус-Кондитер".

В судовому засіданні 18.12.2018 представник скаржника підтримав доводи апеляційної скарги, просив суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 16 травня 2018 року у справі № 910/12942/17 у повному обсязі; прийняти нове рішення, яким відмовити Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ у задоволенні його позовних вимог у повному обсязі. Також надав письмові пояснення до матеріалів справи відповідно до яких зазначив що в світі є 248 реєстрацій (в тому числі і в Україні) із використанням слова "ІНФОРМАЦІЯ_1", з яких 16 реєстрацій має реєстрацію саме в 30 класі, але німецька компанія чомусь заперечує проти українського виробника, але не подає заперечень чи позовів проти таких компаній як UNILEVER, яка теж має реєстрацію із використанням слова "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Представник Балзен ГмбХ унд Ко.КГ в судовому засіданні 18.12.2018 проти доводів апеляційної скарги заперечував, просив суд у задоволенні апеляційної скарги - відмовити, а рішення суду першої інстанції залишити без змін, як таке, що винесено з дотриманням норм матеріального та процесуального права. Надав в судовому засіданні клопотання яким просив приєднати до матеріалів справи копії рішень господарських судів у справах з вимогами про вилучення із цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності та врахувати їх під час винесення рішення.

Також надав суду копію ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2018 по справі №757/61086/18-ц відповідно до якої заяву представника Балзен ГмбХ унд Ко. КГ - Коваля Макима Павловича про забезпечення позову до пред'явлення позову - задоволено; заборонено ОСОБА_5 передавати повністю або частково права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2017 03321 від 20.02.2017 іншим особам; заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" провадити діловодство за заявкою № m 201703321 від 20.02.2017, а саме: вносити зміни щодо особи заявника, вносити відомості про видачу свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, публікувати відомості про видачу свідоцтва в офіційному бюлетені "Промислова власність", видавати свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Відповідач 2 в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Жодних клопотань не направляв.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представника відповідача 2, які не з'явились у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Крім того, колегія суддів зауважує, що згідно правової позиції Європейського суду з прав людини у справі "Пономарьов проти України" сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Згідно із ст.269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Частиною 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а рішення місцевого господарського суду має бути залишено без змін, виходячи із наступного.

Як вірно встановлено судом першої інстанції та підтверджується наявними матеріалами справи, позивач володіє правами інтелектуальної власності на словесну торговельну марку (далі по тексту також - знак для товарів і послуг) "ІНФОРМАЦІЯ_1", права на яку засвідчені міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1. Дія реєстрації поширюється на територію України у повному обсязі з 12.06.1993 року. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30 класу МКТП (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухарі).

Позивач зазначає, що він реалізує своє виключне право на товарний знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" в Україні шляхом поставки на територію України борошняних кондитерських виробів, а саме печива під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1", виготовленого у формі силуетів різних птахів і звірів та які продаються на території України, зокрема, в мережах магазинів NOVUS, METRO. На підтвердження вказаних обставин позивачем надано фотокопії упаковки товару позивача, роздруківки сторінок сайту www.zakaz.ua з пропонуваннями до продажу товару позивача в магазинах NOVUS і METRO (а.с.32-35).

Товарний знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 представляє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом літерами латинського алфавіту: ІНФОРМАЦІЯ_1 і охороняється як словесний знак, тобто без обмеження правової охорони конкретним видом та розміром шрифту або кольоровим сполученням.

Реєстрація названої вище торговельної марки здійснена відповідно до порядку, передбаченого Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року, яка набула чинності для України з 25.12.1991 року.

Позивач вказує, що йому стало відомо, як відповідачами використовується позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для маркування кондитерських виробів, а саме печива. Зокрема, на веб-сайті http://dssweets.com.ua ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" пропонується до продажу продукція, маркована позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1". Зокрема, такі товари пропонуються на веб-сайті ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" (відповідач-1) (http://dssweets.com.ua); при чому належність даного веб-сайту в мережі Інтернет ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" та пропозиція вказаним товариством товару до продажу підтверджується вказівкою на ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" в нижній частині веб-сайту, а також інформацією, наведеній на сторінках "Про компанію" та "Контакти". Достовірність таких даних також встановлена у висновку експерта №160/17 за результатами проведеного експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 01.08.2018 р., складеному експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України О.С. Самелюк (а.с.37-60). Вказаний висновок судом визнано належним і допустимим доказом у даній справі.

При чому, з упакування вищевказаного товару (оригінал упаковки міститься на а.с.120), вбачається його виробництво здійснює ТОВ "СВІТ ЛАСОЩІВ" (відповідач-2).

Введення вказаного вище товару в обіг та пропонування його до продажу підтверджується також копіями чеків з супермаркету "Велика Кишеня" (ТОВ "ФУДКОМ", м. Київ, вул. Оболонська, 6; м. Київ, вул. Героїв Дніпра 31; м. Київ, Печерська площа, 1.)

Протиправне використання належної Позивачу торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" та висока вірогідність змішування товарів Позивача та Відповідачів підтверджується і при порівнянні упаковок товару, а саме печива, яке пропонується до продажу позивачем та яке виробляється і пропонується до продажу відповідачами.

У зв'язку з викладеним, позивач звернувся до суду з такими вимогами:

- заборонити ТОВ "Світ Ласощів" використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП;

- заборонити ТОВ "Петрус-Кондитер" використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП;

- вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "Світ Ласощів";

- вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "Петрус-Кондитер".

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частиною 4 цієї ж статті визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

У статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. зазначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом, зокрема, на підставі визнання судом знака добре відомим.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. В деяких випадках актуальність може мати сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

При порівнянні примірників опакувань товару що виробляється і пропонується до продажу Позивачем та Відповідачами можна зробити висновок про те, що:

- упаковки товарів обох компаній жовтого кольору, а верхні краї - червоні;

- по центру упаковок містяться написи "ІНФОРМАЦІЯ_1", які візуально виконані однаковим шрифтом;

- літери обох написів мають контур білого кольору;

- на кожній з упаковок міститься зображення тварини;

- в нижній частині обох упаковок розміщені зображення печива у формі звірят.

Окрім наведених вище обставин, які переконливо свідчать про правомірність та обґрунтованість вимог Позивача, слід врахувати наступне.

Згідно ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалами від 16.11.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень та зупинено провадження у справі до надходження матеріалів справи з експертної установи.

06.12.2017 р. до Господарського суду міста Києва від Центру судової експертизи та експертних досліджень надійшов лист щодо визначення експерта, та матеріали справи.

Ухвалою від 11.12.2017 р. поновлено провадження у справі, доручено проведення судової експертизи у справі судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу, попереджено судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України та зупинено провадження у справі до повернення матеріалів справи з експертної установи до Господарського суду міста Києва.

02.03.2018 р. до Господарського суду міста Києва з експертної установи надійшли матеріали справи з висновком експертного дослідження №012-СІВ/17 від 28.02.2018 р.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом складено Висновок №012-СІВ/17 від 28.02.2018 р. (а.с.153-173), відповідно до якого встановлено наступні обставини:

1. Товари, для яких зареєстрована торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, є такими самими та спорідненими з товарами Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів" на упаковки яких наноситься позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме є таким самими із товарами 30-го класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво" та спорідненими із товарами 30-го класу МКТП: "шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, бісквіти, сухарі".

2. Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що наноситься Товариством з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів" на упаковки товарів (печива), є схожим настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH Ц Co.KG), та захищена міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1.

3. Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що наноситься Товариством з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів" на упаковки товарів (печива), є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH Ц Co.KG), як власника торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали справи та Висновок судової експертизи №012-СІВ/17 від 28.02.2018 р., судом встановлено, що висновок експерта із поставлених судом питань являється належним чином обґрунтованим та відповідає матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що доводи скаржника в обґрунтування підстав скасування оскаржуваного рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 у справі №910/12942/17 не знайшли свого підтвердження, спростовуються матеріалами справи та фактичними обставинами.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Тому позовні вимоги про заборону ТОВ "Світ Ласощів" використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП; заборону ТОВ "Петрус-Кондитер" використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП; вилучення з цивільного обороту і знищення товару (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "Світ Ласощів"; вилучення з цивільного обороту і знищення товару (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "Петрус-Кондитер"обґрунтовано задоволенні місцевим судом.

Щодо доводів апелянта, що Компанія Балзен ГмбХ унд Ко.КГ, не є резидентом, що ТОВ "Петрус-Кондитер", не було отримано копії позовної заяви, та відповідно до ст.178 ГПК не мало можливості подати відзив на позовну заяву, та не мало змоги надсилати копії заяв, клопотань та заперечень позивачу, оскільки апелянтом не було отримано позову, з цього приводу колегія суддів апеляційної інстанції зазначає наступне.

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи апеляційної скарги щодо порушення судом першої інстанції норм процесуального права під час розгляду справи, оскільки:

- апелянт отримав примірник позовної заяви, про що свідчать дані пошуку по трекінг-номеру відправлення поштового відправлення Укрпошти з чека зазначеного відправлення, яке міститься в додатках до позовної заяви. (доданий опис вкладення, поштова квитанція, результати пошуку);

- доводи апелянта про неможливість направлення відзиву у зв'язку зі статусом нерезидента- позивача спростовуються тим, що апелянт мав право направити відзив безпосередньо до суду з метою обґрунтування своєї правової позиції, а його копію - міг направити за місцезнаходженням позивача. Крім того інтереси позивача на території України були представлені повноважним представником - Ковалем Максимом Павловичем і його поштова адреса була зазначена у позовній заяві.

Отже судом було забезпечено відповідачам всі процесуальні можливості для реалізації своїх процесуальних прав, зокрема:

- між судовими засіданнями встановлювався достатній інтервал для забезпечення відповідачам можливості ознайомитись з матеріалами справи, а також надати відзив по суті справи;

- наявні в матеріалах справи клопотання від 24.10.2017 року, від 19.03.2018 року достовірно свідчать про обізнаність відповідачів щодо дати, часу і місця розгляду справи, а також про відсутність поважних причин неприбуття їх в судові засідання.

Частиною 1 статті 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що доводи апеляційної скарги не спростовують правильності висновків суду першої інстанції у оскаржуваному рішенні, у зв'язку з чим підстави для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 (повне рішення складено 30.05.2018) у справі №910/12942/17 - відсутні.

Частиною 1 статті 276 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З огляду на викладене, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків господарського суду першої інстанції, викладених в оскаржуваному рішенні, господарський суд першої інстанції під час вирішення спору вірно встановив фактичні обставини справи, належним чином дослідив наявні докази, а тому, рішення підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Судовий збір за подачу апеляційної скарги у відповідності до статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на скаржника.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 (повне рішення складено 30.05.2018) у справі №910/12942/17 - залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 (повне рішення складено 30.05.2018) у справі №910/12942/17 - залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/12942/17 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 20.12.2018.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді М.Л. Доманська

В.О. Пантелієнко