ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року

м. Київ

Справа № 910/4071/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:

позивач - компанія Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO),

представник позивача - Коваль А.М., адвокат (дов. від 19.12.2017),

відповідач - 1 - товариство з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М",

представник відповідача - 1 - Курзін О.А., адвокат (витяг з договору від 04.04.2018 № 1, ордер від 04.04.2018),

відповідач - 2 - товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг",

представник відповідача -2 - не з'явився,

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2018 (головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Іоннікова І.А., Остапенко О.М.)

у справі № 910/4071/17

за позовом компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO, далі - Компанія)

до: товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (далі - ТОВ "КОТНАР-М") та товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" (далі - ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг")

про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" (з урахуванням уточнення позовних вимог) про: визнання торговельної марки "BAILEYS" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 року для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії; визнання торговельної марки "Бейліс" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 року для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії; зобов'язання ТОВ "КОТНАР-М" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136; зобов'язання ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136; заборону ТОВ "КОТНАР-М" використовувати схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136 позначення "O'DAILYS", "Дейліс" будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом: заборони нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" у діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html,https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/ odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями:https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www.facebook.com/o.daily sukraine/; заборону ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" використовувати схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136 позначення "O'DAILYS", "Дейліс" будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом: заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, зокрема, у чеках; зобов'язання ТОВ "КОТНАР-М" усунути схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEY", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136 позначення "O'DAILYS", "Дейліс" будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original. html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https:// www.facebook.com/o.daily sukraine/; зобов'язання ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136.

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.09.2017 зі справи № 910/4071/17, яке залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2018, позов задоволено повністю, з посиланням на його обґрунтованість.

ТОВ "КОТНАР-М", посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Так, згідно з доводами ТОВ "КОТНАР-М", викладеними у касаційній скарзі:

- незважаючи на те, що для з'ясування обставин, які мають значення для справи, суду апеляційної інстанції виявилися необхідними спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, судом апеляційної інстанції було розглянуто справу без проведення судової експертизи;

- у розгляді справи судом апеляційної інстанції не було дотримано принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

- постановою апеляційного господарського суду безпідставно підтримане помилково прийняте судове рішення місцевого господарського суду про визнання добре відомими торговельних марок "BAILEYS", "Бейліс" у вигляді, в якому вони ніколи не використовувалися;

- судом апеляційної інстанції надано перевагу лише доказам, поданим на користь позивача;

- у суді першої інстанції ТОВ "КОТНАР-М" було позбавлено можливості підтвердити свою позицію за допомогою спеціальних знань, які має судовий експерт, оскільки ТОВ "КОТНАР-М" не мало можливості надати свої питання для експертизи та пропозиції стосовно судових експертів.

Компанія у відзиві на касаційну скаргу просить судові акти попередніх інстанцій залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, зазначаючи, зокрема, про те, що рішення та постанова прийняті з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників Компанії і ТОВ "КОТНАР-М", Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Компанія є власником свідоцтва України № 8539 на знак для товарів і послуг "BAILEYS" (словесний), яке зареєстроване для товарів 33 класу МКТП "вина; спиртные напитки; ликеры"; дата пріоритету - 13.04.1993; дата реєстрації - 29.08.1997; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) -13.04.2023; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 29.08.1997;

- також Компанія є власником свідоцтва України № 155136 на знак для товарів і послуг "Бейліз" (словесний) за свідоцтвом України № 155136, яке зареєстроване для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету - 25.05.2011; дата реєстрації - 25.04.2012; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) - 25.05.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 25.04.2012.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" у своїй діяльності, пов'язаній із виготовленням та реалізацією лікерів, здійснюють використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг "BAILEYS" та "Бейліз", власником яких є позивач. При цьому позивач також вказує на те, що торговельні марки позивача "BAILEYS" та "Бейліз", які застосовуються на відповідній продукції (лікерах) позивача, повинні бути визнані у судовому порядку добре відомими в Україні станом, щонайменше, з 01.01.2016 для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно позивача, оскільки активні дії останнього на ринку щодо систематичного тривалого просування з 2005 року власної продукції під відповідною торговельною маркою створили надзвичайну цінність та популярність світового бренду лікеру "BAILEYS/Бейліз", а використовувані відповідачами позначення "Дейліс", "O'DAILYS" для маркування власної алкогольної продукції (лікерів) є схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомими торговельними марками позивача.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України з 25.12.1991), країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 16 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як унормовано статтею 20 вказаного Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з висновком експерта Жили Б.В. від 04.08.2017 № 108, який складений за результатами проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

- надані на дослідження матеріали справи містять відомості про такі фактори, як тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій знаків, тривалість, обсяг та географічний район використання знаків, тривалість, обсяг та географічний район просування знаків та ступінь відомості чи визнання знаків у відповідному секторі суспільства, сукупність яких вказує на те, що станом на 01.01.2016 знаки "BAILEYS" та "Бейліс" стали добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) відносно товару 33 класу МКТП "лікери";

- позначення "Дейліс", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва ТОВ "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Бейліс", яку позивач просить визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136;

- позначення "O'DAILYS", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва ТОВ "КОТНАР-М" у мережі Інтернет на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями:

https://cotnar.com.ua/cream-liqueur,

https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-original.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html,

https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також на сайті за посиланням:

https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal;

https://www.facebook.com/o.dailysukraine/,

є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "BAILEYS" та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539.

- використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS" для виготовлення та реалізації лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва ТОВ "КОТНАР-М" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

Згідно з висновком експертів Ковальової Н.М. та Хоменко Д.М. від 23.02.2018 № 264/17, який складений за результатами проведеної комісійної судової експертизи: щонайменше станом на 01.01.2016 для товарів 33 класу МКТП "лікери" позначення "BAILEYS" та "Бейліс" вже були добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

Судами попередніх інстанцій у розгляді справи також встановлено, що фактор ступеню відомості чи визнання знаків "BAILEYS" та "Бейліс" у відповідному секторі суспільства підтверджується наявним у матеріалах справи висновком від 28.02.2017 за результатами дослідження відомості торговельної марки "Бейліс (BAILEYS)" і маркованої нею продукції та можливості сплутування з нею іншої торговельної марки "Дейліс (О'DAILYS)", складеним соціологічною організацією ПП "МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА КИЇВ". Результати соціологічних досліджень вказують на високу та тривалу відомість серед українських споживачів позначень "BAILEYS" ("Бейліс") як торговельних марок для лікеру виробництва Компанії.

Судами на підставі наявних у справі доказів встановлено, що матеріали справи містять відомості щодо використання позначень "BAILEYS/Бейліс" шляхом нанесення їх на товари і в публікаціях в мережі Інтернет; вищевказані позначення фактично застосовуються як англійською мовою (позначення "BAILEYS"), так і українською мовою (позначення "Бейліс"), тобто у такому ж самому вигляді та несуттєво відмінному вигляді від знаків "BAILEYS" та "Бейліс", щодо яких позивачем заявлені вимоги про визнання їх добре відомими в Україні.

Згідно з відомостями, викладеними у довідці ТОВ "Баядера-Імпорт" від 03.02.2017 № 34, ТОВ "Баядера-Імпорт"є офіційним імпортером лікеру торговельної марки "Baileys" з 2005 року. Така інформація узгоджується з публікацією від 30.05.2005 на українському Інтернет-порталі "Лига. Новости" під назвою "Британская компания "Diageo" сменила дистрибьютора в Украине" де, серед іншого, зазначається: "Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании "Баядера-Импорт", между компанией "Diageo" и ООО "Баядера-Импорт" было подписано соглашение, которое позволит открыть новые перспективы и возможности обеим компаниям в развитии и укреплении брендов "Diageo" на украинском рынке. Согласно прогнозам ООО "Баядера - Импорт", объемы продаж продукции "Diageo" на украинском рынке увеличатся на 40-50% по сравнению с показателями предыдущего дистрибьютора "Алеф". На территории Украины будут представлены самые популярные бренды: виски "Johnnie Walker" и "White Horse", ликеры "Baileys" и "Sheridan's", ром "Captain Morgan", джин "Gordons", водки "Smirnoff" и "Tanqueray Sterling".

З огляду на викладене судами встановлено, що позначення "BAILEYS" та "Бейліс" вперше були використані в Україні стосовно товару 33 класу МКТП "лікер" не пізніше ніж 30.05.2005 та станом на 01.01.2016 використовувалось для маркування лікерів понад 25 років, в тому числі в Україні - понад 10 років.

Як встановили суди попередніх інстанцій, матеріалами справи підтверджується, що у період з 2013 по 2015 роки до України поставлено понад 410 000 літрів лінійки лікерів "Baileys" ("Бейліс"), з яких реалізовано близько 400 000 літрів, що є вагомим показником з урахуванням перебування товарів у високому ціновому сегменті.

Протягом щонайменше трьох років поспіль, до 01.01.2016 проводилася рекламна компанія стосовно лікеру "BAILEYS" ("Бейліс") з використанням відповідних позначень у національних та регіональних українських мережах роздрібної торгівлі "Метро", "Сільпо", "Еко Маркет", "Billa", "Новус", "Fozzy", "Мега-маркет", "Велика кишеня", "VARUS", "Рост", "Класс", "Велмарт", "Восторг" у таких містах України, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, Чернігів, Чернівці, Запоріжжя, Хмельницький, Львів, Сімферополь, Луцьк, Кременчук, Кривий Ріг, Житомир, Вінниця, Рівне, Івано-Франківськ, Маріуполь, Макіївка, Обухів.

Фактор тривалості та географічного району будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знаків підтверджується тим, що Компанія володіє понад 1200 чинними реєстраціями торговельних марок "BAILEYS/Бейліс" та заявками на реєстрацію знаків "BAILEYS/Бейліс" у різних країнах світу.

З пріоритетом від 14.11.1991 торговельна марка "BAILEYS" була зареєстрована ще на території колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) саме для товарів 33 класу МКТП "вина, лікери, спиртові напої", що підтверджується свідоцтвом на товарний знак СРСР за № 107655, виданим Компанії Державним комітетом з винаходів та відкриттів при Державному комітеті СРСР з науки та техніки (Держкомвинаходів).

Позивачем вживалися заходи щодо набуття правової охорони на серію торговельних марок "BAILEYS", "Бейліс" як у світовому масштабі з 1976 року, на території колишнього СРСР - з 14.11.1991, так і на території України, щонайменше з 13.04.1993.

З огляду на викладене суди попередніх інстанцій дійшли неспростовного висновку про доведеність позивачем обставин щодо добре відомості знаків для товарів і послуг "BAILEYS", "Бейліс" та їх визнання у відповідному секторі суспільства, а відповідно, й наявність підстав для задоволення позовних вимог про визнання знаків для товарів і послуг "BAILEYS", "Бейліс" добре відомими в Україні станом на 01.01.2016 стосовно Компанії для товарів 33 класу МКТП "лікери".

Також, встановивши, що ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" у своїй діяльності, пов'язаній із виготовленням та реалізацією лікерів, здійснюють використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS", які є схожими настільки, що їх можна сплутати, із знаками для товарів і послуг "BAILEYS" та "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 155136, власником яких є позивач, а також з добре відомими торговельними марками позивача "BAILEYS", "Бейліс", суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог Компанії в частині спонукання відповідачів до припинення порушення належних позивачу прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки за свідоцтвами України №№ 8539, 155136, заборону використання відповідачами схожих з ними позначень "Дейліс" та "O'Dailys".

Обґрунтовано задоволений судами позов і в частині вимог Компанії про зобов'язання ТОВ "КОТНАР-М" усунути позначення "Дейліс" та "O'Dailys" з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu. html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www. facebook.com/o.dailysukraine/.

Водночас, задовольняючи позов у частині вимоги про зобов'язання відповідачів вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136, суди попередніх інстанцій не врахували того, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення. Суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що виконання судового рішення у цій частині потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним (яких не було залучено до участі у справі) і які, в тому числі, легітимно придбали товар (лікер) з метою його подальшої реалізації.

Відповідно, у вказаній частині у задоволенні позову слід відмовити з підстав невизначеності кола зацікавлених осіб, наявності та належності відповідного товару.

Посилання скаржника у касаційній скарзі на те, що судом апеляційної інстанції не було розглянуто клопотання ТОВ "КОТНАР-М" про відкладення розгляду апеляційної скарги не відповідає дійсності та спростовується змістом протоколу судового засідання Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2018 зі справи № 910/4071/17 та змістом постанови суду апеляційної інстанції (стор. 3).

Доводи скаржника, які пов'язані з його незгодою з висновками судових експертиз у справі, не можуть вважатися підставою для скасування оскаржуваних судових рішень. За змістом статті 104 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017) такі висновки є доказами у справі, а згідно з приписами статті 300 названого Кодексу у вказаній редакції суд касаційної інстанції не має права, зокрема, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

У зв'язку з тим, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково, оскаржувана постанова суду апеляційної інстанції, якою рішення місцевого господарського суду було залишено без змін, - частковому скасуванню, витрати ТОВ "КОТНАР-М" зі сплати судового збору в сумі 3200,00 грн. (1600 х 200%) за розгляд справи в суді касаційної інстанції підлягають стягненню з компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) на користь ТОВ "КОТНАР-М". В іншій частині (22 400,00 грн.) судовий збір, сплачений за подання касаційної скарги, покладається на ТОВ "КОТНАР-М".

При цьому також підлягають перерозподілу і судові витрати зі справи.

Так, судовий збір, сплачений позивачем за подання позову, у зв'язку з частковим задоволенням позову покладається на відповідачів у рівних частинах, по 5600,00 грн. на кожного з них. В іншій частині (1600,00 грн. - за одну вимогу немайнового характеру, у задоволенні якої слід відмовити) судовий збір, сплачений за подання позовної заяви, покладається на позивача.

Витрати позивача в сумі 29 760,00 грн. на оплату судової експертизи покладаються на відповідачів як на осіб, внаслідок неправильних дій яких виник спір.

Судовий збір, сплачений ТОВ "КОТНАР-М" за розгляд апеляційної скарги, підлягає стягненню з позивача на користь ТОВ "КОТНАР-М" у розмірі 1760,00 грн. (1600 х 110%) В іншій частині (12 320,00 грн.) судові витрати з апеляційної скарги покладаються на ТОВ "КОТНАР-М".

Витрати ТОВ "КОТНАР-М" у розмірі 27 855,36 грн. на оплату комісійної судової експертизи покладаються на ТОВ "КОТНАР-М".

Керуючись статтями 129, 308, 311, 315 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 07.09.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2018 у справі № 910/4071/17 скасувати в частині задоволення позовних вимог про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" та товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України №№ 8539, 115136.

У відповідній частині прийняти нове рішення, яким у позові відмовити.

3. У решті постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2018 у справі № 910/4071/17 залишити без змін.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" на користь компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) 5600,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції, 14 880,00 грн. витрат на оплату судової експертизи.

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" на користь компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) 5600,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції, 14 880,00 грн. витрат на оплату судової експертизи.

6. Стягнути з компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" 1760,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції, 3200,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.

7. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко