ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2018 р. Справа№ 910/8225/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Доманської М.Л.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.;

за участю представників сторін:

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. - Коваль А.М. довіреність № б/н від 01.10.15

розглянувши матеріали апеляційної скарги МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року

у справі № 910/8225/18 (суддя Мандриченко О.В.)

за заявою МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.

про забезпечення позову

у справі за позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.

до 1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ :

До Господарського суду міста Києва звернулося МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер з позовом до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (відповідач 2), в якому просить визнати свідоцтво України № 163615 від 12.11.2012 року на знак для товарів і послуг "Смак Драйв" недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2018 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.07.18

В ході розгляду даної справи в суді першої інстанції через відділ діловодства господарського суду 03.07.2018 від позивача надійшла заява про забезпечення позову шляхом: заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43-го класу МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборони Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43-го класу МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Заявник зазначив, що необхідність вжиття заходів забезпечення позову викликана можливістю відповідача до ухвалення рішення у справі передати право власності на оскаржуване свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знаки для товарів і послуг будь-якій іншій особі, або відмовитись від оскаржуваного свідоцтва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 р. у задоволенні заяви МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. про забезпечення позову відмовлено повністю.

Вказана ухвала мотивована тим, що заява МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. про вжиття, визначених ним заходів забезпечення позову, не містить обґрунтованих мотивів та посилань на докази, на підставі яких, суд міг би дійти висновку щодо доцільності та необхідності термінового забезпечення позову.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року та прийняти нове рішення, яким задовольнити заяву про забезпечення позову.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 03.09.2018 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. на ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року у справі № 910/8225/18, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 20.09.2018 року за участю повноважних представників сторін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2018 розгляд справи № 910/8225/18 відкладено на 04.10.2018.

25 червня 2018 року був утворений Північний апеляційний господарський суд, на виконання Указу Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29 грудня 2017 року, згідно з яким були ліквідовані апеляційні господарські суди та утворені нові суди в апеляційних округах.

Відповідно до частини шостої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

Указом Президента України №295/2018 від 28.09.2018 "Про переведення суддів", відповідно до підпункту 7 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82 і пункту 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 11 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" сформовано склад Північного апеляційного господарського суду шляхом переведення суддів.

Рішенням зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 № 1 визначено днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду 03 жовтня 2018 року, про що 03 жовтня 2018 року в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) було розміщено повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду, згідно якого, днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду визначено з 03 жовтня 2018 року.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду.

Актом приймання-передачі судової справи від 02 жовтня 2018 року, на виконання п.4 розділу ІІІ Плану заходів з ліквідації апеляційних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2018 №475, справу №910/8225/18 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19 жовтня 2018 року, апеляційна скарга МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. у справі №910/8225/18 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.

19.11.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. надійшли письмові пояснення, відповідно до якої позивач акцентує увагу суду на постанові Верховного Суду від 16 серпня 2018 р. у аналогічній справі № 910/5916/18 про забезпечення позову, згідно якої суди першої та апеляційної інстанцій подібно викладеній у оскаржуваній ухвалі суду першої інстанції позиції відмовили у задоволенні аналогічної заяви про забезпечення позову. Однак, Верховний Суд скасував попередні судові акти як незаконні та необґрунтовані та повністю задовольнив відповідну заяву про забезпечення позову, висловивши у вказаній постанові, зокрема, наступну правову позицію: "У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосується судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 у справі № 910/8225/18 прийнято справу №910/8225/18 за апеляційною скаргою МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. на ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року до провадження колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Верховець А.А., суддів: Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.; відкрито апеляційне провадження; розгляд апеляційної скарги призначено на 11.12.2018 р.

Представник позивача в судовому засіданні 11.12.2018 вимоги апеляційної скарги підтримав, просив апеляційну скаргу задовольнити, скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року та ухвалити нове рішення про задоволення заяви про забезпечення позову наступного змісту:

- Заяву "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.", компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) про забезпечення позову у справі №910/8225/18 задовольнити;

- Вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- заборонити до завершення розгляду справи № 910/8225/18 Товариству з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (Ідентифікаційний код: 40028440; адреса місцезнаходження: 79007, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Базарна, буд. 2) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно послуг 43 класу МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

- заборонити до завершення розгляду справи № 910/8225/18 Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (Ідентифікаційний код: 37508596; адреса місцезнаходження: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського 12/2) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. щодо послуг 43 класу МКТП або ж стосовно відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Представники відповідача 1, 2 в судове засідання не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Жодних клопотань не направляли.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Представник позивача в судовому засіданні зазначив, що вважає за можливе розглядати апеляційну скаргу за відсутності представників відповідача 1,2.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників відповідача 1, 2, які не з'явились у судове засідання, явка в судове засідання не визнавалась обов'язковою, за наявними у справі матеріалами.

Крім того, колегія суддів зауважує, що згідно правової позиції Європейського суду з прав людини у справі "Пономарьов проти України" сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши присутнього в судовому засіданні представника позивача, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.12.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2, 5 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Як вбачається з матеріалів справи, МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; ТОВ "Дрім Захід" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг, у якому просило суд: визнати свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг "СМАК ДРАЙВ" недійсним повністю. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Також МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. було подано заяву про забезпечення позову шляхом: заборони ТОВ «Дрім Захід» передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43-го класу МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборони Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43-го класу МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Заявник зазначив, що необхідність вжиття заходів забезпечення позову викликана можливістю відповідача до ухвалення рішення у справі передати право власності на оскаржуване свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знаки для товарів і послуг будь-якій іншій особі, або відмовитись від оскаржуваного свідоцтва.

За наслідками розгляду поданої заяви про забезпечення позову ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року у справі № 910/8225/18 відмовлено у її задоволенні у зв'язку з відсутністю обґрунтованих мотивів та посилань на докази, на підставі яких, суд міг би дійти висновку щодо доцільності та необхідності забезпечення позову.

Однак колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується з такими висновками суду першої інстанції та вбачає підстави для скасування оскаржуваної ухвали з огляду на таке.

Відповідно до ст. 136 ГПК України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст.137 ГПК України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов'язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

При цьому, достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо).

Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Як вбачається із позовної заяви МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. , предметом спору у справі є саме належне ТОВ "Дрім Захід" свідоцтво України №163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг "СМАК ДРАЙВ", яке позивач просить суд визнати недійсним повністю та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р. і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Як також вбачається з поданої господарському суду заяви про забезпечення позову, посилаючись, зокрема на:

положення статті 136 ГПК України як норми процесуального права, що визначає підстави для забезпечення позову;

положення пункту 7 ст. 16, пункту 1 ст.18, ст.22 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" як норми матеріального права, які визначають права власника свідоцтва передати право власності на отримане свідоцтво на знак для товарів і послуг, відмовитись від зазначеного свідоцтва, повторно зареєструвати спірний знак для товарів і послуг протягом трирічного періоду часу, якими він може скористатись у будь-який час і що призведе до суттєвого утруднення та неможливості виконання рішення суду, а також унеможливлення здійснення ефективного захисту порушених прав та інтересів позивача, що саме обумовило підстави звернення позивача до суду із заявою про забезпечення позову;

Позивач мотивував необхідність застосування даних заходів забезпечення позову посиланнями на вищенаведені норми матеріального та процесуального права, зазначаючи, що з моменту отримання копії позовної заяви та доданих до неї документів і у будь-який час протягом розгляду судом справи № 910/8225/18 і до набрання винесеним судовим рішенням законної сили, ТОВ "Дрім Захід" має повне право у відповідності до положень ст.ст.16,18 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

1.)передати право власності на оскаржуване свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг будь-якій іншій особі (особам), в тому числі, фізичним особам або іноземним юридичним особам; що може призвести до закриття провадження по даній справі ( п.1 ч. 1 ст. 231 ГПК України).

2.)відмовитись від оскаржуваного свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг; що призведе до закриття провадження по даній справі (п.2 ч.1 ст. 231 ГПК України).

У поданій заяві про забезпечення позову МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. зазначав суду про те, що скориставшись такими правами, ТОВ "Дрім Захід" створить ситуацію, при якій буде неможливо виконати рішення суду, утрудниться вирішення справи по суті, а також розгляд даної справи суттєво затягнеться. Це може призвести до того, що необхідно буде залучати до участі у справі нових учасників процесу, а також до порушення розумних строків розгляду справи, що врешті-решт унеможливить ефективний судовий захист прав та інтересів позивача. Неможливість виконання рішення суду буде полягати у тому, що, по-перше, власником оскаржуваного свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на момент винесення судового рішення по даній справі може бути вже інша особа (особи), в тому числі, фізична особа або іноземна юридична особа, стосовно якої (яких) неможливо буде визнати вказаний об'єкт права інтелектуальної власності недійсним, по-друге, у разі відмови ТОВ "Дрім Захід" від спірного протягом ще 3-х років від дати такої відмови саме виключно ТОВ "Дрім Захід" у будь-який момент може подати позначення "СМАК ДРАЙВ" за спірним свідоцтвом до установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, знову ж таки, на реєстрацію як торговельної марки. При чому, в останньому разі ситуація з відмовою від свідоцтва на знак для товарів та послуг зі сторони ТОВ "Дрім Захід" може повторюватись необмежену кількість разів, що, безперечно, буде зловживанням своїм правом на реєстрацію спірної торговельної марки зі сторони останнього та перешкоджатиме позивачу в ефективному захисті прав інтелектуальної власності, що саме обумовило звернення позивача до суду із даним позовом.

Так, пунктом 7 ст.16, пунктом 1 ст. 18 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору, а також в будь-який час може відмовитися від свідоцтва повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Крім того, в силу статті 22 "Право повторної реєстрації" даного Закону "Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону."

Відповідно до ч. 2 ст.1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

До того ж, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 (надалі - Положення), встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

Згідно пункту 2.3. Положення у процесі ведення Реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва. А отже, у відповідності до наведених норм чинного законодавства України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може у будь-який час протягом усього часу розгляду справи № 910/8225/18 у суді у випадку передачі ТОВ "Дрім Захід" права власності на оскаржуване свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг, яке є предметом спору у даній справі, будь-якій іншій особі (особам) або відмови від оскаржуваного свідоцтва України на знак для товарів і послуг "СМАК ДРАЙВ", яке є предметом спору у справі, внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43 класу МКТП, що істотно зашкодить чи унеможливить виконання судового рішення або здійснення ефективного захисту порушених прав Позивача.

Таким чином, з урахуванням вищенаведених обставин справи, положень норм матеріального та процесуального права, вимоги МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. з приводу вжиття заходів забезпечення позову у відношенні Відповідача 1 шляхом заборони Відповідачу 1 вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43 класу МКТП, а також у відношенні Відповідача 2 шляхом заборони Відповідачу 2 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг, колегія суддів апеляційної інстанції вважає законними та обгрунтованими і, відповідно, адекватними та такими, що прямо пов'язані з предметом позовних вимог позивача у даній справі. А отже, у відповідності до вищенаведених норм матеріального та процесуального права заява Позивача про забезпечення позову у даній справі, з метою судового захисту прав позивача при здійсненні господарського судочинства (ст. 5 ГПК України), мала бути задоволена судом першої інстанції.

Однак як вбачається із оскаржуваної ухвали, місцевий суд не надав оцінки аргументам позивача, наведеним у поданій заяві про забезпечення позову на підтвердження наявності закріплених ст. 136 ГПК України підстав для забезпечення позову, а саме, не надав оцінки аргументам позивача відносно того, що:

1.)Відповідач 2 може у будь-який час передати право власності на оскаржуване свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знаки для товарів і послуг, яке є предметом спору у справі № 910/8225/18, будь-якій іншій особі (особам), що може унеможливити виконання судового рішення та ефективний захист прав позивача;

2.)Відповідач 2 може у будь-який час відмовитись від оскаржуваного свідоцтва України №163615 від 12 листопада 2012 р., а потім знову протягом перших трьох років - подавати на реєстрацію спірний знак "СМАК ДРАЙВ", що також може суттєво ускладнити виконання судового рішення та унеможливить ефективний захист прав Позивача;

3.)Відповідач 1 в будь-який час протягом усього часу розгляду справи № 910/8225/18 у суді, у випадку передачі Відповідачем 2 права власності на оскаржуване свідоцтво України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг, що є предметом спору у даній справі, будь-якій іншій особі (особам) або відмови від оскаржуваного свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р. на знак для товарів і послуг, яке є предметом спору у даній справі, повинен буде внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно заявлених послуг 43 класу МКТП, що істотно зашкодить чи унеможливить виконання судового рішення або здійснення ефективного захисту порушених прав Позивача у даній справі.

У поданій заяві про забезпечення позову вбачається що позивач зазначав суду про те, що скориставшись такими правами, відповідачі 1,2 створять ситуацію при якій буде неможливо виконати рішення суду, утрудниться вирішення справи по суті, а також розгляд даної справи суттєво затягнеться. Це може призвести до того, що необхідно буде залучати до участі у справі нових учасників процесу, тобто, нових власників спірного свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р., а також до порушення розумних строків розгляду справи, що, може, унеможливить ефективний захист прав та інтересів позивача.

Наведене дає змогу дійти висновку про те, що заходи, які просить вжити позивач, прямо направлені на ефективний захист.

Суть забезпечення позову полягає у наявності об'єктивних побоювань позивача, що невжиття відповідних заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів.

За встановлених вище фактичних обставин на підставі наявних в матеріалах справи доказів, судова колегія дійшла висновку, що позивачем обґрунтовано належним чином наявність підстав для вжиття заходу забезпечення позову шляхом заборони до завершення розгляду справи № 910/8225/18 ТОВ "Дрім Захід" передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно послуг 43 класу МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг; заборони до завершення розгляду справи № 910/8225/18 Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. щодо послуг 43 класу МКТП або ж стосовно відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг, який в свою чергу, є співрозмірним із заявленим позивачем позовними вимогами.

Суд першої інстанції постановляючи оскаржувану ухвалу від 05.07.2018 року наведених обставин не врахував, як наслідок дійшов помилкового висновку про необґрунтованість поданої заяви, з огляду на що вказана ухвала підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про задоволення заяви МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. про забезпечення позову.

Керуючись статтями 136-140, 255, 269, 270, 271, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд.

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.", компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року у справі № 910/8225/18 задовольнити.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року у справі № 910/8225/18 скасувати.

3.Прийняти нове рішення, яким заяву "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.", компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) про забезпечення позову у справі №910/8225/18 задовольнити.

4. Вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- Заборонити до завершення розгляду справи №910/8225/18 Товариству з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (Ідентифікаційний код: 40028440; адреса місцезнаходження: 79007, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Базарна, буд. 20) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №163615 від 12 листопада 2012 р. стосовно послуг 43 класу МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

- Заборонити до завершення розгляду справи № 910/8225/18 Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (Ідентифікаційний код: 37508596; адреса місцезнаходження: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського 12/2) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. щодо послуг 43 класу МКТП або ж стосовно відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

5. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

6.Матеріали оскарження у справі № 910/8225/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 17.12.2018.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді М.Л. Доманська

В.О. Пантелієнко