ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.12.2018 р. Справа № 914/1667/18

Господарський суд Львівської області у складі

Головуючого судді Фартушка Т.Б. за участю секретаря судового засідання Кіри О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом: Приватного акціонерного товариства Оболонь, м.Київ;

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія Перша Приватна Броварня ОСОБА_1 Як ОСОБА_1 Себе!, м.Львів;

до відповідача 2: Приватне акціонерне товариство Пиво-безалкогольний комбінат Радомишль, Житомирська область, Радомишльский район, місто Радомишль

про:

1. Заборону Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня „ОСОБА_1 людей - як для себе! (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

2. Зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня „ОСОБА_1 людей - як для себе!" (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послут за свідоцтвами України №242319 та №244894.

3. Заборону Приватному акціонерному товариству "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" (12201, Житомирська область Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пивоспеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

4. Зобов'язання Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" (12201, Житомирська область. Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Представники:

Позивача: не зявився;

Відповідача 1: не зявився;

Відповідача 2: не зявився.

ВСТАНОВИВ:

06.09.2018р. на розгляд до Господарського суду Львівської області надійшла позовна Приватного акціонерного товариства «Оболонь» від 31.08.2018р. №1849/0/2-18 до Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша Приватна Броварня «ОСОБА_1 Як ОСОБА_1 Себе!» про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша Приватна Броварня «ОСОБА_1 Як ОСОБА_1 Себе!» здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «HARDMIX CITRUS», зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (пиво) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; та зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша Приватна Броварня «ОСОБА_1 Як ОСОБА_1 Себе!» вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива, які містять позначення «HARD CITRUS», схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «HARDMIX CITRUS», зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Підставами позовних вимог Позивач зазначає про те, що Відповідачем та Приватним акціонерним товариством «Пиво-Безалкогольний Комбінат «Радомишль» застосовано позначення «HARD CITRUS» на етикетці спеціального пива, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою Позивача «HARDMIX CITRUS», зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 10.09.2018р. суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 09.10.2018р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.10.2018р. суд постановив поновити Товариству з обмеженою відповідальністю Торгово-Виробнича Компанія «Перша Приватна Броварня «ОСОБА_1 Як ОСОБА_1 Себе!»пропущений строк для подання відзиву по 02.10.2018р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.10.2018р. суд постановив підготовче засідання відкласти на 23.10.18р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.10.2018р. суд постановив залучити в якості співвідповідача у справі Приватне акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль».

Також, ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.10.2018р. суд постановив Заяву Приватного акціонерного товариства «Оболонь» від 17.10.2018р. вх.№2766/18 про зміну предмета позову задоволити; подальший розгляд справи здійснювати з урахуванням поданої заяви від 17.10.2018р. вх.№2766/18 про зміну предмета позову задоволити; підготовче засідання відкласти на 08.11.2018р.

Окрім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.11.2018р. суд постановив заяву Приватного акціонерного товариства «Оболонь» від 26.10.2018р. (вх.№2847/18) про зміну предмета позову прийняти; подальший розгляд справи здійснювати з врахуванням заяви Приватного акціонерного товариства «Оболонь» від 26.10.2018р. (вх.№2847/18) про зміну предмета позову.

Також, ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.11.2018р. суд постановив розгляд справи почати спочатку; підготовче засідання відкласти на 22.11.2018р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.11.2018р. суд постановив підготовче засідання відкласти на 12.12.2018р.

Ухвалою суду у даній справі від 12.12.2018р. Підготовче засідання відкладено на 18.12.2018р. В судовому засіданні 18.12.2018р. оголошувалась перерва в межах для слухання.

Відповідно до ст.222 ГПК України, фіксування судового процесу здійснювалось з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу «Акорд». Після оголошення перерви з причин неявки представників Учасників відповідно до вимог ч.3 ст.222 ГПК України фіксування судового процесу не здійснювалось.

Процесуальні права та обовязки Учасників справи, відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України, як підтвердили представники Відповідачів, їм відомі, в порядку ст.205 ГПК України клопотання від Учасників справи про розяснення прав та обовязків до суду не надходили.

Заяв про відвід головуючого судді чи секретаря судового засідання не надходило та не заявлялось.

Представники Позивача в судове засідання не з'явились.

Проте, 17.12.2018р. за вх.№48348/18 представником Позивача подано клопотання про розгляд клопотань Відповідачів про призначення експертизи по справі без участі представника Позивача відповідно до поданих Позивачем письмових заперечень. Клопотання судом оглянуто, оголошено та долучено до матеріалів справи.

Крім того, 17.12.2018р. за вх.№48179/18 Позивачем подано заперечення проти клопотання Відповідача 2 про призначення експертизи. Клопотання судом оглянуто, оголошено та долучено до матеріалів справи.

Представник Відповідача-1 в судове засідання з'явився, в судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору, клопотання Відповідача 1 та Відповідача 2 про призначення експертизи підтримав; після оголошення перерви судове засідання залишив.

17.12.2018р. за вх.№48148/18 Відповідачем 1 подано обґрунтування необхідності призначення експертизи, яке представником Відповідача 1 оголошено, судом оглянуто та долучено до матеріалів справи.

Представник Відповідача-2 в судове засідання зявилась, в судовому засіданні надала усні пояснення по суті спору, клопотання Відповідача 1 та Відповідача 2 про призначення експертизи підтримала, після оголошення перерви судове засідання залишила.

Як вже зазначалось в попередніх ухвалах суду у даній справі, Відповідачем 1 подано клопотання про призначення експертизи від 08.11.2018р. вх.№2971/18. Крім того, Відповідачем 2 12.12.2018р. за вх.№3334/18 подано клопотання про призначення експертизи.

Позивач проти заявлених клопотань заперечив з причин та підстав, зазначених у запереченнях від 22.11.2018р. вх.№45020/18 та від 17.12.2018р. вх.№48179/18.

Відповідачем 1 17.12.2018р. за вх.№48148/18 подано обґрунтування необхідності призначення експертизи.

З приводу заявлених клопотань суд зазначає наступне.

У клопотанні від 08.11.2018р. вх.№2971/18 Відповідач 1 просить суд призначити експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні запитання:

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242319 схожим із позначенням, яке використовується ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального на етикетці пляшки і наведене у додатку №1, настільки, шо їх можна сплутати між собою?;

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242177 схожим із позначенням, яке використовується ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального на етикетці пляшки і наведене у додатку № 1, настільки, що їх можна сплутати між собою?;

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №244894 схожим із позначенням, яке використовується ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального на етикетці пляшки і наведене у додатку № 1, настільки, що їх можна сплутати між собою?

До клопотання від 08.11.2018р. вх.№2971/18 Відповідачем 1 додано зображення етикетки пива спеціального.

Проведення експертизи Відповідач 1 просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою м. Львів, вул.Липинського, 54.

Необхідність призначення експертизи Відповідач 1 обгрунтовує тим, що у висновку, який був наданий Позивачем, дослідження було здійснено неповно, не обєктивно та з порушенням встановленого порядку, про що зазначалося у відзиві на позов та у запереченні Відповідача-1. За таких обставин, згідно доводів клопотання Відповідача 1, наявні обґрунтовані сумніви щодо висновку, який був наданий Позивачем.

Відповідач 2 у клопотанні від 12.12.2018р. за вх.№3334/18 просить суд призначити експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні запитання:

1. Чи використовується приватним акціонерним товариством «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на етикетці пляшки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №242177? Якщо так, то яким чином?;

2. Чи використовується приватним акціонерним товариством «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБШАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на етикетці пляшки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319? Якщо так, то яким чином?;

3. Чи використовується приватним акціонерним товариством «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на етикетці пляшки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 244894? Якщо так, то яким чином?;

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242177 схожим із етикеткою, яку використовує ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці, настільки, що їх можна сплутати між собою?;

5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №242319 схожим із етикеткою, яку використовує ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці, настільки, що їх можна сплутати між собою?;

6. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг №244894 схожим із етикеткою, яку використовує ПрАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці, настільки, що їх можна сплутати між собою?;

7. Чи є етикетка, яка використовується ПрАТ «ПИВ0-БЕЗАЛК0ГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ. НАRD CITRUS» на пляшці такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, відносно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242177, 1242319, 244894?;

8. Чи викликає словесне позначення «НАRD CITRUS», яке є елементом комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m2018 07716 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 32 класу МКТП, а саме про Приватне акціонерне товариство «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»?;

9. Чи викликає словесне позначення «НАRD CITRUS», яке є елементом комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m2018 07716 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 32 класу МКТП, а саме про Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-виробничу компанію «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей як для себе!»?;

10. Чи викликає словесне позначення «НАRD CITRUS», яке є елементом комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m201807716 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 32 класу МКТП. а саме про Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»?;

11. Які слова (словосполучення), що є словесними складовими частинами позначень, що зареєстровані за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №244894, №242319 є загальними позначеннями, термінами, словосполученнями (такими, яким окремо, без поєднання з іншими елементами, не може бути надана правова охорона щодо товарів 32 класу МКТП)?;

12. Які слова (словосполучення), що є словесними складовими частинами комбінованого позначення згідно заявки на знак для товарів і послуг №m201807716 є загальними позначеннями, термінами, словосполученнями (такими, яким окремо, без поєднання з іншими елементами, не може бути надана правова охорона щодо товарів 32 класу МКТП)?

Проведення експертизи Відповідач 2 також просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою м. Львів, вул.Липинського, 54.

Необхідність призначення експертизи Відповідач 2, як і Відповідач 1, обгрунтовує тим, що у висновку, який був наданий Позивачем, дослідження було здійснено неповно, не обєктивно та з порушенням встановленого порядку, про що зазначалося у відзиві на позов та у запереченні Відповідача-1. За таких обставин, згідно доводів клопотання Відповідача 2, наявні обґрунтовані сумніви щодо висновку, який був наданий Позивачем.

У поданому запереченні від 22.11.2018р. вх.№45020/18 Позивач просив відмовити у клопотанні Відповідача 1 про призначення експертизи від 08.11.2018р. вх.№2971/18 з наступних підстав.

Так, згідно доводів Позивача, Відповідач 1 не скористався правом у проведенні експертизи та наданні висновку експерта, складеного на його замовлення з метою економії процесуальних строків та на підтвердження своїх заперечень, викладених у відзиві. Про своє бажання провести повторну та нову експертизу було висловлено Відповідачем 1 у відзиві на позов.

Разом з тим, згідно доводів Позивача, клопотання Відповідача 1 не відповідає вимогам ч.3 ст.13, ст.74, ч.ч.2-4 ст.80, ч.1 ст.178, п.6 ч.3 ст.165 ГПК України, відповідно ж до ч.4 ст.14 ГПК України Відповідач 1 повинен нести ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи не вчиненням ним процесуальних дій. Незважаючи на отримання позовної заяви 05.09.2018р., Відповідач 1 лише в судовому засіданні 08.11.2018р. подав клопотання про призначення експертизи як намір зупинити та затягнути розгляд справи.

При цьому Позивач також зазначає, що Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (ч.2 ст.41) (п.1.4. Постанови Пленуму ВГСУ №5 від 23.03.2012р.).

Позивач зазначає, що ним подано до суду з позовною заявою висновок експерта Науко-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №185/18 від 27.07.2018р., складений на його замовлення.

Щодо запропонованої Відповідачем 1 експертної установи Позивач зазначає, що перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України визначено додатком до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.04.2017р. №1420/5). Відповідно наведеного переліку Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Мінюсту України є одним з 8 регіональних науково-дослідних установ, серед яких є лише одна спеціальна установа - Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Позивач зазначає, що Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мінюсту України має спеціальний статус у сфері судових експертиз інтелектуальної власності порівняно з запропонованою Відповідачем 1 експертною установою.

Інщими спеціалізованими установами, як зазначає Позивач, є Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Центр судових експертиз та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України.

У проведенні повторного чи додаткового експертного дослідження у справі, згідно доводів Позивача, немає необхідності.

Щодо поставлених Відповідачем 1 питань для проведення судової експертизи Позивач зазначив, що предметом розгляду даної справи є заборона Відповідачам використання позначення «НАRD CITRUS», яке схоже з позначенням «НАRDMIX CITRUS» Позивача за комбінованими знаками длл товарів і послуг відповідно свідоцтв України №242319 та №244894, а не за свідоцтвом Позивача №242177. Підставу позову становлять обставини, якими Позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Відтак Позивач не просить захистити його право інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №242177 на знак для товарів і послуг, висновки щодо схожості позначень Відповідачів на торговельні марки за свідоцтвом України №242177 не входять в предмет доказування у даній справі. Позивач не забороняє Відповідачам здійснювати використання інших позначень, нанесених на етикетку пива спеціального «Перша приватна броварня. ОСОБА_3/ НАRD CITRUS», ніж те, яке вказано в предметі позову і, згідно доводів Позивача, порушує майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, а саме «НАRD CITRUS». Тому, як зазначає Позивач, перед експертом правильно ставити питання про схожість позначення «НАRD CITRUS» з торговельними марками за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

У поданому запереченні від 17.12.2018р. вх.№48179/18 Позивач просив відмовити у клопотанні Відповідача 2 про призначення експертизи від 12.12.2018р. за вх.№3334/18 з наступних, окрім викладених у запереченнях від 22.11.2018р. вх.№45020/18, підстав.

На думку Позивача, необгрунтованість клопотання Відповідача-2 пояснюється тим, що воно взагалі не містить обґрунтування необхідності проведення експертизи у справі. Необґрунтованість клопотання про призначення експертизи Відповідача 2 Позивач також пояснює тією обставиною, що Відповідачем 2 не подано відзив на позовну заяву. Відтак, невідомо які обставини (факти) буде підтверджувати такий доказ, як висновок експерта, у ситуації відсутності заперечень у такої особи. Позивач зазначає, що Відповідач 2 не вказує в чому висновок експерта є необгрунтованим або неправильним по суті проведеного дослідження та застосованих методик.

Позивач звертає увагу суду, що всі дванадцять запропонованих питань не стосуються предмету розгляду справи.

Позивач додатково зазначає, що запропоновані питання Відповідачем-2 зводяться до порівняння невстановлених і невизначених позначень етикетки пляшки пива спеціального «Перша приватна броварня. ОСОБА_3/НАRD CITRUS» (дослівна назва продукту нанесеного для споживача на контретикетці пива спеціального) з знаками для товарів і послуг Позивача; встановлення експертом, що на етикетці пива спеціального містяться інші елементи, не свідчить, що позначення «НАRD CITRUS» буде не схожим з знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ 242319, 244894.

Позивач звертає увагу суду, що долучене до клопотання Відповідача 2 зображення упаковки пива спеціального «Перша приватна броварня. ОСОБА_3/НАRD CITRUS» являється відмінним від етикеток (контретикетки), доданих до позовної заяви Позивачем. Зокрема, назва продукції нанесена на контретикетку пива спеціального та інші позначення для споживача відрізняється від оригіналів доданих до позовної заяви; Відповідач 2, як і Відповідач 1 додали спотворені зображення етикеток (на контретикетці назва - «Перша приватна броварня. ОСОБА_3», а на доданому до позову «Перша приватна броварня. ОСОБА_3/НАRD CITRUS» та інші позначення).

Позивач також зазначає, що зважаючи на необґрунтованість клопотання Відповідача 2 та відсутності відзиву, що є єдиним документом у якому сторона може заперечувати проти позову, дійсні причини ставити перед експертом вказані питання, є лише припущеннями Відповідача 2 про „виникнення стійкого асоціативного уявлення про особу у споживача.

Також, Позивач у запереченнях вказує, що як клопотання Відповідача 2 від 12.12.2018р. так і Відповідача 1 від 08.11.2018р. містять перелік питань виключно відносно ПрАТ „Пиво-безалкогольний комбінат „Радомишль; однак, у відзиві на позов Відповідач 1 себе виробником товару не визнає, Відповідач 2 себе таким також не вважає; Відповідач 1 та Відповідач 2 надають зображення етикеток для експертизи, у яких виробником вказано виключно Відповідача 1, а експертизу просять призначити відносно Відповідача 2. З врахуванням наведеного Позивач робить висновок, що клопотання Відповідачів з наведеним у них переліками питань не можуть бути задоволені у звязку з неправильним визначенням субєкта, відносно якого повинна бути проведена експертиза.

Позивач на вирішення судової експертизи може бути винесено наступне питання: Чи є позначення «НАRD CITRUS», нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894.

Відповідачем 1 у поданих 17.12.2018р. за вх.№48148/18 обгрунтуваннях необхідності призначення експертизи зазначено наступне.

Відповідач 1 в цілому підтримує клопотання Відповідача 1 та Відповідача 2 та просить суд призначити відповідну експертизу, на вирішення якої поставити уніфіковані запитання, які запропоновані Відповідачами та, можливо, будуть запропоновані Позивачем.

Проте, стосовно запитань, які запропоновані Відповідачем 2 і містяться у його клопотанні під №№4-6, Відповідач 1 зазначає, що оскільки основною позовною вимогою є заборона здійснювати Відповідачам використання позначення, яке є схожим на торговельну марку Позивача, то не може в експертному дослідженні порівнюватися етикетка і знак для товарів і послуг, оскільки це не порівнювані обєкти; хоч позовна заява містить вимогу про знищення етикетки та упаковки , яка містить у собі позначення «НАRD CITRUS», така вимога є похідною від основної позовної вимоги і повністю залежить від останньої.

Тому при вирішенні питання про визначення конкретних запитань, Відповідач 1 просить суд врахувати його позицію про те, що при проведенні експертизи мають досліджуватися обєкти та предмети, які є порівнюваними між собою (етикетка - етикетка; словесне позначення - словесне позначення; комбіноване позначення - комбіноване позначення; зображення - зображення тощо). При цьому Відповідач 1 також просить суд врахувати те, що на позначення, яке використовує Відповідач 2 при виробництві пива, подано заявку Відповідачем 1 №m201807716 і на даний момент така заявка перебуває на розгляді у ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Тому Відповідач 1 просить суд уніфікувати питання, які запропоновані Відповідачем-1 та питання, які містяться у клопотанні Відповідача 2 за №№4-6 таким чином, щоб експерт порівнював самі позначення, а не етикетку і знак для товарів і послуг.

Відповідач 1 також зазначає в обґрунтуваннях, що у висновку №185/18 експерт порівнював знак для товарів і послуг та зображення пляшки, яке було надано йому Позивачем. При цьому, на сторінці 2 висновку 185/18 експерт зазначив у переліку обєктів, що підлягають дослідженню, зокрема позначення «НАRD CITRUS», нанесене на етикетку, а також три знаки для товарів і послуг. Відтак, Відповідач 1 робить висновок, що проводилося тільки дослідження словесного позначення «НАRD CITRUS», яке використовується Відповідачем 2; аналіз позначення згідно заявки №m201807716 у висновку експерта №185/18 не здійснювався, експертне дослідження було неповним; не порівнювалися позначення, які використовуються Відповідачем 2 та словесне позначення Позивача «НАRD CITRUS» (стосовно невідповідності висновку експерта №185/18 також було зазначено у відзиві Відповідача від 01.10.2018р. на сторінках 6-8 і по суті спростовано Позивачем не було).

Стосовно експертної установи Відповідачем 1 додатково зазначено, що експертиза має бути проведеною саме у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз з огляду на територіальну близькість до суду з метою оперативного вирішення питань та швидкого подальшого розгляду справи. Також, Відповідачем 1 звернено увагу суду на те, що, оскільки перша експертиза проводилася у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності на замовлення Позивача, то призначення ще одного дослідження у цій же установі не сприятиме проведенню обєктивного дослідження, тим паче, що перше дослідження здійснювалося ОСОБА_4 - в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, тобто особою, яка займає також адміністративну посаду у даній установі. Тому для обєктивності проведення дослідження Відповідач 1 вважає за доцільне призначити судову експертизу в іншу установу.

На підтвердження можливості здійснення судової експертизи з питань інтелектуальної власності саме у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз Відповідачем 1 надано до суду картки атестованих судових експертів, які мають відповідну кваліфікацію та дозволи на здійснення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Як вбачається з предмету позову Позивач ставить наступні позовні вимоги до Відповідачів:

1. Заборону Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня „ОСОБА_1 людей - як для себе! та Приватному акціонерному товариству "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

2. Зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня „ОСОБА_1 людей - як для себе!" та Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послут за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Позивачем при поданні позову надано висновок експерта №185/18 від 27.07.2018р., складений на замовлення Позивача експертом Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ОСОБА_4

У висновку експерта №185/18 від 27.07.2018р. досліджено наступні питання:

1. Чи є позначення "HARD CITRUS", що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального, схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "HARDMIX CITRUS" за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018р., та знаком для товарів і послуг "HARDMIX CITRUS" (етикетка) за свідоцтвом України №244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати?;

2. Чи є позначення "HARD CITRUS", що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей як для себе» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?

Відповідно до п.1 ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно ч.ч.3-5 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до ч.1 ст.100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Враховуючи вищенаведене, в тому числі те, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи та входять, з врахуванням предмету спору, в предмет доказування, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, суд вважає за необхідне призначити судову експертизу.

Підставами для проведення судової експертизи є необхідність зясування обставин, що мають значення для справи та входять, з врахуванням предмету спору, в предмет доказування, а саме наступних обставин:

1. Чи є позначення «НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та/чи ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894?;

2. Чи є позначення «НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?;

3. Якщо одна чи дві відповіді на запитання за №1 та №2 є ТАК, то чи здійснюється ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та/або ПрАТ «ПБК «Радомишль» використання саме дослідженого експертами позначення «НАRD CITRUS» шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж?;

4. Чи є продукція 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикетка або інша упаковка (стікер, споживча тара, контретикетка, кольєретка, ярлик, пробка) ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та/або ПрАТ «ПБК «Радомишль» з позначенням «НАRD CITRUS» схожа настільки, що продукцію можна сплутати з продукцією ПАТ «Оболонь» 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикеткою або іншою упаковкою (стікером, споживчою тарою, контретикеткою, кольєреткою, ярликом, пробкою) із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 або такою, може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?

З метою зясування вказаних обставин суд вважає за необхідне поставити перед експертами відповідні питання.

При цьому суд зазначає, що висновок експерта №185/18 від 27.07.2018р., складений на замовлення Позивача експертом Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ОСОБА_4, не містить відповідей на усі питання, відповіді на які необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для справи, і для яких необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; крім того, представниками Відповідачів заперечується повнота викладених у висновку №185/18 від 27.07.2018р. обставин.

Судом змінено запропоновані Сторонами питання та відхилено частину запропонованих питань з причин необґрунтованості Сторонами необхідності зясування зазначених у запропонованих питаннях обставин з врахуванням предмету доказування та предмету спору у даній справі.

При цьому суд зазначає, що Сторонами не досягнуто згоди щодо експертної установи, якій слід доручити проведення експертизи. З врахуванням наведеного суд прийшов до висновку про доручення проведення судової експертизи кваліфікованим фахівцям Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м.Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

З врахуванням того, що першим ініціатором проведення експертизи був Відповідач 1 суд дійшов висновків про необхідність зобовязання Відповідача 1 провести попередню оплату витрат на проведення судової експертизи (у разі необхідності) згідно із рахунком експертної установи.

Суд також зазначає, що для дослідження слід надати матеріали справи №914/1667/18.

Згідно п.2 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Також, враховуючи необхідність надання матеріалів справи до експертного дослідження, відтак, надіслання матеріалів справи до експертної установи, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі.

З врахуванням вищенаведеного, керуючись ст.ст. 13, 14, 15, 99, 100, 228, 234 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити судову експертизу.

2. Провадження у справі зупинити.

3. Доручити проведення судової експертизи кваліфікованим фахівцям Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м.Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

4. ОСОБА_1 дослідження надати матеріали справи №914/1667/18.

5. Поставити на вирішення експертам наступні питання:

1. Чи є позначення «НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та/чи ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894?;

2. Чи є позначення «НАRD CITRUS», яке нанесене на етикетку пляшки та, згідно доводів Позивача, застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?;

3. Якщо одна чи дві відповіді на запитання за №1 та №2 є ТАК, то чи здійснюється ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та/або ПрАТ «ПБК «Радомишль» використання саме дослідженого експертами позначення «НАRD CITRUS» шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж?;

4. Чи є продукція 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикетка або інша упаковка (стікер, споживча тара, контретикетка, кольєретка, ярлик, пробка) ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «ОСОБА_1 людей - як для себе!» та/або ПрАТ «ПБК «Радомишль» з позначенням «НАRD CITRUS» схожа настільки, що продукцію можна сплутати з продукцією ПАТ «Оболонь» 32 класу ОСОБА_2 класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне), її етикеткою або іншою упаковкою (стікером, споживчою тарою, контретикеткою, кольєреткою, ярликом, пробкою) із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 або такою, може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?

6. Зобовязати Відповідача 1 провести попередню оплату витрат на проведення судової експертизи (у разі необхідності) згідно із рахунком експертної установи.

7. Попередити експертів та інших осіб, які будуть залучені для проведення експертизи, про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України, в тому числі за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

8. Експертній організації надіслати копії експертного висновку Сторонам.

9. Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст.235 ГПК України.

10. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в порядку та строки, визначені розділом IV Глави І Господарського процесуального кодексу України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Повний текст ухвали складено 20.12.2018р.

Суддя Фартушок Т. Б.