ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"06" грудня 2018 р. Справа№ 904/9943/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Остапенка О.М.

Верховця А.А.

Секретар судового засідання Камінська Т.О.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 06.12.2018.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод"

на рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 року

у справі №904/9943/17 (суддя Балац С.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро"

до Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод"

про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 року у справі №904/9943/17 позов задоволено повністю.

Зобов'язано Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" припинити пакування фасованих маргаринів:

- в пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом № 24005, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;

- в пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом № 24005, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;

- в пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом № 33675, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 10.01.2017;

Зобов'язано Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" вилучити з цивільного обороту фасовані маргарини, які упаковані:

- в пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом № 24005, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;

- в пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом № 24005, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;

- в пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом № 33675, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 10.01.2017;

Присуджено до стягнення з Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЩЕДРО" витрати по сплаті судового збору в сумі 9 600,00 грн., витрати на проведення експертизи в сумі 26 083,20 грн.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Приватне акціонерне товариство "Київський маргариновий завод" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 у справі № 904/9943/17 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Щедро" в задоволенні позову в повному обсязі.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.10.2018 справу №904/9943/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Остапенка О.М., Верховця А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 у справі № 904/9943/17 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" та призначено справу до розгляду.

16.11.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" надійшов відзив на апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва, в якому позивач заперечував проти доводів апеляційної скарги, просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 без змін.

Ухвалами від 27.11.2018 та 04.12.2018 в судових засіданнях було оголошено перерви.

04.12.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" надійшло клопотання про призначення експертизи.

06.12.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" надійшло заперечення проти клопотання Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" про призначення експертизи.

06.12.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" надійшли додаткові пояснення до клопотання про призначення експертизи.

В судове засідання 06.12.2018 представник позивача заперечував проти клопотання про призначення експертизи, з мотивів викладених у запереченнях.

Представник відповідача підтримав клопотання про призначення експертизи у справі в повному обсязі.

Подане відповідачем клопотання про призначення експертизи мотивоване тим, що матеріали справи містять висновок експерта №083/18 від 07.05.18 НДЦ СЕ з питань інтелектуальної власності Мінюсту Фої О.А., складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В основу Рішення від 03.09.2018, ухваленого судом першої інстанції за результатом розгляду справи № 904/9943/17, покладено висновок експерта №083/18 від 07.05.2018 НДЦ СЕ з питань інтелектуальної власності Мін'юсту Фої О.А., складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

При цьому судом першої інстанції не надано належної оцінки та залишено поза увагою висновок спеціаліста ОСОБА_3 та висновок спеціаліста - патентного повіреного ОСОБА_4

Проте висновок експерта Фої О.А. містить численні помилки та суперечності, у тому числі, з іншими матеріалами справи, у зв'язку з чим виникають обґрунтовані сумніви, щодо його правильності та можливості використання як належного, допустимого, достовірного та достатнього доказу у справі № 904/9943/17.

Згідно із частиною 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та судової практики, що склалася при вирішенні подібних спорів (Постанова ВГСУ від 28.11.2006 № 12/44), для задоволення позовних вимог про захист прав на промисловий зразок необхідно довести використання відповідачем усіх суттєвих ознак промислового зразка. Тобто у даній справі, у випадку якщо принаймні одна суттєва ознака промислового зразка позивача не використана в порівнюваному промисловому зразку відповідача, порушення прав інтелектуальної власності на промисловий зразок відсутнє.

Крім того, з наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що висновок експерта Фої О.А. суперечить висновку спеціаліста-патентного повіреного ОСОБА_4 від 12.01.2018 та консультативному висновку ОСОБА_3 від 14.06.2018 за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта Фої О.А.

Враховуючи те, що суд першої інстанції не дав відповідну правову оцінку висновку спеціаліста-патентного повіреного ОСОБА_4 від 12.01.2018 та консультативному висновку ОСОБА_3 від 14.06.2018 за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта Фої О.А. і не усунув протиріч, які існують між висновками спеціаліста-патентного повіреного ОСОБА_4 від 12.01.2018 та консультативного висновка ОСОБА_3 від 14.06.2018 за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта Фої О.А. за № 083/18, колегія суддів знаходить клопотання про призначенння експернтизи обґрунтованим.

На вирішення експертизи відповідач просить поставити наступні питання:

1) Які ознаки промислового зразка "Пакувальний лист для упаковки маргарину" за патентом України №24005 є суттєвими?

2) Які ознаки промислового зразка "Пакувальний лист для упаковки маргарину" за патентом України №33675 є суттєвими?

3) Чи використано у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" всю скупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №24005?

4) Чи використано у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №24005?

5) Чи використано у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №33675?

За змістом ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 99 ГПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Згідно із ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 5.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 195/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1350/5 від 27.07.2015) основними завданнями будівельно-технічної експертизи є визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що між сторонами існує спір щодо прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Колегія суддів апеляційної інстанції звертає увагу, що роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору потребують спеціальних знань і без проведення судової експертизи неможливо вирішити даний спір по суті.

Отже колегія суддів дійшла висновку про задоволення клопотання відповідача про призначення судової експертизи та вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи, суд доручає Центру судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" (03045, м. Київ, вул.. Плещеєва, 10, тел.).

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду повинна нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи. Після закінчення розгляду справи такі витрати підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК (п. 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

Оскільки у проведенні судової експертизи заінтересованою особою є відповідач та враховуючи його прохання у клопотанні про призначення судової експертизи про покладенні на нього витрат з її проведення, колегія суддів дійшла висновку про необхідність покладення на нього обов'язку по оплаті витрат на проведення судової експертизи.

В зв'язку з призначенням експертизи судом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 99, 100, 228, 229, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 904/9943/17 судову експертизу, проведення якої доручити Центру судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" (03045, м. Київ, вул.. Плещеєва, 10, тел.), на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Які ознаки промислового зразка "Пакувальний лист для упаковки маргарину" за патентом України №24005 є суттєвими?

2) Які ознаки промислового зразка "Пакувальний лист для упаковки маргарину" за патентом України №33675 є суттєвими?

3) Чи використано у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" всю скупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №24005?

4) Чи використано у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №24005?

5) Чи використано у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №33675?

2. Витрати, які підлягають сплаті за проведення експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "Київський маргариновий завод".

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Направити експерту матеріали справи № 904/9943/17.

5. Провадження у справі зупинити до проведення судової експертизи та повернення справи до Північного апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді О.М. Остапенко

А.А. Верховець