РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2018Справа №910/1916/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Блажівської О.Є. при секретарі судового засідання Хмельовському В.О., розглянувши за правилами загального позовного провадження справу №910/1916/18

за позовом Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC»

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі»

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити певні дії, -

представники учасників сторін:

представник позивача: Полякова М,І., довіреність № б/н від 01.12.17;

представник позивача: Самчук М.В, довіреність № б/н від 01.12.17;

представник відповідача-1: Ресенчук В.М., довіреність № 2434-03/67 від 02.02.18;

представник відповідача-1: Мелешко В.І., довіреність № 2434-03/216 від 17.04.18;

представник відповідача-2: Романенко О.М, довіреність № б/н від 26.04.18.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC», 19.02.2018 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195811 від 26.01.2015, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

- зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання відповідних документів.

06.03.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 провадження у справі №910/1916/18 відкрито. Ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 30.03.2018.

У підготовче засідання, призначене на 30.03.2018, представник позивача з'явився.

У підготовче засідання 30.03.2018 представник відповідача-1 з'явився, заявив усне клопотання про поновлення строку на подання відзиву та подав відзив на позовну заяву.

Позивач не заперечував проти клопотання відповідача.

Суд на місці ухвалив, задовольнити заявлене клопотання та поновити строк для подання відзиву.

Представник відповідача-2 у підготовче засідання 30.03.2018 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2018 підготовче засідання було відкладено до 02.05.2018.

12.04.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про поновлення строку на подання відзиву.

12.04.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання, призначене на 02.05.2017, з'явилися представники відповідача-1. Представники позивача та відповідача-2 у підготовче засідання не з'явилися, проте 27.04.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Також у підготовчому засіданні 02.05.2018 присутніми представниками учасників справи було заявлене клопотання про продовження строку підготовчого провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 підготовче засідання у справі №910/1916/18 відкладено на 16.05.18.

10.05.2018 від Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» надійшло клопотання про призначення у справі 910/1916/18 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо досліджень, пов'язаних з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг).

10.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про поновлення строку на подання відзиву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 в підготовчому засіданні у справі №910/1916/18 оголошено перерву на 23.05.2018.

21.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» надійшло заперечення проти клопотання Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» щодо проведення експертизи.

22.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» надійшло доповнення до клопотання про призначення експертизи.

23.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» надійшла відповідь на відзив на позовну заяву у справі №910/1916/18.

У підготовче засідання 23.05.2018 представник позивача з'явився, надав усні пояснення щодо відповіді на відзив та просить задовольнити клопотання про проведення експертизи в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, представники відповідача-1 та відповідача-2 заперечують проти задоволення останнього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2018 призначено у справі №910/1916/18 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, матеріали справи №910/1916/18 направлено до експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України, на вирішення експертної установи поставлено наступне питання: «Чи є знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» №m201323074 від 13.12.2013 року (дата публікації 26.01.2015), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі», тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC», яке відоме в Україні та використовується щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг?».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2018 зупинено провадження у справі №910/1916/18 до одержання результатів експертизи.

24.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло доповнення до клопотання про призначення експертизи.

17.09.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України надійшов висновок експерта №165/18, яким встановлено, що знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» №m201323074 від 13.12.2013 року (дата публікації 26.01.2015), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі», є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC», яке відоме в Україні та використовується щодо тих самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з призначенням судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню. Згідно із п.6 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України - на час проведення експертизи.

Згідно із ч1.ст.230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено (ч.2-3 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2018 поновлено провадження у справі №910/1916/18, підготовче засідання призначено на 03.10.2018.

03.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» надійшли пояснення по справі.

03.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» надійшла заява про відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження.

У підготовче засідання, призначене на 03.10.2018 з'явилися представники позивача та відповідача-1, представник відповідача-2 не з'явився.

Ухвалою Господарськогоо суду міста Києва підготовче провадження закрито, розгляд справи по суті призначено на 24.10.2018.

05.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи платіжного доручення №245 від 20.07.2018 на підтвердження оплати витрат, повязаних з проведенням судової експертизи.

24.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про виправлення описки в позовній заяві.

У судовому засіданні, призначеному на 24.10.2018 суд протокольно оголосив перерву у судовому засіданні до 31.10.2018.

31.10.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва представником відповідача-2 подано заяву про відкладення судового засідання та заяву про долучення доказів по справі, зокрема висновку експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1233 від 24.10.2018 та подано письмові пояснення по справі.

Судове засідання, призначене на 09.11.2018 не відбулося, у зв'язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному. Наступне судове засідання у справі призначено на 26.11.2018.

19.11.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло заперечення проти заяви представника відповідача-2 про долучення доказів.

У судове засідання, призначене на 26.11.2018 з'явилися представники учасників справи, представник позивача просить задовольнити позов в повному обсязі, представник відповідача-2 заперечує проти позовних вимог.

Відповідно до вимог статті 222 Господарського процесуального кодексу України судом під час розгляду справи здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального пристрою.

Відповідно до ст.233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

В судовому засіданні 26.11.2018 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на які посилається позивач на підтвердження позовних вимог, а відповідач-2 на підтвердження заперечень на позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Спільне підприємство у формі ТОВ «ЕCLAIR COSMETIC» (далі - Позивач) є юридичною особою, яка зареєстрована на території Республіки Узбекистан відповідно до чинного законодавства вказаної країни.

Позивач у здійснені своєї господарської діяльності використовує фірмове найменування - «ЕCLAIR COSMETIC» з 30.05.2011.

Також, Позивач є власником комбінованих товарних знаків «ЕCLAIR cosmetic із зображенням» на підставі свідоцтва №MGU 22671 від 30.05.2011, «ЕCLAIR із зображенням» на підставі свідоцтва №MGU 24278 від 29.06.2012 та словесного товарного знаку «ЕCLAIR» на підставі заявки №MGU 2014 0501 від 11.03.2014 для товарів 3 класу Міжнародного класифікатора товарів і послуг, виданих Агентством з інтелектуальної власності Республіки Узбекистан.

При цьому, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі - Відповідач-1) (згідно з постановою КМУ №585 від 23.08.2016 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України набуло функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, з огляду на вказане, саме зазначене Міністерство є відповідачем-1 у цій справі) видано свідоцтво України №195811 від 26.01.2015 на товарний знак «ЕCLAIR» для товарів 3 класу Міжнародного класифікатора товарів і послуг на ім'я Відповідача-2, дата подання заявки - 13.12.2013. Тaкoж, останнім було здійснено міжнародну реєстрацію з територіальним поширенням на держави СНД (GE, ТМ, UZ, AZ. KZ та RU) на товари 3 класу МКТП.

Як зазначено в матеріалах позовної заяви, 13 травня 2013 року між Позивачем (Постачальник) та ТОВ «Кишмиш» (Покупець), що зареєстровано та знаходиться у місті Харкові (Україна), було укладено контракт №3K-5/2013, згідно п.1.1 якого Постачальник за письмовою заявкою Покупця виготовляє та поставляє, а Покупець приймає та оплачує косметичну продукцію, далі Товар, у кількості, за ціною та в асортименті, узгодженими сторонами та вказаним у Додатку, який є невід'ємною частиною контракту. Країна походження: Республіка Узбекистан. Завод виробник - СП ТОВ «ЕCLAIR COSMETIC».

На виконання умов контракту №3K-5/2013 від 13.05.2013 Позивачем було імпортовано на територію України фарбу для волосся «ЕCLAIR COLOR» торговельної марки «ЕCLAIR» в кількості - 112 800 шт., що підтверджується рахунком-фактурою №7-ЕХР-2013 від 03.06.2013, актом експертизи №30204358 від 12.06.2013, митною декларацією №0052119 від 13.06.2013, вантажною митною декларацією №А 4663333 від 13.06.2013, митною декларацією №179 від 21.06.2013, міжнародною товарно-транспортною накладною №013856 від 21.06.2013.

Після цього, Позивачем було поставлено ТОВ «Кишмиш» фарбу для волосся «ЕCLAIR COLOR» у кількості - 116 400 шт., що підтверджується митною декларацією №923 від 16.12.2013.

У свою чергу, 20.06.2013 між ТОВ «Кишмиш» - Постачальник та ТОВ «Торговий дім Екмі» - Покупець (далі - Відповідач-2) було укладено договір поставки №20/06/2013, відповідно до якого, Постачальник зобов'язується протягом строку дії договору поставляти у власність Покупцеві замовлений Товар, а Покупець зобов'язується приймати цей Товар та сплачувати за нього встановлені грошові кошти.

На виконання умов договору поставки №20/06/2013 від 20.06.2013 Відповідачеві-2 поставлено товар під торговельною маркою «ЕCLAIR», а саме фарбу для волосся «ЕCLAIR COLOR», що виробляється СП ТОВ «ЕCLAIR COSMETIC» (країна виробник - Республіка Узбекистан) у кількості - 33 168 шт., що підтверджується рахунком-фактурою №6 від 27.06.2013 (додаток №15) та видатковою накладною №РН-0000006 від 27.06.2013 (додаток №16).

Тобто, Відповідачу-2 стало відомо щодо наявності юридичної особи-виробника з фірмовим найменуванням - «ЕCLAIR COSMETIC» та щодо власника вищезазначених товарних знаків. Крім цього, останньому було відомо, що ТОВ «Кишмиш» є фактичним розповсюджувачем продукції Позивача на території України.

З огляду на викладене, позивачем зазначено, що фірмове найменування Позивача є відомим у відповідному секторі українського ринку, вказане фірмове найменування та товарний знак набули розрізняльної здатності для товарів 3 класу МКТП.

Оскільки, товарний знак відповідача-2 «ЕCLAIR» для товарів 3 класу МКТП (свідоцтво України №195811 від 26.01.2015) є схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням Позивача, вказаний спірний знак для товарів і послуг, на думку позивача, не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони, а отже знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №195811 від 26.01.2015 повинен бути визнаним недійсним.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч.2 ст.154 Господарського кодексу України).

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст.420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Згідно з п.2 ст.90 Цивільного кодексу України юридична особа, що є підприємницьким товаритсвом, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Статтею 489 Цивільного кодексу України передбачено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст.494 Цивільного кодексу України та ч.3 ст.5 Закону України від 15.12.1993 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч.2 ст.494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч.4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п.63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п.1. ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Окрім того, статтею 3 Закону визначено, що «якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору». Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883, участь України в якій підтверджена в серпні 1992. В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції «Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість».

При цьому, відповідач-1 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, у відзиві на позовну заяву зазначає, що під час проведення експертизи заявки на знак «ЕCLAIR» та видачі свідоцтва ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ не порушив жодної з вимог законодавства України, оскільки датою подання заявки №М2013 23074 за свідоцтвом України №195811 на знак для товарів і послуг ECLAIR є 13.12.2013, тобто дати подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг є більш ранньою, а отже просить відмовити в задоволенні позовних вимог.

Крім цього, в матеріалах справи наявний відзив Товариства з обмеженою відповідальністю на позовну заяву, в якому останннім зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ЕКМІ» законно скористалося правом на одержання Свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідно до п.6 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки позивачем в Республіці Узбекистан була подана заявка №MGU 2014 0501 на реєстрацію ТЗ «ECLAIR» для товарів 3 класу МКТП, виданих Агентством інтелектуальної власності Республіці Узбекистан 11 березня 2014 року; в Україні Позивач не подавав заявку на реєстрацію торговельної марки раніше ніж відповідач-2; посилання Позивача на контракт № ЭК-5/2013, що був укладений Позивачем з ТОВ «КИШМИШ» 13.05.2013, не може вважатись належним доказом, що підтверджує проінформованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ЕКМІ» щодо існування іноземної компанії з найменування «ECLAIR COSMETIC», оскільки контрагент Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ЕКМІ» - ТОВ «КИШМИШ» не повідомляло про особу постачальника товару, а у самому договорі поставки №20/06/2013 від 20.06.2013 йшлося лише про товар - фарбу для волосся ««ECLAIR COLOR» без вказівки у договорі щодо фірмового найменування виробника товару; Позивач, відповідно до його Статуту, має найменування - Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ECLAIR COSMETIC», тобто має назву, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності її прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного знака умовам правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2018 у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Враховуючи викладене, оскільки жодною стороною не надано висновку експерта з цих самих питань, суд на вирішення експертної установи поставив наступне питання:

- «Чи є знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» №m201323074 від 13.12.2013 року (дата публікації 26.01.2015), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі», тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC», яке відоме в Україні та використовується щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг?».

При цьому, відповідач-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі», заперечував лише щодо місця проведення експертизи, визначеного позивачем, при цьому власні питання для експертизи не запропонував, не заявляв заперечення проти проведення експертизи за вказаним питанням.

Дослідивши Висновок експерта №165/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 31.08.2018, виконаний судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України - Т.М.Чабанець, судом встановлено, що висновок експерта являється повними, належним чином обґрунтованим; під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури; висновок експерта відповідає наявним у матеріалах справи доказам, експерт повідомлений по кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст. 384 Кримінального кодексу України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 Кримінального кодексу України).

Вищевказаним висновком встановлено, що знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» №m201323074 від 13.12.2013 року (дата публікації 26.01.2015), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі», є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC», яке відоме в Україні та використовується щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Однак, в матеріалах справи наявний ще один висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1233 від 24.10.2018, виконаний судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності наукової академії правових нау України - О.Ф.Дорошенко, долучений Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ЕКМІ» із порушенням строку, визначеним Господарським судом міста Києва.

Вказаним висновком експерта (№1233 від 24.10.2018) зазначено, що на дату подання 13.12.2013 року заявки №м2013 23074 на знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» фірмове найменування спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» - «ЕCLAIR COSMETIC» не було відомим в Україні; оскільки на дату подання 13.12.2013 року заявки №м2013 23074 на знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» фірмове найменування спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC» не було відомим в Україні, знак для товарів і послуг «ЕCLAIR» №m201323074 від 13.12.2013 року (дата публікації 26.01.2015), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕCLAIR COSMETIC».

Вказаний вище висновок зроблений на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ЕКМІ» від 02.10.2018, висновок складений 24.10.2018.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідачем-2 жодним чином не обґрунтовано, чому останній не скористався правом, визначеним ч.4 ст.99 Господарського процесуального кодексу України щодо пропонування суду питань, роз'яснення яких потребує висновку експерта, при призначенні судової експертизи 23.05.2018.

Враховуючи викладене, оскільки експертиза, виконана на замовлення відповідача-2, та експертиза, призначена судом, не є ідентичними, оскільки експертам була поставлена різна кількість поставлених питань, висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1233 від 24.10.2018, виконаний судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності наукової академії правових наук України - О.Ф.Дорошенко, має допоміжний характер та не є обов'язковим до суду відповідно до приписів ст.109 Господарського процесуального кодексу України.

Як було зазначено вище, судом встановлено, що 20.06.2013 між ТОВ «Кишмиш» - Постачальник та ТОВ «Торговий дім Екмі» - Покупець було укладено договір поставки №20/06/2013, відповідно до якого, Постачальник зобов'язується протягом строку дії договору поставляти у власність Покупцеві замовлений Товар, а Покупець зобов'язується приймати цей Товар та сплачувати за нього встановлені грошові кошти.

На виконання умов договору поставки №20/06/2013 від 20.06.2013 Відповідачеві-2 поставлено товар під торговельною маркою «ЕCLAIR», а саме фарбу для волосся «ЕCLAIR COLOR», що виробляється СП ТОВ «ЕCLAIR COSMETIC» (країна виробник - Республіка Узбекистан) у кількості - 33 168 шт., що підтверджується рахунком-фактурою №6 від 27.06.2013 (додаток №15) та видатковою накладною №РН-0000006 від 27.06.2013 (додаток №16).

Тобто, Відповідачу-2, станом на дату подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг було відомо щодо наявності юридичної особи-виробника з фірмовим найменуванням - «ЕCLAIR COSMETIC».

Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, з урахуванням Висновку експерта №165/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 31.08.2018, виконаного судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України - Т.М.Чабанець, щодо встановлених обставин схожості знаків позивача й відповідача, суд дійшов висновку про те, що твердження позивача про наявність підстав для визнання знака на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №195811 від 26.01.2015, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, недійсним, являється доведеними та підтверджуються належними і допустимими доказами.

Стосовно позовних вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, суд зазначає, що Міністерство є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності щодо ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; внесення змін до Реєстру, а також публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність», станом на час прийняття рішення відноситься до виключної компетенції Міністерства.

Оскільки, судом встановлено наявність підстав для визнання недійсним Свідоцтва України №195811 від 26.01.2015, то вимоги про внесення відповідних змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», також підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Таким чином, вимоги позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно розподілу судових витрат суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 Господарського процесуального кодексу України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

У позовній заяві позивачем наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс та які очікує понести, у зв'язку із розглядом даної справи, який складається з: судового збору за подання позовної заяви в сумі 3524,00 грн.

Під час розгляду справи позивач також залучив до матеріалів справи платіжне доручення №249 від 20.07.2018 на суму 25 053,60 грн на підтвердження понесених ним витрат на проведення експертного дослідження.

Відповідачем-2 також подано попередній розрахунок суми судових витрат в порядку ст.124 Господарського процесуального кодексу України, який складається із витрат, повязаних із проведенням експертизи №1233 від 24.10.2018 та становить 20 004,00 грн.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову судові витрати, пов'язані з розгядом справи покладаються на відповідача.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 1, 4, 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов висновку, що судовий збір у розмірі 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн 00 коп та витрати, пов'язані із проведенням експертизи у розмірі 25 053 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят три) грн 60 коп покладаються на відповідача-2, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238, 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ECLAIR COSMETIC» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити певні дії задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №195811 від 26.01.2015, видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (01008, м.Київ, вул.М.Грушевського, 12/2, ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195811 від 26.01.2015 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Екмі» (03049, м.Київ, вул.Курська, 16, ) на користь Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ECLAIR COSMETIC» (100161, Республіка Узбекистан, м.Ташкент, південно-західна промзона, Чіланзарській район, вул. Бунёд, 1Б, номер державної реєстрації 23213744) судовий збір у розмірі 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн 00 коп та витрати, пов'язані із проведенням експертизи у розмірі 25 053 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят три) грн 60 коп.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу

Повний текст рішення складено та піписано: 06.12.2018

Суддя О.Є.Блажівська