УХВАЛА

м. Київ

10.12.2018Справа № 910/9610/18

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"

до відповідач-1: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

до відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання права власності на знак для товарів і послуг

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Мухіна Я.І.

Представники:

позивач: Лучка І.Ю. за довіреністю б/н від 07.06.2017; Кириш К.О. за довіреністю б/н від 24.10.2018

відповідч-1: Фінагіна В.Б. за довіреністю № 2434-03/69 від 02.02.2018

відповідач-2: Фінагіна В.Б. за довіреністю № 280/1 від 03.09.2015

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (далі - позивач, ДП "КК "РОШЕН") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1, Міністерство), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - відповідач-2, Укрпатент) про:

- визнання права інтелектуальної власності Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 року для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев'язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти";

- визнання недійсним висновку Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №1531/3M/18 від 05.01.2018 року, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 року після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

- визнання недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.2018 року про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485с) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 723 від 24.05.2018 року;

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 року для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев'язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво за умови сплати Дочірнім підприємством "Кондитерська Корпорація "Рошен" адміністративного збору за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що 13.05.2018 ДП "КК "РОШЕН" (позивачем) було подано до Укрпатенту (відповідача-2) заявку № m 2017 10458 для реєстрації згаку для товарів і послуг. Однак, за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи Укрпатентом було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №1531/3M/18 від 05.01.2018 року, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 після затвердження Міністерством (відповідачем-1) (далі - Оскаржуваний висновок).

Не погодившись із зазначеним висновком відповідача-2, позивач звернувся до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України із запереченням проти висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017.

Розглянувши заперечення позивача вх. №ВКО/49-18 від 06.02.2018 року, колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України винесла рішення від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (раntопе 485с) за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 (далі - Оскаржуване рішення), яке було затверджене наказом Міністерства економічного розвиту і торгівлі України №723 від 24.05.2018.

Позивач вважає Оскаржуваний висновок і Оскаржуване рішення незаконними та необгрунтованими, а також такими, що порушують права інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси ДП "КК "РОШЕН" на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 позовну заяву ДП "КК "РОШЕН" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви та строк на усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду.

02.08.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків та виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 з додатками.

Зважаючи на наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про усунення позивачем недоліків позовної заяви у встановлений судом строк.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/9610/18, призначено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 04.09.2018 о 12:40 год., викликано учасників справи у підготовче засідання, визнано їх явку обов'язковою.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява про зупинення провадження у справі, відповідно до якої представник відповідач-1 просив суд зупинити провадження у справі № 910/9610/18 до перегляду судового рішення № 910/18195/17 у касаційному порядку Великою Палатою Верховного Суду.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - FERRERO S.p.A. IT., посилаючись на те, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки FERRERO S.p.A. IT, як власника міжнародної реєстрації № 667827 на знак для товарів і послуг.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме докази направлення сторонам у справі заяв по суті справи. Докази залучені судом до матеріалів справи.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення щодо належного повідомлення учасників справи-іноземців.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-1 просив суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. На підтвердження заперечень, викладених у відзиві, відповідач-1 надав суду документи для долучення до матеріалів справи.

27.08.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 заперечив по суті пред'явленого позивачем позову та просив суд відмовити позивачу в його задоволенні.

04.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

04.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення на заяву відповідача-1 про залучення до участі у справі третьої особи.

04.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення на заяву відповідача-1 про зупинення провадження у справі.

04.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1 та відповідача-2.

У підготовче засідання, призначене на 04.09.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1, 2.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному 04.09.2018, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 04.09.2018, суд долучив до матеріалів справи подані позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-2 заяви по суті справи з долученими до них доказами.

Клопотання представника позивача про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, подане 04.09.2018 через відділ діловодства, буде розглянуте в наступному підготовчому засіданні.

Заява представника відповідача-1 про залучення до участі у справі третьої особи, подана 27.08.2018 через відділ діловодства, буде розглянута в наступному підготовчому засіданні.

У підготовчому засіданні, призначеному 04.09.2018, здійснювався розгляд заяви представника відповідача-1 про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 зупинено провадження у справі № 910/9610/18 до перегляду судового рішення у подібних правовідносинах у справі № 910/18195/17 Великою Палатою Верховного Суду.

Даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, підтверджується, що Постановою Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2018 у справі № 910/18195/17 касаційну скаргу Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2018 у справі № 910/18195/17 залишено без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для поновлення провадження у справі № 910/9610/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2018 поновлено провадження у справі № 910/9610/18 та призначено підготовче засідання у справі на 10.12.2018 о 11:40 год.

У підготовче засідання, призначене на 10.12.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1, 2.

У підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2018, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 10.12.2018 здійснювався розгляд заяви представника відповідача-1 про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - FERRERO S.p.A. IT., поданої 27.08.2018 через відділ діловодства.

Представник відповідача-1 та відповідача-2 у підготовчому засіданні 10.12.2018 зазначену заяву підтримав.

Представник позивача у підготовчому засіданні 10.12.2018 проти задоволення зазначеної заяви заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Розглянувши вказану заяву суд дійшов висновку про її відхилення.

У підготовчому засіданні 10.12.2018 здійснювався розгляд клопотання позивача про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, поданого 04.09.2018 через відділ діловодства суду.

Представник позивача у підготовчому засіданні 10.12.2018 зазначене клопотання підтримав. Представник відповідачів -1, 2 не заперечував з приводу задоволення зазначеного клопотання, запропоновані позивачем питання, які необхідно поставити експерту підтримав та попросив суд проведення експертизи у зазначеній справі доручити державній експертній установі.

Суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі експертизи.

Відповідно до ст. 62 ГПК України, учасником судового процесу, крім учасників справи та їх представників, є, зокрема, експерт.

Статтею 69 ГПК України встановлено, що експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи.

Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.

Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.

Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду.

Призначений судом експерт може відмовитися від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків. Заява про відмову повинна бути вмотивованою.

В статті 69 ГПК України визначені також права експерта. Вимоги до висновку експерта зазначені в ст. 98 ГПК України.

Відповідно до ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 ГПК України) та надає експерту матеріали необхідні для проведення експертизи (ст. 102 ГПК України).

Відповідно до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи, зокрема витрати пов'язані із залученням експертів та проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 124 ГПК України, суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 125 ГПК України, суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на підставі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за їх місцезнаходженням.

Ст. 127 ГПК України встановлено, що експерт отримує винагороду за виконану роботу, пов'язану із справою, якщо це не входить до його службових обов'язків.

Відповідно до положень ст. 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

У підготовчому засіданні, призначеному на 10.12.2018, після виходу з нарадчої кімнати, суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про призначення у справі експертизи та зупинення провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 62, 69, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 123, 124, 125, 127, 177, 182, 183, 185, 228, 229, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/9610/18, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар лесі Українки, буд. 26, офіс. 501).

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

1) Чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № т 2017 10458 на дату подання даної заявки - 13.05.2017р., та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?

2) Чи є позначення за заявкою № т 2017 10458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, надіслати йому копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/9610/18, що надаються для дослідження, надіслати Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

5. Зобов'язати позивача попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з проведенням експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого невідкладно надати суду.

6. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку учасникам справи, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш тривалий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Провадження у справі № 910/9610/18 зупинити на час проведення експертизи.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.12.2018.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена у порядку та строки, визначені статтями 256, 257 та підпунктом 17.5 пункту 17 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Гумега