ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2018 р. Справа№ 910/15116/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Отрюха Б.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Корінної А.О.

та представників:

від позивача - Квітін Р.В. - дов. б/н від 18.07.2017р.;

від відповідача - Журавель Р.В. - дов. б/н від 06.06.2017р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Балзен ГмбХ унд Ко.КГ

на рішення господарського суду м.Києва від 03.07.2018р.

(повний текст складено 13.07.2018р.)

у справі №910/15116/17 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Балзен ГмбХ унд Ко.КГ

до Приватного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Харківська бісквітна фабрика"

про захист прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 03.07.2018р. по справі №910/15116/17 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, Балзен ГмбХ унд Ко.КГ подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 03.07.2018р., в якій просить скасувати рішення суду і прийняти нове рішення, яким позовні вимоги Балзен ГмбХ унд Ко.КГ задовольнити: заборонити ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" використання знаку для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією №555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухарі), в тому числі на упакування таких товарів. Стягнути з ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" судові витрати.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач просить залишити рішення господарського суду м.Києва від 03.07.2018р. по справі №910/15116/17 без змін, а апеляційну скаргу Балзен ГмбХ унд Ко.КГ залишити без задоволення.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2018р. було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Балзен ГмбХ унд Ко.КГ на рішення господарського суду м.Києва від 03.07.2018р. у справі №910/15116/17 та призначено її до розгляду.

25.06.2018р. на виконання Указу Президента України №454/2017 від 29.12.2017р. "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах", яким ліквідовано Київський апеляційний господарський суд, утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч.6 ст.147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018р. в газеті "Голос України" №185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. Зважаючи на викладене Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

Відповідно до ч.5 ст.31 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.10.2018р., справу №910/15116/17 передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2018р. прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Балзен ГмбХ унд Ко.КГ на рішення господарського суду м.Києва від 03.07.2018р. у справі №910/15116/17 та призначено її до розгляду на 12.11.2018р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі та призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2018р. розгляд справи №910/15116/17 відкладено на 26.11.2018р. на підставі ст. 270 ГПК України.

26.11.2018р., у зв'язку з перебуванням головуючого судді Пантелієнка В.О. на лікарняному, розгляд справи не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2018р. розгляд справи №910/15116/17 призначено на 10.12.2018р.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Компанія "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" (юридична особа за законодавством Німеччини) звернулася до місцевого суду з позовом про заборону ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" використовувати знак для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухар), в тому числі на упакуванні таких виробів.

Позовні вимоги були мотивовані порушенням прав позивача на інтелектуальну власність.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" є власником знаку для товарів і послуг, що має міжнародну реєстрацію, дія якої поширюється на Україну з 12.06.1993р. відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (зареєстровано за № 555093) та являє собою словесне позначення, виконане літерами латинського алфавіту: "ZOO", охороняється як словесний знак, зареєстрований для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашення новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухарі).

Відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 494 Цивільного кодексу України реалізовуючи свої права в Україні, позивач реалізує через торгівельні мережі борошняні кондитерські вироби, зокрема, печиво під назвою "ZOO", яке виготовляється у формі силуетів різних птахів і звірів (а.с.163, 165 том 1).

За твердженнями позивача, відповідач без правових підстав та порушуючи права інтелектуальної власності Компанії "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" використовує належний позивачеві знак з міжнародною реєстрацією 555093 "ZOO" під час виготовлення і пропонування до продажу кондитерських виробів, а саме: печива молочного смаку із зменшеним вмістом цукру та жирів. Оскільки після направлення відповідачеві листа з проханням добровільно відмовитися від прав на торгівельну марку "ЗООЛЕНД ZOOLAND" ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" відповіло відмовою, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Майнове право володільця торговельної марки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України включає, серед іншого, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

З матеріалів справи вбачається, що ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" є власником знаку для товарів та послуг "ЗООЛЕНД ZOOLAND" - словесне позначення, виконане літерами латинського та слов'янського алфавіту, що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 129475 від 11.10.2010р. (реєстрація в Україні) та сертифікатом реєстрації № 1070700 від 11.02.2011р. (міжнародна реєстрація за Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків). Вказаний знак також зареєстрований за 30-м класом Міжнародної класифікації товарів і послуг та використовується відповідачем для виготовлення та реалізації печива, яке має форму силуетів тварин і риби (а.с. 154 том 1).

Відповідно до п.п. 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаку для товарів і послуг" право власності на знак засвідчується свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Згідно з п.п. 2, 5 ст. 16 названого Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Пунктом 4 цієї статті Закону визначено, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Судом першої інстанції було встановлено, що товаром, для якого позивачем використовується знак для товарів і послуг "ZOO", так само як і відповідачем знак "ЗООЛЕНД ZOOLAND" є товари, що за Міжнародною класифікацією товарів і послуг віднесені до 30-го класу, а саме: печиво, тобто мова йде про споріднені товари, що представлені на одному і тому ж сегменті ринку. Фактичне використання цих знаків для товарів сторонами (кожною власного) підтверджується матеріалами справи, де містяться дійсні зразки упаковок, фіскальні чеки про придбання у торговельній мережі, роздруківки загальнодоступних відомостей з мережі інтернет про можливість купівлі відповідної продукції.

На підтвердження своїх позовних вимог позивач було подано місцевому суду в якості доказу висновок експерта у сфері інтелектуальної власності № 010-ТТМ-18 від 03.05.2018р. Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи", безпосередньо атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності. Згідно з указаним висновком, описані товари сторін є спорідненими, а позначення "ZOO", що містяться на представлених для порівняння упаковках є схожими настільки, що їх можна сплутати; позначення "ZOO", що використовується відповідачем, відрізняється від позначення позивача за міжнародною реєстрацією № 555093 лише окремими елементами, що не змінюють в цілому відмінності знака; позначення "ZOO", яке використовується відповідачем може ввести в оману щодо особи, котра виробляє товар, відносно Компанії Балзен ГмбХ унд Ко. КГ (а.с. 203-224 том 1).

Вказаний висновок було залучено до матеріалів справи відповідно до ч. 3 ст. 98 та ст. 101 ГПК України як такий, що відповідає вимогам діючого законодавства.

Ухвалою місцевого суду від 30.11.2017р. було призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України (а.с.156-158 том 1).

Згідно з висновком експерта №19/9-3/07 (ІВ)-СЕ/18 від 04.04.2018р., який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, товари, які виробляються та пропонуються до продажу як позивачем, так і відповідачем є спорідненими та схожими до ступеня змішування. Позначення (товарний знак), що використовуються для виробництва товарів та пропонування їх до продажу відповідачем, не може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари з використанням торговельної марки, що використовується відповідачем та охороняється відповідно до міжнародної реєстрації № 555093 (а.с. 178-191 том 1).

Місцевим судом було правильно зазначено, що матеріали справи містять експертні висновки, складені особами, які мають кваліфікацію судових експертів за однаковою експертною спеціальністю, проте протилежного змісту.

Згідно зі ст. 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу.

Судом першої інстанції правильно вказано, що зважаючи на предмет та підстави позову в цій справі, вирішення порушеного питання (щодо схожості зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 555093 і спірного позначення за свідоцтвом № 129475) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних товарів, у зв'язку з чим, місцевим та апеляційним судами, поряд з висновками експертиз, досліджено, проаналізовано та надано оцінку іншим наявним у справі письмовим та речовим доказам, зокрема, дійсним примірниками упаковок товарів.

Беручи до уваги загальний рівень освіти в Україні, обізнаність населення України щодо використання іноземної мови, іншомовних слів та транслітерації, обізнаність звичайного пересічного споживача продукцією, що виробляється та пропонується до продажу українським підприємством та широко відома українським споживачам, багаторічні кондитерські традиції з виготовлення низькокалорійного і нескладного за рецептурою печива у формі силуетів тварин з повсякденно застосовуваною назвою "зоологічне" та обізнаність населення з таким товаром на відповідному ринку кондитерських виробів Північний апеляційний господарський суд дійшов до таких висновків.

Суд апеляційної інстанції погоджується з твердженням місцевого суду, що знак для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ЗООЛЕНД ZOOLAND" за міжнародною реєстрацією № 1070700 і українською реєстрацією № 129475, оскільки:

- описані словесні позначення є візуально відмінними. Знак позивача складається з одного слова, виконаного латинськими літерами однакового виду, кольору і розміру шрифту, літери якого розміщені одним рядком. Знак відповідача візуально розподілений на дві частини, що виконані різними видами шрифту, кольору та розміру;

- описані словесні позначення є фонетично відмінними. Знак позивача позначається на письмі трьома латинськими літерами "ZOO", які вимовляються одним складом з двох звуків "ЗУ" або "ЦО" (німецькою мовою). Знак відповідача на стороні упаковки, що виконана англійською мовою позначається на письмі сімома латинськими літерами "ZOOLAND" і вимовляється двома складами з семи звуків "Зооленд". На стороні упаковки, що виконана українською мовою знак відповідача позначається на письмі сімома літерами кирилицею "ЗООЛЕНД", вимовляється трьома складами з семи звуків "Зооленд";

- описані словесні позначення є відмінними за семантичною ознакою. Знак позивача походить від грецького слова "zoon", що означає тварина та у свідомості широкого загалу відповідає більш вживаному слову "зоопарк" (організоване людиною місце тримання у неволі, здебільшого, диких тварин різних видів для задоволення просвітницьких, природоохоронних, наукових інтересів). Знак відповідача також походить від грецького слова "zoon", а також англійського слова "land", що означає земля, ґрунт, територія, суша, поверхня землі, нерухомість. Вжите відповідачем словесне позначення не має академічного перекладу та є певного роду словослоплученням, що дослівно стороннім спостерігачем у перекладі сприймається як землі тварин.

Крім того, для виготовлення і реалізації власної продукції сторонами використовуються упаковки, що відрізняються одна від одної як розміром, так і кольором, щільністю та формами, що унеможливлює їх сплутання споживачами.

Також, відмінністю, що унеможливлює виникнення плутанини між продукцією, що наявна в торговельній мережі та виготовлена сторонами є наявність на упаковках зображення торговельної марки.

Пересічному споживачеві такий графічно-текстовий символ відомий як такий, що використовується ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" для власного представлення себе на ринку відповідних товарів та продукції, що виготовляється підприємством.

Матеріалами справи підтверджується, що торговельна марка ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" за свідоцтвом № 38639 від 15.03.2004р., являє собою графічно-словесне позначення, виконане літерами кирилиці: "БІСКВІТ ШОКОЛАД" в овальній формі, що виконана в яскравих кольорах (червоний та жовтий), зареєстрований для товарів також 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

На упаковці печива, яке виробляється відповідачем із словесним позначенням "ЗООЛЕНД" та "ZOOLAND", так само як і на іншій продукції підприємства, розмішене зображення торговельної марки у лівому верхньому куті з кожного боку упаковки.

В матеріалах справи відсутні документи щодо реєстрації позивачем свого фірмового логотипу.

Матеріалами справи підтверджується, що печиво, яке виготовляє позивач у торгівельній мережі можна придбати за ціною приблизно 15,00 грн. за 30 грамів, приблизно 36,00 грн. за 100 грамів. У той час, печиво, яке виготовляє відповідач у торгівельній мережі можна придбати за ціною приблизно 18,00 грн. за 300 грамів.

Враховуючи все зазначене вище місцевий суд дійшов правильного висновку, що знак "ЗООЛЕНД ZOOLAND" за міжнародною реєстрацією № 1070700 і українською реєстрацією № 129475 є тотожним, проте не є схожим до ступеня змішування зі знаком "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093.

Згідно зі статтями 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.

За приписами статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Тому місцевий суд законно і обґрунтовано відмовив Балзен ГмбХ унд Ко.КГ у задоволенні позову.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Балзен ГмбХ унд Ко.КГ залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 03.07.2018р. по справі №910/15116/17 - без змін.

Справу №910/15116/17 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 12.12.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді Б.В. Отрюх

О.М. Остапенко