ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2018 р. Справа№ 910/7661/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Мамуні О.С.,

від відповідача-2 - Маковецької-Саєнко І.М.,

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 25.07.2018 (повне рішення складено 14.08.2018, суддя Зеленіна Н.І.)

у справі № 910/7661/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарацевтична компанія "Здоров'я",

2. Міністерства охорони здоров'я України,

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарацевтична група "Здоров'я",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України",

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У травні 2017 року Приватне акціонерне товариство ""Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарацевтична компанія "Здоров'я" (далі - відповідач-1) та Міністерства охорони здоров'я України (далі - відповідач-2), у якій просив (в редакції заяви про зміну предмету позову від 03.08.2017):

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки №10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного під номером 1 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я", реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва;

- визнати недійсними реєстраційне посвідчення UА/15717/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2017 залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" у якості іншого відповідача (далі - відповідач-3).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі №910/7661/17 позов задоволено частково; заборонено ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон"; зобов'язано ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/7661/17 та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити повністю.

В апеляційній скарзі та додаткових поясненнях до апеляційної скарги від 26.10.2018 позивач посилається на неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального та норм процесуального права, невідповідність висновків суду обставинам справи.

Так, за твердженням позивача, не відповідає висновок суду першої інстанції обставинам справи про те, що спірний наказ відповідача-2 та реєстраційні посвідчення не порушують прав позивача, оскільки наказ та реєстраційні посвідчення містять словесне позначення «Цитрамон-Здоров'я», яке відповідач-1 зобов'язаний наносити на упаковку лікарського засобу, а використання такого словесного позначення без дозволу позивача у будь-якому виконанні порушуватиме права останнього.

Також, позивач зазначає, що суд першої інстанції не застосував до спірних правовідносин ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), оскільки формальне дотримання відповідачем-2 процедури реєстрації лікарських засобів, що позначені знаком «Цитрамон-Здоров'я» за будь-яких умов не має домінувати над правом позивача забороняти використання знаку позивача та не повинного ставити під сумнів виключний характер прав на такий знак. На переконання позивача відмова суду визнати недійсними спірний наказ та реєстраційні посвідчення не стримує відповідача-1 від подальших порушень прав на знак позивача, як цього вимагає ст. 41 ТРІПС. Окрім того, суд першої інстанції не застосував статтю 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка підлягала застосуванню, що полягає в тому, що дії відповідача-1 на отримання реєстраційних посвідчень на лікарські засоби є посяганням на права власника свідоцтва України № 161029 та вважаються порушенням прав власника свідоцтва (позивача) в розумінні сказаної статті Закону.

Окрім того, за твердженням позивача, в порушення ст. 5 Господарського процесуального кодексу України суд першої інстанції обрав неефективний спосіб захисту порушеного права позивача, що не забезпечує ефективне поновлення його в правах, а застосування неефективного способу захисту прав призвело до неправильного вирішення справи по суті.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.09.2018 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/7661/17, розгляд справи призначено на 18.10.2018.

Згідно з повідомленням, розміщене в газеті "Голос України" № 185(6940) від 03.10.2018, відповідно до ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішення зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 № 1, 03 жовтня 2018 року розпочав роботу новостворений Північний апеляційний господарський суд.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.10.2018, для розгляду справи № 910/7661/17 сформовано колегію суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Остапенко О.М., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2018 розгляд справи призначено на 30.10.2018.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 розгляд справи відкладено на 04.12.2018.

Відповідач-1 подав відзив, в якому просив залишити без змін оскаржуване рішення з огляду на його законність та обґрунтованість.

В судовому засіданні були розглянуті клопотання відповідача-1 та відповідача-3 про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю представника взяти участь в судовому засіданні.

В судовому засіданні представник відповідача-2 просив відхилити апеляційну скаргу, рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Розглянувши заявлені клопотання, колегія суддів ухвалила відмовити у їх задоволенні з огляду на те, що відповідач-1 подав відзив, а відтак скористався процесуальним правом подати свої заперечення на апеляційну скаргу та був завчасно повідомлений про день та час розгляду справи.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником комбінованого знака для товарів і послуг "Цитрамон" за Свідоцтвом України №161029 від 10.09.2012 (дата подання заявки - 14.10.2011), зареєстроване для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей.

Позивач є виробником лікарського засобу під назвою «Цитрамон-Дарниця» згідно реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UА/6550/01/01.

Вказаний препарат маркується комбінованим знаком «Цитрамон-Дарниця», що включає в себе знак "Цитрамон" за Свідоцтвом України №161029 від 10.09.2012.

В той же час відповідач-3 є власником комбінованого знака для товарів і послуг "Цитрамон-Здоров'я" за Свідоцтвом України № 225918 на знак для товарів та послуг від 25.04.2017 (дата подання заявки - 17.10.2016).

Свідоцтво України № 225918 на знак для товарів та послуг від 25.04.2017 як станом на дату подання даного позову так і на дату прийняття оскаржуваного рішення суду першої інстанції від 25.07.2018 є чинним.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7 зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 1).

Згідно Додатку 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7 зареєстровані на п'ять років лікарський препарат «Цитрамон-Здоров'я» (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) за реєстраційним посвідченням № UА/15717/01/01 та лікарський препарат «Цитрамон-Здоров'я» (таблетки in bulk № 6000 у пакетах) за реєстраційним посвідченням № UA/15718/01/01 (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

Відповідач-1 здійснює виробництво лікарських засобів під назвою "Цитрамон-Здоров'я" за реєстраційними посвідченнями на лікарський засіб № UА/15717/01/01 (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та № UA/15718/01/01 (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

Лікарські засоби маркуються відповідачем-1 комбінованим знаком "Цитрамон-Здоров'я" за Свідоцтвом України № 225918 на знак для товарів та послуг від 25.04.2017 на підставі укладеного між відповідачем-1 (Ліцензіат) та відповідачем-3 (Ліцензіар) ліцензійного договору №4 від 01.05.2008, за умовами якого Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього Договору за винагороду, що сплачується Ліцензіатом, виключну ліцензію на використання Об'єктів права інтелектуальної власності ("Ліцензія").

За ліцензійним договором №4 від 01.05.2008 Ліцензіату на Території надаються такі права: на виробництво, пропозицію до продажу, продаж та інше введення в господарський обіг Продукції за Ліцензією та/або Спеціальної продукції; на використання, рекламу, просування на ринку від свого імені як виробника Продукції за Ліцензією та/або Спеціальної продукції (п. п. 2.1., 2.2. Договору).

12.05.2017 відповідачами укладено Додаткову угоду №108 до ліцензійного договору №4 від 01.05.2008, за умовами якої сторони дійшли згоди доповнити перелік Об'єктів права інтелектуальної власності щодо яких надається Ліцензія, зокрема, об'єктом: знак для товарів та послуг, "Цитрамон-Здоров'я" (комбінований) - свідоцтво України №225918 від 25.04.2017 p. - для всіх зазначених у свідоцтві товарів класу 5 МКТП.

За твердженням позивача, на упаковках лікарських засобів "Цитрамон-Здоров'я" виробництва відповідача-1, використане позначення "Цитрамон" у комбінації білого та зеленого кольорів, яке схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, власником якого є позивач. При цьому, позивач не надавав відповідачу-1 право використання знаку для товарів та послуг «Цитрамон».

Видання ж відповідачем-2 наказу № 7 від 05.01.2017, за твердженням позивача, є єдиною підставою для отримання відповідачем-1 реєстраційних посвідчень на лікарські засоби та можливості виготовлення та реалізацію (введення в цивільний оборот) таких лікарських засобів із використанням позначення "Цитрамон-Здоров'я".

Таким чином, використання відповідачем-1 знаку "Цитрамон-Здоров'я", без дозволу позивача для позначення лікарських засобів, на які видані реєстраційні посвідчення посвідченнями № UА/15717/01/01 (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та № UA/15718/01/01 (таблетки in bulk № 6000 у пакетах), що зареєстровані у Державного реєстру лікарських засобів України відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7, стало підставою для звернення позивача до суду із даним позовом.

Частково задовольняючи позов, суд першої інстанції, прийнявши в якості належного та допустимого доказу Висновок судової експертизи №009-СІВ/17 від 24.04.2018, встановив схожість позначення "Цитрамон-Здоров'я" до ступеню сплутування зі знаком "Цитрамон" для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, належний позивачу.

Та враховуючи обставини і спосіб порушення відповідачем-1 прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, та відповідно до вимог позовної заяви, суд першої інстанції дійшов висновку, що належним та ефективним способом захисту прав позивача, який не суперечить закону і, зокрема, не порушить право на використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №225918, є:

- заборона Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП , на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий.

При цьому, за висновком суду першої інстанції, вимоги позивача про заборону використання слова «Цитрамон» у складі комбінованого знаку "Цитрамон-Здоров'я" не можуть бути задоволені, оскільки відповідач-1 отримав право на використання комбінованого знака за Свідоцтвом України №225918 на підставі ліцензійного договору.

Відмовляючи ж у задоволенні позову в частині визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7, зобов'язання виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу, та про визнання недійсними реєстраційних посвідчень UА/15717/01/01 та UA/15718/01/01, суд першої інстанції вказав, що наказ № 7 (з додатком 1), не містить опису упаковок лікарського засобу, з якого можливо було б зробити висновок про порушення прав позивача.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта статті 16);

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша статті 20);

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (частина друга статті 20);

- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша статті 21).

Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3.2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з підпунктом 4.3.2.6 пункту 4.3.2 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно ж до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Частиною першою статті 21 Цивільного кодексу Кодексу визначено, що суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий, зокрема, органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. Аналогічний припис містить і частина друга статті 20 Господарського кодексу України.

Згідно з положеннями Закону України "Про лікарські засоби":

- лікарський засіб - це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу (стаття 2);

- лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я (стаття 9).

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок № 376), державна реєстрація лікарського засобу здійснюється МОЗ України на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ України у визначеному Міністерством порядку.

Пунктом 3 Порядку № 376 встановлено, що у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, яку подає до МОЗ юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарського засобу (далі - заявник), зазначаються найменування та адреса заявника, юридична адреса та адреса місця провадження діяльності виробника лікарського засобу, назва лікарського засобу, його торговельна назва, назва діючої речовини, синоніми, форма випуску, повний склад лікарського засобу, показання до застосування та протипоказання, дозування, умови відпуску, способи застосування, строк та умови зберігання, інформація про упаковку, дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.

Під час проведення експертизи реєстраційних матеріалів проводиться перевірка на відповідність вимогам належної виробничої практики виробництва лікарських засобів (крім діючих речовин (субстанцій), що подаються на реєстрацію (перереєстрацію), у порядку, визначеному МОЗ (абзац чотирнадцятий пункту 3).

За приписами абзацу 1 пункту 5 Порядку № 376 Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпеки та якості лікарського засобу за результатами експертизи реєстраційних матеріалів або висновки, передбачені абзацами другим - четвертим пункту 2 цього Порядку, і рекомендує здійснити державну реєстрацію відповідного лікарського засобу або відмовити в ній.

Наказом МОЗ про державну реєстрацію лікарського засобу затверджується фармакопейна стаття або методи контролю його якості, інструкція про застосування лікарського засобу (інструкція для медичного застосування), здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва лікарського засобу, а також присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів та міжвідомчої бази даних про зареєстровані в Україні лікарські засоби (абзац 3 пункту 5).

Відповідно до п. 6 Порядку № 376 факт державної реєстрації лікарського засобу засвідчується реєстраційним посвідченням на лікарський засіб.

Згідно з вимогами п. 7 Порядку № 376 протягом строку дії реєстраційного посвідчення заявник несе відповідальність за ефективність, безпечність та якість зареєстрованого лікарського засобу, вживає заходів для підвищення науково-технічного рівня виробництва та гарантії якості зареєстрованого лікарського засобу, які встановлюються в Україні.

Рішення про відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу приймається у разі, коли під час експертизи реєстраційних матеріалів не підтвердилися відомості щодо ефективності, безпеки та якості такого лікарського засобу (п. 9 Порядку № 376).

З аналізу норм Порядку № 376 вбачається, що метою державної реєстрації лікарського засобу є забезпечення якості, безпечності та ефективності лікарського засобу.

Відповідно до п. 3-3 Порядку № 376 для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, і лист, в якому зазначається, що права третьої сторони, захищені патентом, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

У державній реєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації буде порушено захищене патентом майнове право інтелектуальної власності, пов'язане, зокрема, з виробництвом, використанням, продажем лікарських засобів (абзац четвертий пункту 9 Порядку № 376).

Отже, чинним нормативно-правовим актом встановлені додаткові підстави, за наявності яких МОЗ України відмовляє у державній реєстрації лікарського засобу, а саме в разі коли буде порушено захищене патентом майнове право інтелектуальної власності - на винахід або корисну модель.

В отой же час, Порядок № 376 не визначає підстави для відмови в реєстрації лікарського засобу, пов'язані із застосуванням у його назві певних знаків для товарів та послуг (торговельної марки), в тому числі і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку зі видачею відповідного свідоцтва.

З наведеного слідує, що Міністерство охорони здоров'я України не є органом який перевіряє та безпосередньо захищає права інтелектуальні власності особи саме на торговельну марку, а тому, законних підстав для відмови в прийнятті заявки на державну реєстрацію препарату та відмови в реєстрації препарату у відповідача-2 не було.

Колегія суддів зазначає, що державна реєстрація лікарських засобів відповідачем-2 не є юридичним фактом, який автоматично вводить їх до цивільного обороту, оскільки виготовлення, оптова чи роздрібна торгівля залежить від волі, в даному випадку, відповідача-1 як виробника. При цьому, державна реєстрація препаратів посвідчує їх безпеку для людей при застосуванні на території України та не впливає на правовідносин у сфері інтелектуальної власності.

На думку апеляційного суду, державна реєстрація препаратів є лише однією із необхідних умов введення препарату в цивільний оборот, у зв'язку з чим належить відхилити доводи позивача в цій частині.

Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами ст. 20 Господарського кодексу України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Кожний суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів.

У рішенні Конституційного суду України від 01.12.2004 зазначено, що виходячи зі змісту ч.1 ст. 8 Конституції України охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Як зазначено Конституційним судом України, види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права» як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними.

Поняття «охоронюваний законом інтерес» у логічно-смисловому зв'язку з поняттям «права» треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних та колективних потреб, які не суперечать Конституції та законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно із статтею 5 ГПК України Здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Тобто, необхідними умовами захисту прав та охоронюваних інтересів особи, яка звертається до суду, є їх порушення або невизнання зі сторони іншої особи, а також можливість їх захисту судом у спосіб, визначений законом чи договором, або який не суперечить закону.

Частиною 1 статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що члени повинні гарантувати, що примусові процедури, як визначено в цій Частині, що їхнє законодавство передбачає, що дозволяють ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, що підлягають під цю Угоду, зокрема швидкі заходи, спрямовані на недопущення порушень, та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживання.

Одночасно відповідно до частини 5 статті 41 ТРІПС зрозуміло, що ця Частина (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ) не створює будь-яких зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому, і не впливає на можливість членів контролювати виконання свого законодавства в цілому. Ніщо в цій Частині не створює зобов'язань стосовно розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому.

Колегія суддів враховує правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду від 19.06.2018 у справі № 910/1780/16, за якою формальне дотримання МОЗ України існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованої торговельної марки забороняти використання позначення та не повинно ставити під сумнів виключний характер прав на торговельну марку.

Разом із тим колегія суддів зазначає, що ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" установлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначені права власника свідоцтва, зокрема, але не виключно, щодо використання знака, заборони його використання іншими особами.

Тобто, з аналізу чинного законодавства вбачається, що власник має право захистити свої права інтелектуальної власності на торговельну марку від посягань особи, що здійснює її використання.

Позаяк відповідач-2 як компетентний орган державної влади не є користувачем об'єкту інтелектуальної власності (торговельної марки) при здійсненні своїх повноважень з реєстрації лікарських засобів, а відтак не може бути притягнутий до відповідальності за статтею 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в тому числі і шляхом визнання недійсним рішення МОЗ з реєстрації відповідного лікарського засобу, в назві якого використано відповідний знак для товарів та послуг.

За вказаних обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відмову з задоволенні позовних вимог з огляду на їх безпідставність в частині визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 № 7, зобов'язання виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу, визнання недійсними реєстраційних посвідчень № UА/15717/01/01 та № UA/15718/01/01.

Разом з тим, в світлі зобов'язання, передбаченого частиною 1 статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) щодо забезпечення ефективності заходів проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, чинним законодавством передбачено право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, в даному випадку - відповідачу-1, як особі, що здійснює маркування лікарського засобу під назвою «Цитрамон-Здоров'я» комбінованим позначенням «Цитрамон-Здоров'я», що схоже із зареєстрованим знаком позивача та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення обставин справи щодо використання відповідачем-1 позначення, схожого до ступеню змішування зі знаком позивача "Цитрамон", захищеним Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №161029 від 10.09.2012, ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2017 було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом складено Висновок №009-СІВ/17 від 24.04.2018, відповідно до якого надано наступні відповіді:

1. Домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є графічний елемент у вигляді прямокутника, що має забарвлення від світло-фіолетового до фіолетового кольору, в центрі якого розташовано словесний елемент у вигляді напису "Цитрамон-Здоров'я".

2. Застосування позначення "Цитрамон-Здоров'я", яке є словесною частиною знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918, не є застосуванням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 у формі зареєстрованого знака, або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака.

3. Товар "лікарський засіб, а саме анальгетик", під назвою "Цитрамон-Здоров'я" виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" є спорідненим із товарами 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029.

4. На упаковці лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" застосовано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака.

5. Зовнішнє оформлення упаковки лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я", виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, настільки, що їх можна сплутати.

З висновку експертизи вбачається, що схожість позначень встановлено за такими ознаками:

- загальне зорове враження: позначення схожі;

- вид і характер зображення: прямокутник, що має зелене тло, в центрі якого міститься напис білого кольору;

- кольори позначення: білий, зелений;

- вид шрифту: словесні позначення виконані у схожій манері;

- алфавіт: кирилиця;

- розташування слів одне відносно одного: горизонтальне;

- розмір шрифту: розмір шрифту приблизно однаковий, пропорційно до загальних розмірів порівнюваних позначень;

- геометричні форми: прямокутник.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач-1 використовує позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, як на зовнішній упаковці так і на внутрішньому пакуванні лікарського засобу «Цитрамон-Здоров'я», яке схоже зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 161029, належного позивачу, настільки, що їх можна сплутати.

Таке ж використання здійснюється відповідачем-1 у діловій документації, мережі Інтернет, пропонуванні до продажу і рекламуванні лікарського засобу «Цитрамон-Здоров'я».

Одночасно, матеріали справи не містять докази використання відповідачем-1 знаку «Цитрамон», належного позивачу, в іншій формі, а відтак колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що належним та ефективним способом захисту прав позивача, який не суперечить закону і не порушить право на використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №225918, належного відповідачу-3, є заборона застосовувати та зобов'язання усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП , на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон".

Колегією суддів також враховується, що у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/15741/17 за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг.

Предметом спору у вказаній справі є невідповідність зареєстрованого за свідоцтвом України № 225918 знаку для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров'я» умовам надання правової охорони, передбачених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для тих самих та однорідних товарів.

В разі задоволення позову у справі 910/15741/17, відповідач-1 втратить права інтелектуальної власності на використання в будь-якій формі і способом знаку «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом України № 225918, що використовується ним за умовами ліцензійного договору ліцензійного договору №4 від 01.05.2008, укладеного з відповідачем-3, а відтак права позивача будуть захищені в судовому порядку в передбачений законом спосіб.

Відповідно до статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у даній справі не вбачається, у зв'язку з чим оскаржуване рішення належить залишити без змін як законне та обґрунтоване.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржника.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/7661/17 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 07.12.2018.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

Б.В. Отрюх