ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2018 р. Справа№ 910/17202/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Остапенка О.М.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі

від апелянта: Сташків К.І. (ордер серії КВ 215272 від 17.08.2018);

від позивача за первісним позовом: Курзін О.А. (ордер ПТ 027675 від 14.11.2018);

від відповідача-2 за первісним позовом: не з'явився;

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамінтек ЛТД"

на ухвалу господарського суду міста Києва від 19.07.2018

у справі № 910/17202/17 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек";

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамінтек ЛТД",

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл"

про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку,

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек",

2. Вітротест Сп. З О.О.

про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.07.2018 призначено у справі № 910/17202/17 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, поставлено на вирішення експерта запитання; зупинено провадження у справі до закінчення проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, ТОВ "Рамінтек ЛТД" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 19.07.2018 в частині питань, поставлених судом експерту, прийняти в цій частині нове рішення.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамінтек ЛТД" на ухвалу господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/17202/17, розгляд апеляційної скарги призначено на 28.11.2018.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. на лікарняному, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/17202/17 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 апеляційну скаргу ТОВ "Рамінтек ЛТД" прийнято до провадження колегією суддів у визначеному складі та призначено її розгляд на 28.11.2018.

16.11.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від позивача за первісним позовом надійшов відзив на апеляційну скаргу.

У судовому засіданні 28.11.2018 представник відповідача-1 за первісним позовом (апелянт) підтримала вимоги апеляційної скарги та просила її задовольнити. Представник позивача за первісним позовом заперечив проти апеляційної скарги, просив суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а оскаржувану ухвалу залишити без змін. Представник відповідача-2 за первісним позовом та представник відповідача-2 за зустрічним позовом не зявилися. Про дату, час і місце розгляду справи всі учасники провадження у справі повідомлені належним чином, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Стаття 43 ГПК України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представника відповідача-2 за первісним позовом, який не з'явився у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 ГПК України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно із ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" звернулося до господарського суду міста Києва з первісним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамінтек ЛТД" (відповідач 1); Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл" (відповідач 2), в якому просить суд: просить : 1) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМІНТЕК ЛТД" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053; 2) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОВЕЛЛ" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053; 3) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "РАМІНТЕК ЛТД" використовувати позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" схожі з торговельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 на упаковках продукції-засобів для діагностики власного виробництва, а також використовувати позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" схожі з торговельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 будь-якими шрифтами та алфавітами з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу, заборони використання схожих позначень "Vitrotest" та "Vitro-test" в діловій, фінансовій та будь-якій іншій документації; 4) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОВЕЛЛ" використовувати позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" схожі з торговельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 будь-якими шрифтами та алфавітами з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу, заборони використання схожих позначень "Vitrotest" та "Vitro-test" в діловій, фінансовій та будь-якій іншій документації; 5) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМІНТЕК ЛТД" вилучити з цивільного обороту та знищити діагностичні набори (тести) під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test", як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053; 6) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОВЕЛЛ" вилучити з цивільного обороту та знищити діагностичні набори (тести) під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test", як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.10.2017 порушено провадження у справі № 910/17202/17

До господарського суду м. Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл" надійшла зустрічна позовна заява до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" та Вітротест Сп. З О.О. про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.01.2018 року прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл" до розгляду та об'єднано в одне провадження з первісним позовом у справі № 910/17202/17 за правилами загального позовного провадження.

Через канцелярію суду першої інстанції 22.05.2018 від представника відповідача-1 за первісним позовом за первісним позовом надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

Відкладаючи розгляд справи 22.05.2018 та 03.07.2018, суд фактично надав сторонам можливість надати свої заперечення щодо вказаного клопотання про призначення судової експертизи чи свої запитання, які сторони вважали за необхідне поставити судовому експерту.

19.07.2018 у судовому засіданні першої інстанції представником відповідача-1 за первісним позовом було подано письмове клопотання, в якому останній просив суд поставити експерту наступні питання: чи є позначення "Vitro-test" застосоване на тест системах для діагностики інфекційних захворювань та алергії, виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 186053; чи є слова "Vitro" та "test" загальновживаними словами.

Оскаржуваною ухвалою суд першої інстанції призначив у справі судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи було поставлено наступні питання: чи є знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями "Vitrotest", яке міститься у діловій документації та на упаковках продукції виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" та діловій документації ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл"? чи є знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями "Vitro-test", яке міститься у діловій документації та на упаковках продукції виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" та діловій документації ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл"? чи є товари, для маркування яких ТОВ "Рамінтек ЛТД" використовує позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" та продаж яких здійснює ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Біовелл", такими самими або спорідненими із товарами 05 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053?

Суд апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції винесена з повним дослідженням матеріалів справи та є такою, що відповідає вимогам законодавства, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом первісного позову є припинення порушення прав на торговельну марку «VITROTEST» за свідоцтвом України №186053. Відповідно питаннями на експертизу в цьому випадку можуть бути питання, які дозволяють встановити або спростувати використання торговельної марки «VITROTEST» або схожого з нею позначення для маркування товарів 05 класу, для яких вона зареєстрована.

Обґрунтовуючи своє клопотання про призначення експертизи відпвідач-1 за первісним позовом зазначав, що наданий позивачем за первісним позовом висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 17.01.2018 №01-01/2018 ґрунтується на недостовірних даних та містить суперечливі висновки, викликає обґрунтовані сумніви щодо його правильності, та не може бути належним, допустимим, достовірним та достатнім доказом для встановлення обставин, які мають значення для вирішення справи.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) вказано, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Окрім того, судова колегія зазначає, що зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є саме правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені експертом.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження (ст. 3 Закону України «Про судову експертизу»).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

Приписами частини 1 статті 100 ГПК України встановлено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Приписами п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України встановлено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Суд відхиляє доводи апелянта, стосовно того, що судом першої інстанції не були дотримані процесуальні норми при визначенні кола питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом при проведенні судової експертизи, з огляду на наступне.

У клопотанні про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності відповідачем-1 за первісним позовом були запропоновані питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а саме: чи є позначення "Vitro-test" застосоване на тест системах для діагностики інфекційних захворювань та алергії, виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 186053; чи є слова "Vitro" та "test" загальновживаними словами.

Разом з тим, в апеляційній скарзі апелянт просить суд поставити перед експертом питання, які не були заявлені до суду першої інстанції до винесення оскаржуваної ухвали, та більшість цих питань не стосуються предмету спору за первісним позовом. Так питання: "чи є позначення «Vitro-Test», яке використовує ТОВ «Рамінтек ЛТД» при виробництві імуноферментних тест-систем тотожним настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №186053 - «VITROTEST»" є аналогічним за змістом із питанням, яке поставлене судом експерту за оскаржуваною ухвалою. А питання: "чи є слова «vitro» та «test» загальновживаними? чи є словосполучення «vitro test» загальновживаним в медицині, фармацевтиці, генетиці? чи складається знак для товарів і послуг «VITROTEST» за свідоцтвом України №186053 лише з позначень, що є загальновживаними термінами? чи складається знак для товарів і послуг «VITROTEST» за свідоцтвом України №186053 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?" - виходячи з предмету первісного позову, не стосуються суті спору щодо припинення порушення права інтелектуальної власності за відповідним Свідоцтвом.

За таких обставин, доводи апелянта, стосовно того, що суд першої інстанції, поклавши на нього оплату проведення експертизи, безпідставно не поставив перед експертом питання, які були ним запропоновані, відхиляються судовою колегією за необгрунтованістю. До того ж саме відповідачем-1 за первісним позовом було заявлено клопотання про призначення експертизи (щодо вимог за первісним позовом), воно судом було задоволено разом з клопотанням про визначення експертної установи для проведення експертизи у справі із врахуванням вимог заявника (визначити експертну установу, крім Київського науково-дослідного інституту судових експертиз).

За приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи, як зазначалось вище.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

Враховуючи викладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що з метою встановлення фактичних обставин справи, які потребують спеціальних знань, провадження у даній справі підлягає зупиненню для забезпечення проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Заперечення апелянта стосовно того, що ним виробляється продукція з використанням позначення «VITROTEST» (одним словом), у зв'язку з чим він вважає некоректними відповідні запитання, які суд поставив на вирішення експерта, відхиляється судовою колегією. Так, судом першої інстанції питання, які поставлені на вирішення експерта, сформульовані, виходячи із позовних вимог за первісним позовом, а питання щодо використання чи невикористання позначення «VITROTEST» відповідною стороною у спорі буде вирішуватися судом на інший стадії розгляду даної справи. Суд не може на стадії призначення експертизи надавати оцінку обставинам справи та доводам сторін по суті спору.

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування ухвали господарського суду м. Києва від 19.07.2018 у справі № 910/17202/17. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного судового рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамінтек ЛТД" залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/17202/17 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/17202/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 04.12.2018.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді О.М. Остапенко

А.А. Верховець