ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

м. Київ

21.11.2018

Справа № 910/5359/16

За позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія"

про захист прав інтелектуальної власності

Суддя Гумега О.В.

Представники: без виклику учасників справи

ВСТАНОВИВ:

WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані; далі – Позивач) звернулося до Господарського суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (далі – Відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" "ХАДО-Технологія" (далі – Відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності, в якому просило:

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", власником якого є відповідач-2;

- зобов’язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати повністю недійсним свідоцтво України № 152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є відповідач-2;

- зобов’язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити відповідачу-2 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-3 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-2 здійснювати використання об’ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-3 здійснювати використання об’ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об’ємні позначення, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України №15337 та №172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, – фактично позивача.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю предмета спору. У задоволенні решти вимог відмовлено повністю.

Рішення суду мотивовано тим, що в день відкриття провадження у даній справі оскаржувані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця, а тому провадження у даній справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг підлягає закриттю на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України у зв’язку з відсутністю предмету спору. В іншій частині позовних вимог щодо заборони відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами судом відмовлено, оскільки зі змісту вимог вбачається, що вони направлені на заборону вчинення певних дій в теперішньому та майбутньому часі, а оскільки продукція не виробляється і не пропонується до продажу відповідачами та доказів протилежного не надано, то такі вимоги задоволенню не підлягають. Щодо позовних вимог про зобов’язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то такі вимоги також задоволенню не підлягають, оскільки є похідними від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсними.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 залишено без змін з тих же підстав.

Постановою Верховного Суду від 06.11.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі №910/5359/16 скасовано та направлено справу №910/5359/16 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/1987 від 15.11.2018 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/5359/16.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2018 справу № 910/5359/16 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

У постанові Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 910/5359/16 зазначено, зокрема, що:

- суди попередніх інстанцій у частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не врахували, що наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними (ст. 18, п. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”);

- закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань, проте з матеріалів справи не вбачається встановлення судами попередніх інстанцій обставин, які свідчать про відсутність між сторонами спору та неврегульованих питань після припинення оскаржуваних свідоцтв України;

- згідно зі статтею 22 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за особою, яка є власником відповідного свідоцтва, і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак. Отже, тимчасове невикористання знаків не може свідчити, що відповідачами-2, 3 вони не будуть використовуватися в майбутньому, а тому передчасним є посилання судів на безпідставність позовних вимог про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об’ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товари;

- судами попередніх інстанцій помилково застосовано в даних правовідносинах пункт 2 частини 1 статті 231 ГПК України, внаслідок чого суди дійшли невірного висновку про закриття провадження у справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494, з огляду на що передчасними є висновки судів про відмову в задоволенні позовних вимог щодо зобов’язання відповідача-1 здійснити вказані вище дії і заборону відповідачам-2, 3 здійснювати зазначені вище дії.

- судами попередніх інстанцій не надано належної оцінки всім зібраним у справі доказам та обставинам у сукупності, в тому числі висновку експерта за результатами проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яка була проведена на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2016.

Керуючись ст. ст. 12, 177, 178, 181, 182, 184, 230, 234, 235, 316 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 910/5359/16 до свого провадження.

2. Розгляд справи № 910/5359/16 здійснювати у порядку загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 10.12.18 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

4. Викликати учасників справи у судове засідання, визнати їх явку обов’язковою.

5. Учасникам справи направити у судове засідання своїх представників з наданням документів, що підтверджують повноваження представників, для залучення до матеріалів справи (ст.ст. 56 - 61 ГПК України).

6. Запропонувати відповідачам-1, 2, 3:

- подати до суду відзив на позовну заяву станом на час нового розгляду справи з урахуванням постанови Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 910/5359/16, а також з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду про відкриття провадження у справі (ст.ст. 165, 178 ГПК України), при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст.ст. 167, 154 ГПК України).

7. Запропонувати позивачу:

- подати пояснення по суті заявлених позовних вимог станом на час нового розгляду справи з урахуванням постанови Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 910/5359/16, а також з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду.

- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (ст.ст. 166, 184 ГПК України), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

8. Звернути увагу учасників справи, що подання ними заяв по суті справи (відзиву; відповіді на відзив; заперечення на відповідь на відзив; пояснень) у строки, встановлені судом, доводиться учасником справи, який подає відповідні заяви.

9. Звернути увагу учасників справи, що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам параграфа 1 глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

10. Звернути увагу учасників справи, що збирання доказів у господарських справах не є обов’язком суду, крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74 ГПК України).

11. Звернути увагу учасників справи, що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, зокрема, учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд (ч. 3 ст. 170 ГПК України). Водночас, ч. 4 ст. 170 ГПК України визначено, що суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

12. Роз’яснити:

- позивачу, що у разі неявки останнього в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

- відповідачам, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

- позивачу та відповідачам про обов’язок повідомити суд про причини неявки в засідання суду.

13. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

14. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею – 21.11.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                           О.В.Гумега

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп’ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з’явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.