РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018Справа № 910/13062/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна";

до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю"Торговий дім "Любисток" (відповідач 2);

ОСОБА_1 (відповідач 3);

Компанія Солекс Агро, с.р.о (відповідач 4);

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Дрюк Н.О., представник, довіреність № б/н від 01.08.2018 р.;

Ковіня О. Г., представник, довіреність № б/н від 01.08.2018 р.;

Лукянов О. Л., представник, довіреність № б/н від 01.08.2018 р.;

Від відповідача 1: Тюріна Л. А., довіреність № 2434-03/63 від 02.02.18 р.;

Потоцький М. Ю., довіреність № 2434-03/65 від 02.02.18 р.;

Від відповідача 2: не з'явилися;

Від відповідача 3: не з'явилися;

Від відповідача 4: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" про:

- визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 недійсними повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.01.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017, у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.11.2017 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 16.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 зі справи № 910/13062/16 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 15.101.2017 № 05-23/3020 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2017 року, справа № 910/13062/16 передана для розгляду судді Мандриченку О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2017 року справу прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О. В., слухання справи призначено на 12.12.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2017 року слухання справи призначено на 25.01.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2018 року постановлено розгляд справи №910/13062/16 здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 22.02.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 залучено до участі у справі ОСОБА_1 (відповідач 3) та Компанію Солекс Агро, с.р.о. (відповідач 4) в якості співвідповідачів у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 вжито заходи забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2018 року відкладено підготовче засідання у справі № 910/13062/16 до 18.09.2018 року та зупинено провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/13062/16 до судового розгляду по суті на 18.10.2018.

У судових засіданнях 18.10.2018 та 30.10.2018 оголошувалась перерва в слуханні справи по суті.

Представники позивача в судовому засіданні 08.11.2018 р. позовні вимоги підтримали, просили позов задовольнити в повному обсязі.

Представники відповідача 1 в судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях на позовну заяву.

Відповідач 2, відповідач 3 та відповідач 4 у судове засідання 08.11.2018 своїх повноважних представників не направили, хоча про день, час та місце слухання справи були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідача 2, відповідача 3 та відповідача 4 не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Як вбачається з відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником знаків для товарів та послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав", за свідоцтвами України № 142127, № 143035 зареєстрованих на підставі заявок від 31.08.2010 № m201013392 та від 02.09.2010 № m201013527 відповідно, щодо товарів та послуг 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг є ОСОБА_1 (відповідач 3) та Компанія Солекс Агро, с.р.о (відповідач 4).

Як зазначає позивач, до дати подання заявок на видачу свідоцтв України № 142127, № 143035 щодо товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав", деякі виробники використовували для маркування своїх приправ позначення " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав", а саме:

приправа " 12 овощей и трав" Универсальная/Кнорр - виробник ТОВ "Юнілевер Русь";

приправа " 12 трав и овощей" Универсальная/Кнорр - виробник ПП "Укрпрод Сервіс";

приправа " 12 трав и овощей" (різновиди: Универсальна, Куриная, Грибаня) "Впрок", виробник - ТОВ "Впрок".

Крім того, позивач вказує, що присутність у цивільному обігу вказаної вище продукції до 2010 підтверджується, листом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнілівер Україна" від 06.07.2016 № 219, відповідно до якого товариство реалізовувало на ринку України в період з 2009 року - серпень 2010 року продукти ТМ Кnorr, а саме приправи Кнорр Делікат універсальна, які на лицьовій стороні упаковки містили позначення " 12 овочів і трав".

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав", за свідоцтвами України № 142127, № 143035 є такими, що не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, складаються лише з позначень і даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на склад товарів, крім того, є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, тому свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 142127, № 143035 підлягають визнанню недійсними повністю.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Звертаючись до суду з позовом, позивач надав висновок спеціаліста - патентного повіреного України Андреєвої А.В. № 04-06/2016 від 24.06.2016 року, відповідно до якого зазначено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 є описовими при їх використанні як щодо зазначених у свідоцтві товарів 30 класу МКТП, а саме "приправи" та "прянощі", так і у зв'язку з ними; є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід"; є такими, що не мають розрізняльної здатності.

Заперечуючи проти позову відповідач 1 та відповідач 2 зазначали, що вказаний висновок не може бути прийнятий судом як належний доказ у справі, оскільки був складений поза рамками судового провадження, за ініціативою зацікавленої сторони у справі, за кошти позивача. Крім того, спеціаліст не попереджався про кримінальну відповідальність.

Не може вважатися актом судової експертизи висновок спеціаліста, наданий заявникові (юридичній чи фізичній особі) на підставі його заяви, - навіть якщо відповідний документ має назву "висновок судового експерта" або подібну до неї, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання нею ухвали про призначення експертизи (Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

Враховуючи вказане, сторони звернулись із клопотаннями про призначення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 року призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13062/15, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010?

- Чи є знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

У висновку № 234/16 від 04.11.2016 судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальової Н.М встановлено:

1. (4) Знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035 складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП "приправи" та "прянощі" або у зв'язку з ними.

2. (3) Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід".

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 не є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "приправи", "прянощі".

3. (1,2) Знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвами України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки № m201013392 від 31.08.2010; знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки № m201013527 від 31.08.2010.

Разом з тим, 16.12.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" через відділ автоматизованого документообігу суду було подано висновок експертів тієї ж експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренка В.Л. та Голікової О.В. № 308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.12.2016, відповідно до якого експертами встановлено, що позначення за свідоцтвами України №№142127, 143035 є такими, що набули розрізняльної здатності внаслідок використання, що обумовлюється як їх характером, так і інтенсивністю їх використання.

Оскільки, висновок експертів № 308/16 від 16.12.2016, наданий Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" частково суперечив висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 234/16 від 04.11.2016, проведеного на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 у справі № 910/13062/16, ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 суд призначив у справі № 910/13062/16 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

На вирішення повторної експертизи були поставлені наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи є знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

У висновку № 98 від 10.01.2017 судового експерта Жили Богдана Володимировича встановлено:

1. (1,2) Знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010;

Знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010.

2. (3) Знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не є такими, що складаються з позначень чи даних, які є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними.

3. (4) Знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№142127, 143035 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах.

Позивач зазначає, що висновок № 98 складенний з порушеннями та не відповідає матеріалам справи, а висновок № 234/16 є правильним, що підтверджується рецензіями патентного повіреного України Прохорова-Лукіна Григорія Вікторовича, складеними за результатами аналізу висновку № 98 та висновку № 234/16.

Суд відзазначає, що п. 1 розділу ІІ Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 775/5 від 25.05.2015 року передбачено, що рецензування висновків експертів проводиться співробітниками НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.

Таким чином, беручи до уваги, що рецензії були складені не судовим експертом НДУСЕ, колегія суддів не приймає вищевказані рецензії у якості належних та допустимих доказів по справі.

13.09.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" через відділ автоматизованого документообігу суду було подано висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.08.2018 № 02-07/2018, складений експертом Андрєєвою А.В.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

-Чи складаються знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України та за свідоцтвом України № 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими використанні зазначених у свідоцтві товарів або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 оманливими?

- Чи були знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127,143035 такими, що не мали розрізняльної здатності?

У висновку від 09.08.2018 № 02-07/2018 судовим експертом Андрєєвою Альоною Вікторівною встановлено:

1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 є описовими при їх використанні як щодо зазначених у свідоцтві товарів 30 класу МКТП, а саме «приправи» та «прянощі», так і у зв'язку з ними;

2. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме для товарів «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід».

3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 є такими, що не мали розрізняльної здатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. (ч. 2 ст. 86 ГПК України)

Беручи до уваги наявність у матеріалах справи трьох суперечливих одна одній експертиз, суд приходить до висновку про самостійне дослідження висновків експертів № 98, № 234/16, № 02-07/2018 та надання їм самостійної оцінки з урахуванням матеріалів та обставин справи.

Так, звертаючись із позовом до суду позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035 складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні, щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними.

Так, за результатами судової експертизи проведеної експертом ОСОБА_9, згідно якої складено висновок № 234/16 зазначено наступне.

"Основними за смисловим навантаженням, впливом на зорове та фонетичне сприйняття досліджуваних позначень в цілому, на яких акцентується основна увага споживача є словесні та цифровий елементи, а саме " 12 овощей и трав" та " 12 овочів і трав". Ці елементи як за топологічним, так і за розмірними ознаками у складі досліджуваних позначень є домінуючими. Кольорова гама, шрифт, нахил тощо, не змінює сприйняття позначень в цілому. У позначеннях використане поєднання кольорів зелений, жовтий, білий які є логічними при зображенні рослин, а в даному випадку овочів і трав.

Отже, загальне зорове і семантичне сприйняття цих позначень утворюється лише за рахунок таких елементів як: " 12 овощей и трав" або " 12 овочів і трав", і ці елементи несуть інформацію про:

2) продукти рослинного походження "овочі" і "трави";

3) інгредієнти наявні в товарі у вигляді суміші";

4) кількість.

Пересічному українському споживачу є цілком зрозумілим зміст досліджуваних позначень, виконаних як російською, так і українською мовами.

Досліджувані позначення зареєстровані по відношенню до товарів 30 класу, а саме:

"Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід".

Цілком очевидно, що зареєструвати знак "меблі" чи "шафа" для меблевих товарів чи знак "одяг" (група товарів) для верхнього одягу неможливо.

Таким чином до позначень, які вказують на вид, відносяться не тільки позначення, які власне вказують на вид товарів як сукупності товарів певної групи, об'єднаних спільною назвою та призначенням, але й позначення, які вказують на клас, групу чи різновид товарів.

Отже, "овочі" та "трави" є рослинами; "прянощі" - це рослини (продукти рослинного походження), які додають до харчових продуктів для надання їм приємного запаху та смаку; "приправа" - це харчовий продукт, що додають до страв для поліпшення смаку і аромату.

Таким чином, словесні елементи "овочі і трави" з урахуванням товарів 30 класу МКТП "приправи; прянощі" стосовно яких зареєстровано досліджувані знаки, вказують на їх приналежність до продуктів рослинництва та вид товарів - приправи, прянощі.

Впевненість про приналежність товарів до продуктів рослинництва та вид товарів - приправи, прянощі підсилюється і тим фактом, що приправи як і прянощі зазвичай застосовуються не поодинці, а в різноманітних комбінаціях.

Фактично, дванадцять овочів і трав є нічим іншим як сумішшю прянощів або приправ. Відомо, що нерідко прянощі заздалегідь заготовляють в суміші. Суміші і комбінації прянощів використовувались для поліпшення, посилення смаку з давніх часів.

Значна кількість виробників використовують схожі позначення для товарів "приправи; прянощі" поряд з власною торговельною маркою, яка вирізняє товар цього виробника серед аналогічних товарів інших виробників.

Отже, використання досліджуваних позначень на упаковках товарів не допомагає споживачеві відрізнити товар одного виробника від товару іншого виробника, а вказує на (описує) властивості товару, причому це твердження було справедливим на дату подання заявок на досліджувані знаки для товарів і послуг.

Словосполучення у комбінації з цифровим елементом " 12 овочів і трав" та " 12 овощей и трав" прямо вказують на характеристики, склад товарів рослинного походження 30 класу МКТП "приправи; прянощі". Вказані словосполучення у комбінації з цифровим елементом для товарів 30 класу МКТП "приправи; прянощі" описують інгредієнти (складові) "овочі", "трави", кількість інгредієнтів - 12шт. Перше зорове сприйняття досліджуваних знаків однозначно, без додаткових доказів створює враження про те, що вони вказують на товар "приправи; прянощі" та на його характеристики, а саме склад інгредієнтів: до складу товару входять такі інгредієнти як овочі і трави у кількості 12 шт.

Таким чином, знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №142127, №143035 складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП "приправи" та "прянощі" або у зв'язку з ними".

В свою чергу, за результатами судової експертизи, яка проведена судовим експертом Жилою Б.В., згідно якого складено висновок № 98 встановлено наступне.

"Жоден з товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами України №№ 142127, 143035, в тому числі й приправи, прянощі, гірчиця, оцет, борошно та зернові продукти, хліб не складається з овочів та трав у натуральному вигляді - плодів та рослин, що випливає зі змісту словосполучень " 12 овочів і трав", " 12 овощей и трав" при їх безпосередньому тлумаченні.

Дійсними інгредієнтами вказаних товарів можуть бути сушені та подрібнені частини овочів та трав, за часту доведенні до порошкоподібного стану за якого їх неможливо ідентифікувати як такі. В зв'язку з цим, саме використання таких формулювань, як "сушені овочі і трави", "сушені та подрібнені овочі і трави", "сушені та мелені овочі і трави" мають розглядатись як пряма вказівка на склад таких товарів, як приправи, прянощі, гірчиця, оцет, борошно та зернові продукти, хліб.

Однак, необхідно зауважити, що і таке позначення не буде достатньо конкретизованим для визнання його описовим щодо складу матеріалу виготовлення товарів, оскільки не можливо безпосередньо зрозуміти про частини яких саме засушених та/або подрібнених овочів і трав та у якій пропорції ідеться. Тобто, вказівка не є достатньо точною для того, щоб вважати її описовою відносно інгредієнтів товару.

Отже, при дослідженні знаків на предмет наявності у їх складі позначень, що вказують на той чи інший показник, функції або призначення товарів чи послуг, стосовно яких заявлені (зареєстровані) знаки, необхідно виходити з того, що такі вказівки обов'язково мають бути прямими, повинні мати безпосередній та конкретний характер.

Натомість, у випадку з такими товарами, як гірчиця, приправи, прянощі, оцет, борошно та зернові продукти, хліб знаки за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 " 12 овочів і трав", " 12 овощей и трав", не вказують прямо на складові (матеріал виготовлення) товарів, а потребують додаткових розмірковувань з приводу того, що в дійсності овочі та трави знаходяться в їх складі не у природньому, а у сушеному та меленому, порошкоподібному вигляді. Крім того потрібні додаткові розмірковування над тим, яких саме овочів та трав та у якому співвідношенні стосуються позначення.

При цьому, результати останніх розмірковувань - щодо того, яких саме овочів та трав у якому співвідношенні стосуються позначення, без ознайомлення з нанесеним на марковану позначеннями упаковку складом товару, будуть суто індивідуальними для кожного споживача.

Тобто, для розглядуваних знаків характерна невизначеність - в кожному окремому випадку вони можуть розцінюватись споживачами по різному, що не дозволяє сприймати їх в якості безпосередньо описових - знаки натякають на певний склад товарів, не називаючи його прямо.

В той же час, написи " 12 овочів і трав" та " 12 овощей и трав" не дають змоги зробити недвозначний та конкретний висновок про те, які саме, в якому вигляді та в якій пропорції овочі та трави присутні у товарах (в тому числі в товарах 30 класу МКТП "приправи", "прянощі"), що не дозволяє віднести досліджувані позначення до прямих та безпосередніх вказівок на склад товарів.

Беручи до уваги наведене вище, слід визнати, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не є такими, що складаються з позначень чи даних, які є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними".

За результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.08.2018 № 02-07/2018, проведеною експертом Андрєєвою А.В., встановлено наступне:

Словосполучення у комбінації з цифровим елементом не є довільними чи вигаданими (фантазійними) стосовно товарів рослинного походження 30 класу МКТП «приправи; прянощі», а навпаки є такими, що прямо вказують (згідно наведених вище тлумачень поняття «вказує» - позначають, називають, пояснюють, розкривають сутність/склад).

Словосполучення у комбінації з цифровим елементом для товарів 30 класу МКТП «приправи; прянощі» є такими, що описує інгредієнти (складові) «овочі», «трави», кількість інгредієнтів « 12». Перше зорове сприйняття позначень однозначно і без додаткових доказів, створює враження про те, що позначення вказують на товар «приправи; прянощі» та на окремі (певні) його властивості (характеристики), зокрема інгредієнтний склад (товар такий, що до його складу входять такі інгредієнти як овочі і трави) і їх кількість у складі « 12».

Всі ці описові зазначення є простими зазначеннями для споживчого маркування і є обов'язковими при пропонуванні до продажу товарів.

Основна функція знаку вирізняти товари одного виробника з поміж інших товарів інших виробників, споживче маркування внаслідок його поширеного застосування не може бути ідентифікуючим показником вирізняння. Одночасно з цим, зазначення на упакуванні « 12 овочів і трав» або « 12 овощей и трав» (досліджуваних знаків) є показником кількісного та інгредієнтного складу товару в упакуванні, тобто описових зазначень.

Так, досліджуючи вказане питання суд зазначає, що відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно із п. 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг зазначено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Таким чином, описовими вважаються такі словосполучення, які мають певну чітку семантику (смислове значення) і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними. При цьому, під час дослідження знака щодо наявності у його складі описових елементів знак обов'язково розглядається як єдине ціле.

У випадку, коли для формулювання описової характеристики товару або виробника, потрібні додаткові міркування, домислення, асоціації, такий знак не є описовим.

Так, суд відзначає, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" прямо не описують безпосередній склад, інгредієнти товару (які саме овочі та трави входять до його складу), лише побічно інформують про наявність деяких овочів та трав, склад яких потребує додаткового міркування і домислення для споживача. При цьому, висновки щодо їх сприйняття у споживачів можуть бути різними.

Також, зазначені знаки не вказують на вид товару. Так, як вбачається із матеріалів справи знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" використовуються на упаковках приправ ТОВ "ТД "Любисток" "Універсальна".

При цьому, овоч - плоди городніх рослин та зелень, що вживаються як їжа. Трава - це рослина з однорічними зеленими м'якими пагінцями, які не дерев'яніють.

Натомість, приправа - це окремі частини біологічних продуктів рослинного походження та їх суміші, які призначені для покращення вкусових та ароматичних якостей блюд.

Отже, приправи не складаються із овочів та трав у натуральному вигляді, а отже знак " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" не вказує на вид товару.

Враховуючи вищевикладене, також, немає підстав вважати позначення " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" такими, що прямо вказують на кількість товарів, оскільки дані знаки називають кількість овочів та трав, однак вони не зареєстровані щодо таких товарів, як овочі та трави.

Беручи до уваги зазначене, суд приходить до висновку, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 не є такими, що складаються з позначень чи даних, які є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними, а отже погоджується із експертним висновком № 98.

Крім того, позивач зазначає, що спірні знаки для товарів та послуг є оманливими щодо товарів 30 класу МКТП.

Так, згідно висновку № 234/16 встановлено, що: "Досліджувані позначення зареєстровані як знаки по відношенню до товарів 30 класу, а саме:

"Кава, чай, какао, аукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід".

Як було встановлено, словосполучення у комбінації з цифровим елементом " 12 овочів і трав" та " 12 овощей и трав" семантично пов'язані з найменуваннями частини групи товарів 30 класу МКТП а саме "приправи; прянощі", описовість щодо яких була доведена при відповіді на перше питання.

З іншими товарами, зазначеними в свідоцтвах України №142127, №143035, усталених семантичних зв'язків цих позначень не вбачається. Це стосується товарів нерослинного походження, зокрема таких: кондитерські вироби, морозиво, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, оцет, харчовий лід, що отримані в результаті переробки продуктів рослинництва та деяких інших. Також важко уявити семантичну схожість значення досліджуваних позначень " 12 овощей и трав" та " 12 овочів і трав" із семантичним значенням найменування таких товарів 30 класу МКТП як кава, чай, какао, цукор, рис, мед, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб, гірчиця.

Застосування позначень " 12 овощей и трав" та " 12 овочів і трав" до вказаних у попередньому абзаці товарів сприйматимуться споживачами як неправильні, неправдиві вказівки на характеристики (властивості товарів), зокрема їх інгредієнтний склад.

Отже, існує висока імовірність виникнення у споживача помилкових асоціацій та уявлень про властивості товару, які не відповідають дійсності, при застосуванні досліджуваних позначень " 12 овощей и трав" та " 12 овочів і трав" для цих товарів рослинного, нерослинного та іншого походження ("кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід").

Таким чином, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та №143035 є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід".

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та №143035 не є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "приправи; прянощі".

Водночас, відповідно до висновку № 98 встановлено наступне: "…серед переліку товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтвах України №№ 142127, 143035, товарами, які можуть в якості інгредієнтів містити, нехай і не безпосередньо овочі та трави в природньому стані, але їх відповідним чином оброблені частини, є приправи, прянощі, гірчиця, оцет, борошно та зернові продукти, хліб. Отже, відносно цих товарів досліджувані знаки не можуть вважатись оманливими або такими, що можуть ввести в оману.

Стосовно інших товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано досліджувані знаки, а саме кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; морозиво, мед, кондитерські вироби, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, харчовий лід слід зазначити наступне.

Є очевидним, що навіть споживач із середніми уявою та знаннями навряд чи може дійсно вважати, що в таких товарах, як кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль присутні інгредієнти у вигляді перероблених часток овочів та трав.

Отже, не зважаючи на те, що позначення " 12 овочів і трав", " 12 овощей и трав" і викликають асоціації з певним, хоча і не конкретним складом товарів, відносно зазначених вище товарів 30 класу МКТП, такі асоціації є не лише неправдивими, але й відверто нереалістичними. Тобто, можливість введення досліджуваними позначеннями в оману споживачів стосовно складу таких товарів є нереальною.

Таким чином, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та №143035 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах".

Згідно висновку 09.08.2018 № 02-07/2018 встановлено наступне:

Cловесні елементи позначень « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав», які, семантично пов'язані з найменуваннями частини товарів 30 класу МКТП рослинного походження, проте не має усталених семантичних зв'язків (у нормі не вживається разом) з найменуваннями частини товарів 30 класу (нерослинного походження, наприклад, кондитерські вироби, морозиво, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, оцет, харчовий лід, що отримані в результаті переробки продуктів рослинництва та деяких інших).

Також важко уявити як узгоджується семантичне значення досліджуваних позначень « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав» із семантичним значенням найменування товарів 30 класу МКТП - «кава, чай, какао, цукор, рис, мед, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб».

Отже, не можна виключити виникнення у споживача помилкових асоціацій та уявлень про властивості товару, які не відповідають дійсності, при застосуванні досліджуваних позначень « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав» для цих товарів рослинного, нерослинного та іншого походження («кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід»).

Якщо, споживач споглядає на готовий товар «гірчиця» у вигляді приправи, соусів, то такі позначення « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав» для готового товару будуть описовими, так як будуть вказувати на інгредієнтний та кількісний склад, якщо до складу готового товару «гірчиця приправа (соус)» будуть входити компоненти овочі і трави.

Мало відомо, що «гірчиця» є рослиною родини капустяних. Отже позначення « 12 овщей и трав»/« 12 овочів і трав» для такого товару як «гірчиця», що є рослиною, однозначно буде оманливим, оскільки не виключена вірогідність виникнення споживачів помилкового враження за рахунок тлумачення ними семантичних ознак позначення « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав».

На підставі викладеного при проведенні дослідження щодо оманливосгі досліджуваних позначень, беручі за основу їх семантичне значення та їх реєстрацію щодо визначеного у п. 1.1., 1.2. переліку товарів 30 класу МКТП, слід зробити висновок про те, що у споживача може виникнути помилкове враження, при сприйнятті досліджуваних Знаку 1 та Знаку 2 на товарах (при маркуванні товарів) таких як: «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід». Це свідчить про те, що досліджувані Знак 1 та Знак 2 для цих товарів є оманливими. Для такого висновку достатньо навіть вірогідності виникнення помилкового враження за рахунок сприйняття та тлумачення ними семантичних ознак.

Таким чином, знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме для товарів «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід».

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не реєструються знаки, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Так, спірні позначення є фантазійними і не містять в собі прямої вказівки на якісні характеристики товару; їх сприйняття у споживачів може бути різним через невідомість складу овочів та трав.

При цьому, позначення " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" не можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, а саме: кави, чая, какао, цукру, тощо, оскільки є очевидним, що вказані товари не містять овочі та трави.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП та погоджується із експертним висновком № 98.

Також, позивач зазначає, що спірні знаки не мають розрізняльної здатності.

Згідно висновку № 234/16 встановлено, що: "… не мають розрізняльної здатності позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають однакові споживчі характеристики.

Відповідно до матеріалів справи, велика кількість виробників використовує для маркування своїх товарів такі позначення як " 12 овочів і трав" (ТМ "Наш Край"), " 12 трав и овощей" (ТМ "Впрок"), " 12+5 овочів і спецій" (ТМ "Імперія Смаку"), " 12 овочів і трав" (ТМ "Деко"), " 12 овочів і трав" (ТМ "Varto"), " 15 овочів і трав" (ТМ "Українська зірка"), " 15 овощей и пряностей" (ТМ "Приправка"), " 20 трав і овочів" (ТМ "Море спецій"), " 15 овощей и пряностей" (ТМ "Red Hot Maestro"), " 10 овочів" (ТМ "Торчин"), " 15 овочів та прянощів" (ТМ "До Смаку!"), " 15 овочів" (ТМ "Фуршет").

Отже, не менше десяти виробників використовують для маркування своєї продукції позначення, що складаються з цифр та слів "овочі" та "трави" у різних комбінаціях. Це свідчить про те, що виробники використовують такі позначення для інформування споживачів про кількісний і інгредієнтний склад товару.

Відповідно до листа ТОВ "Юнілівер Україна"; що міститься у матеріалах справи, в період 2009 - серпень 2010 р. це товариство реалізовувало на ринку України продукцію "Кпогг", а саме Приправи "Кпогг Делікат універсальна", яка на лицьовій стороні упаковки містили позначення "12 овочів і трав".

Отже, використання досліджуваних позначень на упаковках товарів не допомагають споживачеві відрізнити товар одного виробника від товару іншого виробника, причому це твердження було справедливим на дату подання заявок на досліджувані знаки для товарів і послуг.

На підставі викладеного слід зробити висновок, що знак для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України №142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки №m201013392 від 31.08.2010; знак для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України №143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки №m201013527 від 31.08.2010р.".

Згідно висновку № 98 встановлено наступне: "В матеріалах справи (а.с.28-75 т.1, а.с.133 т.2, а.с.138-140 т.2, а.с.144-149 т.2) містяться фотографічні зображення упаковок приправ різних виробників, а також касових чеків та накладних, що підтверджують їх придбання. Ознайомлення з цими матеріалами показує, що:

5) на частині упаковок (а.с. 31-32 т.1, 34-35 т.1, 61-62 т.1, а.с.133 т.2, а.с.147-148 т.2) не проглядається взагалі або в достатній мірі дата виготовлення, внаслідок чого не можливо встановити дату використання присутніх на упаковках позначень шляхом їх нанесення на відповідні упаковки;

6) присутні на іншій частині упаковок дати виготовлення варіюються від 01.04.2015 (а.с. 50 т.1, а.с.56 т.1) до 12.04.2016 (а.с.68 т.1).

З огляду на приведені обставини, жодне з нанесених на упаковки позначень не може вважатись таким, що до 31.08.2010 та 02.09.2010 тривалий час використовувалось в Україні для маркування товарів, що мають спільну якість або інші характеристики

Разом з цим, в матеріалах справи присутня письмова відповідь ТОВ "Юнілівер Україна" вих. № 219 від 06.07.2016 на запит адвоката, в якому вказана юридична особа стверджує про реалізацію па ринку України в період 2009 - серпень 2010 року приправ Кнорр Делікат універсальна, які, на лицьовій стороні упаковки, містили позначення " 12 овочів і трав" (а.с.27 т.1, а.с. 132 т.2).

Однак, слід зауважити, що:

7) по-перше, менше ніж дворічний період використання позначення одною особою до дати подання заявки на його реєстрацію в якості знака іншою особою, не може вважатись достатньо тривалим для того, щоб воно втратило розрізняльну здатність;

8) по-друге, до відповіді не додано документальних підтверджень використання вказаних у документі позначень у відповідний проміжок часу, окрім прикладеного нотографічного зображення лицьової сторони упаковки приправи. Проте, вказане зображення упаковки (а.с.133 т.2) не містить відомостей про дату виготовлення товару.

За таких умов немає необхідності переходити до наступного етапу дослідження та анатізувати позначення, наведені на присутніх в матеріалах справи зображеннях упаковок приправ, на предмет того, чи мають вони форму знаків за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 або форму, яка відрізняється від них лише окремими елементами, що не змінює в цілому їх відмітності.

Отже, серед наданих для проведення дослідження матеріалів справи відсутні такі, які вказували б на те, що характер використання знаків за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 до подання заявок на їх реєстрацію призвів до втрати ними розрізняльної здатності.

В зв'язку з цим слід зробити висновок про те, що:

Знак для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України №142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010;

Знак для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m 2010 13527 від 02.09.2010".

Згідно висновку 09.08.2018 № 02-07/2018 встановлено наступне:

Відповідно до Звіту опитування респондентів щодо відсутності асоціації у споживача між товарами маркованими продемонстрованими позначеннями « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав» з конкретним виробником товару/особою власником цих знаків і відомості щодо наявності значної кількості товарів - приправ, виготовлених різними виробниками та маркованими різними торгівельними марками, або на їх замовлення на умовах Private Label, свідчать про той факт, що позначення « 12 овощей и трав»/« 12 овочів і трав» не мають розрізняльної здатності і використовуються виробниками на упакуваннях товару «пряноароматична суміш, приправа» багатьма різними виробниками не лише в Україні, виключно як інформація споживчого характеру харчового продукту та вказує на інгредієнтний та кількісний склад товару.

Наявність саме числа « 12» у такої великої кількості виробників може свідчити про «шаблонність» його застосування. Так, вище зазначалось, що « 12» - це поширена одиниця виміру дюжина, і найчастіше застосовуються для так званої «комплектації», наприклад, у іервізах, меблях. Також число « 12» є поширеним числом, з яким багато чого пов'язано в природі і яке має своєрідний символізм для людей - 12 місяців в році, 12 знаків зодіаку, 12 апостолів, двічі по 12 годин в добі, в основі східного календаря покладено 12-ти річний цикл, т.ін.

До дати подання заявок, за результатами розгляду яких були зареєстровані досліджувані Знак 1 та Знак 2, товар «приправи», які позначались як « 12 трав и овощей» (виробництва ТОВ «Впрок»), « 12 овочів і трав»/« 12 овощей и трав» торговельної марки Knorr (які реалізовувало ТОВ «Юнілівер Україна») були присутні на ринку України.

Результати проведених досліджень дають підстави для висновків про те, що позначення « 12 овощей и трав»/ « 12 овочів і трав» самі по собі, тау такому вигляді як вони зареєстровані як Знак 1 та Знак 2:

(1) не мають індивідуального розрізняльного характеру,

(2) в силу своєї описовості не здатні ідентифікувати товар «приправи; прянощі» і

(3) не дозволяють споживачу розпізнати а ні ці знаки, а ні товар з цими знаками серед однорідної (такої самої) продукції різних виробників, оскільки позначення, що являють досліджувані знаки об'єктивно позбавлені дистинктивних ознак.

На підставі викладено слід зробити висновок, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127,143035 є такими, що не мали розрізняльної здатності.

Досліджуючи вказане питання, суд відзначає, що згідно із п. 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Розрізняльна здатність знака характеризується наявністю у позначенні знака певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість відрізняти товари або послуги одних осіб від товарів або послуг інших осіб та ідентифікувати виробника товарів або особу, що надає послуги.

На підтвердження факту тривалого використання зазначених позначень відповідачами кількома виробниками у якості знаків для товарів і послуг, що мають спільну якість або інші характеристики, позивачем надано фото продукції різних виробників та відповідних товарних чеків.

Судом встановлено, що вказані документи не є належними доказами тривалого використання зареєстрованих позначень кількома виробниками, оскільки всі товарні чеки закупленої продукції датовані 2016 роком, тобто набагато пізніше від дат подання заявок відповідачем 2.

Також, позивач зазначає, що спірні знаки для товарів і послуг використовувались до 31.08.2010 року та 02.09.2010 року виробниками: ТОВ "Юнілевер Русь", що підтверджується листом ТОВ "Юнілівер Україна" № 219 від 06.07.2016 року, листом № ТОВ "Аснільсен Юкрейн" № 83 від 15.05.2017 року, лист ДФС України № 447/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 13.05.2017 року та ТОВ "Впрок", що підтверджується листом ТОВ "Аснільсен Юкрейн" № 83 від 15.05.2017 року, листом Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя № 3/12-А-508 від 04.07.2016 року та листом Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 09.21-132/35П від 13.06.2016 року.

Так, листом № 219 від 06.07.2016 року ТОВ "Юнілівер Україна" повідомило, що товариство реалізовувало на ринку України в період 2009 - серпень 2010 року продукти ТМ Кнорр, а саме приправи Кнорр Делікат універсальна, які на лицьовій стороні упаковки містили позначення " 12 овочів і трав".

Листом № 83 від 15.05.2017 року ТОВ "Аснільсен Юкрейн" зазначив відомості про обсяги продажів приправ ТОВ "Впрок", марковані позначенням " 12 овочів і трав" та " 12 овощей и трав" у період грудень 2008 року - липень 2010 року.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Отже фактичні обставини щодо введення товарів, маркованих певним позначенням, у цивільний обіг може бути встановлено судом у разі наявності в матеріалах справи такої сукупності доказів, яка достовірно дозволяла б встановити використання саме такого позначення на конкретних товарах у певний проміжок часу (п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Cуд відзначає, що інформація вказана у даних листах не підтверджена жодними первинними документами, зокрема видатковими накладними, актами здачі-прийому товарів, договорів, які б підтверджували реалізацію на ринку України в період грудень 2008 - серпень 2010 року продуктів ТМ Кнорр та ТОВ "Впрок" з позначенням " 12 овочів і трав" та " 12 овощей и трав".

Листом № 3/12-А-508 від 04.07.2016 року Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя зазначив, що інформація щодо затверджених і зареєстрованих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 3/8-А-1726-08-27597Е від 11.03.2008 р. на концентрат харчовий ТМ Кнорр - приправа "Делікат "Універсальна"; ТУ У 15.8-2:2009 "Приправи "Впрок". Технічні умови"; № 3/8-А-1647-11-40666Е від 28.03.2009 на приправи "Впрок" в ассортименті згідно з додатком оприлюднена на офіційному веб-сайті Держсанепідслужби України.

Листом № 09.21-132/35-П від 13.06.2016 року Державна санітарно-епідеміологічна служба України повідомила інформацію стосовно зареєстрованих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи оприлюднена на офіційному веб-сайті Держсанепідемслужби України, зокрема: концентрат харчовий ТМ Кнорр - приправа "Делікат "Універсальна"; ТУ У 15.8-2:2009 "Приправи "Впрок". Технічні умови"; № 3/8-А-1647-11-40666Е від 28.03.2009 на приправи "Впрок" в ассортименті.

Вказані листи не підтверджують факту реалізації на території України приправ ТОВ "Впрок" з позначенням " 12 овочів та трав", а лише вказують на реєстрацію висновків експертиз.

Водночас, листом ДФС України № 447/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 13.05.2017 року, наданим на запит Київського апеляційного господарського суду, Державна фіскальна служба України надала наявну інформацію щодо митного оформлення ввезення на митну територію України ТОВ "Юнілівер Україна" приправи "Делікат "Універсальна" торговельної марки "Knorr" за період з 01.01.1999 по 31.08.2010 роки.

Так, з наданої Державною фіскальною службою України інформації вбачається, що дійсно у період з 01.01.1999 по 31.08.2010 роки на територію України ввозилися приправи "Делікат "Універсальна" торговельної марки "Knorr".

Щодо посилання позивача на рішення адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 48 від 14.05.2013, суд відзначає, що вказаним рішенням було визнано дії Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова-Пак", які полягають у розміщенні на лицевих сторонах упаковок Крему, Цукру та Приправи неправдивої інформації про походження та споживчі властивості продукції, зокрема на упаковках Приправи " 12 овочів і трав" - невідповідності зазначеній у назві кількості інгредієнтів, порушенням передбаченим ст. 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивої інформації, що вплинули або могли вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів, в той час як відповідачами у справі є Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток", ОСОБА_1 та Компанія Солекс Агро, с.р.о, тобто останнє не стосується діяльності відповідачів 2-4.

Суд звертає увагу, що матеріали справи не підтверджують факту ввезення на територію України приправ з позначеннями " 12 овочів і трав" та " 12 овощей и трав".

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами тривале використання в Україні кількома виробниками позначень " 12 ОВОЧІВ і трав" та " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та в такому об'ємі, що могло б казати про втрату вказаними знаками розрізняльної здатності.

За таких обставин, суд зазначає, що знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України №142127 та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035 мали розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010 та заявки № m 2010 13527 від 02.09.2010 та приходить до висновку про правильність висновку № 98.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, суд приходить до висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № 143035 від 10.08.2011 та № 142127 від 25.07.2011 та відсутності порушення відповідачами п. 4 ч. 2 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і прав позивача.

Крім того, суд вважає за необхідне відзначити, що у матеріалах справи, наявні докази підтвердження використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№142127, 143035 починаючи з 2009 року по даний час, а саме: договір на постачання продукції № 6 від 02.01.2009, договір № 7 від 02.01.2009, договір № 132 на постачання продукції від 17.03.2011, договір № 17 від 04.01.2011, договір № 6 від 28.01.2014, договір № 36 про постачання продукції від 27.05.2014, договір № 78 про постачання продукції від 23.11.2015, договір про постачання продукції № 62 від 22.07.2015, договір поставки № 080512/01-п від 08.05.2012, договір № 29 від 04.01.2011, № договір № 13 від 04.01.2011, договір № 40/ПП/2-015 про постачання продукції від 04.01.2011, договір № 21 від 04.01.2011, договір поставки № 8-К від 11.08.2011, договір № 56 про постачання продукції від 22.05.2012, договір поставки № 474/3 від 01.03.2010, договір № 238 про постачання продукції від 08.11.2011, договір № 43 про постачання продукції від 11.10.2012, договір № 30 від 28.03.2012, договір № 56 про постачання продукції від 22.06.2012, видаткові накладні підписані на підставі зазначених договорів, а також актами надання послуг (копії у матеріалах справи).

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи відповідність зареєстрованих знаків для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 143035 від 10.08.2011 та № 142127 від 25.07.2011 умовам надання правової охорони, суд приходить до висновку про необґрунтованість вимог позивача, відповідно позовна заява задоволенню не підлягає.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 129 ГПК України судові витрати у справі покладаються на позивача зважаючи на відмову у позові.

Відповідно до ч. 9 ст. 145 ГПК України, у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову.

Керуючись ст.ст. 129, 145, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 року у справі № 910/13062/16.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України, рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 23.11.2018

Суддя О.В. Мандриченко