ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2018 р. Справа№ 910/1240/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі

від апелянта: Подоляк В.Г. (посв. від 19.04.2007 № 3305/10);

від відповідача-2: Радченко О.В. (ордер серії КС № 284188 від 21.11.2018);

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс"

на ухвалу господарського суду міста Києва від 08.05.2018

у справі № 910/1240/18 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс"

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.05.2018 призначено у справі № 910/1240/18 судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; витрати на проведення експертизи покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс", якого зобов'язано провести попередню оплату судової експертизи; зупинено провадження у справі на час проведення експертизи; зазначено, що у разі несплати позивачем за судову експертизу, її оплату може бути здійснено відповідачами.

Не погоджуючись з зазначеною ухвалою, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 08.05.2018 у справі № 910/1240/18 повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс".

30.08.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" надійшов відзив на апеляційну скаргу.

25.06.2018 був утворений Північний апеляційний господарський суд, на виконання Указу Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017, згідно з яким були ліквідовані апеляційні господарські суди та утворені нові суди в апеляційних округах.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду.

03.10.2018 в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) було розміщено повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду, згідно з яким, днем початку роботи Північного апеляційного господарського суду визначено 03.10.2018.

Актом прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 справу № 910/1240/18 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.10.2018, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс" передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Доманської М.Л., суддів: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс" на ухвалу господарського суду міста Києва у справі № 910/1240/18 було прийнято до провадження колегією суддів у визначеному складі та призначено розгляд апеляційної скарги на 21.11.2018.

У судовому засіданні 21.11.2018 представник позивача підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити. Представник відповідача-2 заперечила проти апеляційної скарги, просила суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а оскаржувану ухвалу залишити без змін.

Представник відповідача-1 не з'явився, хоча про дату, час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників інших учасників судового процесу, які не з'явились у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 ГПК України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно із ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у суді апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок Техно-Сервіс" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про визнання недійсним свідоцтва №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг "Каштан" від дати подання заявки - 22.02.1999 в частині 30 класу МКТП щодо товару "морозиво".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що видане відповідачем 1 свідоцтво №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг "Каштан" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг є загальновживаним позначенням для морозива, оскільки у зв'язку з тривалим використанням різними виробниками став видовим/родовим поняттям, а також не має розрізняльної здатності щодо цього товару.

Оскаржуваною ухвалою для роз'яснення питань, що виникли під час розгляду даної справи було призначено судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Провадження у справі № 910/1240/18 зупинено.

Суд апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції винесена з повним дослідженням матеріалів справи та є такою, що відповідає вимогам законодавства, з наступних підстав.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) вказано, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Окрім того, судова колегія зазначає, що зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є саме правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені експертом.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження (ст. 3 Закону України «Про судову експертизу»).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

Приписами частини 1 статті 100 ГПК України встановлено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Приписами п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України встановлено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Як встановлено судовою колегією, позовні вимоги обґрунтовані тим, що видане відповідачем 1 свідоцтво №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг "Каштан" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг є загальновживаним позначенням для морозива, а також не має розрізняльної здатності щодо цього товару.

З огляду на наведене, до предмету доказування по даній справі входять обставини щодо того, чи складалось позначення "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду щодо товару 30 класу МКТП "морозиво", станом на дату подання заявки та чи є позначення "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356, таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання щодо товару 30 класу МКТП "морозиво", станом на дату подання заявки.

При цьому, в матеріалах справи наявні копії декількох висновків експертів за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, що містять протилежні висновки експертів щодо поставлених ним питань.

Так, згідно з висновком експерта №018-СІВ/17 від 05.03.2018, складеного судовим експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем, станом на 22.02.1999 знак для товарів і послуг "Каштан" за свідоцтвом №19356 був загальновживаним як позначення товару певного виду - морозиво пломбір у шоколадній глазурі, що входить до узагальнюючого поняття "морозиво" та не був загальновживаним щодо інших товарів 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 і послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак; станом на 22.02.1999 знак для товарів і послуг "Каштан" за свідоцтвом №19356 не мав розрізняльну здатність для товару "морозиво", що входить до 30 класу МКТП, та мав розрізняльну здатність щодо інших товарів 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 і послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак.

Згідно з висновком експерта №135 від 20.04.2018, складеного судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, знак для товарів і послуг "Каштан" за свідоцтвом №19356 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів чи послуг, для яких його зареєстровано, зокрема, морозива, станом на 22.02.1999 - дату подання заявки №99020539; знак для товарів і послуг "Каштан" за свідоцтвом №19356 не є таким, що втратив розрізняльну здатність відносно товарів і послуг, для яких його зареєстровано, зокрема, морозива, станом на 22.02.1999 - дату подання заявки №99020539.

Згідно з висновком експерта №7-03/18 від 02.04.2018, складеного судовим експертом Соповою Катериною Андріївною, знак для товарів і послуг "Каштан" за свідоцтвом України №19356 на дату подання заявки - 22.02.1999, складався лише з позначення, що є загальновживаним як позначення товару певного виду, для якого його зареєстровано, а саме для товару 30 класу МКТП "морозиво"; знак для товарів і послуг "Каштан" за свідоцтвом України №19356 на дату подання заявки - 22.02.1999, не мав розрізняльну здатність для товару 30 класу МКТП "морозиво".

Доводи апелянта стосовно того, що судом першої інстанції не надано належної правової оцінки приєднаній до матеріалів справи 910/1240/18 Постанови Апеляційного суду м. Києва від 07.02.2018 по справі № 760/18843/15-ц, яка має преюдиціальні факти для даної справи, відхиляються судовою колегією, оскільки постанова Апеляційного суду м. Києва від 07.02.2018 по справі № 760/18843/15-ц стосується зовсім іншого Свідоцтва на знак для товарів і послуг за № 37310, яке не є предметом спору по даній справі, та переглядається Верховним Судом України у складі Касаційного цивільного Суду.

Також судова колегія відхиляє доводи апелянта стосовно того, що питання загальновживаності є виключно правовим, та не може ставитись на вирішення експерта, оскільки п. 5.5. Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженою Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, передбачений орієнтовний перелік вирішуваних питань для експерта, а саме питання: чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду та чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами. Тобто дослідження цих питань потребує спеціальних знань та ці питання не є суто правовими.

Апелянт зазначає про те, що суд першої інстанції при вирішенні питань, які повинні бути поставлені експерту повинен був керуватися законодавством станом на дату подання заявки № 99020539. Тобто, визначаючи предмет доказування, суд першої інстанції повинен був керуватися п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» в редакції від 15.12.1993, відповідно до якої, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які не мають розрізняльної здатності. Відповідна редакція закону не містила положення «та не набуло такої внаслідок його використання».

Проте, вказані твердження відхиляються судовою колегією з тих підстав, що суд поставив питання на вирішення експерта у повній відповідності до Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», вказане не суперечить предмету доказування у даній справі.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд правомірно доручив проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи, як зазначалось вище.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

Враховуючи викладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що з метою встановлення фактичних обставин справи, які потребують спеціальних знань, провадження у даній справі підлягає зупиненню для забезпечення проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування ухвали господарського суду м. Києва від 08.05.2018 у справі № 910/1240/18. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного судового рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок техно-сервіс" залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду міста Києва від 08.05.2018 у справі № 910/1240/18 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/1240/18 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 23.11.2018.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець