РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2018Справа № 910/8225/18

За позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер;

до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (відповідач 2);

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Коваль А. М., представник, довіреність № б/н від 05.10.2015 р.;

Від відповідача 1: Запорожець Л. Г., представник, довіреність № 2434-03/66 від 02.02.2018 р.;

Тюріна Л.А., представник, довіреність № 2434-03/64 від 02.02.2018 р.;

Від відповідача 2: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулася компанія МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (відповідач 2), в якому просить визнати свідоцтво України № 163615 від 12.11.2012 року на знак для товарів і послуг "Смак Драйв" недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2018 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.07.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 року у задоволенні заяви МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. про забезпечення позову відмовлено повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 року підготовче засідання відкладено до 04.09.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 року було оголошено перерву у підготовчому засіданні до 04.10.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2018 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/8225/18 до судового розгляду по суті на 18.10.2018.

У судовому засіданні 18.10.2018 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 06.11.2018.

Представник позивача в судовому засіданні 06.11.2018 р. позовні вимоги підтримав, просив задовольнити позовну заяву в повному обсязі.

Представники відповідача 1 в судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях на позовну заяву.

Відповідач 2 у судове засідання 06.11.2018 своїх повноважних представників не направив, хоча про день, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. У своїх письмових поясненнях від 28.09.2018 відповідач 2 проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представника відповідача 2 не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

12 листопада 2012 р. Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якої у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 585 від 23 серпня 2016 р. виступає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, було зареєстровано торговельну марку "СМАК ДРАЙВ" для наступних послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі за текстом - «МКТП»): «Послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом; готелі; їдальні; кав'ярні, кафе; кафетерії; мотелі; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування)» та видано свідоцтво України № 163615, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЗАХІД».

Позивач зазначає, що до дати подання заявки № m201200974 на реєстрацію спірної торговельної марки «СМАК ДРАЙВ» (25 січня 2012 р.) для відповідних послуг у класі 43 МКТП ним було зареєстровано торговельну марку «МакДрайв» за свідоцтвом України № 149374 від 26 грудня 2011 р. (дата пріоритету: 29 жовтня 2010 р.) для таких же самих та споріднених з ними послуг 43 класу МКТП.

Матеріалами справи підтверджується, що позивач є власником торговельної марки «МакДрайв» за свідоцтвом України № 149374 від 26 грудня 2011 р., зареєстрованої для товарів 43 класу МКТП.

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. вважає, що державна реєстрація торговельної марки «СМАК ДРАЙВ» за свідоцтвом України № 163615 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси на серію раніше зареєстрованих та інтенсивно використовуваних на ринку громадського харчування у діяльності ресторанів позивача торговельних марок «МАК ДРАЙВ» (McDrive). В обґрунтування даного твердження позивач посилається на невідповідність спірної торговельної марки умовам надання правової охорони.

Позивач зазначає, що при реєстрації спірної торговельної марки «СМАК ДРАЙВ» для відповідних послуг 43 класу МКТП Відповідач 1 не звернув уваги на те, що дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з вказаною раніше зареєстрованою торговельною маркою «МакДрайв» для таких же самих та споріднених з ними послуг 43 класу МКТП, чим порушив вимоги п. «В» ст. 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 p., абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтею 3 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. (надалі за текстом - "Паризька конвенція"). В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ"). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції "Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

Згідно з ч. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У матеріалах справи наявний висновок експерта № 10 за результатами проведення судової експертзи об'єктів інтелектуальної власності від 31.05.2018, складений атестованим судовим експертом Жилою Б.В.

На розгляд судового експерта було поставлено наступні питання:

1) Чи є торговельна марка «СМАК ДРАЙВ» за свідоцтвом України № 1636155 від 12 листопада 2012 р. схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «МакДрайв» за свідоцтвом України № 149374 від 26 грудня 2011 p.?

2) Чи може торговельна марка «СМАК ДРАЙВ» за свідоцтвом України № 1636155 від 12 листопада 2012 р. ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

З висновку експерта за результатами проведення судової експертзи об'єктів інтелектуальної власності № 10 від 31.05.2018 вбачається, що:

- торговельна марка «СМАК ДРАЙВ» за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «МакДрайв» за свідоцтвом України № 149374 від 26 грудня 2011 p.;

- торговельна марка «СМАК ДРАЙВ» за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає вказані в свідоцтві послуги 43 класу МКТП.

Проаналізувавши висновок експерта № 10 від 31.05.2018, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавтсовм України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 10 від 31.05.2018 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов'язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експерта № 10 від 31.05.2018 відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами 1 та 2 жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстрований на ім'я відповідача 2 знак для товарів і послуг «СМАК ДРАЙВ» за свідоцтвом України № 163615 від 12 листопада 2012 р. не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Згідно абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12), порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про повне задоволення позовних вимог компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., з покладенням судового збору 2 на відповідача в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг «СМАК ДРАЙВ» № 163615 від 12 листопада 2012 р., зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (79007, Львівська область, м. Львів, вул. Базарна, буд. 20; ) недійсним повністю.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2; ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 163615 від 12 листопада 2012 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім Захід" (79007, Львівська область, м. Львів, вул. Базарна, буд. 20; ) на користь Компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер 19808, США) 18 018 (вісімнадцять тисяч вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на оплату проведення експертизи та 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Мандриченко
Дата складання рішення 23.11.2018 р.