ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2018 р. Справа № 916/360/18

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

при секретарі судового засідання Матвієнко А.С.,

за участю представників:

позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності від 23.02.2018р.

відповідача: не з`явився

третьої особи: не з`явився,

розглянувши справу №916/360/18

за позовом NIKE INNOVATE C.V. (One Boverman drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, USA)

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Українська промислова компанія „Лєтєх (61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, офіс 23),

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_2 митниці Державної фіскальної служби України (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21, корпус А),

про заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

ВСТАНОВИВ:

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача, пояснень третьої особи, заяв, клопотань, процесуальні дії суду:

Позивач в обґрунтування власних позовних вимог, послався на те, що NIKE INNOVATE C.V. є відомим виробником спортивного одягу та інвентарю, які є захищеними об'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до законодавства, є власником свідоцтва України №37120 на знак для товарів та послуг «Nike», який зареєстрований для товарів 9, 14, 18, 25, 28 класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків. Права на вказаний знак позивач отримав від NIKE INTERNATIONAL LTD за афдевітом від 19.05.2015р. Також позивач зазначає, що знак для товарів і послуг «Nike» був визнаний в Україні добре відомим станом на 01.01.2006р. щодо товарів класу МКТП (спортивний одяг, взуття та головні убори) та товарів 28 класу МКТП (спортивні товари) на підставі Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 11.11.2011р., затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012р. №317-Н. Позивач відмічає, що товари, на яких він використовує знак для товарів і послуг «Nike», представлені в Україні і, відповідно, з ним обізнане широке коло українських споживачів, а отже, знак для товарів і послуг «Nike» чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем.

В порядку ст.391 Митного кодексу України позивачем було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на обєкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг «Nike», що охороняється чинним свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №37120, щодо включення останнього до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності. За такою заявою власника зазначений вище знак для товарів та послуг був включений 07.02.2008р. до митного реєстру за номером 34 та діє на цей час. Позивачу стало відомо, що через ОСОБА_2 митницю ДФС здійснено спробу ввезення ТОВ „Лєтєх партії взуття у кількості 3288пар, які, на думку позивача, містять ознаки використання обєкту прав інтелектуальної вільності на знак для товарів та послуг №37120, майнові права на який належать NIKE INNOVATE C.V.

Відповідач проти позову заперечує, подав відзив на позов від 14.05.2018р. за вх.№9588/18, де вказує, що покладений позивачем в обґрунтування позову висновок експертного дослідження №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р., складений ОСОБА_3 науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, викликає сумнів у відповідача через існування рецензії на цей висновок від 06.10.2017р., вчиненої патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук ОСОБА_4, спеціалістом у сфері інтелектуальної власності із загальним стажем експертної роботи 30 років, а у галузі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності з 1998 року. Названа рецензія, як вказує відповідач, визначає експертне дослідження, на яке посилається позивач, проведеним неповно та необєктивна, з порушенням існуючих методичних вимог, із наданням необґрунтованих проміжних та кінцевих висновків.

Крім того, відповідач зазначає, що постановою Малиновського районного суду м.Одеси від 11.10.2017р. закрито провадження по справі №521/12599/17 за позовом ОСОБА_2 митниці ДФС відносно ОСОБА_5 (директор ТОВ «УПК «Лєтєх») про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України, у звязку з відсутністю в діях ОСОБА_5 складу адміністративного правопорушення, з вказівкою в мотивувальній частині, що ОСОБА_5 не переміщувала товари через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності.

Також відповідач зауважує, що 07.02.2017р. між ТОВ «УПК «Лєтєх» та LANDYAsiaPacificLimited (China) було укладено контракт №LY-LX-01, згідно якого ТОВ «УПК «Лєтєх» повинно було отримати у власність товар, відносно якого позивачем було подано позовну заяву по дійсній справі. За вказаним контрактом поставка товару здійснюється на умовах CIF Одеса. Відповідач вказує, що умови поставки CIF Інкотермс не визначають перехід права власності на товар, а згідно п.4.4. контракту №LY-LX-01 від 07.02.2017р., датою поставки товару вважається, дата оформлення вантажної митної декларації у країні покупця, із чого відповідач робить висновок, що за вказаним контрактом право власності на товар у ТОВ «УПК «Лєтєх» виникає з моменту поставки товару, тобто оформлення вантажної митної декларації у країні покупця, однак, вантажна митна декларація за цим контрактом не оформлювалася, так як оформлення вантажної митної декларації у країні покупця було призупинено ОСОБА_2 митницею ДФС, а товар було вилучено. Із наведеного відповідач робить висновок, що ТОВ «УПК «Лєтєх» не набуло право власності на товар по Контракту №LY-LX-01 від 07.02.2017р., але відповідачем визначено саме ТОВ «УПК «Лєтєх», хоч відповідачем повинен бути продавець по контракту №LY-LX-01, із чого, за умови подання позову не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, відповідач вбачає підстави для закриття провадження у справі через відсутністю предмету спору.

Позивач у відповіді на відзив від 18.05.2018р. за вх.№9929/18 зазначає, що у своєму відзиві відповідач посилається на те, що 07.02.2017р. між ТОВ «УПК «Лєтєх» та LANDYAsiaPacificLimited (China) було укладено контракт № LY-LX-01, однак, жодного доказу на підтвердження цієї обставини не надав. Крім того, позивач вказує, що надана відповідачем до справи рецензія отримана із порушенням всіх норм матеріального та процесуального законодавства, які визначають порядок та мету здійснення рецензування, а тому незаконність проведення такого рецензування, так само як і статус наданого документа, в принципі, є очевидними. На думку позивача, вся аргументація в рецензії зводиться до перекручування окремих слів та фраз експерта, що є вирваними із контексту та свідчить про намагання рецензента штучно створити уяву про невірність викладених експертом тверджень. Також, позивач вважає, що рецензія не відповідає вимогам Наказу Міністерства юстиції України від 25.05.2015р. за №775/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень».

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/360/18, вирішено розглядати справу №916/360/18 за правилами Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.) в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання суду на 28.03.2018 р. о 10год.30хв.

Ухвалою суду від 28.03.2018р. відкладено підготовче засідання на 23.04.2018р. о 12год.00хв.

23.04.2018р. судом постановлено ухвалу про продовження строку проведення підготовчого провадження до 30.05.2018р. включно, відкладено підготовче засідання на 14.05.2018р. об 11год.30хв.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.05.2018р. відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ УПК Лєтєх від 14.05.2018р. за вх.№2-2437/18 про призначення у справі судової експертизи, призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за ініціативою суду, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинено провадження у справі.

27.09.2018р. за вх.№197/18 від Львівського НДІСЕ надійшов висновок №3028 від 24.09.2018р., з підстав чого ухвалою від 02.10.2018р. провадження по справі було поновлено, призначено підготовче засідання на 12.10.2018р. о 10год.30хв.

12.10.2018р. судом постановлено ухвалу, якою закрито підготовче провадження по справі №916/360/18, призначено справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні 12.11.2018р. о 10год.00хв.

Ухвалою суду від 15.11.2018р. розгляд справи по суті перепризначено на 15.11.2018р. о 14год.30хв.

Клопотання відповідача, третьої особи про ознайомлення з матеріалами справи від 19.03.2018р. за вх.№6361/18, від 12.10.2018р. за вх.№20819/18, про оголошення перерви у судовому засіданні від 20.03.2018р. за вх.№6398/18, про продовження строку проведення підготовчого засідання від 28.03.2018р. за вх.№2-1790/18, від 23.04.2018р. за вх.№8399/18, про долучення доказів до справи від 17.07.2018р. за вх.№14353/18 були судом задоволені.

Судове засідання призначене на 09.11.2018р. об 11год.30хв. не відбулось у звязку із відпусткою судді Малярчук І.А. без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку у разі смерті рідних по крові відповідно до п.9 ч.1 статті 25 ЗУ «Про відпустки», у звязку із чим судом з врахуванням ч.4 ст.11 ГПК України, яка передбачає, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обовязковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права, керуючись ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що гарантує кожному право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення, та принципами господарського судочинства, визначеними ч.2, 3 ст.2 ГПК України, до яких віднесено розумний строк розгляду справи, суд перепризначив судове засідання на 15.11.2018р. о 14год.30хв.

Зміст спірних правовідносин, фактичні обставини справи та докази, на підставі яких судом встановлені обставини справи:

Наявна у справі копія апостильованого афдевіту від 19.05.2015р. підтверджує факт передачі компанією NIKE INTERNATIONAL LTD на користь NIKE INNOVATE C.V. з 23.09.2014 р. наступних прав компанії Найк ОСОБА_6 (Nike Innovate C.V.): всі права на належній їй торговельні марки, зокрема, №№743, 7915, 37120; право на вчинення будь-яких дій, повязаних із захистом торговельних марок в досудовому та судовому порядку, включаючи порушення, які були виявлені до 23.09.2014 р., і в т.ч. право отримувати відшкодування/збитки/платежі, приймати участь в знищенні контрафактних товарів/упаковки/етикеток/обладнання.

Також позивачем подано до справи роздруківку інтернет-сторінки сайту ДП «Український інститут інтелектуальної власності» БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні», із якої вбачається, що знак «Nike» є добре відомим в Україні з 01.01.2006р. за класами 25, 28 МКТП (спортивний одяг, взуття та головні убори, спортивні товари).

Як свідчать копії листів ОСОБА_2 митниці ДФС №1932/10/15-70-18-03 від 24.05.2017р., №1991/10/15-70-18-03 від 29.05.2017р., №2191/15-70-18-03 від 14.06.2017р., повідомлення №2017/038, акт про взяття проб і зразків товарів від 31.05.2017р., мало місце призупинення митницею митного оформлення за поданою ТОВ «УПК «Лєтєх» митною декларацією від 28.04.2017р. №UA500010/2017/00273 товару «взуття для активного відпочинку, типу «кросівки», у звязку із виявленням ознак контрафактності, відібрання зразків товарів для проведення експертного дослідження.

Так, на замовлення позивача ОСОБА_3 науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВСУ проведено експертне дослідження, за результатами якого складено висновок №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р., відповідно до якого торговельна марка (знак для товарів і послуг) за свідоцтвом України №37120 від 15.01.2004р., права на яку належать компанії NIKE INNOVATE C.V., та позначення, використані на наданих зразках товарів взутті спортивному (для активного відпочинку), є схожим настільки, що їх можна сплутати; позначення, використані на наданих зразках товарів взутті спортивному (для активного відпочинку), можуть ввести в оману щодо товару, який марковано знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №37120 від 15.01.2004р., правовласником якого на території України є компанія NIKE INNOVATE C.V.

Відповідно до рецензії на висновок експертного дослідження №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17, складеної 06.10.2017р., назване експертне дослідження проведене неповно та не обєктивно, з порушенням існуючих методичних вимог, зроблені проміжні та кінцеві висновки є необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів обєктивності та повноти дослідження, визначених ст.3 Закону України «Про судову експертизу», а відтак, на погляд рецензента, цей висновок не може вважатися доказом та прийматися до уваги при розгляді судової справи.

Як вбачається із Висновку судових експертів №3028 комісійної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, складеного Львівським НДІСЕ 24.09.2018р. на виконання ухвали Господарського суду Одеської області від 18.05.2018р. по справі №916/360/18, позначення на товарі (3 пари взуття: артикули S8615, S8625, А1732), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності ОСОБА_2 митниці ДФС за митною декларацією №UA500010/2017/002731 від 28.04.2017р. (взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см) та знак для товарів і послуг «Nike» за свідоцтвом України №37120 від 15.01.2004р. є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів. Позначення, використані на наданих зразках товарів взутті спортивному для відпочинку (три пари взуття: S8615, S8625, А1732) можуть ввести в оману щодо товару, який маркований знаком для товарів і послуг «Nike» за свідоцтвом України №37120 від 15.01.2004р., та виробників таких товарів.

Так, 11.10.2017р. Малиновським районним судом м. Одеси по справі №521/12599/17 прийнято постанову, якою провадження у справі, що надійшла з митниці ДФС відносно ОСОБА_5, директора ТОВ «УПК «Лєтєх» про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України закрити у звязку з відсутністю в діях ОСОБА_5 складу адміністративного правопорушення.

У постанові Малиновським районним судом м. Одеси по справі №521/12599/17 встановлено наступне: «…Таким чином, протокол є незаконним, ґрунтується на документах, оформлених та отриманих з порушенням вимог Митного кодексу України, митниця ДФС звернулася до правовласників з порушенням строків, передбачених ст. ст.399, 400 Митного кодексу України (в період з 28.04.2017р. по 22.05.2017р. були відсутні будь-які рішення про призупинення митного оформлення, але фактично митне оформлення було призупинено, що підтверджується актом огляду). При складанні та оформленні протоколу посадовими особами митниці було порушено ст.338, 399, 400 Митного кодексу України. Таким чином, ОСОБА_5 не переміщувала товари через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності…».

Відповідно до ч.4 ст.75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Вказана постанова встановлює факти порушення митницею процедурних положень Митного кодексу України при вчиненні адміністративних дій відносно директора ТОВ «УПК «Лєтєх» щодо визнання його таким, що порушив митні правила по переміщенню через митний кордон товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, що і стало підставою для відмови митниці у застосуванні до імовірного порушника адміністративних заходів.

Між тим, суд зауважує, що зроблений районним судом висновок у постанові від 11.10.2017р. по справі №521/12599/17 про те, що «ОСОБА_7 не переміщувала товари через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності…» є правовою оцінкою відповідного суду певних обставин, яка згідно ч.7 ст.75 ГПК України не є обовязковою для господарського суду.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши пояснення представників сторін, їх мотивовану оцінку кожного аргументу щодо наявності підстав для задоволення чи відмови у позові, проаналізувавши нижченаведені норми чинного законодавства, суд дійшов наступних висновків.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних обєктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч.1 ст.492, ч.1 ст.493 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч.ч.1, 2 ст.495 ЦК України).

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обєктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, повязаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, повязані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (ч.ч.2, 3, 4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.ч.4, 5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на обєкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на обєкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про обєкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України. Після реєстрації обєкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів (ч.ч.1, 2, 4, 5 ст.398 Митного кодексу України).

Відповідно до п.17 ст.4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять обєкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону; правовласник - особа, якій відповідно до закону належать майнові права на обєкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

Згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Як передбачено у п. 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.95 р. (далі -Правила) «зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи».

Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення імовірності змішування їх споживачем, характер порівнюваних обєктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо - набутої певним знаком репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг, його свідомості

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг зизначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст.237 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 за №1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», сторони гарантують, що компетентні судові органи можуть вимагати за заявою заявника та без шкоди для відшкодування будь-яких збитків власнику права з причини порушення і без будь-якої компенсації відкликання з торговельних каналів, остаточне вилучення з торговельних каналів або знищення товарів, які, як виявилося, порушують право інтелектуальної власності. Якщо необхідно, компетентні судові органи можуть також вимагати знищення матеріалів і знарядь, які переважно використовуються для створення або виробництва таких товарів. Судові органи вимагають, щоб ці заходи здійснювались за рахунок порушника, якщо не виникають певні причини, щоб не робити цього.

Як розяснено у п.2.2 Постанови Пленуму ВГСУ №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України).

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Отже, як судом встановлено вище ТОВ УПК Лєтєх за митною декларацією №UA500010/2017/002731 від 28.04.2017р. заявив до розмитнення на території України, у зоні діяльності ОСОБА_2 митниці ДФС, взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см, за артикулами S8615, S8625, А1732, позначення на якому за висновком судових експертів №3028 комісійної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, складеного Львівським НДІСЕ 24.09.2018р. на виконання ухвали Господарського суду Одеської області від 18.05.2018р. по справі №916/360/18, є схожим зі знаком для товарів і послуг «Nike» за свідоцтвом України №37120 від 15.01.2004р. настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, та позначення, використані на вказаному взутті можуть ввести в оману щодо товару, який маркований знаком для товарів і послуг «Nike» за свідоцтвом України №37120 від 15.01.2004р., та виробників таких товарів.

Так, відповідач у відзиві на позов послався на те, що він не є власником вказаного товару, а є його покупцем за контрактом №LY-LX-01 від 07.02.2017р., укладеним між ним та LANDYAsiaPacificLimited (China) на умовах поставки CIF Одеса за правилами Інкотермс, однак, доказів укладення такого контракту не подав.

При цьому, саме NIKE INNOVATE C.V. є власником свідоцтва України №37120 на знак для товарів та послуг «Nike», який зареєстрований для товарів 9, 14, 18, 25, 28 класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків, права на вказаний товарний знак позивач отримав за афдевітом від 19.05.2015р., який є захищеним об'єктом права інтелектуальної власності, позивач використовує згадану торговельну марку на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані зазначеною торговельною маркою, представлені в Україні і, відповідно, з нею обізнане широке коло українських споживачів. Отже, знак для товарів і послуг «Nike» чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем.

Між тим, у справі відсутні докази надання NIKE INNOVATE C.V. відповідачу права на використання знаку для товарів і послуг «Nike» та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Враховуючи викладене вище, судом встановлено, що відповідач ТОВ УПК Лєтєх незаконно намагався ввезти в Україну товар, маркований позначенням, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивача, чим порушено права позивача, як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №37120, правоволодільця за афдевітом від 19.05.2015р., з огляду на що є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повній мірі позовні вимоги NIKE INNOVATE C.V. про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю „Українська промислова компанія „Лєтєх (61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, офіс 23, ) здійснювати використання позначення "Nike" та "Nike" незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Nike" для товару «взуття», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, про вилучення вказаного товару з цивільного обороту та знищення.

За попереднім розрахунком позивача суми судових витрат, які він поніс у звязку з розглядом даної справи, судові витрати складають 3524грн. судового збору.

Згідно ч.1 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, повязаних з розглядом справи. Положення п.2 ч.1 ст.129 ГПК України передбачають, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що позовні вимоги позивача підлягають повному задоволенню судом, відшкодування йому підлягає судовий збір в сумі 3524грн.

Керуючись ст.ст. 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити позов NIKE INNOVATE C.V. (One Boverman drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, USA) повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Українська промислова компанія „Лєтєх (61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, офіс 23, ) здійснювати використання позначення "Nike" та "Nike" незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Nike" для товару «взуття», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3. Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: «взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см, за артикулами S8615 - 984 пари; S8625 752 пари; А1732 1552 пари, загальною кількістю 3288 пар за митною декларацією №UA 500010/2017/002731 від 28.04.2017р., імпортер/декларант: Товариство з обмеженою відповідальністю „Українська промислова компанія „Лєтєх (61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, офіс 23, ), відправник компанія «YIWU CHAOXUN IMP Ц EXP CO., LTD» (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China).

4. Cтягнути з Товариство з обмеженою відповідальністю „Українська промислова компанія „Лєтєх (61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, офіс 23, ) на користь NIKE INNOVATE C.V. (One Boverman drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, USA) 3524 (три тисячі пятсот двадцять чотири) грн. судового збору.

У відповідності до ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Згідно ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повне рішення складено 16 листопада 2018 р.

Суддя І.А. Малярчук