УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження у справі

м. Київ

30.10.2018Справа № 910/10132/18

За позовом Фізичної особи-підприємця Маслюкова Миколи Миколайовича (04128, АДРЕСА_1)

до 1) Фізичної особи-підприємця Пінчука Артема Олеговича (07400, АДРЕСА_2) та

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

про визнання недійсним патентів та зобов'язання вчинити дії

Суддя Бондаренко Г. П.

Секретар Бабаджанян М. Б.

Представники сторін:

від позивача: Коваль М. В.;

від відповідача - 1: Сисов В. С. (ордер серії КВ № 723357);

від відповідача - 2: Фінагіна В. Б., Мелешко В. І. (за дов.).

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Маслюков Микола Миколайович (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до фізичної особи-підприємця Пінчука Артема Олеговича (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про зобов'язання вчинити дії.

У поданій до суду позовній заяві, позивач просить:

1. Визнати патент України на промисловий зразок № 55253 недійсним;

2. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 55253 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

3. Визнати патент України на промисловий зразок № 35234 недійсним;

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 35234 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

5. Визнати патент України на промисловий зразок № 35235 недійсним;

6. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 35235 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

7. Визнати патент України на промисловий зразок № 35236 недійсним;

8. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 35256 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

9. Визнати патент України на промисловий зразок № 35237 недійсним;

10. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 35237 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

11. Визнати патент України на промисловий зразок № 35238 недійсним;

12. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 35238 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю промислових зразків, які охороняються вищезазначеними патентами, умовам патентоспроможності, визначених п. 1 та п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (критерію "новизна").

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 залишено позовну заяву Фізичної особи-підприємця Маслюкова Миколи Миколайовича без руху, встановлено позивачеві строк на усунення недоліків позовної заяви протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали шляхом: подання до суду письмової заяви із зазначенням ідентифікаційного коду фізичної особи-підприємця - Пінчука Артема Олеговича в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; подання до суду письмової заяви на виконання ухвали із доданням до неї доказів сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі; подання до суду письмової заяви із долученням документів, якими позивач уповноважив свого представника підписувати позовну заяву.

21.08.2018 від позивача надійшла письмова заява про усунення недоліків, якою останній усунув недоліки, встановлені даною ухвалою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи № 910/10132/18 ухвалено здійснювати у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 02.10.2018.

Ухвалою про повідомлення про дату, час і місце судового засідання від 03.09.2018 суд повідомив сторін про те, що у зв'язку з перебуванням судді Бондаренко Г. П. у щорічній відпустці розгляд даної справи, призначений на 02.10.2018, не відбудеться та призначено справу до судового засідання на 25.09.2018.

12.09.2018 через відділ канцелярії господарського суду від відповідача - 1 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач - 1 заперечив проти позовних вимог з підстав відсутності в матеріалах позовної заяви належних та допустимих доказів не патентоспроможності промислових зразків за критерієм «новизна».

17.09.2018 через відділ канцелярії господарського від суду відповідача - 2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач - 2 заперечив проти задоволення позову, оскільки усі дії відповідача - 2 щодо видачі патентів України №№ 35233, 35234, 35235, 35236, 35237, 35238 на промислові зразки є такими, що повністю відповідають чинному законодавству України, відповідач - 2 не порушував жодної з вимог законодавства України, діяв у відповідності з принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України.

В судовому засіданні 25.09.2018 судом оголошувалась перерва до 30.10.2018.

29.10.2018 від відповідача - 1 через відділ канцелярії суду надійшло клопотання про доручення доказів до матеріалів справи, клопотання щодо проведення попереднього судового засідання за відсутності представника відповідача - 1, клопотання щодо пропонування суду затвердити запитання перед судовими експертами у випадку призначення судової експертизи.

В судове засідання 30.10.2018 сторони прибули та надали пояснення по справі.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

З матеріалів справи вбачається, що підставою для позову стало питання відповідності умовам патентоздатності промислових зразків за патентами України №№ 35233, 35234, 35235, 35236, 35237, 35238, належних відповідачу-1, оскільки такі промислові зразки, на думку позивача, не відповідають критерію «новизна», тобто підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Суд приходить до висновку, що для встановлення обставин щодо відповідності спірних промислових зразків умовам патентоздатності необхідні спеціальні знання.

В пункті 6.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" пленум ВГСУ роз'яснив, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:

наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням);

наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);

відповідність корисної моделі критерію патентоздатності "промислова придатність";

наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на те, що жодної зі сторін у справі не надано висновок експертизи, який підтверджує чи спростовує заявлені позовні вимоги, для виконання з завдань та основних засад господарського судочинства, встановлених статтею 2 ГПК України, а також необхідністю встановлення за допомогою спеціальних знань питання щодо новизни оскаржуваних промислових зразків, суд за власною ініціативою призначає у справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

З метою правильного і однакового застосування господарськими судами законодавства, яке регулює питання призначення експертизи Пленум Вищого господарського суду України надав роз'яснення у формі постанови № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року (далі - постанова ПВГСУ № 4 від 23.03.2012 року).

Пунктом 2 постанови ПВГСУ № 4 від 23.03.2012 визначено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі з ініціативи суду судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки для з'ясування обставин відповідності спірних промислових зразків умовам патентоздатності необхідні спеціальні знання, проведення якої доручається Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

Відповідно до ч. 5 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Витрати по оплаті експертизи покладаються судом на позивача - Фізичну особу-підприємця Маслюкова Миколу Миколайовича (04128, АДРЕСА_1), оскільки останнім є ініціатором позову та на нього покладається обов`язок довести заявлені позовні вимоги відповідними доказами.

У зв'язку з призначенням судом судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі №910/10132/18, на підставі статті 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 99, 100, 125, 182, 185, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/10132/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів промислової власності - промислових зразків), проведення якої доручити експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

2.1. Якими є суттєві ознаки промислових зразків за патентами України №35233, №35234, №35235, №35236, №35237, №35238?;

2.2. Якими є суттєві ознаки форм виробів промислових зразків, зображених у публікаціях, на які посилається позивач у своїй позовній заяві?;

2.3. Чи є ідентичними кожна з суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №35233, №35234, №35235, №35236, №35237, №35238 у порівнянні із кожною суттєвою ознакою форми виробу промислових зразків, зображених у публікаціях на які посилається позивач у своїй позовній заяві?;

2.4. Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №35233, №35234, №35235, №35236, №35237, №35238 або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявками № s201700646, № s201700647, № s201700648, № s201700649, № s201700650, № s201700651 від 18.04.2007 або ж до дати подання цих заявок (18.04.2007)?;

2.5. Чи стала очевидною для фахівця сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №35233, №35234, №35235, №35236, №35237, №35238 до дати заявленого пріоритету за заявками № s201700646, № s201700647, № s201700648, № s201700649, № s201700650, № s201700651 від 18.04.2007?

2.6. Чи відповідають промислові зразки за патентами України №35233, №35234, №35235, №35236, №35237, №35238 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на Фізичну особу-підприємця Маслюкова Миколу Миколайовича (04128, АДРЕСА_1). Зобов'язати Фізичну особу-підприємця Маслюкова Миколу Миколайовича попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

5. Зобов'язати сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об'єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6. Провадження у справі №910/10132/18 зупинити до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

7. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України, в частині зупинення провадження у справі.

Повний текст ухвали складено та підписано: 05.11.2018

Суддя Г.П. Бондаренко