УХВАЛА

про призначення експертизи

м. Київ

16.11.2018Справа № 910/11724/18

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Ярмоленко С.М.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

За позовом Янссен Продактс, Ел. Пі.
до Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд.
третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Мілленніум Фармасьютікалз Інк. (Millenium Pharmaceuticals Inc.)
про припинення порушення права на патент

Представники сторін:

від позивача:Єрьомін С.В. - представник за довіреністю;
від відповідача:Лук'янов О.Л. - представник за довіреністю; Дрюк Н.О. - представник за довіреністю; Мамуня О.С. - представник за довіреністю;
від третьої особи:Єрьомін С.В. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Компанія Янссен Продактс, Ел. Пі. (Janssen Products, LP) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Компанії Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. (Dr. Reddy's Laboratories Ltd.) про:

- зобов'язання Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. (Dr. Reddy's Laboratories Ltd.), юридичну особу за законодавством Індії, місцезнаходження: 8-2-337, Роуд № 3, Банджара Хіллз, Андхра-Прадеш, Хайдерабарад 500 034, Індія (8-2-337, Road No. 3, Bandhra Pradesh, Hyderabad 500 034, India) припинити порушення прав власника патенту України № 90108, що виданий 12 квітня 2010 р. на винахід "Способи одержання сполук боронового естеру та кислоти";

- заборону Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. (Dr. Reddy's Laboratories Ltd.), юридичну особу за законодавством Індії, місцезнаходження: 8-2-337, Роуд № 3, Банджара Хіллз, Андхра-Прадеш, Хайдерабарад 500 034, Індія (8-2-337, Road No. 3, Bandhra Pradesh, Hyderabad 500 034, India) застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтрент, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях лікарського засобу "БРЕЦЕР";

- зобов'язання Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. (Dr. Reddy's Laboratories Ltd.), юридичну особу за законодавством Індії, місцезнаходження: 8-2-337, Роуд № 3, Банджара Хіллз, Андхра-Прадеш, Хайдерабарад 500 034, Індія (8-2-337, Road No. 3, Bandhra Pradesh, Hyderabad 500 034, India) за власний рахунок вилучити з продажу лікарський засіб "БРЕЦЕР";

- зобов'язання Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. (Виробничий відділ - 7), Індія дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу "БРЕЦЕР", як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винахід, що охороняються патентом № 90108.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскільки активною діючою речовиною лікарського засобу "БРЕЦЕР", є бротезоміб (МНН bortezomib), спосіб одержання якого охороняється патентом, та за відсутності у власника патенту та позивача можливості самостійно визначити процес, що застосувався відповідачем, та недоведеності відповідачем того, що фактичний процес виготовлення ним лікарського засобу "БРЕЦЕР" відрізняється від процесу, який охороняється патентом, відповідач порушує права позивача.

Крім того, разом із позовною заявою було заявлено клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Мілленніум Фармасьютікалз Інк. (Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2018 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 28.09.2018 року.

26.09.2018 року від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

27.09.2018 через загальний відділ суду відповідач заявив ряд клопотань, а саме: про залишення позову без розгляду, про продовження строків на подання відзиву на позовну заяву, про відкладення підготовчого засідання та про повне фіксування перебігу судових засідань у справі.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 28.09.2018 року залучено Мілленніум Фармасьютікалз Інк. (Millenium Pharmaceuticals Inc.) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, а також задоволено клопотання відповідача про продовження строку для подання відзиву на позовну заяву, підготовче засідання відкладено на 02.11.2018 року.

22.10.2018 року через загальний відділ суду відповідач надав відзив на позовну заяву з додатками, одночасно, від третьої особи надійшли письмові пояснення по справі.

Безпосередньо у судовому засідання 02.11.2018 року представник позивач надав: відповідь на відзив, клопотання про відкладення підготовчого засідання та встановлення строку для надання відповіді на відзив, заяву про приєднання доказів до матеріалів справи та клопотання про встановлення додаткового строку для подання доказів.

У свою чергу, відповідач надав клопотання про долучення до матеріалів справи копії афідевіта від 20.09.2018 року, листа від 18.09.2018 року та перекладів даних документів українською мовою, а також надав повідомлення про адресу для листування.

Також, відповідач у підготовчому засіданні звернувся до суду з клопотання про призначення судової експертизи згідно ст. 99 Господарського процесуального кодексу України.

З метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України дійшов висновку про необхідність відкласти підготовче судове засідання на 16.11.2018.

15.11.2018 через загальний відділ діловодства суду від позивача по справі надійшло клопотання про долучення Висновку експерта Бочарова М.А. № 1-12.11.2018 від 12.11.2018 до матеріалів справи, письмові пояснення стосовно клопотання відповідача про призначення судової експертизи та клопотання про долучення доказів.

У свою чергу, відповідачем було подано заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, клопотання про долучення доказів, а також заяву про наявність підстав для відводу експерта Бочарова М.А. та не прийняття до розгляду наданого позивачем висновку експерта.

Безпосередньо в судовому зсіданні представник позивача просив задовольнити клопотання про долучення висновку експерта до матеріалів справи, а також клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Проти призначення в справі судової експертизи заперечував.

Представники відповідача підтримували подане раніше клопотання про призначення в справі судової експертизи та надали усні пояснення на підтвердження своїх доводів.

Положеннями статті 101 Господарського процесуального кодексу України визначено порядок проведення експертизи на замовлення учасника справи. Так, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Долучений позивачем висновок експерта Бочарова М.А. № 1-12.12.11.2018 від 12.11.2018 буде розглянутий судом з урахуванням ч. 7 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України під час судового процесу.

Крім того, розглянувши у підготовчому судовому засіданні 16.11.2018 р. клопотання Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності дійшов висновку про його задоволення з огляду на наступні обставини.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/11724/18 є припинення порушення прав на патент України № 90108 від 12.04.2010, які полягають на думку позивача в тому, що відповідач використовує патент № 90108 при виготовленні лікарського засобу "БРЕЦЕР" чим порушує права власника патенту та позивача, як сторони ліцензійного договору.

До предмета доказування у даній справі входить питання використання Компанією Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. патенту № 90108 від 12.04.2010 при виготовленні лікарського засобу "БРЕЦЕР".

Заперечуючи проти позовних вимог відповідач стверджує, зокрема, що при виготовленні лікарського засобу "БРЕЦЕР" він не використовує кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом № 90108.

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, а доводи сторін є взаємно суперечливими суд вважає необхідним призначити у справі № 910/11724/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Так, позивачем надано суду копію витягу з картки атестованого судового експерта Оцалюка Валентина Михайловича, а також копію листа Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи", з якого вбачається, що Оцалюк В.М. є фахівцем, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями".

Якщо господарський суд доручає проведення судової експертизи певній особі, він попередньо (до такого призначення) з'ясовує у сторін зі справи наявність відводів відповідній особі як судовому експерту.

Враховуючи, що сторонами по справі не заявлялися відводи судовому експерту Оцалюку Валентину Михайловичу, суд призначає у справі № 910/11724/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з дорученням її проведення судовому експерту Оцалюку Валентину Петровичу (03134, пр. Корольова, 14, кв. 87).

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на відповідача - Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд., як ініціатора проведення експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 107, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/11724/18 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити експерту Оцалюку Валентину Петровичу (03134, пр. Корольова, 14, кв. 87).

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи використано у процесі виготовлення лікарського засобу "БРЕЦЕР" (реєстраційне посвідчення № UA/15186/01/01) кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за Патентом № 90108, що виданий 12.04.2010 на винахід "Способи одержання сполук боронового естеру та кислоти", або ознаку, еквівалентну їй?

- Чи використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 90108 або ознаку еквівалентну їй у способі описаному у наданих відповідачем та наявних в матеріалах справи документах?

- Чи є спосіб, описаний у наданих відповідачем та наявних в матеріалах даної справи документах, придатним для промислового виготовлення бортезомібу?

5. Зобов'язати сторін надати до Господарського суду міста Києва або безпосередньо Оцалюку Валентину Петровичу (03134, пр. Корольова, 14, кв. 87) всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань. Зобов'язати сторін на вимогу експерта надати останньому додаткову документацію, яка буде необхідна експерту для проведення експертизи.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на відповідача - Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд. (8-2-337, Роуд №3, Банджара Хіллз, Андхра-Прадеш, Індія, Хайдерабад 500 034)

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та Оцалюку Валентину Петровичу (03134, пр. Корольова, 14, кв. 87).

10. Провадження у справі № 910/11724/18 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Оцалюком Валентином Петровичем (03134, пр. Корольова, 14, кв. 87) судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.11.2018 року

Суддя Ю.О. Підченко