ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.11.2018 р.

Справа № 910/12978/16

За позовом          Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма

"Креома - Фарм"

до           1) Bioline Pharmaceutical AG

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про          дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаку для товарів

і послуг №896788

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді у господарському суді міста Києва перебуває справа №910/12978/16 за позовом Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома - Фарм" (надалі – позивач) до Bioline Pharmaceutical AG (надалі – відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі – відповідач-2) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг №896788.

Ухвалою від 25.08.2016 р. ухвалено направити судове доручення до Центрального Органу Швейцарії через Департамент Федеральної юстиції і поліції в Берні про вручення судових та позасудових документів компанії Bioline Pharmaceutical AG, та зупинено провадження у справі до надходження повідомлення про вручення судових та позасудових документів або про неможливість такого вручення.

30.05.2018 р. від Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома – Фарм" надійшло клопотання про поновлення провадження у справі у зв’язку з повідомленням відповідача-1 про розгляд справи.

Ухвалою від 20.06.2018 р. поновлено провадження у справі та, у зв’язку з набранням з 15.12.2017 р. чинності Законом України від 03.10.2017 р. №2147-VIII, яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладено у новій редакції, ухвалено справу №910/12978/16 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі, підготовче засідання призначено на 18.07.2018 р.

Протокольною ухвалою від 18.07.2018 р. відкладено підготовче засідання на 15.08.2018 р.

Протокольною ухвалою від 15.08.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 12.09.2018 р.

У підготовчому засіданні 12.09.2018 р. представник позивача подав клопотання про заміну відповідача-2 – Державну службу інтелектуальної власності України, на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою від 12.09.2018 р. замінено відповідача-2 – Державну службу інтелектуальної власності України, на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відкладено підготовче засідання на 17.10.2018 р.

02.10.2018 р. від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на позовну заяву.

Протокольною ухвалою від 17.10.2018 р. закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.11.2018 р.

У судовому засіданні 07.11.2018 р. представник позивача підтримав позовні вимоги.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надав пояснення по суті спору.

У судовому засіданні 07.11.2018 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома - Фарм" звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою, у якій просить суд:

- достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 896788 від 31 03.2006 року на знак для товарів і послуг "Enterosgel" в Україні повністю;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направити до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20. Switzerland) повідомлення про припинення дії міжнародної реєстрації № 896788 від з 31.03.2006 року на знак для товарів і послуг "Enterosgel" в Україні повністю та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації №896788 від 31.03.2006 року в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Як вбачається з матеріалів справи, знак для товарів і послуг "Enterosgel" було зареєстровано Компанією Bioline Pharmaceutical AG за міжнародною реєстрацією № 896788 від 31 03.2006 року, дія якої поширена і на територію України.

Як вказує позивач, Компанія Bioline Pharmaceutical AG протягом більш як 3-х років не використовує знак для товарів і послуг "Enterosgel" за міжнародною реєстрацією № 896788 від 31 03.2006 року, на території України, у зв’язку з чим існують підстави для дострокового припинення дії вказаної міжнародної реєстрації.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як встановлено ст. ст. 16, 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», одним з основних прав власника свідоцтва є право на використання знаку для товарів та послуг. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із реєстрації та наявності в нього права власності на такий знак.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак для товарів і послуг не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі – Угода про асоціацію).

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, І відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п’ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п’ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв’язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі ст. 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться Інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України».

Статтею 19 Закон України «Про міжнародні договори України» встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

З огляду на зазначене, а також ураховуючи те, що з 01.09.2017 р. Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію.

Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтв України та міжнародних реєстрацій можуть бути достроково припинені у разі, якщо знаки для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, протягом п’яти років від дати публікації про видачу свідоцтв та поширення дії на території України міжнародних реєстрацій або від іншої дати.

Компанія Bioline Pharmaceutical AG заперечень проти позову не надала, як і доказів використання нею на території України знака для товарів і послуг "Enterosgel" за міжнародною реєстрацією № 896788 від 31 03.2006 року, на території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Суд, дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, дійшов висновку про відсутність будь-яких доказів використання Компанією Bioline Pharmaceutical AG знака для товарів і послуг "Enterosgel" за міжнародною реєстрацією № 896788 від 31 03.2006 року, на території України, у зв’язку з чим спірна та міжнародна реєстрація підлягає достроковому припиненню на підставі ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Щодо позовних вимог, заявлених до відповідача-2 – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, суд зазначає, що Міністерство, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів об’єктів права інтелектуальної власності, видає в установленому порядку патенти/свідоцтва на ці об’єкти, а також видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності; а також повідомляє Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення на території України міжнародних реєстрації.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення вимог позивача, заявлених до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, –

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 896788 від 31 03.2006 року на знак для товарів і послуг "Enterosgel" в Україні повністю.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2; ) направити до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20. Switzerland) повідомлення про припинення дії міжнародної реєстрації № 896788 від 31.03.2006 року на знак для товарів і послуг "Enterosgel" в Україні повністю та опублікувати відомості про припинення чинності міжнародної реєстрації №896788 від 31.03.2006 року в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Компанії Bioline Pharmaceutical AG (Blegistrasse 5 C-6340 Baar Switzerland) на користь Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома – Фарм" (03680, м. Київ, вул. Радищева, буд. 3; ) 2 756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп. судового збору.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 13.11.2018 р.

Суддя Н.І. Зеленіна