ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2018 р. Справа№ 910/1546/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання: Сотнікової І.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Бузинний А.С. - ордер серії КС № 336403 від 31.01.2018

від відповідача-1: Гореліков М.М. - довіреність б/н від 14.03.18

від відповідача-2: не з'явилися

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Адвансед Медіа Групп» на рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року

у справі № 910/1546/18 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом Компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю «Адвансед Медіа Групп»

2.Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для

товарів і послуг « 1КR»

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2018 року Везаліус Трейдмарк ЛТД (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Адвансед Медіа Групп» (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про дострокове припинення в Україні дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг « 1КR» для послуг 35 класу МКТП.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торгова марка не використовується відповідачем-1 протягом останніх п'яти років, а також об'єктивною необхідністю позивача в отриманні на території України правової охорони на знак для товарів і послуг « 1КR» за заявкою №m201627352 від 07.12.2016 року.

За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у справі №910/1546/18 позов задоволено повністю; достроково припинено дію свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг «1KR», зареєстрованого на ім'я ТОВ «Адвансед Медіа Групп», на всі товари і послуги 35 класу МКТП; зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг « 1KR» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з ТОВ «Адвансед Медіа Групп» на користь компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД 3 524,00 грн. судового збору.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ «Адвансед Медіа Групп» звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.08.2018 року відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 11.09.2018 року за участю повноважних представників сторін.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу та додаткових поясненнях по справі представник позивача просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції без змін.

В судовому засіданні 11.09.2018 року оголошено перерву у справі до 02.10.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

25.06.2018 року на виконання Указу Президента України №454/2017 від 29.12.2017 року „Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах", яким ліквідовано Київський апеляційний господарський суд, утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України „Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 року в газеті „Голос України" №185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. Зважаючи на викладене Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Актом приймання-передачі судових справ від 02.10.2018 року, на виконання п. 4 розділу ІІІ Плану заходів з ліквідації апеляційних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2018 року № 475, справу № 910/1546/18 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.10.2018 року, справа № 910/1546/18 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Отрюх Б.В., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2018 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/1546/18 за апеляційною скаргою ТОВ «Адвансед Медіа Групп» на рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року та призначено справу до розгляду на 08.11.2018 року за участю повноважних представників сторін.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 08.11.2018 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення господарського суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-2 в судове засідання не з'явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи відповідач-2 повідомлений належним чином, про що свідчить зворотнє поштове повідомлення про вручення відповідної ухвали суду. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляв.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

08.11.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга ТОВ «Адвансед Медіа Групп» підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у даній справі - скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в позові, з огляду на наступне.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2, 5 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом 27.09.2010 відповідачу-1 видано свідоцтво України №129312 на знак для товарів і послуг « 1КR», зареєстрований для товарів 35 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), зазначених у свідоцтві (заявка №m201009601 від 22.06.2010 року).

Звертаючись до суду з позовними вимогами до відповідачів, позивач у позовній заяві вказує, що 07.12.2016 року він подав заявку №m201627352 на знак для товарів « 1КR» для послуг 35 класу МКТП, проте 13.03.2017 року закладом експертизи було винесено рішення про попередню відмову у наданні правової охорони заявленому на ім'я позивача позначенню відносно всіх послуг 35 класу МКТП.

Підставою відмови було зазначено положення п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, оскільки є знак для товарів і послуг « 1КR» за свідоцтвом України №129312, дата реєстрації 27.09.2010 року (заявка № m201009601 від 22.06.2010) на ім'я ТОВ «Адвансед Медіа Групп». За даним свідоцтвом правова охорона в Україні надана знаку для товарів і послуг « 1КR» відносно послуг 35 класу МКТП відповідно до переліку, наведеного у свідоцтві.

08.12.2017 року позивачем отримано від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомлення від 01.12.2017 року, яким попередньому висновку закладу експертизи надано статус - рішення про відмову в реєстрації знака.

За результатами вказаної експертизи, підставою для винесення рішення про відмову у наданні правової охорони в Україні знаку для товарів і послуг « 1КR» є невідповідність заявленого знаку умовам п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: заявлене словесне позначення є тотожне зі словесним знаком « 1КR».

Спір між сторонами у даній справі виник в результаті того, що, на думку позивача, дія свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг « 1КR» щодо усіх послуг 35 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг має бути достроково повністю припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг на території України, для яких він зареєстрований протягом більше ніж п'яти років.

Отже, предметом спору у даній справі є питання щодо наявності або відсутності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України 129312 на знак для товарів і послуг « 1КR» щодо усіх послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 420 ЦК України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 493 ЦК України, право інтелектуальної власності на торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

У відповідності до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Приписами частини 5 статті 5 наведеного Закону встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 згаданого Закону, достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

При цьому, Законом України від 16.09.2014 року № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), вчинена 21.03.2014 року та 27.06.2014 року в м. Брюсселі.

Стаття 157 Угоди про асоціацію визначає, що цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні створи, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України» (далі - Закон про міжнародні договори).

Стаття 19 Закону про міжнародні договори встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічне положення міститься у статті 3 Закону: якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Враховуючи, що 01.09.2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до даних правовідносин застосовуються положення ст. 198 Угоди про асоціацію, відтак, з урахуванням наведеної статті Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова №12) роз'яснено, що у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду та на час винесення оскаржуваного рішення в Україні чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

У пункті 71 Постанови № 12 роз'яснено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Так, доказами використання певного позначення на знак для товарів і послуг « 1КR» відносно послуг 35 класу МКТП можуть виступати, зокрема, реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Враховуючи наведені приписи, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що для правильного вирішення спору у даній справі необхідним є встановлення наявності або відсутності факту використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №129312 у будь-який спосіб, визначений п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в межах п'ятирічного строку до дати звернення позивача до суду з даним позовом (з 12.02.2013 року до 12.02.2018 року).

Матеріалами справи, зокрема, витягами з Бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» підтверджується, що свідоцтво України на знак « 1КR» для товарів і послуг №129312 зареєстровано 27.09.2010 року на підставі заявки № m201009601 від 22.06.2010 року за ТОВ «Адвансед Медіа Групп» для товарів і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень(канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; послуги агентств працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг;рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у інтернет-магазинах та магазинах оптової і роздрібної торгівлі промисловими товарами.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-1, як власника спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг. При цьому використання має бути саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг, тобто послуг класу 35 КМПТ.

Так, на підтвердження використання на території України знаку « 1КR» для товарів та послуг за свідоцтвом України № 129312 для товарів і послуг 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду, відповідачем-1 надано наступні докази:

- лист Союзу Національних бізнес-рейтингів в Україні за вх. № 52967-16 LO-0303 від 12.08.2016 адресований директору ТОВ «Адвансед Медіа Групп» про повідомлення, що за результатами рейтингування КВЕД 63.11, підприємство здобуло «Золото рейтингу» серед підприємств України у номінації «Інвестиційна привабливість» (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність).

- договір № 4 від 24.04.2014 року про розміщення інформації на сайті www.1kr.ua, а також акт № 1 від 23.07..2014 року здачі-прийому наданих послуг до вказаного договору;

- договір № 3416-60 від 03.07.2015 року про надання інформаційних послуг (розміщення інформаційний статей в електронних ЗМІ), а також акт № 2 від 06.08.2015 року здачі-прийому наданих інформаційних послуг до вказаного договору;

- договір № 2015/у/ИО/417 від 01.04.2015 року про розміщення матеріалів на сайті www.1kr.ua; а також акт № 1 від 15.04.2015 року здачі-прийому наданих інформаційних послуг до вказаного договору;

- звіти про дебетні та кредитні операції по рахунку відповідача-1;

- довідка з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення.

За результатами дослідження відповідних доказів та матеріалів справи, суд першої інстанції дійшов висновку, що надані відповідачем-1 докази на підтвердження обставин використання ним протягом останніх п'яти років знаку « 1КR» для товарів і послуг класу 35 КМПТ підтверджують головним чином використання відповідачем-1 вказаного знаку головним чином в класі 38: зв'язок, до якого належать послуги щодо агентства новин (інформаційні агентства) та не засвідчують факту використання протягом останніх п'яти років в Україні зареєстрованого знаку « 1КR» для товарів і послуг відносно 35 класу МКТП, як наслідок, визнав обґрунтованими вимоги позивача про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг « 1КR» щодо усіх послуг 35 класу МКТП.

Проте, судова колегія не погоджується з таким висновком місцевого господарського суду у зв'язку з його невідповідністю фактичним обставинам справи, оскільки судом не було досліджено та не надано правової оцінки всім доказам, поданим відповідачем-1 на підтвердження використання знаку для товарів та послуг за 35 класом МКТП.

Судом встановлено, що до матеріалів справи долучено належним чином завірені звіти про дебетні та кредитні операції по рахунку ТОВ «Адвансед Медіа Групп», зі змісту яких вбачається, що відповідач-1 отримував кошти згідно рахунків за розміщення реклами на сайті www.1kr.ua.

Так, 06.10.2017 року відповідач-1 отримав грошові кошти у розмірі 500,00 грн. від контрагента АО «Альфа Люкс» (цільове призначення платежу - Оплата згідно рахунку №1 від 06.10.2017 року за розміщення реклами на сайті www.1kr.ua.);

10.10.2017 року на рахунок відповідача-1 зараховано грошову суму у розмірі 2 200,00 грн. від контрагента - ПАТ КБ «Приватбанк» за розміщення реклами в мережі Інтернет згідно рахунку № 1 від 09.10.2017 року;

25.10.2017 року відповідач-1 отримав 2 200,00 грн. за розміщення реклами на сайті згідно рах. 12 від 19.10.2017 року від контрагента - ТОВ «Фольксваген Центр Кривий Ріг».

Зазначені докази в сукупності свідчать не тільки про факт укладення відповідних договорів, а і на те, що відповідач-1 надавав послуги з рекламування та отримував за це грошові кошти, що свідчить про здійснення відповідачем-1 діяльності за 35 класом МКТП.

При цьому, відповідні докази свідчать про реальний рух коштів, які поступали на рахунок відповідача-1 із вказівкою цільового призначення платежу, що свідчить про те, що контрагентами відповідача-1 були схвалені існуючі договори про розміщення реклами на сайті www.1kr.ua.

Як встановлено судом, згідно довідки, наданої центром компетенції адресного простору Українського сегменту мережі Інтернет, відповідач-1 є власником веб-ресурсу https://1kr.ua., на якому регулярно використовується знак для товарів та послуг « 1КR» за спірним свідоцтвом.

Отже, з наведеного вбачається, що платформою для розміщення реклами в мережі Інтернет, яке здійснюється відповідачем-1 у відповідності до існуючих правовідносин, є саме веб-ресурс https://1kr.ua, який належить відповідачу-1.

В свою чергу, як було зазначено вище, відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Таким чином, долученими до відзиву на позовну заяву доказами підтверджується факт здійснення відповідачем-1 господарської діяльності та отримання прибутку, у тому числі за основними послугами, передбаченими 35 класом МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «1КR».

Враховуючи викладене, судова колегія дійшла висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні позовних вимог позивача у зв'язку з їх недоведеністю, з огляду на що апеляційна скарга відповідача-1 підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - скасуванню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України у зв'язку із задоволенням апеляційної скарги відповідача-1, судовий збір за її подання в розмірі 5 286,00 грн. покладається на позивача.

Керуючись статтями 129, 269, 270, 271, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Адвансед Медіа Групп» на рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у справі № 910/1546/18 задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2018 року у справі №910/1546/18 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД (Глобал Гейтуей, 8, Руа де ла Перлє, Провіденс, Мае, Сейшельські острови) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Адвансед Медіа Групп» (04210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11, копр. 3, оф. 5; ідентифікаційний код 38358335) 5 286 (п'ять тисяч двісті вісімдесят шість) грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

6. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

7. Справу № 910/1546/18 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 13.11.2018 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.О. Пантелієнко

Б.В. Отрюх