ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2018 р. Справа№ 910/5921/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Остапенка О.М.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря Корінної А.О.

та представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 12.11.2018р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Домпе Фармачеутічі ЕсПеА

на рішення господарського суду м.Києва від 14.05.2018р.

(повний текст складено 23.05.2018р.)

у справі №910/5921/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Домпе Фармачеутічі ЕсПеА

до 1.Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2.Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд. (J.B. Chemicals Ц Pharmaceuticals Ltd.)

про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 38377 та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 14.05.2018р. по справі №910/5921/17 відмовлено в позові повністю.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, Домпе Фармачеутічі ЕсПеА подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 14.05.2018р., в якій просить скасувати рішення суду повністю і прийняти нове рішення, яким достроково повністю припинити дію свідоцтва України №38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" щодо усіх товарів та послуг, для яких зареєстрований даний знак; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - "Промислова власність".

У відзиві на апеляційну скаргу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України просить відмовити Домпе Фармачеутічі ЕсПеА у задоволенні апеляційної скарги.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2018р. було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Домпе Фармачеутічі ЕсПеА на рішення господарського суду суду м.Києва від 14.05.2018р. у справі №910/5921/17 та призначено її до розгляду.

29.08.2018р. у судовому засіданні, відповідно до ст.216 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено перерву по справі №910/5921/17 до 08 жовтня 2018р.

25.06.2018р. на виконання Указу Президента України №454/2017 від 29.12.2017р. "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах", яким ліквідовано Київський апеляційний господарський суд, утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч.6 ст.147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018р. в газеті "Голос України" №185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. Зважаючи на викладене Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

Відповідно до ч.5 ст.31 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.10.2018р., справу №910/5921/17 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2018р. прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Домпе Фармачеутічі ЕсПеА на рішення господарського суду м.Києва від 14.05.2018р. у справі №910/5921/17 та призначено її до розгляду 12.11.2018р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2018р. апеляційну скаргу Домпе Фармачеутічі ЕсПеА на рішення господарського суду м.Києва від 14.05.2018р. у справі №910/5921/17 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду та призначено її до розгляду.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-1, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Домпе Фармачеутічі ЕсПеА (позивач) є юридичною особою, яка створена та діє відповідно до країни реєстрації - Італії, що підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з Свідоцтва про реєстрацію компанії Домпе Фармачеутічі ЕсПеА, виданим Торгівельно-промисловою палатою Мілану (а.с. 106 том 1).

З матеріалів справи вбачається, що позивач є власником торговельної марки MIOTENS, зареєстрованої за міжнародною реєстрацією № 760240 від 29.05.2001р. для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): Спеціальні лікарські препарати (місцева піна або ампула) виготовлені з тіоколхікозідом (Specialty pharmaceuticals (topical foam or ampules) made with thiocolchicoside).

12.11.2015р. на підставі Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989р., до якого Україна приєдналася з 29.12.2000р., позивачем було подано до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності заяву про територіальне поширення на територію України вказаної міжнародної реєстрації №760240.

Відповідно до повідомлення від 21.07.2016р. Державним підприємством "Український інститут промислової власності" було прийнято рішення про попередню відмову позивачеві у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією №760240 відносно всіх товарів та послуг 5 класу МКТП на підставі того, що торговельна марка позивача є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України №38377, права на яку належать Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд. (J.B. Chemicals Ц Pharmaceuticals Ltd.).

Як зазначав позивач, знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" за свідоцтвом України №38377 не використовується Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд. (J.B. Chemicals Ц Pharmaceuticals Ltd.) в Україні більше ніж протягом трьох років щодо усіх товарів і послуг, для яких зареєстрований даний знак, що перешкоджає позивачеві отримати правову охорону в Україні на знак за міжнародною реєстрацією №760240.

Тому позивач звернувся до місцевого суду з даним позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1), Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд. (J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) (відповідач-2) (відповідач-2) з наступними вимогами:

- достроково повністю припинити дію свідоцтва України №38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" щодо усіх товарів та послуг, для яких зареєстрований даний знак;

- зобов'язати відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "Промислова власність".

Відповідачем-1 до місцевого суду було подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого:

- відповідач-1 вважає, що для вирішення даного спору щодо дострокового припинення дії спірного свідоцтва України на знаки для товарів і послуг позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем-2 (невикористання протягом трьох років) своїх прав на знак за свідоцтвом України № 38377, а відповідач-2 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання спірного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований;

- відповідач-1 зазначає, що Мінекономрозвитку не передбачено здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, водночас, Мінекономрозвитку здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об'єкти. Таким чином, у разі припинення дії свідоцтва України № 38377 на спірний знак, рішення суду може вплинути на обов'язок Мінекономрозвитку щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- відповідач-1 звертає увагу, що з огляду на набрання чинності 01.09.2017р. Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знаки для товарів і послуг з підстави його невикористання мають застосовуватись положення статті 198 Угоди про асоціацію, з урахуванням яких дія свідоцтва України може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років, від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.

На даний відзив відповідача-1 представником позивача було подано відповідь, в якому стосовно повідомлення відповідача-1 про те, що 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію, яка передбачає п'ятирічний термін невикористання знаку для звернення щодо його припинення, зазначено, що позовну заяву у даній справі було подано 10.04.2017р., до набуття чинності Угодою про асоціацію. Враховуючи, що станом на 10.04.2017р. у позивача вже існувало право звернутись до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва України № 38377 на знак для товарів і послуг "MYOTAN-МИОТАН", позивач вважає, що в такому випадку Угода про асоціацію застосуванню не підлягає. Разом з цим, позивач просив врахувати при вирішенні даної справи, що відповідач-2 більше ніж 5 років не використовує знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38377.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з статтею 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія свідоцтва України №38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН", виданого на ім'я відповідача-2 щодо товарів 5, 16 класів та послуг 16 класу МКТП, є перешкодою у наданні правової охорони торговельній марці позивача за міжнародною реєстрацією №760240 відносно всіх товарів та послуг 5 класу МКТП.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач послався на приписи п.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якими передбачено право будь-якої особи звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Станом на час звернення позивача з позовом до суду та станом на час розгляду справи по суті, власником свідоцтва України №38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" є Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд. (J.B. Chemicals Ц Pharmaceuticals Ltd.) (відповідач-2), що підтверджується наявними в матеріалах справи роздруківкою з офіційної бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №38377.

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг підтверджується, що датою реєстрації знаку за свідоцтва України №38377 є 15.03.2004р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.03.2004р., Бюлетень №3, знак за вказаним свідоцтвом зареєстровано для наступних товарів і послуг 3, 5, 16 класів МКТП:

- Клас 5: Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу;

- Клас 16: Друкована продукція;

- Клас 44: Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговання людей чи тварин; фармацевтичне консультування.

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч.2 ст.154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

У застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності одночасно вживаються деякі відмінні один від одного, але тотожні за своїм правовим змістом терміни, якими визначають окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки".

Відповідно до ст.492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно ч.1 ст.494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Як передбачено ст.495 ЦК України та відображається у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст.17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час розгляду спору по суті), якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, з урахуванням положень п.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Звертаючись з даним позовом до місцевого суду (10.04.2017р. згідно штампу про одержання №5921/17) з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарі та послуг №38377, позивач в якості підстави позову посилався саме на невикористання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг за наведеним свідоцтвом в Україні більше ніж три роки щодо усіх товарів та послуг.

Відповідно до ч.1 ст.426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч.2 ст.157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п.4 ст.16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

На підтвердження не використання в Україні знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №38377 протягом останніх трьох років щодо усіх товарів і послуг, для яких зареєстрований даний знак, позивачем було зазначено, що:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №38377 (далі - спірний знак) не застосовувався в рекламі на території України протягом останніх трьох років щодо усіх товарів і послуг, для яких зареєстрований даний знак, що підтверджується:

1) довідкою ТОВ "Індустріальний Телевізійний Комітет" від 20.10.2016р. №2010-02, згідно якої в період з 20.10.2013р. по 20.10.2016р. за даними дослідження ТВ Панелі (39 телевізійних каналів, що транслюються в Україні) фактів виходу рекламної компанії торговельної марки МYOTAN-МИОТАН та/або МYOTAN та/або МИОТАН на телевізійних каналах, відкритих у ТВ Панелі, не виявлено;

2) довідкою ТОВ "Індустріальний Телевізійний Комітет" від 27.04.2017р. № 2704-01, згідно якої в період з 20.10.2013р. по 22.04.2017р. за даними дослідження ТВ Панелі (39 телевізійних каналів, що транслюються в Україні) фактів виходу рекламної компанії торговельної марки МYOTAN-МИОТАН та/або МYOTAN та/або МИОТАН на телевізійних каналах, відкритих у ТВ Панелі, не виявлено;

3) інформаційною довідкою від 01.11.2016р. ТОВ "Центр незалежних соціальних досліджень "ОМЕГА", відповідно до якої в ЗМІ в період з 31.10.2013р. по 30.10.2016р. фактів реклами знаку МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН не виявлено;

4) довідкою від 15.05.2017р. ТОВ "Центр незалежних соціальних досліджень "ОМЕГА", відповідно до якої в ЗМІ в період з 30.04.2014р. по 15.05.2017р. фактів реклами знаку МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН не виявлено.

- спірний знак не використовувався третіми особами протягом останніх трьох років, що підтверджується:

1) довідкою від 08.11.2016р. №3009/24, наданою Державною службою інтелектуальної власності України, відповідно до якої станом на 07.11.2016р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №38377;

2) довідкою від 30.05.2017р. №727/24, наданою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до якої станом на 30.05.2017р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №38377.

- виробництво та продаж усіх товарів, для яких зареєстровано спірний знак, відповідачем-2 не здійснювались, з огляду на те, що Асоціацією товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" не присвоювались глобальні номери товарних позицій (штрих-кодів) щодо товарів та послуг, у складі назв чи описів яких заявлено позначення МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН, що підтверджується:

1) довідкою Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" №217/01 від 27.10.2016р., згідно якої станом на 25.10.2016р. у реєстрі Асоціації "ДжіЕс1 Україна" відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації "ДжіЕс1 Україна", у складі назв чи описів яких заявлено позначення МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН;

2) довідкою Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" №089/01 від 12.05.2017р., згідно якої станом на 10.05.2017р. у реєстрі Асоціації "ДжіЕс1 Україна" відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації "ДжіЕс1 Україна", у складі назв чи описів яких заявлено позначення МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН.

- товари та послуги під спірним знаком не сертифікувались в Україні, що підтверджується:

1) відповіддю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3433-08/35342-09 від 04.11.2016р. на запит позивача, згідно якої сертифікати відповідності на продукцію чи послуги під торговельними марками МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано;

2) відповіддю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3433-08/14732-09 від 04.05.2017р. на запит позивача, згідно якої сертифікати відповідності на продукцію чи послуги під торговельними марками МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано;

3) відповіддю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) №3073-1.1.1/5.0/171-17 від 05.05.2017р. на запит позивача, згідно якої інформації від органів з оцінки відповідності стосовно виданих, змінених, доповнених, тимчасово припинених, відкликаних або відхилених сертифікатів відповідності щодо виробів під торговельними марками МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН до Держлікслужби не надходило.

В свою чергу, оскільки сертифікація товарів та послуг, для яких зареєстровано спірний знак, не проводилась, позивач стверджував, що спірний знак не використовувався.

- лікарські засоби з торговою назвою знаку МYOTAN-МИОТАН або МYOTAN або МИОТАН не зареєстровані, що підтверджується:

1) довідкою Державного експертного центру МОЗ України від 31.10.2016р. №14/198/5, згідно якої за відомостями Державного реєстру лікарських засобів України станом на 28.10.2016р. лікарські засоби з торговою назвою MYOTAN- МИОТАН або MYOTAN або МИОТАН не зареєстровані;

2) довідкою Державного експертного центру МОЗ України від 12.05.2017р. №14/89/5, згідно якої за відомостями Державного реєстру лікарських засобів України станом на 11.05.2017р. лікарські засоби з торговою назвою MYOTAN- МИОТАН або MYOTAN або МИОТАН не зареєстровані.

В свою чергу, оскільки лікарські засоби з торговою назвою MYOTAN-MИOTAH або MYOTAN або МИОТАН не були допущені до застосування в Україні, то, на твердження позивача, спірний знак не міг законно використовуватись в Україні щодо наступних товарів 5 класу МКТП: Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу.

- відповідач-2 не отримував ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що підтверджується:

1) листом Міністерства охорони здоров'я №17/53/1061-16/28507 від 03.11.2016р., згідно якого заяви про отримання вказаної ліцензії до МОЗ України не надходило;

2) листом Міністерства охорони здоров'я №17/53/472-17/12746 від 12.05.2017р., згідно якої в базі даних Ліцензійного реєстру МОЗ України відсутня інформація щодо видачі компанії Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд. та відділенню компанії Юнік Фармасьютикал Лабораторіз ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

А тому спірний знак не міг використовуватись щодо послуг 44 класу МКТП: Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговання людей чи тварин; фармацевтичне консультування.

01.09.2017р. набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014р. та 27.06.2014р. в м.Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014р. згідно Закону України від 16.09.2014р. №1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Тобто, наведеною нормою збільшено період часу безперервного невикористання торговельної марки, за умови доведення якого, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню. Отже, статтею 198 Угоди про асоціацію власнику торговельної марки надаються більші права, порівняно з положеннями Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно норм п.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Наведене свідчить про невідповідність в зазначеній частині правого акту - Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" міжнародному договору - Угоді про асоціацію.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України" (преамбула наведеного Закону України).

Відповідно до абзацу 6 статті 1 Закону України "Про міжнародні договори України", а також пункту (b) статті 2 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року (далі - Конвенція ПМД) "ратифікація" - є однією з форм надання згоди держави (України) на обов'язковість для неї міжнародного договору. Також, відповідно до положень статті 26 Конвенції ПМД одним із основних принципів діяльності держав у сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма pacta sunt servanda (договори повинні виконуватися). Також, положеннями статті 27 Конвенції ПМД закріплено, що учасник не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним договору.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 11 ГПК України суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір України.

Оскільки відповідач-2 не використовував спірну торгову марку більше п'яти років, то позовні вимоги необхідно задовольнити.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи наведені норми права, а також те, що Законом України від 16.09.2014р. № 1678-VII ратифіковано Угоду про асоціацію, яка набрала чинності 01.09.2017р., зазначена Угода є частиною чинного українського законодавства і не суперечать Конституції України, а також є нормами міжнародного договору, які мають пріоритет над нормами, встановленими Законами України та іншими нормативно-правовими актами, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Домпе Фармачеутічі ЕсПеА підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції від 14.05.2018р. необхідно скасувати та прийняти нове рішення, яким: позов Домпе Фармачеутічі ЕсПеА про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" щодо усіх товарів та послуг, для яких зареєстрований даний знак та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "Промислова власність" задовольнити повністю. Достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" щодо усіх товарів та послуг, для яких зареєстрований даний знак. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікації в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "Промислова власність".

Оскільки позовні вимоги підлягають задоволенню, то з відповідачів необхідно стягнути всі понесені позивачем судові витрати (а.с. 38 том 1 та а.с. 80 том 2).

Керуючись 240, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Домпе Фармачеутічі ЕсПеА задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 14.05.2018р. по справі №910/5921/17 - скасувати.

Прийняти нове рішення, яким позов Домпе Фармачеутічі ЕсПеА про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" щодо усіх товарів та послуг, для яких зареєстрований даний знак та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "Промислова власність" задовольнити повністю.

Достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 38377 на знак для товарів і послуг "МYOTAN-МИОТАН" щодо усіх товарів та послуг, для яких зареєстрований даний знак.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікації в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "Промислова власність".

Стягнути з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м.Київ, вул. Грушевського, 12/2, ідентифікаційний код: 37508596) та з Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд. (J.B. Chemicals Ц Pharmaceuticals Ltd.) (Неелам Сентр, «Б» Вінг, 4 флор, Хінд Сайкл Роад, Ворлі, Мумбай, 400025, Індія (Heelam Centre, B Wing, 4th floor, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai, 400030, India)) на користь Домпе Фармачеутічі ЕсПеА (Віа С. Vартіно делла Батталіа 12, І-20122 Мілан, Італія (Via S. Martino della Battaglia 12, І-20122 Milano, Italy)) по 4000 грн. понесених судових витрат.

Справу №910/5921/17 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов'язати видати накази.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 15.11.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді О.М. Остапенко

Б.В. Отрюх