УХВАЛА

м. Київ

25.10.2018Справа № 910/9968/18

За позовомПриватного підприємства «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер плюс»
доТовариства з обмеженою відповідальністю «Медікал інвестмент енд девелопмент груп»
проприпинення порушення прав на знак для товарів і послуг, заборону вчинення дій та зобов'язання вчинити дії
Суддя Васильченко Т.В.

Представники учасників справи:

від позивача:Желудков В.В.;
від відповідача:Гричина В.В.

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер плюс» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Медікал інвестмент енд девелопмент груп» про припинення порушення прав на знак для товарів і послуг, заборону вчинення дій та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, пропонуючи свої послуги медичних клінік (медичного центру), використовує позначення, яке є настільки схожим з знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №237232 власником якого є позивач, що їх можна сплутати, у зв'язку з чим просить зобов'язати відповідача припинити використання позначення, заборонити відповідачу використання позначення та зобов'язати відповідача знищити виготовлені зображення позначення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 відкрито провадження у справі №910/9968/18 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

10.09.2018, через відділ діловодства суду, від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до змісту якого проти позовних вимог заперечує з підстав того, що послуги, надання яких пропонується відповідачем, відмінні від послуг, надання яких пропонується позивачем і виключає можливість ототожнення чи взаємозамінність напрямків діяльності підприємств. Крім цього, відповідач зазначає, що позначення, яке ним використовується («R+ medical center») і, яке хибно ототожнено позивачем із знаком «R+ Partner plus», право власності на який належить ПП «ЦРСБ «Партнер плюс» відрізняються формою, кольором, змістом, елементами, вимовою тощо, а наданий позивачем висновок експертного дослідження №4/2018 не є належним доказом, так як не відповідає вимогам ч. 6 ст. 98 ГПК України щодо його змісту. До того ж, у відповідача виникли сумніви щодо неупередженості експерта Пейкрішвілі М.Ш. з огляду на його довготривалі договірні стосунки з позивачем. При цьому, відповідач, посилаючись на наявність об'єктивних причин пропуску строку подання відзиву, просить визнати причини поважними та прийняти поданий відзив.

Разом з цим, відповідачем поданий висновок експерта Андрєєвої Альони Вікторівни №1-09/2018, складений 07.09.2018 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого позначення «R+ medical center» виконане у чорно-білому поєднанні кольорів та позначення «R+ medical center» виконане у помаранчево-білому поєднанні кольорів, не є схожими із зареєстрованим стосовно послуг 44 класу МКТП «послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; масажу» із знаком для товарів і послуг «R+ Partner plus» за свідоцтвом України №237232 від 25.01.2018 настільки, що ці позначення та знак можна сплутати, а також не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 44 класу МКТП «послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; масажу».

14.09.2018 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли додаткові письмові пояснення щодо причин пропуску строку подання відзиву на позовну заяву.

18.09.2018, через відділ діловодства суду, від позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву, відповідно до змісту якої просить не враховувати його під час розгляду справи, оскільки відзив та додані до нього документи, в тому числі і висновок експерта, подано відповідачем з пропуском процесуального строку. При цьому, разом з відповіддю на відзив, позивачем долучено до матеріалів справи висновок експерта Жили Богдана Володимировича №148, складений 17.09.2018 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яким встановлено схожість позначення «R+ medical center» із зареєстрованим стосовно послуг 44 класу МКТП «послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; масажу» із знаком для товарів і послуг «R+ Partner plus» за свідоцтвом України №237232.

25.09.2018 позивачем, через загальний відділ суду, подано заперечення проти клопотання відповідача про залучення до матеріалів справи висновку експерта №1-09/2018 від 07.09.2018, як не належний доказ, оскільки експерт досліджував не те позначення, яке зазначено позивачем у прохальній частині позовної заяви. Крім цього, за твердженнями позивача дослідження проводилось стосовно не того переліку послуг, який зазначений у позовній заяві і стосовно якого позивач просить заборонити відповідачу використовувати спірне позначення.

Також, 25.09.2018 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення, в яких він зазначає про невідповідність висновку №148 від 17.09.2018, складеного за результатом проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, вимогам Методики проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації 13.6.01. НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 23.03.2018.

В судовому засіданні 25.09.2018 суд, у відповідності до ч. 4 ст. 233 ГПК України, постановив продовжити строк підготовчого провадження у справі №910/9968/18 на 30 днів та відкласти підготовче засідання на 05.10.2018, про що зазначено в протоколі судового засідання від 25.09.2018.

Судове засідання призначене на 05.10.2018 не відбулось у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю судді Васильченко Т.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2018 підготовче засідання у справі №910/9968/18 призначено на 25.10.2018.

В судовому засіданні 25.10.2018, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення у справі комісійної судової експертизи.

Так, предметом даного судового спору є вимоги Приватного підприємства «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер плюс», який згідно свідоцтва №237232 є власником знака для товарів і послуг («R+ Partner plus») 44 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, про припинення порушення його прав на вказаний знак, оскільки відповідач у своїй діяльності використовує позначення «R+ medical center», яке є настільки схожим з знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №237232, що їх можна сплутати.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктами 4 і 5 статті 16 Закону передбачено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Отже, під час розгляду даної справи має бути встановлено, зокрема, чи є підстави вважати, що спірне позначення може вводити споживача в оману щодо особи, яка надає послуги; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими настільки, що їх можна сплутати тощо.

У п. 65 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12 вказано, що господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на викладене, оскільки в предмет доказування у даному спорі входять питання, які потребують спеціальних знань, а надані висновки викликають у суду сумніви щодо їх правильності і об'єктивності, враховуючи пояснення сторін, які були надані в підготовчому засіданні, суд прийшов до висновку про необхідність призначення в даній справі судової експертизи за ініціативою суду.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» - судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

При цьому, як зазначено в Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (Заява №61679/00) від 01.06.2006 експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури.

Відповідно до ч. 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Згідно з ч. 3 вказаної статті, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

В той же час, з урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

За приписами ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом. Судовому експерту забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. До фахівця у відповідній галузі знань, який проводить судову експертизу, застосовуються положення цього Закону щодо гарантій, прав, обов'язків, відповідальності судового експерта, крім відповідальності за відмову від проведення експертизи та положень розділу III цього Закону.

За результатами дослідження матеріалів справи та заслуховування пояснень представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі комісійної експертизи (у складі не менш як два експерта одного напряму спеціальних знань), з питань визначених судом, проведення якої слід доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, який створений розпорядженням КМУ від 31.12.2004 №984-р є державною спеціалізованою установою, яка уповноважена здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності.

Оплату експертизи, згідно з виставленим рахунком, покласти на Приватне підприємство «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер плюс».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/9968/18 комісійну (у складі не менш як два експерта одного напряму спеціальних знань) експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертів поставити таке питання:

- Чи є між позначенням «R+ medical center» та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №237232 від 25.01.2018 щодо послуг 44 класу МКТП така схожість, що внаслідок використання позначення може вводити в оману споживачів відносно особи, яка надає ці послуги, а саме: Приватне підприємство «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер плюс»?.

3. Витрати за проведення експертизи покласти на Приватне підприємство «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер плюс».

4. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків, відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Провадження у справі №910/9968/18 зупинити до одержання результатів експертизи.

6. Матеріали справи надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно з ч.1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складення повного тексту.

Повний текст ухвали складено та підписано: 29.10.2018.

Суддя Т.В. Васильченко