ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2018 р. м. Київ Справа № 911/1021/17

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., при секретарі судового засідання Брунько А.І., розглянув за правилами загального позовного провадження матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 УКРАЇНА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИБІР УКРАЇНИ" про захист прав інтелектуальної власності

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - довіреність від 26.03.2018; ОСОБА_3 - довіреність від 26.03.2018;

від відповідача: ОСОБА_4 - ордер КВ № 365546 від 03.04.2018.

У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 УКРАЇНА" (далі - ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА"/позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИБІР УКРАЇНИ" (ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ"/відповідач) про захист прав інтелектуальної власності шляхом:

- заборони ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ" використовувати позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" для послуг, віднесених до 35 класу (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) та 41 класу (освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація);

- заборони ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ" використовувати позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" на нагородах типу "медаль" у форум-факторі "монета".

В обгрунтування поданого позову позивач вказує на те, що послуги, які надаються відповідачем із використанням позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" відносяться до послуг 35 класу (вивчення ринку, визначення громадської думки, ділове оцінювання) та 41 класу (влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), є тотожними із послугами, які охоплюються правовою охороною знаку товарів і послуг № 137505 "ВИБІР РОКУ", належного позивачу. Крім того, позивач вважає, що позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" є таким, що порушує право інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг № 137505 "ВИБІР РОКУ", внаслідок чого позивач просить суд заборонити відповідачу використання позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" у своїй господарській діяльності.

Ухвалою від 07.04.2017 господарський суд порушив провадження у справі та призначив її до розгляду в судовому засіданні.

Ухвалою від 08.06.2017 господарський суд, серед іншого, продовжив строк вирішення спору згідно з ч. 3 ст. 69 ГПК України.

16.06.2017 ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА" звернулось до Господарського суду Київської області з позовною заявою до ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ" про захист прав інтелектуальної власності шляхом заборони ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ" використовувати в будь-який спосіб комерційне (фірмове) найменування "ВИБІР УКРАЇНИ".

В обгрунтування поданого позову ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА" вказало, що використання ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ" найменування, схожого на комерційне (фірмове) найменування ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА", вводить в оману споживачів та має на меті використання популярності товариства у своїх цілях.

Ухвалою від 23.06.2017 господарський суд об'єднав справу №911/1021/17 зі справою №911/1847/17 в одну справу № 911/1021/17.

Ухвалами від 03.08.2017 господарський суд призначив у справі № 911/1021/17 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501); провадження у справі зупинив.

21.02.2018 до господарського суду надійшов висновок за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 198/17, складений судовими експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 15.02.2018.

Ухвалою від 03.03.2018 господарський суд поновив провадження у справі та призначив справу до розгляду в порядку загального позовного провадження у підготовчому засіданні на 03.04.2018.

Ухвалою від 03.04.2018 господарський суд відклав підготовче засідання на 26.04.2018.

Ухвалою від 26.04.2018 господарський суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів та відклав підготовче засідання на 31.05.2018.

Ухвалою від 31.05.2018 господарський суд відклав підготовче засідання на 19.07.2018.

Ухвалою від 19.07.2018 господарський суд закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті на 03.08.2018.

В судових засіданнях 03.08.2018, 13.09.2018, 20.09.2018 та 04.10.2018 господарським судом було оголошено перерви до 13.09.2018, 20.09.2018, 04.10.2018 та 16.10.2018 відповідно.

Після перерви представники позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві. В судовому засіданні заявили усне клопотаня про долучення доказів до матеріалів справи, в задоволенні якого було відмовлено судом згідно з протокольної ухвали, проголошеної в залі суду.

Представник відповідача проти позову заперечила з підстав, викладених у відзивах на позовну заяву, письмових поясненнях від 19.06.2017, 03.03.2018.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріали справи докази, які є достатніми для ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 УКРАЇНА", скорочено ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА", є юридичною особою - суб'єктом господарювання, зареєстрованим 15.01.2001.

Як вбачається з поданих до справи документів, повне та скорочене найменування позивача українською мовою внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основним видом діяльності юридичної особи позивача згідно з КВЕД є: 73.11. - рекламні агентства.

Позивач провадить свою господарську діяльність з визначення якості товарів та послуг, які розповсюджуються суб'єктами господарювання на території України.

З метою визначення краших товарів та послуг в різноманітних товарних категоріях та їх подальшої популяризації на українському ринку, позивач започаткував щорічний Міжнародний Фестиваль-Конкурс "CHOICE OF THE YEAR" в Україні, який є публічним відкритим суспільно корисним двотуровим конкурсом торгових марок із спеціальними обов'язковими умовами.

За результатами фестивалю-конкурсу переможцю номінації надається нагорода конкурсу "ВИБІР РОКУ" в Україні - відзнака, яка надає суб'єкту господарювання-переможцю комерційні переваги, оскільки продукція/послуга, яка має відзнаку "ВИБІР РОКУ", користується більшим попитом серед українських споживачів.

Відповідно до наявної в матеріалах справи інформації Державної служби інтелектуальної власності України, позивач є власником зареєстрованих знаків для товарів та послуг, а саме:

- знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 119935 "ВИБІР РОКУ", що є комбінованим позначенням, зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 26.04.2010, дата публікації - 11.04.2011, бюлетень № 7;

- знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137504 "CHOICE OF THE YEAR", що є комбінованим позначенням, зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 26.04.2010, дата публікації - 11.04.2011, бюлетень № 7;

- знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137503 "ВЫБОР ГОДА", що є комбінованим позначенням, зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 26.04.2010, дата публікації - 11.04.2011, бюлетень № 7;

- знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137505 "ВИБІР РОКУ", зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 26.04.2010, дата публікації - 11.04.2011, бюлетень № 7;

- знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137507 "CHOICE OF THE YEAR", зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 26.04.2010, дата публікації - 11.04.2011, бюлетень № 7;

- знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137503 "ВЫБОР ГОДА", зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 26.04.2010, дата публікації - 11.04.2011, бюлетень № 7.

Послуги, які надаються позивачем із використанням зареєстрованих ним знаків для товарів та послуг, в тому числі знаку "ВИБІР РОКУ", відносяться до послуг 35 класу (вивчення ринку, визначення громадської думки, ділове оцінювання) та 41 класу (влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Позивач стверджує, що функціонуючи на ринку послуг, він у своїй діяльності використовує комерційне (фірмове) найменування "ОСОБА_1 УКРАЇНА", яке активно зазначається ним на різноманітних товаросупровідних документах, сертифікатах, дипломах, рекламних публікаціях, нагородах як в Україні, так і за її межами, у зв'язку з чим останнє стало загальновідомим та впізнаваним, ототожнюється саме з ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА" та Міжнародним Фестивалем-Конкурсом "CHOICE OF THE YEAR", який проводить позивач.

На підтвердження використання позивачем у своїй господарській діяльності комерційного (фірмового) найменування "ОСОБА_1 УКРАЇНА", останнім подано до справи копії договорів з рекламування власних послуг з 2001 по 2016 роки, копії договорів про участь конкурсанта у Міжнародному Фестивалі-Конкурсі "ВИБІР РОКУ" в Україні, датовані 2002 - 2016 роками, буклети переможців "ВИБІР РОКУ", випущені з 2006 по 2015 роки.

З огляду на вказане, суд вважає, що моментом першого використання комерційного (фірмового) найменування позивача був саме 2001 рік.

В той же час, як свідчать матеріали справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИБІР УКРАЇНИ", скорочена назва ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ", зареєстроване 05.05.2016.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_1, основним видом діяльності відповідача згідно з КВЕД є: 73.11. - рекламні агентства.

Як вбачається з письмових пояснень, наведених відповідачем у відзиві на позовну заяву, відповідач стверджує, що має комерційне найменування, під яким здійснює свою господарську діяльність на території України, однак останнє у відзиві не називає.

Слід вказати, що доказами в судових справах щодо захисту прав на комерційне найменування можуть бути безліч видів документів та інших матеріалів.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо (п. 80 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012).

Суд встановив, що комерційним найменуванням відповідача є ВИБІР УКРАЇНИ, яке міститься на рекламних матеріалах (презентаціях) 2016, 2017 років, направлених відповідачем майбутнім контрагентам з метою заохочення їх взяти участь у проекті під назвою "Конкурс-фестиваль "ВИБІР УКРАЇНИ", копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Також в матеріалах господарської справи наявні копії договорів про надання рекламно-інформаційних послуг № 0353 від 14.12.2016, № 0403 від 23.03.2017 та № 0405 від 23.03.2017, укладені між відповідачем та Київським національним університетом технологій та дизайну, відповідачем та ТОВ "Слобожанський миловар", відповідачем та ТОВ "Прушиньскі", за умовами яких відповідач зобов'язався надати вищевказаним суб'єктам господарювання послуги з реєстрації та розміщення їх рекламного матеріалу на сайті ukr-vybir.com.ua, виготовлення Почесної нагороди "ОСОБА_1 України 2017" та відповідного Національного сертифікату "Експертна оцінка" 1 шт, Сертифікату "Золоті руки" 1 шт та Сертифікату "Професіонал року" у кількості 2 шт. В договорі передбачено, що суб'єкти господарювання мають право використовувати почесні відзнаки при проведенні власних рекламних компаній та PR-акцій.

Про укладення подібних вищевказаним договорам угод та про отримання на електронну адресу рекламних матеріалів з презентацією проведення Фестивалю-конкурсу "ВИБІР УКРАЇНИ", відповідно до наданих суду письмових пояснень вказували також інші контрагенти відповідача, зокрема ПП "Воркінг піпл груп", ТОВ Рікос груп, ТОВ "ОСОБА_7 Софрез Україна".

Отже, суд встановив, що відповідач вперше почав використовувати своє комерційне найменування для здійснення господарської діяльності з 2016 року.

При цьому суд зазначає, що суть конкурсу, до участі якого відповідач закликав потенційних суб'єктів господарювання шляхом укладення договорів про надання рекламно-інформаційних послуг, та суть конкурсу, започаткованого позивачем, незважаючи на ствердження однаковості підходів до їх проведення, означених відповідачем в рекламних матеріалах (вказане стосується і методів рейтингування переможців), різняться фактичним порядком визначення переможців конкурсу, хоча кінцевий результат проведення конкурсів однаковий - преможцю вручається нагорода, яка дозволяє використовувати її позначення при рекламуванні продукції з метою її популяризації на всій території України.

Як і нагорода позивача "ВИБІР РОКУ", нагорода відповідача, на якій міститься позначення "ВИБІР УКРАЇНИ", використання якого позивач просить суд заборонити, має круглу форму у вигляді медалі із розташуванням на ній певних елементів.

За твердженням позивача, відповідач відтворив на позначенні "ВИБІР УКРАЇНИ" всі ті елементи , які створюють охорону знаку для товарів та послуг "ВИБІР РОКУ", у зв'язку з чим порушується право інтелектуальної власності позивача на вищевказаний знак для товарів та послуг, посвідчений свідоцтвом № 137505.

Окрім того, позивач стверджує, що комерційне найменування відповідача "ВИБІР УКРАЇНИ" є настільки схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача "ОСОБА_1 УКРАЇНА", що вводить в оману споживачів щодо осіб та товарів, які ним виробляються та реалізуються, а загальне сприйняття ототожнення діяльності відповідача та позивача по проведенню конкурсів додає зміст розповсюджених відповідачем на електронні адреси юридичних осіб-суб'єктів господарювання рекламних матеріалів (презентацій) конкурсу, які дослівно співпадають з текстом презентації конкурсу, який проводить позивач. До того ж, на рекламних матеріалах відповідача наявне зображення золотої медалі-нагороди з позначенням "ВИБІР УКРАЇНИ", яка вручається переможцю конкурсу. Вказана медаль по формі та змісту схожа на медаль-винагороду позивача, на якій розміщено зареєстрований позивачем знак для товарів та послуг "ВИБІР РОКУ".

Слід вказати, що причиною спору зі справи стало питання про наяність або відсутність підстав для задоволення вимог позивача про зобов'язання відповідача припинити використання позначення та комерційного найменування "ВИБІР УКРАЇНИ" у здійсненні власної господарської діяльності.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач мотивує позовні вимоги вчиненням відповідачем акта недобросовісної конкуренції у зв'язку з неправомірним, на його думку, використанням відповідачем позначення, схожого із знаком товарів і послуг за свідоцтвом №137505, право на використання якого належить позивачу, а також з його фірмовим (комерційним) найменуванням.

Згідно з приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України з 25.12.1991, країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкупенції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємств, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону.

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання (ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Водночас ст. 489 ЦК України унормовано, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерійне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

При цьому, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування, зокрема, є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання (ч. 1 ст. 490 ЦК України).

Чинне законодавство України не містить ані вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (ст. 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства).

Комерційному (фірмовому) найменуванню властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одноразового характеру.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи. Останнє не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства (п. 78 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012).

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку, і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

В процесі розгляду справи суд встановив як комерційне (фірмове) найменування позивача, яке використовується ним для власної індивідуалізації під час здійснення господарської (комерційної) діяльності, так і комерційне (фірмове) найменування відповідача у справі, а також момент початку їх використання суб'єктами господарювання. Так, згідно з наявних у справі документів, комерційне (фірмове) найменування позивача використовувалось ним задовго до реєстрації відповідача, тобто до 05.05.2016.

Також суд встановив, що позивач заявив до суду вимогу про заборону використання відповідачем саме комерційного (фірмового) найменування, схожого з комерційним найменування позивача, а не юридичного найменування відповідача як суб'єкта господарювання, що спростовує доводи відповідача про те, що задоволення позову буде перешкодою для подальшого провадження ним своєї підприємницької діяльності, оскільки позивач не ставить в суді вимогу про виключення словосполучення "ВИБІР УКРАЇНИ" з найменування товариства відповідача.

З наявних в матеріалах справи документів вбачається, що позивач і відповідач функціонують на одному ринку товарів або послуг, а саме 35 класу (вивчення ринку, визначення громадської думки, ділове оцінювання) та 41 класу (влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

З метою встановлення обставин схожості комерційних фірмових найменувань позивача та відповідача настільки, що їх можна сплутати і чи вводить це в оману споживачів щодо послуг, які ними надаються, господарським судом згідно з ухвали від 03.08.2017 було призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з висновку експерта комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 198/17, складеного судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 15.02.2018, який надано за результатами проведення експертного дослідження, призначеного ухвалою господарського суду, вказано, що комерційне (фірмове) найменування позивача "ОСОБА_1 УКРАЇНА" є схожим з найменуванням відповідача "ВИБІР УКРАЇНИ" до такого степеню, що їх можна сплутати та є таким, що використання відповідачем найменування "ВИБІР УКРАЇНИ" може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає відповідні послуги.

У підтвердження даних висновків судового експерта позивачем було долучено до матеріалів справи листи від 16.06.2017 вих. № 01, від 22.06.2017 вих. № 22/06, підписані директорами компаній ПП "Воркінг піпл груп" та ТОВ Рікос груп, в яких останні вказують, що після отримання презентації відповідача із запрошенням до участі у Фестивалі-конкурсі "ВИБІР УКРАЇНИ", останні вважали що до співпраці їх запрошує саме позивач - ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА".

У рішенні Європейського суду з прав людини "Дульський проти України" від 01.06.2006 (заява № 61679/00) зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури.

З огляду на викладене, суд погоджується з доводами позивача про те, що комерційне (фірмове) найменування відповідача "ВИБІР УКРАЇНИ" є таким, що може ввести в оману щодо послуг, які надає позивач під комерційним (фірмовим) найменуванням "ОСОБА_1 УКРАЇНА", оскільки останні діють на одному ринку товарів та послуг.

Статтею 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. ст. 16 та 432 ЦК України унормовано, що способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Таким чином, суд вважає правомірною вимогу позивача в частині заборони відповідачу використовувати в будь-який спосіб комерційне (фірмове) найменування "ВИБІР УКРАЇНИ", оскільки таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на його комерційне (фірмове) найменування.

Разом з тим суд вказує, що з урахуванням принципів рівного захисту державою усіх суб'єктів господарювання, свободи підприємницької діяльності у межах, визначених законом, та справедливості, заборона використання відповідачем такого комерційного (фірмового) найменування як "ВИБІР УКРАЇНИ", обмежується виключно сферою діяльності товариства відповідача на ринку послуг, віднесених до 35 класу (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) та 41 класу (освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Що стосується фактів неправомірного використання відповідачем позначення "ВИБІР УКРАЇНИ", що схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 137505, який належить позивачу, слід зазначити таке.

Пунктом 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правовох охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з приписів ч. 1 ст. 495 ЦК України унормовано, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема, але не виключно, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

У відповідності до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач є власником знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137505 "ВИБІР РОКУ", зареєстрованим для послуг 35, 41 класів МКТП. Вказане свідоцтво № 137505 не визнано недійсним, отже знаку для товарів та послуг "ВИБІР РОКУ" законом надано правову охорону.

Відповідач, в свою чергу, в процесі здійснення ним господарської (комерційної) діяльності по пропонуванню послуг 35, 41 класів МКТП, у своїх рекламних матеріалах (презентаціях) на зображенні винагороди, яка вручається переможцю Фестивалю-конкурсу, започаткованого відповідачем, використовує позначення "ВИБІР УКРАЇНИ". Вказане позначення не є зареєстрованим за відповідачем за свідоцтвом на знак для товарів та послуг за законодавством України.

Слід вказати, що при визначенні ступеню схожості між собою таких об'єктів як позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" та знаку для товарів і послуг "ВИБІР РОКУ", слід враховувати, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування.

Отже, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати знаком, у споживачів може виникнути думку, що вони надійшли із одного джерела.

У відповідності до ст. 3 ГК України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, як не заборонена законом.

Згідно зі ст. 259 ГК України вид господарської діяльності має місце у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг.

Відомості про види діяльності юридичних осіб визначаються із даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відповідно до здійсненого судом порівняння видів дільності позивача та відповідача, інформація про які зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається збігання виду основної економічної діяльності за КВЕД - 73.11. - рекламні агентства.

Окрім того, суд встановив, що як позначення відповідача "ВИБІР УКРАЇНИ", так і зареєстрований позивачем знак для товарів і послуг № 137505 "ВИБІР РОКУ", використовуються у діяльності сторін по наданню на ринку однорідних послуг 35, 41 класів МКТП.

Як позивачем, так і відповідачем послуги з використання останнім позначення "ВИБІР УКРАЇНИ", а позивачем знаку для товарів і послуг "ВИБІР РОКУ", надаються в межах однієї території - Україна.

Згідно з висновку експерта комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 198/17 від 15.02.2018, призначеної господарським судом, в тому числі з метою встановлення дійсних обставин схожості позначення "ВИБІР УКРАЇНИ", яке використовує відповідач, зі знаком для товарів і послуг "ВИБІР РОКУ" за свідоцтвом України № 137505, зареєстрованим за позивачем, вбачається, що:

- послуги, для яких використовується позначення № 1 та № 2 "ВИБІР УКРАЇНИ" є спорідненими (однорідними) з послугами 35 та 41 класів МКТП, на які поширюється правова охорона знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 137502 та № 137505:

- позначення № 1 "ВИБІР УКРАЇНИ" є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "ВИБІР РОКУ" за свідоцтвом № 137505;

- позначення № 1 та № 2 "ВИБІР УКРАЇНИ" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги 35, 41 класу МКТП за свідоцтвами України № 137502 та № 137505, а саме щодо ТОВ "ОСОБА_1 УКРАЇНА".

З огляду на вказане, а також враховуючи наявні в матеріалах справи документи, які свідчать про широке використання відповідачем позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" у рекламних матеріалах, розповсюджених через мережу Інтернет для популяризації своєї діяльності на ринку послуг однорідних із послугами 35, 41 класу МКТП, щодо яких діє правова охорона знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 137505, належного позивачу, та беручи до уваги факт схожості до ступеня сплутування позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" та знаку для товарів і послуг "ВИБІР РОКУ", а також комерційного найменування відповідача "ВИБІР УКРАЇНИ" із комерційним (фірмовим) найменуванням позивача "ОСОБА_1 УКРАЇНА", вказане в сукупності є факторами, що впливають на введення в оману споживачів, оскільки породжують у них асоціації, пов'язані з певним надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

За таких обставин, суд погоджується з доводами позовної заяви про те, що оскільки виключні права позивача на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 137505 порушувалися відповідачем, то обраний позивачем спосіб захисту права шляхом заборони відповідачу використовувати позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" для послуг, віднесених до 35 класу (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) та 41 класу (освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) є справедливими та ефективними, а тому позовні вимоги в цій частині заявленого позову підлягають задоволенню.

Разом з тим суд вказує про безпідставність заявленої позивачем вимоги про заборону відповідачу використовувати позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" на нагородах типу "медаль" у форум-факторі "монета", оскільки з огляду на приписи п. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака, який підлягає правовій охороні, може бути лише будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень (зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень), а не форма, з використанннм якої було створено об'єкт інтелектуальної власності.

Суд вказує, що нагорода у вигляді медалі круглої форми не є унікальним предметом, кругла форма медалі є загальновідомою формою винагороди, яка широко використовується в усьому світі, тому позивач не може ставити вимогу про заборону відповідачу як суб'єкту господарювання використовувати у своїй діяльності різні позначення, в тому числі позначення "ВИБІР УКРАЇНИ", з використанням круглої форми об'єкту, на якому вони відображені.

Крім того, судом враховано, що в обгрунтування вказаної вимоги позивач зазначає, що для заохочення переможців відповідачем було використано нагороду у форум-факторі "монета", яка подібна за змістом з нагородою, яка видається позивачем, проте матеріали справи не містять доказів виготовлення та використання відповідачем нагороди у форум-факторі "монета".

Відповідно до ст. 74 ГПК України унормовано, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно зі ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінивши всі обставини справи згідно з поданих сторонами суду доказів, суд встановив, що відповідач не надав суду докази (у розумінні статті 74 ГПК України), які б спростовували доводи позивача про порушення його майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 137505.

Натомість вимоги позивача, заявлені у позові, суд вважає частково підтвердженими належними та допустимими доказами у справі.

При оцінці належності та допустимості наданих сторонами в обгрунтування своїх вимог та заперечень доказів, суд виходив із приписів ст. ст. 76 - 78 ГПК України.

З урахуванням викладеного, суд не прийняв до розгляду та врахування при вирішенні спору нотаріально посвідчені заяви від 09.11.2016 та 07.03.2017, подані позивачем про огляд за участі нотаріуса Інтернет сайту, розміщеного за посиланням http:/www.ukr-vybir.com.ua/, на сторінках якого було зафіксовано порушення відповідачем майнових прав інтелектуальної власності позивача, оскільки за Законом України "Про нотаріат" нотаріус не уповноважений на засвідчення вищевказаних фактів.

Поряд з цим, суд вказує, що в матеріалах господарської справи наявні інші письмові та електронні докази, які підтверджують заявлені позивачем позовні вимоги.

З огляду на подані сторонами до суду документи, висновик експерта та пояснення сторін як щодо позовних вимог, так і результатів проведення експертизи, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову.

При цьому суд вказує, що до предмету дослідження спору в даній справі входили обставини порушення відповідачем майнових прав позивача саме на комерційне (фірмове) найменування та знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 137505, тому твердження позивача про недобросовісність діяльності відповідача по відношенню до провадження ним діяльності з проведення фестивалю-конкурсу, інформаційне наповнення якого, за твердженнями позивача, відповідає конкурсу, що ним започаткований раніше, не оцінювалися судом з точки зору порушення відповідачем законів у сфері антиконкурентного законодавства, оскільки останнє виходить за межі повноважень суду в даній справі та може бути предметом окремої самостійної вимоги, заявленої позивачем, в тому числі до іншого компетентного органу.

При вирішення питання про розподіл судових витрат за результатами розгляду спору, суд вказує про необхідність стягнення з відповідача понесених позивачем витрат по оплаті судового збору у розмірі 3200,00 грн, який перерахований судом у зв'язку з частковим задоволенням позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74-79, 129, 232, 233, 236 238, 240, 241 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ВИБІР УКРАЇНИ" (07301, АДРЕСА_1, ) використовувати позначення "ВИБІР УКРАЇНИ" для послуг, віднесених до 35 класу (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) та 41 класу (освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ВИБІР УКРАЇНИ" (07301, АДРЕСА_1, ) використовувати в будь-який спосіб комерційне (фірмове) найменування "ВИБІР УКРАЇНИ" виключно у сфері діяльності товариства на ринку послуг, віднесених до 35 класу (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) та 41 класу (освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів) Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИБІР УКРАЇНИ" (07301, АДРЕСА_1, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 УКРАЇНА" (01001, АДРЕСА_2, ): 3200 (три тисячі двісті) гривень 00 копійок судового збору.

5. У іншій частині позову відмовити.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: (http://court.gov.ua/fair/).

Повне рішення складено: 05.11.2018.

Суддя В.М. Антонова