ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

23.10.2018

Справа № 910/6071/18

за позовом          Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс»

про                    захист майнових прав інтелектуальної власності

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: без виклику

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс» про захист майнових прав інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані незаконним використанням відповідачем знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №90193, у зв’язку з чим позивач просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс» незаконно використовувати знак «ОТП» українською мовою, «Оtр» англійською мовою, шляхом надання послуг ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, ділової документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

Разом з позовом позивачем було подано клопотання про призначення експертизи із викладеними питаннями:

«Чи є знак для товарів і послуг «ОТП Сервіс» схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованим на ім'я Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» знаком для товарів і послуг «ОТП Банк» за свідоцтвом України № 90193;

«Чи є послуги щодо зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які надає АТ «ОТП Банк» у відповідності абзацу 10 статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пп. 4 п. 5.2 Статуту АТ «ОТП Банк», такими самими та/чи спорідненими із послугами оренди індивідуальних контейнерів (сейфів) для збереження документів та коштовностей, які надає ТОВ «ОТП Сервіс»;

«Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 90193 у доменному імені http://otp.kiev.ua/»;

«Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем http://otp.kiev.ua/, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які надає АТ «ОТП Банк» у відповідності абзацу 10 статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пп. 4 п. 5.2 Статуту АТ «ОТП Банк»;

«Чи містить фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» позначення, схоже із найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальінстю «ОТП Сервіс» настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?»;

«Чи змінює відмітність знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 90193 використання цього знаку у формі «ОТП Сервіс»?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2018 суд ухвалив: позовну заяву Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» залишити без руху, встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: зазначення/надання доказів у підтвердження обставин, що викладені у позові (зокрема, доказів у підтвердження обставин пропонування відповідачем для фізичних та юридичних осіб, резидентів та нерезидентів України в оренду індивідуальних контейнерів (сейфів) для збереження документів та коштовностей, а також наявності зареєстрованих знаків: AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Сервіс», про який йде мова на арк. 2 позовної заяви); здійснення належного викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги, стосовно вимог про заборону відповідачеві використовувати знак «ОТП» українською мовою, «Оtр» англійською мовою в комерційному найменуванні; встановити позивачу строк для усунення недоліків – протягом п’яти днів з дня вручення даної ухвали.

08.06.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 03.07.2018.

27.06.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позов.

У підготовче засідання 03.07.2018 з’явились представники сторін. Представник позивача заявив про намір подати відповідь на відзив, у зв’язку з чим судом оголошено перерву до 24.07.2018.

19.07.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

24.07.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.

У підготовче засідання 24.07.2018 з’явились представники сторін. Представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою мирного врегулювання спору у справі. Дане клопотання судом задоволено, у зв’язку з чим у підготовчому засіданні оголошено перерву до 31.07.2018.

31.07.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли додаткові документи, а також клопотання про витребування доказів, яке обґрунтоване тим, що питання щодо аналогічних порушень, які заявлені у позові, було предметом розгляду Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, однак, як відомо відповідачу, заява позивача не була задоволена, у зв’язку з чим відповідач просить суд витребувати у позивача належним чином засвідчену копію рішення Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за результатами розгляду заяви від 31.10.2017 №01-12/3252 ПАТ «ОТП Банк», витребувати у Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України належним чином засвідчену копію рішення Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за результатами розгляду заяви від 31.10.2017 №01-12/3252 ПАТ «ОТП Банк».

У підготовче засідання 31.07.2018 з’явились представники сторін, представник відповідача підтримав клопотання про витребування доказів.

Розглянувши в підготовчому засіданні клопотання відповідача про витребування доказів, судом відмовлено у його задоволенні.

Розглянувши клопотання позивача про призначення експертизи, що подане разом з позовом, суд дійшов висновків про необхідність призначення у даній справі судової експертизи, у зв’язку з чим вказане клопотання позивача судом було задоволене.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2018 суд ухвалив: призначити у справі №910/6071/18 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання: чи є послуги щодо оренди індивідуальних контейнерів (сейфів) такими ж чи спорідненими з тими послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?; чи є позначення “ОТП Сервіс”, застосоване на веб-сайті http://otp.kiev.ua, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?; чи може використання позначення “ОТП Сервіс”, застосованого на веб-сайті http://otp.kiev.ua, ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?; чи є наведення позначення “otp” в найменуванні домену http://otp.kiev.ua використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?; зупинити провадження у справі № 910/6071/18 на час проведення експертизи.

12.10.2018 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання № 18962/18-53 про надання додаткових матеріалів, а саме: документально підтверджених фактів (прикладів) використання позначення «ОТП Сервіс» при наданні послуг, в тому числі щодо оренди індивідуальних контейнерів (сейфів), в діловій документації, рекламі, зокрема, в мережі Інтернет на веб-сайті http://otp.kiev.ua із чітко визначеними датами (окрім наданих відомостей на а.с. 75); документально підтверджених фактів (якщо такі є) щодо сплутування споживачами особи, яка надає послуги, враховуючи використання позначення «ОТП Сервіс» (застосованого на веб-сайті http://otp.kiev.ua) та використання зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 90193.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Відтак, з метою розгляду клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 18962/18-53 про надання додаткових матеріалів, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі.

Відповідно до ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом, викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України «Про судову експертизу».

Положеннями статті 102 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи зазначене, дослідивши клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, суд дійшов висновку про його обґрунтованість, тому суд задовольняє клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 18962/18-53.

Керуючись ст.ст. 69, 81, 102, 230, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.          Поновити провадження у справі № 910/6071/18.

2.          Зобов’язати сторони у строк до 30.10.2018 надати суду матеріали, що необхідні для проведення судової експертизи у даній справі, а саме:

-          документально підтверджені факти (приклади) використання позначення «ОТП Сервіс» при наданні послуг, в тому числі щодо оренди індивідуальних контейнерів (сейфів), в діловій документації, рекламі, зокрема, в мережі Інтернет на веб-сайті http://otp.kiev.ua із чітко визначеними датами (окрім наданих відомостей на а.с. 75);

-          документально підтверджені факти (якщо такі є) щодо сплутування споживачами особи, яка надає послуги, враховуючи використання позначення «ОТП Сервіс» (застосованого на веб-сайті http://otp.kiev.ua) та використання зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 90193.

3.          Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя                                                                                           Ю.В. Картавцева

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.