КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2018 р. Справа№ 910/21588/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання: Сотнікової І.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Рабінович М.П. - ордер серії Л.В. № 12081 від 28.05.18

від відповідача-1: Саламов О.В. - довіреність № 2434-03/68 від 02.02.18

Гуньковська М.Д. - довіреність № 2434-03/64 від 02.02.18

від відповідача-2: Радченко О.В. - ордер серії КС № 274181 від 19.09.18

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства „Львівський холодокомбінат" на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року

у справі № 910/21588/17 (суддя Балац С.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства „Львівський холодокомбінат"

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю „Хладопром"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2017 року ПАТ „Львівський холодокомбінат", правонаступником якого є ПрАТ „Львівський холодокомбінат" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та ТОВ „Хладопром" (далі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація за відповідачем-2 свідоцтва України від 10.10.2017 року № 232845 на знак для товарів і послуг „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" проведена з порушенням умов, визначених п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що на підставі ч. 1 ст. 19 вказаного закону є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним у зв'язку невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року у справі №910/21588/17 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги ПрАТ „Львівський холодокомбінат" задовольнити, посилаючись на неповне з'ясування місцевим судом обставин, які мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2018 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ „Львівський холодокомбінат" на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року у справі № 910/21588/17, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 21.06.2018 року за участю повноважних представників сторін.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача-2 просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

У зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.06.2018 року для розгляду справи №910/21588/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 21.06.2018 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/21588/17 за апеляційною скаргою ПрАТ „Львівський холодокомбінат" на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року.

Іншою ухвалою суду від 21.06.2018 року відкладено розгляд справи на 05.07.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

В судовому засіданні 05.07.2018 року оголошено перерву у справі до 30.08.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-2 надійшли письмові пояснення по справі.

Ухвалою суду від 30.08.2018 року відкладено розгляд справи на 20.09.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

В судовому засіданні 20.09.2018 року представником позивача надано суду докази на підтвердження перебування 30.08.2018 року на лікарняному.

Представник позивача в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року повністю та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Представники відповідача-1 та відповідча-2 в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.

20.09.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ПрАТ „Львівський холодокомбінат" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Як вказує позивач у позовній заяві, останній з 1970 року займається виробництвом морозива та здійснює виробництво ескімо, що має назву „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" та „КАШТАН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ", які використовуються при маркуванні та реалізації продукції.

Починаючи з 1997 року позивач розпочав виробництво морозива „КАШТАН", яке виготовлялося по ТУ У 46.39.096-96 „Морозиво" та по ТУ У 14275901.015-96 „Мороженное со стабилизатором" „Мейпроген".

За твердженнями позивача, морозиво „КАШТАН" в процесі свого існування, що бере початок із СРСР, у зв'язку із його популярністю та легкому впізнаванню серед споживачів колишньої СРСР та України перетворилося в загальновживане позначення для товару певного виду.

В подальшому, позивач розпочав виробництво морозива ескімо „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", яке було виготовлено за ТУ У 15.5-30450168.002-2001 „Морозиво" від 18.01.2002 року, відповідно до яких виділено основні види морозива, що виробляються на молочній основі з добавками і наповнювачами або без них, морозиво плодово-ягідне і ароматичне.

Також позивач вказує, що морозиво ескімо „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" закріплено за позивачем на нормативному рівні, а саме виключно позивачу дозволено виробництво морозива під назвою „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" (зазначене було внесено зміною № 3 до ТУ У 15.5-20016121.002-2002).

Позивач здійснює виробництво морозива „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" з 2003 року, що підтверджується первинними документами, розпорядженнями, звітами по виробництву, реалізацією, етикетками морозива „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ".

Про те, що саме позивач виготовляє морозиво „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" відповідачу-2 було відомо ще до подання заявки m 201618068 від 19.08.2016 року на реєстрацію знаку для товарів і послуг „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", оскільки 05.06.2014 року відповідач-2 надіслав претензію від 05.06.2014 року №П-7/13 на адресу позивача з вимогою припинити виробництво морозива „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ".

Водночас, не зважаючи на те, що позначення „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" використовується позивачем з 2003 року державний департамент інтелектуальної власності 10.10.2017 року зареєстрував знак для товарів і послуг „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" і видав свідоцтво № 232845 відповідно до заявки відповідача-2.

З огляду на протиправність, безпідставність та незаконність дій відповідачів у своєму взаємозв'язку, вказані дії, на думку позивача, перешкоджають нормальному функціонуванню та здійсненню господарській діяльності позивача, оскільки останній не в змозі буде надалі використовувати позначення „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", що, в свою чергу, фактично позбавляє його можливості здійснювати виготовлення і ведення у господарський обіг товару під позначенням „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", що використовувалося і продовжує використовуватися позивачем.

Крім того, оскільки позначення за свідоцтвом України № 232845 від 10.10.2017 року на знак для товарів і послуг „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" (далі - оскаржуване свідоцтво) містить географічне зазначення походження товару (Львівський), проте відповідач-2 не виробляє товари ані у м. Львові, ані у Львівській області, відтак позивач вважає, що вказаному знаку не могла і не може бути надана правова охорона.

Таким чином, позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво, оскільки реєстрація останнього проведена з порушенням умов, визначених п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що на підставі ч. 1 ст. 19 вказаного закону є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним у зв'язку невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Переглядаючи в апеляційному порядку законність винесення оскаржуваного рішення, судова колегія не вбачає підстави для його здоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 наведеного Закону передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Як вбачається із матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, відповідачем-2 19.08.2016 року подано заявку № m 201618068 на словесне позначення „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" для товарів 30 класу МКТП, а саме: „Морозиво; в'язівні речовини для морозива; горішки, вкриті шоколадом; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); лід для охолоджування; лід натуральний або штучний; порошки для виготовлення морозива; харчовий лід".

Експертиза заявки m 201618068 на знак „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" була проведена відповідно до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та встановлених на його основі Правил. Вказана науково-технічна експертиза була проведена державним підприємством „Український інститут інтелектуальної власності", який уповноважений для розгляду і проведення експертизи заявок.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його установою. На підставі такого висновку установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених в заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

За результатами експертизи заявки m 201618068 на отримання оскаржуваного свідоцтва було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленим ст. 5 наведеного Закону і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 вказаного Закону.

Таким чином, судом правомірно встановлено відсутність порушень вимог закону під час видачі оскаржуваного свідоцтва.

Оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то для підтвердження того, що на позначення за оскаржуваним свідоцтвом розповсюджується підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (введення в оману щодо товару, особи, яка виробляє товар або надає послуги) позивач повинен довести, що в процесі використання позначення за оскаржуваним свідоцтвом є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

В свою чергу, докази на які посилається позивач в обґрунтування позовних вимог не були і не могли бути відомі установі та закладу експертизи під час проведення експертизи заявки та реєстрації знаку за оскаржуваним свідоцтвом, оскільки здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання та використанням їх позначень у господарській діяльності не передбачено Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері права інтелектуальної власності.

При цьому, позивач не скористався правом, передбаченим ст. 99 ГПК України, на звернення до суду з клопотанням про призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності щодо відповідності спірного позначення умовам надання правової охорони.

Приписами статті 1 Закону України „Про охорону прав на зазначення походження товарів", зокрема, встановлено, що зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару;

- кваліфіковане зазначення походження товару;

просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення;

кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;

- географічне зазначення походження товару;

географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Відповідно до частини 1 ст. 17 Закону України „Про охорону прав на зазначення походження товарів", права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Проте, позивач не навів жодних доказів про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару „ЛЬВІВСЬКИЙ" або права на його використання позивачем.

Відповідно до відомостей державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, реєстрації географічного зазначення походження товару з назвою „ЛЬВІВСЬКИЙ" - відсутні.

Звіт по результатам соціологічного опитування (анкетування) позивача від 10.04.2018 підготовлений підлеглими позивача, не досліджує обставини, які відносяться до підстав та предмету позову та не свідчить про те, що оскаржуване свідоцтво, власником якого є відповідач-2 є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, як зазначає сам позивач, останній проводить соціологічне опитування щодо ідентифікації морозива „Львівський каштан" від торгівельної марки „ЛІМО", виробництва позивача, а не відповідача-2.

При цьому, як вбачається з відповідного звіту, а також з долучених до матеріалів справи фотокопій етикеток морозива виробництва позивача, останній виробляє морозиво „Львівський каштан", в той час як за відповідачем зареєстровано свідоцтво № 232845 від 10.10.2017 року на знак для товарів і послуг „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ".

Відтак, позивач не згадує (ідентифікує, зазначає) оскаржуване свідоцтво, а питання, які поставлені позивачем для опитування, не стосуються предмету та підстав позову у даній справі.

Крім того, судом також враховано, що позивачем 07.08.2017 року подано до ДП „Укрпатент" дві заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг в 30 класі МКТП (морозиво), а саме:

- заявка за № m201717378 на реєстрацію знака „КАШТАН Львівський";

- заявка за № m201717396 на реєстрацію знака „Львівський КАШТАН".

В той же час, як вбачається з матеріалів справи та було зазначено вище, відповідачем-2 заявку на реєстрацію знака для товарів та послуг „КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" подано 19.08.2016 року, тобто раніше відповідача, і як наслідок 10.10.2017 року отримано відповідне свідоцтво, в свою чергу позивачем не доведено наявність у нього свідоцтва на знак для товарів та послуг „КАШТАН".

Судом першої інстанції правомірно не взято до уваги доводи позивача з посиланням на Технічні умови, оскільки останні не надають правової охорони знаку, який використовується позивачем, а лише встановлюють вимоги щодо виробництва морозива, відповідно й відсутні порушені чи охоронювані законом права позивача, які б підлягали судовому захисту в межах цієї справи.

З огляду на вищевикладене у сукупності, колегія суддів погоджується з висновком суду про відсутність підстав для задоволення позовної вимоги про визнання свідоцтва недійсним.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність", то місцевим судом також правомірно залишено її без задоволення, оскільки вона є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним, в задоволенні якої судом було відмовлено.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства „Львівський холодокомбінат" на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року у справі № 910/21588/17 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 року у справі № 910/21588/17 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 25.09.2018 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець