КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р. Справа№ 910/6920/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 26.09.2018

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

на ухвалу господарського суду міста Києва від 07.06.2018

у справі № 910/6920/17 (суддя О.В. Мандриченко)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідач 1); Товариства з обмеженою відповідальністю ""Реал-Право" (відповідач 2); Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 3); Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 4)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 910/6920/17 призначено у справі № 910/6920/17 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи"; зупинено провадження у справі № 910/6920/17 до закінчення проведення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності; вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції, ПАТ "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 910/6920/17 повністю та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2018 поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" на ухвалу господарського суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 910/6920/17 та призначено розгляд апеляційної скарги на 10.09.2018.

08.08.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієка В.О. у відпустці, відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Київського апеляційного господарського суду від 10.09.2018, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/6920/17 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Отрюх Б.В., Верховець А.А. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.09.2018 апеляційну скаргу було прийнято у новому складі суду.

У судовому засіданні 26.09.2018 представник позивача підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити.

Представники інших учасників провадження у справі не з'явились, хоча про дату, час і місце розгляду справи були належним чином повідомлені.

Стаття 43 ГПК України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності учасників, які не з'явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно із ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши присутнього в судовому засіданні представника апелянта, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить:

- ухвалити рішення, яким визнати, що станом на 01 січня 2014 року позначення знаку для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом № 19388 від 15 травня 2001 року стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- ухвалити рішення, яким визнати, що станом на 01 січня 2014 року позначення знаку для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом № 26632 від 15 серпня 2002 року стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знаку для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом № 19388 від 15 травня 2001 року добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01 січня 2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знаку для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом № 26632 від 15 серпня 2002 року добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01 січня 2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 211016 від 25 квітня 2016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 28 А; код: 38160754);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтва України № 211016 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати відсутнім право Відповідача-1 на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 211016 від 25 квітня 2016 року в період з 22 жовтня 2014 року по 25 липня 2016 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.11.2017 призначено у справі № 910/6920/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До суду першої інстанції надійшов висновок експерта № 265/17 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Фоя О. А.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2018 поновлено провадження у справі № 910/6920/17.

Через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача-1 подано клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі.

Оскаржуваною ухвалою суд першої інстанції призначив у справі повторну судову експертизу.

Суд апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції винесена з неповним дослідженням матеріалів справи та є такою, що не відповідає вимогам законодавства, з наступних підстав.

Так, судовою колегією встановлено, що ухвалою господарського суду міста Києва від 07.11.2017 на вирішення експерта були поставлені наступні запитання:

1. Чи є позначення "АЛЛОХОЛ" добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг станом на 01.01.2014 р. щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби?

2. Чи є позначення "АЛОХОЛ" добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг станом на 01.01.2014 р. щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням "АЛЛОХОЛ", за умови визнання такого позначення добре відомим в Україні відносно особи Позивача (ПАТ"Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод") станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням "АЛОХОЛ", за умови визнання такого позначення добре відомим в Україні відносно особи Позивача (ПАТ "Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод") станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

5. Чи може знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, породжуючи у них асоціації, пов язані з особою Позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"), за умови визнання позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" добре відомими в Україні відносно особи Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

6. Чи вказуватиме використання знака для товарів і послуг свідоцтвом України № 211016 стосовно товарів 5 класу МКТП на зв'язок між цими товарами та особою Позивача (ПАТ"Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод"), за умови визнання позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" добре відомими в Україні відносно особи Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

Як було зазначено у висновку експерта, судовий експерт з метою забезпечення найдоцільнішого порядку дослідження, керуючись п. 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Міністерством юстиції України 08.10.1998 № 53/5, не змінюючи суті питань розглянув їх в такій редакції та послідовності: Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19388 стосовно товарів 5 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби»? Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я ПАТ «Науково-виробничий центр«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 26632 стосовно товарів 5 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби»? Чи може знак для товарів і послуг за свідоцтвом Україні №211016 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, породжуючи у них асоціації, пов'язані з особою Позивача (ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»)?

Пояснюючи зміну питань, експерт зазначив про те, що «оскільки фактори добре відомості знаків встановлюються на підставі обставин та юридичних фактів, перше та друге питання є питаннями права, а отже не відносяться до компетенції судового експерта. Шосте питання є правовим і не відноситься до компетенції судового експерта. Крім того виявлено, що позначення «АЛЛОХОЛ» та «АЛОХОЛ» публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» охороняються свідоцтвами У країни на знаки для товарів і послуг №19388 (т.1, а.с. 74, 76) та №26632 (т.1, а.с. 75, 77)».

Мотиви проведення повторної судової експертизи по суті зводяться до непогодження ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" із висновком судового експерта від 14.02.2018 № 265/17, оскільки у відповідності до висновку судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 211016, а також порушив порядок проведення судової експертизи та змінив редакцію та послідовність питань.

Відповідно до п. 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» неприпустимо ставити перед судовими експертами питання, які випливають із застосування до спірних правовідносин норм законодавства, що регулює захист права інтелектуальної власності, і вирішення яких віднесено до компетенції суду, зокрема, про правову оцінку дій сторін тощо.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, дійшла висновку, що судовим експертом було правомірно зазначено, що питання стосовно встановлення факторів добре відомості знаків є суто правовими і не відноситься до компетенції судового експерта.

Разом з тим, судовим експертом були змінені по суті питання 3, 4, 5. До того ж, судова колегія звертає увагу, що вказані питання ставилися судом під умовою встановлення факторів добре відомості відповідних знаків.

Суд погоджується з доводами відповідача-1, що судовий експерт Фоя О. А. вийшов за межі поставлених судом на експертизу питань, оскільки змінив їх по суті та відповів на питання, що не відповідають суті спору, предмету позовних вимог.

Проте, призначення повторної експертизи з питаннями, які були поставлені судом в оскаржуваній ухвалі і є суто правовими, не відносяться до компетенції судового експерта, та питаннями, які сформульовані під умовою, як зазначено вище, є неприпустимим в даному випадку.

Дослідивши матеріали справи, судова колегія дійшла висновку, що клопотання відповідача-1 про призначення повторної експертизи слід відхилити.

Також, суд звертає увагу на те, що в протоколі судового засідання від 07.06.2018 у даній справі суд першої інстанції не зазначив про те, що вступна та резолютивна частина оскаржуваної ухвали про призначення експертизи була оголошена після виходу суду з нарадчої кімнати, що вірно зазначено апелянтом.

Відповідно до ч.4 ст.233 ГПК України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті.

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За таких обставин, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню. Ухвала суду першої інстанції від 07.06.2018 у справі № 910/6920/17 прийнята з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, та з порушенням норм процесуального права, у зв'язку з чим наявними є підстави для її скасування, із прийняттям нового судового рішення, яким слід відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" про призначення повторної експертизи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 280, 281-284 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" задовольнити.

2. Ухвалу господарського суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 910/6920/17 - скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким:

«Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи».

4. Матеріали справи № 910/6920/17 направити до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Київського апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 28.09.2018.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

Б.В. Отрюх