КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2018 р. Справа№ 910/2429/18

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

За участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від ПАТ "Вітаміни": Ялі К.А. - довіреність б/н від 22.06.2016;

від ПАТ "Київський вітамінний завод": Дитинюк Я.В. - довіреність б/н від 29.12.2017.

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018

у справі № 910/2429/18 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Вітаміни"

до Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" та

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва, заборону вчиняти дії та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Вітаміни" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про захист прав інтелектуальної власності, у якому просило суд: 1) визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206261 від 25.11.15 на знак товарів та послуг "СИДНОКАРД", зареєстроване для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків далі МКТП), а саме: "Фармацевтичні препарати кардіологічні лікарські засоби; вазодилататори для лікування хвороб серця; вітамінні препарати; дієтичні добавки для людей, власником якого є відповідач 1; 2) заборонити Публічному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" використання позначення "СИДНОКАРД" для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; 3) зобов'язати відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.15 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак за свідоцтвом №206261 від 25.11.2015 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, оскільки є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію 996120 від 16.01.2009, право на використання якого надано позивачу Акціонерним товариством "Софарма" за договором №508/2017г від 02.10.2017.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 (повне рішення складено 13.07.2018) позов задоволено повністю.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № 206261 від 25.11.2015 на знак товарів і послуг "СИДНОКАРД".

Заборонено Приватному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" використання позначення "СИДНОКАРД" для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто судові витрати.

Не погодившись з даним рішенням, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" 02.08.2018 (згідно вхідного штампу суду першої інстанції) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 17/1579 від 02.08.2018 в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 і прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва є незаконним та необґрунтованим, прийняте при неповному з'ясуванні обставини, що мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, та неправильної оцінки судом наявних в матеріалах справи доказів з огляду на таке:

- суд допустив помилку у визначенні підстави даного позову, зазначеної позивачем у позовній заяві, внаслідок чого допустив помилку у визначенні предмету доказування за кожною з позовних вимог, та вийшов за межі позовних вимог;

- суд не перевірив відповідність заявлених позивачем способів захисту конкретним порушенням, при яких вони можуть застосовуватися.

Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає, що позивач при обґрунтуванні порушеного права посилався лише на п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а тому посилання суду першої інстанції у оскаржуваному рішенні на п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідчить про вихід суду за межі позовних вимог.

Разом з тим, скаржник відзначає, що задоволення судом першої інстанції позовної вимоги про заборону АТ "Київський вітамінний завод" використання позначення "СИДНОКАРД" на майбутнє, при відсутності доказів такого використання та при неузгодженості даного способу захисту порушеного права із нормами чинного законодавства України, є порушенням норм процесуального права України, та неправильним застосуванням норми матеріального права.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.08.2018 апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" у справі № 910/2429/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.08.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/2429/18; розгляд апеляційної скарги призначено на 18.09.2018.

06.09.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ "Вітаміни" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останнє зазначає, що наведені скаржником в апеляційній скарзі підстави для скасування судового рішення є необґрунтованими та засновані на перекручених фактах. А тому, просить суд залишити апеляційну скаргу відповідача-1 без задоволення, оскаржуване рішення без змін.

В судове засідання 18.09.2018 представник відповідача-2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином про що свідчить наявне в матеріалах справи повідомлення про вручення поштового відправлення.

Головуючий суддя поставив на обговорення можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності відповідача-2.

Представники сторін висловили думку стосовно можливості розгляду справи за відсутності відповідача-2.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Застосовуючи, згідно з частиною 1 статті 3 ГПК України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, колегія суддів зазначає, що праву особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов'язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain") від 07.07.1989).

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відтак, враховуючи, що явка сторін судом апеляційної інстанції обов'язковою не визнавалась, участь в судовому засіданні є правом, а не обов'язком сторін, суд апеляційної інстанції вважає за можливе розглянути справу у відсутності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду справи.

В судовому засіданні представник скаржника вимоги апеляційної скарги підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржуване рішення скасувати, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Представник позивача заперечував проти вимог апеляційної скарги, з підстав наведених у відзиві на апеляційну скаргу, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення без змін.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

В судовому засіданні 18.09.2018, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, Компанія Софарма АД (Sopharma AD) є власником знаку для товарів і послуг "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, що зареєстрований за Мадридською угодою та протоколом до неї з поширенням захисту, зокрема, на територію України, для товарів 5 класу МКТП, зокрема, фармацевтичних препаратів.(Міжнародна реєстрація №996120 від 16.01.2009 діє на території України стосовно товарів 05 класу МКТП у повному обсязі з 16.01.2009).

02.10.2017 між Акціонерним товариством за законодавством республіки Болгарія Софарма АД (Sopharma AD) (ліцензіар) та Публічним акціонерним товариством "Вітаміни" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір про надання прав на використання знаку для товарів і послуг №508/2017г (далі - Ліцензійний договір), відповідно до п. 1.1. якого ліцензіар надає ліцензіату право використовувати (ліцензію) на знак для товарів і послуг: за свідоцтвом Міжнародної організації з інтелектуальної власності про міжнародну реєстрацію 996120 від 16.01.2009 для всього переліку товарів міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), вказаних у свідоцтві, а ліцензіат зобов'язується використовувати знак в порядку, передбаченому законом та цим договором.

Відповідно до п. 3.4. Ліцензійного договору, ліцензіат набуває право самостійно вживати заходів щодо усунення порушень права на використання знаку з боку третіх осіб, у тому числі шляхом застосування судових процедур.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Надання ліцензії здійснюється строком на весь період дії свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг, включаючи час після продовження його дії (п.п. 4.1., 4.2. Ліцензійного договору).

Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Використовуючи знак для товарів і послуг "СИДНОФАРМ", ПАТ "Вітаміни" здійснює випуск та реалізацію лікарського засобу "Сиднофарм", що використовується при лікуванні захворювань серця.

Разом з тим, 25.11.2015 Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступник Міністерство економічного розвитку та торгівлі України) на ім'я Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" зареєстрований знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 206261. Дата подання заявки - 25.06.2015 № m201509688.

З матеріалів справи слідує, що знак "СИДНОКАРД" використовується відповідачем-1 для позначення лікарського засобу "СИДНОКАРД", що підтверджується витягом з Державного реєстру лікарських засобів. При цьому, склад (діюча речовина) лікарського засобу "Сиднокард" та "Сиднофарм" ідентичні. Призначення для застосування також ідентичне - ішемічна хвороба серця.

В обґрунтування позову, позивач послався на обставини невідповідності зареєстрованого знаку за свідоцтвами України №206261 умовам надання правової охорони, оскільки знак "СИДНОКАРД" схожий до ступеня змішування із зареєстрованим знаком "Сиднофарм" та може ввести в оману споживача щодо товару або особи, що виробляє продукцію.

Скориставшись своїм правом передбаченим ст. 101 ГПК України, позивач, в якості доказу подав до суду висновок експерта №019-КНВ/17 у сфері інтелектуальної власності від 26.01.2018, складений судовим експертом Кісіль Наталією Валеріївною, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

- товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, а саме "фармацевтичні препарати, кардіологічні лікарські засоби, вазодилататори для лікування хвороб серця, вітамінні препарати, дієтичні добавки для людей", є такими самими та спорідненими з товарами "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано зокрема знак "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009;

- знак "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261 є схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, станом на дату подання заявки m201509688;

- знак "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, що використовується для позначення лікарського засобу "СИДНОКАРД", внаслідок використання може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, враховуючи дію на території України зокрема знаку "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009.

Місцевий господарський суд, здійснивши оцінку даного висновку обґрунтовано прийняв його в якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки висновок експерта №019-КНВ/17 від 26.01.2018 відповідає вимогам передбаченим ст. 101 ГПК України та узгоджується з іншими матеріалами справи. До того ж, висновки зроблені в результаті експертизи судовим експертом Кісіль Н.В. не спростовані відповідачами.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції встановив невідповідність спірного знаку умові надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з чим дійшов висновку про визнання недійсним спірного свідоцтва згідно п. 1 ст. 19 названого Закону.

Колегія суддів дослідивши матеріали справи у їх сукупності вважає, що рішення місцевого господарського суду прийняте у відповідності до норм чинного законодавства виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 5 п 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 Закону).

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другому статті 6 Закону та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту другого статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону, яка визначає виключні права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 4.3.1.3. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила) передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно ж до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3.2 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з підпунктом 4.3.2.6 пункту 4.3.2 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

З наявних в матеріалах справи доказів слідує, що спірне позначення "СИДНОКАРД" є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати з позначенням "СИДНОФАРМ".

Так, згідно висновку експерта № 019-КНВ/17, порівнювальний знак "СИДНОКАРД" за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 206261 та знак "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією № 996120 є словесним та складаються з одного слова.

Зазначені знаки не збігаються за всіма елементами, а отже не є тотожними. Проте, знак "СИДНОКАРД" за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 206261 та знак "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією № 996120 мають схожість за фонетичними, графічними та семантичними ознаками. До того ж, частина позначення «сидно» є вигаданою, у звичайному житті не використовується, не є загальновживаною, а кінцеві частини можуть опосередковано викликати у споживача уявлення, що ці товари застосовуються для лікування та профілактики захворювань, зокрема, кардіологічних. Між тим розрізняльна здатність кінцевих частин позначень послаблена широким використанням цих елементів для позначення лікарських засобів та розповсюдження у термінології фармацевтичної галузі.

Отже, знак "СИДНОКАРД" за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 206261, незважаючи на окрему різницю елементів, зокрема у кінцевій частині «-кард», в цілому може асоціюватися зі знаком "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією № 996120 від 16.01.2009.

Відтак, матеріалами справи підтверджено, що знак "СИДНОКАРД" за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 206261 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією № 996120.

Досліджуючи критерій оманливості знаку "СИДНОКАРД" за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 206261 колегія суддів зазначає, що згідно Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, питання імовірності/можливості введення в оману досліджується в процесі розгляду заявки на реєстрацію знаку, тобто тоді, коли заявлене позначення ще може не використовуватись, та в такому разі з'ясовується, чи буде таке позначення у разі його використання вводити в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, тобто для встановлення цього факту відсутня необхідність у фактичному використанні позначення у розумінні Закону.

При цьому, як вірно зазначено місцевим господарським судом, у висновку експерта №019-КНВ/17 від 26.01.2018 вказано про те, що знак "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, у разі його використання може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, враховуючи дію на території України зокрема знаку "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009, тоді-як зміст фрази "знак "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261, що використовується для позначення лікарського засобу "СИДНОКАРД" фактично зводиться до того, що призначення знаку - для позначення лікарського засобу.

Отже, матеріали справи містять належні та беззаперечні докази наявності обставин невідповідності спірного знаку для товарів і послуг "СИДНОКАРД" умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для задоволення позовних вимог.

За таких обставин, Господарський суд міста Києва дослідивши всі обставини справи дійшов обґрунтованого висновку, що що на дату подання заявки m201509688 від 25.06.2015 знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" №206261 від 25.11.2015 недійсним.

При цьому, доводи скаржника стосовно того, що місцевий господарський суд при винесенні рішення вийшов за межі позовних вимог, оскільки позивач при обґрунтуванні порушеного права посилався лише на п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», є неспроможними виходячи з наступного.

Суд зауважує, що предмет позову - це певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача.

Підстави позову - це факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. До підстав позову входять лише юридичні факти, тобто ті, з якими норми матеріального права пов'язують виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків суб'єктів спірного матеріального правовідношення.

З позовної заяви вбачається, що у даній справі підставою позову є оманливість знака або можливість його вводити в оману споживачів та схожість знаку до ступеня змішування з раніше зареєстрованим знаком (реєстрація знаку "СИДНОКАРД", який схожий до ступеня змішування зі знаком "СИДНОФАРМ" та є оманливим).

Предметом спору у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.2015 на знак для товарів та послуг "СИДНОКАРД" та припинення дій, що порушують права власника знаку для товарів та послуг "СИДНОФАРМ".

За таких обставин, місцевий господарський суд правильно визначив підставу даного позову, оскільки з тексту позовної заяви слідує та підтверджено висновком експерта, що позивачем заявлені дві підстави для визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.2015, а саме підстави передбачені п. 2 та п. 3 ст. 6 Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У зв'язку з задоволення позовних вимог про визнання свідоцтва №206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" недійсним, суд правомірно задовольнив позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 206261 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг "СИДНОКАРД" та зобов'язав здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Крім того, позивачем було заявлено вимоги про заборону Публічному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" використання позначення "СИДНОКАРД" для товарів 5 класу, в тому числі нанесення його на будь-який товар 5 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 10.04.2008):

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта статті 16);

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша статті 20).

Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Отже, право вибору способу захисту порушеного або оспорюваного права належить позивачеві, тоді як перевірка відповідності цього способу наявному порушенню і меті судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи іншій спосіб захистити порушене право (за наявності підстав для цього), так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

У свою чергу, обґрунтованим визнається рішення суду, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Судова колегія звертає увагу, що наказом Міністерства охорони здоров'я України "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" від 25.10.2017 №1319 зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 1), згідно з яким зареєстровано: лікарський засіб з назвою "СИДНОКАРД" (форма випуску - таблетки по 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці), заявник - ПАТ "Київський вітамінний завод", виробник - ПАТ "Київський вітамінний завод"; реєстрація на 5 років, номер реєстраційного посвідчення UA/16389/01/02; лікарський засіб з назвою "СИДНОКАРД" (форма випуску - таблетки по 2 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці), заявник - ПАТ "Київський вітамінний завод", виробник - ПАТ "Київський вітамінний завод"; реєстрація на 5 років, номер реєстраційного посвідчення UA/16389/01/01.

Таким чином, відповідач-1 здійснював підготовку для використання знаку "СИДНОКАРД" шляхом випуску та реалізації лікарського засобу "СИДНОКАРД", що не виключає можливість використання відповідачем-1 спірного знаку в майбутньому. А тому, враховуючи, що поняття «заборонити» може стосуватися дій в майбутньому та беручи до уваги, що Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачено такий спосіб захисту як заборона іншим особам використовувати без згоди власника свідоцтва знак для товарів та послуг ідентичний або схожий з його знаком, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції та вважає, що зазначена вимога позивача також підлягає задоволенню.

Відтак, доводи апеляційнї скарги щодо невідповідності заявленого позивачем способу захисту порушеного права умовам його застосування не приймаються судом, з підстав їх неспроможності.

Враховуючи викладене в постанові, місцевий господарський суд, повно та всебічно дослідивши обставини справи і перевіривши їх наявними доказами, яким надав належну оцінку, з наведенням у судовому рішенні зі справи необхідного мотивування, встановивши те, що спірний знак "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261 є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком "СИДНОФАРМ" за міжнародною реєстрацією №996120 від 16.01.2009 для товарів 5 класу МКТП, а також є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПАТ "Вітаміни", дійшов обґрунтованого висновку стосовно невідповідності зареєстрованого знаку "СИДНОКАРД" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №206261 від 25.11.2015 умовам надання правової охорони, правомірно задовольнив позовні вимоги ПАТ "Вітаміни" в повному обсязі. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому не вбачається підстав для задоволення апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод".

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/2429/18 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/2429/18 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/2429/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 21.09.2018

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко