ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" вересня 2018 р.Справа № 922/2017/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Светлічного Ю.В.

при секретарі судового засідання Мороз Ю.В.

розглянувши матеріали справи

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, код 39106394)
до Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (79025, м. Львів, вул. Повітряна, буд. 2, код 01553706)
про та за зустрічною позовною заявою до про заборону використання знаку для товарів і послуг Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (79025, м. Львів, вул. Повітряна, буд. 2, код 01553706) 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, код 39106394) 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, код 01548734) визнання права попереднього користувача на словесне позначення
за участю представників сторін:

позивача (за первісним позовом, 1-го відповідача за зустрічним позовом) - ОСОБА_1 довіреність б/н від 04.06.18р.;

відповідача (за первісним позовом, позивача за зустрічним позовом) - ОСОБА_2 посвідчення адвоката №000851 від 22.01.18р.;

2-го відповідача (за зустрічним позовом) - не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

16.06.2017 позивач ТОВ Фабрика морозива Хладопром звернулося до Господарського суду Харківської області із позовом до відповідача ПАТ "Львівський холодокомбінат", в якому просить суд заборонити незаконне використання з боку відповідача знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; заборонити відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; визнати дії відповідача щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв'язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року. В обґрунтування позову вказує те, що відповідач незаконно використовує знак для товарів і послуг "КАШТАН", який, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року, належить позивачу; в якості правових підстав позову вказує на норми ст. ст. 432, 492, 494, 495 ЦК України, ст.ст. 5, 16, 20 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 16, 20 ГК України.

Рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017р. у справі №922/2017/17, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017р. позов задоволено повністю. Постановою Верховного суду України від 30.05.2018р., рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017р. скасовано та справу передано на новий розгляд.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №922/2017/17 визначено суддю Светлічного Ю.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20.07.2018р. призначено справу №922/2017/17 до розгляду в порядку загального позовного провадження з повідомленням сторін. Розпочато у справі №922/2017/17 підготовче провадження і призначено підготовче засідання на "15" серпня 2018 року о 10:45 год.

13.08.2018р. через канцелярію суду від Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" надійшла зустрічна позовна заява до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", в якій позивач за зустрічним позовом просить суд визнати за ним право попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356. Судові витрати позивач за зустрічним позовом просить відшкодувати за рахунок відповідачів за зустрічним позовом.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.08.2018р. судом прийнято до спільного розгляду з первісним позовом зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", про визнання права попереднього користувача на словесне позначення. Вимоги за зустрічним позовом об'єднано в одне провадження з первісним позовом.

У судовому засіданні 13.09.2018р. судом оголошено перерву до 17.09.2018р. о 14:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.09.2018р. судове засідання 17.09.2018р. о 14:00 та о 15:30 постановлено провести в режимі відеоконференції, забезпечення проведення відеоконференції за участю Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" по справі № 922/2017/17 доручено господарському суду Львівської області.

15.08.2018р. до господарського суду Харківської області від відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення господарським судом міста Києва справи № 910/21300/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про визнання частково недійсним свідоцтва на знаки для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р. Оскільки рішення у вказаній справі вплине на вирішення даної справи.

Судом прийнято вказане клопотання до розгляду.

04.09.2018р. позивачем у справі надано клопотання про призначення повторної експертизи в сфері інтелектуальної власності за вх.№ 25552, в якій просить проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та пропонує у клопотанні коло питань для вирішення судовим експертом.

Відповідачем (за первісним позовом та позивачем за зустрічним позовом) надані письмові пояснення щодо призначення повторної експертизи, в яких відповідач проти визначення експертної установи запропонованої позивачем (за первісним позовом) заперечує та просить у разі призначення судом експертизи визначити експертну установу: Центр судової експертизи та експертних досліджень.

14.09.2018р. до господарського суду Харківської області надійшла заява позивача (за первісним позовом та відповідачем за зустрічним позовом) про відкликання клопотання про призначення повторної експертизи по справі, що було подано до суду 04.09.2018р. та враховуючи клопотання та письмові пояснення, що надані до суду відповідачем (за первісним позовом та позивачем за зустрічним позовом) вважає за необхідне подати нове клопотання про призначення судової експертизи по справі.

Суд, розглянувши заяву про відкликання клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі, враховуючи те, що позивач має право на відмову від позову зі ст.46 ГПК України, а відповідно й на відмову від клопотання, суд вважає за необхідне прийняти відмову від клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

14.09.2018р. до господарського суду Харківської області надійшло клопотання (за первісним позовом та відповідачем за зустрічним позовом) про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності по справі №922/2017/17 з урахуванням постанови Верховного суду України від 30.05.2018р., в якому заявник зазначає про необхідність проведення судової експертизи для вивчення кола питань, що запропоновані заявником у клопотанні за наявності виникнення нових обставин, а саме: заявнику стало відомо, що відповідачем (за первісним позовом) незаконно маркується нові види товару морозива, що й зумовило подання клопотання про призначення не повторної експертизи, як було визначено раніше, а саме судової експертизи із зазначенням питань, які мають бути досліджені судовим експертом для надання остаточного висновку. Також, заявник зазначає, що проти направлення матеріалів справи до експертної установи визначеної відповідачем (за первісним позовом) заперечує та зазначає, що відповідачем (за первісним позовом) в межах розгляду справи №910/21300/17 надавався експертний висновок Центру судової експертизи та експертних досліджень ОСОБА_3 проведеної на замовлення ПАТ "Львівський холодокомбінат" та на думку заявника вказаний висновок складений із порушеннями ст. 98, 99, 101, 102 ГПК України п.2.3.,4.1. Інтсрукції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. Також, заявник зазначає проте, що Харківським науково - дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. ім. М.С. Бокаріуса дослідження обставин справи вже проводилось, тому заявник просить визначити таку експертну установу: Науково-дослідний центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Присутній представник відповідача (за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом) проти задоволення клопотання позивача (за первісним позовом) заперечує частково, а саме щодо визначення експертної установи та поставлених заявником на вирішення судового експерта питань.

Представник 2-го відповідача у судове засідання не з'явився, свого повноважного представника не направив.

Суд, розглянувши клопотання позивача (за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом) про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності по справі №922/2017/17 з урахуванням постанови Верховного суду України від 30.05.2018р., враховуючи надані сторонами процесу та заслухавши пояснення присутніх представників сторін встановив наступне.

Постановою Верховного Суду України від 30.05.2018 року зазначено зокрема, що під час нового розгляду справи господарському суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини зазначені в даній постанові, у тому числі, вирішити питання про призначення у справі повторної судової експертизи, дати встановленим обставинам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.

Проте, заявник у клопотанні зазначає, що за час перегляду справи № 922/2017/17 у апеляційному та касаційному порядку, ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» не тільки продовжував незаконно використовувати знак «КАШТАН» за свідоцтвом № 19356 шляхом незаконного маркування морозива «Каштан Львівський» та «КАШТАН зі смаком Ванілі», а також продовжує незаконно наносити даний знак на нові види морозива «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» та «КАШТАН зі Львова» виробництва ПрАТ «Львівський Холодокомбінат».

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Як зазначав Вищий господарський суд України у постанові Пленуму від 23.03.2012 р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" передбачено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи, суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи, через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Згідно ч.1 ст. 7 Закону України Про судову експертизу судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

При розгляді даної справи суддею Бринцевим О.В., експертною установою: Харківським НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_4 було надано висновок призначеної експертизи в сфері інтелектуальної власності» від 07.09.2017р. №15367. Таким чином, вказана експертна установа дослідження вже проводила.

Як зазначає заявник, експертом "Центру судової експертизи та експертних досліджень» ОСОБА_3 надавався висновок №018-СІВ/17, що зроблений на замовлення ПАТ "Львівський холодокомбінат" щодо Свідоцтва «КАШТАН» за № 19356, в межах розгляду справи № 910/14162/17, та на думку заявника висновок був наданий з численними порушеннями, тому з метою уникнення виникнення сумніву у заявника, суд вважає за необхідне визначити акредитовану науково-дослідну установу судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджену Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, а саме: Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, відповідно до цього клопотання позивача (за первісним позовом) є таким, що підлягає задоволенню.

У зв'язку з призначенням по справі судової експертизи в сфері інтелектуальної власності, господарський суд повідомляє осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про те, що вони несуть відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків. Оплату робіт по виконанню судової економічної експертизи суд доручає позивачу (за первісним позовом) Товариству з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром".

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадках призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 статті 229 ГПК України, провадження по справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Беручи до уваги, що по справі №922/2017/17 призначено судову експертизу, провадження у справі підлягає зупиненню, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України, у зв'язку з призначенням судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 104, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності по справі №922/2017/17 з урахуванням постанови Верховного суду України від 30.05.2018р. - задовольнити.

2. Призначити у справі №922/2017/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам акредитованої науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, а саме:

- Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501). Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про те, що вони несуть відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, а саме за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

3. На вирішення судових експертів поставити наступні питання:

- Чи є позначення «КАШТАН Львівський» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі Львова» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у ЗО класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН Львівський» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі смаком ванілі» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «КАШТАН зі Львова» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001 року?

- Чи є позначення «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

4. Оплату робіт по виконанню судової експертизи з питань інтелектуальної власності доручити позивачу у справі Товариству з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, код 39106394).

5. Позивачу в 3-денний строк з моменту одержання даної ухвали отримати в Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) рахунок на оплату витрат по експертизі та надати господарському суду докази оплати витрат на проведення експертизи.

6. Провадження у справі 922/2017/17 зупинити на час проведення експертизи.

7. Копію даної ухвали направити учасникам справи та експертній установі.

8. Матеріали справи, після закінчення строку на апеляційне оскарження даної ухвали направити до експертної установи для виконання даної ухвали.

9. Ухвала суду набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена згідно зі ст.256 ГПК України протягом десяти днів з дня складення повного тексту ухвали. Апеляційна скарга подається до Харківського апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області.

Повну ухвалу виготовлено 19.09.2018р.

Суддя ОСОБА_5