КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2018 р. Справа№ 910/9433/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Гуліди А.О.

та представників:

від позивача - Голосій Т.А. - дов. №22юр-18 від 20.04.2018р.;

від відповідача 1 - Коломійцев А.Ю. - дов. б/н від 20.07.2018р.;

від відповідача 2 - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Біоаналіт"

на рішення господарського суду м.Києва від 03.05.2018р.

(повний текст складено 22.05.2018р.)

у справі №910/9433/17 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Київгума"

до ТОВ "Біоаналіт", Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича лабораторія (далі - ТОВ НВЛ) "Гранум"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 03.05.2018р. по справі №910/9433/17 позов задоволено частково; заборонено ТОВ "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонено ТОВ НВЛ "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua.; відмовлено повністю у задоволенні іншої частини позову; стягнуто з ТОВ "Біоаналіт" на користь ТОВ "Київгума" 1600 грн. судового збору; стягнуто з ТОВ НВЛ "Гранум" на користь ТОВ "Київгума" 1600 грн. судового збору.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ТОВ "Біоаналіт" подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 03.05.2018р., в якій просить скасувати рішення місцевого суду та прийняте нове рішення, яким відмовити позивачу ТОВ "Київгума" в задоволенні позовних вимог повністю; стягнути судовий збір у розмірі 7200 грн. з позивача в повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Київгума" просить відмовити ТОВ "Біоаналіт" у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 03.05.2018р. залишити без змін.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ НВЛ "ГРАНУМ" проти апеляційної скарги ТОВ "Біоаналіт" не заперечує та вважає подану скаргу повною та обґрунтованою, та такою, що підлягає задоволенню.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Біоаналіт" на рішення господарського суду м.Києва від 03.05.2018р. по справі №910/9433/17 та призначено її до розгляду на 23.07.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду та призначено до розгляду на 23.07.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.07.2018р. розгляд справи відкладено на 17.09.2018р. згідно ст. 270 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду та призначено до розгляду.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і ТОВ "Київгума", дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Позивач звернувся до місцевого суду із позовною заявою в якій просив заборонити ТОВ "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China); заборонити ТОВ НВЛ "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua; вилучити з цивільного обороту вироби "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Гранум"), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1"; стягнути з відповідачів судовий збір у розмірі 4800,00 грн., а також стягнути з відповідачів 4 800,00 грн. витрат по сплаті судового збору з мотивів, вказаних у позовній заяві.

Огрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва компанії Medtrue Enterprise Co.. LTD, яка ввозиться та реалізується на території України відповідачами, в т.ч. під торговельною маркою "ГРАНУМ", виготовлена з використанням промислового зразку "ІНФОРМАЦІЯ_1" (8 варіантів), що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року. При цьому власником патенту відповідачам не передавалися права на промисловий зразок, не видавалися ліцензії та дозволи на його використання, позивачем не надавалася субліцензія. Таким чином, на думку позивача, відповідачі неправомірно використовують промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року, шляхом ввезення товару, виготовленого з використанням захищеного патентом промислового зразку та його продажу на території України.

З матеріалів справи вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 є власником патенту на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", що засвідчується Патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 26 серпня 2014 року (а.с. 17- 27).

30.12.2014р. між позивачем (ліцензіат) та ОСОБА_5 (ліцензіар) був укладений ліцензійний договір, відповідно до умов якого останній надає ліцензіатові на строк дії цього договору виключну ліцензію на використання промислового зразка, який охороняється патентом, на території України (а.с 28-31).

Відповідно до вищевказаного договору ліцензіату надається право використовувати промисловий зразок шляхом виготовлення продукції із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такої продукції, пропонування для продажу, у тому числі через мережу Інтернет, продаж та інше введення продукції в цивільний оборот або зберігання у зазначених цілях. Ліцензіату надається право у встановленому законом порядку захищати порушені чи оспорювані права власника патенту, передбачені законом.

Як було зазначено позивачем, під час проведення ним моніторингу дотримання прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет на сайті http://granum.com.ua/ua/izdeliya-med- naznacheniya/catalog-medical-products/grelki-rezinovyie було виявлено факти порушення відповідачами прав інтелектуальної власності, а саме:

- факт підготовки ТОВ "Біоаналіт" до ввезення та самого ввезення в Україну з Китаю товару "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1 Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD Company (Room No 301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China) та її реалізації;

- факт пропозиції до продажу ТОВ HBП "ГРАНУМ" вказаного товару (грілки гумової, у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 Гранум" тип. А, тип Б, ємністю 1, 2 та 3 літри) через вищевказаний сайт за інтернет-адресою.

Також позивачем було встановлено факт продажу грілки гумової через аптечні мережі, зокрема мережу ТОВ "Пані Аптека". 11 грудня 2016 року в аптеці № 4 міста Києва ТОВ "Пані Аптека" позивачем була придбана ІНФОРМАЦІЯ_1 3л компанії Medtrue Enterprise Co., що підтверджується копією фіскального чеку № 82028 та фотографіями придбаної грілки з упаковкою (а.с 37-39).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема промислові зразки.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 156 Господарського кодексу України та п. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Згідно ч. 2 ст. 462 ЦК України обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно п. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки") і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як передбачено ч. 1 ст. 464 ЦК України та ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок є право на його використання, виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії), виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визнаються Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 1 ст. 426 ЦК України).

Використанням, зокрема, промислового зразка у сфері господарювання є, в тому числі виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону (ч. 3 ст. 156 Господарського кодексу України).

Пунктом 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Судом першої інстанції були досліджені докази матеріалів справи, які свідчать про те, що виріб під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1", виробництва компанії Medtrue Enterprise Co.LTD, містить сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1, а саме:

- корпус грілки представляє собою еластичну ємність, яка має форму прямокутника без гострих країв, різної місткості;

- поверхня грілки виконана у вигляді паралельних рифів-ребер, розміщених по діагоналі;

- горловина має форму перевернутої трапеції без гострих кутів;

- в середині горловини міститься отвір, через який здійснюється заповнення ємності та який закривається пробкою.

Відповідно до ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок є, зокрема, виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Тому місцевий суд дійшов вірного висновку, що позовні вимоги позивача про заборону ТОВ "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Гранум") виробництва компанії Medtrue Enterprise Co. LTD (Room No 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1, JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R.China) та заборону ТОВ НВЛ "ГРАНУМ" здійснювати продаж виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 Гранум") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті granum.com.ua., є обґрунтованими і законно їх задовольнив повністю.

Щодо позовної вимоги позивача про вилучення з цивільного обороту виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1 Гранум"), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної юності на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", апеляційний суд відзначає наступне.

Відповідно до п. 6.1. Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності":

Якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Суд першої інстанції законно і обґрунтовано відмовив позивачу у задоволенні вимоги про вилучення з цивільного обороту виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки ТОВ "Київгума" не були зазначені притаманні ознаки товару під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1", які дають можливість відокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "Біоаналіт" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 03.05.2018р. по справі №910/9433/17 - без змін.

Справу №910/9433/17 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 18.09.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

М.Л. Доманська