РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2018 м. Київ Справа № 910/11159/17

За позовом: публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД";

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО";

до відповідача-3: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Ситцевой В.М., Вербицька В.М.;

відповідача-2: не з'явилися;

відповідача-3: Запорожець Л.Г.

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є виробником лікарського засобу під назвою "БІПРОЛОЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я відповідача-1 було зареєстровано комбіноване позначення "БИПРОЛОЛ" за свідоцтвом України № 188497 на знак для товарів і послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, проте, на думку позивача, позначення за вказаним свідоцтвом вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11159/17. Розгляд даної справи призначено судом на 28.08.2017.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-1, в якому вказано про відсутність в комбінованому знаку за свідоцтвом України № 188497 можливості введення в оману споживача відносно товару/послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки вказаний знак мав розрізняльну здатність на дату подання заявки, оскільки є комбінованим, тобто має словесні та зображувальні елементи, та саме зображувальні елементи великою мірою впливають на розрізняльну здатність цього знака. В свою чергу, питання про те, чи є комбінований знак за свідоцтвом України № 188497 таким, що може ввести в оману споживача відносно товару/послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу потребує спеціальних знань.

До господарського суду надійшла заява позивача про забезпечення позову шляхом:

- заборони відповідачу-2 вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну та/або припинення будь-яких прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 188497, в тому числі, розпоряджатись, будь-яким чином та у будь-який спосіб передавати повністю чи частково, право власності та/або майнові права інтелектуальної власності на знак за свідоцтвом № 188497, укладати з будь-якими особами ліцензійні або будь-які інші правочини щодо розпорядження майновими правами, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва № 188497;

- заборони відповідачу-3 вносити зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 188498 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

До господарського суду надійшов відзив відповідача-3 в якому останній вказує на те, що експертиза заявки № m 2014 01759 проводилась відповідно до умов Закону під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони. Крім того, позивач не має жодних реєстрацій на знак "БИПРОЛОЛ" або заявок на реєстрацію, тобто не має законних прав на таке або схоже позначення.

Подана до суду заява позивача про забезпечення позову судом відхилена, оскільки позивачем не наведені достатньо обґрунтовані підстави того, що невжиття заходів щодо забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

Господарський суд м. Києва, в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 28.08.2017 № 910/11159/17 відклав розгляд даної справи на 11.09.2017.

Представник відповідача-1 звернувся до суду із письмовими поясненнями в яких вказав аналогічні підстави для відмови в позові а також необхідність призначення у справі судової експертизи.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-3 в якому останній виклав аналогічні підстави для відмови в задоволенні позову, які зазначені в попередньому відзиві на позов відповідача-3.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2017 у справі № 910/11159/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

До господарського суду міста Києва 07.01.2017 надійшов лист судового експерта Жили Б.В. від 07.01.2017 № б/н, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11159/17 з висновком проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.11.2017 № 111.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 08.11.2017 провадження у справі № 910/11159/17 поновлено. Розгляд справи призначено на 04.12.2017.

Ухвалою господарського суду від 04.12.2017 у справі № 910/11159/17 призначено додаткову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

До господарського суду міста Києва 22.01.2018 надійшов лист судового експерта Жили Богдана Володимировича, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11159/17 з повідомленням про неможливість проведення призначеної судом додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку з несплатою витрат за її проведення.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 23.01.2018 провадження у справі № 910/11159/17 поновлено. Розгляд справи призначено на 21.02.2018.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.02.2018 провадження у справі № 910/11159/17 зупинити до проведення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності призначеної ухвалою господарського суду м. Києва від 04.12.2017 у справі № 910/11159/17.

До господарського суду міста Києва надійшов лист судового експерта Жили Богдана Володимировича від 12.06.2018, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11159/17 з висновком проведеної додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.06.2018 № 141.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.06.2018 провадження у справі № 910/11159/17 поновлено. Підготовче судове засідання призначене на 09.07.2018.

Ухвалами-повідомленнями від 10.07.2018 сторони процесу повідомлені про призначення підготовчого засідання на 23.07.2018.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-2 про призначення у справі повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В підготовчому судовому засіданні 23.07.2018 суд на місці, зокрема, ухвалив:

- закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 13.08.2018;

- відмовити в задоволенні клопотання представника відповідача-2 про призначення повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки дане клопотання необґрунтоване.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 23.07.2018 закрито провадження у справі в частині позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я".

В судовому засіданні 13.08.2018 оголошено перерву до 10.09.2018.

До господарського суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке відхилене судом в судовому засіданні 10.09.2018, оскільки у відповідача-2 є інші представники та строк розгляду справи закінчується.

В судовому засіданні 10.09.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача-3 по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Як вказує позивач, останній з 2006 року здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "БІПРОЛОЛ" із нанесенням на його упаковку позначення "БІПРОЛОЛ/БИПРОЛОЛ", що підтверджується:

- довідкою від 29.06.2017 № 21/2-1693, яка свідчить про кількість виробленого та реалізованого лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "БІПРОЛОЛ";

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб "БІПРОЛОЛ" від 11.11.2005 № UA/3800/01/01, витягом з аналітичної нормативної документації та змінами до них, в якій затверджено маркування упаковки, а також інструкцією для медичного застосування препарату "БІПРОЛОЛ";

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб "БІПРОЛОЛ" від 30.11.2010 № UA/3800/01/01, витягом з методів контролю якості лікарського засобу, в яких затверджено маркування упаковки та інструкцією для медичного застосування препарату;

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб "БІПРОЛОЛ" від 23.11.2015 № UA/3800/01/01, текстом маркування до реєстраційного посвідчення та інструкцією для медичного застосування препарату;

- договорами на поставку лікарських засобів, серед яких - лікарський засіб, маркований торгівельною маркою "БІПРОЛОЛ" з додатковими угодами, специфікаціями та розхідними накладними;

- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг.

Так позивач зазначає про початок тривалого та безперервного виробництва лікарського засобу з нанесенням на його упаковку позначення "БІПРОЛОЛ".

07.02.2014 товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" було подано заявку № m 2014 01759 на комбіноване позначення "БІПРОЛОЛ" для товарів 05 класу МКТП, а 10.07.2014 отримало свідоцтво України № 188497 на знак для товарів і послуг "БІПРОЛОЛ" (далі - оскаржуване свідоцтво).

В подальшому, право власності за оскаржуваним свідоцтвом перейшло до відповідача-2.

Таким чином, враховуючи приписи абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво, оскільки знак за таким свідоцтвом є схожим з словесним позначенням "БІПРОЛОЛ", яке позивач використовує як торгівельну марку під час маркування товару (лікарського засобу).

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до висновку експерта від 12.06.2018 № 141:

- для таких товарів 05 класу МКТП, як………знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням, нанесеним на упаковку лікарських препаратів "БІПРОЛОЛ" виробництва позивача за реєстраційними посвідченнями UA/3800/01/01, UA/3800/01/02.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону № 3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За висновками суду при проведенні додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом.

Поза увагою судового експерта залишилась та обставина, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, як це передбачено Законом № 3689 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила), а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно не коректним, оскільки суперечить нормативним підходам спеціального законодавства.

Також суд враховує, що станом на дату подання позову та на дату вирішення спору, власник комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом (відповідач-2) взагалі не здійснює його використання та не вчиняє дії, направлені на заборону використання чи будь яке обмеження такого використання знаку позивачем, тобто відсутнє порушене право позивача при зверненні до суду з вимогою про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва, що свідчить про те, що судовим експертом при дослідженні питання введення в оману знака відповідача-2 взагалі не досліджено матеріали господарської діяльності відповідача-2.

Відносно посилання позивача на ч. 1 статті 19 Закону № 3689, як на підставу позову, відповідно до якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони суд зазначає, що експертиза заявки № m 2014 01759 на комбіноване позначення "БІПРОЛОЛ" для товарів 05 класу МКТП проведена відповідно до вимог Закону № 3689 та Правил.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП. На підставі висновку про відповідність позначення умовам правової охорони прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та видане оскаржуване свідоцтво.

Більш того, позивач не має жодних реєстрацій на знак "БІПРОЛОЛ" або раніше поданих заявок на їх реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке або схоже позначення, відтак у позивача відсутні будь-які охоронювані законом права на позначення "БІПРОЛОЛ".

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-3 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 20 вересня 2018 року

Cуддя С.В. Балац