ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Справа № 916/202/18

Господарський суд Одеської області, м. Одеса, у складі:

судді Малярчук І.А.,

при секретарі судового засідання Матвієнко А.С.,

за участю представників:

позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності №4815 від 10.09.2018р.

відповідача: не зявився

третьої особи: не зявився,

розглянувши справу №916/202/18 за позовом New Balance Athletics, Inc (100 Guest Street, Boston, MA 02135, USA, адреса для листування: 03150, м.Київ, а/с 78) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ланистер (65012, м. Одеса, вул.Велика Арнаутська, 17), Товариства з обмеженою відповідальністю „Імпорт маркет груп (04119, м. Київ, вул.Зоологічна, 4 А, офіс 139, код 41585734), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Одеської митниці ДФС,

про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю Ланистер (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17, ) здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача N для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю Імпорт маркет груп (04119, м. Київ,вул. Зоологічна,4 А, офіс 139, ) здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача N для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

про вилучення з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см, у кількості 4392 пар, маркованих позначенням, який розмитнено за митною декларацією від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890, відправник NINGBO SONGSHAN IMP & EXP. Co., LTD (адреса: R.4-11. YIN YI TIMES SQUARE, #8, L. JING S., HAISHU DIS., ZHEJ.PR.CHINA).

ВСТАНОВИВ:

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача, заяв, клопотань, процесуальні дії суду:

Позивач в обґрунтування власних позовних вимог, з врахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 27.03.2018р. за вх.№6876/18, послався на те, що New Balance Athletics, Inc є відомим виробником спортивного одягу та інвентарю, які є захищеними об'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до законодавства, та є власником свідоцтва України №169982 на знак для товарів та послуг «N», що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №169982, який зареєстрований для товарів 25 класу МКТП: взуття. Також, відмічає позивач, що він є одним зі світових лідерів ринку в сегменті спортивного взуття, добросовісно використовує згадану торговельну марку на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані зазначеною торговельною маркою, представлені в Україні і, відповідно, з нею обізнане широке коло українських споживачів. Отже, знак для товарів і послуг «N» чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем.

В порядку ст.391 Митного кодексу України позивачем було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на обєкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг «N», що охороняється чинним свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №169982, щодо включення останнього до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності. За такою заявою власника - Нью Белене Атлетікс, Інк, зазначений вище знак для товарів та послуг був включений 22.10.2013р. до митного реєстру за номером 1167 та діє на цей час. Позивачу стало відомо, що через Одеську митницю ДФС може здійснюватися перевезення на територію України у контейнері №ZCSU9022952 партії товарів (взуття типe «кросівки»), у кількості 4392 пари, на яких містяться ознаки використання позначення, яке схоже настільки, що його можна сплутати із зображувальною торговельною маркою «N». З листа Одеської митниці ДФС №302/10/15-70-18-03 від 24.01.2018р. позивачу стало відомо, що під час проведення митного огляду товару, що ввозився ТОВ «Линистер» на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. №UA125110/2017/436441, було виявлено товари, що містять ознаки контрафактності. Зокрема, товар у вигляді взуття повсякденного на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см, - 4392 пар, містять ознаки використання обєкту прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «N» (свідоцтво на знак для товарів та послуг №169982), майнові права на який належить позивачу, призначений для подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу в зоні діяльності Київської митниці ДФС. Вказане також, заявник підтверджує експертним висновком Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/8-6/09(ІВ)-ЕД/17 від 30.06.2017р. В подальшому ТОВ Імпорт маркет груп здійснено митне оформлення товару взуття для активного відпочинку, типу кросівки, який ввозився на територію України в контейнері №ZCSU9022952 за попередньою митною декларацію ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA 125110/2017/436441, в режимі вільного обігу на митній території України за митною декларацією ІМ 40 АА від 02.02.2018р. № UA500060/2018/002890 внаслідок відмови ТОВ ЛАНИСТЕР від товару у звязку із відсутністю коштів.

Позивач вказує, що не надавав ні NINGBO SONGSHAN IMP Ц EXP. CO., LTD, ні TOB «ЛАНИСТЕР», ні ТОВ Імпорт маркет груп права на використання своєї торговельної марки «N» та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Враховуючи викладене вище, позивач звертає увагу суду, що відповідач ТОВ «Ланистер» незаконно, з порушенням прав позивача, намагався ввезти в Україну товар, маркований «означенням», яке є схожими настільки, що його можна сплутати із знаками позивача, а відповідач ТОВ «Імпорт маркет груп» розмитнив цей товар та ввів його в цивільний обіг. Отже відповідачі, на думку позивача, вчинили дії, які підпадають під визначення - порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, з огляду на що позивач вважає наявним у нього права вимагати припинення порушення його прав.

Відповідачі правом на подання відзиву не скористались. За таких обставин, суд розглядає дану справу за наявними в ній матеріалами з врахуванням положень ч.2 ст.178, ч.1 ст.202 ГПК України, якими передбачено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи; неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

23.02.2018р. за вх.№4376/18 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Одеської митниці ДФС, надійшло до суду пояснення, згідно якого 26.05.2017р. до пункту пропуску через митний кордон України «Одеський морський торговельний порт» на судні закордонного плавання «Bahamas» для ТОВ «Ланистер» за попередньою митною декларацією №UA125110/2017/436441 надійшов контейнер №ZCSU9022952, митний огляд якого проведений 13.06.2017р. Митниця зазначає, що нею було виявлено, що частина товарів «взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24см, - 18840пар не мають торгівельної марки, країною виробництва є ОСОБА_2, та містять ознаки використання знаку для товарів і послуг «N» (свідоцтво №169982), майнові права на які належать New Balance Athletics, Inc. 19.06.2017р. Одеською митницею ДФС проведено відбір зразків із вказаної партії товару для проведення їх експертного дослідження, про що складено акт №19062017-3. За результатами експертного дослідження встановлено схожість зразків зі знаком для товарів позивача, у звязку з чим, товари, що ввозились, вилучено митницею. Однак, згідно постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 26.12.2017р. по справі №521/12169/17 ухвалено про повернення митницею товару директору ТОВ «Ланистер». Крім того, Одеська митниця ДФС зазначає, що 18.12.2017р. між компанією Nika Holding GROUP та ТОВ «Імпорт маркет груп» укладено контракт купівлі-продажу №2017/18-12, на підставі якого листом від 29.01.2018р. Nika Holding GROUP повідомило митницю про те, що вантаж, що прибув у контейнері №ZCSU9022952 по коносаменту №ZIMUNGB9230377 від 27.04.2017р., належить ТОВ «Імпорт маркет груп», також листом від 29.01.2018р. ТОВ «Ланистер» відмовилось від зазначеного вантажу, а ТОВ «Імпорт маркет груп» погодилось його прийняти та 02.02.2018р. подало митну декларацію №UA500060/2018/002890 на цей вантаж, за якою 02.02.2018р. проведено його розмитнення та 16.02.2018р. товар виданий ТОВ «Імпорт маркет груп».

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/202/18, вирішено розглядати справу №916/202/18 за правилами Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.) в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання суду на „28 лютого 2018 р. об 11год.10хв.

Ухвалою суду від 13.02.2018р. відмовлено у задоволенні заяви New Balance Athletics, Inc про забезпечення позову від 06.02.2018р. за вх.№2-760/18.

Ухвалами суду від 28.02.2018р., від 21.03.2018р., від 04.04.2018р. підготовче засідання відкладалось та строк проведення підготовчого провадження було продовжено до 02.05.2018р.

Ухвалою суду від 28.02.2018р. задоволено клопотання New Balance Athletics, Inc від 28.02.2018р. за вх.№2-1339/18 про залучення співвідповідача та залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю „Імпорт маркет груп (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4 А, офіс 139, код 41585734) в якості співвідповідача, задоволено клопотання New Balance Athletics, Inc від 28.02.2018р. за вх.№2-1338/18 про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.04.2018р. задоволено клопотання New Balance Athletics, Inc від 04.04.2018р. за вх.№2-1880/18, уточнене згідно клопотання від 23.04.2018р. за вх.№8379/18, про призначення у справі судової експертизи, призначено проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, на розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставлено наступні запитання: 1) Чи є позначення, використані на товарі (5 пар: ОСОБА_1 А 1718-1; А 1718-2; А1718-3; А1718-4; А 1718-5), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA 125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг N за свідоцтвом України 169982 ? 2) Чи є позначення, використані на товарі (5 пар: ОСОБА_1 А 1718-1; А 1718-2; А1718-3; А1718-4; А 1718-5), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги ?

Вище вказаною ухвалою проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

За супровідним листом від 10.05.2018р. надіслано справу №916/202/18 Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

07.08.2018р. за вх.№15930/18 від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експерта №142/18 від 30.07.2018р., у звязку з чим ухвалою від 08.08.2018р. суд поновив провадження по справі, призначив підготовче засідання на 16.08.2018 р. об 11год.00хв.

Ухвалою суду від 16.08.2018р. закрито підготовче провадження по справі №916/202/18, призначено справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні 13.09.2018р. об 11год.30хв.

Клопотання позивача, ТОВ «Ланистер», Одеської митниці ДФС від 12.02.2018р. за вх.№2974/18, від 13.02.2018р. за вх.№3303/18, від 13.09.2018р. за вх.№18693/18 про ознайомлення з матеріалами справи, від 13.02.2018р. за вх.№№3305/18, 7549/18 від 04.04.2018р. за вх.№7548/18 про долучення доказів до справи були судом задоволені.

Зміст спірних правовідносин, фактичні обставини справи та докази, на підставі яких судом встановлені обставини справи:

Відповідно до виписки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №169982 станом на 18.10.2017р. знак «N» зареєстрований за New Balance Athletics, Inc для взуття кл.25.

Із листа Одеської митниці ДФС №302/10/15-70-18-03 від 24.01.2018р. вбачається, що 13.06.2017р. було проведено митний огляд товарів, заявлених для пропуску через митний кордон України за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA125110/2017/436441, які надійшли на митну територію України 26.05.2017р. на п/п «Bahamas» у контейнері №ZCSU9022952, та призначених для подальшого митного оформлення в зоні діяльності Київської митниці ДФС. Згідно даних митної декларації: відправник/виробник: NINGBO SONGSHAN IMP Ц EXP. CO., LTD; одержувач/імпортер/декларант: ТОВ «Ланистер». Відповідно до листа митниці, під час проведення митного огляду товарів було виявлено, що частина товарів «взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24см, - 18840пар не мають торгівельної марки, країною виробництва є ОСОБА_2, та містять ознаки використання знаку для товарів і послуг «N» (свідоцтво №169982), майнові права на які належать New Balance Athletics, Inc.

19.06.2017р. Одеською митницею ДФС проведено відбір зразків із вказаної партії товару для проведення їх експертного дослідження, про що складено акт №19062017-3.

За результатами дослідження, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, експертом складено висновок №19/8-6/09(ІВ)-ЕД/17 від 30.06.2017р. встановлено схожість до сплутування позначень на них із позначеннями торговельної марки «N», права інтелектуальної власності які охороняються законом.

18.07.2017р. відносно директора ТОВ «Ланистер» складено протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України, а товари тимчасово вилучено в якості предметів правопорушення у порядку, передбаченому ст.511 МК України.

Із наявного у справі листа ТОВ «Ланистер» №089 від 29.01.2018р. вбачається, що товариство відмовилось від вантажу, що прибув в ОМТП у контейнері №ZCSU9022952 по коносаменту №ZIMUNGB9230377 від 27.04.2017р., у звязку з відсутністю коштів.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 26.12.2017р., залишеною без змін постановою Апеляційного суду Одеської області від 15.01.2018р., по справі №521/12169/17 провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно директора ТОВ «Ланистер» -ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ст.476 МК України закрито, на підставі п.1 ч.1 ст.247 КпАП, у звязку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, вилучений товар, відповідно до протоколу №1018/50000/17 від 18.07.2017р., повернуто ОСОБА_2

Із листів ТОВ «Імпорт маркет груп» №№040, 141 від 29.01.2018р. товариство запитало митне оформлення та висловило готовність прийняти вантаж, від якого відмовилось ТОВ «Ланистер».

Також, у справі наявна копія контракту №2017/18-12 від 18.12.2017р., укладеного між Nika Holding GROUP та ТОВ «Імпорт маркет груп», відповідно до якого Nika Holding GROUP зобовязалось поставляти на користь товариства товари народного споживання.

За митною декларацією №UA500060/2018/002890 від 02.02.2018р. ТОВ «Імпорт маркет груп» розмитнило товар, який прибув у контейнері №ZCSU9022952.

Відповідно до листа Одеської митниці ДФС №745/10/15-70-18-03 від 20.02.2018р. взуття, що прибуло в контейнері №ZCSU9022952, за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA125110/2017/436441, оформлено в режим вільного обігу на митній території України за митною декларацією ІМ 40 АА від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890, а 16.02.2018р. зазначений товар було видано власнику на підставі його заяв та постанов Малиновського районного суду м. Одеси від 26.12.2017р., Апеляційного суду Одеської області від 15.01.2018р. по справі №521/12169/17, митної декларації ІМ 40 АА від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890.

Заявою від 05.02.2018р. №050 ТОВ «Імпорт маркет груп» звернулось до митниці про видачу йому оформленого вантажу.

Згідно накладної №6(в) від 16.02.2018р., акту прийому-передачі від 16.02.2018р. товар митницею повернуто ОСОБА_3

Як вбачається із висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №142/18 від 30.07.2018р., проведеної згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 23.04.2018р. по даній справі, позначення, використані на товарі, який ввозиться на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України №169982; позначення, використані на товарі, який ввозиться на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши пояснення представників сторін, їх мотивовану оцінку кожного аргументу щодо наявності підстав для задоволення чи відмови у позові, проаналізувавши нижченаведені норми чинного законодавства, суд дійшов наступних висновків.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних обєктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч.1 ст.492, ч.1 ст.493 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч.ч.1, 2 ст.495 ЦК України).

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обєктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, повязаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, повязані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (ч.ч.2, 3, 4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.ч.4, 5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на обєкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на обєкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про обєкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України. Після реєстрації обєкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів (ч.ч.1, 2, 4, 5 ст.398 Митного кодексу України).

Відповідно до п.17 ст.4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять обєкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону; правовласник - особа, якій відповідно до закону належать майнові права на обєкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

Згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Як передбачено у п. 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.95 р. (далі -Правила) «зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи».

Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення імовірності змішування їх споживачем, характер порівнюваних обєктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо - набутої певним знаком репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг, його свідомості

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг зизначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст.237 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014р. за №1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», сторони гарантують, що компетентні судові органи можуть вимагати за заявою заявника та без шкоди для відшкодування будь-яких збитків власнику права з причини порушення і без будь-якої компенсації відкликання з торговельних каналів, остаточне вилучення з торговельних каналів або знищення товарів, які, як виявилося, порушують право інтелектуальної власності. Якщо необхідно, компетентні судові органи можуть також вимагати знищення матеріалів і знарядь, які переважно використовуються для створення або виробництва таких товарів. Судові органи вимагають, щоб ці заходи здійснювались за рахунок порушника, якщо не виникають певні причини, щоб не робити цього.

Як розяснено у п.2.2 Постанови Пленуму ВГСУ №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України).

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Отже, як судом встановлено вище ТОВ «Ланистер» за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA 125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) намагався ввезти на територію України взуття, яке за висновком експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №142/18 від 30.07.2018р., по експертизі, проведеній на виконання ухвали суду від 23.04.2018р. по даній справі, містить позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України №169982, та є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги. В подальшому ТОВ «Ланистер» відмовився від розмитнення вказаного товару та його оформлення в режим вільного обігу на митній території України було проведено ТОВ «Імпорт маркет груп» за митною декларацією ІМ 40 АА від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890. Виробником товарів, що постачались за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. UA 125110/2017/436441 є NINGBO SONGSHAN IMP Ц EXP.

При цьому, саме New Balance Athletics, Inc є власником свідоцтва України №169982 на знак для товарів та послуг «N», що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №169982, який зареєстрований для товарів 25 класу МКТП: взуття, є виробником спортивного одягу та інвентарю, які є захищеними об'єктами права інтелектуальної власності, використовує згадану торговельну марку на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані зазначеною торговельною маркою, представлені в Україні і, відповідно, з нею обізнане широке коло українських споживачів. Отже, знак для товарів і послуг «N» чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем.

Між тим, у справі відсутні докази надання New Balance Athletics, Inc ні NINGBO SONGSHAN IMP & EXP. CO., LTD, ні TOB «ЛАНИСТЕР», ні ТОВ Імпорт маркет груп права на використання своєї торговельної марки «N» та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Враховуючи викладене вище, судом встановлено, що відповідач ТОВ «Ланистер» незаконно намагався ввезти в Україну товар, маркований «означенням», яке є схожими настільки, що його можна сплутати із знаками позивача, а відповідач ТОВ «Імпорт маркет груп» розмитнив цей товар для введення в цивільний обіг, чим порушено права позивача, як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №169982, з огляду на що є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повній мірі позовні вимоги New Balance Athletics, Inc: про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю Ланистер здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача N для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю Імпорт маркет груп здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача N для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; про вилучення з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см, у кількості 4392 пар, маркованих позначенням, який розмитнено за митною декларацією від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890, відправник NINGBO SONGSHAN IMP Ц EXP. Co., LTD (адреса: R.4-11. YIN YI TIMES SQUARE, #8, L. JING S., HAISHU DIS., ZHEJ.PR.CHINA).

За попереднім розрахунком позивача суми судових витрат, які він поніс у звязку з розглядом даної справи, судові витрати складають 3524грн. судового збору.

Також, платіжним дорученням №672 від 26.02.2018р. позивач сплатив судовий збір в сумі 3524грн. за заявою про залучення до участі у справі співвідповідача.

Згідно ч.1 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, повязаних з розглядом справи. Положення п.2 ч.1 ст.129 ГПК України передбачають, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що позовні вимоги позивача підлягають повному задоволенню судом, відшкодування йому підлягає судовий збір в сумі 5286грн. Поверненню позивачу підлягає надмірно сплачений судовий збір в сумі 1762грн., так як позивачем було уточнено позовні вимоги та заявлено три позовні вимоги.

Понесені позивачем витрати на оплату вартості заяви про забезпечення позову в сумі 881грн. відшкодуванню платнику не підлягають, оскільки судом ухвалою від 13.02.2018р. відмовлено у її задоволенні.

Керуючись ст.ст. 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити позов New Balance Athletics, Inc (100 Guest Street, Boston, MA 02135, USA, адреса для листування: 03150, м.Київ, а/с 78) повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Ланистер (65012, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17, ) здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача N для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Імпорт маркет груп (04119, м. Київ,вул. Зоологічна,4 А, офіс 139, ) здійснювати використання позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача N для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

4. Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см, у кількості 4392 пар, маркованих позначенням, який розмитнено за митною декларацією від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890, відправник NINGBO SONGSHAN IMP Ц EXP. Co., LTD (адреса: R.4-11. YIN YI TIMES SQUARE, #8, L. JING S., HAISHU DIS., ZHEJ.PR.CHINA).

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Ланистер (65012, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17, ) на користь New Balance Athletics, Inc (100 Guest Street, Boston, MA 02135, USA) 1762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. судового збору.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Імпорт маркет груп (04119, м. Київ,вул. Зоологічна,4 А, офіс 139, ) на користь New Balance Athletics, Inc (100 Guest Street, Boston, MA 02135, USA) 3524 (три тисячі пятсот двадцять чотири) грн. судового збору.

7. Повернути New Balance Athletics, Inc (100 Guest Street, Boston, MA 02135, USA) з Державного бюджету України через Управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області (м. Одеса, вул. Черняховського, 6, код 38016923) надмірно сплачений згідно платіжного доручення №380 від 02.02.2018р. судовий збір в сумі 1762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн.

У відповідності до ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повне рішення складено 21 вересня 2018 р.

Суддя І.А. Малярчук