РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

10.09.2018Справа № 910/15741/17

За позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Я.І. Репа

Представники:

від позивача: Ніколаєнко А.Л. за довіреністю № 0318/12-01 від 12.03.2018, Трикур М.Ю. за довіреністю № 0318/12-01 від 12.03.2018;

від відповідач-1: Запорожець Л.Г. за довіреністю № 2434-03/66 від 02.02.2018, Тюріна Л.А. за довіреністю № 2434-03/63 від 02.02.2018;

від відповідач-2: Плесюк Н.С. за посвідченням адвоката № 1620 від 10.12.2008

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг; зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що, на думку позивача, державна реєстрація знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 на ім'я відповідача-2 була здійснена з порушенням вимог, встановлених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки зазначений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 для тих самих та однорідних товарів, що є підставою для визнання свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2017 порушено провадження у справі № 910/15741/17 та призначено розгляд справи на 06.11.2017 об 11:10 год., задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про забезпечення позову та вжито заходи забезпечення позову.

01.11.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

06.11.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов супровідний лист з документами для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 20.09.2017 про порушення провадження у справі № 910/15741/17.

06.11.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 не погодився з твердженням позивача про те, що зареєстрований на ім'я відповідача-2 комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим на ім'я позивача словесним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, враховуючи, що знак для товарів та послуг відповідача-2 є комбінованим, тобто має словесні та зображувальні елементи, та саме зображувальні елементи значною мірою впливають на розрізняльну здатність цього знака. На думку відповідача-2, роз'яснення відповідного питання потребує спеціальних знань, у зв'язку з чим відповідач-2 вважає, що у даній справі є необхідним призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У судове засідання, призначене на 06.11.2017 представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представники позивача в судовому засіданні 06.11.2017 подали клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого просили суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17. Вказаним клопотанням позивач також надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту. Клопотання позивача залучене судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні 06.11.2017 представники позивача подали підтвердження про відсутність аналогічного спору. Підтвердження залучене судом до матеріалів справи.

Представники позивача в судовому засіданні 06.11.2017 подали клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене та залучене до матеріалів справи.

В судовому засіданні 06.11.2017 представники відповідача-1 подали відзив на позовну заяву, відповідно до якого просили суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю з підстав їх необґрунтованості та відсутності порушених прав у позивача, зазначивши при цьому таке:

- відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатентом), який відповідно до ст. 1 вказаного Закону України є уповноваженим Установою державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок, була проведена експертиза заявки № m201622773, поданої відповідачем-2, яка має статус науково-технічної та складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті);

- за результатами експертизи, на підставі висновку про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, 27.07.2017 Державною службою інтелектуальної власності, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі, прийнято рішення про реєстрацію знака за вказаною заявкою та здійснено публікацію про видачу свідоцтва України № 225918 на знак для товарів та послуг в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8 від 25.04.2017;

- відповідач-1 стверджує, що під час дослідження схожості комбінованого знаку (як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів) за свідоцтвом України № 225918 та словесного знаку за свідоцтвом України № 161029 очевидною є їх несхожість;

- відповідач-1 вважає, що така обставина як схожість до ступеня сплутування оскаржуваного знака зі знаком позивача має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними;

- відповідач-1 вважає, що позивач не довів факту порушення, оспорення або невизнання його прав чи законних інтересів з боку відповідачів, відповідні докази позивачем не надані.

Відзив відповідача-1 разом з доданими до нього документами долучено судом до матеріалів справи.

Представники відповідача-1 в судовому засіданні, подали клопотання щодо питань на судову експертизу, яким запропонували суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту. Клопотання залучене до матеріалів справи.

В судовому засіданні 06.11.2017 здійснювався розгляд справи по суті.

Представники позивача позовні вимоги підтримали повністю.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 проти задоволення позовних вимог заперечували.

В судовому засіданні, призначеному на 06.11.2017, здійснювався розгляд клопотання позивача, поданого 06.11.2017 в судовому засіданні, про призначення судової експертизи та клопотання відповідача-2, викладеного у відзиві, поданому 06.11.2017 через відділ діловодства суду, про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представники позивача в судовому засіданні 06.11.2017 підтримали подане ними клопотання про призначення судової експертизи у справі № 910/15741/17.

В судовому засіданні, призначеному на 06.11.2017, представники відповідача-1 та відповідача-2 проти задоволення клопотання позивача та призначення судової експертизи не заперечували.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення судової експертизи у справі № 910/15741/17 та надання сторонам можливості запропонувати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 06.11.2017, представники відповідачів подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене, долучене до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2017 продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 20.11.2017 о 13:50 год.

08.11.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

16.11.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли письмові пояснення, якими відповідач-2 запропонував суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, а також запропонував експертні установи, яким можна доручити проведення судової експертизи у справі № 910/15741/17.

В судове засідання, призначене на 20.11.2017 представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 20.11.2017, подав заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої просив суд визнати недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 234000 на знак для товарів і послуг; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Заява залучена судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні 20.11.2017 представники позивача подали заперечення проти призначення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Заперечення залучені судом до матеріалів справи.

Представники позивача в судовому засіданні, призначеному на 20.11.2017, подали клопотання про долучення до матеріалів справи належним чином завіреної копії Висновку за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 10-10/17 від 30.10.2017, складеного спеціалістом Андреєвою А.В. (далі - Висновок № 10-10/2017). Клопотання судом задоволене та залучене до матеріалів справи.

В судовому засіданні, призначеному на 20.11.2017, судом розглянуто та відхилено заяву позивача про зміну предмету позову, оскільки така заява подана позивачем після початку розгляду справи по суті.

За таких обставин, спір у справі № 910/15741/17 розглядається в межах позовних вимог, визначених позивачем в позовній заяві від 14.09.2017, яка була одержана Господарським судом міста Києва 15.09.2017.

В судовому засідання, призначеному на 20.11.2017 представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 не заперечували проти призначення судової експертизи у справі судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2017 провадження у справі Господарського суду міста Києва № 910/15741/17 зупинено, призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу.

28.11.2017 матеріали справи № 910/15741/17 було скеровано судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

19.02.2018 через відділ діловодства суду від судового експерта Стародубова І.В. надійшов лист № 630/18-Вих від 15.02.2018 з клопотанням про надання додаткових матеріалів.

Господарський суд міста Києва листом від 06.03.2018 звернувся до судового експерта Стародубова І.В. з проханням повернути матеріали справи № 910/15741/17 до Господарського суду міста Києва.

Господарський суд міста Києва листом від 06.03.2018 повідомив сторони про те, що 19.02.2018 через відділ діловодства суду від судового експерта Стародубова І.В. надійшов лист № 630/18-Вих від 15.02.2018 з клопотанням про надання додаткових матеріалів, у зв'язку з чим Господарський суд міста Києва звернувся до судового експерта з проханням повернути матеріали справи № 910/15741/17 до Господарського суду міста Києва.

16.03.2018 через відділ діловодства суду від судового експерта Стародубова І.В. надійшов супровідний лист № 1031/18-Вих від 14.03.2018, яким судовий експерт повернув до Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/15741/17.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2018 поновлено провадження у справі № 910/15741/17, призначено здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 16.04.2018 о 14:50 год.

29.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

12.04.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позов.

12.04.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2, відповідно до якої:

- позивач зазначив, що відповідач-2 у відзиві не спростував доводів позовної заяви про схожість оспорюваного знаку з протиставленим знаком позивача настільки, що їх можна сплутати;

- позивач вважає необґрунтованими твердження відповідача-2 стосовно того, що належність оспорюваного та протиставленого знаків до різних видів позначень (комбінованих та словесних, відповідно) нібито виключає можливість їхньої схожості до ступеня сплутування;

- позивач зазначає, що наявний в матеріалах справи Висновок № 10-10/2017 підтверджує схожість оспорюваного знаку з протиставленим знаком до ступеню сплутування, незважаючи на їх належність до різних видів позначень, що підтверджує ті обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог;

- відзив відповідача-2 не містить будь-якої оцінки Висновку № 10-10/2017 чи мотивів незгоди з ним, що відповідно до ч. 4 ст. 165 ГПК України свідчить про визнання відповідачем-2 обставин, встановлених цим висновком;

- відзив відповідача-2 не відповідає вимогам ст. 165 ГПК України.

16.04.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, відповідно до якого позивач зазначив, що очікує понести у зв'язку із розглядом даної справи судові витрати у розмірі 550000,00 грн.

16.04.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи, а саме матеріалів фактичного використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 та за свідоцтвом України № 161029 на території України.

У підготовче засідання, призначене на 16.04.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 16.04.2018, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 16.04.2018, відповідач-2 звернувся до суду з усним клопотанням про надання йому додаткового часу для долучення до матеріалів справи доказів. Клопотання відповідача-2 судом задоволено.

У підготовчому засіданні, призначеному на 16.04.2018, оголошено перерву до 23.04.2018 об 11:20 год.

17.04.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, яким позивач просив долучити до матеріалів справи докази надсилання відповідачу-1 та відповідачу-2 матеріалів фактичного використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 та за свідоцтвом України № 161029 на території України.

У підготовче засідання, призначене на 23.04.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1, відповідача-2.

У підготовчому засіданні 23.04.2018 представник відповідача-2 подав клопотання, яким просив долучити до матеріалів справи: засвідчену копію листа Держслужби № 6849-2.0.2/2.1/197-17 від 23.11.2017; засвідчену копію дизайн-макетів на лікарські препарати "Цитрамон-Здоров'я" за реєстраційним посвідченням № UA/15717/01/01 та № UA/15718/01/01; засвідчену копію реєстраційного посвідчення на лікарський препарат "Цитрамон Здоров'я" № UA/15717/01/01.

У підготовчому засіданні 23.04.2018 представник позивача надав заперечення проти клопотання відповідача-2 про долучення доказів до матеріалів справи, з огляду на те, що, на думку позивача, подані відповідачем-2 документи не є належними доказами фактичного використання знаків для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918 та за свідоцтвом України № 161029 та території України та не стосуються предмета доказування. Заперечення залучені судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 23.04.2018 представник відповідача-2 підтримав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, подане в даному підготовчому засіданні.

У підготовчому засіданні 23.04.2018 представник позивача заперечував з приводу клопотання відповідача-2 про долучення доказів до матеріалів справи, з підстав викладених у письмових запереченнях, поданих в даному підготовчому засіданні.

Клопотання відповідача-2 про долучення доказів до матеріалів справи судом розглянуте та задоволене.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні 23.04.2018 звернувся до суду з усним клопотання про витребування доказів у Державної лікарської служби.

Клопотання відповідача-2 про витребування доказів судом відхилено як безпідставне та необґрунтоване.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2018 зупинено провадження у справі № 910/15741/17 на час проведення експертизи у справі № 910/15741/17, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2017.

27.04.2018 матеріали справи № 910/15741/17 скеровані судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу.

02.08.2018 через відділ діловодства суду разом з матеріалами справи № 910/15741/17 одержано Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17, складений судовим експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2018 поновлено провадження у справі № 910/15741/17 та призначено підготовче засідання у справі на 04.09.18 о 12:00 год.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про зміну адреси для листування.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням Висновку судового експерта № 013-СІВ від 22.07.2018, відповідно до яких позивач вважає, що вказаним висновком судової експертизи підтверджуються обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог, а саме обставини невідповідності знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 умовам надання правової охорони. Позивач також зазначив, що невідповідність вказаного знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони підтверджується також і наявним в матеріалах справи Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 10-10/17 від 30.10.2017, складеним Андреєвою А.В., представником у справах інтелектуальної власності, патентним повіреним України. За таких обставин, позивач просив суд задовольнити позовні вимоги повністю.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, а саме платіжного доручення № від 27.12.2017 на суму 24998,40 грн.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли письмові пояснення, відповідно до яких відповідач-2 зазначив, що не погоджується з висновками судового експерта Стародубова І.В., зробленими у Висновку експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17, оскільки:

- судовим експертом невірно ідентифіковано комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918;

- судовим експертом визначено домінуючим елементом знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918 лише словесне позначення Цитрамон Здоров'я, тоді як, на думку відповідача-2, домінуючим є також і зображувальний елемент, розташований по центру праворуч, відповідач-2 вважає, що не було встановлено співвідношення словесних позначень та зображувальних елементів знака за свідоцтвом України № 225918 в якості домінування один з одним, тобто не було встановлено в якій мірі зображувальні елементи є також домінуючими;

- судовим експертом не належним чином приділено увагу іншим зображувальним елементам, які, на думку відповідача-2, є також домінуючими в складі самого знаку за свідоцтвом України № 225918;

- експертизою необгрунтовано зведено порівняння словесного знаку за свідоцтвом України № 161029 та комбінованого знаку за свідоцтвом України № 225918 "Цитрамон - Здоров'я" до порівняння лише слів "Цитрамон" та "Цитрамон- Здоров'я";

- поза увагою судового експерта залишилися елементи "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я", які розташовані у верхньому лівому куті зображення комбінованого знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918.

З огляду на наведене, відповідач-2 вважає, що у даній справі повинна бути призначена повторна судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого відповідач-2 просив суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити іншому атестованому судовому експерту державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України та поставити на вирішення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності ті ж самі питання, які були поставлені на вирішення первинної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

04.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання, яким відповідач-2 просив суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз міністерства юстиції України.

У підготовче засідання, призначене на 04.09.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

У підготовчому засіданні 04.09.2018 суд заслухав пояснення представників позивача та відповідача -1, 2.

У підготовчому засіданні 04.09.2018 здійснювався розгляд клопотання представника відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні 04.09.2017 зазначене клопотання підтримав.

Представники позивача заперечували проти задоволення клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи з підстав, викладених у письмових поясненнях та відповідному клопотанні, поданих 03.09.2018 через відділ діловодства суду.

Розглянувши в підготовчому засіданні 04.09.2018 клопотання позивача про призначення у справі № 910/15741/17 повторної судової експертизи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для призначення у даній справі повторної судової експертизи, а тому відхилив відповідне клопотання позивача. При цьому суд виходив з наступного.

Частиною 2 статті 107 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Судом також враховано, що відповідно до абз. 1, 2 п. 15.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2014 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза може призначатися з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Розглянувши Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17, судом не встановлено вищенаведених підстав, визначених ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України, для призначення у справі повторної експертизи, а саме: судом не встановлено, що даний висновок є необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам даної справи, даний висновок не викликає сумнів у його правильності. Крім того, суд не вбачає порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Водночас, суд критично оцінює доводи відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи у даній справі з огляду на те, що такі доводи не підтверджуються належними та допустимими доказами в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України.

У підготовчому засіданні 04.09.2018 суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 04.09.2018 представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові і відзиві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2018 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 10.09.2018 о 10:00 год.

У судове засідання, призначене на 10.09.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

У судовому засіданні 10.09.2018 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 10.09.2018 судом відповідно до ст. 208 ГПК України заслухано вступне слово представників сторін.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві та у відповіді на відзив відповідача-2, поданій 12.04.2018 через відділ діловодства суду, з урахуванням наявних в матеріалах справи Висновку № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17, складеного судовим експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем, та Висновку № 10-10/2017 від 30.10.2017, складеного спеціалістом Андреєвою А.В.

Представник відповідача-1 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 06.11.2017 у судовому засіданні.

Представник відповідача-2 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзивах на позовну заяву, поданих 06.11.2017 та 12.04.2018 через відділ діловодства суду.

У судовому засіданні 10.09.2018 судом відповідно до ст.ст. 208-210 ГПК України з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів (ст.ст. 217, 218 ГПК України).

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 10.09.2018 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши учасників представників позивача, відповідача-1 та відповідача-2, з'ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими сторони обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг; зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив таке:

- Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1), здійснила на підставі поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (відповідач-2) заявки № m201622773 від 17.10.2016 реєстрацію знаку для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), в результаті якої на ім'я відповідача-2 було видано свідоцтво України № 225918 та здійснено публікацію відомостей про видачу зазначеного свідоцтва в офіційному бюлетені "Промислова власність" 25.04.2017, бюл. № 8;

- позивач вважає, що державна реєстрація знаку за свідоцтвом України № 225918 була здійснена з порушенням вимог, встановлених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки зазначений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 для тих самих та однорідних товарів, що є підставою для визнання свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг";

- позивач є власником виключних прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН" за свідоцтвом України № 161029 (дата реєстрації знака - 10.09.2012, дати подання заявки - 14.10.2011), який отримав правову охорону раніше, ніж знак відповідача-2 за свідоцтвом України № 225918 (дата реєстрації знака - 25.04.2017, дата подання заявки - 17.10.2016);

- позивач обґрунтував наявність у нього порушеного охоронюваного законом інтересу у даному спорі, зазначивши, що він активно використовує у своїй господарській діяльності на ринку України належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 шляхом нанесення його на товари 5 класу МКТП, для яких він зареєстрований. Так, позивач отримав реєстраційні посвідчення № Р/97/112/5 від 09.04.1997 та № UА/6550/01/01 від 14.12.2012, які підтверджують реєстрацію та перереєстрацію в Україні лікарського засобу "ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ". На даний препарат позивач наносить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029. Як зазначив позивач, він має прагнення користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку України ексклюзивно (одноособово). Даний намір позивача обґрунтовується тим, що унікальний знак забезпечує позивачеві вирізнення його товарів споживачами з-поміж товарів ряду інших господарюючих суб'єктів, а також асоціювання знака позивача з товарами певного виду та якості. Однак, реєстрація відповідачем-2 оскаржуваного знаку, який є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України № 161029 настільки, що їх можна сплутати, на думку позивача, позбавляє його можливості ексклюзивно використовувати власний знак при здійсненні підприємницької діяльності на території України, створює ризик сплутування знаків двох суб'єктів господарювання та введення в оману споживачів.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Отже, з огляду на норми Конституції України та приписи ст. 4 ГПК України, а також наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позивачем належними та допустимим доказами доведено наявність у нього права та законних інтересів, на захист яких він звернувся до господарського суду з даним позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг.

Відповідачі-1, 2 проти позову заперечували, з огляду на недоведеність позивачем підстав, на які він посилається в обґрунтування позовних вимог.

Відповідно до ч.ч. 1-3статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-2 заявки на спірний знак для товарів і послуг (17.10.2016) та на даний час в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - у вищенаведеній редакції) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За приписами п.п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, вимога позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг.

По матеріалам справи судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 зареєстрований для наступних товарів МКТП: кл.5: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (відповідач-2), дата подання заявки № m 201622773 - 17.10.2016, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 - 25.04.2017, бюл. № 8. Вищенаведені дані підтверджуються наявною в матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 225918 (а.с. 56 т. 1).

По матеріалам справи судом також встановлено, що Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (позивач) являється власником знака для товарів і послуг "ЦИТРАМОН", який зареєстровано за свідоцтвом України № 161029 для наступних товарів МКТП: кл. 5: Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей, дата подання заявки № m 201116340 - 14.10.2011, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 - 10.09.2012, бюл. № 17. Вищенаведені дані підтверджуються наявною в матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 225918 (а.с. 57 т. 1).

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що знак відповідача-2 за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ЦИТРАМОН" за свідоцтвом України № 161029, раніше зареєстрованим на ім'я позивача для тих самих товарів (товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак відповідача-2, є тими самими, що й товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак позивача), у зв'язку з чим знак відповідача-2 не відповідає умові надання правової охорони, визначеній абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведені норми статті 6 Закону України, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для таких самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

- Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

У справі № 910/15741/17 судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу, на вирішення якого були поставлені вищенаведені питання.

Керуючись п. 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Міністерством юстиції України 08.10.1998 № 53/5, судовий експерт змінив послідовність вирішення питань та вирішив їх у наступному поряду:

1. Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для тих самих товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

2. Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для товарів, споріднених із товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029?

При цьому питання 1 та 2 досліджувались судовим експертом разом.

Висновки з наведених питань викладено у Висновку експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/15741/17 (далі - Висновок експерта).

Під час проведення судової експертизи судовим експертом використовувались методи порівняння, аналізу, узагальнення та методики і методичні рекомендації.

Об'єктами дослідження визначено: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029.

Як зазначив судовий експерт, у Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг вказано, що "спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги".

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила) зазначено, що: "При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів".

Судовим експертом досліджено, що:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей.

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Виходячи з результатів проведеного дослідження, судовий експерт дійшов висновку, що товари 5-го класу МКТП "Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати)", для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є тими самими з товарами "Фармацевтичні препарати; ліки для людей" та спорідненими з товарами "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей" 5-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 (відповідь на питання 1 та 2), оскільки такі товари є:

- одного роду - "фармацевтичні/ лікарські/ ветеренарні препарати";

- мають одне призначення - лікування та/або профілактики захворювань у людей/тварин;

- мають специфічні канали реалізації - відпуск громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів в спеціалізованих установах (аптеках);

- мають специфічний спосіб реалізації, а саме збут таких товарів здійснюється під наглядом фахівців;

- опосередкованими споживачами є лікарі, ветеринари та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні та/або профілактиці захворювань.

Судовий експерт зазначив, що визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами, викладеними в п. 4.3.2.4. Правил, де зазначено наступне: "позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів".

При визначенні схожості знаків для товарів і послуг необхідно враховувати, що не вимагається ніякого наміру викликати сплутування, як і не вимагається фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом.

Враховуючи викладене, судовий експерт зазначив, що дослідження і встановлення того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим на стільки, що можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 161029, здійснювалось за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів, відносно 5 класу, для яких зареєстровано знаки;

б) визначення схожості зображень знаків для товарів і послуг.

На попередньому етапі дослідження судовим експертом було встановлено, що товари 5-го класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029, є тими самими (фармацевтичні, ветеринарні препарати, ліки для людей) та спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 225918.

У Висновку експерта зазначено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 161029, 225918 є комбінованими.

Загальний підхід до визначення схожості комбінованих позначень встановлено пунктом 4.3.2.8. Правил: "Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи".

У пункті 11.1.12 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства "Укераїнський інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, зазначено: "Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Дослідження судовим експертом елементів, з яких складається комбінований знак за свідоцтвом України № 225918, показало, що основним елементом, який може впивати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження є "Цитрамон Здоров'я", що розташовано на фіолетовому фоні. При цьому словесні позначення "ЗТ" та "фармацевтична компанія" викладені настільки дрібним штифтом, що практично унеможливлює їх сприйняття.

Разом з тим, основним елементом, який може впивати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження знака за свідоцтвом України 161029 є слово "Цитрамон", що розташоване на зеленому фоні.

При дослідженні графічних (візуальних), звукових (фонетичних), смислових (семантичних) ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 судовим експертом було встановлено, що:

- відмінність між вказаними знаками в цілому випливає із різної форми та композиції, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням;

- довжина позначень досліджуваних об'єктів є різною (8 та 16 звуків), але за рахунок співпадіння голосних і приголосних звуків, їх розташування один до одного, наявності співпадаючих складів і їх розташування, входження одного позначення в інше тощо, порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками;

- внаслідок присутності в обох порівнюваних об'єктах слова "цитрамон", що є елементом, на який падає логічний наголос, який привертає увагу споживача до товару, порівнювані об'єкти дослідження є семантично схожими.

За результатами порівняння, наведеними у таблиці 2 (стор. 17 Висновку експерта), судовий експерт зробив висновок, що порівнювані позначення асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, та вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати один з одним.

Отже, на підставі дослідження та вищевикладених результатів, враховуючи те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, судовий експерт зробив висновок, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029 (відповідь на питання 3).

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018, проведення судової експертизи доручено Стародубову Ігорю Вадимовичу - директору Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації, який має науковий ступінь кандидата юридичних наук, вищу технічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1798 від 24 червня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією, Міністерства юстиції України, термін дії до 24 червня 2019 року). Стаж експертної роботи з 04 квітня 2006 р. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Експерта про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок та про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу" та приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/15741/17.

Водночас, доводи відповідача-2, згідно яких останній не погодився Висновком експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Таким чином, Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029, раніше зареєстрованим на ім'я позивача для таких самих товарів (абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Вищенаведені доводи позивача також підтверджуються наявним в матеріалах справи Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 10-10/17 від 30.10.2017, складеним Андреєвою А.В., представником у справах інтелектуальної власності, патентним повіреним України р.н. 348, яка має вищу економічну, юридичну та спеціальну освіту у галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст та стаж роботи з дослідження об'єктів інтелектуальної власності - 12 років з 2005 року (а.с. 203-221 т. 1) (далі - Висновок спеціаліста).

З Висновку спеціаліста вбачається, що на вирішення експертного дослідження поставлено таке питання:

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи знаком для товарів і послуг "ЦИТРАМОН" за свідоцтвом України № 161029 для споріднених товарів?

На підставі проведених досліджень, спеціаліст Андреєва А.В. дійшла висновку про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи знаком для товарів і послуг "ЦИТРАМОН" за свідоцтвом України № 161029 для таких самих товарів.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач-1 та відповідач-2 не заперечували проти Висновку спеціаліста, докази протилежного в матеріалах справи відсутні.

Статтею 6 Закону України визначені підстави для відмови в наданні правової охорони. Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами у їх сукупності підтверджується, що станом на 17.10.2016 - дату подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг, у Державної служби інтелектуальної власності, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-1), наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За таких обставин, вимоги позивача про недійсним повністю свідоцтва № 225918 на знак для товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-1) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Частиною 1 статті 165 ГПК України встановлено, що у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

Відповідно до частини 3 наведеної статті ГПК України відзив повинен містити, зокрема:

заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання.

При цьому частиною 4 статті 165 ГПК України визначено, що якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Відзив відповідача-2 на позовну заяву, поданий 12.04.2018 через відділ діловодства суду (який аналогічний за змістом до відзиву відповідача-2, поданого 06.11.2017 через відділ діловодства суду), фактично містить лише заперечення відповідача-2 щодо тверджень позивача про те, що зареєстрований на ім'я відповідача-2 комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим на ім'я позивача словесним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029. Однак при цьому відзив відповідача-2 не містить посилання на жодні докази в обґрунтування позиції відповідача-2, а в переліку документів, які додаються до відзиву, зазначено лише докази направлення відзиву сторонам у справі. Отже, відповідачем-2 не подано жодних належних та допустимих доказів у розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України, які б спростовували доводи та докази позивача в обґрунтування заявлених позовних вимог.

Відзив відповідача-1 на позовну заяву, поданий у судовому засіданні 06.11.2017, згідно якого відповідач-1 заперечував проти позовних вимог позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 225918, не містить переліку документів, які додаються до відзиву. Разом з тим, до вказаного відзиву відповідачем-1 фактично додано виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв № 225918, № 161029 та матеріали реєстраційної справи за заявкою відповідача-2 № m, які не спростовують доводів та доказів позивача в обґрунтування заявлених позовних вимог.

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд ухвалює рішення про задоволення позову повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати, пов'язані із проведенням експертизи.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

Позивачем подано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат (а.с. 41-42 т. 2), відповідно до якого позивач зазначив, що очікує понести у зв'язку із розглядом даної справи судові витрати у розмірі 550000,00 грн.

Під час розгляду справи позивач залучив до матеріалів справи платіжне доручення № від 27.12.2017 на суму 249980 грн. на підтвердження понесених ним судових витрат на проведення судової експертизи.

Відповідачами не подано попереднього розрахунку суми судових витрат в порядку ст. 124 ГПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 1, 4, 9 ст. 129 ГПК України та задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 3200,00 грн. (платіжне доручення № від 04.09.2017) та витрати на проведення судової експертизи в сумі 24998,40 грн. покладаються на відповідача-2, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Разом з тим, у суду відсутні підстави для покладання витрат по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 800,00 грн. на відповідача-2, оскільки позивачем не доведено суду, що такі витрати були здійснені саме ним.

Так, у якості доказу сплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову позивачем до матеріалів справи додано платіжне доручення № 6529 від 13.09.2017. Однак, платником за наведеним платіжним дорученням вказано не позивача, а іншу юридичну особу - ТОВ "ЕКВО". При цьому до позовної заяви не додані жодні докази на підтвердження того, що ТОВ "ЕКВО" є представником позивача, якому надано право здійснювати відповідні платежі за позивача (договір, довіреність тощо).

Керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76-80, 86, 101, 102, 104, 107, 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 35533730) на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 13; ідентифікаційний код 00481212), 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 24998,40 грн.(двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 40 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 14.09.2018

Суддя Гумега О. В.