КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2018 р. Справа№ 910/13876/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.;

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" Плесюк Н.С., ордер серія ХВ № 00026 від 07.09.18

Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" Гайдук О.О., ордер АА №060865 від 11.09.18

Державне підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" Войчук В.А., ордер АА № 096588 від 10.09.17

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ Огнев`юк Я.В., витяг з кантонального Реєстру торгових фірм і організацій від 16.10.15

розглянувши апеляційну скаргу Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018

у справі №910/13876/16 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

2) Міністерства охорони здоров'я України

3) Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про припинення порушень прав та визнання недійсними посвідчень на лікарські засоби

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 зупинено провадження у справі № 910/13876/16 до вирішення іншої справи № 910/20650/17, що розглядається в порядку господарського судочинства до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/20650/17.

Не погодившись з винесеною ухвалою, Компанія Novartis AG/Новартіс АГ 20.07.2018 (згідно поштового штемпелю на конверті) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/13876/16 про зупинення провадження у справі та направити справу для продовження її розгляду до суду першої інстанції. Одночасно скаржник порушив клопотання про поновлення строку на звернення з апеляційною скаргою, яке обґрунтоване тим, що ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 було отримано поштою 11.07.2018 року, відповідно до інформації, що зазначається на офіційному сайті УКПОШТИ (відстеження за штрих-кодом відправлення).

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції постановив необґрунтовану ухвалу, оскільки жодна зі сторін не посилалася на обставину, що лікарські засоби за реєстраційними посвідченнями №UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01 виготовляються та продаються на підставі ліцензійної угоди № 113 від 03.10.2017 року, а тому, вважати, що справа про визнання недійсним свідоцтва України № 231740, де інші сторони та інший предмет позову, може вплинути на справу про припинення порушення прав інтелектуальної власності відносно інших осіб, є необґрунтованим та незаконним.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 21.08.2018 апеляційна скарга Компанії Novartis AG/Новартіс АГ передана на розгляд суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Остапенко О.М., Сітайло Л.Г.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.08.2018 року вищевказаною колегією суддів поновлено Компанії Novartis AG/Новартіс АГ строк для подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/13876/16; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії Novartis AG/Новартіс АГ на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/13876/16; розгляд апеляційної скарги Компанії Novartis AG/Новартіс АГ призначено на 11.09.2018 року.

05.09.2018 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому проти доводів апеляційної скарги заперечують, посилаючись на те що в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/20650/17 за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № 231740 відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано. Наявність або відсутність у ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" права використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017 для товарів 5 класу є істотною обставиною, що може вплинути на оцінку доказів у даній справі. Просить суд апеляційну скаргу компанії Novartis AG/Новартіс АГ залишити без задоволення, ухвалу Господарського міста Києва від 03 липня 2018 року у справі № 910/13876/16 залишити без змін.

10.09.2018 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просять суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги Компанії Novartis AG/ Новартіс АГ, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 року у справі № 910/13876/16 залишити без змін.

У зв'язку із перебуванням судді Сітайло Л.Г., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці з 10.09.2018 по 11.09.2018, здійснити розгляд справи у визначеному складі є неможливим.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.09.2018 у справі № 910/13876/16 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М.,Сотнікова С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.09.2018 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів апеляційну скаргу Компанії Novartis AG/Новартіс АГ на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі №910/13876/16.

В судовому засіданні апелянт підтримав вимоги апеляційної скарги, просив суд скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 03 липня 2018 року у справі № 910/13876/16 про зупинення провадження у справі та направити справу для продовження її розгляду до суду першої інстанції.

В судовому засіданні представники ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України", ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" просили відмовити у задоволенні апеляційної скарги компанії Novartis AG/Новартіс АГ, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 року у справі № 910/13876/16 залишити без змін.

11.09.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (далі - позивач, Компанія) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - відповідач-1, Товариство), Міністерства охорони здоров'я України (далі - відповідач-2, Міністерство), Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - відповідач-3, Центр) про зобов'язання припинити використання знаків для товарів і послуг належних позивачу; визнання недійсними висновків про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів; визнання недійсними наказів "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів"; визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб; зобов'язання вилучити з цивільного обігу лікарські засоби.

Позивачем заявлено такі позовні вимоги:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ'Я" припинити використання знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155, в тому числі шляхом припинення нанесення схожих із ними до ступеня змішування позначень "Екзо-Дерм" та "Еkzo-Derm" на упаковки лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" №UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01, етикетки, бирки чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- визнати недійсними висновки Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем);

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1;

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1;

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1;

- визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01;

- зобов'язати Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1 та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1, маркований позначеннями "Екзо-Дерм" та "Еkzo-Derm" та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів, марковані позначеннями, які є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

Як вбачається з матеріалів справи в судовому засіданні, призначеному на 03.07.2018, місцевий суд звернув увагу сторін на необхідність зупинення провадження у справі № 910/13876/16 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України, оскільки в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/20650/17 (суддя Мандриченко О.В.) за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № 231740 відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зупиняючи провадження оскаржуваною ухвалою, суд першої інстанції виходив з об'єктивної неможливості розгляду господарської справи № 910/13876/16 до вирішення іншої справи № 910/20650/17, що розглядається в порядку господарського судочинства до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/20650/17.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадку об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

За правилами ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що відповідно до Ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008, укладеного між ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" (ліцензіар) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (ліцензіат, відповідач-1), та Додаткової угоди № 113 від 03.10.2017 до нього, відповідач-1 має право використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017.

Власником знаку для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ" за свідоцтвом № 231740 від 11.09.2017 є ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я". Дата подання заявки 17.08.2016, знак зареєстровано для товарів 5 класу МКТП, зокрема, ліки, ліки для людини, мазі на фармацевтичні потреби, протимікробні препарати (антисептики), фармацевтичні препарати для догляду за шкірою.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У відповідності до Ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008, укладеного між ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" (ліцензіар) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (ліцензіат, відповідач-1), а також Додаткової угоди № 86 від 01.10.2015 до нього, ліцензіат використовує комбіновані знаки для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ, які засвідчуються Свідоцтвами на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015р., № 203290 від 10.09.2015р., № 203291 від 10.09.2015 р. В подальшому була укладена додаткова угода № 113 від 03.10.2017 до ліцензійного договору № 4 від 01.05.2008 на використання об'єктів права інтелектуальної власності (знак для товарів та послуг, Екзо-Дерм - свідоцтво України №231740 від 11.09.2017) власником якої є "Фармацевтична група "Здоров'я".

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 зупинялось провадження у справі, до вирішення пов'язаної з нею справи Господарського суду міста Києва № 910/30096/15, де предметом спору у справі являється визнання недійсними Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№203287, 20390 та 20391.

Отже, у зв'язку з тим, що ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" в якості торговельної назви для лікарських засобів власного виробництва (реєстраційні посвідчення №UA/13758/01/01, №UA/13915/01/01, UA/13915/02/01) використовує позначення "ЕКЗО-ДЕРМ", яке є словесним знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України №231740 від 11.09.2017, яке є дійсним, а предметом спору у справі № 910/20650/17 являється визнання недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 231740, вбачається пов'язаність між справами, що є істотною обставиною яка може вплинути на оцінку доказів при розгляді справи №910/13876/16.

На переконання колегії суддів, місцевий господарський суд дійшов до вірного висновку, що наявність або відсутність у відповідача-1 права використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017 для товарів 5 класу є істотною обставиною, що може вплинути на оцінку доказів у даній справі.

За таких обставин, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення справи № 910/20650/17.

Судовий збір за подачу апеляційної скарги у відповідності до статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на скаржника.

Керуючись статтями 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Компанії Novartis AG/Новартіс АГ на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі №910/13876/16 залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі №910/13876/16 залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/13876/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

С.В. Сотніков