РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2018 м. Київ Справа № 910/6307/18

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "БІОТОН";

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: приватної промислово-торгівельної фірми "ЮСІ";

про: дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Тимченко Д.О.;

відповідача-1: Фінагіна В.Б.;

відповідача-2: не з'явилися.

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "БІОТОН" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та приватної промислово-торгівельної фірми "ЮСІ" (далі - відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що дія свідоцтва України № 84864 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.05.2018 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/6307/18 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 20.06.2018.

Відповідач-2 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив з урахуванням наступного: недоведеність порушення або оспорювання прав або законних інтересів позивача; відсутності в матеріалах справи експертних висновків щодо тотожності позначень "AROMA SPA" та "SPAЦ AROMA"; в матеріалах справи відсутні відомості про невикористання відповідачем-2 знака стосовно товарів і послуг щодо яких цей знак зареєстровано.

Відповідач-1 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив в якому вказав про те, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об'єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем-2 своїх прав на знак за свідоцтвом № 84864, а відповідач-2 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив, в якій вказано про безпідставність посилання відповідача-2 на невикористання останнім спірної торгівельної марки внаслідок фінансової кризи 2008, а також про те, що станом на 11.09.2017 сторінка веб-сайту http://usi.ua (електронний доказ, який долучено до відзиву) не містила в собі будь-якого тексту про те, що в січні 2008 відповідач-2 розпочав підготовку до випуску туалетного мила екстра класу "Emili AROMA SPA".

В підготовчому судовому засіданні 20.06.2018 оголошено перерву до 09.07.2018.

Відповідач скориставшись своїм правом, наданим ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, надав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких вказав про те, що: посилання позивача на фальшивість електронного доказу (скріншот сторінки з веб-сайту http://usi.ua) є недоречним, оскільки оновлення інформації розміщеної на цьому сайті відбувається регулярно; висновки позивача щодо неможливості здійснення реєстрації запропонованого ним позначення товарного знаку та порушення таким чином його законних інтересів є передчасними та базуються виключно на припущеннях.

Ухвалами-повідомленнями від 10.07.2018 сторони процесу повідомлені про призначення підготовчого засідання на 23.07.2018.

До господарського суду надійшли письмові пояснення відповідача-2 в яких останній вказує подані позивачем до суду звіт та висновок спеціаліста є лише окремою думкою третьої особи.

В підготовчому судовому засіданні 23.07.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 15.08.2018.

В судовому засіданні 15.08.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача-1 та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Відповідачу-2 видане свідоцтво України від 26.11.2007 № 84864 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA", заявка від 06.07.2006 № m 200609884, опубліковане в офіційному бюлетені "Промислова власність" 26.11.2007 за № 19, щодо товарів 3 класу МКТП.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Позивач вказує, що 12.09.2017 через патентного повіреного ОСОБА_3 подано заявку до державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, якій присвоєно номер m201720257 на позначення "SPA AROMA", щодо товарів 3 класу МКТП.

Проте, позивачем в ході здійснення пошуку по он-лайн базі даних державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" щодо наявності в ній свідоцтв на знак для товарів і послуг, які б містили в собі слова "SPA AROMA" виявив, що у вказаній базі даних міститься інформація про знак для товарів і послуг "AROMA SPA" (свідоцтво України від 26.11.2007 № 84864, заявка від 06.07.2006 № m 200609884), власником якого є відповідач-2.

Так позивач зазначає, що факт невикористання відповідачем-2 торгівельної марки "AROMA SPA" за свідоцтвом України від 26.11.2007 № 84864 з дати публікації, тобто з 26.11.2007, підтверджується:

- фактом відсутності реєстрації на ім'я відповідача-2 доменного імені, яке б містило слово "AROMA SPA";

- відсутністю випуску продукції, маркованої товарним знаком "AROMA SPA" на території України та пропонування такої продукції до продажу;

- відсутність факту використання відповідачем-2 знаку "AROMA SPA" в діловій документації та в мережі Інтернет;

- листом асоціації товарної нумерації України "ДЖІЕС1 УКРАЇНА" від 11.09.2017 № 168/01, з якого вбачається, що ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям у складі назв або описів яких заявлено позначення "AROMA SPA", не присвоювалось;

Враховуючи викладені обставини позивач вказує, що дія свідоцтва України № 84864 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням такого.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 Постанови № 12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Твердження відповідача-2 про відсутність в матеріалах справи експертного висновку про схожість позначень "SPA&AR ма" та "AROMA SPA" спростовуються наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста у сфері інтелектуальної власності від 02.07.2018, а саме - патентного повіреного України ОСОБА_4, у висновках якого вказано, що: знак для товарів і послуг "SPA&ARВ.І" за заявкою № m201720257, заявник - позивач, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "AROMA SPA" за свідоцтвом України № 84864, зареєстрованим на ім'я відповідача-2.

В свою чергу, доводи відповідача-2 про припущення позивача про неможливість здійснення реєстрації запропонованого позначення спростовуються звітом патентного повіреного України ОСОБА_4 про виконання робіт з проведення інформаційного пошуку позначення "SPA&AR ви" від 30.08.2017, у висновках та рекомендаціях якого вказано наступне: у результаті пошуку виявлено свідоцтво України № 84864 від 26.11.2007, зареєстроване на ім'я відповідача-2, що містить у своєму складі словосполучення "AROMA SPA"; єдиною можливістю здійснити реєстрацію позначення "SPA&ARенн" є дострокове припинення дії свідоцтва № 84864 в судовому порядку на підставі невикористання знаку в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Крім того, відповідачем-2 документально не підтверджено використання знаку "AROMA SPA" за свідоцтвом України № 84864 протягом останніх трьох років.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини та беручи до уваги перелік товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "AROMA SPA", з огляду на призначення торговельних марок, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знаку в Україні повністю або щодо частини зазначеної у свідоцтві для товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), суд в даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію свідоцтва України № 84864 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA".

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг задоволенню не підлягає, оскільки за висновками суду є передчасною до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Крім того, внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг після набрання рішенням суду законної сили про задоволення позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг є похідною процедурою.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволені частково, суд керуючись п. 3 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає витрати по сплаті судового збору на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Вимоги до приватної промислово-торгівельної фірми "ЮСІ" задовольнити повністю.

3. Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 84864.

4. В задоволенні вимог до міністерства економічного розвитку і торгівлі України відмовити повністю.

5. Стягнути з приватної промислово-торгівельної фірми "ЮСІ" (61036, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИЗЕЛЬНА, БУДИНОК 3/5, ідентифікаційний код: 21178268) на користь товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "БІОТОН" (49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА, БУДИНОК 77, ідентифікаційний код: 30189624) 1.762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору.

6. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 27 серпня 2018 року

Cуддя С.В. Балац