КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2018 р. Справа№ 910/4071/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Іоннікової І.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Гуліди А.О.

та представників:

та представників:

від позивача - Коваль А.М. - дов. №79825 від 17.12.2017р.;

від відповідачів - не з'явилися,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "КОТНАР-М"

на рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р.

у справі №910/4071/17 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & Co)

до 1) ТОВ "КОТНАР-М"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім

"Медіатрейдінг"

про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 позов задоволено повністю; визнано торговельну марку "Baileys" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO); визнано торговельну марку "Бейліс" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO). Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Зобов'язано ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www. facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref= page_internal; https://www.facebook.com/o.daily sukraine/. Зобов'язано ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, зокрема, у чеках. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" усунути позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar. com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/ odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https:// www.facebook.com/o.dailysukraine/. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Стягнуто з ТОВ "КОТНАР-М" на користь Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R Ц A Bailеy & CO) 12 800 грн. 00 коп. судового збору та 29 760 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з рішенням суду, ТОВ "КОТНАР-М" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R Ц A Bailеy Ц CO) у задоволенні позовних вимоги у повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить відмовити ТОВ "КОТНАР-М" у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та справу призначено до розгляду на 20.11.2017р.

20.11.2017р. колегією суддів у судовому засіданні оголошено перерву до 04.12.2017р. на підставі ст.77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.12.2017р. задоволено клопотання ТОВ "КОТНАР-М" про призначення комісійної судової експертизи, доручено проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.03.2018р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/4071/17 на підставі ст.230 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.04.2018р. розгляд справи №910/4071/17 відкладено на 07.05.2018р. згідно ст. 270 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.05.2018р. призначено по справі повторну комісійну судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі №910/4071/17.

Постановою Верховного Суду від 17.07.2018р. у справі №910/4071/17 касаційну скаргу компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R Ц A Bailеy Ц Co) задоволено, ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 07.05.2018р. у справі №910/4071/17 скасовано, справу передано до Київського апеляційного господарського суду для продовження розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2018р. апеляційну скаргу ТОВ "КОТНАР-М" призначено до розгляду на 05.09.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду та призначено до розгляду.

Апеляційний суд відхиляє клопотання представника ТОВ "КОТНАР-М" про призначення повторної комісійної судової експертизи та відкладення розгляду справи, оскільки апеляційне провадження у справі №910/4071/17 триває вже майже рік на протязі якого призначались комісійна і повторна комісійна судова експертизи та неодноразово відкладався розгляд справи, а визначені законодавством терміни розгляду справи спливають.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Компанія Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY Ц CO) (позивач) є власником прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "BAILEYS", зокрема:

- "BAILEYS" (словесний) за свідоцтвом України № 8539, зареєстрований для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "вина; спиртные напитки; ликеры"; дата пріоритету 13.04.1993р.; дата реєстрації 29.08.1997р.; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 13.04.2023р.; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 29.08.1997р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4);

- "BAILEYS" (стилізований) за свідоцтвом України № 34744, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої; вино; спиртні напої та лікери"; дата пріоритету 05.07.2001 р.; дата реєстрації 15.09.2003; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 05.07.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.09.2003 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 9);

- "BAILEYS" (етикетка) за свідоцтвом України № 116920, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "Алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 02.07.2008р.; дата реєстрації 11.01.2010р.; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 02.07.2028р.; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 11.01.2010р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1);

- "Бейліз" (словесний) за свідоцтвом України № 155136, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 25.05.2011р.; дата реєстрації 25.04.2012р.; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 25.05.2021р.; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.04.2012р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8);

- "BAILEYS" (стилізований) за свідоцтвом України № 174025, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 09.07.2012р.; дата реєстрації 12.08.2013р.; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 09.07.2022р.; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 12.08.2013р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15);

- "BAILEYS" (етикетка) за свідоцтвом України № 184659, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 11.02.2013р.; дата реєстрації 25.04.2014р.; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 11.02.2023р.; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.04.2014р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "КОТНАР-М" (відповідач-1) та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" (відповідач-2) у своїй діяльності, пов'язаній із виготовленням та реалізацією лікерів, позначення "Дейліс", "O'DAILYS", які є схожими настільки, що їх можна сплутати, із позначеннями позивача.

Відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

У статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. зазначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом, зокрема, на підставі визнання судом знака добре відомим.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. В деяких випадках актуальність може мати сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, а саме, чи стали знаки "BAILEYS" та "Бейліс" добре відомими в Україні станом на 01.01.2016р. стосовно позивача для товарів 03 класу МКТП "лікери", місцевим та апеляційним судами у даній справі призначалися судові експертизи.

У Висновку експерта № 108 від 04.08.2017р., складеному за результатами проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначено наступне: "надані на дослідження матеріали справи містять відомості про такі фактори, як тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій знаків, тривалість, обсяг та географічний район використання знаків, тривалість, обсяг та географічний район просування знаків та ступінь відомості чи визнання знаків у відповідному секторі суспільства, сукупність яких вказує на те, що станом на 01.01.2016 р. знаки "BAILEYS" та "Бейліс" стали добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) відносно товару 33 класу МКТП "лікери".

Фактор ступеню відомості чи визнання знаків "BAILEYS" та "Бейліс" у відповідному секторі суспільства підтверджується наявним у матеріалах справи висновком за результатами дослідження відомості торговельної марки "Бейліс (BAILEYS)" і маркованої нею продукції та можливості сплутування з нею іншої торговельної марки "Дейліс (О'DAILYS)" від 28 лютого 2017 р., складеним соціологічною організацією ТОВ "МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА (а.с. 182-205 т.1). Як випливає з вказаного документу, при проведенні дослідження було опитано 1500 респондентів у віці від 18 до 60 років, що є споживачами алкогольних напоїв в загальній кількості 1500 чоловік у Києві (500 чол.), Дніпрі (125 чол.), Харкові (125 чол.), Львові (125 чол.), Одесі (125 чол.) та Вінниці (125 чол.). У результаті проведення опитування було зроблено такі висновки:

- 79,8% респондентів знає про існування торговельних марок "Бейліс (BAILEYS)";

- 99,7% респондентів пов'язують торговельні марки "Бейліс (BAILEYS)" з алкогольними напоями - лікерами;

- 97,3% респондентів вказали, що власником торговельних марок "Бейліс (BAILEYS)" є "R Ц A Bailey Ц Co";

- 61,4% респондентів знають торговельні марки "Бейліс (BAILEYS)" щонайменше з 01.01.2010 р., тобто не менше ніж 6 років до дати, на яку позивач просить суд визнати дані торговельні марки добре відомими; 25,2% респондентів знайомі з ними раніше;

- 72,8 % респондентів дізналась про торговельні марки "Бейліс (BAILEYS)" безпосередньо в результаті ознайомлення з лікером, на який вони нанесені; близько 20% респондентів - з мережі Інтернет.

Таким чином, результати соціологічних досліджень вказують на високу та тривалу відомість серед українських споживачів позначень "BAILEYS" ("Бейліс") у якості торговельних марок для лікеру виробництва "R & A Bailey & Co".

З Висновку експертів № 264/17 від 23.02.2018р., складеному за результатами проведеної комісійної судової експертизи вбачається, що щонайменше станом на 01.01.2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" позначення "BAILEYS" та "Бейліс" вже були добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R Ц A BAILEY Ц CO)

Згідно відомостей, наведених у Афідевіті, остання була створена в Ірландії 24 вересня 1974 року, та зареєстрована за номером 49185 за адресою: Нангор Хаус, Вестерн Естейт, Нангор Роад, Дублін 12, Ірландія (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Ireland). Компанія є виробником продукції лікерів під брендом та етикетками "BAILEYS/Бейліс". У Додатку КТ1 до Афідевіту надається копія останньої редакції установчих документів компанії позивача від 03 листопада 2016 року, де у Статті 2(а) наведено один із видів діяльності компанії, для чого саме вона була створена, і результати здійснення діяльності у сфері виробництва спиртових напоїв та інших лікерів. "BAILEYS/Бейліс" є світовим добре відомим брендом Ірландського Вершкового Лікеру, у якому використовується суміш молочних вершків та віскі з різних дистиляцій. Даний продукт був випущений на міжнародний ринок 1975 року, а на ринки США та Канади - у 1979 р.

Крім того, компанія позивача випустила інші варіації лікерів під брендом та з використанням етикеток торговельних марок "BAILEYS/Бейліс", а саме: у 2003 році - "BAILEYS Glide", у 2005 році - "BAILEYS with a Hint of Mint Chocolate" та "BAILEYS with a Hint of Crиme Caramel", у 2008 році - "BAILEYS with a Hint of Coffee", у 2009 році - "BAILEYS Gold", у 2010 році - "BAILEYS Hazelnut Flavour", у 2011 році - "BAILEYS Biscotti" та "BAILEYS Chocolat Luxe", у 2012 році - "BAILEYS with a Hint or Orange Truffle", у 2013 році - "BAILEYS Vanilla Ц Cinnamon", у 2014 році - "BAILEYS Pumpkin Spice", "BAILEYS Espresso" та "BAILEYS Salted Caramel", у 2016 році - "BAILEYS XC" та "BAILEYS Almande", що сприяло збільшенню ступіню відомості та визнання знаків "BAILEYS/Бейліс", якими маркуються відповіні лікери, у відповідному секторі суспільства.

Матеріали справи також містять відомості щодо використання позначень "BAILEYS/Бейліс" шляхом нанесення їх на товари і в публікаціях в мережі Інтернет; вищевказані позначення фактично застосовуються як на англійській мові (позначення "BAILEYS"), так і на українській мові (позначення "Бейліс"), тобто, у такому ж самому вигляді та несуттєво відмінному вигляді від знаків "BAILEYS" та "Бейліс", щодо яким позивачем заявлені вимоги про визнання їх добре відомими в Україні.

Згідно приписів абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак вважається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака", а також те, що позначення "BAILEYS" та "Бейліс" є англомовною та україномовною транслітерацією одного і того ж позначення.

Згідно з відомостями, викладеними у довідці ТОВ "Баядера-Імпорт" № 34 від 03.02.2017р., Товариство з обмеженою відповідальністю "Баядера-імпорт" є офіційним імпортером лікеру торговельної марки "Baileys" з 2005 року". Така інформація узгоджується з публікацією від 30.05.2005р. на українському Інтернет-порталі "Лига. Новости" під назвою "Британская компания "Diageo" сменила дистрибьютора в Украине" де, серед іншого, зазначається: "Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании "Баядера-Импорт", между компанией "Diageo" и ООО "Баядера-Импорт" было подписано соглашение, которое позволит открыть новые перспективы и возможности обеим компаниям в развитии и укреплении брендов "Diageo" на украинском рынке. Согласно прогнозам ООО "Баядера- Импорт", объемы продаж продукции "Diageo" на украинском рынке увеличатся на 40-50% по сравнению с показателями предыдущего дистрибьютора "Алеф". На территории Украины будут представлены самые популярные бренды: виски "Johnnie Walker" и "White Horse", ликеры "Baileys" (виділено експертом) и "Sheridan's", ром "Captain Morgan", джин "Gordons", водки "Smirnoff" и "Tanqueray Sterling"" (а.с.120 т.4).

З наведеного фрагменту вбачається, що позначення "BAILEYS" та "Бейліс" вперше були використані в Україні стосовно товару 33 класу МКТП "лікер" не пізніше ніж 30.05.2005 р., та станом на 01.01.2016 р. використовувалось для маркування лікерів понад 25 років, в тому числі в Україні - понад 10 років.

Щодо обсягів реалізації товарів, відносно яких застосовуються знаки "BAILEYS" та "Бейліс", місцевим судом правильно встановлено, що довідка ТОВ "Баядера-Імпорт" № 34 від 03.02.2017 р. містить дані щодо обсягів закупівлі товариством та реалізації в Україні протягом 2013-2016 років лікерів "BAILEYS" ("Бейліс"), згідно з якою: в 2013 році було ввезено в Україну 5 754 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour" та 165 536 л. лікеру "Baileys Original"; в 2014 році було ввезено в Україну 7 581 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour" та 129 949 л. лікеру "Baileys Original"; в 2015 році було ввезено в Україну 103 338 л. лікеру "Baileys Original". Крім того, згідно з тим же документом: в 2013 році було реалізовано в Україні 9 137 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour", 131 л лікеру "Baileys Philip Treacy" та 181 755 л. лікеру "Baileys Original"; в 2014 році було реалізовано в Україні 5 260 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour", 127 л лікеру "Baileys Philip Treacy" та 126 989 л. лікеру "Baileys Original"; в 2015 році було реалізовано в Україні 955 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour" та 74 788 л. лікеру "Baileys Original".

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що у період з 2013 по 2015 роки до України було поставлено понад 410 000 літрів лінійки лікерів "Baileys" ("Бейліс"), з яких реалізовано близько 400 000 літрів, що є вагомим показником з урахуванням перебування товарів у високому ціновому сегменті.

Матеріалами справи підтверджується, що протягом щонайменше трьох років поспіль до 01.01.2016р. проводилась рекламна компанія стосовно лікеру "BAILEYS" ("Бейліс") з використанням відповідних позначень у національних та регіональних українських мережах роздрібної торгівлі "Метро", "Сільпо", "Еко Маркет", "Billa", "Новус", "Fozzy", "Мега-маркет", "Велика кишеня", "VARUS", "Рост", "Класс", "Велмарт", "Восторг" у таких містах України, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, Чернігів, Чернівці, Запоріжжя, Хмельницький, Львів, Сімферополь, Луцьк, Кременчук, Кривий Ріг, Житомир, Вінниця, Рівне, Івано-Франківськ, Маріуполь, Макіївка, Обухів.

Більш того, фактор тривалості та географічного району будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знаків підтверджується тим, що компанія позивача володіє понад 1200 чинними реєстраціями торговельних марок "BAILEYS/Бейліс" та заявками на реєстрацію знаків "BAILEYS/Бейліс" у різних країнах світу.

Місцевим судом правильно встановлено, що з пріоритетом від 14 листопада 1991 року торговельна марка "BAILEYS" була зареєстрована ще на території колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) саме для товарів 33 класу МКТП "вина, лікери, спиртові напої", що підтверджується свідоцтвом на товарний знак СРСР за № 107655, виданим компанії Позивача Державним Комітетом з Винаходів та Відкриттів при Державному Комітеті СРСР з Науки та Техніки (Держкомвинаходів).

Матеріалами справи підтверджується вжиття позивачем належних заходів щодо набуття правової охорони на серію торговельних марок "BAILEYS", "Бейліс" як у світовому масштабі з 1976 року, на території колишнього СРСР з 14 листопада 1991р., та на території України, щонайменше з 13 квітня 1993 р.

Тому суд першої інстанції правильно встановив, що позивачем належними і допустимими доказами доведено обставини того, що позначення "BAILEYS", "Бейліс" є добре відомими та визнаними у відповідному секторі суспільства; використовуються (у тому числі при рекламуванні товарів) протягом тривалого часу на значній території та у значних обсягах; матеріали справи містять відомості про успішне відстоювання прав на знак у різних країнах світу, і такі позначення мають значну цінність, та дійшов вірного висновку про те, що станом на 01.01.2016р. знаки "BAILEYS", "Бейліс" стали добре відомими в Україні стосовно компанії позивача для товарів 33 класу МКТП "лікери".

Відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., яка набула чинності для України з 25.12.1992р. "відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним".

Відповідно до пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Місцевий суд законно задовольнив позовні вимоги щодо визнання знаків "BAILEYS", "Бейліс" добре відомими в Україні станом на 01.01.2016 р. стосовно компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R Ц A BAILEY Ц CO) для товарів 33 класу МКТП "лікери".

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Частинами 2, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З висновку експерта № 108 від 04.08.2017р. та Висновку експертів № 264/17 від 23.02.2018р. також вбачається наступне:

- позначення "Дейліс", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Бейліс", яку позивач просить визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136;

- позначення "O'DAILYS", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", у мережі Інтернет на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями:

https://cotnar.com.ua/cream-liqueur,

https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-original.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html,

https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також на сайті за посиланням:

https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www.facebook.com/o.dailysukraine/, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "BAILEYS" та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539.

- використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS" для виготовлення та реалізації лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме - викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

В силу статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Частиною 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 р., яка згідно Закону України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" від 10 квітня 2008 р. № 250-VI є частиною чинного законодавства України, передбачено, що власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається.

Статтею 432 ЦК України встановлено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Тому судом першої інстанції законно і обґрунтовано задоволені позовні вимоги щодо припинення порушення належних позивачу прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та заборони використання схожих з ними позначень "Дейліс" та "O'Dailys" ТОВ "КОТНАР-М" і ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" вищезазначеними способами.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Тому позовні вимоги до відповідача-1 про усунення позначень "Дейліс" та "O'Dailys" з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu. html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www. facebook.com/o.dailysukraine/ обґрунтовано задоволенні місцевим судом.

Позовні вимоги про зобов'язання відповідачів вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" також законно і обґрунтовано задоволені місцевим судом.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази, документи, пояснення та висновки експертів № 108 від 04.08.2017р. і № 264/17 від 23.02.2018р., апеляційний суд вважає, що позовні вимоги були задоволені обґрунтовано.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 269, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "КОТНАР-М" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 - без змін.

Справу №910/4071/17 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 06.09.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді І.А. Іоннікова

О.М. Остапенко