КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2018 р. Справа№ 910/11004/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Остапенка О.М.

Дідиченко М.А.

за участю секретаря Гуліди А.О.

та представників:

від позивача - Ситцевой В.В. - ордер КС№450601 від 03.07.2018р.;

від ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" - Плесюк Н.С. - ордер ХВ№000020 від 03.09.2018р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "РЕАЛ-ПРАВО"

на рішення господарського суду м.Києва від 23.04.2018р.

(повний текст складено 04.05.2018р.)

у справі №910/11004/17 (суддя Балац С.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

до відповідача 2: ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО";

до відповідача 3: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 23.04.2018р. у справі №910/11004/17 позов задоволено частково. Вимоги до ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" задоволено повністю, визнано недійсним повністю свідоцтво України № 208966 від 25.02.2016 року на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: антивірусні препарати; антиоксидантні препарати; кардіологічні, кардіотонічні; антиаритмічні, антигіпоксичні препарати; препарати для зниження артеріального тиску; заспокійливі препарати. В задоволенні вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відмовлено повністю. Стягнуто з ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" на користь ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" 1 600 грн. витрат по сплаті судового збору.

Не погоджуючись з рішенням суду, ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" подало апеляційну скаргу, в якій просить повністю скасувати рішення господарського суду м.Києва від 23.04.2018р. у справі №910/11004/17 та прийняти нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позовних вимоги у повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 23.04.2018р. у справі №910/11004/17 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО", розгляд апеляційної скарги призначено на 16.07.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі та призначено до розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2018р. розгляд справи №910/11004/17 відкладено на підставі ст. 270 НПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду та призначено до розгляду.

Апеляційний суд відхиляє клопотання представника ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.07.2017р. як необґрунтоване, оскільки в матеріалах справи достатньо доказів для прийняття законного рішення, а судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності по даній справі вже проводилася (а.с. 80-107 том 2).

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО", дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" звернулося до господарського суду м.Києва із позовом до ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є власником виключних майнових прав на знак для товарів і послуг "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 від 15.05.2001р., починаючи з квітня 2001 року позивач здійснює виробництво і продаж лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я відповідача-1 було зареєстровано комбіноване позначення "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за свідоцтвом України № 208966 на знак для товарів і послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, проте, на думку позивача, позначення за вказаним свідоцтвом вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

Ухвалою місцевого суду від 28.03.2018р. було прийнято відмову позивача від позовних вимог до ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та закрито провадження у справі в цій частині (а.с. 197-198 том 2).

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

З матеріалів справи вбачається, що позивач є власником виключних майнових прав на знак для товарів і послуг "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 від 15.05.2001р. з пріоритетом від 17.02.1998р. стосовно товарів 05 та 42 класу МКТП (а.с. 47-51 том 1), а саме:

Кл. 5: Біологічні препарати на фармацевтичні потреби; лікувальні напої; лікувальні препарати на медичні потреби; ліки для людини; лікарські трави; укріплюючи засоби; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на фармацевтичні потреби;

Кл. 42: Використовування патентів; досліджування з хімії; досліджування в техніці; хімічні аналізи; послуги фахівців з хімії.

Починаючи з квітня 2001 року та по теперішній час позивач здійснює виробництво і продаж, зокрема, лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ".

Також позивач є власником патенту на промисловий зразок № 5606 від 15.01.2002р. на "УПАКОВКА МЕДИЧНОГО ПРЕПАРАТУ "КРАТАЛ" (а.с.58-59 том.1).

Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА ЗДОРОВ'Я" було подано заявку № m 2014 14961 на комбіноване позначення "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" для товарів 05 класу МКТП, а саме:

Кл. 5: Антивірусні препарати; антиоксидантні препарати; кардіологічні, кардіотонічні, анти аритмічні, антигіпоксичні препарати; препарати для зниження артеріального тиску; заспокійливі препарати та в подальшому 25.02.2016р. отримало свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 208966 (публікація про видачу свідоцтва - 25.02.2016р.) (далі - оскаржуване свідоцтво).

В подальшому, право власності за оскаржуваним свідоцтвом перейшло до ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО".

Виробництво лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ", а також початок безперервного виробництва лікарського засобу з нанесенням на його упаковку позначення "КРАТАЛ" позивач підтвердив:

- довідкою від 07.06.2017р. № 21/2-1505, з якої слідує, що протягом 2001-2016р.р. було вироблено та реалізовано 11 284 813 упаковок лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ";

- витягами з фармакопейних статей 42У-4-1396-99 від 20.12.1999р. та 42У-4/37-880-98 від 07.12.1998р., з яких вбачається, що виробництво лікарського засобу маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ" у формі таблеток та гранул здійснює позивач;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України лікарський засіб "КРАТАЛ" № Р.12.00/02634 від 05.03.2003р. та витягом з аналітичної нормативної документації, в якій затверджено маркування упаковки;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України лікарський засіб "КРАТАЛ" № UA/3866/01/01 від 25.11.2005р. та UA/3867/01/01 від 25.11.2005р. та витягом з аналітичної нормативної документації, в якій затверджено маркування упаковки;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України лікарський засіб "КРАТАЛ" № UA/3866/01/01 від 18.11.2010р. та UA/3867/01/01 від 18.11.2010р. та витягом з методів контролю якості лікарського засобу та зміни до них, в яких затверджено маркування упаковки;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України лікарський засіб "КРАТАЛ" № UA/3866/01/01 від 25.08.2015р. та UA/3867/01/01 від 25.08.2015р.;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України лікарський засіб "КРАТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ" № UA/12661/01/01 від 02.01.2013р. та № UA/12660/01/01 від 02.01.2013р. та витягом із методів контролю якості лікарського засобу, в якому затверджено маркування упаковки;

- договорами на поставку лікарських засобів, серед яких - лікарський засіб, маркований торгівельною маркою "КРАТАЛ";

- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг;

- витягом з офіційного реєстру лікарських засобів станом на 01.01.2001р.;

- витягом з довідника "ЛІКАРСЬКІ ПРЕПРАТИ УКРАЇНИ" за 2005р., видавництва національного фармацевтичного університету;

- витягами з "КОМПЕДИУМ-лікарські препарати" за 2003-2016р.р. видавництва Маріон.

Відповідно до ч.1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою суду першої інстанції від 11.09.2017р. для роз'яснення питань, що виникли під час розгляду справи № 910/11004/17 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

Відповідно до висновку експерта від 22.01.2018р. № 120 (а.с. 80-107 том 2):

- для всіх наведених у свідоцтві України № 208966 товарів 05 класу МКТП, комбінований знак "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я", за вказаним свідоцтвом, є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим відносно споріднених товарів 05 класу МКТП знаком "КРАТАЛ" за свідоцтвом № 19674;

- станом на 22.10.2014р. - дату подання заявки m 2014 01461, стосовно всіх наведених у свідоцтві України № 208966 товарів 05 класу МКТП, комбінований знак "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я", за вказаним свідоцтвом, є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов'язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема, про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами.

Приписами п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Одним з критеріїв введення в оману споживачів є відомість знака, розпізнавання та виділення його споживачем серед інших схожих знаків. Тобто введення в оману можливе у випадку інформованості споживачем про діяльність первинного виробника ( з оригінальною назвою - "КРАТАЛ"). При цьому сама діяльність повинна супроводжуватися використанням певних позначень, які забезпечують індивідуалізацію та ідентифікацію товарів і послуг. Як наслідок використання вторинним господарюючим суб'єктом позначень, які тотожні або схожі із позначенням , що вже є відомим і знайомим для споживачів, може породжувати асоціації з первинним виробником, що не відповідають дійсності.

Як було встановлено вище, позивач з 2001 року здійснює безперервне виробництво та реалізацію лікарських засобів маркованих позначенням (торговою маркою) "КРАТАЛ" протягом 15-17 років активно використовувався позивачем на території України. Великі обсяги виробництва лікарських засобів, маркованих позначенням "КРАТАЛ" дали можливість позивачу зайняти домінуючу позицію на ринку фармацевтичних препаратів відповідної групи, внаслідок чого набув відомість серед споживачів.

Таким чином, використання спірного знака за свідоцтвом України № 208966 може призвести до введення в оману стосовно особи, що виробляє та реалізує товари 5 класу МКТП з 2001 року маркованих знаком "КРАТАЛ", оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації належності цих товарів позивачу.

З огляду на вказані обставини, місцевий суд дійшов вірного висновку, що знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 станом на дату подання заявки (22.10.2014р.) та обґрунтовано задовольнив позовну вимогу про визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним.

Внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг після набрання рішенням суду законної сили про задоволення позовних вимог про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва є похідною процедурою.

Місцевий суд правильно зазначив, що позовна вимога про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є передчасною до набрання рішенням у даній справі законної сили, тому обґрунтовано відмовив у її задоволенні.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано позовні вимоги ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг задовольнив частково.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 23.04.2018р. по справі №910/11004/17 - без змін.

Справу №910/11004/17 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 04.09.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді О.М. Остапенко

М.А. Дідиченко