ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року

м. Київ

Справа № 910/11158/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Селіваненка В.П. (головуючий), Пількова К.М. і Сухового В.Г.,

за участю помічника судді Лазарєвої О.С. (за дорученням головуючого судді),

учасники справи:

позивач - публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - Завод),

представник позивача - Ситцевой В.В. - адвокат (посвідчення від 24.06.1999 НОМЕР_1),

відповідач-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (далі - Товариство),

представник відповідача-2 - Плесюк Н.С. - адвокат (посвідчення від 10.12.2008 НОМЕР_2),

відповідач-3 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство),

представник відповідача-3 - не з'яв.,

розглянув касаційну скаргу Товариства

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 (головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Яковлєв М.Л. і Остапенко О.М.)

у справі № 910/11158/17

за позовом Заводу

до: Товариства;

Міністерства

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано до товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - Компанія, вона ж - відповідач-1), Товариства та Міністерства про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг; зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП).

Позов було мотивовано тим, що позивач є виробником лікарського засобу (далі - ЛЗ) під назвою "АТРОГРЕЛ" який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я Компанії було зареєстровано комбіноване позначення "Атрогрел" за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188498 (далі - Свідоцтво № 188498) на ЗТП для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), але, на думку позивача, позначення за даним свідоцтвом вводить в оману стосовно товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

У подальшому Заводом було подано до суду заяву про відмову від позову в частині позовних вимог до Компанії (відповідача-1). Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.01.2018 провадження у справі в частині позовних вимог до Компанії про визнання відсутнім права Компанії на ЗТП за Свідоцтвом № 188498 у період з 07.02.2014 по 07.07.2017 закрито.

Рішенням названого суду від 26.02.2018 (суддя Балац С.В.) у позові відмовлено.

Дане рішення мотивовано тим, що: при проведені судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в даній справі судовий експерт невірно ідентифікував комбінований ЗТП за Свідоцтвом № 188498; відсутнє порушене право позивача при зверненні до суду з вимогою про визнання недійсним цього свідоцтва, так само як і будь-які охоронювані законом права на позначення "АТРОГРЕЛ".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018:

- задоволено апеляційну скаргу Заводу;

- згадане рішення місцевого господарського суду скасовано;

- прийнято нове рішення, яким позов задоволено;

- визнано недійсним Свідоцтво № 188498 на ЗТП, власником якого є Товариство, відносно товарів 5 класу МКТП;

- Міністерство зобов'язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва № 188498 на ЗТП, власником якого є Товариство, відносно товарів 5 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- стягнуто з Товариства на користь Заводу 3 200 грн. судового збору за подання позовної заяви, 4 800 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Постанову мотивовано невідповідністю ЗТП "Атрогрел" за Свідоцтвом № 188498 правовій охороні та проведенням реєстрації цього знака і видачею відповідного свідоцтва на ім'я Компанії з порушенням вимог закону.

У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про прийняття оскаржуваної постанови апеляційної інстанції з порушенням норм процесуального права, просить скасувати згадану постанову й ухвалити нове рішення, яким залишити в силі рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2018 у даній справі. Так, за аргументами, викладеними у касаційній скарзі, апеляційний господарський суд: не зазначив доводи, за яких він не погодився з доводами суду першої інстанції, зокрема щодо відхилення останнім пункту 3 висновку судового експерта у справі, не врахував, що судом першої інстанції правомірно відхилено висновок від 04.07.2017 № 07-1 спеціального дослідження об'єктів інтелектуальної власності, який складено представником у справах інтелектуальної власності - патентним повіреним Ситцевим Г.В. (далі - Висновок № 07-1); не зазначив доводів, за якими він (суд) вважав, що при проведенні судової експертизи експертом було вірно ідентифіковано вказаний комбінований ЗТП.

У відзиві на касаційну скаргу Завод заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про її необґрунтованість і про ухвалення оскаржуваного судового рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, на основі повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження всіх наявних у справі доводів, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників учасників справи, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим господарським судом у розгляді даної справи з'ясовано, зокрема, що:

- як вказує позивач, він з 2007 року здійснює виробництво й реалізацію ЛЗ "АТРОГРЕЛ" із нанесенням на його упаковку позначення "АТРОГРЕЛ", що підтверджується відповідними документами;

- 07.02.2014 Компанією було подано заявку № m 2014 01761 на комбіноване позначення "АТРОГРЕЛ" для товарів 05 класу МКТП, а 10.07.2014 нею отримано Свідоцтво № 188498 на ЗТП "АТРОГРЕЛ";

- у подальшому право власності за цим свідоцтвом перейшло до Товариства;

- на думку позивача, знак за вказаним свідоцтвом є схожим із словесним позначенням "АТРОГРЕЛ", яке він (позивач) використовує як торговельну марку під час маркування товару (ЛЗ); наведене й стало підставою для звернення з позовом у даній справі;

- відповідно до висновку судового експерта Жили Б.В. від 20.11.2017 № 112 за результатами призначеної місцевим господарським судом судової експертизи:

для таких товарів 05 класу МКТП, як (наведено перелік) елемент у вигляді позначення "Атрогрел" у комбінованому ЗТП за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "АТРОГРЕЛ", яке з 2007 року використовує позивач при маркуванні відповідного ЛЗ;

станом на 07.02.2014 - дату подання заявки m 2014 01761 стосовно таких товарів 05 класу МКТП, як (наведено перелік) знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов'язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача, так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами;

- при проведенні судової експертизи експерт невірно ідентифікував комбінований ЗТП за оскаржуваним свідоцтвом. Поза його увагою залишилося те, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, як це передбачено Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно некоректним;

- на дату подання позову та на дату вирішення спору Товариство взагалі не здійснює використання ЗТП, не вчиняє дій, направлених на заборону використання чи обмеження використання такого знака позивачем;

- експертиза заявки № m 2014 01761 на комбіноване позначення "АТРОГРЕЛ" для товарів 05 класу МКТП проведена відповідно до вимог названих Закону та Правил;

- позивач не має жодних реєстрацій на знак "АТРОГРЕЛ" або раніше поданих заявок на такі реєстрації, тобто не має жодних раніше набутих прав на таке або схоже позначення.

Судом апеляційної інстанції додатково зазначено, що:

- судовий експерт при приведенні дослідження взяв до уваги положення Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9), затверджених наказом державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, зокрема, про те, що позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один із його елементів;

- згідно з Висновком № 07-1 комбінований ЗТП "Атрогрел" за Свідоцтвом № 188498 для товарів 5 класу МКТП є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє з 2007 року товар (ЛЗ) з нанесенням на упаковки позначення "Атрогрел", а саме щодо Заводу; під час проведення відповідного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.

Причиною спору в даній справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Свідоцтва № 188498 та задоволення похідної позовної вимоги щодо зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (частини перша і друга статті 19);

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією

внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (частина четверта статті 5).

При цьому право власності на ЗТП засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг (частина третя статті 5 названого Закону).

Згідно з частиною першою статті 1 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній на час подання позову в даній справі) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Аналогічне за змістом положення міститься у частині першій статті 4 названого Кодексу в редакції, чинній на час розгляду даної справи господарськими судами.

Проте у розгляді даної справи суд апеляційної інстанції, задовольнивши позовні вимоги Заводу, не з'ясував ні підстав виникнення у позивача того права (прав), за захистом якого (яких) він звернувся до господарського суду, ані обсягу правової охорони такого права (прав) - за його (їх) наявності. Відповідних обставин судом не встановлено, пов'язаних з цим доказів не зазначено й не досліджено.

При цьому суд апеляційної інстанції не лише не спростував, а навіть не згадав у мотивувальній частині оскаржуваної постанови висновки місцевого господарського суду про відсутність у позивача будь-яких охоронюваних законом прав на позначення "АТРОГРЕЛ".

Отже, апеляційний господарський суд не здійснив оцінки усіх обставин справи, доказів у ній та доводів відповідачів й обмежився лише висновками про підстави визнання оспорюваного свідоцтва недійсним, не встановивши наявності й обсягу прав, на захист яких подано позов, не здійснивши оцінки відповідних доказів.

Таким чином, названий суд припустився порушення норм процесуального права, в тому числі: частини першої статті 86 Господарського процесуального кодексу України щодо оцінки доказів судом на основі всебічного, повного, об'єктивного дослідження наявних у справі доказів; частини п'ятої статті 236 названого Кодексу стосовно ухвалення судового рішення на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Водночас суд касаційної інстанції в силу частини другої статті 300 Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Тому згідно з частинами третьою і четвертою статті 310 Господарського процесуального кодексу України оскаржуване судове рішення підлягає скасуванню з передачею даної справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм, відповідним доказам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 308, 310, 315 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" задовольнити частково.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 зі справи № 910/11158/17 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя В. Селіваненко

Суддя К. Пільков

Суддя В. Суховий