КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2018 р. м.Київ Справа№ 910/32742/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Яковлєва М.Л.

суддів: Чорної Л.В.

Скрипки І.М.

за участю секретаря судового засідання - Пугачової А.С.

за участю представників учасників справи згідно протоколу судового засідання від 20.08.2018 року по справі №910/32742/15 (в матеріалах справи).

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП"

на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016, повний текст якого складено 23.12.2016

у справі №910/32742/15 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП"

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП", 2.Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА", 3.ОСОБА_3

про припинення порушення прав.

В С Т А Н О В И В :

В грудні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (далі-відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" (далі-відповідач 2) про:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства, зокрема, зобов'язання відповідача 1 внести зміни до своїх установчих документів, згідно з якими видалити з найменування товариства слово "БОМОНД", та подати державному реєстратору в порядку, встановленому законодавством, документи для проведення державної реєстрації вищевказаних змін до установчих документів;

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та зобов'язання відповідача-2 припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та видалити з реєстру доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач 1 без отримання дозволу позивача використовує комерційне (фірмове) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") та позначення "BOMOND", "bomond", які схожі із комерційним (фірмовим) найменуванням позивача, чим порушує права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП". Крім того, делегування відповідачем 2 доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2, яке містить позначення "bomond" та схоже із комерційним (фірмовим) найменування позивача, також призводить до порушення прав останнього на комерційне найменування.

Разом із позовною заявою, позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 до набрання рішення Господарського суду м. Києва законної сили;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 іншому реєстратору до набрання рішення Господарського суду м. Києва законної сили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016 у справі №910/32742/15 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" про забезпечення позову задоволено.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі № 910/32742/15:

- позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" задоволено частково;

- заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства;

- зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" внести зміни до своїх установчих документів;

- заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2;

- зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та видалити з реєстру доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" 2 436,00 грн - судового збору та 12 683,52 грн - витрат на оплату судової експертизи;

- у задоволенні решти позовних вимог відмовлено;

- скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016.

Рішення суду першої інстанції мотивовано встановленим фактом використання відповідачем 1 у своєму найменуванні комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД"), а також у процесі своєї господарської діяльності схожих до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2, а тому таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування останнього, у зв'язку з чим позовні вимоги в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства, зокрема, зобов'язання відповідача 1 внести зміни до своїх установчих документів, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню частково.

Крім того, оскільки виключні права позивача на використання комерційного (фірмового) найменування останнього "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") порушуються відповідачами, то обрані Товариством з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" способи захисту, зокрема заборона Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та зобов'язання відповідача 2 припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та видалити з реєстру доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 є справедливими та ефективними, а тому суд першої інстанції дійшов до висновку про задоволенню.

Не погодившись з прийнятим рішенням суду першої інстанції від 19.12.2016, відповідач 1 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 скасувати та прийняти нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, посилаючись на неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи; на порушення норм матеріального та процесуального права.

Відповідачем 2 був поданий відзив на апеляційну скаргу, за змістом якого підтримано доводи скарги та наведено доводи на користь відсутності в діях останнього як таких ознак вчинення порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "БОМОНД ГРУПП", оскільки виконує виключно технічну функцію, надаючи посередницькі послуги з реєстрації доменних ім'ен.

Позивачем подано також відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін, як таке, що прийнято у повній відповідності до вимог діючого законодавства України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 28.02.2017 рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі №910/32742/15 скасовано та матеріали справи повернуто до місцевого господарського суду для виконання вимог ч.1 ст.17 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017).

Постановою Вищого господарського суду України від 16.05.2017 у справі №910/32742/15 постанову суду апеляційної інстанції скасовано, а справу передано на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

У новому розгляді справи ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.10.2017 залучено до участі у справі №910/32742/15 як відповідача 3 фізичну особу ОСОБА_3.

За наслідками нового розгляду справи №910/32742/15 постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 скасовано; провадження у справі №910/32742/15 припинено на підставі п.1 ч.1 ст.80 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017); заходи до забезпечення позову, вжиті згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016 у справі №910/32742/15, скасовано.

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що даний спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване за фізичною особою ОСОБА_3 Зазначені у позові порушення прав інтелектуальної власності стосуються делегування відповідного доменного імені саме фізичній особі, а також надання цій фізичній особі відповідних послуг. Сам факт реєстрації доменного імені є предметом дослідження у даній справі, як і факт використання спірного доменного імені за заявлений період, у тому числі, відповідною фізичною особою. Отже, фізична особа ОСОБА_3 також має бути відповідачем у даній справі, що виключає розгляд даного спору господарським судом.

Постановою Верховного Суду від 30.05.2018 постанову суду апеляційної інстанції від 15.11.2017 у справі №910/32742/15 скасовано та передано дану справу для продовження розгляду до Київського апеляційного господарського суду.

Постанову суду касаційної інстанції мотивовано тим, що помилкове залучення судом апеляційної інстанції до участі у справі №910/32742/15 як відповідача особи, яка згідно з процесуальним законом не може бути учасником судового процесу в господарському суді, стало причиною скасування судового рішення першої інстанції та припинення провадження у справі виключно з формальних підстав, без вирішення по суті спору стосовно тих відповідачів, яким позивачем було пред'явлено позовні вимоги про заборону використання позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond" в мережі Інтернет на веб- сторінках і на веб- сайтах, а також про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУП" (скорочене "БОМОНД"), шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2, припинення делегування цього доменного імені та видалення його з реєстру.

02.07.2018 від фізичної особи ОСОБА_3 надійшли письмові пояснення, в яких просить апеляційну скаргу задовольнити, оскаржуване рішення суду скасувати та прийняти нове судове рішення про відмову в задоволенні позову. Також, в зазначених поясненнях просить суд розглядати справу без її участі.

Крім того, фізичною особою ОСОБА_3 в поясненнях наголошено, що станом на сьогоднішній день вона не є реєстратором доменного імені, відношення до даної справи немає і жодних порушень не здійснювала. Більше того, позивач із жодними позивними заявами до неї не звертався.

26.07.2018 від відповідача 2 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому стверджує, що після здійснення передачі (трансферу) доменного імені іншому реєстратору він не має жодних технічних чи юридичних можливостей вчиняти будь-які дії стосовно доменного імені, та відповідно не може вважатися стороною спору. Крім того, наголошує на тому, що він виконує виключно технічну функцію, надаючи посередницькі послуги з реєстрації Доменних імен, а тому не може вважатися порушником прав інтелектуальної власності позивача.

13.08.2018 від позивача надійшли письмові пояснення на поданий відзив відповідача 2, в яких зазначає про те, що відповідач 2 на момент прийняття оскаржуваного рішення суду мав змогу вчиняти дії стосовно доменного імені, зокрема у нього була можливість припинити делегування та видалити з реєстру доменне ім'я, а тому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення суду - без змін, як таке, що прийнято у повній відповідності до вимог діючого законодавства України.

17.08.2018 від відповідача 2 надійшла до суду заява, в якій просить розглядати справу за його відсутністю.

Учасники справи були належним чином повідомлені про час та місце судового засідання, про що свідчать наявні в матеріалах справи докази.

Враховуючи заяви відповідача 2 та 3 про розгляд справи без їхньої участі, дослідивши наявні матеріали справи та заслухавши думку представника позивача та відповідача 1, колегія суддів визнала за можливе розглянути подану апеляційну скаргу за відсутністю зазначених представників.

З урахуванням приписів частини 1 статті 270 та частини 1 статті 252 ГПК України апеляційний розгляд здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей передбачених у Главі «Апеляційний розгляд». При цьому, до апеляційного розгляду застосовуються положення загального позовного провадження з питань, не врегульованих у Главах «Апеляційний розгляд» і «Розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження».

Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи (ч.3 ст.3 ГПК України).

Згідно із ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, обговоривши доводи апеляційної скарги та відзивів/поясненнях, заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення суду першої інстанції, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення суду першої інстанції не підлягає скасуванню чи зміні виходячи з наступного.

Згідно із ч.2 ст.154 Господарського кодексу України до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

У відповідності до ст.418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, визначених положеннями ст. 420 Цивільного кодексу України належать, в тому числі комерційні (фірмові) найменування.

Відповідно до ст.489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Частиною 3 статті 159 Господарського кодексу України визначено, що правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

З огляду на приписи зазначеного вище законодавства, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:

- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших;

- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично бути використаним у господарському обороті.

Як свідчать матеріали справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", скорочено ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (позивач), є юридичною особою - суб'єктом господарювання, зареєстрованим 19.10.2005.

У відповідності до положень статуту ТОВ "БОМОНД ГРУПП", затвердженого загальними зборами учасників ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (протокол № 1/26/05-15 від 26.05.2015), найменуванням позивача є: українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (повне найменування); ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (скорочене найменування); російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "БОМОНД ГРУПП" (повне найменування); ООО "БОМОНД ГРУПП" (скорочене найменування); англійською мовою - Limited Liability Company "BOMOND GROUP" (повне найменування); LLC "BOMOND GROUP" (скорочене найменування).

При цьому, скорочене найменування юридичної особи позивача є абревіатурою, утвореною шляхом скорочення словосполучення, яким є повне найменування позивача.

Як вбачається з поданих сторонами документів, повне та скорочене найменування позивача українською мовою внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основними видами діяльності юридичної особи позивача є: 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 73.11 - Рекламні агентства.

Відповідно до оглядового листа Вищого господарського суду України "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" №01-8/383/1 від 27.06.2008, доказами в судових справах щодо захисту прав на комерційне найменування можуть бути безліч видів документів та інших матеріалів, зокрема статутні документи, якщо, в них міститься положення про комерційне найменування; договори, бланки, інша технічна та службова документація, в якій використано комерційне найменування; продукція, на якій нанесено комерційне найменування; рекламні матеріали тощо.

До матеріалів справи позивачем подано докази, в яких міститься посилання на повне та скорочене комерційне найменування позивача, у тому числі договори, укладені останнім з іншими контрагентами та орендодавцями приміщень у торгових центрах: договір оренди № 116/05 від 01.12.2005, договір № 1916/П/П/07 від 01.08.2007, договір оренди № 116/07 від 25.10.2007, договір № 1916/П/П/10 від 01.12.2010, договір № 50 від 07.12.2007, № договір суборенди № МК/БГ - В від 25.11.2008, договір № 280308 від 25.03.2008, № договір № 26/08-2011 про надання послуг та поставку товару від 25.08.2011, договір № 22 про організацію рекламної кампанії від 30.11.2010, договір № 19Б/12/11 надання послуг по розміщенню рекламної продукції в ТВК "МЕТРОГРАД" від 25.12.2011, договір № 01/11/2012 від 01.11.2012 тощо (а.с.20-104 т.2).

Крім того, в матеріалах справи наявна довідка №2 від 18.01.2015 надана Моніторингом ЗМІ України, в якій повідомлено, що згідно даних моніторингу, проведеного підприємством, на телебаченні, радіо та друкованих засобах ЗМІ в період з 19.10.2005 і до 31.12.2015, товари для салонів краси та магазини парфумерії та косметики під позначенням "БОМОНД"/" BOMOND" рекламувались на радіо у кількості 5 538 виходів; у пресі у кількості 8 виходів та на телебаченні у кількості 145 виходів (а.с.105 т.2).

Так, право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки окремо одне від одного.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів дійшла до висновку, що моментом першого використання комерційного (фірмового) найменування позивача був саме 2005 рік, оскільки 01.12.2005 року ТОВ "БОМОНД ГРУПП" укладено договір оренди № 116/05 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий центр "Середньофонтанський" для відкриття фірмового магазину "Бомонд" на першому поверсі торгового корпусу (розташованого за адресою: 65012, Україна, м. Одеса, пров. Семафорний, 4). Секція № 116-118, загальною площею 330,0 кв.м.

В той же час, як свідчать матеріали справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (відповідач 1) зареєстровано 06.02.2014, а зазначене вище комерційне (фірмове) найменування позивача використовувалось останнім задовго до реєстрації відповідача 1, тобто до 06.02.2014.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на використання комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" відповідачем 1 у своєму найменуванні, а також у процесі власної господарської діяльності схожих до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстратором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" (відповідач 2).

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

У відповідності до ст.1 Закону України "Про телекомунікації" домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється".

Так, організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до п.3.3 Регламенту .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ "Хостмайстер" (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Таким чином, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

У відповідності до положень Регламенту:

- реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування ДІ;

- реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Зміни до запису про ДІ вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3).

Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені "bomond.center" є Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" (відповідача 2), а власником Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (відповідач 1).

Згідно з положеннями статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП", затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ "БОМОНД ГРУП" (протокол № 1 від 22.01.2014), найменуванням відповідача 1 є: українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" (повне найменування); ТЗОВ "БОМОНД ГРУП" (скорочене найменування); російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "БОМОНД ГРУП" (повне найменування); ООО "БОМОНД ГРУП" (скорочене найменування).

Основними видами діяльності юридичної особи відповідача-1 є: 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, 22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас, 46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, 85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у., 86.22 - Спеціалізована медична практика, 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси, 96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 74.20 - Діяльність у сфері фотографії.

Враховуючи, що для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору необхідні були спеціальні знання, судом першої інстанції ухвалою від 03.03.2016 призначено у справі №910/32742/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення експертів поставлені наступні запитання:

- чи використано комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP" в доменному імені "bomond.center"?;

- чи є доменне ім'я "bomond.center" схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним фірмовим найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP"?;

- чи є доменне ім'я "bomond.center" таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (позивач)?.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази оскарження зазначеного судового рішення. Крім того, як вбачається з протоколу судового засідання та даної ухвали суду від 03.03.2016, судом ставилось на обговорення питання щодо призначення судової експерти та за наслідками обговорення відповідачі 1 та 2 поклалися на розсуд суду з цього питання.

Колегією суддів не встановлено порушень норм процесуального права при призначенні судової експертизи у даній справі.

Так, за результатами проведення судової експертизи у господарській справі № 910/32742/15, отримано висновок експерта №105/16 від 31.10.2016 (а.с.179-195 т.2), складений судовим експертом Хоменко Д.М., згідно якого встановлено:

1. Доменне ім'я "bomond.center" є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним фірмовим найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP".

2. В доменному імені "bomond.center" використано комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP".

3. Доменне ім'я "bomond.center" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" (позивач).

Отже, судовим експертом встановлено, що доменне ім'я "bomond.center" складається із: домену першого (верхнього) рівня "center" (даний домен є вказівкою на міжнародний новий домен newTLD); доменом другого рівня "bomond"; який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Таким чином, в доменному імені "bomond.center" розрізняльною частиною є словесне позначення "bomond", що виконане літерами латинської абетки.

У матеріалах справи (а.с.33-35 т.1) містяться відомості про те, що за адресою http://bomond.center/, якій відповідає доменне ім'я "bomond.center" міститься веб-сайт, який рекламує надання послуг салоном краси.

При цьому, комерційне найменування "Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP".

Таким чином, в комерційному найменуванні LLC "BOMOND GROUP" обов'язковою розрізняльною частиною є слово "BOMOND", що виконане літерами латинської абетки.

Так, відповідно до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Статтею 489 Цивільного кодексу України визначено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

До визначення схожості позначень із комерційним найменуванням встановлюються такі ж принципи, як і у випадку, коли таке комерційне найменування зареєстроване в якості знака для товарів і послуг або є частиною такого знака. Отже, вирішення питання схожості доменного імені із комерційним найменуванням пов'язане із вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка вимагає визначення ступеню схожості об'єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг, для яких такі об'єкти застосовуються.

Позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування.

Тож, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати знаком у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела.

У відповідності до ст.3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно із ст.259 Господарського кодексу України вид господарської діяльності має місце у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та має статус державного стандарту.

Відомості про види діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначаються із даних внесених до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, оскільки відповідно до ст. 16 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру. У ст. 18 цього ж Закону встановлено статус відомостей Єдиного державного реєстру, так, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

За таких обставин, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" відповідно до КВЕД є: 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 73.11 - Рекламні агентства.

В той же час, основними видами діяльності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" є: 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, 22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас, 46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, 85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у., 86.22 - Спеціалізована медична практика, 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси, 96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 74.20 - Діяльність у сфері фотографії.

Таким чином, із порівняння видів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" та Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" вбачається збігання виду економічної діяльності " 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах".

Крім того, веб-сайт за адресою http://bomond.center/ містить рекламу салону краси, який крім основної діяльності займається роздрібною торгівлею косметичними товарами (пудра, крем).

Також, судовим експертом встановлено, що товари та послуги, які пропонуються під комерційним найменуванням "БОМОНД ГРУПП" англійською мовою: LCC "BOMOND GROUP" є однорідними з товарами та послугами, які пропонуються під доменним іменем "bomond.center".

У рішенні ЄСПЛ "Дульський проти України" від 01.06.2006 року (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури.

Отже, в доменному імені "bomond.center" використано комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP".

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що доменне ім'я "bomond.center" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП".

За змістом ст.490 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

При цьому, відповідно до ч.5 ст.159 Господарського кодексу України особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

У відповідності до п. 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст.ст.16 та 432 Цивільного кодексу України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Як встановлено вище, відповідач 1 використовував у своєму найменуванні комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД"), а також у процесі своєї господарської діяльності схожих до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2, а тому судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування позивача, у зв'язку з чим позовні вимоги в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" використовувати позначення "БОМОНД", "BOMOND", "bomond", в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства, зокрема, зобов'язання відповідача 1 внести зміни до своїх установчих документів, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в цій частині.

За правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у пункті 9 мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003, правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суди застосовують принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

З огляду на що, колегія суддів також погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що оскільки виключні права позивача на використання комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") порушувалися відповідачами, то обрані Товариством з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП" способи захисту, зокрема заборона Товариству з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та зобов'язання відповідача 2 припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та видалити з реєстру доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 є справедливими та ефективними, а тому підлягають задоволенню.

Доводи скаржника щодо того, що позивача і відповідач 1 мають різні територіальну розміщення та діяльность, а тому останній може використовувати комерційне найменування позивача, колегією суддів відхиляються, оскільки законодавство України не передбачає надання правової охорони комерційному найменуванню залежно від територіального розміщення підприємства. Більш того, довідка №2 від 18.01.2015, видана Моніторингом ЗМІ України, підтверджує той факт, що товари салонів краси та магазини парфумерії та косметики під позначенням «БОМОНД» / «BOMOND» рекламувались на території всієї України (а.с.105 т.2).

Посилання відповідача 2 на те, що після здійснення передачі (трансферу) доменного імені іншому реєстратору він не має жодних технічних чи юридичних можливостей вчиняти будь-які дії стосовно доменного імені, та відповідно не може вважатися стороною спору, колегією суддів відхиляються, оскільки станом на момент прийняття оскаржуваного судового рішення останній мав змогу вчиняти дії стосовно доменного імені, зокрема у нього була можливість припинити делегування доменного імені та видалити з реєстру доменне ім'я, що фактично ним визнається у своїх відзивах та письмових поясненнях. Більше того, підтверджував в останніх, що саме він надав скаржнику послуги з реєстрації доменного імені, а тому є належним відповідачем.

Доводи скаржника з приводу порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи судом апеляційної інстанції.

Інші доводи, наведені скаржником в апеляційній скарзі та відповідачами 2 і 3, колегією суддів до уваги не приймаються з огляду на те, що вони є необґрунтованими та такими, що спростовуються вищевикладеним та матеріалами справи. Також, відсутні підстави для скасування чи зміни оскаржуваного рішення суду в розумінні ст.277 ГПК України з викладених в апеляційній скарзі обставин.

Відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Доказів, які б спростовували вище встановлені та зазначені судом обставини, учасниками справи не надано.

Підсумовуючи вищенаведене, колегія суддів вважає, що оскільки станом на момент прийняття оскаржуваного рішення суду першої інстанції, яким частково задоволено позовні вимоги, відповідало законодавству та матеріалам справи, тому і відсутні підстави для його скасування чи зміни. Судова колегія не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

Щодо залученої ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.10.2017 до участі у справі №910/32742/15 як відповідача 3 фізичну особу ОСОБА_3, колегія суддів зазначає наступне.

В силу частини 1 статті 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції від 15.11.2017, Верховний Суд вказав на помилкове залучення судом апеляційної інстанції до участі у справі №910/32742/15 як відповідача особи, яка згідно з процесуальним законом не може бути учасником судового процесу в господарському суді.

Також, колегією суддів враховується те, що до ОСОБА_3 позовні вимоги не заявлялися та позивач наполягав на вирішенні спору стосовно тих відповідачів, яким було пред'явлено позовні вимоги. Крім того, послуги з реєстрації доменного імені скаржнику надавав саме відповідач 2, доказів протилежного матеріали не містять.

Таким чином, колегія суддів вважає, що провадження по відношенню до ОСОБА_3 підлягає закриттю на підставі п.1 ч.1 ст.231 ГПК України.

Судові витрати (судовий збір) на підставі ст.129 ГПК України покладаються на скаржника.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.129, 231, 252, 263, 269, 270, 273, 275, 276, 281-285, Розділом ХІ «Перехідних положень» Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП" на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі №910/32742/15 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі №910/32742/15 залишити без змін.

3. Закрити провадження у справі №910/32742/15 щодо ОСОБА_3.

4. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

5. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

6. Повернути до Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/32742/15.

Повний текст судового рішення підписано 23.08.2018.

Головуючий суддя М.Л. Яковлєв

Судді Л.В. Чорна

І.М. Скрипка