РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.07.2018 р.Справа № 910/7661/17

За позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма

"Дарниця"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична

компанія "Здоров'я"

2) Міністерства охорони здоров'я України

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична

група "Здоров'я"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Державне підприємство "Державний

експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак

для товарів і послуг,

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (надалі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (надалі - відповідач-1), Міністерства охорони здоров'я України (надалі - відповідач-2); за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерство охорони здоров'я України" (надалі - третя особа) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач-1 використовує у власній господарській діяльності позначення "Цитрамон", захищене Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №161029 від 10.09.2012 р., яке належить позивачу.

Відповідач-1, заперечуючи проти позову, вказує, що ним не використовується знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №161029 від 10.09.2012 р.; натомість, він використовує знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №225918 від 25.04.2017 р.

Заперечення відповідача-2 проти позову ґрунтуються на відсутності у його діях будь-яких порушень, при реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я".

Ухвалою суду від 15.05.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 13.06.2017 р.

18.05.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову.

23.05.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло звернення від трудового колективу.

31.05.2017 р. через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли письмові пояснення.

07.06.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

08.06.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

12.06.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

13.06.2017 р. судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відрядженні.

Ухвалою суду від 19.06.2017 р. розгляд справи призначено на 22.06.2017 р.

22.06.2017 р. від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

22.06.2017 р. від відповідача -1 надійшов відзив.

22.06.2017 р. від відповідача-2 надійшов відзив.

У судовому засіданні 22.06.2017 р. оголошувалась перерва до 20.07.2017 р.

20.07.2017р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли письмові пояснення.

У судовому засіданні представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та подав клопотання продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 20.07.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 07.08.2017 р.

03.08.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про зміну предмету позову.

Ухвалою суду від 07.08.2017 р. розгляд справи відкладено на 15.08.2017 р., залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" у якості іншого відповідача (надалі - відповідач-3).

15.08.2017 р. судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Зеленіної Н.І. на лікарняному.

Ухвалою від 21.08.2017 р. розгляд справи призначено на 30.08.2017 р.

У судовому засіданні 30.08.2017 р. представники позивача подали клопотання про долучення документів до матеріалів справи та доповнення до клопотань про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалами суду від 30.10.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень та зупинено провадження у справі до надходження матеріалів справи з експертної установи.

Ухвалою суду від 11.12.2017 р. поновлено провадження у справі № 910/7661/17, доручено проведення судової експертизи у справі №910/7661/17 судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу, попереджено судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, провадження зупинено до повернення матеріалів справи з експертної установи.

Ухвалою суду від 11.05.2018 р. у зв'язку з набранням 15.12.2017 р. чинності Законом України від 03.10.2017 р. №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", поновлено провадження, у справі призначено підготовче засідання на 30.05.2018 р.

29.05.2018 р. від відповідача-1 надійшов відзив, клопотання про долучення документів до матеріалів справи та клопотання про зупинення розгляду справи.

Протокольною ухвалою від 30.05.2018 р. підготовче засідання відкладено на 26.06.2018 р.

23.06.2018 р. від позивача надійшла заява про продовження строку на подання додаткових процесуальних документів.

26.06.2018 р. від позивача надійшли заперечення на клопотання про зупинення розгляду справи та пояснення щодо відзиву відповідача-1.

Протокольною ухвалою від 26.06.2018 р. відмовлено у задоволенні клопотань відповідача-1 про призначення додаткової експертизи та від 29.05.2018 р. про зупинення провадження у справі; закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 25.07.2018р.

27.06.2018 р. від позивача надійшли пояснення щодо відзиву відповідача-1.

У судове засідання 25.07.2018 р. з'явились представники позивача, відповідачів-1,-2 та третьої особи.

Представник відповідача-3 у судове засідання 25.07.2018 р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи розпискою від 26.06.2018 р. та протоколом судового засідання від 26.06.2018 р.

Представники позивача у судовому засіданні подали заяву про зміну адреси для листування, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідачв-1 та -2 проти задоволення позову заперечили.

Представник третьої особи проти задоволення позову заперечив.

У судовому засіданні 25.07.2018 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів-1, -2 та третьої особи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та Міністерства охорони здоров'я України, у якій просить суд (в редакції заяви про зміну предмета позову від 03.08.2017 р.):

- визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки №10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного під номером 1 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я", реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва;

- визнати недійсними реєстраційне посвідчення UА/15717/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

Позовні вимоги до відповідача-1 обґрунтовані тим, що він використовує у власній господарській діяльності позначення "Цитрамон", захищене Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №161029 від 10.09.2012 р., що належить позивачу, а саме, здійснює виробництво лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки №10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), з використанням знаку за Свідоцтвом №161029 від 10.09.2012 р.

Позовні вимоги до Міністерства охорони здоров'я України ґрунтуються на тому, що реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" та видача реєстраційних посвідчень UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, були здійснені з порушенням прав позивача.

Відповідач-1 у відзиві зазначає, що при виготовленні власних лікарських засобів він не порушує права позивача та використовує комбінований знак для товарів та послуг "Цитрамон-Здоров'я", який охороняється Свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 225918 від 25.04.2017 р., власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (відповідач-3).

За результатом розгляду справи, суд встановив наступне.

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" являється власником комбінованого знака для товарів і послуг "Цитрамон" за Свідоцтвом України №161029 від 10.09.2012 р. (дата подання заявки - 14.10.2011 р.), зареєстроване для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" здійснює виробництво товарів 5 класу МКТП (лікарські засоби), під назвою "Цитрамон-Здоров'я", за реєстраційними посвідченнями UА/15717/01/01 (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та UA/15718/01/01 (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

Як стверджує позивач, на упаковках лікарських засобів "Цитрамон-Здоров'я" виробництва відповідача-1, застосовується позначення "Цитрамон", яке схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029.

У той же час, відповідач-1 зазначає, що при виготовленні власних лікарських засобів він не порушує права позивача та використовує комбінований знак для товарів та послуг "Цитрамон-Здоров'я", який охороняється Свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 225918 від 25.04.2017 р., власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я".

Як підтверджується матеріалами справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" являється власником комбінованого знака для товарів і послуг "Цитрамон-Здоров'я" за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 225918 від 25.04.2017 р. (дата подання заявки - 17.10.2016 р.).

01.05.2008 р. між відповідачем-1 (Ліцензіат) та відповідачем-3 (Ліцензіар) укладено ліцензійний договір №4, за умовами якого Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього Договору за винагороду, що сплачується Ліцензіатом, виключну ліцензію на використання Об'єктів права інтелектуальної власності (надалі за текстом - "Ліцензія"). За цим Договором Ліцензіату на Території надаються такі права: на виробництво, пропозицію до продажу, продаж та інше введення в господарський обіг Продукції за Ліцензією та/або Спеціальної продукції; на використання, рекламу, просування на ринку від свого імені як виробника Продукції за Ліцензією та/або Спеціальної продукції (п. п. 2.1., 2.2. Договору).

12.05.2017 р. укладено Додаткову №108 до ліцензійного договору №4 від 01.05.2008 р., за якою Сторони дійшли згоди доповнити перелік Об'єктів права інтелектуальної власності щодо яких надається Ліцензія, зокрема, об'єктом: знак для товарів та послуг, "Цитрамон-Здоров'я" (комбінований) - свідоцтво України №225918 від 25.04.2017 p. - для всіх зазначених у свідоцтві товарів класу 5 МКТП.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частиною 4 цієї ж статті визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З метою встановлення обставин щодо використання відповідачем-1 позначення, схожого до ступеню змішування з позначенням позивача "Цитрамон", захищеним Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №161029 від 10.09.2012 р., ухвалою суду від 30.08.2017 р. призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу (відповідно до ухвали від 11.12.2017р.).

На вирішення експерта було поставлено такі питання:

1) Які саме елементи комбінованого знаку для товарів і послуг, захищеного Свідоцтвом України №225918 від 25.04.2017 р., займають домінуюче становище у площині цього знака?

2) Чи є застосування позначення "Цитрамон-Здоров'я", яке є словесною частиною знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918, застосуванням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918 у формі зареєстрованого знака, або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака?

3) Чи є товари виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" під назвою "Цитрамон-Здоров'я" такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 161029?

4) Чи застосовано на упаковці лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 у формі зареєстрованого знака, або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака?

5) Чи містить зовнішнє оформлення упаковки лікарського засобу "Цитрамон- Здоров'я", виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" знак для товарів і послуг тотожний або схожий зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, настільки, що їх можна сплутати?

За результатом проведеного дослідження судовим експертом складено Висновок №009-СІВ/17 від 24.04.2018 р., відповідно до якого на питання суду надано такі відповіді:

1. Домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є графічний елемент у вигляді прямокутника, що має забарвлення від світло-фіолетового до фіолетового кольору, в центрі якого розташовано словесний елемент у вигляді напису "Цитрамон-Здоров'я".

2. Застосування позначення "Цитрамон-Здоров'я", яке є словесною частиною знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 225918, не є застосуванням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 у формі зареєстрованого знака, або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака.

3. Товар "лікарський засіб, а саме анальгетик", під назвою "Цитрамон-Здоров'я" виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" є спорідненим із товарами 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029.

4. На упаковці лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" застосовано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161029 у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака.

5. Зовнішнє оформлення упаковки лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я", виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, настільки, що їх можна сплутати.

Дослідивши матеріали справи та Висновок №009-СІВ/17 від 24.04.2018 р. (т.2, а.с.2-26), судом встановлено, що висновок експерта із поставлених судом питань являється належним чином обґрунтованим та відповідає матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

При цьому, з урахуванням позовних вимог та висновку судового експерта №009-СІВ/17 від 24.04.2018 р., суд зазначає наступне.

У позові заявлено, зокрема, вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон", та зобов'язання Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення "Цитрамон", схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва.

Водночас, оскільки ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" отримало право використання комбінованого знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №225918 від 25.04.2017 p., який містить, зокрема, слова "Цитрамон-Здоров'я", то вимоги про заборону використання слова "Цитрамон" взагалі, не можуть бути задоволені судом.

Статтею 5 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Дослідивши матеріали справи, зокрема, здійснене судовим експертом Стародубовим І.В. зіставлення ознак знака за Свідоцтвом №161029 та позначення, яке застосовано відповідачем-1 на упаковці лікарського засобу (сторінка 22 висновку експерта №009-СІВ/17 від 24.04.2018 р. , т.2, а.с.23), суд зазначає, що експертом було встановлено схожість позначень за такими ознаками:

- загальне зорове враження: позначення схожі;

- вид і характер зображення: прямокутник, що має зелене тло, в центрі якого міститься напис білого кольору;

- кольори позначення: білий, зелений;

- вид шрифту: словесні позначення виконані у схожій манері;

- алфавіт: кирилиця;

- розташування слів одне відносно одного: горизонтальне;

- розмір шрифту: розмір шрифту приблизно однаковий, пропорційно до загальних розмірів порівнюваних позначень;

- геометричні форми: прямокутник.

Таким чином, враховуючи обставини і спосіб порушення відповідачем-1 прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, та відповідно до вимог позовної заяви, суд вважає, що належним та ефективним способом захисту прав позивача, який не суперечить закону і, зокрема, не порушить право на використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №225918, є:

- заборона Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП , на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий.

Щодо позовних вимог про:

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки №10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), зазначеного під номером 1 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7;

- зобов'язання Міністерства охорони здоров'я України виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я", реєстраційні посвідчення UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу;

- визнання недійсними реєстраційного посвідчення UА/15717/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах) та реєстраційного посвідчення UA/15718/01/01 на лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки in bulk № 6000 у пакетах), -

суд зазначає наступне.

На думку позивача, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7 підлягає визнанню недійсним з підстав того, що формальне дотримання відповідачем-2 існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над відповідними виключними майновими правами позивача, передбаченими ст. 16 Закону про знаки, та не повинно ставити під сумнів виключний характер відповідних прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029. Таким чином, позивач зазначає, що наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7 було видано на реєстрацію лікарського засобу, який виробляється з порушенням прав позивача, отже, такий наказ має бути визнаний недійсним.

Вимога щодо визнання недійсними реєстраційних посвідчень UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01 мотивована тим, що у разі визнання недійсним Наказу № 7 в частині реєстрації лікарського засобу "Цитрамон-Здоров'я" (таблетки № 10 (10x1) у блістерах, реєстраційне посвідчення UA/15717/01/01, таблетки in bulk № 6000 у пакетах, реєстраційне посвідчення UA/15718/01/01), відповідні реєстраційні посвідчення також мають бути визнані недійсними.

Щодо таких вимог, суд звертає увагу позивача на те, що наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7 (з додатком №1; т.1, а.с.36-38), не містить опису упаковок лікарського засобу, з якого можливо було б зробити висновок про порушення прав позивача.

Такі відомості відсутні і стосовно реєстраційних посвідчень UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01.

Так, у матеріалах справи містяться копія реєстраційного посвідчення UA/15717/01/01 (т.2, а.с.59-63), та копії оригінал-макетів до реєстраційних посвідчень UA/15717/01/01 та UA/15718/01/01 (т.2, а.с.52-58), з яких не вбачається використання упаковок, що порушують права позивача.

За таких обставин, у задоволенні вимог про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2017 р. № 7; зобов'язання виключити лікарський засіб "Цитрамон-Здоров'я" з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу; та про визнання недійсними реєстраційних посвідчень UА/15717/01/01 та UA/15718/01/01, належить відмовити, з підстав їх недоведеності та невідповідності матеріалам справи.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про те, що законним, обґрунтованим, належним та ефективним способом захисту прав позивача, який не суперечить закону і не порушить прав інших осіб, і який підлягає задоволенню судом, є:

- заборона Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" застосовувати позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП , на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон";

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий.

У задоволенні позовних вимог в іншій частині належить відмовити з підстав їх недоведеності та невідповідності наявним у справі матеріалам.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" пропорційно задоволеним позовним вимогам, у розмірі 3 200,00 грн.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; код ЄДОРПОУ 31437750) застосовувати позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі Інтернет, а також використовувати позначення "Цитрамон" шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП , на упаковках яких нанесено позначення "Цитрамон".

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ) усунути позначення у вигляді напису "Цитрамон", виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий.

4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ) на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13; ) 3 200 (три тисячі двісті) грн. судового збору.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 14.08.2018 р.

Суддя Н.І. Зеленіна