РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01.08.2018 р.Справа № 910/11735/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр

"Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (надалі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Позовні вимоги мотивовані тим, що комбінований знак за Свідоцтвом України №208959 від 25.02.2016 р. являється схожим настільки, що його можна сплутати, із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Тривалумен" за Свідоцтвом України №27781 від 15.10.2002 р., власником якого є позивач.

Ухвалою суду від 21.07.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 07.08.2017 р.

04.08.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та заява про вжиття заходів до забезпечення позову.

07.08.2017 р. через відділ діловодства суду від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" надійшов відзив на позовну заяву.

У судовому засіданні 07.08.2017 р. представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подала відзив на позовну заяву.

Ухвалами суду від 07.08.2017 р. відмовлено позивачу у задоволенні клопотання про забезпечення позову та відкладено розгляд справи на 06.09.2017 р.

04.09.2017 р. від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" через відділ діловодства суду надійшли пояснення по справі.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у судовому засіданні 06.09.2017 р. подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою від 06.09.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 27.09.2017 р.

27.09.2017 р. від позивача надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалами суду від 27.09.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень, та зупинено провадження у справі до надходження матеріалів справи з експертної установи.

Ухвалою від 26.03.2018 р., у зв'язку з набранням 15.12.2017 р. чинності Законом України від 03.10.2017 р. №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 25.04.2018 р.

12.04.2018 р. від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи та відзив.

13.04.2018 р. від позивача надійшла відповідь на відзив та заява про відмову від позову в частині позовних вимог до ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я".

25.04.2018 р. від ТОВ "Реал-Право" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи.

25.04.2018 р. від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Протокольною ухвалою від 25.04.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання відкладено на 30.05.2018 р.

22.05.2018 р. від позивача надійшла заява про включення витрат на проведення судової експертизи до складу судових витрат та заперечення на клопотання ТОВ "Реал-Право" про призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою суду від 30.05.2018 р. прийнято відмову позивача від позову до ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", провадження у справі відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" закрито.

Ухвалою суду від 30.05.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження, підготовче засідання відкладено на 26.06.2018 р., та викликано судового експерта Кисіль Н.В. у підготовче засідання.

04.06.2018 р. від ТОВ "Реал-Право" надійшли письмові пояснення.

26.06.2018 р. від судового експерта Кисіль Н.В. надійшли пояснення щодо висновку експерта № 015-КНВ/17.

У підготовчому засіданні 26.06.2018 р. судовий експерт Кисіль Н.В. надала пояснення щодо висновку експертизи.

Протокольною ухвалою від 26.06.2018 р. відмовлено в задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи, закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 25.07.2018 р.

07.06.2018 р. від позивача надійшли пояснення.

Протокольною ухвалою від 25.07.2018 р. судове засіданні відкладено на 01.08.2018 р.

У судове засідання 01.08.2018 р. з'явились представники позивача, ТОВ "Реал-Право" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Представники позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 01.08.2018 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" мотивовані тим, що він являється власником знака для товарів і послуг "Тривалумен" за Свідоцтвом України №27781 від 15.10.2002 р.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" було подано заявку m2014 14947, за якою було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг , про що видано Свідоцтво України №208959 від 25.02.2016 р.

У подальшому, власником знака за Свідоцтвом України №208959 від 25.02.2016 р. стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право".

Позивач стверджує, що комбінований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №208959 від 25.02.2016 р., являється схожим настільки, що його можна сплутати, із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Тривалумен" за Свідоцтвом України №27781 від 15.10.2002 р., у зв'язку чим просить суд:

- визнати недійним повністю свідоцтво України № 208959 від 25.02.2016 р. на комбінований знак для товарів і послуг , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: Седативні препарати; заспокійливі препарати; спазмолітині препарати;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійним свідоцтва України № 208959 від 25.02.2016 р. на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: Седативні препарати; заспокійливі препарати; спазмолітині препарати та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проти позову заперечує та зазначає, зокрема, що спірний знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 208959 від 25.02.2016 р. було зареєстровано з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" правом на подання відзиву на позовну заяву не скористалось, проте із клопотань про призначення повторної судової експертизи вбачається, що вказане товариство заперечує схожість знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №208959 від 25.02.2016 р. настільки, що його можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "Тривалумен" за Свідоцтвом України №27781 від 15.10.2002 р., що належить позивачу.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

ПАТ "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" зазначає, що знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №208959 від 25.02.2016 р., не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнаний недійсними, оскільки:

- являється схожими настільки, що його можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "Тривалумен" за Свідоцтвом України №27781 від 15.10.2002 р., що належить позивачу;

- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно позивача;

- товари, для яких зареєстрований оспорюваний знак, являються спорідненими з товарами, для яких зареєстрований знак позивача.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного знака умовам надання правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 27.09.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень (відповідно до ухвали від 11.12.2017 р. - судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Кісіль Наталії Валеріївні).

На вирішення судовому експерту було поставлено наступні питання:

1) Чи є знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959, схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27781, станом на дату подання заявки m2014 14947?

2) Чи є однорідними товари, для яких зареєстровано знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959, та знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27781, станом на дату подання заявки m2014 14947?

4) Чи є знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959, таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, відносно власника знака знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27781?

Із Висновку судової експертизи №015-КНВ/17 від 06.03.2018 р. (судовий експерт Кісіль Н.В.) вбачається, що:

1. (2). Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959 є спорідненими із товарами для яких зареєстровано знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27781, станом на дату подання заявки m2014 14947.

2. (1). Знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959 є схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27781, станом на дату подання заявки m2014 14947.

3. (4). Знак за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959 є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, відносно власника знака за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27781.

Дослідивши Висновок судової експертизи №015-КНВ/17 від 06.03.2018 р., з урахуванням письмових пояснень судового експерта від 26.06.2018 р. та усних пояснень, наданих у підготовчому засіданні 26.06.2018 р., судом встановлено, що висновки експерта являються повними, належним чином обґрунтованими; під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури; висновок експерта відповідає наявним у матеріалах справи доказам.

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин схожості знаків позивача і Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", суд дійшов висновку про те, що твердження позивача про наявність підстав для визнання знака за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208959 від 25.02.2016 р. недійсним, являються доведеними та підтверджуються належними і допустимими доказами.

Стосовно позовних вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, суд зазначає, що міністерство є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності щодо ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; внесення змін до Реєстру, а також публікація відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність", станом на час прийняття рішення відноситься до виключної компетенції Міністерства.

Оскільки судом встановлено наявність підстав для визнання недійсним Свідоцтва України №208959 від 25.02.2016 р. на знак для товарів і послуг, то вимоги про внесення відповідних змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", також підлягають задоволенню.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати, понесені позивачем (судовий збір та витрати на оплату експертизи), покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право".

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійним повністю свідоцтво України № 208959 від 25.02.2016р. на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: Седативні препарати; заспокійливі препарати; спазмолітині препарати.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійним свідоцтва України № 208959 від 25.02.2016 р. на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: Седативні препарати; заспокійливі препарати; спазмолітині препарати; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 28А; ) на користь Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, будинок 17; ) 3 200 (три тисячі двісті) грн. судового збору та 23 212 (двадцять три тисячі двісті дванадцять) грн. 80 коп. витрат на проведення судової експертизи.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 16.08.2018 р.

Суддя Н.І. Зеленіна