РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.08.2018Справа № 910/21656/17

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"

до 1) Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту України № 33762 та зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

секретар судового засідання

Репа Я.І.

Представники

від позивача: Лучка І.Ю. за довіреністю б/н від 07.06.2017, Шум О.М. за довіреністю № б/н від 07.06.2017

від відповідача-1: Оганесян А.Г. - адвокат за договором № АБ 190318 від 19.03.2018

від відповідача-2: Мелешко В.І. за довіреністю № 2434-03/216 від 17.04.2018, Потоцький М.Ю. за довіреністю № 2434-03/65 від 02.02.2018

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач, ДП "КК "РОШЕН") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1, ПАТ "КИЇВХЛІБ") та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2, Міністерство) про визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги ДП "КК "РОШЕН" обгрунтовані тим, що патент України № 33762 на промисловий зразок було видано за заявкою № s201601164 від 07.07.2016 з порушенням прав позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", що згідно з п.п. в) п.1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання спірного патенту недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 порушено провадження у справі № 910/21656/17 та призначено розгляд справи на 29.01.2018 об 11:00 год.

14.12.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2017 постановлено здійснювати розгляд справи № 910/21656/17 у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 29.01.2018 об 11:00 год.

17.01.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

17.01.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 (ПАТ "КИЇВХЛІБ") вважає позов надуманим та необґрунтованим, просив суд відмовити позивачу у задоволенні позову, з огляду на таке:

- ПАТ "КИЇВХЛІБ" являється право володільцем 30 знаків для товарів та послуг, а також 25 промислових зразків, в тому числі патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок "Упакування для торта "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК";

- ПАТ "КИЇВХЛІБ" уклав з ТОВ "Київський БКК" Договір комерційної концесії від 28.04.2017, за умовами якого передав ТОВ "Київський БКК" виключні права на сукупність належних йому прав інтелектуальної власності та ділову репутацію, включаючи право на використання промислового зразка "Упакування для торта "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762 від 25.01.2017;

- відповідач-1 вважає, що на ПАТ "КИЇВХЛІБ", як попереднього користувача поширюються положення статті 500 Цивільного кодексу України, оскільки ПАТ "КИЇВХЛІБ" добросовісно використовував торговельну марку "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК";

- відповідач-1 вважає незаконним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 про визнання знаку "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" добре відомим в Україні відносно позивача щодо товару 30 класу МКТП: "торти" станом на 01.01.2009 року (далі - Рішення Апеляційної палати ДСІВ України), оскільки зазначене рішення було прийняте з порушенням п. 6.4.12 Порядку про визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Міністерство освіти і науки України від 15.04.2005 № 228;

- відповідач-1 зазначив, що ДСІВ України була обізнана про промисловий зразок "Упакування торта "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" та відхилила заперечення позивача проти реєстрації позначення за заявкою № m201614267 (дана заявка є заявкою відповідача-1 на реєстрацію позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК");

- відповідач-1 повідомив, що у 2016 році Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПН України було проведено експертне дослідження, на розгляд якого було винесено питання: "Чи є упаковка та позначення торту "Казковий ключик" тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 від 10.07.2007року (власник ДП "КК "РОШЕН")?"; за результатами вказаного дослідження складено Висновок № 524 від 12.07.2016, у якому експерт Коваленко Т.В. зробила висновок, що "Упаковка та позначення торту "Казковий ключик" не є тотожними або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 від 10.07.2007 року (власник ДП "КК "РОШЕН"))".

- відповідач-1 послався на результати соціологічного дослідження у формі опитування, замовленого у компанії RATE1 (ТОВ "Перша рейтингова система", код 35634799), що було проведене у період з 08.09.2017 по 15.09.2017 (далі - Соціологічне дослідження RATE1). Проведені соціологічні дослідження, на думку відповідача-1, прямо вказують, що для споживачів упаковки тортів не є схожими до ступеня змішування;

- враховуючи, що в провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа №910/15987/17 за позовом ДП "КК "Рошен" до ТОВ "Київський БКК" про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", відповідач-1 вважає, що в діях позивача вбачаються ознаки зловживання правом, з метою перешкоджання відповідачу у здійсненні законної господарської діяльності, а тому у задоволенні позову слід відмовити з вказаної підстави.

Отже, згідно поданого відзиву відповідач-1 вважає, що упакування торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" не схоже на упакування торту "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" до ступеню змішування та ніяким чином не вводить в оману споживачів, оскільки у свідомості споживачів, як свідчать результати Соціологічного дослідження RATE1, торт "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" не асоціюється виключно з позивачем.

26.01.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1, відповідно до якої позивач надав письмові пояснення:

- щодо прояву недобросовісної конкуренції з боку відповідача-1: позивач зазначив, що твердження відповідача-1 про те, що у його діях відсутні ознаки недобросовісної конкуренції у зв'язку з реєстрацією та використанням патенту України № 33762 на промисловий зразок, не відповідають дійсності і це підтверджується Рішенням Антимонопольного комітету України від 23.11.2017 № 663-р у справі № 127-26.4/266-16 (далі - Рішення АМКУ);

- щодо незаконності Рішення Апеляційної палати ДСІВ України: позивач зазначив, що Рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017, яким знак для товарів та послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" було визнано добре відомим в Україні станом на 01.01.2009, є чинним, а отже всі посилання відповідача-1 на його незаконність є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності; позивач також зазначив, що добре відомий знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" не є єдиним аргументом позивача у даній справі, адже позивач є власником комбінованого знаку за свідоцтвом України № 78911 з пріоритетом від 02.12.2005 для товарів 30 класу МКТП: "торти", тобто, відповідач-1 на 11 років пізніше від позивача подав заявку на реєстрацію промислового зразка "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762, що є схожим із знаками "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" позивача настільки, що їх можна сплутати;

- щодо посилання відповідача-1 на заявку № m201614267: позивач зазначив, що ним дійсно 09.09.2016 було подано заперечення проти реєстрації позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" відповідача-1, у результаті розгляду якого ДСІВ України було остаточно та повністю відмовлено відповідачу-1 у реєстрації позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за заявкою № m201614267;

- щодо підстав визнання недійсним патенту України № 33762 на промисловий зразок: позивач зазначив, що відповідно до особливостей законодавства України про охорону прав на промислові зразки, відповідач-2 не проводить експертизи по суті щодо заявок на промислові зразки, і навіть у випадку виявлення невідповідності заявки умовам патентноздатсноті або надання її із порушенням прав інших осіб, відповідач-2 не має права винести відмову у його реєстрації; разом з тим, підстави для визнання недійсним патенту на промисловий зразок встановлені у ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"; позивач вважає, що, патент України № 33762 було видано внаслідок подання заявки з порушенням його прав, адже зображення вказаного промислового зразка є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" позивача;

- щодо результатів соціологічних опитувань, наданих відповідачем-1: позивач вважає їх неналежними, недостовірними та недостатніми доказами у справі;

- щодо результатів соціологічних опитувань, проведених АМКУ в рамках розгляду справи № 127-26.4/266-16/290: позивач звернув увагу на п. 65 Рішення АМКУ, в якому зазначено, що як свідчать результати проведеного опитування, більшість споживачів може сплутати кондитерський виріб - торт "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва відповідача-1 з кондитерським виробом - тортом "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" виробництва позивача, тобто у споживача може виникнути асоціативний зв'язок між продукцією позивача та продукцією відповідача-1, що може призвести до змішування діяльності цих суб'єктів господарювання;

- щодо результатів соціологічних опитувань, поданих позивачем: позивач зазначив, що на його замовлення Центром соціальних технологій "Соціополіс" з 14 червня по 20 липня 2017 року було проведено соціологічне опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" і "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок вказаних тортів" (далі - Соціологічне опитування "Соціополіс"). На твердження позивача, проведене соціологічне дослідження підтвердило, що спірний патент відповідача-1 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком за Свідоцтвом України №78911 для товарів 30 класу МКТП та добре відомим знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" для товарів 30 класу МКТП відповідно до Рішення Апеляційної палати ДСІВ від 28.04.2017;

- щодо висновку спеціаліста, на який посилається відповідач-1: позивач вважає, що Висновок № 524 є неналежним, недостовірним та недостатнім доказом у справі; разом з тим, з метою підтвердження того, що патент України № 33762 було видано внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, останній надав суду Висновок експерта №122 від 23.01.2017 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17, складений судовим експертом Жила Б.В.;

- щодо права попереднього користувача: позивач звернув увагу, що право попереднього користувача не стосується предмету спору у даній справі.

У підготовче засідання, призначене на 29.01.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

Представники позивача в попередньому засіданні 29.01.2018 подали клопотання на виконання вимог ухвали суду від 06.12.2017, відповідно до якого просили суд залучити до матеріалів справи заяву про відсутність аналогічного спору та докази на підтвердження направлення копій клопотання на адреси відповідачів. Клопотання судом задоволене та залучене до матеріалів справи.

В попередньому засіданні, призначеному на 29.01.2018, представник відповідача-1 подав клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просив суд призначити у справі № 910/21656/17 комісійну судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України. Вказаним клопотанням відповідач-1 також запропонував суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерту. Клопотання відповідача-1 залучене судом до матеріалів справи та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Представники позивача в попередньому засіданні 29.01.2018 подали заперечення на клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просили суд відмовити відповідачу-1 в задоволенні клопотання про призначення у справі № 910/21656/17 комісійної судової експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Представники позивача та відповідачів в судовому засіданні, призначеному на 29.01.2018 повідомили суд про необхідність подання ними додаткових доказів у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2018 відкладено підготовче засідання у справі № 910/21656/17 на 14.02.2018 о 15:40 год.

02.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення до клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21656/17 від 29.01.2018, якими відповідач-1 надав додаткові обґрунтування щодо необхідності призначення у справі комісійної судової експертизи, підтримав раніше подане клопотання про призначення такої експертизи та перелік питань на експертизу, проведення якої просив доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України, оскільки, на його думку, Висновок № 122 від 23.01.2017 у справі № 910/21656/17, поданий позивачем в якості додатків до відповіді на відзив від 29.01.2018, є невірним, з огляду на його необ'єктивність.

06.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь позивача на відзив відповідача-1. Відповідно до поданих заперечень відповідач-1:

- заперечував щодо прояву "недобросовісної конкуренції", зазначивши, що вважає Рішення АМКУ № 663-р від 27.11.2017 таким, що прийняте з неповним з'ясуванням обставин, які мають значення для справи, у Рішенні АМКУ не доведено обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, а викладені у Рішенні АМКУ висновки не відповідають дійсним обставинам справи, внаслідок чого дії відповідача-1неправомірно визнано актом недобросовісної конкуренції. За таких обставин відповідач-1 звернувся з відповідним позовом до Господарського суду міста Києва (справа № 910/1047/18).

- наполягав на незаконності рішення Апеляційної палати ДСІВ;

- опитування АМКУ відповідач-1 вважає не репрезентативним, а також таким, що не доводить обставини справи, не доводить схожості порівнюваних упаковок торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва відповідача-1 та торту "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" виробництва позивача, як це зазначено у Рішенні АМКУ, а відповідно вважає, що таке дослідження АМКУ не є допустимим або належним доказом у даній господарській справі;

- Соціологічне опитування "Соціополіс" відповідач-1 вважає не репрезентативним та таким, що було проведено без фактичного опитування респондентів, також відповідач-1 стверджував про маніпулятивну інтерпретацію результатів такого дослідження;

- висновки експерта Жили Б.В. відповідач-1 вважає неправильними та такими, що не можуть бути належними і допустимими доказами у цій справі.

07.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення доказів, яким відповідач-1 просив залучити до матеріалів справи результати соціологічного дослідження у формі опитування, проведеного компанією RATE1 (ТОВ "Перша рейтингова система", код 35634799) з 08.09.2017-15.09.2017 (повний текст) разом з доданими до нього документами.

09.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказу, яким позивача просив долучити до матеріалів справи Висновок експерта № 2/208 від 07.02.2018 у справі № 910/21656/18 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Пейкрешвілі Мамукою Шотаєвичем, а також врахувати даний висновок при розгляді справи.

12.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення на додаткові пояснення до клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до яких позивач просив суд відмовити у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи у справі № 910/21656/17.

12.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про відшкодування судових витрат, відповідно до якого позивач просив суд, у разі винесення рішення у справі № 910/21656/17 на користь ДП "КК "РОШЕН", стягнути з ПАТ "КИЇВХЛІБ" на користь ДП "КК "РОШЕН" судові витрати у розмірі 153788,00 грн., а також, у разі призначення судом судової експертизи та покладення обов'язку сплати її вартість на позивача, - включити таку вартість до судових витрат позивача.

14.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про надання додаткового строку для подання доказів та відкладення підготовчого засідання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд надати додатковий строк для подання результатів соціологічного дослідження та відкласти розгляд даної справи.

14.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб. Зазначеним клопотанням представник відповідача-1 просив залучити до участі у розгляді даної справи Товариство з обмежно відповідальністю "Київський БКК" в якості третьої особи без самосійних вимог на стороні відповідача-1 та Амо Кепітал Патнерз ЛТД (Amo Capital Partners LTD), в якості третьої особи без самосійних вимог на стороні відповідача-1.

У підготовче засідання, призначене на 14.02.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, судом розглянуто та відхилено клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб.

У підготовчому засіданні 14.02.2018 клопотання відповідача-1 про надання додаткового строку для подання доказів та відкладення підготовчого засідання залучене судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, заслухавши пояснення учасників справи та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі експертизи, відповідно до положень ст. 99 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2018 продовжено строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів та відкладено підготовче засідання у справі на 12.03.2018 о 09:10 год.

15.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме доказів на підтвердження направлення сторонам у справі документів.

15.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо патенту України № 33762; виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 78911, копій матеріалів заявки № s201601164.

20.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

05.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення доказів, відповідно до якого відповідач-1 просив суд залучити до матеріалів справи письмовий доказ - Аналітичний звіт за результатами масового опитування "Сприйняття серед споживачів позначення "Київський торт", їхня можливість визначити виробників на упаковках торту "Київський" і "Київський торт" та оцінка споживачами можливості сплутати ці дві упаковки", проведеного Дослідницьким центром SPHERA на замовлення ПАТ "КИЇВХЛІБ" (далі - Звіт SPHERA). При цьому відповідач-1 відзначив, що не дивлячись, що основною метою Звіту SPHERA було дослідження питання щодо іншого спірного об'єкта інтелектуальної власності, питання 13 цього звіту присвячено предмету спору у даній справі.

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява про виконання вимог ухвали суду від 14.02.2018, відповідно до якої відповідач-1 надав суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерта, а також надав суду перелік експертних установ, яким, на його думку, за доцільне призначити проведення експертизи у справі.

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду від 14.02.2018, відповідно до якого позивач звернув увагу суду на недоцільність призначення у справі судової експертизи. Зазначеним клопотанням позивач також надав суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерта.

12.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли додаткові письмові пояснення щодо окремого питання, а саме щодо належності, допустимості та достовірності звітів за результатами проведених соціологічних досліджень. Відповідно до наданих додаткових пояснень позивач вважає, що "повний" /"неповний" тексти Звіту RATE1 та Звіту SPHERA є неналежними, недостатніми та недостовірними доказами у справі, а Звіт "Соціополіс" вважає належним та допустимим доказом у справі.

У підготовче засідання, призначене на 12.03.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

У підготовчому засіданні, призначеному на 12.03.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 призначено комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21656/17, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі № 910/21656/17 на час проведення експертизи у справі № 910/21656/17.

12.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про видачу нарочно ухвали суду від 12.03.2018.

19.06.2018 через відділ діловодства суду одержано Висновок експертів № 102/18 від 05.06.2018 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/21656/17 у трьох томах.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи те, що провадження у справі № 910/21656/17 зупинено на час проведення експертизи у справі № 910/21656/17, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, суд дійшов висновку про поновлення провадження у справі № 910/21656/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 поновлено провадження у справі № 910/21656/17 та призначено підготовче засідання у справі на 23.07.2018 об 11:00 год.

05.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

11.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

19.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018 (далі - Висновок експертів) за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до яких позивач просив суд врахувати зазначений висновок та задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Зокрема, позивач зазначив, що, на його думку, Висновок експертів складений кваліфікованими судовими експертами, які володіють необхідними знаннями у сфері права інтелектуальної власності, Висновок експертів містить докладний опис проведених досліджень та його висновки є обґрунтованими та повними, а тому відповідно до ст. 76-78 ГПК України є належним, допустимим та достовірним доказом по справі, встановлені Висновком експертів обставини підтверджують обґрунтованість позовних вимог позивача.

20.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення з урахуванням Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018, відповідно до яких відповідач-1 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову, у зв'язку з недоведеністю вимог. Зокрема, відповідач-1 зазначив, що:

- вважає Висновок експертів № 102/18 від 05.06.2018 таким, що підлягає критичному сприйняттю судом, з огляду на те, що експерти в дослідженні питань, поставлених на їх вирішення, не врахували значні відмінності, що присутні в патенті відповідача-1 УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" №33762 та протиставлених йому добре відомому знаку "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" та знаку для товарів і послуг № 78911, експерти при проведенні дослідження сконцентрували увагу на визначенні схожості окремих елементів порівнюваних об'єктів, які, на думку відповідача-1, було порівняно не об'єктивно, експерти не надали значення розбіжностям між іншими елементами, що визначають несхожість зображень в цілому, а отже, дійшли хибних висновків щодо можливості введення в оману споживача;

- підтримує твердження, висловлені раніше у заявах по суті справи щодо незаконності рішення Апеляційної палати ДСІВ України; щодо відсутності між зображенням за патентом № 33762 та добре відомим знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК"/ зображенням за знаком для товарів і послуг № 78911 такої схожості, що внаслідок їх використання можливе введення споживачів в оману щодо виробника товарів 30 класу МКТП.

20.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про відшкодування судових витрат позивача, відповідно до яких відповідач-1 просив суд відмовити у задоволенні такого клопотання позивача, оскільки: матеріали справи не містять жодних висновків експертів, підготовлених ТОВ "Картушин і партнери"; соціологічне дослідження відповідач-1 не вважає належним доказом у справі, а тому не вбачає підстав для включення витрат на його проведення до складу судових, крім того, соціологічне дослідження та підтвердження його оплати датовані задовго до порушення провадження у даній справі; до обсягу предмету Договору від 03.04.2017 позивача взагалі не входить правова допомога у формі "формулювання переліку питань, підготовка і подання запиту на проведення експертизи"; сума у розмірі 61900,00 грн. є явно та очевидно непропорційною таким послугам, як "формулювання переліку питань, підготовка і подання запиту на проведення експертизи".

23.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, яким позивач надав суду докази оплати витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, а саме платіжне доручення № 3947 від 03.05.2018 на суму 26083,20 грн.

У підготовче засідання, призначене на 23.07.2018, з'явилися представники позивача та відповідачів.

У підготовчому засіданні 23.07.2018 суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 23.07.2018 представники позивача та відповідачів зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові і відзиві.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.07.2018, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 06.08.2018 об 11:00 год.

У судове засідання, призначене на 06.08.2018, з'явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

В судовому засіданні 06.08.2018 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 06.08.2018 судом відповідно до ст. 208 ГПК України заслухано вступне слово представників позивача, відповідача-1 та відповідача-2

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві та у відповідь на відзив відповідача-1, поданій 26.01.2018 через відділ діловодства суду, у додаткових письмових поясненнях щодо окремого питання, поданих 12.03.2018 через відділ діловодства суду, у письмових поясненнях щодо Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018, поданих 19.07.2018 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 17.01.2018 через відділ діловодства суду, у запереченнях на відповідь позивача на відзив відповідача-1, поданих 06.02.2018 через відділ діловодства суду, у письмових поясненнях з урахуванням Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018, поданих 20.07.2018 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-2 проти позову заперечував.

В судовому засіданні 06.08.2018 судом відповідно до ст.ст. 208-210 ГПК України з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів (ст.ст. 217, 218 ГПК України).

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.08.2018 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши учасників справи, з'ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими сторони обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач, ДП "КК "РОШЕН") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1, ПАТ "КИЇВХЛІБ") та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2, Міністерство) про визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- позивач є відомим в Україні виробником кондитерських виробів, асортимент яких складає понад

320 найменувань товарів, серед яких: цукерки, шоколад, печиво, вафлі, торти;

- серед широкого асортименту кондитерських виробів позивача за рівнем популярності у споживачів можна виділити торти, марковані позначенням "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", які виготовляються позивачем з 2003 року та обсяги реалізації яких постійно зростають;

- виробництво кондитерських виробів здійснюється ПрАТ "ККФ "РОШЕН" (виконавець) за дорученням ДП "КК "РОШЕН" (позивач, замовник) на підставі Договору № 1К/12 від 01.01.2012, відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов'язується виконати роботи по виготовленню продукції, надати супутні цим роботам послуги, характер робіт, об'єм (план), терміни виготовлення і умови оплати, якісні і кількісні характеристики, асортимент продукції визначаються додатками до цього договору, що є його невід'ємними частинами;

- продукція позивача реалізується по всій території України без виключення - в продуктових магазинах, супермаркетах, гіпермаркетах, у тому числі у 55 фірмових магазинах "ROSHEN", тобто пересічний український споживач кожного дня бачить на вітринах та прилавках магазинів продукцію позивачів;

- позивач є власником комбінованого знаку за свідоцтвом України № 78911 з пріоритетом від 02.12.2005, який користується правовою охороною для товарів 30 класу МКТП: "торти";

- крім того, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017, затвердженим Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 53-Н від 03.05.2017, знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" було визнано добре відомим в Україні станом на 01.01.2009 року відносно товарів 30 класу МКТП: "торти" у відношенні особи позивача;

- як стало відомо позивачу, за заявкою відповідача-1 № s201601164 від 07.07.2016 останньому було видано патент України № 33762 на промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК";

- позивач зазначає, що в складі зображення промислового зразка за патентом України № 33762 присутні словесні та комбіновані позначення, що містять в своєму складі елемент "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК";

- позивач вважає, що:

присутнє в складі промислового зразка за патентом України № 33762 позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" є схожими настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН";

присутнє в складі промислового зразка за патентом України № 33762 комбіноване позначення, яке містить в своєму складі елемент у вигляді напису "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911;

промисловий зразок за патентом України № 33762 може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП: "торти", оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншим виробником - позивачем;

- таким чином, позивач вважає, що внаслідок включення до зображення промислового зразка за патентом України № 33762 позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" та комбінованого позначення, яке містить в своєму складі елемент у вигляді напису "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", схожих до ступеню сплутування з добре відомим в Україні знаком позивача "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" та знаком за свідоцтвом України № 78911, відповідачем-1 було порушено право позивача на вказані знаки для товарів і послуг;

- з огляду на наведене, позивач стверджує, що патент України № 33762 на промисловий зразок було видано за заявкою № s201601164 від 07.07.2016 з порушенням прав позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", що згідно з п.п. в) п.1 ст.25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання патенту України № 33762 на промисловий зразок недійсним повністю.

Згідно п. 85 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до п. 2 вищенаведеної постанови Пленуму Вищого господарського суд України від 17.10.2012 № 12, загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права.

Спосіб захисту порушеного права обумовлюється нормою матеріального права, яка регулює ті чи інші правовідносини між сторонами спору. Тому, позивач, формулюючи позовні вимоги, повинен відштовхуватися від тих наданих йому законом прав, які були об'єктивно порушені відповідачем і позов повинен бути направлений на припинення цих правопорушень та на відновлення порушеного права. Таким чином, право вибору способу захисту порушеного права належить позивачу, а суд наділений компетенцією перевірити відповідність обраного способу захисту змісту порушеного права. При цьому, обраний спосіб захисту не лише повинен бути встановлений договором або законом, але і бути ефективним засобом захисту, таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Згідно з ст. 469 ЦК України, права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.п. в) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Отже, оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позивач належним чином довів, що спірний патент на промисловий зразок порушує його права та законні інтереси, а обраний ним спосіб захисту встановлений Законом України "Про охорону прав на промислові зразки". Наразі доводи відповідача-1 про наявність в діях позивачів ознак зловживання правом, з метою перешкоджання відповідачу-1 у здійсненні законної господарської діяльності, судом відхиляються як безпідставні.

Відповідач-1 (Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ") проти позову заперечував, посилаючись на:

- незаконність рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017;

- неналежність та недопустимість доказів, що надавались позивачем, а саме рішення Антимонопольного комітету України № 663-р від 23.11.2017 року, Висновку експерта № 122 від 23.01.2018 року судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 21656/17; Соціологічного опитування "Соціополіс"; соціологічних опитувань, проведених АМКУ в рамках розгляду справи № 127-26.4/266-16/290;

- відсутність між зображенням за патентом України № 33762 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" / зображенням за знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 такої схожості, що внаслідок їх використання можливе введення споживачів в оману щодо виробника товарів 30 класу МКТП.

Відповідач-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) проти позову заперечував.

Відповідно до ч.ч. 1-3статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що заявлені позивачем позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" зазначено, що промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. При цьому п. 2 ст. 5 даного закону вказує, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Частиною 2 статті 461 ЦК України також визначено, що об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України, ч. 1 ст. 156 ГК України, набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Згідно ст. 492 ЦК України зазначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (ч. 3 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Згідно з п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

Відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, (1) Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Предметом спору у даній справі є вимоги позивача про визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок, який було видано відповідачу-1 внаслідок подання заявки № s201601164 від 07.07.2016 з порушенням прав позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК".

По матеріалам справи судом встановлено, що Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) за результатами формальної експертизи заявки № s201601164, проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видала Публічному акціонерному товариству "КИЇВХЛІБ" (відповідачу-1) патент України № 33762 на промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК".

Відповідно до наявної в матеріалах справи інформації щодо патенту України № 33762 на промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" (а.с. 51 т. 1, а.с. 68 т. 3) вбачається, що заявка № s201601164 на видачу даного патенту подана 07.07.2016, дата набрання чинності прав 25.01.2017, публікація про видачу патенту була здійснена 25.01.2017, Бюл. № 2, власником патенту є Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1), чинність патенту підтримана до 07.07.2018. Матеріали справи також містять зображення (а.с. 51 т. 1, а.с. 69 т. 3) та опис (а.с. 78-80 т. 3) промислового зразка "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762.

Судом також встановлено, що Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач) є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911.

Відповідно до наявної в матеріалах справи інформації щодо вказаного свідоцтва, зареєстрований за ним знак є комбінованим позначенням, що "виконане у вигляді круга, що складається з словесного та зображувального елементів. Зображувальний елемент представлено у вигляді ключа, виконаного на фоні старовинного міста. Словесна частина знаку складається з чотирьох слів: ROSHEN ТОРТ ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК, виконаних літерами латинської та кириличної абетки. Словесний елемент "ROSHEN" розміщений у верхній частині знаку на тлі хвилястої стрічки, елементи ТОРТ ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК розміщено під зображенням ключа, у три рядки буквами різного кольору та розміру". Власником знаку є Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач), дата реєстрації 10.07.2007; номер заявки m200514843; дата подання заявки 02.12.2005; заявлені кольори: жовтий; знак зареєстровано для товарів 30 класу МКТП: торти дата реєстрації 10.07.2007, заявка № m200514843, дата подання заявки 02.12.2005, заявлений колір: жовтий, знак зареєстровано для товарів 30 класу МКТП: "торти" (а.с. 41 т. 1, а.с. 183 т. 3).

Крім того, відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017, затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 53-Н від 03.05.2017 (далі - Рішення Апеляційної палати ДСІВ України) (а.с. 42-50 т. 1), знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" визнано добре відомим в Україні відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивача) щодо товару 30 класу МКТП: "торти" станом на 01.01.2009. Отже, дата, на яку знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" став добре відомим в Україні відносно позивача - 01.01.2009.

При цьому суд відзначає, що станом на час розгляду даної справи по суті наведене Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 є чинним, у судовому порядку незаконним не визнавалось та не скасовувалось, докази протилежного в матеріалах справи відсутні. За таких обставин, доводи відповідача-1 щодо незаконності Рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017 судом відхиляються як безпідставні. Більш того, предметом даного спору є визнання недійсним патенту України № 33762 на промисловий зразок, а не визнання незаконним Рішення Апеляційної палати ДСІВ України.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що патент України № 33762 на промисловий зразок було видано за заявкою № s201601164 від 07.07.2016 з порушенням прав позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", оскільки:

присутнє в складі промислового зразка за патентом України № 33762 позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" є схожими настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН";

присутнє в складі промислового зразка за патентом України № 33762 комбіноване позначення, яке містить в своєму складі елемент у вигляді напису "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911;

промисловий зразок за патентом України № 33762 може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП: "торти", оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншим виробником - позивачем;

За наведених обставин, в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

Чи містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України № 33762?

Чи містяться у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України на промисловий зразок №33762 позначення, що внаслідок їх використання можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен"?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/21656/17, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування певних фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено комісійну (у складі не менш як два експерта одного напряму спеціальних знань) експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21656/17, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), на вирішення експертизи було поставлене вищенаведене питання.

Висновок з питання, яке досліджувалось судовими експертами Н.М.Ковальова (голова комісії) та О.А.Фоя під час проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/21652/17, викладено у Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018 (далі також - Висновок експертів № 102/18 від 05.06.2018) (а.с. 179-201 т. 3).

У дослідженні використовувались методи аналізу, порівняння та синтезу.

Об'єктами дослідження визначено:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911;

- добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК";

- позначення нанесені на упакування для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" у складі промислового зразка за патентом України №33762.

Для відповіді на перше питання (Чи містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України № 33762?) комісією експертів порівнювались позначення, які містить промисловий зразок за патентом України №33762 і які формують його зовнішній вигляд, із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИИ КЛЮЧИК" відповідно до загального підходу до проведення судових експертиз, пов'язаних із позначеннями.

Дослідження із встановлення того, чи містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 у складі промислового зразка "Упакування для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України №33762, здійснювалось за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки і для яких призначений та застосовується промисловий зразок;

б) визначення схожості зображень знаків для товарів і послуг з позначеннями.

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності №116 від 28.07.1995, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 зі змінами від 14.06.2011 (далі - Правила), при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих позначень для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 зареєстровано щодо товарів 30 класу - торти.

Добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" визнаний відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 щодо товару 30 класу МКТП - торти.

Відповідно до назви, яка повинна характеризувати призначення та відображувати суть промислового зразка - промисловий зразок за патентом України №33762 "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" зареєстровано як упаковка для кондитерського виробу - торту.

Здійснивши дослідження спорідненості (однорідності послуг), експерти дійшли висновку, що товари (торти), на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомого в Україні знаку "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є спорідненими з товаром, для якого призначений та застосовується промисловий зразок за патентом України №33762 "Упакування для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", оскільки такі товари використовуються спільно та можуть продаватися і використовуватися для упакування тортів.

Визначаючи схожість комбінованих позначень, експерти зазначили:

- при визначенні схожості знака для товарів і послуг з позначеннями необхідно враховувати, що не вимагається ніякого наміру викликати сплутування, як і не вимагається фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом;

- окремим аспектом визначення схожості є те, що знаки повинні порівнюватися в цілому, і що більше значення має надаватися спільним елементам, які можуть призвести до сплутування, без виокремлення відмінностей, непомітних пересічному споживачу.

- визначення схожості зображень знака та позначень здійснюється за принципами викладеними в п. 4.3.2.4. Правил, згідно яких позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів;

- як встановлено:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 є комбінованим,

добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є словесним,

позначення, що містить промисловий зразок за патентом України №33762 є комбінованим;

- при дослідженні схожості комбінованих позначень визначається як схожість усього позначення в цілому, так і його складових елементів із урахуванням значущості розташування тотожних або схожих елементів;

- основним словесним елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 є "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", оскільки він має більші геометричні розміри, ніж інші словесні елементи. Словесні елементи "ROSHEN" та "ТОРТ" є другорядними, оскільки мають значно менші розміри ніж "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК";

- зображувальний елемент у формі ключа, що є елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 підсилює домінуюче значення напису "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" за рахунок його виконання золотавим кольором;

- основним словесним елементом позначень, які містить промисловий зразок за патентом України №33762 є "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", оскільки він має більші геометричні розміри, ніж інші словесні елементи. Словесні елементи "БКК КИЇВ 1930" та "ТОРТ" є другорядними, оскільки мають значно менші розміри ніж "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК";

- загальні принципи визначення схожості позначень викладені у п. 4.3.2.6. Правил, де зазначено, що при встановленні схожості позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість;

- в позначеннях "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" та "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" закладено подібні ідеї, у зв'язку з цим порівнювані позначення є схожими за семантичними ознаками;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є схожими за фонетичними ознаками з позначеннями, з яких складається промисловий зразок за патентом України №33762;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 є схожим з позначеннями, які містить промисловий зразок за патентом України №33762, за такими ознаками: загальне зорове враження, графічне написання з урахуванням характеру літер, вид шрифту, зображувальні елементи. При цьому, додаткові елементи "БКК" та "ROSHEN" із графічними елементами, внаслідок свого розміру та периферійного розташування не впливають на розрізняльну здатність позначення і знаків.

- щодо добре відомого в Україні знака "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", то експерти зазначили, що оскільки основний (домінуючий) словесний елемент знака для товарів і послуг №78911"ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є тотожними за фонетичною та семантичною ознаками, то добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" також є схожим з основним (домінуючим) словесним позначенням, що містить промисловий зразок за патентом України №33762.

Таким чином, при дослідженні експертами було встановлено, що:

1) товари (торти), на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомого в Україні знаку "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є спорідненими з товаром, для якого призначений та застосовується промисловий зразок за патентом України №33762 "Упакування для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", оскільки такі товари використовуються спільно та можуть продаватися і використовуватися для упакування тортів;

2) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 є схожим з позначеннями, які містить промисловий зразок за патентом України №33762 за графічними, фонетичними та семантичними ознаками;

3) добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є схожим з позначеннями, які містить промисловий зразок за патентом України №33762 за фонетичними та семантичними ознаками;

4) між позначеннями що порівнювалися є відмінності, які в цілому не впливають на їх розрізняльну здатність.

Враховуючи вищевикладене та те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, експерти дійшли наступного висновку:

У складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України №33762 містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 (відповідь на перше питання, поставлене на вирішення експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 у справі № 910/21656/17).

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів і послуг, які за своїм виглядом та змістом є тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із товарами і послугами що були марковані позначеннями, права на які було набуто раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Комісією експертів встановлено, що у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України №33762 містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017.

Отже, експерти дійшли наступного висновку:

У складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України №33762 містяться позначення, що внаслідок їх використання можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (відповідь на перше питання, поставлене на вирішення експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 у справі № 910/21656/17).

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність (ст. 103 ГПК України).

Відповідно до ст. 105 ГПК України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018, проведення комісійної судової експертизи доручено:

Ковальовій Наталії Миколаївні - в.о. завідуючої лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, є судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), відповідну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), кваліфікацію судового експерта в тому числі за спеціальностями: 13.4. "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками" (свідоцтво ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України № 26 від 20 липня 2011, дійсне до 19.07.2021); 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України № 26 від 20 липня 2011, дійсне до 19.07.2021). Стаж експертної роботи з 2002 року.

Фої Оксані Анатоліївні - судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має базову вищу технічну освіту (освітньо- кваліфікаційний рівень - бакалавр), вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст) та юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями: 13.4 "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками" (свідоцтво № 46 від 20 липня 2016 року, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, термін дії до 20.07.2021); стаж експертної роботи з 2016 ; 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 41 від 12 травня 2016 року, видане ЕКК Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, термін дії до 12.05.2021); стаж експертної роботи з 2016. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Експертів про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експертів № 102/18 від 05.06.2018 складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/21656/17.

Водночас, доводи відповідача-1 з приводу того, що експерти не врахували значні відмінності, що присутні в патенті відповідача-1 УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТА "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" №33762 та протиставлених йому добре відомому знаку "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" та знаку для товарів і послуг № 78911, що експерти при проведенні дослідження сконцентрували увагу на визначенні схожості окремих елементів порівнюваних об'єктів, які було порівняно не об'єктивно, що експерти не надали значення розбіжностям між іншими елементами, що визначають несхожість зображень в цілому, а отже, дійшли до хибних висновків щодо можливості введення в оману споживача, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Зокрема, відповідач-1 вважає, що експерти не врахували "наявність у зображенні за патентом № 33762 відмітного елемента у вигляді логотипу з написом "БКК" та дати "1930", які виділяються кольором та розміром і однозначно вказують на виробника товару, що, відповідно, виключає можливість введення споживача в оману". Натомість, на стор. 15 Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018 зазначено: "Словесні елементи "БКК КИЇВ 1930" … є другорядними, оскільки мають значно менші розміри ніж "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", на стор. 20: "додаткові елементи "БКК" та "ROSHEN" із графічними елементами, внаслідок свого розміру та периферійного розташування не впливають на розрізняльну здатність позначення і знаків".

Відповідач-1 також вважає, що експерти не врахували "Помітну різницю в оформленні центрального зображувального елемента, який у зображенні за патентом № 33762, різко відрізняється за композицією та кольоровим оформленням від комбінованих знаків Позивача, завдяки зображенню фрагмента блакитного неба. На цьому елементі концентрується увага споживача, він займає значну площу безпосередньо в центрі композиції та надає малюнку відмітності й оригінальності". Натомість, опис промислового зразка за патентом України №33762 (а.с. 78-80 т. 3) взагалі не містить зазначення щодо блакитного неба, тоді як фактично зазначено таке: "Зображення ключа та звивиста стрічка розташовані на фоні ілюстративного малюнка - стилізованого зображення будиночків намальованих у казковій формі та різнокольорового даху каруселі поруч".

При цьому з Висновку експертів № 102/18 від 05.06.2018 вбачається, що при наданні відповідей на поставлені на вирішення експертизи питання експертами враховано те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Таким чином, Висновок експертів № 102/18 від 05.06.2018 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що патент України № 33762 на промисловий зразок відповідача 1 є таким, що може ввести в оману та є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача - знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим в Україні Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

Згідно ч. 5 ст. 101 ГПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

При цьому частиною шостою наведеної статті ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

В матеріалах справи також наявний Висновок експерта № 122 від 23.01.2018 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17 від (далі - Висновок експерта № 122) (т. 2, а.с. 217-242).

Наведений висновок складений судовим експертом Жила Б.В., у зв'язку з одержанням адвокатського запиту вих. №2483 від 15.01.2018 за підписом адвоката І.Ю.Лучки стосовно проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17 та надання письмового висновку експерта за його результатами.

З Висновку експерта № 122 вбачається, що експертизу проводив Жила Богдан Володимирович, який має вищу юридичну освіту (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), статус патентного повіреного в Україні (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1065, видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 19.02.2019, стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року. Про кримінальну відповідальність згідно за ст. 384 Кримінального кодексу України попереджений.

На розгляд експерта були поставлені наступні питання:

1. Чи є позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", розміщені на верхній та бічній етикетках упаковки для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський БКК", схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?

2. Чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, яке утворює верхню етикетку упаковки для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський БКК", схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911?

Експерт дійшов висновку, що:

1. Розміщені на верхній та бічній етикетках упаковки для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський БКК" позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" є схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?

2. Комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, яке утворює верхню етикетку упаковки для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський БКК", є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911?

Судом враховано, що відповідно до Висновку експерта № 122 дослідженню за цією експертизою підлягали (об'єкти дослідження): добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911; словесні позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", розміщені на верхній та бічній етикетках упаковки для торту "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський БКК".

Отже, враховуючи, що спір у даній справі № 910/21656/17 виник з приводу наявності або відсутності підстав для визнання недійсним повністю патенту України № 33762 на промисловий зразок, який не був об'єктом дослідження судової експертизи, за наслідками проведення якої складено Висновок експерта № 122, враховуючи також, що ТОВ "Київський БКК" не є учасником даної справи, суд не приймає Висновок експерта № 122 у якості належного та допустимого доказу у розумінні ст.ст. 77, 76 ГПК України у даній справі.

В матеріалах справи також наявний Висновок експерта від 07.02.2018 № 2/2018 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17, складений атестованим судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем (далі - Висновок експерта № 2/2018) (а.с. 241-258 т. 2) за письмовим замовленням адвоката Лучки Ігоря Юрійовича про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

На вирішення експерта поставлені наступні питання:

Чи містяться у складі промислового зразка "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762 позначення, що є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 року?

Чи містяться у складі промислового зразка "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762 позначення, що внаслідок їх використання можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?

З Висновку експерта № 2/2018 вбачається, що експертиза у сфері інтелектуальної власності проведена атестованим судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем (свідоцтво № 1332, видане Міністерством юстиції України 24.04.2009 р., дія якого продовжена до 20.11.2018 р. для спеціальності 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", який має вищу юридичну освіту, вищу освіту у галузі інтелектуальної власності за спеціальністю "Інтелектуальна власність", стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у галузі права інтелектуальної власності - 18 років.

З Висновку експерта № 2/2018 також вбачається, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за статтею 384 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок.

Судом враховано, що під час проведення експертизи судовим експертом Пейкрішвілі М.Ш. було досліджено знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911, добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", позначення, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762 і які формують його зовнішній вигляд тощо.

Згідно Висновку експерта №2/2018, при проведенні дослідження експертом було встановлено, що:

- словесні елементи "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" у складі промислового зразка "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762 та словесні елементи "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 і добре відомий в Україні знак для товарів і послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" є схожими за фонетичними ознаками;

- словесні елементи "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" у складі промислового зразка за патентом України № 33762 та словесні елементи "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911, мають графічну (візуальну) схожість, а словесні елементи "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" у складі промислового зразка за патентом України № 33762 та добре відомий в Україні знак для товарів і послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" мають незначну графічну (візуальну) схожість;

- словесні елементи "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" у складі промислового зразка за патентом України № 33762, словесні елементи "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомий в Україні знак для товарів і послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" мають смислову (семантичну) схожість;

- товар/виріб, в якому втілено промисловий зразок за патентом України № 33762, а саме товар/виріб "упакування для торту" є однорідним (спорідненим) з товаром "торти", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та визнано добре відомим в Україні знак для товарів і послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК".

Експерт дійшов висновку, що зазначені у бібліографічних даних патенту України № 33762 на промисловий зразок позначення, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" і які формують його зовнішній вигляд, є в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 року" (стор. 13, 14 Висновку експерта № 2/2018).

Крім того, як зазначив, експерт, позначення, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" і які формують його зовнішній вигляд, та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911, мають:

- зображення ключів схожої форми;

- стилізовані зображення будівель;

- круглу форму виконання,

що додатково підтверджує висновок експерта про те, що зазначені у бібліографічних даних патенту України № 33762 на промисловий зразок позначення, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" і які формують його зовнішній вигляд, є в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 (стор. 15,16 Висновку експерта № 2/2018).

Суд звертає увагу, що "при проведенні експертизи експерт не досліджував промисловий зразок, як такий, тобто не визначав його суттєві чи несуттєві ознаки, так як віднесення позначень/словесних елементів у складі промислового зразка до суттєвих чи до несуттєвих ознак не впливає на висновок, до якого дійшов експерт, відповідаючи на питання № 1, оскільки:

віднесення тих чи інших позначень/словесних елементів до суттєвих чи до несуттєвих ознак промислового зразка не впливає на сприйняття споживачем виробу, в якому втілено промисловий зразок,

віднесення тих чи інших позначень/словесних елементів до суттєвих чи до несуттєвих ознак промислового зразка не впливає на процес вибору такого виробу/товару і споживач щодо цих фактів необізнаний;

якщо упаковка містить певні позначення/словесні елементи, призначені для вирізнення упакованого в таку упаковку товару з поміж інших, наприклад, назву товару, вибір товару споживачем супроводжується ознайомленням з такими позначеннями/словесними елементами, розміщеними на упаковці" (стор. 16 Висновку експерта № 2/2018).

Далі у Висновку експерта № 2/2018 зазначено, що "При наданні відповіді на питання № 1 експертом було встановлено, що товар/виріб, в якому втілено промисловий зразок за патентом України № 33762, а саме товар/виріб "упакування для торту" є однорідним (спорідненим) з товаром "торти", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та визнано добре відомим в Україні знак для товарів і послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК".

Споживач може бути введений в оману щодо особи, яка вводить у цивільний обіг товари (вироби), якщо у споживача може виникнути помилкове враження про те, що такі самі або однорідні (споріднені товари насправді різних виробників походять від одного і того ж виробника. Зокрема, таке ввдення в оману можливо, коли товари/вироби різних виробників вироблені/виконані із застосуванням схожих позначень.

При наданні відповіді на питання № 1 експерт дійшов висновку про те, що позначення, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762 і які формують його зовнішній вигляд, є в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 року.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" належать Дочірньому підприємству "Кондитерська корпорація"Рошен".

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Таким чином, експерт вважає, що внаслідок використання позначень, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" за патентом України № 33762, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи виробника" (стор. 16, 17 Висновку експерта № 2/2018).

В результаті проведеного дослідження експерт Пейкрішвілі М.Ш. дійшов таких висновків:

1. Позначення, наведені у додатку № 1 до цього висновку експерта, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" і які формують його зовнішній вигляд, є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК"', визнаним добре відомим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 року.

2. Внаслідок використання позначень, наведених у додатку № 1 до цього висновку експерта, з яких складається промисловий зразок "УПАКУВАННЯ ДЛЯ ТОРТУ "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" і які формують його зовнішній вигляд, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти, а саме Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (Висновку експерта № 2/2018).

Таким чином, Висновок експерта № 2/2018, який узгоджується з Висновком експертів № 102/18 від 05.06.2018 (останній складений за результатами проведення комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 у справі № 910/21656/17) додатково підтверджує, що патент України № 33762 на промисловий зразок відповідача-1 є таким, що може ввести в оману та є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача - знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим в Україні Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

Разом з тим, долучений відповідачем-1 до матеріалів справи Висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 524 від 12.07.2016 (а.с. 129-142 т. 1), складений експертом Коваленко Т.В., старшим науковим співробітником Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судом відхиляється з огляду на те, що під час проведення експертного дослідження упаковки та позначення "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" не було досліджено їх схожість із знаком для товарів та послуг "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", який визнано добре відомим в Україні відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" щодо товару 30 класу МКТП: "торти" станом на 01.01.2009 року рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017.

Крім того, в матеріалах справи наявне рішення Антимонопольного комітету України № 663-р від 23 11.2017 року, відповідно до якого Антимонопольний комітет України, розглянувши справу №127-26.4/266-16 про порушення Публічним акціонерним товариством "КИЇВХЛІБ" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, постановив визнати, що Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді використання без дозволу (згоди) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", схожого на оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Золотий ключик", яке раніше почало використовувати Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" для кондитерського виробу - торта "Золотий ключик", що може призвести до змішування з діяльністю Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (далі - Рішення АМКУ № 663-р) (а.с. 194-208 т. 1).

Судом враховано, що станом на час розгляду даної справи по суті вищевказане Рішення АМКУ від 23.11.2017 №663-р є чинним та в судовому порядку недійсним не визнавалось та не скасовувалось. Так, рішенням Господарського суду міста Києва від 22.05.2018 у справі № 910/1047/18 відмовлено повністю у позові Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування Рішення АМКУ від 23.11.2017 №663-р, відомості про скасування наведеного рішення Господарського суду міста Києва в матеріалах даної справи станом на час її розгляду по суті - відсутні.

Враховуючи наведене, суд взяв до уваги встановлені Рішенням АМКУ № 663-р обставини, зокрема:

(21) Виробництво кондитерського виробу - торта "Золотий ключик" ДП "Кондитерська корпорація" "РОШЕН" розпочало у 2003 році, що, зокрема, підтверджується додатком до договору про виконання робіт, укладеного між ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (Заявник) та Київською кондитерською фабрикою імені Карла Маркса N 1/03 від 01.01.2003, протоколами дослідження харчових продуктів, зокрема торта "Золотий ключик", на вміст токсичних речовин Київської міської Санітарно-епідеміологічної станції від 23.12.2003 N 259, 260.

(40) Відповідно до інформації, наданої Відповідачем (ПАТ "КИЇВХЛІБ") листом від 26.09.2016 N П-05/832 (зареєстрований у Комітеті 30.09.2016 за N 8-127/1087-кі), виробництво торта "Казковий ключик" вагою 0,9 кг розпочато 06.03.2016, торта "Казковий ключик" вагою 0,45 кг - 16.03.2016.

(43) … до 2011 року під торговою маркою БКК Відповідач здійснював виробництво та реалізацію торта "Буратіно"..

(59) Для з'ясування можливості змішування продукції - торта "Золотий ключик" виробництва ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" і торта "Казковий ключик" виробництва ПАТ "КИЇВХЛІБ" Комітетом було проведено опитування щодо сприйняття споживачами схожості оформлення упаковки торта "Золотий ключик" виробництва Заявника та оформлення упаковки торта "Казковий ключик" виробництва Відповідача. Загальна кількість респондентів - 810 чоловік по всій території України (за винятком АР Крим).

(65) … як свідчать результати проведеного опитування, більшість споживачів може сплутати кондитерський виріб - торт "Казковий ключик" виробництва Відповідача з кондитерським виробом - тортом "Золотий ключик" виробництва Заявника, тобто у споживача може виникнути асоціативний зв'язок між продукцією Заявника та продукцією Відповідача, що може призвести до змішування діяльності цих суб'єктів господарювання.

(98) Оформлення упаковок кондитерського виробу - торта "Золотий ключик" виробництва Заявника та оформлення упаковок кондитерського виробу - торта "Казковий ключик" виробництва ПАТ "КИЇВХЛІБ" є схожим: за використанням домінуючих написів, зокрема "КЛЮЧИК", за загальною композицією (оформленням упаковки) та кольоровою гамою (загальним фоном та кольором написів).

(102) Використання Відповідачем оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", схожого з оформленням упаковки "Золотий ключик" ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН", може призвести до змішування діяльності Відповідача з діяльністю Заявника внаслідок використання ділової репутації, напрацьованої Заявником.

(104) Отже, використання ПАТ "КИЇВХЛІБ" у своїй господарській діяльності оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", яке схоже на оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Золотий ключик" виробництва ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН", яке раніше почало використовувати ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН", є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що Рішення АМКУ № 663-р додатково підтверджує той факт, що використання відповідачем-1 у своїй господарській діяльності промислового зразка за патентом України № 33762 порушує права позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК".

Враховуючи чинність Рішення АМКУ від 23.11.2017 №663-р та положення ст. 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якими визначено повноваження АМКУ, суд відхиляє як безпідставні твердження відповідача-1 стосовно того, що дослідження АМКУ не є допустимим або належним доказом у даній господарській справі.

Щодо наявних в матеріалах справи інших доказів, а саме: Соціологічного дослідження RATE1 (а.с. 143-177 т. 1, а.с. 159-232 т. 3), Звіту SPHERA (в частині (а.с. 137-138 т. 3) наданих відповідачем-1, та Соціологічного опитування "Соціополіс" (а.с. 243-265 т. 1), наданого позивачем, то такі докази оцінюються судом у сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами за правилами ст. 86 ГПК України.

Щодо доводів відповідача-1 про те, що на ПАТ "КИЇВХЛІБ" як попереднього користувача поширюються положення статті 500 ЦК України, оскільки ПАТ "КИЇВХЛІБ" добросовісно використовував торговельну марку "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК", то такі доводи судом відхиляються як безпідставні. При цьому судом враховано, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2018 у справі № 910/20358/17 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКИЙ БКК" (та Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" до Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" та Дочірнього підприємства "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" про визнання права попереднього користувача, залишено без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

Пунктом 1 статті 11 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" визначено, що особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.

Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності

Згідно з абз. 4 п. 8 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що під час проведення експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Отже, відповідно до особливостей законодавства України про охорону прав на помислові зразки, Установа (відповідач-2) не проводить експертизи по суті щодо заявок на промислові зразки.

Статтею 469 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом за змістом

Відповідно до п.п. в) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як встановлено судом, права позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 (дата подання заявки 02.12.2005) виникли до дати подання відповідачем-1 заявки на промисловий зразок за патентом України № 33762 (07.07.2016).

Крім того, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017, затвердженим Наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 53-Н від 03.05.2017, знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" було визнано добре відомим в Україні станом на 01.01.2009 року у відношенні особи позивача. Тобто, знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" визнано добре відомим в Україні відносно позивача з 01.01.2009, а отже, до дати подання відповідачем-1 заявки на промисловий зразок за патентом України № 33762 (07.07.2016).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що наявними в матеріалах справи доказами у їх сукупності підтверджується, що патент України № 33762 на промисловий зразок видано внаслідок подання відповідачем-1 заявки № s201601164 від 07.07.2016 з порушенням прав позивача, оскільки:

- у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України №33762 містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017;

- у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України №33762 містяться позначення, що внаслідок їх використання можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

Натомість відповідачем-1, з огляду на подані ним докази, не спростовано, що внаслідок видачі патенту України № 33762 на промисловий зразок за заявкою № s201601164 від 07.07.2016 не порушено права позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК".

За таких обставин, вимоги позивача про Визнати недійсним повністю патент України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою зобов'язати відповідача-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (в чинній редакції), при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що патент України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд ухвалює рішення про задоволення позову повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

З матеріалів справи вбачається, що провадження у справі № 910/21656/17 порушено до набуття чинності новою редакцією ГПК України. Наразі, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2017 постановлено здійснювати розгляд справи № 910/21643/17 у порядку загального позовного провадження. Також, наведеною ухвалою суд звернув увагу сторін на здійснення ними попереднього визначення суми судових витрат відповідно до ст. 124 ГПК України.

Позивачем 12.02.2018 через відділ діловодства суду подано клопотання про відшкодування судових витрат, відповідно до якого на підставі ст.ст. 42, 124, 129 Господарського процесуального кодексу України позивач просив, у разі винесення рішення по справі № 910/21656/17 на користь ДП "КК "РОШЕН", стягнути з ПАТ "КИЇВХЛІБ" на користь ДП "КК "РОШЕН" судові витрати у розмірі 153788,00 грн., які складаються з:

- 27000,00 грн., сплачених позивачем за проведення дослідження та складення за його результатами Висновку експерта судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17 за позовом ДП "КК "РОШЕН" до ПАТ "КИЇВХЛІБ", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України № 33762 від 25.01.2017;

- 60720,00 грн., сплачених позивачем за проведення соціологічного дослідження "Визначення рівня відомості серед споживачів тортів "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" і "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок вказаних тортів" та складення за його результатами відповідного Звіту;

- 61900,00 грн., сплачених позивачем за проведення дослідження та складення за його результатами Висновку експерта №2/2018 від 07.02.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17 за позовом ДП "КК "РОШЕН" до ПАТ "КИЇВХЛІБ", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України № 33762 від 25.01.2017;

- 3368,00 грн. судового збору за подання позовної заяви відповідно до квитанції № N1CHH58869 від 01.12.2017;

- 800,00 грн. судового збору за подання позовної заяви відповідно до квитанції № N1CHH52265 від 14.12.2017;

Згідно наведеного клопотання позивач також просив, у разі призначення судом судової експертизи та покладення обов'язку сплати її вартість на позивача, - включити таку вартість до судових витрат позивача.

Відповідно ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

В матеріалах справи наявні докази, які підтверджують сплату позивачем судового збору за подання позовної заяви (№ N1CHH58869 від 01.12.2017 - а.с. 57 т. 1), судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 800,00 грн. (квитанція № N1CHH52265 від 14.12.2017 - а.с. 70 т. 1) та витрат на проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, у сумі 26083,20 грн. (платіжне доручення № 3947 від 03.05.2018 - а.с. 242 т. 4).

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 1, 4, 9 ст. 129 ГРК України та задоволення заявленого позивачами позову повністю, суд дійшов висновку, що:

- понесені позивачем (Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН") витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 3200,00 грн. (квитанція № N1CHH58869 від 01.12.2017), судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 800,00 грн. (квитанція № N1CHH52265 від 14.12.2017) та витрати на проведення судової експертизи у сумі 26083,20 грн. (платіжне доручення № 3947 від 03.05.2018) покладаються на відповідача-1 (Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ"), як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

При цьому суд зазначає, що за подання даного позову за двома вимогами немайнового характеру станом на 04.12.2017 позивач мав сплатити судовий збір у сумі 3200,00 грн. (1600,00 грн. х 2 = 3200,00 грн., враховуючи, що 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2017 року, в якому дана позовна заява подана до суду, становив 1600,00 грн.). Натомість, згідно квитанції № N1CHH58869 від 01.12.2017позивач фактично сплатив 6736,00 грн.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено судом.

Відповідні клопотання про повернення суми судового збору позивачем до суду не подано.

Щодо підстав для покладення на відповідача-1 інших витрат, пов'язаних з розглядом справи, а саме 149620,00 грн. витрат, пов'язаних із залученням експертів з питань інтелектуальної власності та спеціалістів для проведення соціологічного дослідження, суд відзначає таке.

Відповідно до поданого 12.02.2018 через відділ діловодства суду клопотанням про відшкодування судових витрат, позивач просив суд віднести до судових такі витрати позивача:

- 27000,00 грн., сплачених позивачем за проведення дослідження та складення за його результатами Висновку експерта судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17 за позовом ДП "КК "РОШЕН" до ПАТ "КИЇВХЛІБ", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України № 33762 від 25.01.2017. При цьому на підтвердження таких витрат позивачем зазначено та додано до матеріалів справи копію Договору про надання юридичних послуг від 29.05.2017, укладеного між ДП "КК "РОШЕН" та ТОВ "Картушин і Партнери", копію рахунку-фактури № СФ-0000012 від 21.06.2017 на загальну суму 81000,00 грн., копію акту № ОУ-000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.06.2017) (а.с. 10-16 т. 3);

- 60720,00 грн., сплачених позивачем за проведення соціологічного дослідження "Визначення рівня відомості серед споживачів тортів "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" і "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок вказаних тортів" та складення за його результатами відповідного Звіту. При цьому на підтвердження таких витрат позивачем зазначено та додано до матеріалів справи копії Договору № 01/14-06 про виконання досліджень від 14.06.2017, укладеного між ДП "КК "РОШЕН" та ТОВ "Центр соціальних технологій "Соціополіс", відповідно до якого ДП "КК "РОШЕН" замовляло у ТОВ "Центр соціальних технологій "Соціополіс" проведення трьох соціологічних досліджень з метою визначення ймовірності сплутування споживачами продукції виробництва ДП "КК "РОШЕН" та продукції інших виробників, копії платіжних доручень №5457 від 22.06.2017 на суму 42960,00 грн., №5878 від 06.07.2017 на суму 83520,00 грн., № 6437 від 25.07.2017 на суму 83520,00 грн., копію акту приймання-передачі наданих послуг від 20.07.2017 на суму 182160,00 грн. (а.с. 17-25 т. 3);

- 61900,00 грн., сплачених позивачем за проведення дослідження та складення за його результатами Висновку експерта №2/2018 від 07.02.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17 за позовом ДП "КК "РОШЕН" до ПАТ "КИЇВХЛІБ", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України № 33762 від 25.01.2017. При цьому на підтвердження таких витрат позивачем зазначено та додано до матеріалів справи копію Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017, укладеного між ДП "КК "РОШЕН" та ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз", копію рахунку-фактури № СФ-0000018 від 30.01.2018 на загальну суму 61900,00 грн. (а.с. 26-31 т. 3).

Згідно статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Розмір витрат, пов'язаних із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз, визначається судом за правилами статті 127 Господарського процесуального кодексу України.

Так, згідно частини 4 наведеної статті, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Відповідно до частин 5 наведеної статті розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт (ч. 5 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Уразі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 6 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 7 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Як встановлено судом, позивачем не надано жодних договорів, укладених між ним (або уповноваженою ним особою на укладення відповідного договору) та судовими експертами Жилою Б.В., Пейкрішвілі М.Ш., якими проведені відповідні експертні дослідження та підготовлені експертні висновки.

Також, позивачем не надано жодних рахунків, виставлений судовими експертами позивачу (або уповноваженій ним особі), жодних квитанцій, платіжних доручень, тощо, які б свідчили про здійснення позивачем (або уповноваженою ним особою) оплати за підготовку експертного висновку.

Враховуючи наведене та приписи ч. 5 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України, надані позивачем докази на підтвердження понесених ним витрат у розмірі 27000,00 грн. (на проведення дослідження та складення за його результатами Висновку експерта № 122 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17) та у розмірі 61900,00 грн. (на проведення дослідження та складення за його результатами Висновку експерта №2/2018 від 07.02.2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21656/17), - не приймаються судом у якості належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів у розумінні ст.ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України. При цьому судом враховано, що: Договори про надання юридичних послуг від 29.05.2017 та від 03.04.2017, укладені відповідно між ДП "КК "РОШЕН" і ТОВ "Картушин і Партнери" та між ДП "КК "РОШЕН" і ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз", предмети цих договорів не стосуються підготовки експертного висновку; надані позивачем рахунки-фактур № СФ-0000012 від 21.06.2017, № СФ-0000018 від 30.01.2018 - фактично виставлені позивачу відповідно ТОВ "Картушин і Партнери" та ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз", а не експертом, до того ж, зі змісту цих рахунків ("за підготовку і подання запиту та питань на проведення експертною установою дослідження…", "юридичні послуги із формування переліку питань та підготовки і подання запиту на проведення експертизи…") жодним чином не вбачається, що вони виставлені на оплату саме за експертний висновок, аналогічне стосується і наданого позивачем акту № ОУ-0000006 здачі-прийняття робі (надання послуг) від 21.06.2017. Крім того, Висновок експерта № 122 судом не прийнято у якості належного та допустимого доказу у розумінні ст.ст. 77, 76 ГПК України у даній справі.

Щодо 60720,00 грн., сплачених позивачем за проведення соціологічного дослідження "Визначення рівня відомості серед споживачів тортів "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" і "КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК" та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок вказаних тортів" та складення за його результатами відповідного Звіту, суд відзначає, що оскільки вказане соціологічне дослідження та підтвердження його оплати датовані задовго до порушення провадження у справі № 910/21656/17, то позивачем не доведено, що такі витрати були понесені ним саме у зв'язку з розглядом даної справи.

Таким чином, дослідивши клопотання представника позивача про відшкодування судових витрат та додані до нього документи, суд дійшов висновку про відсутність достатніх правових підстав для задоволення вказаного клопотання в частині покладання на відповідача-1 149620,00 грн. витрат, пов'язаних із залученням експертів з питань інтелектуальної власності та спеціалістів для проведення соціологічного дослідження.

Керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76-80, 86, 104, 123, 124, 127, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю патент України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (04080, м. Київ, вулиця Межигірська, буд. 83, ідентифікаційний код 00381574) на користь Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 26083,20 грн. (двадцять шість тисяч вісімдесят три гривні 20 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 08.08.2017

Суддя Гумега О. В.