РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2018Справа № 910/20650/17

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

(відповідач 1);

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 2)

про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Нікулеско Д. С., представник, довіреність № б/н від 08.10.2015 р.;

Від відповідача 1: не з'явилися;

Від відповідача 2: Фінагіна В. Б., представник, довіреність № 2434-03/63 від 02.02.2018 р.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати свідоцтво України № 231740 недійсним відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2017 року порушено провадження у справі № 910/20650/17, розгляд справи призначено на 16.01.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2018 року справу № 910/20650/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого судового засідання. Підготовче засідання у справі № 910/20650/17 призначено на 06.02.2018.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що державна реєстрація знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 було здійснено із порушенням законодавства України, у зв'язку з чим, дане свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та порушує його права і охоронювані законом інтереси. Дана правова позиція позивача була обумовлена тим, що вищевказане свідоцтво є схожим до ступеня змішування із його торговельними марками і зареєстроване для споріднених товарів і послуг, а також може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 06.02.2018 року призначено у справі № 910/20650/17 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 24.04.2018 року провадження у справі поновлено, підготовче засідання призначено на 29.05.2018 року.

Через відділ діловодства суду 29.05.2018 від представника відповідача 1 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Мотиви проведення повторної судової експертизи по суті зводяться до непогодження відповідачем із висновком експерта № 132 від 02.04.2018 р.

За наслідками розгляду заявленого клопотання судом відмовлено в його задоволені, оскільки наявний у справі висновок № 132 від 02.04.2018 року складений кваліфікованим судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, якого було попереджено про кримінальну відповідальність, і разом з письмовими поясненнями останнього щодо складеного ним висновку визнано судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Також слід зазначити, що відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення повторної судової експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 29.05.2018 року підготовче засідання відкладено до 14.06.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 03.07.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/20650/17 до судового розгляду по суті на 19.07.2018.

Через відділ діловодства суду 19.07.2018 від представника відповідача 1 надійшло клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста.

Відповідно до ч. 2 ст. 207 ГПК України суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Враховуюче те, що клопотання про призначення експертизи від 19.07.2018 було заявлене відповідачем 1 вже під час розгляду справи по суті, без обґрунтування поважності причин неподання даного клопотання під час розгляду справи в підготовчому провадженні, суд приходить до висновку про залишення клопотання про призначення повторної експертизи без розгляду.

Представник позивача у судовому засіданні 19.07.2018 позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив позов задовольнити.

Представник від відповідача 2 у судовому засіданні проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позов просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях на позовну заяву.

Відповідач 1 у судове засідання 19.07.2018 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

У своєму письмовому відзиві на позовну заяву відповідач 1 проти позовних вимог заперечував.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представника відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (надалі - позивач) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (надалі - відповідач-1, ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я") та Державної служби інтелектуальної власності України (надалі - відповідач-2, Служба) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Як вбачається з позовної заяви, предметом спору у справі являється визнання недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 231740 (надалі - Свідоцтво), та зобов'язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позов мотивовано тим, що на думку позивача, оспорюване Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки, захищені Свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як зазначає позивач, він являється власником знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ", захищеного Свідоцтвом України №138108 від 26.04.2011 р. для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки - 12.04.2010 р.); та знака для товарів і послуг "EXODERIL", захищеного Свідоцтвом України №191155 від 25.09.2014 р. для товарів 03, 10 класів МКТП (дата подання заявки - 14.06.2013 р.).

При цьому, за ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я" зареєстровано знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм» (у вигляді графічних зображень) за Свідоцтвом України №231740 від 11.09.2017 р. (дата подання заявки - 17.08.2016 р.), яке зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія Novartis AG зазначає, що оскаржуваний знак за Свідоцтвом ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я" не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнаний недійсним, оскільки

- являється схожим настільки, що його можна сплутати, із Знаками позивача;

- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача;

- товари, для яких зареєстрований оспорюваний Знак, являються спорідненими з товарами, для яких зареєстровані Знаки позивача.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Знаку умовам правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 06.02.2018 р. було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу

На вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

- Чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 таким самим або спорідненим з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

- Чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

З Висновку експерта № 132 від 02.04.2018 р. вбачається наступне:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 1911552.

- всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 є таким, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товару 05 класу МКТП.

Проаналізувавши висновок експерта № 132 від 02.04.2018 р., суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 132 від 02.04.2018 р є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов'язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експерта № 132 від 02.04.2018 р. відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами 1 та 2 жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 "Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів".

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин схожості Знаків позивача й відповідача 1, суд вважає заперечення ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України безпідставними і необґрунтованими.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстрований на ім'я відповідача 1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 231740 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача 1, є схожим до ступеня змішування із об'єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Згідно абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12), порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Стосовно позовних вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги компанії Компанії Novartis AG/Новартіс АГ підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем, на ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я".

Керуючись статтями 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 231740 від 11.09.2017, зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченко, 22; ), відносно всіх товарів 05 класу МКТП.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 231740 від 11.09.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченко, 22; ) на користь Компанії Novartis AG/Новартіс АГ (4002, Базель, Швейцарія) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 27.07.2018.

Суддя О.В. Мандриченко