ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2018 Справа № 904/87/18

м.Дніпро, просп. Д. Яворницького, 65 зал №511

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Подобєд І.М. (доповідач),

суддів: Широбокова Л.П., Орєшкіна Е.В.

секретар судового засідання Пінчук Є.С.

представники сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

від третьої особи: не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.05.2018 у справі №904/87/18 (суддя Петрова В.І.; рішення ухвалене о 14:22 год. у місті Дніпро , повне рішення складено 16.05.2018)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір", м.Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка", м.Київ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир", с.Старі Кодаки, Дніпровський район, Дніпропетровська область

про заборону використання позначення та зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог і рішення суду першої інстанції

У січні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" із вимогами:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" () здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстроване відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, зокрема нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та утилізувати всю продукцію з використанням позначення "КАПІЛЯР" на упаковці;

- стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Еліксир" () та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" () судові витрати.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2018 змінено процесуальний статус Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" з відповідача-1 на третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

27.03.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір" подало суду першої інстанції уточнену позовну заяву, в якій просило господарський суд задовольнити вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка":

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованим відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, зокрема нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- знищити виготовлені зображення знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" (), схожого із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" () судові витрати у сумі 10024,00 грн.

Уточнені позовні вимоги позивача вмотивовані посиланням на ті обставини, що 26.08.2016 між позивачем та відповідачем-1 було укладено договір про надання дозволу на використання об'єктів прав інтелектуальної власності №26/08-16-2 - знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР". Позивач чесно і добросовісно до останнього часу виконував умови договору, інвестуючи кошти в маркетингові та рекламні акції, внаслідок чого торгова марка "КАПІЛЯР" здобула солідну репутацію та стало добре відомою в Україні. 22.11.2017 в наслідок контрольної закупівлі продукції позивачу стало відомо про випуск відповідчаем-2 продукції з використанням знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР". Повідомлень про передачу права використання означеного знака для товарів та послуг позивач не отримував, дозволу на передачу права використання означеного знаку для товарів і послуг не надавав. Додатково 27.02.2018 в Аптеці №5, розташованій в м. Дніпро на вул. Робочій, буд. 79-а, був придбаний зразок гелю для ніг "КАПІЛЯР" виробництва ТОВ "Ботаніка", що підтверджує факт використання відповідачем позначення "КАПІЛЯР", схожого до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг "КАПІЛЯР" (свідоцтво України на знак для товарів і послуг №105158). В якості доказів використання відповідачем знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР" позивачем надані і приєднані до матеріалів справи: примірники товарів відповідача - зокрема примірники первинної (тюби) та вторинної (футляр) упаковки гелю для ніг "КАПІЛЯР" ТОВ "Ботаніка"; копії чеків від 22.11.2017 та 27.02.2018, за якими був придбаний гель для ніг "КАПІЛЯР" ТОВ "Ботаніка" в аптечній мережі м. Дніпра; скріншот сторінки продукту ТОВ "Ботаніка" на сайті в мережі Інтернет. Таким чином, за твердженням позивача, нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет відповідачем порушує права інтелектуальної власності позивача. Вказує, що Висновок спеціаліста у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_1 (свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності №510, видане державною службою інтелектуальної власності 16.01.2017) підтверджує, що: 1) маркування продукту ТОВ "Ботаніка" схоже із маркуванням продукту ТОВ "Еліксір" настільки, що їх можна сплутати; 2) маркування продукту ТОВ "Ботаніка" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; 3) використання ТОВ "Ботаніка" словесного позначення "КАПІЛЯР" і зображення смужки (стрічки) із двох рівновеликих смуг червоного і синього кольорів є порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ "Еліксір". З посиланням на норми статей 16, 424, 426, 432, 495, 526, 611, 1107 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, статей 1, 5, 16, 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позивач вказує на те, що судом може бути здійснений захист порушених відповідачем правв інтелектуальної власності позивача, зокрема, у такі способи: заборони відповідачу у будь-який спосіб здійснювати використання торговельних марок або схожих з торговельними марками позивача позначень; знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Тому позивач вважає обґрунтованим та законним окрім вимоги про заборону виготовлення продукції ТОВ "Ботаніка" з використанням знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР", заявити вимогу про знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.05.2018 у справі №904/87/18 (суддя Петрова В.І.) позов задоволено частково.

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" здійснювати будь-яке використання позначення "КАПІЛЯР", зареєстрованого відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" судові витрати у розмірі 8262,00 грн.

В іншій частині позову відмовлено.

Означене рішення місцевого господарського суду вмотивоване посиланням на встановлений судом факт незаконного використання відповідачем знака для товарів та послуг "КАПІЛЯР" або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, на упаковці продукту "Гель для ніг Капіляр", виробником якого є ТОВ "Ботаніка".

Короткий зміст вимог апеляційної скарги

Позивач (Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір") звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.05.2018 у справі №904/8718 в частині відмови у задоволенні позовних вимог про знищення виготовлених зображень знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка"; проголосити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" про знищення виготовлені зображення знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка", схожого із торгівельною маркою "Капіляр", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарі та послуг №105158; в решті позовних вимог оскаржуване рішення залишити без змін.

Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу

Позивач вказує в обґрунтування апеляційної скарги, що відмова у задоволенні зазначеної позовної вимоги порушує його права, передбачені чинними нормами матеріального права. Вказує, що відповідно до норм статей 16, 432 Цивільного кодексу України, статей 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" захист порушених відповідачем прав інтелектуальної власності позивача може бути здійснений, зокрема шляхом знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Також вказує, що рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням статті 236 Господарського процесуального кодексу України, оскільки в частині відмови у задоволенні позовних вимог про знищення виготовлених зображень знаку або позначення, взагалі не має обґрунтування чи посилання на відповідність чи невідповідність чинним нормам.

Узагальнені доводи та заперечення інших учасників справи

Відповідач (Товариство з обмеженою відповідальністю "Ботаніка") у відзиві на апеляційну скаргу просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позовних вимог без змін.

Відповідач вказує, що згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №105158 власником знаку "КАПІЛЯР" є третя особа і саме вона відповідно до абзацу 3 пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" має право вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва. Вказує, що ні позивач, ні третя особа не надали доказів на підтвердження того, що позивач має право вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва. При цьому відповідач вважає безпідставним посилання позивача на додаткову угоду №1 від 01.03.2018 до ліцензійного договору від 26.08.2016, оскільки додаткова угода була укладена після подання позову. До того ж, на думку відповідача, умовами угоди не надано право позивачу вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва. Відповідач звертає увагу на те, що абзацом 2 пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено право вибору вимоги або вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого ним настільки, що їх можна сплутати, а не одночасне пред'явлення обох цих вимог. Крім того, відповідач вважає, що судом неправильно здійснено розподіл судових витрат при частковому задоволенні позову, тому, посилаючись на частину 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, просить зменшити розмір судових витрат до 3250,00 грн. щодо компенсації експертного дослідження.

17.07.2018 позивачем подано до суду відповідь на відзив. Позивач вказує, що відповідач заперечуючи відношення свого продукту - "гель для ніг (гель для профілактики судинних захворювань ніг)" до косметичних продуктів суперечить інформації, зазначеній на упаковці власного продукту. Безпідставним є посилання відповідача на порушення абзацу 3 пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою і особа, яка придбала ліцензію. Позивач згідно умов ліцензійного договору №26/08-16-2 і додаткової угоди від 01.03.2018 є саме такою особою. Позивач вважає, що право долучити додаткову угоду до матеріалів справи надано йому частиною 4 статті 166 Господарського процесуального кодексу України. Позивач заперечує твердження відповідача про пред'явлення одночасно двох вимог, передбачених абзацом 2 пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не висував вимог про усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Крім того, позивач вважає, що вимагаючи зменшити суму стягнутих судових витрат, відповідач просить фактично скасувати рішення суду першої інстанції в цій частині та прийняти нове.

Третя особа (ТОВ "Керуюча компанія Еліксир") відзив на апеляційну скаргу по суті заявлених вимог не надала. 19.07.2018 подала до суду клопотання, в якому вказала, що підтримує позовні вимоги позивача і просить їх задовольнити. У зв'язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника в судове засідання 23.07.2018, третя особа просить слухання справи провести без участі її представника.

В судовому засіданні 23.07.2018 представник позивача підтримав доводи апеляційної скарги, просив її задовольнити, а представник відповідача заперечував на її задоволенні з підстав, зазначених у відзиві.

В судовому засіданні 23.07.2018 оголошувалась перерва до 30.07.2018 о 12:30 год.

В судове засідання 30.07.2018 представники сторін не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.

За результатами перегляду справи судом апеляційної інстанції в судовому засіданні 30.07.2018 завершений розгляд справи та прийнято постанову суду.

Встановлені судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції обставини та визначені судом відповідно до них правовідносини

Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №105158, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 квітня 2009 року, підтверджено право інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" на зображення знаку КАПІЛЯР для товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: Косметика; зубні порошки і пасти; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; депілятори (засоби для видаляння волосся); депіляторний крем; депіляторні препарати (для видаляння волосся); ефірні олії; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; м'ята на парфуми; олії косметичні; олія скипидарна для знежирювання; косметичні препарати для догляду шкіри (а.с.15-16 т.1).

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Еліксір" (Продавець) і Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" (Покупець) укладено договір про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг №13/05-1 від 13.05.2016 (а.с.80 т.1).

За умовами п. 1 Договору №13/05-1 від 13.05.2016 Продавець передав, а Покупець прийняв і зобов'язався сплатити за означені у акті №1 від 13.05.2016 року, який є невід'ємною частиною даного договору права власності на знаки для товарів.

Відповідно до п. 2 договору права власності на знаки і послуги переходять до Покупця по факту прийому-передачі Свідоцтв на знаки для товарів і послуг, означених в акті №1 від 13.05.2016.

На виконання п. 2 договору сторонами складено і підписано 13.05.2016 акт №1 прийому-передачі прав власності на знаки для товарів і послуг відповідно до договору №13/05-1, за яким Покупцю передано в тому числі і свідоцтво на знак для товарів і послуг №105158, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 квітня 2009 року (а.с.81 т.1).

Державною службою інтелектуальної власності України 08.08.2016 розглянуто заяву правонаступника власника свідоцтв Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" та прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знаки, відповідно до яких право власності на знаки для товарів класів 3, 5, 30, на які зареєстровані знаки, свідоцтва України, передається власником свідоцтв Товариством з обмеженою відповідальністю "Еліксір" (вул. Панікахі, 2, м.Дніпропетровськ, 49000) Товариству з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" (вул. Аеродром, буд. 144, с. Старі Кодаки, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52072), зокрема і №105158.

Відповідно до витягу з бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг №105158 було зареєстровано за ТОВ "Керуюча компанія Еліксир" (а.с.83 т.1).

В подальшому між ТОВ "Керуюча компанія Еліксир" (Ліцензіар) і ТОВ "Еліксір" (Ліцензіат) був укладений ліцензійний договір про надання дозволу на використання об'єктів прав інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг) №26/08-16-2 від 26.08.2016 (а.с.12-13 т.1). Під знаками у цьому договорі розуміється згідно пункту 1.1. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №105158.

Відповідно до пункту 2.1. договору Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього договору дозвіл на використання знаків (просту ліцензію), а Ліцензіат зобов'язується сплачувати обумовлені цим договором ліцензійні платежі та використовувати інші зобов'язання, передбачені цим договором.

Перелік прав Ліцензіата на використання знака зазначений у ліцензії (Додаток №1 до цього договору, який є його невід'ємною частиною (пункт 3.1. договору) (а.с.13 (зворот) - 14 т.1).

Керуючись пунктом 3.2. договору Ліцензіар за актом приймання-передачі №1 від 26.08.2016 передав Ліцензіату копії Свідоцтва, зазначеного в пункті 1.1. Дата підписання обома сторонами акта визначена як є дата початку використання Ліцензіатом знака (а.с.14 (оборот) т.1).

Згідно пункту 7.1. договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє протягом строку дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, зазначених у пункті 1.1. даного договору.

Згідно виписки Державної служби інтелектуальної власності України з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтво є чинним (а.с.82-84 т.1).

Чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір" посилається на той факт, що 22.11.2017 внаслідок контрольної закупівлі продукції, йому стало відомо про випуск ТОВ "Ботаніка" продукції, з використанням знаку для товарів та послуг "КАПІЛЯР". Товариство вважає, що використовуючи торгову марку "КАПІЛЯР" на продуктах з подібними формами випусками, складом, способами застосування ТОВ "Ботаніка" намагається скопіювати продукт ТОВ "Еліксір" і скористатися його маркетинговими здобутками. Нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет порушує права інтелектуальної власності ТОВ "Еліксір".

Наведені обставини спонукали ТОВ "Еліксір" звернутись до господарського суду Дніпропетровської області з позовними вимогами до двох відповідачів, в яких позивач первісно просив:

- заборонити ТОВ "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, зокрема нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- знищити виготовлені зображення знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту ТОВ "Ботаніка" (), схожого із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158.

Первісно позовні вимоги позивача були обґрунтовані посиланням на ті обставини, що 26.08.2016 між позивачем та відповідачем-1 було укладено договір про надання дозволу на використання об'єктів прав інтелектуальної власності №26/08-16-2 - знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР". Позивач чесно і добросовісно до останнього часу виконував умови договору, інвестуючи кошти в маркетингові та рекламні акції, внаслідок чого торгова марка "КАПІЛЯР" здобула солідну репутацію та стало добре відомою в Україні. 22.11.2017 в наслідок контрольної закупівлі продукції позивачу стало відомо про випуск відповідчаем-2 продукції з використанням знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР". Повідомлень про передачу права використання означеного знака для товарів та послуг позивач не отримував, дозволу на передачу права використання означеного знаку для товарів і послуг не надавав. Таким чином, за твердженням позивача, відповідач-1 порушив взяті на себе договором зобов'язання, надавши відповідачу-2 право використання знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР". З посиланням на норми статей 16, 424, 426, 432, 495, 526, 611, 1107 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, статей 1, 5, 16, 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позивач вказує на те, що судом може бути здійснений захист порушених відповідачем правв інтелектуальної власності позивача, зокрема, у такі способи: заборони відповідачу у будь-який спосіб здійснювати використання торговельних марок або схожих з торговельними марками позивача позначень; вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Під час розгляду справи ТОВ "Ботаніка" (відповідач-2) надав відзив на позов, в якому серед іншого вказало на те, що предмет позову не містить вимог безпосередньо до ТОВ "Керуюча компанія Еліксир" (а.с.35-43 т.1).

30.01.2018 до матеріалів справи надійшла заява ТОВ "Керуюча компанія Еліксир" про зміну процесуального стану, в якій ця особа повідомила господарський суд про те, що ніякої господарської діяльності з ТОВ "Ботаніка" не веде, право на використання знаку для товарів та послуг "КАПІЛЯР" ТОВ "Ботаніка" не надавало, будь-яких інших угод, щодо використання знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР" (свідоцтво України на знак для товарів і послуг 3105158) з будь-якими іншими особами не укладало. Тому зважаючи на означене вважало позовні вимоги позивача обґрунтованими та керуючись ст.ст. 22, 77 Господарського процесуального кодексу України, змінити процесуальний статус Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" на третю особу на боці позивача (а.с.62 т.1).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2018 у даній справі змінено процесуальний статус Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" з відповідача-1 на третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (а.с.70-71 т.1).

При цьому суд першої інстанції врахував, що представники позивача та відповідача-2 не заперечують проти задоволення заяви відповідача-1 про зміну його процесуального статусу та керувався статтями 50, 179, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України.

В подальшому позивач подав суду заяву про уточнення позовних вимог від 27.03.2018, в якій виклав такі вимоги до відповідача

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованим відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, зокрема нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- знищити виготовлені зображення знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" (), схожого із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" () судові витрати у сумі 10024,00 грн.

Означена ухвала суду першої інстанції від 30.01.2018 про зміну правого статусу ТОВ "Керуюча компанія Еліксир" сторонами даного спору окремо від судового рішення оскаржена не була і правомірність таких дій суду першої інстанції не є предметом за апеляційною скаргою позивача.

Предметом апеляційного оскарження є рішення суду першої інстанції по суті спору.

Між тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга позивача задоволенню не підлягає, а оскаржене судове рішення підлягає повному скасуванню, з подальшим направленням даної справи на розгляд суду першої інстанції відповідно до встановленої процесуальним законом підсудності, виходячи з наступних мотивів.

Відповідно до приписів частини 2 статті 278 Господарського процесуального кодексу України порушення правил юрисдикції господарських судів, визначених статтями 20-23 цього Кодексу, є обов'язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів апеляційної скарги.

Згідно з частиною другою статті 20 Господарського процесуального кодексу України Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи повязані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із відносин, повязаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

Разом із цим у підпункті 16 пункту 1 Розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України встановлено, що до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Так частина четверта статті 16 Господарського процесуального кодексу України в редакції чинній до 15.12.2017 встановлює виключну підсудність справ, згідно до якої справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Дослідивши подані сторонами в матеріали справи докази, колегія суддів встановила, що наразі, з урахуванням заяви позивача про уточнення позовних вимог від 27.03.2018, між позивачем та відповідачем виник спір про порушення майнових прав інтелектуальної власності.

Так у статті 420 Цивільного кодексу України наведений перелік об'єктів права інтелектуальної власності, до якого входить і торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до частини 1 статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів (пункт 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу України).

Відповідно до абзацу першого пункту 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Абзац другий пункту 2 статті 20 вказаного вище Закону встановлює, що власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (абзац третій пункту 2 статті 20 вказаного Закону).

Як вже було вище зазначено ТОВ "Керуюча компанія Еліксир" (третя особа), як власник свідоцтва на знак для товарів і послуг №105158 надало позивачу - ТОВ "Еліксір" на умовах ліцензійного договору право на використання знаку "КАПІЛЯР" за вказаним свідоцтвом.

Тому, відповідно до наведених вище положень матеріального права та норм процесуального законодавства, даний спір щодо прав інтелектуальної власності позивача має розглядатися господарськими судами за правилами, які визначають виключну підсудність справ у спорах щодо прав інтелектуальної власності, - судом за місцем вчинення порушення.

Як вбачається із наведених позивачем в заяві про уточнення позовних вимог обставин спору, порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача пов'язується з використанням відповідачем на упаковці продукції гель для ніг позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг "КАПІЛЯР" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №105158.

На підтвердження факту продажу такої продукції позивачем надані в матеріали справи фіскальний чек Аптеки, що розташована у м. Дніпро, пр. Героїв, 3 (а.с.17) та фіскальний чек Аптеки №5, що розташована у м. Дніпро, вул. Робоча, 79-А (а.с.26 т.2).

Між тим в матеріалах справи містяться зразок упаковки продукції ТОВ "Ботаніка" - "КАПІЛЯР гель для ніг профілактика судинних захворювань ніг, від набряків, втоми і відчуття важкості" (а.с.53-54 т.1). Як зазначено на цій упаковці продукції, її виготовлено ТОВ "Ботаніка" 04073, Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 9, офіс 213. Адреса виробництва: Україна, 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, 6-А.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що фактично місцем порушення майнових прав позивача є місце знаходження відповідача та його виробництва, тобто м. Київ та Київська область.

Відтак, зважаючи на те, що місцем порушення майнових прав позивача фактично є місце знаходження виробництва відповідача, дана справа за правилами про виключну підсудність підлягає розгляду в Господарському суді Київської області.

Відповідно до частини другої статті 31 Господарського процесуального кодексу України справа, прийнята судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута і в тому випадку. Коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, за винятком випадків, коли внаслідок змін у складі відповідачів справа відноситься до виключної підсудності іншого суду.

Проте змінивши правовий статус Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" з відповідача-1 на третю особу, яка заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, суд першої інстанції на зазначену вимогу процесуального закону уваги не звернув.

Доводи, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої інстанції

З огляду на встановлене судом апеляційної інстанції порушення судом першої інстанції правил підсудності, колегія суддів доходить до висновку про відсутність підстав для перегляду даної справи в порядку апеляційного провадження по суті спору, та про наявність підстав для повного скасування рішення суду першої інстанції з подальшим направленням даної справи на розгляд суду першої інстанції - до Господарського суду Київської області, відповідно до визначеної процесуальним законом виключної підсудності - за фактичним місцем порушення майнових прав позивача на обєкт інтелектуальної власності.

Висновки суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги

За наведених обставин суд апеляційної інстанції не надає правової оцінки доводам сторін щодо предмету спору та відповідним висновкам суду першої інстанції, не наводить мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу тощо.

Розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з розглядом справи у суді першої інстанції та у зв'язку з розглядом справи у суді апеляційної інстанції

Відповідно до частини 14 статті 129 Господарського процесуального кодексу України якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Зважаючи на те, що судом апеляційної інстанції повністю скасоване рішення суду першої інстанції, але дану справу направлено на розгляд до іншого суду першої інстанції за виключною підсудністю, цей суд відповідно має здійснити новий розподіл судових витрат сторін, у тому числі, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Керуючись статтями 269, 270, 275 ч.1 п.5, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" - залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.05.2018 у справі №904/87/18 - скасувати повністю.

Направити справу на розгляд за виключною підсудністю - до Господарського суду Київської області.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту постанови.

Повна постанова складена 01.08.2018.

Головуючий суддя І.М. Подобєд

Суддя Л.П. Широбокова

Суддя Е.В. Орєшкіна