ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

31.07.2018

Справа № 910/6071/18

за позовом          Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс»

про                    захист майнових прав інтелектуальної власності

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс» про захист майнових прав інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані незаконним використанням відповідачем знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №90193, у зв’язку з чим позивач просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс» незаконно використовувати знак «ОТП» українською мовою, «Оtр» англійською мовою, шляхом надання послуг ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, ділової документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

Разом з позовом позивачем було подано клопотання про призначення експертизи із викладеними питаннями:

«Чи є знак для товарів і послуг «ОТП Сервіс» схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованим на ім'я Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» знаком для товарів і послуг «ОТП Банк» за свідоцтвом України № 90193;

«Чи є послуги щодо зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які надає АТ «ОТП Банк» у відповідності абзацу 10 статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пп. 4 п. 5.2 Статуту АТ «ОТП Банк», такими самими та/чи спорідненими із послугами оренди індивідуальних контейнерів (сейфів) для збереження документів та коштовностей, які надає ТОВ «ОТП Сервіс»;

«Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 90193 у доменному імені http://otp.kiev.ua/»;

«Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем http://otp.kiev.ua/, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які надає АТ «ОТП Банк» у відповідності абзацу 10 статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пп. 4 п. 5.2 Статуту АТ «ОТП Банк»;

«Чи містить фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» позначення, схоже із найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальінстю «ОТП Сервіс» настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?»;

«Чи змінює відмітність знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 90193 використання цього знаку у формі «ОТП Сервіс»?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2018 суд ухвалив: позовну заяву Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» залишити без руху, встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: зазначення/надання доказів у підтвердження обставин, що викладені у позові (зокрема, доказів у підтвердження обставин пропонування відповідачем для фізичних та юридичних осіб, резидентів та нерезидентів України в оренду індивідуальних контейнерів (сейфів) для збереження документів та коштовностей, а також наявності зареєстрованих знаків: AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Сервіс», про який йде мова на арк. 2 позовної заяви); здійснення належного викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги, стосовно вимог про заборону відповідачеві використовувати знак «ОТП» українською мовою, «Оtр» англійською мовою в комерційному найменуванні; встановити позивачу строк для усунення недоліків – протягом п’яти днів з дня вручення даної ухвали.

08.06.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 03.07.2018.

27.06.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позов.

У підготовче засідання 03.07.2018 з’явились представники сторін. Представник позивача заявив про намір подати відповідь на відзив, у зв’язку з чим судом оголошено перерву до 24.07.2018.

19.07.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

24.07.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.

У підготовче засідання 24.07.2018 з’явились представники сторін. Представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою мирного врегулювання спору у справі. Дане клопотання судом задоволено, у зв’язку з чим у підготовчому засіданні оголошено перерву до 31.07.2018.

31.07.2018 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли додаткові документи, а також клопотання про витребування доказів, яке обґрунтоване тим, що питання щодо аналогічних порушень, які заявлені у позові, було предметом розгляду Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, однак, як відомо відповідачу, заява позивача не була задоволена, у зв’язку з чим відповідач просить суд витребувати у позивача належним чином засвідчену копію рішення Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за результатами розгляду заяви від 31.10.2017 №01-12/3252 ПАТ «ОТП Банк», витребувати у Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України належним чином засвідчену копію рішення Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за результатами розгляду заяви від 31.10.2017 №01-12/3252 ПАТ «ОТП Банк».

У підготовче засідання 31.07.2018 з’явились представники сторін, представник відповідача підтримав клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, суд зазначає наступне.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд зазначає, що відповідачем не обґрунтовано, які обставини може підтвердити доказ, який відповідач просить витребувати, або аргументи, які він може спростувати, з урахуванням того, що суд самостійно здійснює оцінку обґрунтованості доводів кожної зі сторін та доказів, наданих учасниками на підтвердження своїх доводів та заперечень, враховуючи при цьому принцип змагальності сторін, тоді-як докази, які зазначені у клопотанні, безпосередньо не стосуються предмету спору у даній судовій справі, у зв’язку з чим у задоволенні клопотання представника відповідача про витребування доказів судом відмовлено.

Розглянувши клопотання позивача про призначення експертизи, що подане разом з позовом, суд дійшов висновків про необхідність призначення у даній справі судової експертизи та задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Як встановлено судом, позовні вимоги обґрунтовані зокрема тим, що відповідач незаконно використовує знак для товарів і послуг «otp» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №90193, зокрема, шляхом розміщення на веб-сайті http://otp.kiev.ua оголошень про оренду індивідуальних контейнерів (сейфів), у діловій документації, засобах масової інформації тощо з використанням позначення «ОТП Сервіс», у зв’язку з чим позивач, посилаючись на приписи абз. 4, 5 ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Сервіс» незаконно використовувати знак «ОТП» українською мовою, «Оtр» англійською мовою, шляхом надання послуг ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, ділової документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

За змістом абз. 4, 5 ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

З огляду на наведене, до предмету доказування по даній справі входять обставини щодо того, чи є послуги щодо оренди індивідуальних контейнерів (сейфів) такими ж чи спорідненими з тими послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193; чи є позначення «ОТП Сервіс», застосоване на веб-сайті http://otp.kiev.ua, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193; чи може використання позначення «ОТП Сервіс», застосованого на веб-сайті http://otp.kiev.ua, ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193; чи є наведення позначення «otp» в найменуванні домену http://otp.kiev.ua використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та ставить на експертизу питання, зазначені судом вище. При визначенні питань на судову експертизу судом враховано запропоновані позивачем питання, однак, ті, що не вказані судом, знаходяться поза межами предмету доказування у даній справі, а тому на вирішення експерта не ставляться.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб'єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/6071/18 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.          Призначити у справі №910/6071/18 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2.          На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1.          Чи є послуги щодо оренди індивідуальних контейнерів (сейфів) такими ж чи спорідненими з тими послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?

2.2.          Чи є позначення «ОТП Сервіс», застосоване на веб-сайті http://otp.kiev.ua, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?

2.3.          Чи може використання позначення «ОТП Сервіс», застосованого на веб-сайті http://otp.kiev.ua, ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?

2.4.          Чи є наведення позначення «otp» в найменуванні домену http://otp.kiev.ua використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №90193?

3.          Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4.          Витрати на проведення експертизи покласти на Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк». У разі несплати позивачем вартості судової експертизи, її може бути здійснено відповідачем.

5.          Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

6.          Матеріали справи № 910/6071/18 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

7.          Зобов'язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

8.          Зупинити провадження у справі № 910/6071/18 на час проведення експертизи.

9.          Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                          Ю.В. Картавцева