РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.08.2018Справа № 910/21643/17

За позовом 1) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН",

2) Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН"

до 1) Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ",

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 та зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

секретар судового засідання

Репа Я.І.

Представники

від позивача-1: Лучка І.Ю., Шум О.М. за довіреністю б/н від 07.06.2017

від позивача-2: Лучка І.Ю., Шум О.М. за довіреністю б/н від 07.06.2017

від відповідача-1: Оганесян А.Г. - адвокат за договором № АБ 190318 вді 19.03.2018

від відповідача-2: Мелешко В.І. за довіреністю № 2434-03/216 від 17.04.2018

Потоцький М.Ю. за довіреністю № 2434-03/65 від 02.02.2018

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач-1, ДП "КК "РОШЕН") та Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" (позивач-2, ПрАТ "ККФ "РОШЕН") звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1, ПАТ "КИЇВХЛІБ") та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2, Міністерство) про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги позивачів обгрунтовані тим, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №228350 від 26.06.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання у судовому порядку вказаного свідоцтва недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 порушено провадження у справі № 910/21643/17 та призначено розгляд справи на 29.01.2018 об 11:10 год.

14.12.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача-1 надійшла заява про забезпечення позову.

Розглянувши заяву про забезпечення позову, подану представником позивача-1 через відділ діловодства суду 14.12.2017, суд дійшов висновку про її задоволення та вжиття заходів забезпечення позову у справі № 910/21643/17, про що виніс відповідну ухвалу.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2017 постановлено здійснювати розгляд справи № 910/21643/17 у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 29.01.2018 об 11:10 год., учасники справи викликані у підготовче засідання, їх явку визнано обов'язковою.

17.01.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 (ПАТ "КИЇВХЛІБ") вважає позов надуманим та необґрунтованим, просив суд відмовити позивачу у задоволенні позову, з огляду на таке:

- стосовно використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 228350 відповідач-1 зазначив, що відповідно до Договору комерційної концесії від 28.04.2017 ПАТ "КИЇВХЛІБ" передав ТОВ "Київський БКК" виключні права на сукупність належних йому прав інтелектуальної власності та ділову репутацію, включаючи право на використання комбінованого позначення за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 228350 з написом "Святкуймо разом! Ваш БКК" (далі - Стрічка БКК);

- в контексті тривалого та безперервного використання відповідачем-1 комбінацій червоного і жовтого (золотистого) кольорів при позначенні та упакуванні своєї продукції відповідач-1 звернув увагу на перелічені у п.п. b-f пункту 9 відзиву належні відповідачу-1 свідоцтва та патенти;

- відповідач-1 вважає, що на ПАТ "КИЇВХЛІБ", як попереднього користувача поширюються положення статті 500 Цивільного кодексу України, оскільки ПАТ "КИЇВХЛІБ" добросовісно використовував вказану торговельну марку в Україні (відповідач-1 звернувся з відповідним позовом до Господарського суду міста Києва, справа № 910/18197/17);

- відповідач-1 вважає незаконним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року про визнання знака "ROSHEN, зобр." добре відомим в Україні (далі - Рішення Апеляційної палати ДСІВ України), оскільки зазначене рішення було прийняте з порушенням п. 6.4.12 Порядку про визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Міністерство освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (відповідач-1 звернувся з відповідним позовом до Господарського суду міста Києва, справа № 910/18195/17);

- відповідач-1 послався на результати соціологічного дослідження у формі опитування, замовленого у компанії RATE1 (ТОВ "Перша рейтингова система", код 35634799), що було проведене у період з 08.09.2017 по 15.09.2017 (далі - Соціологічне дослідження RATE1), з урахуванням яких дійшов висновку про те, що позивачі переоцінюють значення та відомість червоної стрічки, як способу індивідуалізації позивачів;

- на твердження відповідача-1, ані позов, ані додані до нього матеріали не містять доказів, що позивач-1 існував на момент визнання знаку "Roshen, зобр." "добре відомим" (01.01.2012), а також не доведено, що порушено права позивача-2, або позивач-2 взагалі наділений якимись правами відносно знака "Roshen, зобр.";

- відповідач-1 вважає, що в діях позивачів вбачаються ознаки зловживання правом, з метою перешкоджання відповідачу у здійсненні законної господарської діяльності, а тому у задоволенні позову слід відмовити з вказаної підстави.

Отже, згідно поданого відзиву відповідач-1 вважає, що Стрічка БКК не схожа на знак "Roshen, зобр." до ступеню змішування та ніяким чином не вводить в оману споживачів стосовно особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, оскільки у свідомості споживачів, як свідчать результати Соціологічного дослідження RATE1, червона стрічка з золотистими написами не асоціюється виключно з позивачами.

26.01.2018 через відділ діловодства суду від представника позивачів надійшла відповідь на відзив відповідача-1, відповідно до якої позивачі не погоджуються з позицією відповідача-1, з огляду на таке:

- щодо Рішення Апеляційної палати ДСІВ України позивачі зазначили, що на момент його винесення Апеляційна палата ДСІВ України була наділена відповідними повноваженнями; Апеляційна палата ДСІВ України як уповноважений орган державної влади на власний розсуд досліджує наявні матеріали справи і приймає відповідне рішення; предметом даного спору є визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №228350, а не визнання незаконним Рішення Апеляційної палати ДСІВ України; Рішення Апеляційної палати ДСІВ України є законним та таким, що не оскаржено в судовому порядку (ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2017 закрито провадження у справі № 910/18195/17 );

- щодо Соціологічного дослідження RATE1 позивачі вказали, що вважають його неналежним та недопустимим доказом по справі, а також таким, що не відповідає встановленим методикам проведення соціологічних досліджень, так як останнє проведене з порушенням принципу "територіальності", щодо невизначених об'єктів і методів дослідження та з некоректно поставленими питаннями, що виходять за межі предмету доказування по справі;

- разом з тим, позивачі надали Звіт про соціологічне опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", проведене Центром соціальних технологій "Соціополіс" у період з 14 червня по 20 липня 2017 року (далі - Соціологічне опитування "Соціополіс"), яке, на думку позивачів, підтверджує, що знак для товарів і послуг за спірним свідоцтвом порушує права інтелектуальної власності позивача-1 як власника добре відомого в Україні знаку "ROSHEN, зобр" та позивача-2 як власника виключної ліцензії на право використання добре відомого в Україні знаку "ROSHEN, зобр.". Виданий ДСІВ України знак для товарів і послуг за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивачів, і є таким, що може ввести в оману, оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншим виробником - ДП "КК "РОШЕН" та ПрАТ "ККФ "РОШЕН";

- щодо тверджень відповідача-1 про неналежного позивача-2 позивачі, заперечуючи такі твердження, зазначили, що відповідно до Ліцензійного договору від 15.05.2017, укладеного між ДП "КК "РОШЕН" (позивач-1) та ПрАТ "ККФ "РОШЕН" (позивач-2) (далі - Ліцензійний договір), позивачем-1 було надано позивачу-2 виключну ліцензію на право використання добре відомого в Україні знаку "ROSHEN, зобр.", крім того, позивач-2 здійснює виробництво солодощів та борошняних кондитерських виробів за дорученням позивача-1 на підставі Договору № 1К/12 від 01.01.2012 про надання послуг з переробки сировини та виготовленню продукції, також позивачами надано зображення стрічки із зображенням добре відомого знаку "ROSHEN, зобр.", що використовується при пакуванні товарів позивача-1 та позивача-2, а також зображення продукції позивачів із відповідними маркуваннями;

- щодо твердження відповідача-1 про зловживання правом зі сторони позивачів, то останні вважають, що мали всі підстави для подання позовної заяви до Господарського суду міста Києва про визнання недійсним спірного свідоцтва;

- твердження відповідача -1 щодо правомірності та тривалості використання спірного свідоцтва, а також ряду інших реєстрацій, які містять в собі комбінації червоного, золотистого та жовтого кольорів, позивачі вважають оманливими та такими, що не відповідають дійсності.

Отже, згідно поданої відповіді на відзив відповідача-1, позивачі вважають, що відповідач-1 не надав належного обґрунтування та доказів щодо спростування вимог позивачів про визнання недійсним свідоцтва України №228350.

Також, позивачами до відповіді на відзив додано додаткові докази на підтвердження власної позиції, зокрема:

- рішення Антимонопольного комітету України № 663-р від 23.11.2017, відповідно до якого Антимонопольним комітетом України розглядалася справа №127-26.4/266-16 про порушення ПАТ "КИЇВХЛІБ" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а саме використання відповідачем-1 у своїй господарській діяльності оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", яке схоже на оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Золотий ключик" виробництва ДП "КК "Рошен". Зокрема, звернуто увагу суду, що в зазначеному рішенні Антимонопольного комітету України наведені зображення упаковок продукції ПАТ "КИЇВХЛІБ" та ДП "КК "РОШЕН", які обгорнуті червоною стрічкою з написами золотого кольору - "ROSHEN" та "БКК", які, в свою чергу, досліджувались Антимонопольним комітетом України;

- Висновок експерта № 119 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 22.01.2018, складений судовим експертом Жилою Б.В.

У підготовче засідання, призначене на 29.01.2018, з'явилися представники позивачів, відповідача-1 та відповідача-2.

Представники позивачів в підготовчому засіданні 29.01.2018 подали спільне клопотання на виконання вимог ухвали суду від 06.12.2017, відповідно до якого просили суд залучити до матеріалів справи заяви позивача-1 та позивача-2 про відсутність аналогічного спору та докази на підтвердження направлення копій клопотання на адреси відповідачів. Клопотання судом задоволене та залучене до матеріалів справи.

В підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2018, представник відповідача-1 подав клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просив суд призначити у справі № 910/21643/17 комісійну судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України. Вказаним клопотанням відповідач-1 також запропонував суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерта. Клопотання відповідача-1 залучене судом до матеріалів справи та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Представники позивачів та відповідачів в підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2018 повідомили суд про необхідність подання ними додаткових доказів у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2018 відкладено підготовче засідання у справі № 910/21643/17 на 14.02.2018 о 16:00 год.

02.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення до клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21643/17 від 29.01.2018, якими відповідач-1 надав додаткові обґрунтування щодо необхідності призначення у справі комісійної судової експертизи, підтримав раніше подане клопотання про призначення такої експертизи та перелік питань на експертизу, проведення якої просив доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України, оскільки, на його думку, висновок № 122 від 23.01.2017 у справі № 910/21643/17, поданий позивачем в якості додатків до відповіді на відзив від 29.01.2018, є невірним, з огляду на його необ'єктивність.

06.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь позивача на відзив відповідача-1. Відповідно до поданих заперечень відповідач-1:

- наполягав на незаконності рішення Апеляційної палати ДСІВ;

- надав пояснення, згідно яких вважає, що Соціологічне опитування "Соціополіс" не є репрезентативним ані на рівні кожного з міст, ані на рівні України, було проведено без фактичного опитування респондентів, відповідач-1 також стверджував про маніпулятивну інтерпретацію результатів такого дослідження, тощо;

- надав пояснення щодо висновків експерта Жили Б.В., які вважає неправильними та такими, що не можуть бути належними і допустимими доказами у цій справі;

- надав пояснення щодо додаткових доказів, наданих позивачами (Рішення АМКУ та Ліцензійного договору). Зокрема, Рішення АМКУ відповідач-1 вважає таким, що прийняте з неповним з'ясуванням

обставин, які мають значення для справи, у Рішенні АМКУ не доведено обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, а викладені у Рішенні АМКУ висновки не відповідають дійсним обставинам справи, внаслідок чого відповідач-1 вважає, що його дії неправомірно визнано актом недобросовісної конкуренції. За таких обставин відповідач-1 звернувся з відповідним позовом до Господарського суду міста Києва (справа № 910/1047/18).

07.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення доказів, яким відповідач-1 просив залучити до матеріалів справи результати соціологічного дослідження у формі опитування, проведеного компанією RATE1 (ТОВ "Перша рейтингова система", код 35634799) з 08.09.2017-15.09.2017 (повний текст) разом з доданими до нього документами.

08.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивачів надійшли заперечення на клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого представник позивачів заперечував проти задоволення клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи, вважаючи його необгрунтовним та таким, що спричинить затягування розгляду справи.

08.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивачів надійшло клопотання про відшкодування судових витрат, відповідно до якого позивачі просили, у разі винесення рішення по справі № 910/21643/17 на користь ДП "КК "РОШЕН" та ПрАТ "ККФ "РОШЕН": стягнути з ПАТ "КИЇВХЛІБ" на користь ДП "КК "РОШЕН" судові витрати у розмірі 73993,00 грн. (70625,00 грн. судових витрат ДП "КК "РОШЕН" на правову допомогу та 3368,00 грн. судового збору); стягнути з ПАТ "КИЇВХЛІБ" на користь ПрАТ "ККФ "РОШЕН" судові витрати у розмірі 3368,00 грн. (3368,00 грн. судового збору), у разі призначення судом судової експертизи та покладення обов'язку сплати її вартість на позивачів, - включити таку вартість до судових витрат позивачів.

08.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивачів надійшло клопотання про долучення доказів, яким позивачі просили суд долучити до матеріалів справи та врахувати при розгляді справи Висновок експертів Національної академії правових наук України Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності від 22.01.2018 № 1184, складений експертами Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., картку атестованих судових експертів Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В. та докази відправлення відповідного клопотання сторонам у справі.

14.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про приєднання додаткових доказів, відповідно до якого відповідач-1 просив суд відмовити позивачам у задоволенні клопотання про приєднання нових доказів, а саме - Висновку експертів Національної академії правових наук України Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності від 22.01.2018 № 1184 - Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В.

14.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб. Зазначеним клопотанням представник відповідача-1 просив залучити до участі у розгляді даної справи Товариство з обмежно відповідальністю "Київський БКК", в якості третьої особи без самосійних вимог на стороні відповідача-1 та Амо Rепітал Патнерз ЛТД (Amo Capital Partners LTD), в якості третьої особи без самосійних вимог на стороні відповідача-1.

У підготовче засідання, призначене на 14.02.2018, з'явились представники позивача-1, позивача-2, відповідача-1 та відповідача-2.

Представники відповідача-2 (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) в підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, подали клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, зокрема, копії матеріалів заявки №m201601769/ Клопотання відповідача-2 судом задоволене та залучене до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, судом розглянуто та відхилено клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, заслухавши пояснення представників учасників справи дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі експертизи, відповідно до положень ст. 99 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2018 продовжено строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів та відкладено підготовче засідання у справі на 12.03.2018 о 09:30 год.

20.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивачів надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

05.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

05.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача-1 та позивача-2 надійшло спільне клопотання на виконання вимог ухвали суду від 14.02.2018, відповідно до якого позивач-1 та позивач-2 вважають недоцільним призначення судової експертизи у даній справі, однак, у разі призначення судової експертизи, просили суд поставити на вирішення судової експертизи питання, наведене у даному клопотанні, а також просили всі судові витрати, пов'язані з проведенням експертизи, покласти на ДП "КК "РОШЕН".

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява про виконання вимог ухвали суду від 14.02.2018, відповідно до якої відповідач-1 надав суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерта, а також надав суду перелік експертних установ, яким, на його думку, за доцільне призначити проведення експертизи у справі.

07.03.2018 через відділ діловодства суду від представників позивача-1 та позивача-2 надійшли додаткові письмові пояснення щодо окремого питання, а саме щодо належності, допустимості та достовірності звітів за результатами проведених соціологічних досліджень. Відповідно до наданих додаткових пояснень позивачі вважають "повний" та "неповний" тексти звіту RATE1 неналежними, недостатніми та недостовірними доказами у справі, а Звіт "Соціополіс" вважають належним та допустимим доказом у справі.

У підготовче засідання, призначене на 12.03.2018, з'явились представники позивача-1, позивача-2, відповідача-1 та відповідача-2.

12.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивачів надійшла заява про видачу нарочно ухвали суду від 12.03.2018.

У підготовчому засіданні, призначеному на 12.03.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 призначено комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21643/17, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі № 910/21643/17 на час проведення експертизи у справі № 910/21643/17.

19.06.2018 через відділ діловодства суду одержано Висновок експертів № 103/18 від 25.05.2018 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок експертів). Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/21643/17 у чотирьох томах.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи те, що провадження у справі № 910/21643/17 зупинено на час проведення експертизи у справі № 910/21643/17, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, суд дійшов висновку про поновлення провадження у справі № 910/21643/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 поновлено провадження у справі № 910/21643/17 та призначено підготовче засідання у справі на 23.07.2018 об 11:40 год.

05.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

13.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення з урахуванням Висновку експертів № 103/18 від 25.05.2018, відповідно до яких відповідач-1 просив суд відмовити позивачам в задоволенні позову в повному обсязі, зазначивши, що:

- вважає Висновок експертів таким, що підлягає критичному сприйняттю судом з огляду на те, що експерти в дослідженні питання, поставленого на їх вирішення, не врахували значні відмінності, що присутні в зображеннях знака для товарів і послуг № 228350 та протиставленого йому добре відомому знаку "ROSHEN, зобр.", експерти при проведенні дослідження сконцентрували увагу на визначенні схожості окремих елементів порівнюваних об'єктів, які, на думку відповідача-1, було порівняно не об'єктивно, експерти не надали значення розбіжностям між іншими елементами, що визначають несхожість зображень в цілому, а отже, дійшли до хибних висновків щодо можливості введення в оману споживача. Зокрема, відповідач-1 наголошує, що кольором напису "ROSHEN" за рішенням АП ДСІВ, затвердженим наказом ДСІВ № 61-Н від 10.05.2017, є золотистий (пантон 837С), а кольором напису за свідоцтвом № 228350 є жовтий, однак експерти безпідставно вказують жовтий колір, як нібито альтернативний золотистому за пантоном 837С. Відповідач-1 вважає, що експерти дійшли безпідставного висновку про те, що саме поєднання "жовтого" "та червоного" є "... таким, що в першу чергу відмічається споживачем";

- підтримує твердження, висловлені раніше у заявах по суті справи щодо незаконності рішення Апеляційної палати ДСІВ України; щодо недопустимості доказів, що надавались позивачами - рішення Антимонопольного комітету України № 663-р від 23.11.2017 року, Висновку експертів 1184 від 22.01.2018 року, Висновку експерта № 119 від 22.01.2018 року; щодо відсутності між знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № 228350 та добре відомим знаком "Рошен зобр.," такої схожості, що внаслідок їх використання можливе введення споживачів в оману щодо виробника товарів 30 класу МКТП.

17.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про відшкодування судових витрат позивача-1 та позивача-2, згідно яких відповідач-1 вважає, що надані позивачами в обґрунтування витрат на професійну правничу допомогу докази суперечать чинному законодавству та не є підставою включення витрат, які ці докази, нібито, повинні підтверджувати, до складу судових. Враховуючи, що відповідач-1 просить суд відмовити у задоволенні позову, то інші витрати, які позивачі включають до складу судових, відповідач-1 просив суд покласти на позивачів.

19.07.2018 через відділ діловодства суду від представників позивачів надійшли письмові пояснення щодо Висновку експертів № 103/18 від 25.05.2018 за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до яких позивачі просили суд врахувати зазначений висновок та задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Зокрема, позивачі зазначили, що, на їх думку, Висновок експертів складений кваліфікованими судовими експертами, які володіють необхідними знаннями у сфері права інтелектуальної власності, Висновок експертів містить докладний опис проведених досліджень та його висновки є обґрунтованими та повними, а тому відповідно до ст. 76-78 ГПК України є належним, допустимим та достовірним доказом по справі, встановлені Висновком експертів обставини підтверджують обґрунтованість позовних вимог позивачів.

19.07.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про виклик експертів для дачі усних пояснень, призначення повторної судової експертизи та витребування доказів. Відповідно до зазначеного клопотання відповідач-1 просив суд:

1. Викликати експертів, які склали Висновок № 103/18 від 25.05.2018 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для дачі усних пояснень з приводу вказаного висновку.

2. Витребувати у відповідача-2 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, усі наявні матеріали справи щодо заявки Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" № m 2017 10458.

3. Призначити повторну комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень.

23.07.2018 через відділ діловодства суду від представників позивачів надійшло клопотання на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, яким позивачі надали суду докази оплати витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, а саме платіжне доручення № 4173 від 08.05.2018 на суму 26083,20 грн.

У підготовче засідання, призначене на 23.07.2018, з'явилися представники позивачів та відповідачів.

У підготовчому засіданні 23.07.2018 суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.07.2018, здійснювався розгляд клопотання відповідача-1, поданого 19.07.2018 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні 23.07.2018 зазначене клопотання підтримав.

Судом встановлено, що звертаючись з клопотанням про виклик експертів, які склали Висновок № 103/18 від 25.05.2018 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для дачі усних пояснень з приводу вказаного висновок, відповідач-1 не надав перелік питань, на які експерти мають дати відповіді.

Крім того, звертаючись з клопотанням про витребування у відповідача-2 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України усіх наявних матеріалів справи щодо заявки Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" № m 2017 10458, відповідач-1 не довів, що докази про витребування яких він клопоче можуть свідчити про наявність або відсутність обставин, які входять до предмету доказування.

Звертаючись з клопотанням про призначення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідач-1 просив поставити на вирішення повторної експертизи питання, які не були поставлені на вирішення комісійної експертизи.

Водночас, відповідно до абз. 1, 2 п. 15.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2014 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза може призначатися з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Представники позивачів та відповідача-2 проти задоволення клопотання відповідача-1 заперечували у повному обсязі та просили суд відмовити відповідачу-1 в задоволенні такого клопотання.

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи, керуючись чинним законодавством, суд дійшов висновку про те, що клопотання відповідача-1, подане 19.07.2018 через відділ діловодства суду, про виклик експертів для дачі усних пояснень, призначення повторної судової експертизи та витребування доказів задоволенню не підлягає.

У підготовчому засіданні 23.07.2018 представники позивачів та відповідачів зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові і відзиві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2018 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 06.08.18 об 11:30 год.

У судове засідання, призначене на 06.08.2018, з'явилися представники позивачів, відповідача-1 та відповідача-2.

В судовому засіданні 06.08.2018 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 06.08.2018 судом відповідно до ст. 208 ГПК України заслухано вступне слово представників позивачів, відповідача-1 та відповідача-2

Представник позивачів заявлені позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві та у відповіді на відзив відповідача-1, поданій 26.01.2018 через відділ діловодства суду, у додаткових письмових поясненнях щодо окремого питання, поданих 07.03.2018 через відділ діловодства суду, у письмових поясненнях щодо Висновку експертів № 103/18 від 25.05.2018, поданих 19.07.2018 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 17.01.2018 через відділ діловодства суду, у запереченнях на відповідь позивача на відзив відповідача-1, поданих 06.02.2018 через відділ діловодства суду, у письмових поясненнях з урахуванням Висновку експертів № 103/18 від 25.05.2018, поданих 13.07.2018 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-2 проти позову заперечував.

В судовому засіданні 06.08.2018 судом відповідно до ст.ст. 208-210 ГПК України з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів (ст.ст. 217, 218 ГПК України).

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.08.2018 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши учасників справи, з'ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими сторони обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач-1, ДП "КК "РОШЕН") та Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" (позивач-2, ПрАТ "ККФ "РОШЕН") звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1, ПАТ "КИЇВХЛІБ") та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2, Міністерство) про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- позивачі є відомими виробниками та реалізаторами широкої лінійки борошняних кондитерських виробів в Україні, серед яких особливе місце займають торти "Київський торт", "Золотий ключик", "Грильяжний", "Трюфель", "Капучіно", "Празький", "Наполеон";

- позивачі випускають понад 320 видів солодощів, таких як шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети, тощо;

- виробництво солодощів та борошняних кондитерських виробів здійснюється ПрАТ "ККФ "РОШЕН" (позивач-2, виконавець) за дорученням ДП "КК "РОШЕН" (позивач-1, замовник) на підставі Договору № 1К/12 від 01.01.2012, відповідно до якого позивач-1 доручає, а позивач-2 зобов'язується виконати роботи по виготовленню продукції, надати супутні цим роботам послуги, характер робіт, об'єм (план), терміни виготовлення і умови оплати, якісні і кількісні характеристики, асортимент продукції визначаються додатками до цього договору, що є його невід'ємними частинами;

- відповідно до Ліцензійного договору від 15.05.2017, укладеного між ДП "КК "РОШЕН" (позивач-1, ліцензіар) та ПрАТ "ККФ "РОШЕН" (позивач-2, ліцензіат) (далі - Ліцензійний договір), позивачем-1 надано позивачу-2 виключну ліцензію на використання Знаку щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти" на всій території України (згідно п. 1.2 Ліцензійного договору Знак - знак "ROSHEN, зобр.", визнаний Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 добре відомим в Україні щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти" станом на 01.01.2012);

- продукція позивачів реалізується по всій території України без виключення - в продуктових магазинах, супермаркетах, гіпермаркетах, у тому числі у 55 фірмових магазинах "ROSHEN", тобто пересічний український споживач кожного дня бачить на вітринах та прилавках магазинів продукцію позивачів;

- протягом останніх семи років позивачі використовують особливий і характерний для їх продукції елемент пакування у вигляді стрічки, на поверхню якої безпосередньо наноситься добре відомий в України знак "ROSHEN, зобр.", що складається зі словесного елемента "ROSHEN" золотистого кольору (пантон 873 С), який розміщено на тлі зображуваного елемента у вигляді прямокутника червоного кольору (пантон 485 С) (далі - Стрічка РОШЕН);

- знак "ROSHEN, зобр." рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року (далі - Рішення ДСІВ України) визнаний добре відомим в Україні відносно ДП "КК "Рошен" (позивача-1) станом на 01.01.2012 року щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти" (далі - добре відомий знак "ROSHEN, зобр.");

- як зазначають позивачі, саме завдяки багаторазовому з рівномірними інтервалами повторюванню на поверхні стрічки добре відомого в Україні знаку "ROSHEN, зобр." утворюється загальний вид Стрічки РОШЕН, якою в подальшому обгортаються упаковки таких тортів, як "Київський торт", "Золотий ключик", "Грильяжний", "Трюфель", "Капучіно", "Празький", "Наполеон", а також упаковка кондитерського виробу під назвою "Ромова баба";

- на підтвердження початку виробництва Стрічки РОШЕН позивачі зазначають Контракт №1010 від 08.11.2010, укладений між фірма ATS-Tanner Banding Systems AG (продавець) та ДП "КК "Рошен" (покупець, позивач-1), відповідно до якого фірма ATS-Tanner Banding Systems AG почала виробництво бандерольної поліпропіленової стрічки згідно із міжнародною стандартизованою системою підбору кольорів" Pantone Matching System», що відповідає кольоровій моделі пантону 485 С (Pantone 485 С), з нанесенням на неї поверх написом "ROSHEN", що відповідає кольоровій моделі пантону 873С (Pantone 873 С), а також замовлення позивача-1 від 08.11.2010, від 16.12.2010 для ТОВ "Завод декоративної упаковки" на виробництво поліпропіленової стрічки відповідно до Договору № 26/05 від 26.05.2010;

- враховуючи наведене та приписи п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чинної на території України з 25.12.1991, ч. 4 ст. 16, ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, позивачі вважають, що реалізація іншими виробниками борошняних кондитерських виробів, зокрема, тортів, для пакування яких буде використовуватися стрічка, з нанесенням на неї позначення у вигляді композиції елементів золотистого кольору на червоному тлі, призведе до виникнення у споживачів прямих асоціацій, пов'язаних з такими виробниками товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби, торти", як ДП "КК "РОШЕН" та ПрАТ "ККФ "РОШЕН", що насправді не відповідатиме дійсності;

- позивачам стало відомо, що ТОВ "Київський БКК" (відповідач-1) здійснює виробництво та реалізацію борошняних кондитерських виробів та тортів, при пакуванні яких використовується стрічка, на поверхню якої нанесене позначення у вигляді композиції елементів золотистого кольору на червоному тлі;

- ТОВ "Київський БКК" обґрунтовує законність використання вказаного позначення наявністю у нього права на використання комбінованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 (заявка № m201601769 від 03.02.2016), зареєстрованого 26.06.2017 року на ім'я Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" для товарів 30 класу МКТП: "арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; вафлі; вівсяні продукти; галетне печиво; печиво; зернові продукти; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; прісний хліб; пряники; сухе печиво; тістечка; торти; тісто; тісто бездріжджове на торти і тістечка; тісто на торти і тістечка; тісто на кондитерські вироби; торти, пироги з фруктами; хліб";

- наразі позивачі стверджують, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350, який використовує у своїй господарській діяльності відповідач-1 є таким, що схожий настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком "ROSHEN, зобр." позивача-1, а також з наведеним знаком у вигляді, в якому він фактично використовується позивачем-2, а також, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншими виробниками, а саме ДП "КК "РОШЕН" та ПрАТ "ККФ "РОШЕН";

- таким чином, позивачі вважають, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №228350 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно яких не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, що відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання у судовому порядку вказаного свідоцтва недійсним повністю.

Відповідач-1 (Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ") проти позову заперечував, посилаючись на:

- незаконність рішення Апеляційної палати ДСІВ України;

- недопустимість доказів, що надавались позивачами, а саме рішення Антимонопольного комітету України № 663-р від 23.11.2017 року, Висновку експертів 1184 від 22.01.2018 року, Висновку експерта № 119 від 22.01.2018 року;

- за твердженням відповідача-1, між знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № 228350 та добре відомим знаком "ROSHEN, зобр." відсутня така схожість, що внаслідок їх використання можливе введення споживачів в оману щодо виробника товарів 30 класу МКТП, оскільки у свідомості споживачів, як свідчать результати Соціологічного дослідження RATE1, червона стрічка з золотистими написами не асоціюється виключно з позивачами.

Відповідач-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) проти позову заперечував.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Отже, з огляду на норми Конституції України та приписи ст. 4 ГПК України, а також наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позивачами належними та допустимим доказами доведено наявність у них прав та законних інтересів, на захист яких вони звернулись до господарського суду з даним позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017. Доводи відповідача-1 про наявність в діях позивачів ознак зловживання правом, з метою перешкоджання відповідачу у здійсненні законної господарської діяльності, судом відхиляються як безпідставні.

Відповідно до ч.ч. 1-3статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнання в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (ч. 3 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-1 заявки на спірний знак для товарів і послуг (03.02.2016) та на даний час в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII.

Відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - у вищенаведеній редакції), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписами п.п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивачів про недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017.

По матеріалам справи судом встановлено, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 зареєстрований для наступних товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): Кл. 30 МКТП: Арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; вафлі; вівсяні продукти; галетне печиво; печиво; зернові продукти; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; прісний хліб; пряники; сухе печиво; тістечка; торти; тісто; тісто бездріжджове на торти і тістечка; тісто на торти і тістечка; тісто на кондитерські вироби; торти, пироги з фруктами; хліб.

Власником свідоцтва на знак для товарів та послуг № 228350 є Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1), заявка № m 201601769 подана на реєстрацію 03.02.2016, відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 опубліковано 26.06.2017, бюл. № 12.

По матеріалам справи судом також встановлено, що Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (позивач-1) являється власником комбінованого знака "ROSHEN, зобр.", визнаного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 добре відомим в Україні відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти" станом на 01.01.2012 (а.с. 41-51 т. 1).

Дата, на яку знак "ROSHEN, зобр." став добре відомим в Україні - 01.01.2012.

Дата набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак знака "ROSHEN, зобр." став добре відомим в Україні - 10.05.2017 (Рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 10.05.2017 затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 №61-Н).

Перелік товарів і/або послуг, за класами МКТП, для яких знак "ROSHEN, зобр." визнано добре відомим в Україні: Кл. 30 МКТП: борошняні кондитерські вироби, торти.

При цьому суд відзначає, що станом на час розгляду даної справи по суті наведене Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 є чинним, у судовому порядку незаконним не визнавалось та не скасовувалось, докази протилежного в матеріалах справи відсутні. За таких обставин, доводи відповідача-1 щодо незаконності Рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 10.05.2017 судом відхиляються як безпідставні.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивачі стверджували, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №228350 від 26.06.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно яких не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведені норми статті 6 Закону України, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

Чи є між знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 та добре відомим в Україні знаком "ROSHEN, зобр.", визнаним рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 добре відомим в Україні відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" станом на 01.01.2012 щодо товарів 30 класу МКТП, така схожість, що внаслідок використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 може вводити в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/21643/17, оскільки вказане питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування певного факту необхідні спеціальні знання, судом призначено комісійну (у складі не менш як два експерта одного напряму спеціальних знань) експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21643/17, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), на вирішення експертизи було поставлене вищенаведене питання.

Висновок з питання, яке досліджувалось судовими експертами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (голова комісії) під час проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/21643/17, викладено у Висновку експертів № 103/18 від 25.05.2018 (далі також - Висновок експертів) (а.с. 62-83 т. 4).

При проведенні дослідження експертами використовувались емпіричні та логічні методи дослідження (аналіз, синтез, конкретизація, аналогія, порівняння, систематизація, узагальнення) у відповідності до наявних методичних рекомендацій щодо судово-експертних досліджень, методологічних основ судової експертизи.

Об'єктами дослідження визначено:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 від 26.06.2017, який, як зазначено експертами, "є комбінованим, складається зі словесного елементу у вигляді "Святкуймо разом! Ваш", виконаного шрифтом, стилізованим під курсив, та зображального елементу у вигляді логотипу "БКК" у колі. Елементи виконано жовтим кольором на червоному тлі. Заявлені кольори:червоний, жовтий";

- знак "ROSHEN, зобр.", визнаний добре відомим в Україні відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" щодо товарів 30 класу МКТП станом на 01.01.2012 (Рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 10.05.2017). Як зазначено експертами, "Знак "ROSHEN, зобр." є комбінованим, складається зі словесного елемента "ROSHEN" золотистого (жовтого) кольору, вписаного у стилізовану стрічку, який розміщено на тлі зображувального елемента у вигляді прямокутника червоного кольору".

Експерти зазначили, що з метою визначення того, чи є між знаками (об'єктами дослідження) така схожість, що внаслідок використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 може вводити в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару, необхідно визначити, чи є вищезазначені знаки схожими настільки, що їх можна сплутати.

Для відповіді на поставлене питання необхідно визначити ступінь схожості порівнюваних позначень.

При проведенні дослідження визначаються чи є товари та/або послуги, для яких використовуються об'єкти дослідження, спорідненими (однорідними).

Експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та знак "ROSHEN, зобр.", визнаний рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 добре відомим відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" станом на 01.01.2012, є спорідненими (однорідними) відносно товарів 30 кл. МКТП, а саме: борошняні кондитерські вироби, торти.

Експерти зазначили, що відповідно до відомостей, що містяться у матеріалах справи, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр.", є комбінованими.

Пунктом 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997№ 72 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 №578 (далі - Правила) визначено: позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.8 Правил також визначено: комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи

При дослідженні схожості комбінованих позначень, визначається як схожість усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожних або схожих елементів.

При порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція знака та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприйняття позначення, його місце розташування у площині знака, смислове значення, геометричний розмір.

Комбіновані знак для товарів і послуг за свідоцтвом №228350 та добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр." складаються зі словесного та зображального елементів.

Порівняння словесних елементів знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомого в Україні знака "ROSHEN, зобр." проводилося за правилами схожості словесних позначень.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил: при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 містить словесні елементи: "Святкуймо разом! Ваш БКК".

Добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр." містить словесний елемент.

Згідно Висновку експертів, дослідження показало, що словесні елементи знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомого в Україні знак "ROSHEN, зобр." не є схожим за фонетичними (звуковими) ознаками, не є схожим за семантичними (смисловими) ознаками, не є схожим за графічними ознаками.

Наступним етапом порівняння є визначення схожості зображальних елементів знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомого в Україні знака "ROSHEN, зобр.".

Порівняння зображувальних елементів проводиться за правилами схожості зображувальних позначень за наступними ознаками: зовнішня форма; наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.); поєднання кольорів і тонів. Порівняння вищезазначених елементів зведено у таблицю 1 (стор. 16 Висновку експертів).

Експерти зазначили, що зображувальні елементи у порівнюваних знаків мають вигляд прямокутника червоного кольору, на який нанесено позначення жовтого кольору. Для добре відомого в Україні знака "ROSHEN, зобр." це напис "ROSHEN" у графічному елементі у вигляді стрічки, для знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 це напис "Святкуймо разом! Ваш БКК".

За результатами порівняння експертами зроблено висновок, що позначення є частково схожими. Окрім того, наголошено, що зважаючи на те, що словесні елементи є відносно дрібними відносно зображувальних елементів, основною ознакою, що впливає на загальне зорове враження від знаків буде їх колористичне поєднання. Контраст кольорів (жовте на червоному) є таким, що привертає загальну увагу та добре запам'ятовується пересічним споживачем.

Зважаючи на зазначене вище, експертами зроблено висновок, що порівнювані знаки є частково схожими, внаслідок часткової схожості їх зображувальних елементів та загального зорового враження, що формується поєднанням кольорів.

Отже, відповідно до зазначеного вище, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр.", визнаний рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 добре відомим відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" станом на 01.01.2012 щодо товарів 30 класу МКТП, є схожими та спорідненими (однорідними) відносно товарів 30 класу МКТП, а саме: борошняні кондитерські вироби, торти.

Експерти зазначили, що для відповіді на питання щодо можливості введення в оману споживача відносно особи виробника товару необхідно дослідити в який спосіб використано зазначені знаки у конкретних випадках.

Так у матеріалах справи (а.с. 9, 18 т. 4) містяться зразки пакувальної стрічки для кондитерських виробів, на яких використано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр.". При чому словесні елементи в обох випадках розташовано шляхом їх багатократного повторення. Загальний вигляд зазначених зразків пакувальної стрічки наведено на рисунку 3 (стор. 18 Висновку експертів).

Окрім того, відповідно до відомостей, зазначених матеріалах справи (а.с. 5-6 т. 1), добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр." використовується шляхом нанесення його багаторазово на поверхню стрічки, якою в подальшому обгортаються упаковки таких тортів як "Київський торт", "Золотий ключик", "Трюфель", "Капучіно", "Празький", "Наполеон" та інші (рис. 4 на стор. 18 Висновку експертів).

В свою чергу, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 використовується шляхом його багатократного нанесення на стрічку, що використовується для пакування продукції, а саме тортів. Зокрема, тортів "Казковий ключик", "Празький", "Грильяжний" тощо. При цьому стрічка обертається таким чином, що охоплює бічні стінки та хрестоподібно перетинається на верхній та нижній поверхні коробки. Зразок використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 наведено на рис. 5 на стор. 20 Висновку експертів.

Отже, обидва знаки використовуються шляхом їх нанесення на пакувальну стрічку, якою в подальшому обгортаються коробки із кондитерськими виробами - тортами.

Експерти у Висновку зазначили, що "при такому використанні словесні елементи знаку є такими, що не займають домінуючого положення, адже внаслідок їх багаторазового нанесення сприймаються як комплекс елементів жовтого кольору на червоному тлі. Саме використання та поєднання кольорів є таким, що в першу чергу відмічається споживачем та запам'ятовується як відмітна ознака товару.

Отже, саме елемент у вигляді червоної стрічки із нанесеними на неї позначеннями жовтого кольору буде таким, який привертає увагу і на який споживач буде орієнтуватись при виборі товару. При цьому, у випадку, коли споживач буде бачити товар, пакування якого оформлено такою стрічкою, викликатиме у споживача хибну асоціацію щодо належності товару певному виробнику. А у випадку, якщо такі товари буде розташовано поруч - асоціацію щодо приналежності товару одному виробнику.

Окрім того, зважаючи на особливості товару, а також на те, що дані товари належать до одного виду та мають приблизно однакову цінову категорію, пересічний споживач зазвичай не вивчає детально етикетку, а орієнтується лише на відомий йому зовнішній вигляд та загальні ознаки".

Зважаючи на наведене, експерти дійшли висновку, що між знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомим в Україні знаком "ROSHEN, зобр." визнаним рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 добре відомим відносно Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" станом на 01.01.2012 щодо товарів 30 класу МКТП існує така схожість, що внаслідок використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 може вводити в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність (ст. 103 ГПК України).

Відповідно до ст. 105 ГПК України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку експертів № 103/18 від 25.05.2018, проведення комісійної судової експертизи доручено:

ОСОБА_10 - старшому судовому експерту лабораторії авторського права і суміжних прав Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо - кваліфікаційний рівень "магістр"), є атестованим судовим експертом IV кваліфікаційного класу за експертними спеціальностями: 13.1.1 "Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші" (свідоцтво № 34 від 15.01.2015, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, дійсне до 15.01.2020), 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 44 від 20.07.2016, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, дійсне до 20.07.2021), 13.1.2 "Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)" (свідоцтво № 64 від 28.12.2016, видане ЕКК Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, дійсне до 28.12.2021), 10.9 "Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів" (свідоцтво №69 від 28.02.2017, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, дійсне до 28.02.2022), 10.17 "Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів" (свідоцтво №77 від 22.05.2017, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, дійсне до 22.05.2022). Стаж експертної роботи з 2015 року;

ОСОБА_11 - директору Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовому експерту, який має вишу юридичну освіту (освітньо - кваліфікаційний рівень "спеціаліст"), науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професор, почесне звання Заслужений юрист України, є атестованим судовим експертом І кваліфікаційного класу з правом проведення судових експертиз за експертними спеціальностями 13.1.1 "Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші", 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №59 від 12.10.2016 року, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності). Стаж експертної роботи з 2016 року.

Експертів про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експертів № 103/18 від 25.05.2018 складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу" та приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/21643/17.

Водночас, доводи відповідача-1 з приводу того, експерти не врахували значні відмінності, що присутні в зображеннях знака для товарів і послуг № 228350 та протиставленого йому добре відомому знаку "ROSHEN, зобр.", що експерти при проведенні дослідження сконцентрували увагу на визначенні схожості окремих елементів порівнюваних об'єктів, які було порівняно не об'єктивно, що експерти не надали значення розбіжностям між іншими елементами, що визначають несхожість зображень в цілому, а отже, дійшли до хибних висновків щодо можливості введення в оману споживача, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Таким чином, Висновок експертів № 103/18 від 25.05.2018 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 від 26.06.2017 є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товар або надає послуги (абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України).

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

Згідно ч. 5 ст. 101 ГПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

При цьому частиною шостою наведеної статті ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

В матеріалах справи також наявний Висновок експерта № 119 від 22.01.2018 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21643/17 (далі - Висновок експерта № 119) (а.с. 133-153 т. 2).

Наведений висновок складений судовим експертом Жила Б.В., у зв'язку з одержанням адвокатського запиту вих. №2481 від 15.01.2018 за підписом адвоката І.Ю.Лучки стосовно проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/21643/17 та надання письмового висновку експерта за його результатами.

З Висновку експерта № 119 вбачається, що експертизу проводив Жила Богдан Володимирович, який має вищу юридичну освіту (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), статус патентного повіреного в Україні (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1065, видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 19.02.2019, стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року. Про кримінальну відповідальність згідно за ст. 384 Кримінального кодексу України попереджений.

На розгляд експерта поставлене питання:

- чи є нанесене на розміщену на упаковках тортів виробництва ТОВ "Київський БКК" стрічку комбіноване позначення у вигляді композиції елементів золотистого кольору на червоному тлі, схожим з добре відомим в Україні знаком "ROSHEN, зобр." настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару?,

експерт дійшов висновку, що:

нанесене на розміщену на упаковках тортів виробництва ТОВ "Київський БКК" стрічку комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів золотистого кольору на червоному тлі, є схожим з добре відомим в Україні знаком "ROSHEN, зобр." настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару.

Водночас, як вбачається з Висновку експерта № 119, в рамках наведеної експертизи експертом порівнювалось позначення "Щастя є! БКК" (зобр. 3 на стор. 5 Висновку експерта № 119 - т. 2, а.с. 137), що використовується ТОВ "Київський БКК" у своїй господарській діяльності, з добре відомим в Україні знаком ROSHEN, зобр.".

Отже, враховуючи, що спір у даній справі виник з приводу наявності або відсутності підстав для визнання недійсним повністю знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350, який не був об'єктом дослідження судової експертизи, за наслідками проведення якої складено Висновок експерта № 119, враховуючи також, що ТОВ "Київський БКК" не є учасником даної справи, суд не приймає Висновок експерта № 119 у якості належного та допустимого доказу у розумінні ст.ст. 77, 76 ГПК України у даній справі.

В матеріалах справи також наявний Висновок експертів від 22.01.2018 № 1184, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. (далі - Висновок експертів № 1184) (а.с. 129-145 т. 3), у зв'язку з надходженням листа-запиту Лучки Ігоря Юрійовича вих. № 2465 від 12.01.2018 з проханням провести комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

На дослідження поставлене наступне питання:

- Чи є між знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 та добре відомим в знаком "ROSHEN, зобр." така схожість, що внаслідок використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?

Проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності відповідно до наданого листа доручено атестованим судовим експертам Дорошенку О.Ф. та Мінченко Н.В.

Дорошенко Олександр Федорович - заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933 безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року.

Мінченко Наталія Володимирівна - науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, яка має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1849 видане 23 грудня 2016 року), стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2007 року.

Про кримінальну відповідальність згідно із статтею 384 Кримінального кодексу України експертів попереджено.

Судом враховано, що об'єктами дослідження експерти визначили знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 , добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр." та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 233382.

Як зазначено у Висновку експертів № 1184, на ім'я ДП "КК "РОШЕН" зареєстровано свідоцтво України № 233382 на знак для товарів і послуг. Знак для товарів і послуг за наведеним свідоцтвом є позиційним комбінованим знаком, що являє собою стрічку червоного кольору, на якій багаторазово з рівномірними інтервалами нанесено напис "ROSHEN" жовтого кольору. Знак зареєстровано для товарів 30 класу МКТП "торти". Місце розташування позначення на упаковках тортів: стрічка хрестоподібно перетинається по центру верхньої круглої частини упаковки та відповідно вертикально охоплює бічні поверхні упаковки. При цьому експерти зазначили, що саме у такий спосіб ДП "КК "РОШЕН" використовує на своїх товарах добре відомий в Україні знак "ROSHEN, зобр.". Враховуючи наведене, визначення знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 233382, в якості одного з об'єктів дослідження у експертизі, яка проводилась експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., на думку суду, не є підставою для неврахування судом Висновку експертів № 1184 при розгляді даної справи, у зв'язку з чим відповідні заперечення відповідача-1 щодо наданого позивачами в якості доказу по справі Висновку експертів № 1184 судом відхиляються як безпідставні.

Водночас, в рамкам зазначеної експертизи експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. було зазначено, що "Під час визначення ступеня схожості зображувальних позначень найважливішим і основним критерієм схожості є саме перше враження (загальне зорове враження), яке виникає при порівнянні позначень. Саме перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням" (стор. 12 Висновку експертів № 1184).

Крім того, експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. відмітили, що "… в досліджуваних позначеннях кольорова гама є істотним елементом через те, що словесні елементи виконані більш дрібним розміром відносно зображувальних елементів, а контраст кольорів, що використовується у позначеннях (жовтий на червоному), привертає увагу споживачів та добре запам'ятовується. Саме кольори та їх поєднання в даному випадку найбільше впливають на загальне зорове враження, що створюють порівнювані позначення" (стор. 12 Висновку експертів № 1184).

Також, проаналізувавши способи використання сторонами досліджуваних позначень, експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. дійшли до висновку, що "…словесні елементи є такими, що не займають домінуюче положення, через те, що при багаторазовому нанесенні знака на зузьку довгу стрічку, є дрібними та не привертають уваги споживачів і не запам'ятовуються, а сприймаються лише як композиція елементів жовтого (а на практиці золотистого) кольору на тлі яскравого червоного кольору. Завдяки використанню таких кольорів, як жовтий (золотистий) та яскравий червоний, утворюється контраст, який і привертає увагу в першу чергу і запам'ятовується споживачами як відмітний елемент пакування товару" (стор. 16 Висновку експертів № 1184).

В результаті проведеного дослідження експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. дійшли висновку, що при використанні знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 та добре відомого в Україні знак "ROSHEN, зобр." таким чином, як вони застосовуються власниками на товарах, вони є схожими настільки, що таке використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме, щодо Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (Висновок експертів № 1184).

Таким чином, Висновок експертів № 1184, який узгоджується з Висновком експертів № 103/18 від 25.05.2018 (останній складений за результати проведення комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеній ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 у справі № 910/21643/17) додатково підтверджується, що між знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 та добре відомим в Україні знаком "ROSHEN, зобр." існує така схожість, що внаслідок використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350 може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

Крім того, в матеріалах справи наявне рішення Антимонопольного комітету України № 663-р від 12 11.2017 року (а.с. 110-122 т. 2), відповідно до якого Антимонопольний комітет України, розглянувши справу №127-26.4/266-16 про порушення Публічним акціонерним товариством "КИЇВХЛІБ" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, постановив визнати, що Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді використання без дозволу (згоди) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", схожого на оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Золотий ключик", яке раніше почало використовувати Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" для кондитерського виробу - торта "Золотий ключик", що може призвести до змішування з діяльністю Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (далі - Рішення АМКУ № 663-р).

При цьому суд звертає увагу, що у пунктах 18 та 37 Рішення АМКУ № 663-р наведені зображення упаковок продукції (тортів) ДП "КК "РОШЕН" та ПАТ "КИЇВХЛІБ", які обгорнуті червоною стрічкою за написами золотого кольору - "РОШЕН" та "БКК" відповідно, які, в свою чергу, досліджувалися Антимонопольним комітетом України в рамках справи №127-26.4/266-16 про порушення Публічним акціонерним товариством "КИЇВХЛІБ" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Суд приймає Рішення АМКУ № 663-р як належний доказ у справі.

При цьому судом враховано, що станом на час розгляду даної справи по суті Рішення АМКУ від 23.11.2017 №663-р є чинним та в судовому порідку недійсним не визнавалось та не скасовувалось. Так, рішенням Господарського суду міста Києва від 22.05.2018 у справі № 910/1047/18 відмовлено повністю у позові Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування Рішення АМКУ від 23.11.2017 №663-р, відомості про скасування наведеного рішення Господарського суду міста Києва в матеріалах даної справи станом на час її розгляду по суті - відсутні.

Щодо наявних в матеріалах справи доказів, а саме: Соціологічного дослідження RATE1 (а.с. 163-193 т. 1, а.с. 26-99 т. 3), наданого відповідачем-1, та Соціологічного опитування "Соціополіс" (а.с. 21-67 т. 2), наданого позивачами, то такі докази оцінюються судом у сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами за правилами ст. 86 ГПК України.

Щодо доводів відповідача-1 про те, що на ПАТ "КИЇВХЛІБ" як попереднього користувача поширюються положення статті 500 ЦК України, оскільки ПАТ "КИЇВХЛІБ" добросовісно використовував торгівельну марку "Стрічка БКК" у вигляді напису жовтого кольору на червоному тлі, то такі доводи судом відхиляються як безпідставні. При цьому судом враховано, що рішенням Господарського суду міста Києва від 08.05.2018 у справі № 910/18197/17 відмовлено повністю у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський БКК", Публічного акціонерного товариства "Київхліб" до Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен", Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" про визнання за Публічним акціонерним товариством "Київхліб" права попереднього користування на торгівельну марку "Стрічка БКК" у вигляді напису жовтого кольору на червоному тлі. Вказане рішення Господарського суду міста Києва набрало законної сили 19.06.2018 та не оскаржувалось.

Як зазначалось, статтею 6 Закону України визначені підстави для відмови в наданні правової охорони.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Відповідачами, з огляду на подані ними докази, не доведено суду, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №228350 від 26.06.2017 станом дату подання відповідачем-1 заявки на його реєстрацію відповідав умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд ухвалює рішення про задоволення позову повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

З матеріалів справи вбачається, що провадження у справі № 910/21643/17 порушено до набуття чинності новою редакцією ГПК України. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2017 постановлено здійснювати розгляд справи № 910/21643/17 у порядку загального позовного провадження. Також, наведеною ухвалою суд звернув увагу сторін на здійснення ними попереднього визначення суми судових витрат відповідно до ст. 124 ГПК України.

Позивачами 08.02.2018 через відділ діловодства суду подано клопотання про відшкодування судових витрат, відповідно до якого на підставі ст.ст. 42, 124, 129 Господарського процесуального кодексу України позивачі просили, у разі винесення рішення по справі № 910/21643/17 на користь ДП "КК "РОШЕН" та ПрАТ "ККФ "РОШЕН": стягнути з ПАТ "КИЇВХЛІБ" на користь ДП "КК "РОШЕН" судові витрати у розмірі 73993,00 грн. (70625,00 грн. судових витрат ДП "КК "РОШЕН" на правову допомогу та 3368,00 грн. судового збору); стягнути з ПАТ "КИЇВХЛІБ" на користь ПрАТ "ККФ "РОШЕН" судові витрати у розмірі 3368,00 грн. (3368,00 грн. судового збору), у разі призначення судом судової експертизи та покладення обов'язку сплати її вартість на позивачів, - включити таку вартість до судових витрат позивачів.

Відповідно ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

В матеріалах справи наявні докази, які підтверджують сплату позивачем-1 судового збору за подання позовної заяви у сумі 3200,00 грн. (квитанція № N1CHH59588 від 01.12.2017 - а.с. 67 т. 1), судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 800,00 грн. (квитанція № N1CHH52077 від 14.12.2017 - а.с. 82 т. 1) та витрат на проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2018, у сумі 26083,20 грн. (платіжне доручення № 4173 від 08.05.2018 - а.с 158 т. 4).

Також, в матеріалах справи наявні докази, які підтверджують сплату позивачем-2 судового збору за подання позовної заяви у сумі 3200,00 грн. ((квитанція № № N1CHH59818 від 01.12.2017 - а.с. 67 т. 1).

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 1, 4, 9 ст. 129 ГРК України та задоволення заявленого позивачами позову повністю, суд дійшов висновку, що:

- понесені позивачем-1 (Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН") витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 3200,00 грн. (квитанція № N1CHH59588 від 01.12.2017), судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 800,00 грн. (квитанція № N1CHH52077 від 14.12.2017) та витрати на проведення судової експертизи у сумі 26083,20 грн. (платіжне доручення № 4173 від 08.05.2018) покладаються на відповідача-1 (Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ"), як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі;

- понесені позивачем-2 (Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН") витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 3200,00 грн. (квитанція № № N1CHH59818 від 01.12.2017) покладаються на відповідача-1 (Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ"), як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

При цьому суд зазначає, що за подання даного позову за двома вимогами немайнового характеру станом на 04.12.2017 позивач-1 мав сплатити судовий збір у сумі 3200,00 грн. (1600,00 грн. х 2 = 3200,00 грн., враховуючи, що 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2017 року, в якому дана позовна заява подана до суду, становив 1600,00 грн.), позивач-2 також мав сплатити за подання даного позову 3200,00 грн. Натомість, згідно квитанцій № N1CHH59588 від 01.12.2017, № N1CHH59818 від 01.12.2017 позивачі фактично сплатили по 6736,00 грн.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено судом.

Відповідні клопотання про повернення суми судового збору позивачами до суду не подано.

Щодо підстав для покладення на відповідача-1 інших витрат, пов'язаних з розглядом справи, а саме 70625,00 грн. судових витрат ДП "КК "РОШЕН" на правову допомогу, суд, відзначає таке.

Відповідно до поданого 08.02.2018 через відділ діловодства суду клопотанням про відшкодування судових витрат, позивачі просили суд віднести до судових витрат позивача-1 витрати, пов'язані з професійною правничою допомогою на представництво інтересів позивача-1 в суді, а саме:

- 34375,00 грн. за підготовку правової позиції щодо питання порушення ПАТ "КИЇВХЛІБ" прав на знак "червона стрічка ROSHEN", підготовку та аналіз доказової бази, необхідної для подання позову та оскарження свідоцтва України №228350 на знак для товарів і послуг "червона стрічка Святкуємо разом Ваш БКК" у судових органах, підготовку і подання позовної заяви про визнання недійсним свідоцтва України №228350 на знак для товарів і послуг "червона стрічка Святкуємо разом Ваш БКК", підготовку та належне оформлення доказової бази для подання позовної заяви, отримання витягу з ЄДРПОУ по відповідачу, підготовку і подання заяви про забезпечення позову.

На підтвердження даних обставин до клопотання додано копію Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017, укладеного між Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Картушин Партнерз" (виконавець) (далі - Договір про надання юридичних послуг від 03.04.2017), копію рахунку фактури № СФ-0000102 від 12.12.2017, копію акту №ОУ-0000096 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.12.2017;

- 36250,00 грн., оскільки після винесення Господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи позивач-1 на підставі вищенаведеного Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017 має сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Картушин Партнерз" юридичні послуги за ведення господарської справи № 910/21643/17 у наведеній сумі.

Згідно статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Згідно положень частини третьої статті 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Позивачем-1 не виконано припис вказаної норми права - детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги суду не надано. Так, у клопотанні про відшкодування судових витрат, зокрема, в частині суми 34375,00 грн. позивач-1 наводить опис робіт (наданих послуг), проте вказана сума є загальною та не деталізована (як того вимагає закон) стосовно перелічених робіт (послуг).

Тим самим позивачем-1 унеможливлено здійснення судом визначення дійсного розміру витрат на професійну правничу допомогу понесених останнім, їх оцінку на предмет співмірності із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (ч. 4 ст.126 ГПК України).

Крім того, зі змісту п. 1.1 Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017, укладеного між позивачем-1 та ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз", не вбачається, що до його предмету входить правова допомога у формі судового захисту прав позивача-1.

Суд також звертає увагу, що згідно з п. 2.3. Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017, після отримання запиту замовника (позивача-1) виконавець (ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз") узгоджує порядок, умови, етапи та строки надання юридичних послуг, що здійснюється шляхом складання письмового замовлення за Договором. Узгоджене між сторонами замовлення підлягає обов'язковому підписанню повноважними представниками сторін. Відповідне узгоджене між сторонами замовлення згідно наведеного договору (яке б стосувалось розгляду спору у даній справі) - позивачем-1 суду не надано.

Більш того, надані позивачем-1 докази: копія рахунку-фактури №СФ-0000102 від 12.12.2017 року та акту № ОУ-0000096 не приймаються судом у якості належних та допустимих доказів саме факту оплати позивачем-1 послуг з представництва позивача-1 у даній справі, що надавались ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз". При цьому суд звертає увагу, що відповідно до умов Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017, плата за Договором здійснюється замовником шляхом оплати рахунків виконавця (п. 6.1), оплата рахунків за юридичні послуги здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку, якщо інше не визначено сторонами у замовленні за договором (п. 6.3).

Стосовно суми у розмірі 36250,00 грн., яку, як зазначено у клопотанні про відшкодування судових витрат, після винесення Господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи позивач-1 на підставі Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017 має сплатити ТОВ "Юридична фірма "Картушин Партнерз" за надані юридичні послуги за ведення господарської справи № 910/21643/17, то така сума не підтверджена жодними належними та допустимими доказами, а рівно позивачем-1 не вказано на умови Договору про надання юридичних послуг від 03.04.2017, які б передбачали такий порядок розрахунків сторін.

Таким чином, дослідивши клопотання представника позивачів-1,2 про відшкодування судових витрат та додані до нього документи, суд дійшов висновку про відсутність достатніх правових підстав для задоволенні вказаного клопотання в частині покладання на відповідача-1 70625,00 грн. судових витрат ДП "КК "РОШЕН" на правову допомогу.

Керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76-80, 86, 104, 123, 124, 126, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26.06.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (04080, м. Київ, вулиця Межигірська, буд. 83, ідентифікаційний код 00381574) на користь Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 26083,20 грн. (двадцять шість тисяч вісімдесят три гривні 20 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (04080, м. Київ, вулиця Межигірська, буд. 83, ідентифікаційний код 00381574) на користь Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" 3200,00 грн. (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви.

6. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 08.08.2017

Суддя Гумега О. В.