РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2018Справа № 910/15116/17

За позовом Балзен ГмбХ унд Ко. КГ;

до Приватного акціонерного товариства "Харківська бісквітна фабрика";

про захист прав інтелектуальної власності.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Квітін Р.В., представник, довіреність № 1750/2017 від 25.07.2017 р.;

Від відповідача: Журавель Р. В., представник, довіреність № б/н від 06.06.2017 р.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" (юридична особа за законодавством Німеччини) звернулася до суду з позовом про заборону Приватному акціонерному товариству "Харківська бісквітна фабрика" використовувати знак для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухар), в тому числі на упакуванні таких виробів.

Позовні вимоги мотивовані порушенням прав позивача на інтелектуальну власність.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2017 порушено провадження у справі № 910/15116/17 за описаними позовними вимогами відповідно до чинної редакції Господарського процесуального кодексу України.

Відповідачем було подано відзив на позовну заяву, згідно з яким позовні вимоги не визнаються у зв'язку з відсутністю факту використання Приватним акціонерним товариством "Харківська бісквітна фабрика" знаку для товарів і послуг, що належить позивачеві, відсутністю порушень прав позивача, відсутністю можливості введення споживачів в оману через відмінність знаків, що належать сторонам.

31.11.2017 у справі було призначено судову експертизу, у зв'язку з чим провадження у справі зупинялося.

Ухвалою від 23.04.2018 провадження у справі було поновлено зважаючи на усунення обставин, що зумовили його зупинення та, у зв'язку з набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України, у справі було призначено підготовче судове засідання.

24.05.2018 підготовче засідання відкладалося.

Позивачем було подано відповідь на відзив з запереченнями відносно правової позиції відповідача та з викладенням власних спростувань доводів Приватного акціонерного товариства "Харківська бісквітна фабрика".

07.06.2018 підготовче провадження у справі було закрито, справу призначено до розгляду по суті 26.06.2018.

26.06.2018 в судовому засіданні оголошено перерву до 03.07.2018.

Під час розгляду спору по суті представники позивача заявлені вимоги підтримали та просили позов задовольнити, посилаючись на порушення відповідачем прав інтелектуальної власності Компанія "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" через неправомірне використання Приватним акціонерним товариством "Харківська бісквітна фабрика" знаку позивача "ZOO" на упаковці продукції, що виробляється останнім за відсутності ліцензійних договорів чи відповідних дозволів. Також позивач вказує на надзвичайну схожість зовнішнього оформлення упакування, що вводить в оману споживачів, оскільки позначення, нанесені на упакуванні товарів сторін є схожими до ступеню змішування.

Представник відповідача проти позову заперечував, посилаючись на відмінність знаків, що належать сторонам як за зовнішнім виглядом упаковки продукції, так і за словесним знаком, яким вона позначається, її акустично-фонетичним вираженням, у зв'язку з чим схожість між ними відсутня та не вводить в оману споживачів.

03.07.2018 в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані матеріали та отримані докази, оглянувши оригінали копій документів, що знаходяться у справі, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" є власником знаку для товарів і послуг, що має міжнародну реєстрацію, дія якої поширюється на Україну з 12.06.1993 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (зареєстровано за № 555093) та являє собою словесне позначення, виконане літерами латинського алфавіту: "ZOO", охороняється як словесний знак, зареєстрований для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашення новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухарі).

Відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 494 Цивільного кодексу України реалізовуючи свої права в Україні, позивач реалізує через торгівельні мережі борошняні кондитерські вироби, зокрема, печиво під назвою "ZOO", яке виготовляється у формі силуетів різних птахів і звірів (зразки містіться в матеріалах справи том 1 арк. 163, арк. 165).

За твердженнями позивача, відповідач без правових підстав та порушуючи права інтелектуальної власності Компанії "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ" використовує належний позивачеві знак з міжнародною реєстрацією 555093 "ZOO" під час виготовлення і пропонування до продажу кондитерських виробів, а саме: печива молочного смаку із зменшеним вмістом цукру та жирів. Оскільки після направлення відповідачеві листа з проханням добровільно відмовитися від прав на торгівельну марку "ЗООЛЕНД ZOOLAND" Приватне акціонерне товариство "Харківська бісквітна фабрика" відповіло відмовою, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Майнове право володільця торговельної марки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України включає, серед іншого, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Розглядаючи заявлений спір, суд дійшов висновку про те, що права інтелектуальної власності відповідачем не порушувалися, а тому підстави для задоволення заявленого позову шляхом заборони відповідачу використовувати торговельну марку "ЗООЛЕНД ZOOLAND" відсутні, зважаючи на наступне.

Приватне акціонерне товариство "Харківська бісквітна фабрика" є власником знаку для товарів та послуг "ЗООЛЕНД ZOOLAND" - словесне позначення, виконане літерами латинського та слов'янського алфавіту, що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 129475 від 11.10.2010 (реєстрація в Україні) та сертифікатом реєстрації № 1070700 від 11.02.2011 (міжнародна реєстрація за Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків). Вказаний знак також зареєстрований за 30-м класом Міжнародної класифікації товарів і послуг та використовується відповідачем для виготовлення та реалізації печива, яке має форму силуетів тварин і риби (зразок упаковки містіться в матеріалах справи том 1 арк. 154).

Відповідно до п.п. 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаку для товарів і послуг" право власності на знак засвідчується свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Згідно з п.п. 2, 5 ст. названого 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Пунктом 4 цієї статті Закону визначено, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Під час розгляду справи судом було встановлено, що товаром, для якого позивачем використовується знак для товарів і послуг "ZOO", так само як і відповідачем знак "ЗООЛЕНД ZOOLAND" є товари, що за Міжнародною класифікацією товарів і послуг віднесені до 30-го класу, а саме: печиво, тобто мова йде про споріднені товари, що представлені на одному і тому ж сегменті ринку. Фактичне використання цих знаків для товарів сторонами (кожною власного) підтверджується матеріалами справи, де містяться дійсні зразки упаковок, фіскальні чеки про придбання у торговельній мережі, роздруківки загальнодоступних відомостей з мережі інтернет про можливість купівлі відповідної продукції.

На підтвердження своїх позовних вимог позивач подав суду в якості доказу висновок експерта у сфері інтелектуальної власності № 010-ТТМ-18 від 03.05.2018 Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи", безпосередньо атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності. Згідно з указаним висновком, описані товари сторін є спорідненими, а позначення "ZOO", що містяться на представлених для порівняння упаковках є схожими настільки, що їх можна сплутати; позначення "ZOO", що використовується відповідачем, відрізняється від позначення позивача за міжнародною реєстрацією № 555093 лише окремими елементами, що не змінюють в цілому відмінності знака; позначення "ZOO", яке використовується відповідачем може ввести в оману щодо особи, котра виробляє товар, відносно Компанії "Балзен ГмбХ унд Ко. КГ".

Вказаний висновок залучено до матеріалів справи відповідно до ч. 3 ст. 98 та ст. 101 Господарського процесуального кодексу України як такий, що відповідає вимогам, наведеним у цій статті, зокрема ч. 6, ч. 7.

Крім того, за клопотанням представника позивача, підтриманим представником відповідача та заявленим з мотивів забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справи суд, за для забезпечення принципів змагальності і рівності сторін, враховуючи особливість предмету спору, призначив у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з висновком експерта, який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, товари, які виробляються та пропонуються до продажу як позивачем, так і відповідачем є спорідненими та схожими до ступеня змішування. Позначення (товарний знак), що використовуються для виробництва товарів та пропонування їх до продажу відповідачем, не може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари з використанням торговельної марки, що використовується відповідачем та охороняється відповідно до міжнародної реєстрації № 555093.

Отже, в матеріалах справи містяться висновки, складені особами, які мають кваліфікацію судових експертів за однаковою експертною спеціальністю, проте протилежного змісту.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно зі ст. 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу.

Надаючи оцінку описаним вище висновкам експертиз, слід, серед іншого, зважити на те, що висновок 04.04.2018 був складений експертом, попередженим судом в установленому законодавством порядку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Поряд з цим, цей висновок, як і інший, наявний у справі, судом прийнято до уваги, досліджено і проаналізовано, але не розцінено як єдиний належний, допустимий, достовірний доказ, а як такий, що підлягає оцінці поряд з іншими наявними даними у сукупності.

Так, зважаючи на предмет та підстави позову в цій справі, вирішення порушеного питання (щодо схожості зареєстрованого знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 555093 і спірного позначення за свідоцтвом № 129475) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних товарів, у зв'язку з чим, судом поряд з висновками експертиз, досліджено, проаналізовано та надано оцінку іншим наявним у справі письмовим та речовим доказам, зокрема, дійсним примірниками упаковок товарів.

Беручи до уваги загальний рівень освіти в Україні, обізнаність населення України щодо використання іноземної мови, іншомовних слів та транслітерації, обізнаність звичайного пересічного споживача продукцією, що виробляється та пропонується до продажу українським підприємством та широко відома українським споживачам, багаторічні кондитерські традиції з виготовлення низькокалорійного і нескладного за рецептурою печива у формі силуетів тварин з повсякденно застосовуваною назвою "зоологічне" та обізнаність населення з таким товаром на відповідному ринку кондитерських виробів суд дійшов до таких висновків.

На переконання суду знак для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ЗООЛЕНД ZOOLAND" за міжнародною реєстрацією № 1070700 і українською реєстрацією № 129475, оскільки:

- описані словесні позначення є візуально відмінними. Знак позивача складається з одного слова, виконаного латинськими літерами однакового виду, кольору і розміру шрифту, літери якого розміщені одним рядком. Знак відповідача візуально розподілений на дві частини, що виконані різними видами шрифту, кольору та розміру;

- описані словесні позначення є фонетично відмінними. Знак позивача позначається на письмі трьома латинськими літерами "ZOO", які вимовляються одним складом з двох звуків "ЗУ" або "ЦО" (німецькою мовою). Знак відповідача на стороні упаковки, що виконана англійською мовою позначається на письмі сімома латинськими літерами "ZOOLAND" і вимовляється двома складами з семи звуків "Зооленд". На стороні упаковки, що виконана українською мовою знак відповідача позначається на письмі сімома літерами кирилицею "ЗООЛЕНД", вимовляється трьома складами з семи звуків "Зооленд";

- описані словесні позначення є відмінними за семантичною ознакою. Знак позивача походить від грецького слова "zoon", що означає тварина та у свідомості широкого загалу відповідає більш вживаному слову "зоопарк" (організоване людиною місце тримання у неволі, здебільшого, диких тварин різних видів для задоволення просвітницьких, природоохоронних, наукових інтересів). Знак відповідача також походить від грецького слова "zoon", а також англійського слова "land", що означає земля, ґрунт, територія, суша, поверхня землі, нерухомість. Вжите відповідачем словесне позначення не має академічного перекладу та є певного роду словослоплученням, що дослівно стороннім спостерігачем у перекладі сприймається як землі тварин.

Крім того, для виготовлення і реалізації власної продукції сторонами використовуються упаковки, що відрізняються одна від одної як розміром, так і кольором, щільністю та формами, що унеможливлює їх сплутання споживачами.

Також, відмінністю, що унеможливлює виникнення плутанини між продукцією, що наявна в торговельній мережі та виготовлена сторонами є наявність на упаковках зображення торговельної марки.

За твердженнями відповідача на продукції, що виготовлюється фабрикою за рішенням керівництва ще з 2001 року відображається один і той самий фірмовий логотип фабрики.

Пересічному споживачеві такий графічно-текстовий символ відомий як такий, що використовується Приватним акціонерним товариством "Харківська бісквітна фабрика" для власного представлення себе на ринку відповідних товарів та продукції, що виготовляється підприємством.

Матеріалами справи підтверджується, що торговельна марка Приватного акціонерного товариствам "Харківська бісквітна фабрика" за свідоцтвом № 38639 від 15.03.2004, являє собою графічно-словесне позначення, виконане літерами кирилиці: "БІСКВІТ ШОКОЛАД" в овальній формі, що виконана в яскравих кольорах (червоний та жовтий), зареєстрований для товарів також 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

На упаковці печива, яке виробляється відповідачем із словесним позначенням "ЗООЛЕНД" та "ZOOLAND", так само як і на іншій продукції підприємства, розмішене зображення торговельної марки у лівому верхньому куті з кожного боку упаковки.

Позивач не подав документів щодо реєстрації свого фірмового логотипу.

Поряд з викладеним, слід відмітити вартість печива, яка реалізується сторонами із використанням зареєстрованих ними знаками. Матеріалами справи підтверджується, що печиво, яке виготовляє позивач у торгівельній мережі можна придбати за ціною приблизно 15,00 грн. за 30 грамів, приблизно 36,00 грн. за 100 грамів. У той час, печиво, яке виготовляє відповідач у торгівельній мережі можна придбати за ціною приблизно 18,00 грн. за 300 грамів.

Враховуючи все зазначене вище суд вважає, що знак "ЗООЛЕНД ZOOLAND" за міжнародною реєстрацією № 1070700 і українською реєстрацією № 129475 є тотожним, проте не є схожим до ступеня змішування зі знаком "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093, зв'язку з чим у позові слід відмовити повністю.

Враховуючи викладене, позовні вимоги судом відхиляються у зв'язку з недоведеністю позовних вимог належними, допустимими, достовірними, достатніми доказами.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України України судові витрати у справі покладаються на позивача зважаючи на відмову у позові.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 7, 18, 73-80, 236-241, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Кива протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 13.07.2018.

Суддя О.В. Мандриченко