ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

03.07.2018 Справа № 904/6840/14

за позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпро

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА",м.Бердянськ Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Головуючий суддя Кеся Н.Б.

Суддя Петрова В.І.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

Від Позивача: ОСОБА_1, довіреність б/н від 31.07.2017р., представник

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" (далі-Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патентів України №80051 та №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", оскільки проведеним дослідженням (висновок №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22.05.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_2А.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентами України №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року та 10.08.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентами України №80051 та №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентами України №80051 та №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентами України №80051 та №80885.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.02.18р. зупинено провадження по справі №904/6840/14, матеріали справи №904/6840/14 направлено на адресу Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України для проведення судової експертизи.

05.03.18р. від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд:

Залучити до проведення експертизи спеціалістів у галузі термообробки металів і сплавів та провести у відповідній сертифікованій лабораторії дослідження об'єктів експертизи, для відповіді на питання:

1) Чи міститься на наданих чавунних виробах захисне покриття з оксиду заліза Ре3О4?

2) Чи можливе утворення такого покриття на наданих чавунних виробах,

шляхом нагріву їх виливку до температури 680-800 °С і занурення в масло?

Надати спеціалістам чавунні вироби:

1) сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14);

2) жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14);

3) сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14);

4) сковорідка з дерев'яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80458/14);

5) сковорідка з дерев'яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80460/14);

6) сковорідка з дерев'яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80457/14), щодо яких призначена ця експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.18р. надано згоду на залучення до проведення судової експертизи спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_3, професора кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_4 та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ ОСОБА_5 з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців ОСОБА_6, ОСОБА_7 та експерта по даній справі на базі зазначених лабораторії та кафедри.

07.06.18р. від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд:

вирішити питання щодо самовідводу спеціаліста ОСОБА_5 від проведення експертизи. Визначити, чи проводити дослідження залученими спеціалістами у залишковому складі, чи залучити на місце ОСОБА_5 іншого спеціаліста;

вирішити питання щодо доцільності відбору зразків серійної продукції на виробництвах підприємств сторін справи, забезпечення спеціалістам та експерту безперешкодного доступу на ці виробництва та проведення їх дослідження;

разом з тим, виходячи з положень Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» та Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» про те, що визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта, експерт зазначає, що об'єктами призначеної експертизи є речові докази у справі, щодо яких поставлені питання на вирішення експертизи:

1) сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14);

2) жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14);

3) сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14);

4) сковорідка з дерев'яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80458/14);

5) сковорідка з дерев'яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80460/14);

6) сковорідка з дерев'яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80457/14), і саме ці об'єкти підлягають першочерговому дослідженню;

в результаті відбору зразків серійної продукції на виробництвах підприємств сторін справи, ці зразки будуть новими об'єктами, які не визнані у справі речовими доказами і щодо яких питання на вирішення експертизи не ставилися;

експерт не заперечує ствердження спеціалістів про те, що на зразках, які долучені до справи, за термін їх зберігання міг змінитися склад оксиду заліза і ці об'єкти вже можуть не нести об'єктивної інформації. Але, разом з цим, вважає, що в разі наукового обґрунтування такого ствердження, можно врахувати це при проведенні досліджень саме цих зразків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.18р. поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено до розгляду в засіданні на 25.06.2018р.

В судовому засіданні 25.06.2018р. представник Позивача подав заяву про відвід ОСОБА_4 (арк.с. 75 Т.5), посилаючись на те, що в ході апеляційного розгляду справи Солом'янського районного суду м.Києва по справі №760/25332/14-ц ТОВ "Біол" була призначена судова експертиза, проведення якої здійснювалось Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз, і до участі в проведенні якої було залучено у тому числі спеціаліста ОСОБА_4 Згідно із висновком вказаної експертизи винахід по патенту №80885 нібито не є промислово придатним, тобто нібито його не можна використати при виготовленні чавунного посуду. Отже, оскільки ОСОБА_4 на замовлення ТОВ "Біол" брав участь в якості спеціаліста у проведенні досліджень, які були покладені в основу висновку про відсутність промислової придатності винаходу №80885, то це вказує на те, що у даній справі цей спеціаліст буде займати позиції стосовно того, що у виготовленому Відповідачем посуді не використаний запатентований по вказаному патенту спосіб. Таким чином, Позивач вважає, що ця обставина дає підстави та сумніви у неупередженості спеціаліста ОСОБА_4 Так, Позивач заявляє відвід залученому спеціалісту ОСОБА_4 та просить суд провести його заміну.

До заяви представник Позивача подав (арк.с. 76-99 Т.5):

- копії документів, отриманих від ТОВ «Біол» стосовно експертизи ДНДІСЕ;

- копію довіреності.

Представники Відповідачів в судові засідання призначені на 25.06.18р. та 03.07.18р. не з'явились, про дату та час розгляду справи повідомлені за юридичними адресами.

При розгляді заяви про самовідвід спеціпліста ОСОБА_5 та відвід спеціалісту ОСОБА_4 судова колегія керується таким.

Згідно із ст. 37 ГПК України секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у статті 35 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.71 ГПК України спеціаліст має право відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками.

Враховуючи викладене, суд задовольняє заяву про самовідвід спеціаліста ОСОБА_5 за мотивами відсутності у неї необхідних спеціальних знань та навичок для проведення досліджень в області захисних покриттів на основі заліза.

З питання відводу спеціаліста ОСОБА_4 суд керується таким.

Статтею 37 ГПК України встановлено, що секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у статті 35 цього Кодексу. Експерт, спеціаліст, перекладач не може брати участі у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

Враховуючи викладене, суд вважає заяву про відвід спеціалісту ОСОБА_4 необґрунтованою. Так, обставини, на які посилається Позивач, про те, що ОСОБА_4 за замовленням ТОВ "Біол" брав участь в якості спеціаліста у проведенні досліджень, які були покладені в основу висновку про відсутність промислової придатності винаходу №80885, не є свідченням того, що він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи, а також ці обставини не викликають сумнів у неупередженості або обєктивності цього спеціаліста при проведенні експертних досліджень.

Враховуючи викладене, судова колегія відмовляє у задоволенні заяви про відвід спеціаліста ОСОБА_4.

Що стосується питання експерта щодо доцільності відбору зразків серійної продукції на виробництвах підприємств сторін справи, забезпечення спеціалістам та експерту безперешкодного доступу на ці виробництва та проведення їх дослідження, суд зазначене питання залишає без задоволення, оскільки ухвалою суду призначено проведення експертних досліджень виключно за речовими доказами, які долучені до матеріалів справи.

Враховуючи викладене, судова колегія зупиняє провадження у справі для продовження експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст.ст. 35-37, 71, 100, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ст.ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні заяви Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про відвід спеціаліста ОСОБА_4 - відмовити.

Заяву спеціаліста ОСОБА_5 про самовідвід задовольнити.

Питання експерта щодо доцільності відбору зразків серійної продукції на виробництвах підприємств сторін справи, забезпечення спеціалістам та експерту безперешкодного доступу на ці виробництва та проведення їх дослідження залишити без задоволення.

Зупинити провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 254-259 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10