УХВАЛА

м. Київ

16.07.2018Справа № 910/22890/17

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Рокфеллоу ОЮ»
доФізичної особи-підприємця Устимович Наталії Юріївни
проприпинення порушення прав власника патенту на корисну модель
Суддя Босий В.П.

секретар судового засідання Єрмак Т.Ю.

Представники сторін:

від позивача:Відловська І.Я.
від відповідача:Гаврищук Н.Є.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рокфеллоу ОЮ» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Устимович Наталії Юріївни про припинення порушення прав на корисну модель.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач без дозволу позивача як власника патенту на корисну модель «Мультимедійний розважальний комплекс» використовує у своїй діяльності таку модель мультимедійного розважального комплексу у власному закладі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Василя Липківського, 18, у зв'язку з чим позивач просить суд зобов'язати відповідача припинити дії з використання запатентованої корисної моделі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2017 відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2018 призначено у справі №910/22890/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

25.05.2018 до канцелярії суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист №264/4-1-10/358 від 21.05.2018, відповідно до якого матеріали справи №910/22890/17 повернуто до Господарського суду міста Києва без проведення судової експертизи, у зв'язку з несплатою її вартості у встановлені строки.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.05.2018 поновлено провадження у справі та призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні.

08.05.2018 представником позивача було подано до канцелярії суду клопотання про зміну експертної установи для проведення експертизи винаходів і корисних моделей.

Представник позивача в судове засідання 16.07.2018 з'явилася, підтримала подане клопотання про зміну експертної установи, просила доручити проведення судової експертизи Андрєєвій Альоні Вікторівні.

Представник відповідача в судове засідання з'явилася, надала пояснення щодо експерта, запропонованого позивачем, та заперечила проти призначення його як експертної установи у справі; проти повторного призначення судової експертизи не заперечувала.

Суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про зміну експертної установи для проведення судової експертизи, після чого представник позивача заявив повторне клопотання призначення у справі судової експертизи та доручення її проведення Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Як вбачається із матеріалів справи, рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 08.04.2016 р., що опубліковане та зареєстроване 25.04.2016 р. за №1539, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рокфеллоу ОЮ» внесено до Державного реєстру патентів України на корисні моделі як власника патенту №80215 на корисну модель «МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Позивач вказує, що відповідач використовує таку корисну модель у приміщенні закладу «PlacZabaw», що розташоване за адресою: вул. Василя Липківського, 18, м. Київ, без укладення з ТОВ «Рокфеллоу ОЮ» відповідного ліцензійного договору, що на думку останнього, порушує його права як власника патенту №80215.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Згідно зі ст. 100 Кодексу, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

В п.п. 2, 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» №4 від 23.03.2012 р. роз`яснено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті.

Частиною другою статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У пункті 6.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Заслухавши пояснення представників сторін та розглянувши матеріали справи суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з метою з'ясування наведених в ухвалі питань.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Відтак, провадження у даній справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/22890/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

2. На вирішення експерта поставити таке питання:

- чи використовується у закладі «PlacZabaw» під час та/або при наданні послуг у приміщенні, що розташоване за адресою: вул. Василя Липківського, 18, м. Київ, кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №80215, або ознака, еквівалентна їй?

3. Відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Ухвалу та матеріали справи №910/22890/17 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

5. Зобов'язати сторони на вимогу експерта негайно надати всі документи та матеріали, які необхідні для проведення експертизи. Докази надання до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності матеріалів для експертного дослідження у встановленому порядку направити до господарського суду міста Києва.

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рокфеллоу ОЮ» попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі.

7. Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

8. Ухвала суду набирає законної сили негайно після її проголошення та підлягає оскарженню окремо від рішення.

Повна ухвала складена 16.07.2018

Суддя В.П. Босий