ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2018 року м. Дніпро Справа № 904/55/18

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Кощеєва І.М. ( доповідач )

суддів: Подобєда І.М., Широбокової Л.П.

секретар судового засідання Манчік О.О.

розглянувши у відкритому судомоу засіданні апеляційну скаргу

Фізичної особи-підприємця Дєєвої Олени Вікторівни

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 р.

( суддя: Петрова В. І., м. Дніпро, повний текст рішення підписано 11.05.2018 р.)

у справі:

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРДЖІО",

м. Київ

до Фізичної особи-підприємця Дєєвої Олени Вікторівни,

м. Дніпро

про заборону використання корисних моделей

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРДЖІО" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Дєєвої Олени Вікторівни, в якому просило заборонити Фізичній особі-підприємцю Дєєвій Олені Вікторівні в будь-який спосіб використовувати в Україні запатентовану корисну модель "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель № 105140 від 10.03.2016 р. ) та використовувати спосіб (процес ), що охороняється патентом на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" ( патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р. ).

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що Відповідач порушує права інтелектуальної власності власника патентів, оскільки виготовляє фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси під найменуванням "FRUTINI" ( "Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко" ) із застосуванням запатентованої корисної моделі "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель №105140 від 10.03.2016 р. ) та із застосуванням процесу, що охороняється патентом на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" (патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р. ).

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 р. у справі № 904/55/18 позов задоволено - заборонено Фізичній особі-підприємцю Дєєвій Олені Вікторівні в будь-який спосіб використовувати в Україні запатентовану корисну модель "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель № 105140 від 10.03.2016 р. ) та використовувати спосіб (процес ), що охороняється патентом на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" ( патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р. ).

Приймаючи зазначене рішення, місцевий господарський суд виходив з того, що Відповідач виготовляє фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси під найменуванням "FRUTINI" ( "Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко" ) із застосуванням запатентованої корисної моделі "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель № 105140 від 10.03.2016 р. ) та із застосуванням процесу, що охороняється патентом на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" (патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р. ).

Не погодившись із зазначеним рішенням, Фізична особа-підприємець Дєєва Олена Вікторівна звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріалнього права та неповне з'ясування обставин справи, просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 р. у справі № 904/55/18 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРДЖІО» відмовити у повному обсязі.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, Скаржник не погоджується з висновком господарського суду про те, що порушені права та законні інтереси ТОВ «СЕРДЖІО», оскільки виключне право забороняти іншим особам використовувати зазначені корисні моделі має ОСОБА_2, яка згідно даних пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є фізичною особою-підприємцем.

При цьому Скаржник зазначає, що ОСОБА_2, як патентовласник, частково розпорядилася своїми майновими правами інтелектуальної власності, а саме, надала Позивачеві тільки право на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір № 11/01-1 від 11.01.2017 р. не містить в собі положень про передання Позивачеві іншої частини майнових прав інтелектуальної власності, а отже Позивач не отримував згоду на те аби «вимагати поновлення порушених прав власника патенту.»

Водночас, на думку Скаржника, передання виключних майнових прав не може відбуватися на певний строк, оскільки це вже характерно для ліцензійного договору. Таким чином, Договір про передання виключних майнових прав від 25.01.2017 р. № 250117/ТМП є недостовірним та було створено вже після відкриття провадження у справі № 904/55/18. З огляду на чинні норми процесуального права, долучені Позивачем поза строками встановленими законом документи ( копії додаткових договорів до Ліцензійних договорів № 11/01-1 та 11/01-2 та копії Договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності) не повинні прийматися судом та підлягають залишенню без розгляду.

Скаржник наголошує на тому, що Висновок № 551 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності складений 13.07.2017 р. не є висновком експерта ( ст. 98 ГПК України ), та не містить категоричних висновків, а вказує на певну «ймовірність» чи «випадок підтвердження».

Скаржник зазначає, що з огляду на те, що тягар доказування у даному спорі повністю покладено на Відповідача та, зважаючи на той факт, що питання, які мають вирішуватися в даному спорі потребують спеціальних знань, останній двічі заявляв клопотання про призначення по даній справі експертизу з питань інтелектуальної власності, які не були задоволені судом першої інстанції.

Проте, 17.05.2018 р. за заявою Відповідача судовим експертом сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України було проведено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.3 ( дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями) у господарській справі № 904/55/18. Цією експертизою встановлені обставини справи, що мають значення для правильного вирішення господарського спору, що відповідає вимогам статей 79, 98 та 104 ГПК України.

Відтак, приймаючи до уваги ту обставину, що суд першої інстанції необгрунтовано відмовив Відповідачеві у задоволенні клопотання про проведення експертизи, і таким чином не вирішив питання про призначення судової експертизи ні у порядку підготовчого провадження ні в процесі розгляду вказаної справи, що є порушенням статей 74. 79 ГПК України, та з огляду на те, що експертний висновок № 31/13.3/101 за замовленням Відповідача від 24.04.2018 p., складено лише 17.05.2018 р. ( тобто після ухвалення оскаржуваного рішення ), Скаржник просить суд апеляційної інстанції прийняти даний доказ та оцінити висновок експерта з урахуванням технологічних карт Фізичної особи-підприємця Дєєвої О. В., які регламентують порядок виготовлення нею виробів, співвідношення ягідно-фруктової основи, склад компонентів, тощо.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРДЖІО» надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому товариство не погоджується з доводами апеляційної скарги, вважає їх безпідставними і необґрунтованими.

Зокрема, товариство посилається на те, що Позивач на встановлених законом підставах набув право використання захищених патентами корисних моделей та виключні права дозволяти та забороняти використання корисних моделей. Твердження Відповідача про припинення у Позивача прав па звернення до суду із позовом є безпідставними та не обґрунтованими. Укладені договори - Ліцензійний договір на патенти від 11.01.2017 р № 11/01-1 та Договір про передання виключних майнових прав від 25.01.2017 р. № 250117/ТМП - є правочинами, що відповідають вимогам чинного законодавства та спрямовані на настання реальних юридичних наслідків. Отже, посилання Відповідача в апеляційній скарзі на те, що вищезазначені правочини є фіктивними не підтверджуються жодним доказом. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше, а договір про передання виключних майнових прав не підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Крім того, у відзиві товариство звертає увагу суду апеляційної інстанції, що Відповідач в апеляційній скарзі не заперечує проти висновків експерта по суті, тобто експертний висновок не містить у відповідях на поставлені питання будь-яких суперечностей, які б були підставами для призначення судом повторної експертизи. В даному випадку Позивач звернувся до юридичної компанії, яка діючи в інтересах Позивача, надала послуги з організації проведення експертного дослідження. Крім того, на момент проведення експертного дослідження була чинна інша редакція Господарського процесуального кодексу України, яка взагалі не містила вимог, аналогічних вимогам, викладеним в ч. 3 ст. 98 чинного на момент розгляду даної справи ПІК України.

Також Позивач зазначає, що чинна на момент проведення експертного дослідження редакція Господарського процесуального кодексу України не містила вимог щодо наявності у висновку застережень про те, що експерт попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Крім того, як вбачається з висновку експертного дослідження від 13.07.2017 р. № 551, експерт Дорошенко О.Ф.. який проводив дослідження має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2001 року, що не викликає сумнівів у його обізнаності щодо змісту ст.ст. 4, 14 Закону України «Про судову експертизу», щодо притягнення до кримінальної відповідальності за дачу завідомо неправдивого висновку.

Крім того, товариство зазначає про те, що будь-які висновки, складені на підставі не передбачених законодавством документів не можуть вважатися належними, достовірними та законними доказами та не повинні прийматися до уваги судом. В таких технологічних картах можуть зазначатися будь-які показники та процеси, але це зовсім означає, що ці показники чи процеси виробництва відповідають дійсності, адже їх показники не підтверджені відповідними протоколами випробувань зразків харчової продукції. Даний факт підтверджується доданим до апеляційної скарги протоколом випробувань зразків продукції харчування № 466-474 від 30.03.2018 р., складеним "Дніпропетровський центр захисту прав споживачів" Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Автоматичною системою документообігу для розгляду справи визначено суддю-доповідача Кощеєва І. М. у складі колегії суддів: Подобєд І.М., Широбокової Л.П.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.06.2018 р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи-підприємця Дєєвої Олени Вікторівни на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018р. у справі № 904/55/18, призначено розгляд справи на 19.06.2018 р.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.06.2018 р. розгляд апеляційної скарги було відкладено на 12.07.2018 р.

Відповідно ст. 269 ГПК України, переглядаючи в апеляційному порядку судові рішення, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Суд апеляційної інстанції саме в межах доводів та вимог апеляційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши наведені в апеляційній скарзі доводи та заперечення проти неї, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду вважає, що в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду залишити без змін виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки (ст.420 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.422 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно ч. ч.1, 2 ст. 462 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

За ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом ( ч. 2 ст .464 Цивільного кодексу України).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, Фізична особа ОСОБА_2 є суб'єктом права інтелектуальної власності на корисну модель "Кондитерський виріб" та на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі", що підтверджується відповідними патентами № 105140 і № 99387 з датою реєстрації в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.03.2016 р. та з датою реєстрації відповідно - 25.05.2015 р., виданими Державною службою інтелектуальної власності України.

Згідно формули кондитерський виріб виконаний зі щонайменше одного формоутворюючого пласта, виготовленого з попередньо підготовленої ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші з додаванням натуральної фруктози (за необхідності) та/або цукровмісного продукту ( за необхідності ) - товщина формоутворюючого пласта від 1 мм до 6 мм, а склад формоутворюючого пласта вибраний при такому співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш - 70 - близько 100, натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. Склад формоутворюючого пласта кондитерського виробу вибраний при такому співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш 70-99 натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт 1-30. Сировиною кондитерського виробу для ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші є яблука та/або груші, та/або гарбузи, та/або морква, та/або м"якіть кавуна, та/або м"якіть дині, та/або ягоди чорниці, та/або винограда, та/або ягоди полуниці, та/або ягоди малини, та/або сливи, та/або алича, та/або вишні, та/або черешні, та/або ожина, та/або абрикоси, та/або персики, та/або агрус, та/або смородина чорна, та/або смородина червона, та/або журавлина, та/або брусниця, та/або обліпиха, та/або кизил, та/або лимони, та/або мандарини, та/або апельсин. Формоутворюючий пласт кондитерського виробу містить смакові добавки. Кондитерський виріб як смакові добавки містить натуральні прянощі та/або ароматичні, та/або смакові речовини. Кондитерський виріб додатково виконаний з шаром посипання з харчового матеріалу, розташованого зверху корпусу. Кондитерський виріб як харчовий матеріал шару посипання використовують кокосову стружку, подрібнений горіх, цукрову пудру, інші придатні для використання як шар посипання харчові продукти. Корпус кондитерського виробу виконаний у вигляді скрученого рулету або листкового пирога.

Згідно формули зазначеної корисної моделі продукт, спосіб виготовлення якого захищений патентом "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі", виробляється у вигляді скрученого рулету або листкового пирога, при якому у виробах використовують щонайменше один формоутворюючий ягідно-фруктовий пласт, приготування якого включає такі етапи: підготовку ягідно-фруктової сировини, тушкування компонентів сировини (за необхідності), видалення кісточок, подрібнення з додаванням цукру до утворення однорідної маси, розливання підготовленої маси для сушіння, її сушіння, охолодження підсушеного пласта, формування скрученого рулету або щонайменше двошарового листкового пирога, різання в розмір, обсипання цукровою пудрою і запакування для подальшого зберігання та/або реалізації. Для приготування формоутворюючих пластів ягідно-фруктову сировину сортують на групи за вмістом яблук при такому співвідношенні компонентів: яблука - 0-10 %, полуниці або груші, або абрикоси, або персики, або сливи, або алича - решта; яблука - 30-50 %, мандарини або апельсини, або смородина, або порічки, або малина, або вишня, або чорниця, або ожина, або морква, або гарбуз - решта; яблука - більше 60%, лимони, калина, дерен, обліпиха, журавлина, брусниця - решта, а для виготовлення формоутворюючих пластів підготовлену ягідно-фруктову масу розливають на листи для запікання шаром від 5 мм до 10 мм і сушіння здійснюють в сушильних камерах при температурі 50-65 С0 протягом 4-10 годин до залишкової вологості, яка не перевищує 45 %. Подрібнення ягідно-фруктової сировини здійснюють з додаванням натуральних цукрозамінників. Подрібнення ягідно-фруктової сировини здійснюють з додаванням натуральних прянощів та/або ароматичних та/або смакових речовин. Сушіння підготовленого пласта здійснюють в сушильних камерах із застосуванням конвекційного методу сушіння в поєднанні з інфрачервоними випромінювачами.

Продуктом, який виробляє Позивач, відповідно до патентів на корисні моделі "Кондитерський виріб" та "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" є фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси, позначені знаком для товарів і послуг "ФРУКФЕТТА", права на який належать фізичній особі ОСОБА_2 на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 190448, яке зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.08.2014 р. за 29 і 30 класами МКТП.

Ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) встановлено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

За ч. 5 ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід ( корисну модель ) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель ) будь-якій особі, яка стає його правонаступником ( ч. 6 ст. 28 Закону ).

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору (ч.7 ст.28 Закону).

Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами (ч.8 ст.28 Закону).

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст.1108 Цивільного кодексу України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

За ч. 3 ст.1108 Цивільного кодексу України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, не виключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

11.01.2017 р. між громадянкою України ОСОБА_2 ( Ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕРДЖІО" ( Ліцензіат ) укладено Ліцензійний договір № 11/01-1, яким регламентуються відносини, пов"язані з наданням Ліцензіаром Ліцензіату ліцензії ( дозволу ) на використання корисних моделей в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до п. 2 Договору терміни у цьому договорі визначаються у таких значеннях:

П. 2.1.1. Корисна модель № 1 - Кондитерський виріб.

П. 2.1.2. Корисна модель № 2 - Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі.

П. 2.1.3. Патент № 1 - Патент на корисну модель № 105140 "Кондитерський виріб", зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.03.2016 р.

П. 2.1.4. Патент №2 - Патент на корисну модель № 99387 "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі", зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2015 р.

П. 2.1.5. Продукція за ліцензію ( продукція, яка виготовлятиметься на основі ліцензії ) - кондитерські вироби за рецептурою і у спосіб, які визначені Патентом № 1 та Патентом № 2 (разом надалі - Патенти ).

П. 2.1.6. Конфіденційність - дотримання заходів щодо попередження випадкового або навмисного розголошення відомостей, що стосуються Патентів, третім особам.

П. 2.1.7. Територія - Україна.

Згідно п. 3.1. Договору Ліцензіар надає Ліцензіату на строк, визначений у п. 3.3. договору, і за винагороду виключну ліцензію на використання Корисної моделі № 1, яка охороняється Патентом № 1, на території України, та Корисної моделі № 2, яка охороняється Патентом № 2, на території України ( разом надалі - Корисні моделі ).

За п. 3.2. Договору права, що надаються за цим договором Ліцензіату: виготовлення продукції із застосуванням запатентованих Корисних моделей, застосування такої продукції, пропонування її для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення її в цивільний оборот або зберігання такої продукції в зазначених цілях; застосування способу виробництва, що охороняється Патентами, або пропонування його для застосування в Україні.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй.

Строк дії ліцензії визначений до 31.12.2017 р. ( п. 3.3. договору ).

Згідно п.12.1. договору договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п.12.1. цього договору, та закінчується 31.01.2018 р. (п.12.2. Договору ).

Зміни у цей договір можуть бути внесені тільки за домовленістю сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору ( п.12.4. Договору ).

Зміни до цього договору набирають чинності з моменту належного оформлення сторонами відповідної додаткової угоди до цього договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому договорі або у чинному законодавстві України ( п.12.5. Договору ).

29.12.2017 р. до вищезазначеного договору сторони уклали додаткову угоду, якою внесли зміни щодо строку дії ліцензії і строку договору та визначили його з закінченням 31.12.2020 р.

Згідно з вимогами ст. ст.1113, 1114 Цивільного кодексу України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. Договір про передання виключних майнових прав не підлягає обов"язковій державній реєстрації.

25.01.2017 р. між ОСОБА_2 ( Сторона - 1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕРДЖІО" ( Сторона - 2 ) укладений Договір про передання виключних майнових прав № 250117/ТМП, предметом якого є передача виключних майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності, відповідно до п. 1.2. якого передаються Стороною - 1 Стороні - 2: Знак для товарів і послуг ФРУКФЕТТА, право власності на який підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №190448, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.08.2014 р.; Корисна модель "Кондитерський виріб", право власності на яку підтверджується патентом на корисну модель №105140, зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.03.2016 р.; Корисна модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі", право власності на яку підтверджується патентом на корисну модель № 99387, зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України 25.05.2015 р.

Згідно положень п. 2.2. договору, Сторона - 2 отримала такі права щодо корисних моделей: виключне право дозволяти використання корисної моделі "Кондитерський виріб", права на яку захищені патентом № 105140; виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі "Кондитерський виріб", права на яку захищені патентом № 105140, у тому числі забороняти таке використання; виключне право дозволяти використання корисної моделі "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі", права на яку захищені патентом № 99387; виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі", права на яку захищені патентом № 99387.

Відповідно до п. 2.1. договору про передання виключних майнових прав від 25.01.2017 р. № 250117/ТМП після укладання цього договору Сторона - 1 втрачає передані Стороні - 2 виключні майнові права.

Згідно п. 8.2. договору строк цього договору (з урахуванням додаткової угоди) закінчується 31.12.2020 р.

Як слушно зазначив суд першої інстанції, із зазначеного договору вбачається, що Позивач набув право на підставі укладеного договору про передання виключних майнових прав від 25.01.2017 р. № 250117/ТМП забороняти використання корисних моделей, права на які захищені патентами України № 105140 та № 99387.

За твердженням Позивача ( не спростованими Відповідачем ) у травні 2017 р. йому стало відомо, що Фізична особа-підприємець Дєєва О. В. здійснювала виробництво і розповсюдження на ринку України продукції ( фруктових цукерок - плодово-ягідних міксів ): "Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко" під найменуванням "FRUTINI", які як на вигляд, та і за своїми характеристиками дуже схожі на продукти, що виробляються Позивачем. Така схожість давала підстави Позивачу вважати, що Відповідач виготовляє свої продукти із застосуванням запатентованих корисних моделей і виготовляє продукцію без отримання згоди власника патентів. Виробництво фруктових цукерок ( плодово-ягідних міксів ) під найменуванням "FRUTINI" здійснюється Відповідачем за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, що підтверджується інформацією, розміщеною Відповідачем на обгортках цукерок "FRUTINI".

Реалізація продукції Відповідача в основному здійснюється через мережу магазинів "Еко-Лавка", що підтверджується копіями розрахункових документів (чеків) на придбанні представниками Позивача цукерок "FRUTINI" у магазинах, які також розташовані у місті Дніпро.

В якості доказу виготовлення вказаного продукту Відповідача із застосуванням патентів на корисну модель "Кондитерський виріб" від 10.03.2016 р. № 105140 та на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" від 25.05.2015 р. № 99387, Позивачем було надано до суду першої інстанції Висновок № 551 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, складеного 13.07.2017 р., в якому зазначалося:

"У виробах під найменуванням "FRUTINI" (фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси, виробник - ФОП Дієва О.В.): "Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко" використано кожну ознаку, що включена до незалежного пункту корисної моделі "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель № 105140 від 10.03.2016 р. ), у разі підтвердження використання у складі формоутворюючого пласта виробів (фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси) під найменуванням "FRUTINI" (виробник - ФОП Дієва О.В.): "Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко" такого співвідношення мас.%: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш 70 - близько 100, натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта (встановлення співвідношення мас не належить до компетенції експерта при проведенні експертного дослдіження об"єктів інтелектуальної власності);

У виробах під найменуванням "FRUTINI" (фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси, виробник - ФОП Дієва О.В.): "Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко" ймовірно використано кожну ознаку, що включена до незалежного пункту корисної моделі "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" (патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р.)".

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 34 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) порушення прав власника патенту ( ст. 35 Закону ).

Враховуючи наведене, місцевий господарський суд в оскаржуваному рішенні дійшовши висновку, що Відповідач виготовляє фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси під найменуванням "FRUTINI" ("Абрикос", "Апельсин", "Полуниця", "Слива" та "Яблуко") із застосуванням запатентованої корисної моделі "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель № 105140 від 10.03.2016 р. ) та із застосуванням процесу, що охороняється патентом на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" ( патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р. ), задовольнив позовні вимоги Позивача, визнавши їх обгрунтованими.

Колегія суддів апеляційної інстанції, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог апеляційної скарги, погоджується з вказаним висновком суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Твердження Відповідача про припинення у Позивача прав па звернення до суду із позовом є безпідставними та не обґрунтованими, оскільки як встановлено судом першої інстанції - 29.12.2018 р. між ТОВ «Серджіо» та ОСОБА_2 була укладена Додаткова угода № 2, відповідно до якої строк дії ліцензії визначається протягом строку дії ліцензійного договору, а строк дії ліцензійного договору від 11.01.2017 p. № 01-І продовжений до 31.12.2020 року включно. Крім того, 25.01.2017 р. між ОСОБА_2 та ТОВ «Серджіо» укладений Договір про передання виключних майнових прав від 25.01.2017 р. № 250117/ТМП, предметом якого є передача виключних майнових прав па об'єкти інтелектуальної власності.

Як слушно зауважив Позивач у відзиві на апеляційну скаргу - посилання Відповідача в апеляційній скарзі на те, що вищезазначені правочини укладені між Позивачем та патентовласником ОСОБА_2 є фіктивними не підтверджуються жодним доказом.

Щодо висновку експертного дослідження від 13.07.2017 р. № 551, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, та відмови судом першої інстанції Відповідачу у задоволенні клопотання про призначення експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, провадження у даній справі було відкрите ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2018 р підготовче засідання призначено на 15.02.2018 р., в яке представник Відповідача не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений був належним чином, але про причини неявки суд не повідомив. У вказаному судовому засіданні було задоволене клопотання Позивача про витребування доказів: витребувати у Фізичної особи-підприємця Дєєвої Олени Вікторівни погоджені відповідно до вимог законодавства України компетентними органами технічні умови т, або технічні регламенти виробництва всього асортименту фруктових цукерок ( плодово-ягідних міксів), які містять відомості про процеси ( способи та методи ) склад та співвідношення інгрідієнтів зазначених харчових продуктів, виробником яких є Фізична особа-підприємець Дєєва О. В. Підготовче засідання було відкладене на 20.03.2018 р., в яке представник Відповідача знов не з'явився.

Отже, у Відповідача з моменту відкриття провадження у даній справі було більше двох місяців, щоб подати будь-які докази в обгрунтування обставин, на які він посилався у відзиві та поясненнях, але Відповідач цього не зробив, та не виконав вимогу місцевого суду щодо надання погоджених відповідно до вимог законодавства України компетентними органами технічні умови т/або технічні регламенти виробництва всього асортименту фруктових цукерок ( плодово-ягідних міксів ), які містять відомості про процеси (способи та методи), склад та співвідношення інгрідієнтів зазначених харчових продуктів, виробником яких є Фізична особа-підприємець Дєєва О. В. Натомість Відповідач, визнавши у відзиві на позов, що тягар доказування даній справі лежить саме на ньому, доказів того, що він не використовує корисні моделі суду не надав.

Ухвалою від 10.04.2018 р. по цій справі, господарський суд відмовив Відповідачу у задоволені клопотання про призначення судової експертизи з причин не надання жодних доказів щодо того, який саме технологічний процес використовує Фізична особа-підприємець Дєєва О. В. для виробництва кондитерських виробів зазначених у позові, а також щодо фактичної адреси їх виробництва.

Отже, враховуючи вищенавене, в апеляційній скарзі Відповідачем не обгрунтована поважність причин неподання висновку експерта до суду першої інстанції, адже як зазначалося вище, Відповідач мав вдосталь часу для того, щоб зібрати та подані до суду всі докази, які він вважав необхідними.

Крім того, як вбачається з доданого Відповідачем до апеляційної скарги Висновка експерта Дніпропетровського науково-дослідного експортно-криміналістичного центру МВС України від 17.05.2018 р. № 31/13.3/101, судовий експерт перед проведенням дослідження вважав за необхідне зазначити, що вся надана йому на дослідження інформація прийнята ним як достовірна та спеціально не перевірялася.

Також, вбачається, що для складення вказаного висновку використовувались технологічні карти щодо виготовлення виробу "улюблені цукерки", виробником якої є ФОП Дєєва О.В., па підставі яких експерт визначав суттєві ознаки виробів, захищених патентами.

Оскільки технологічні карти виготовлення продуктів харчування не є документом, в яких визначені вимоги до процесів виробництва харчових продуктів, апеляційний суд погоджується із доводами Позивача, що будь-які висновки, складені на підставі не передбачених законодавством документів не можуть вважатися належними, достовірними та законними доказами та не повинні прийматися до уваги судом. В таких технологічних картах можуть зазначатися будь-які показники та процеси, але це зовсім не означає, що ці показники чи процеси виробництва відповідають дійсності, адже їх показники не підтверджені відповідними протоколами випробувань зразків харчової продукції.

Твердження Скаржника викладені в апеляційній скарзі стосовно того, що висновок експертного дослідження від 13.07.2017 р. № 551 не є висновком експерта в розумінні ст. 98 ГПК України, а є висновком експерта у галузі права у розумінні ст. 108 ГПК України, спростовується змістом самого висновку експертного дослідження від 13.07.2017 р. № 551, проведеного експертом Дорошенко О.Ф.. який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2001 року, що не викликає сумнівів у його обізнаності щодо змісту ст. ст. 4, 14 Закону України «Про судову експертизу», щодо притягнення до кримінальної відповідальності за дачу завідомо неправдивого висновку. Також, із висновку вбачається, що дослідження проводилося судовим експертом з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями»; об'єктами дослідження були об'єкти інтелектуальної власності (корисні моделі); для вирішення поставлених перед експертом питань використовувались методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу, використовувалась методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схвалена 06.02.2009 р. рішенням координаційної ради Мінюсту України, а також інша література, що стосується проведення експертних досліджень, пов'язаних з винаходами і корисними моделями. Експертне дослідження проводилося саме з метою з'ясувати чи використовував Відповідач при виробництві свого продукту ознаки, що включені до незалежного пункту корисних моделей, захищених патентами.

Також в апеляційній скарзі Відповідач посилається на те, що висновок експертного дослідження від 13.07.2017 р. № 551 не містить категоричних висновків у відповідях на поставлені питання, а вказує на певну «ймовірність» чи «випадок підтвердження».

Але із змісту висновку експертного дослідження від 13.07.2017 р. № 551 вбачається, що як по першому, так і по другому питанню експертом надані позитивні висновки щодо використання Відповідачем при виробництві свого продукту ознак, що включені до незалежного пункту корисних моделей, захищених патентами. І тільки одна ознака співвідношення має ягідно/фруктово/овочевої суміші та натуральної фруктози та/або цукровмісного продукту, визначення якої не відноситься до компетенції експерта з питань інтелектуальної власності, ймовірно використана або використана у випадку підтвердження.

За таких обставин, колегія суддів апеляційного суду вважає висновок експортного дослідження від 13.07.2017 р. № 551, належним, достатнім та допустимим доказом, який був оцінений судом першої інстанції як висновок спеціаліста з питань, що потребують спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності (письмовий доказ), та який є підставою для застосування до правовідносин сторін ч. 2 сі. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Таким чином, оскільки висновок експертного дослідження від 13.07.2017 p. № 551 є належним, достатнім та допустимим доказом, складеним спеціалістом у сфері, іншій ніж право, а Відповідач не обґрунтував неможливість з поважних причин подати інший експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, у суду першої інстанції не було встановлених ч. 1 ст. 99 ГПК України підстав для призначення судової експертизи.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що висновок господарського суду про доведеність заявленого позову щодо заборони Фізичній особі-підприємцю Дєєвій Олені Вікторівні в будь-який спосіб використовувати в Україні запатентовану корисну модель "Кондитерський виріб" ( патент на корисну модель № 105140 від 10.03.2016 р. ) та використовувати спосіб ( процес ), що охороняється патентом на корисну модель "Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі" ( патент на корисну модель № 99387 від 25.05.2015 р. ) є правомірним та обґрунтованим.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 275 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.

З огляду на усе вищевикладене, судова колегія апеляційного суду вважає доводи апеляційної скарги безпідставними, а оскаржуване рішення таким, що відповідає фактичним обставинам справи та нормам матеріального і процесуального права, тому підстави, передбачені статтею 277 ГПК України, для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення Господарського суду Дніпропетровської області у даній справі від 03.05.2018 р. відсутні.

Згідно з статтею 129 ГПК України судові витрати по сплаті Відповідачем судового збору за подання апеляційної скарги слід покласти на останнього.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 270, 273, 275 - 285, 287 Господарського процесуального кодексу України Дніпропетровський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця Дєєвої Олени Вікторівни залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018 р. у справі № 904/55/18 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку у двадцятиденний строк до Верховного Суду.

Повний текст постанови складено 16.07.2018 р.

Головуючий суддя І.М. Кощеєв

Суддя І.М. Подобєд

Суддя Л.П. Широбокова