РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2018Справа № 910/4798/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Роздобутько В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ"

до 1) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен"

2) Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН"

про визнання права попереднього користувача

Представники:

від позивача: Оганесян А.Г.

від відповідача 1: Шум О.М., Лучка І.Ю.;

від відповідача 2: Шум О.М., Лучка І.Ю.

вільний слухач: ОСОБА_4, ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (далі-відповідач 1) та 2) Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" (далі-відповідач 2), в якому заявник просить суд:

- визнати за Публічним акціонерним товариством "Київхліб" право попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП (торти), торту "Київський", який містить наступні елементи: (і) верхня етикетка у формі круга, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі стиглими плодами які займають від третини до половини вказаної етикетки, напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним до нього шрифтом літерами червоного або білого кольору на білому фоні або стрічці червоного кольору, та (іі) бічна етикетка у формі прямокутника, по всій довжині якого розташований зображувальний елемент у вигляді орнаменту, в якому в певній послідовності повторюються зображення верхньої етикетки, а саме: листя каштану, стиглих плодів каштану, червоної стрічки з написом "Київський", виконаного білими літерами старослов'янським шрифтом або подібним до нього;

- визнати за Публічним акціонерним товариством "Київхліб" право попереднього користувача на словесне позначення "Київський торт" для товарів 30-го класу МКТП (торти), за свідоцтвом України №70068;

- визнати за Публічним акціонерним товариством "Київхліб" право попереднього користувача на усі графічні елементи, що містяться у Знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 80829, за виключенням елементу вказаного зображення, що являє собою добре відомий знак "Рошен., зобр", визнаний таким рішенням АП ДСІВ від 10.05.2017 року про визнання знаку добре відомим.

Позовні вимоги обґрунтовані тим що 28.04.2017 Апеляційною палатою Державної служби України прийнято рішення, яким визнано знак "Київський торт, зобр." добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" щодо товару 30 класу МКТП: "торти" станом на 24.08.1991. Проте, як зазначає позивач, Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" наділене правом попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП (торти), торту "Київський" та на знак для товарів і послуг "Київський торт", оскільки добросовісно та безперервно використовувало зазначені торговельні марки в Українькій СРСР та Незалежній Україні у період з 1967 по 2017 роки та здійснило вклад у розповсюдження та впізнаваність для споживача торту "Київський".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 24.05.2018.

18.05.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" та Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" надійшов спільний відзив на позов у якому представник відповідача, зокрема, зазначає, що першою реєстрацією, відносно якої має братись до уваги добросовісна діяльність позивача із використанням в Україні спірних позначень, необхідно вважати саме добре відомий знак «Київський торт» відповідача-2 визнаний на дату -24.08.1991. Крім того, зазначає, що право попереднього користувача (ст. 500 ЦК України та абз. 2 п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») не застосовується до торговельної марки (знаку для товарів і послуг), яку визнано в установленому законом порядку добре відомою.

24.05.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" надійшло клопотання про надання інформації щодо залучення третіх осіб у якому представник позивача просить суд після відкриття попереднього судового засідання, яке призначено на 24.05.2018 та встановлення осіб, що з'явились у судове засідання, розглянути клопотання позивача щодо участі у справі третіх осіб: ТОВ «Київський БКК» та приватної компанії з обмеженою відповідальністю за законодавством Великої Британії АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД (AMO CAPITAL PARTNERS LTD), заявлені у позові.

У судовому засіданні 24.05.2018 представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський БКК» заявлено клопотання про залучення до участі у даній справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський БКК».

У судовому засіданні 24.05.2018 суд відклав вирішення клопотань та оголосив перерву у підготовчому судовому засіданні до 31.05.2018.

29.05.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" надійшла відповідь на відзив у якій представник позивача, зокрема, зазначає, що тези відповідача про неможливість застосування статті 500 ЦК до добре відомого знаку, суперечать статті 6 Паризької конвенції, статті 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та Порядку 228 - знак визнається добре відомим на певну дату, і за аналогією закону на підставі статті 8 ЦК це є тим моментом часу, на який міститься посилання у статті 500 ЦК.

Крім цього, 30.05.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" надійшли документи для долучення до матеріалів справи.

У судовому засіданні 31.05.2018 розглянувши клопотання представника позивача та Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський БКК» про залучення до участі у даній справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача Компанії АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД та Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський БКК», суд відмовив у їх задоволенні, оскільки не вбачає яким саме чином рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки Компанії АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД (AMO CAPITAL PARTNERS LTD) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський БКК».

У судовому засіданні 31.05.2018 оголошено перерву до 14.06.2018.

13.06.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" надійшло клопотання про відшкодування судових витрат.

Крім цього, 13.06.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" та Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" надійшли заперечення на відповідь на відзив, у яких представник відповідачів зазначає, що позовні вимоги не відповідають вимогами ст. 500 ЦК України, Паризькій конвенції «Про охорону промислової власності», та не підлягають задоволенню, з огляду на невірне посилання позивача у позовних вимогах на знак, відносно якого має братись до уваги добросовісна діяльність із використання в Україні спірних позначень. Також зазначає, що докази позивача датовані до 24.08.1991 та викладені у додатках до позовної заяви №16-17, 31, 38-42, 45 є, на думку відповідачів, неналежними та недопустимими, а отже не можуть застосовуватись у якості даних, які встановлюють наявність або відсутність у позивача права попереднього користувача на спірні позначення.

Також, 13.06.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" та Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" надійшли заперечення на клопотання про долучення доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/4798/18 призначено на 05.07.2018.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 заперечили проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 05.07.2018 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як зазначає позивач, Дочірнє підприємство АТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» було власником патенту України № 4858 на промисловий зразок «Коробка для упакування» (зображення - ), зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № від 01.02.2001, про що 15.05.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 здійснено публікацію. Вказаний патент був чинний до 01.02.2009 року, наразі не чинний.

Крім того, позивач зазначає, що є власником патенту України № 21913 на промисловий зразок «Комплект етикеток для торту» (15 варіантів: 1 варіант - чорний, білий; 2 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, рожевий, жовтогарячий, білий; 3 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, рожевий, жовтогарячий, білий; 4 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, рожевий, жовтогарячий, білий; 5 варіант - червоний, жовтий, синій, бузковий, золотий, коричневий, білий; 6 варіант - червоний, жовтий, бузковий, золотий, коричневий, білий; 7 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, рожевий, жовтогарячий, білий; 8 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, синій, білий; 9 варіант - червоний, жовтий, золотий, зелений, коричневий, жовтогарячий, білий; 10 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, синій, жовтогарячий, білий; 11 варіант - червоний, жовтий, золотий, зелений, коричневий, жовтогарячий, білий; 12 варіант - червоний, жовтий, синій, золотий, коричневий, жовтогарячий, білий; 13 варіант - червоний, жовтий, блакитний, зелений, золотий, коричневий, жовтогарячий, білий; 14 варіант - червоний, зелений, жовтий, золотий, коричневий, жовтогарячий, білий; 15 варіант - червоний, жовтий, золотий, коричневий, кавовий, жовтогарячий, білий), зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № s201001642 від 23.12.2010, про що 10.06.2011 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 11 здійснено публікацію. Патент чинний.

При цьому, Публічним акціонерним товариством "КИЇВХЛІБ" було укладено договір комерційної концесії від 28.04.2017 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Київський ББК», відповідно до якого передав ТОВ «Київський ББК» виключні права на сукупність належних йому прав інтелектуальної власності, включаючи права за патентом № 21913.

Також, як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" є власником патенту України № 21912 на промисловий зразок «Комплект етикеток для торту» (3 варіанти: 1 варіант - червоний, жовтий, коричневий, золотий, темно-коричневий, темно-бежевий, чорний, білий; 2 варіант - червоний, жовтий, коричневий, золотий, темно-коричневий, темно-бежевий, чорний, білий; 3 варіант - червоний, жовтий, коричневий, золотий, темно-коричневий, темно-бежевий, чорний, білий), зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № s201001630 від 22.12.2010, про що 10.06.2011 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 11 здійснено публікацію. Патент чинний.

Крім того, Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" є власником патенту України № 26654 на промисловий зразок «Упакування для торта «Київський з фундуком», зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № s201300723 від 15.04.2013, про що 25.03.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено публікацію. Патент чинний.

В свою чергу, Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" є власником знаків для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», «» (зображення), «» (зображення), за свідоцтвами України № 11191, №70068 та № 80829 зареєстрованих на підставі заявок від 28.09.1994 № 94093379 від 29.03.2005 № m200503328 та від 07.06.2006 № m200608187, щодо товарів та послуг 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП): торти.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 знак «Київський торт, зобр.» визнано добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" щодо товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 24.08.1991.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає що Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" наділене правом попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП (торти), торту "Київський" та на знак для товарів і послуг "Київський торт", оскільки добросовісно та безперервно використовувало зазначені торговельні марки в Українській СРСР та Незалежній Україні у період з 1967 по 2017 роки та здійснило вклад у розповсюдження та впізнаваність для споживача торту "Київський".

Крім того, позивач зазначає, що добросовісно використовував в Україні зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП, торту "Київський", який містить наступні елементи: (і) верхня етикетка у формі круга, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі стиглими плодами які займають від третини до половини вказаної етикетки, напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним до нього шрифтом літерами червоного або білого кольору на білому фоні або стрічці червоного кольору, та (іі) бічна етикетка у формі прямокутника, по всій довжині якого розташований зображувальний елемент у вигляді орнаменту, в якому в певній послідовності повторюються зображення верхньої етикетки, а саме: листя каштану, стиглих плодів каштану, червоної стрічки з написом "Київський", виконаного білими літерами старослов'янським шрифтом або подібним до нього, задовго до прийняття Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України рішення про визнання знака «Київський торт, зобр.» добре відомим в України від 28.04.2017, а також здійснив значну та серйозну підготовку для такого використання і має право безоплатно продовжувати таке використання у спосіб, передбачений Законом.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Статтею 16 Цивільного кодексу України, положення якої кореспондуються зі статтею 20 Господарського кодексу України, визначено способи захисту прав та інтересів, одним з яких є визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси, зокрема, суб'єкта господарювання (ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України).

Згідно зі статтею 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

За приписами частини 3 статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до частини 1 статті 155 Господарського кодексу України, частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно ч. 1 до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Частиною 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 3 ст. 157 Господарського кодексу України, свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Частиною 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Відповідно до ч.ч. 2 та 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Так, відповідно до п. 57 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Судом встановлено, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 знак «Київський торт, зобр.» визнано добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" щодо товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 24.08.1991.

Зокрема, у рішенні Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 встановлено що історія ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» розпочинається ще у 19 столітті. Фабрика була заснована у 1886 році ОСОБА_9 і була відома як «Парова цукеркова фабрика Валентина Єфімова», на якій виготовляли карамелі, цукерки, шоколад та мармелад у кількості до 200 тонн за рік. У 1923 році підприємство було перейменовано на честь Карла Маркса - Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса. У 1971 році підприємство мало назву «Київська Ордена Трудового Червоного Прапора кондитерська фабрика ім. Карла Маркса». Потім воно іменувалося Орендним підприємством «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса». У 1994 році після повного викупу державного майна підприємства шляхом реорганізації (перетворення) було створено Закрите акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса». У статуті товариства вказано, що воно є повним правонаступником прав та обов'язків Орендного підприємства «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса».

У 2009 році ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса» рішенням загальних зборів акціонерів було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Виробництво тортів із зображенням знака «Київський торт, зобр.» на коробці Кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса розпочалося ще у 1956 році, що підтверджується наданими архівними документами. Зображення знака наносилось на коробки з тортами та рекламно-інформаційні листівки, тощо.

Згідно з ч.3 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтва.

Відповідно до ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Так, відповідно до ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як зазначено у пункті 66 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Згідно абзацу 2 п. 61 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

Враховуючи наведене вище, суд зазначає, що на підтвердження факту виникнення у позивача права попереднього користувача, останньому необхідно було надати належне підтвердження добросовісного використання зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП торту «Київський» (який містить наступні елементи: верхня етикетка у формі круга, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі стиглими плодами які займають від третини до половини вказаної етикетки, напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним до нього шрифтом літерами червоного або білого кольору на білому фоні або стрічці червоного кольору, та бічна етикетка у формі прямокутника, по всій довжині якого розташований зображувальний елемент у вигляді орнаменту, в якому в певній послідовності повторюються зображення верхньої етикетки, а саме: листя каштану, стиглих плодів каштану, червоної стрічки з написом "Київський", виконаного білими літерами старослов'янським шрифтом або подібним до нього), словесного позначення «Київський торт» та зображення (Київський торт)- або докази здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки на реєстрацію або з'явлення на неї пріоритету, а саме до дати визнання знаку «Київський торт, зобр.» добре відомим в Україні.

Як зазначає позивач, Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" виготовляло «Київський торт» з 1967 року та добросовісно використовувало відповідне упакування із зображенням каштанів та написом «Київський» і має право безоплатно продовжувати таке використання такого позначення для товарів 30-го класу МКТП у спосіб, не заборонений Законом, на підтвердження чого надано копії наступних документів (оригінали яких досліджено судом у судовому засіданні): 1) Короткий Нарис розвитку Булочно-кондитерського комбінату у місті Києві (до 50-ти річчя заснування, квітень 1930 року - квітень 1980 року, видавник - Мінхарчпром УРСР, Додаток № 16). Так, на сторінці 15 Нарису вказується, що в 1978 році піч подовжена, завдяки чому виробництво заготовок для торту "Київський" збільшено до 3000 кг. на добу; 2) Рекламне видання ПАТ "Київхліб" "Булочно-Кондитерський Комбінат" "ІНФОРМАЦІЯ_1" за авторством ОСОБА_12, на сторінці 20 якого вказується, що у 1967 році було встановлено 55 колисок для випікання заготовок Київського торту; 3) ОСОБА_13 "ІНФОРМАЦІЯ_2", Київ, "Техніка", 1985 рік, сторінка 16-17; 4) Нотаріально засвідчена заява автора, ОСОБА_13; 5) Паспорт на асортимент та санітарно-технічний стан кондитерського виробництва Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР від 1976 року, де на сторінці 2 зазначено, що серед асортименту БКК Київхліб наявний торт Київський; 6) Вирізка з газети "Прапор комунізму" від 25 липня 1985 року згідно якого БКК Київхліб випускає торт "Київський"; 7) Макет упаковки торту "Київський" виробництва Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР від 1977 року; 8) Макет упаковки торту "Київський" виробництва Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР від 1985 року; 9) Макет упаковки торту "Київський" виробництва Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР від 25.04.1991 року; 10) Список роздрібних цін на торти від 11.04.1991 року, затверджено головним бухгалтером АТ "Київхліб", відповідно до якого ціна на торт "Київський" виробництва БКК Київхліб становила 3 крб. 50 коп.; 11) Наказ № 8 від 05.03.1990 року Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР про вдосконалення заробітної плати, відповідно до якого норма вироблення торту "Київський" на бригаду становила 4104 кг на добу; 12) Наказ № 13 від 23.04.1991 року Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР про впорядкування складів бригад, відповідно до якого норма вироблення торту "Київський" на бригаду становила 1863 торти на добу (2964 кг); 13) Наказ № 15 від 21.02.1995 року АТ "Київхліб" про роздрібні ціни в фірмових кіосках та магазинах, відповідно до якого ціна на торт "Київський" виробництва БКК Київхліб становила 384 000 крб.; 14) Письмова заява свідка ОСОБА_14, головного інженера Київського хлібзаводу №11, заступника начальника - головного інженера Українського промислового об'єднання хлібопекарської промисловості, відповідно до якої торт "Київський" з 1966 року виготовлявся на Хлібзаводі № 7, а з 1967 - Хлібокомбінаті № З, який в подальшому було реорганізовано в Київський булочно-кондитерський комбінат; 15) Письмова заява свідка ОСОБА_15, заступника міністра харчової промисловості України, відповідно до якої торт "Київський" з 1966 року виготовлявся на Хлібзаводі № 7, а з 1967 - Хлібокомбінаті № 3, який в подальшому було реорганізовано в Київський булочно-кондитерський комбінат; 16) Накази по підприємствам за період 1967-1970 роки (Хлібокомбінат № 3), 1984, 1986, 1991,1995-2013 року (БКК Київхліб); 17) Стаття "Наша гордість - БКК" у газеті "Хрещатик" за травень 2000 (випуск для мешканців Радінського району; 18) Публікація на веб-сайті "Студопедія" "Аналіз хлібопекарської галузі в Україні", відповідно до якої ДП ВАТ "Київхліб" Булочно-кондитерський комбінат" випускає торт "Київський"; 19) Публікація на веб-сайті "УНІАН": Чи бачили Ви, як печуть хліб?., від 26 жовтня 2009 року; 20) Оголошення від 2012 року про оптовий продаж торту "Київський" виробництва БКК Київхліб на веб-сайті GoodMatrix; 21) Публікація на веб-сайті "Деловая столица" "Киевляне объедятся тортами" від 29.12.2003 року; 22) Публікація на веб-сайті "Деловая столица" "В Киеве выбрали лучшего молодого кондитера" від 31 жовтня 2012 року; 23) Рецептура № 180 від 09.08.1978 року торту "Київський" з кремом "Новий"; 24) Рецептура торту "Старокиївський" ОСТ 18-102-72, затверджена Начальником Укркондитера Мінхарчпрому СРСР від 20 березня 1981 року; 25) Технологічна рецептура виготовлення торту "Київський" на хлібзаводі № 12 затверджена 24 березня 1981 року; 26) Рецептура №180 від 24.10.1983 року торту "Київський" з кремом "Новий" №61-1; 27) Технологічна інструкція з виготовлення торту "Київський" на хлібокомбінаті № 12 від 29 січня 1986 року; 28) Робоча рецептура торту "Київський" з кремом "Новий" № 61-1 масло любительське 1992 року; 29) Рецептура на торт "Київський" від 07.12.1995 року; 30) Рецептура РЦ 18 УССР-2648-85 від 16 липня 1985 року на торт "Київський".

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Ознайомившись із наданими позивачем документами, зокрема макетом торту «Київський» (зображення), суд зазначає, що з останнього не вбачається дата створення та/або затвердження такого, при цьому у залучених до матеріалів справи копіях наказів відсутні посилання на позначення «Київський торт» та зазначено про виробництво напівфабрикатів, а також стосуються затвердження внутрішніх норм виробітку товарів та заробітної плати.

При цьому, суд зазначає, що долучені позивачем до позовної заяви копії нотаріально засвідчених заяв свідків не можуть прийматися судом як належні та допустимі докази, оскільки, на думку суду, факт виникнення у позивача права попереднього користувача на графічні зображення не може встановлюватись на підставі показань у вигляді заяв свідків.

Таким чином, рекламні видання, паспорт на асортимент та санітарно-технічний стан кондитерського виробництва Булочно-кондитерського комбінату Київського виробничого об'єднання хлібопекарської промисловості Мінхарчпрому УРСР від 1976 року, вирізки з газет, список роздрібних цін на торти від 11.04.1991 року, внутрішні накази позивача, технологічна рецептура виготовлення торту "Київський" на хлібзаводі № 12 та рецептура не приймаються судом в якості належних доказів на підтвердження факту виникнення у позивача права попереднього користувача, оскільки вказані документи не містять будь-якої інформації, яка б свідчила про використання позивачем упакування із зображенням та написом «Київський торт» (яка містить наступні елементи: верхня етикетка у формі круга, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі стиглими плодами які займають від третини до половини вказаної етикетки, напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним до нього шрифтом літерами червоного або білого кольору на білому фоні або стрічці червоного кольору, та бічна етикетка у формі прямокутника, по всій довжині якого розташований зображувальний елемент у вигляді орнаменту, в якому в певній послідовності повторюються зображення верхньої етикетки, а саме: листя каштану, стиглих плодів каштану, червоної стрічки з написом "Київський", виконаного білими літерами старослов'янським шрифтом або подібним до нього) з 1967 року.

Крім того, суд також не приймає до уваги наданий позивачем висновок експертного дослідження № 26-06/2017-2 об'єктів права інтелектуальної власності від 26.06.2017, оскільки предметом експертного дослідження було схожість комбінованого позначення «торт Київський» з добре відомим в Україні знаком «Київський торт» Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" та зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№80829,70068, оскільки предметом розгляду даної справи є визнання права попереднього користувача та схожість даних позначень не досліджується судом.

При цьому, відповідно до п. 16 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі.

Між тим, суд зазначає, що Дочірнє підприємство АТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» (правонаступником якого є позивач) було власником патенту України № 4858 на промисловий зразок «Коробка для упакування» (зображення - ), зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № від 01.02.2001, про що 15.05.2001 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 здійснено публікацію, проте вказаний патент був чинний до 01.02.2009 року, наразі не чинний. Однак суд звертає увагу на те, що заявка позивача на реєстрацію промислового зразка «Коробка для упакування» датована 01.01.2011, в той час як рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 знак «Київський торт, зобр.» визнано добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" щодо товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 24.08.1991.

Таким чином, з урахуванням зазначено вище, суд зазначає, що визнаний рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 добре відомий в Україні знак «Київський торт, зобр.» щодо товару 30 класу МКТП: «торти», включає в себе всі елементи: зображення для упаковки «Київський», словесне позначення «Київський торт» та графічні елементи, що містяться у знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 80829, права попереднього користувача за якими просить визнати позивач, проте суд зазначає, що Публічним акціонерним товариством "КИЇВХЛІБ" не надано суду доказів на підтвердження використання в сукупності всіх зазначених вище елементів починаючи з 1967 року, як підставу для визнання за ним права попереднього користувача на зображення для упаковки «Київський», словесне позначення «Київський торт» та графічні елементи, що містяться у знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 80829.

За таких обставин, суд зазначає, що матеріали справи не містять доказів того, що позивач є добросовісним користувачем спірних торгівельних марок або здійснення ним значної та серйозної підготовки для такого використання, як того вимагає стаття 500 Цивільного кодексу України, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про відсутність у позивача права попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП (торти), торту «Київський», який містить наступні елементи: верхня етикетка у формі круга, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі стиглими плодами які займають від третини до половини вказаної етикетки, напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним до нього шрифтом літерами червоного або білого кольору на білому фоні або стрічці червоного кольору, та бічна етикетка у формі прямокутника, по всій довжині якого розташований зображувальний елемент у вигляді орнаменту, в якому в певній послідовності повторюються зображення верхньої етикетки, а саме: листя каштану, стиглих плодів каштану, червоної стрічки з написом "Київський", виконаного білими літерами старослов'янським шрифтом або подібним до нього, словесне позначення «Київський торт» та зображення (Київський торт)- .

Згідно з положеннями пункту 61 постанови пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 року „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" передбачають, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про те, що позивач не набув права попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП (торти), торту «Київський», який містить наступні елементи: верхня етикетка у формі круга, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі стиглими плодами які займають від третини до половини вказаної етикетки, напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним до нього шрифтом літерами червоного або білого кольору на білому фоні або стрічці червоного кольору, та бічна етикетка у формі прямокутника, по всій довжині якого розташований зображувальний елемент у вигляді орнаменту, в якому в певній послідовності повторюються зображення верхньої етикетки, а саме: листя каштану, стиглих плодів каштану, червоної стрічки з написом "Київський", виконаного білими літерами старослов'янським шрифтом або подібним до нього, а також на усі графічні елементи, що містяться у знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 80829 та на словесне позначення «Київський торт» для товарів 30-го класу МКТП (торти), за свідоцтвом України № 70068, у зв'язку з чим у задоволенні позову має бути відмовлено.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно ч.ч. 1-2 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" до Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" та Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" про визнання права попереднього користувача не підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено: 16.07.2018.

Суддя Щербаков С.О.