ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року

м. Київ

Справа № 910/11255/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючого Пількова К. М., суддів Булгакової І. В., Селіваненка В. П.

за участю секретаря судового засідання - Жураховської Т. О.,

учасники справи:

позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД",

представник позивача - Самаріна Л. В., адвокат,

відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Богадар",

представник відповідача-1 - Желтобрюхов В. В.,

Відповідач-2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,

представник Відповідача-2 - не з'явився,

третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Квас Беверджиз",

представник третьої особи - не з'явився,

розглянув у судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Богадар" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2018 (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Остапенко О. М., Верховець А. А.) у справі Господарського суду міста Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Богадар" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Квас Беверджиз" про визнання недійсними патентів на винаходи та зобов'язання вчинити певні дії.

Короткий зміст позовних вимог

1. 15.06.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД" (далі - Позивач) звернулось до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Богадар" (далі - Відповідач-1), третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Квас Беверджиз" (далі - Третя особа) з позовом про визнання недійсним патенту України № 92466 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" від 10.11.2010, власником якого є Відповідач-1 (заявка № а200701911), з дати публікації відомостей про заявку № а200701911, тобто з 26.08.2008 (бюл. № 16); визнання недійсним патенту України № 92468 на винахід "Спосіб виробництва квасу" від 10.11.2010, власником якого є Відповідач-1 (заявка № а200702008) з дати публікації відомостей про заявку № а200702008, тобто з 26.08.2008 (бюл. 16); зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 92466 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" від 10.11.2010, виданого Відповідачу-1, до Державного реєстру патентів України на винаходи; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати у офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту України № 92466 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" від 10.11.2010, власником якого є Відповідач-1; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 92468 на винахід "Спосіб виробництва квасу" від 10.11.2010, виданого Відповідачу-1, до Державного реєстру патентів України на винаходи; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту України № 92468 на винахід "Спосіб виробництва квасу" від 10.11.2010, власником якого є Відповідач-1 (з урахуванням заяви про зміну позовних вимог, поданої 16.06.2016).

Позовна заява мотивована тим, що видача Відповідачу-1 патентів України № 92466 та № 92468 проведена з порушенням чинного законодавства України, оскільки винаходи не відповідають умовам патентоздатності, а саме: не є новими і не мають винахідницького рівня. Також Позивач вказав, що Державною службою інтелектуальної власності України порушено правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель і видано патент № 12019 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", який не відповідає умові патентоздатності "новизна".

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

3. 26.09.2016 Господарський суд міста Києва (Суддя Марченко О. В.) вирішив у задоволенні позову відмовити.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що Позивач мотивує подання позову саме тим, що порушуються його права як дистриб'ютора і пов'язує визнання недійсними патентів з можливою забороною використання торговельної марки "Ярило", що є зовсім іншим об'єктом інтелектуальної власності, при цьому не беручи до уваги факт обізнаності Третьої особи про існування цивільних спорів та невиконання саме нею договірних зобов'язань. Також відповідно до рішення Солом'янського районного суду міста Києва у справі № 2-930/12, залишеного без змін постановою Апеляційного суду міста Києва від 15.09.2015, встановлено, зокрема, що, згідно з висновком судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 78/13 за результатами судової експертизи від 25.07.2013, винахід за патентом № 92466 "Спосіб виробництва квасного сусла" можна вважати таким, що має винахідницький рівень на дату подання заявки; згідно з висновком № 5309/14-53 від 24.03.2015 винахід за патентом України № 92466 "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" від 10.11.2010 відповідає умовам патентоздатності "винахідницький рівень" та "промислова придатність". Отже, Позивач документально не підтвердив порушення його прав та законних інтересів Відповідачами, винахід за патентом № 92466 відповідає умовам патентоздатності з огляду на встановлені рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 06.07.2015 у справі № 2-930/12 обставини, які підтверджують його винахідницький рівень та промислову придатність.

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції

4. 15.03.2018 Київський апеляційний господарський суд вирішив апеляційну скаргу Позивача задовольнити; рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 скасувати; прийняти нове рішення; позов задовольнити повністю; визнати недійсним патент України № 92466 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла", власником якого є Відповідач-1; визнати недійсним патент України № 92468 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва квасу", власником якого є Відповідач-1; визнати недійсним деклараційний патент № 12019 від 16.01.2006 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", власником якого є Відповідач-1; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 92466 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла", патенту України № 92468 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва квасу" до Державного реєстру патентів України на винаходи; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патентів на винаходи № 92466 від 10.11.2010, № 92468 від 10.11.2010, деклараційного патенту на корисну модель № 12019 від 16.01.2006, власником яких є Відповідач-1.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що згідно з висновком судової експертизи від 22.12.2017 № 6402/17-53 сукупність ознак формули винаходу "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом України №92466 від 10.11.2010 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки від 23.02.2007 №а200701911; сукупність ознак формули винаходу "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом №92466 стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) до дати подання заявки від 23.02.2007 № а200701911; сукупність ознак формули винаходу "Спосіб виробництва квасу" за патентом України №92468 від 10.11.2010 стала загальнодоступною в світі принаймні на 26.04.2004, тобто до дати подання заявки (26.02.2007); сукупність ознак формули винаходу "Спосіб виробництва квасу" за патентом України № 92468 від 10.11.2010 була очевидною для фахівця, тобто випливала явно з рівня техніки до дати подання заявки № а200702008 - 26.02.2007; сукупність ознак формули корисної моделі "Спосіб виробництва квасу" за патентом України №12019 від 16.01.2006 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки №u200507257, а саме - 21.07.2005. Отже, винаходи "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом України № 92466 від 10.11.2010, "Спосіб виробництва квасу" за патентом України № 92468 від 10.11.2010 та корисна модель "Спосіб виробництва квасу" за деклараційним патентом України № 12019 від 16.01.2006 не відповідають ознакам патентоздатності "новизна" та "винахідницький рівень". Тобто висновком судової експертизи підтверджено невідповідність винаходу за патентом № 92466 умовам надання правової охорони за критерієм "новизна", який визначений частиною 1 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" як обов'язковий для надання правової охорони, у зв'язку з чим патент може бути визнано недійсним у судовому порядку відповідно до частини 1 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі".

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5. 10.04.2018 Відповідач-1 (Скаржник) подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2018, рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 залишити без змін.

6. 14.05.2018 Третя особа подала відзив на касаційну скаргу, в якому просить залишити подану касаційну скаргу без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2018 без змін.

7. 14.05.2018 Позивач подав відзив на касаційну скаргу, в якому просить касаційну скаргу залишити без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2018 залишити без змін.

8. 27.06.2018 Третя особа подала заяву, в якій просила відкласти розгляд справи на іншу дату у зв'язку з перебуванням представника у відрядженні поза межами міста Києва. Суд не вбачає підстав для відкладення розгляду справи, враховуючи, що явка представників учасників справи у судове засідання 27.06.2018 обов'язковою не визнавалась, а Третя особа була завчасно повідомлена про дату та час розгляду справи та не навела обставин, які б свідчили про неможливість забезпечити явку у судове засідання іншого представника.

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

9. Позивач не є належним відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), в редакції, чинній на час прийняття рішення судом першої інстанції. Позивач не зазначає, порушення якого саме права або охоронюваного законом інтересу стало підставою звернення до суду з цим позовом, посилаючись на існування декількох цивільно-правових спорів між Третьою особою та фізичними особами. Позивачем не доведено порушення будь-яких його прав, що могло бути підставою для звернення до суду з цим позовом.

10. У контексті наведених у позові доводів Позивач не може бути суб'єктом порушення прав на винаходи та корисну модель, оскільки зі змісту частини 2 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", яка розкриває поняття використання винаходу (корисної моделі), випливає, що порушення прав на винахід (корисну модель) у цьому випадку об'єктивно можливе лише з боку осіб, що здійснюють виробництво квасу та/або концентрату квасного сусла, а ніяк не з боку осіб, які здійснюють лише продаж продукту, що отриманий з використанням процесу (способу), що захищений патентом.

11. Відповідність патенту № 92466 умовам патентоздатності, новизни та промислової придатності встановлено судовими рішеннями у цивільній справі, які є чинними, тому відповідно до вимог частини 3 статті 35 ГПК України в редакції, чинній на час розгляду справи судом першої інстанції, Відповідач-1 звільнений від доказування дійсності патенту України.

12. У суду були відсутні підстави для призначення експертизи, оскільки для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, а суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу.

13. Суд апеляційної інстанції не вирішив питання про приєднання до матеріалів справи доказів, поданих Позивачем разом з додатковими поясненнями до апеляційної скарги та клопотанням про призначення у справі судової експертизи, а достовірність цих доказів викликає сумніви.

14. Необхідні були роз'яснення судового експерта наведених у висновку судової експертизи неточностей, однак суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні відповідного клопотання представника Відповідача-1.

15. Клопотання про залучення до участі у справі винахідників, що є фізичними особами, права яких можуть бути порушеними у разі визнання недійсними патентів, безпідставно було залишене без задоволення.

Доводи Позивача та Третьої особи, викладені у відзивах на касаційну скаргу

16. Незаконна видача Відповідачу-1 патентів України № 12019, № 92466, № 92468, що не відповідають умовам патентоздатності і тому не підлягають правовій охороні в Україні, порушує права та законний інтерес Позивача, які полягають у безперешкодному обігу продукту (квасу), який виробляє Третя особа-1 та який належить Позивачу і який було вилучено з цивільного обігу на підставі зазначених вище патентів на винаходи та корисну модель.

17. Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патентна охорона поширюється не тільки на виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), але і на введення такого продукту в цивільний обіг.

18. Скаржник намагається поставити під сумнів належність та допустимість доказів у справі - технологічної документації на виробництво квасу.

19. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована дослідженням обставин, встановлених судовим експертом у визначеному законом порядку, висновок якого відповідає усім критеріям порядку застосування спеціальних знань для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у справі. Рецензія не може замінити висновок експерта.

20. Відповідач-1 не просив викликати рецензента ні як експерта, ні як спеціаліста (техніка), що виключало можливість виклику його до суду як спеціаліста для надання відповідей на поставлені судом питання, надання консультацій та роз'яснень, пов'язаних з предметом доказування у справі.

21. Скаржник документально не підтвердив, що рішення у цій справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є авторами винаходів.

Позиція Верховного Суду

22. Відповідно до статей 1, 2 ГПК України, в редакції, чинній на час звернення з позовом, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Господарський суд порушує провадження у справі за позовами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Таким чином, підставою звернення до господарського суду з позовом є порушення прав чи охоронюваних законом інтересів особи, яка звертається з таким позовом. При цьому, реалізуючи своє право на судовий захист, позивач визначає зміст свого порушеного права або охоронюваного законом інтересу та обґрунтовує підстави позову, виходячи з власного суб'єктивного уявлення про порушення, невизнання чи оспорювання своїх прав або охоронюваних законом інтересів, а також визначає спосіб захисту такого права.

Відповідно до пункту 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Таким чином, вирішуючи спір, суд має перевірити наявність у особи, яка звертається з позовом, порушеного права чи охоронюваного законом інтересу, на захист якого подано цей позов, з'ясувати, у чому полягає порушення цих прав та інтересів.

23. Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу, становлять підставу позову, предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, щодо якої позивач просить прийняти судове рішення.

Предметом поданого у цій справі позову є заявлені Позивачем вимоги про визнання недійсними патентів на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" та винахід "Спосіб виробництва квасу" та похідні вимоги.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно з абзацами другим та четвертим частини 2 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач посилається на те, що в силу правовідносин, які виникли між Позивачем та Третьою особою на підставі дистриб'юторського договору від 13.05.2016, Третя особа зобов'язалась поставляти та передавати у власність дистриб'ютора (Позивача) товар у строк та відповідно до інших умов, передбачених Договором, а дистриб'ютор зобов'язався приймати та оплачувати товар відповідно до умов Договору, здійснювати зберігання та дистрибуцію товару власною торговою командою, а також надавати компанії інші, окремо узгоджені сторонами послуги на території, та виконувати інші зобов'язання за Договором (пункт 3.1). 16.05.2016 Позивач надав Третій особі замовлення на поставку партії товару 23.05.2016. 16.05.2016 Третя особа прийняла замовлення до виконання шляхом його погодження. Однак 27.05.2016 Третя особа повідомила Позивача про неможливість виконання замовлення у зв'язку з отриманням судових рішень Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справах № 335/3644/16-ц, № 2-3659/11 (2/335/85/2013) про стягнення сум за порушення авторського права на корисні моделі, що охороняють технології, які використовуються у виробництві квасу, у зв'язку з чим Третя особа позбавлена можливості поставити Позивачу зазначену у замовленні партію товару у визначений у замовленні термін, але не відмовляється від виконання своїх зобов'язань за Договором після вирішення конфліктних питань у судовому порядку.

Зміст свого порушеного права Позивач вбачає у неможливості реалізації продукції під торговельною маркою "Ярило" згідно з умовами укладеного між ним та Третьою особою дистриб'юторського договору, тобто порушенням своїх прав саме як дистриб'ютора за вказаним договором, пов'язуючи чинність патентів на винаходи, власником яких є Відповідач 1, з можливою забороною використання торговельної марки "Ярило", що є іншим об'єктом права інтелектуальної власності.

Неможливість реалізації товару, переданого виробником цього товару Позивачу як дистриб'ютору, не є свідченням того, що право Позивача, про захист якого він звернувся до суду, порушене саме Відповідачем 1 та саме внаслідок чинності спірних патентів. Цими патентами охороняються права його власника, зокрема, на використання певної технології у виготовленні продукції квасу, що не пов'язано з використанням торговельної марки "Ярило".

24. Крім того, дистриб'ютор, укладаючи з виробником товару (продавцем) дистриб'юторський договір, має легітимні очікування, засновані на засадах добросовісності зобов'язання (стаття 509 ЦК України) та презумпції правомірності правочину (стаття 204 ЦК України), що виробник товару (продавець), укладаючи цей правочин, який передбачає продаж товару, не приймає на себе зобов'язання, виконання якого порушуватиме права третіх осіб, в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності. Недотримання цієї вимоги під час укладення правочину може свідчити про те, що правочин не відповідає загальним вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину, а саме вимозі до змісту правочину, який не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам (стаття 203 ЦК України). Особою, відповідальною за те, аби продаж товару не порушував прав третіх осіб, є продавець. У зв'язку з цим неможливість виконання Третьою особою взятих на себе зобов'язань з виконання замовлення Позивача за дистриб'юторським договором не є підставою для висновку про порушення прав Позивача саме внаслідок існування патентів, якими захищаються права на винахід "Спосіб приготування квасного сусла" та "Спосіб приготування квасу".

Водночас відсутність порушення права особи є підставою для відмови в позові, оскільки саме порушене (не визнане, оспорюване) право та інтерес підлягають захисту. Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 13.03.2018 у справі № 911/1506/17.

З огляду на наведене Суд вважає обґрунтованими висновки місцевого господарського суду про те, що Позивачем не доведено, в чому саме полягає порушення його прав та законних інтересів саме Відповідачем 1, якому належать патенти, про визнання недійсними яких заявлено позов.

25. Наведене не враховано судом апеляційної інстанції, який вирішив спір, не з'ясувавши, у чому полягає порушене право Позивача саме у зв'язку з дійсністю спірних патентів, та задовольнив позов за відсутності обґрунтованого підтвердження наявності у Позивача порушеного права у спірних правовідносинах, враховуючи предмет і підстави заявленого позову.

26. З огляду на викладене Суд доходить висновку про те, що постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а рішення місцевого господарського суду підлягає залишенню в силі.

Керуючись статтями 240, 300, 301, 308, 312, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Богадар" задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2018 у справі № 910/11255/16 скасувати. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 залишити в силі.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя К. М. Пільков

Судді І. В. Булгакова

В. П. Селіваненко