РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.06.2018Справа № 910/1546/18

За позовом Везаліус Трейдмарк ЛТД (Глобал Гейтуей, 8, Руа де ла Перлє Провіденс, Мае, Сейшельські острови)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" (04210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 11, корп.3, оф.5; ідентифікаційний код 38358335)

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596)

про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR",

Суддя Бондаренко Г. П.

Секретар судового засідання Дьогтяр О. О.

Присутні учасники процесу:

від позивача: Бузинний А.С., на підставі ордеру серії КС №336403 від 31.01.2018;

від відповідача-1: Гореліков М. М., довіреність б/н від 14.03.2018;

від відповідача-1: Шемет І.О., довіреність б/н від 14.03.2018;

від відповідача-1: Петров О.Г., довіреність б/н від 01.01.2018;

від відповідача-2: Фінагіна В.Б., дов. № 2434-03/69 від 02.02.2018

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Везаліус Трейдмарк ЛТД (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" (далі - відповідач - 1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач - 2) про дострокове припинення в Україні дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" для послуг 35 класу МКТП.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торгова марка не використовується відповідачем - 1 протягом останніх п'яти років та об'єктивною необхідністю позивача в отриманні на території України правової охорони на знак для товарів і послуг " 1KR" за заявкою №m201627352 від 07.12.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати дану справу у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 15.03.2018.

02.03.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач - 2) надійшов відзив на позов, в якому відповідач - 2 вказав, що дія свідоцтва в Україні може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати. При цьому, діючим законодавством обов'язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку, тобто на відповідача - 1. Припинення свідоцтва № 129312 за рішенням суду може вплинути на обов'язок Мінекономрозвитку стосовно внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуги та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетні "Промислова власність". На думку відповідача - 2 дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг можливе лише за умови, якщо власник вищевказаного знака не доведе факт використання зазначеного знака відносно зареєстрованих товарів, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання зареєстрованого знака.

15.03.2018 в судовому засіданні за участю представників сторін суд оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні на 24.04.2018.

12.04.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" надійшов відзив, в якому відповідач - 1 позов відхиляє повністю, вважає його безпідставним та необґрунтованим, оскільки він здійснює господарську діяльність та отримує прибуток, у тому числі за основними послугами, передбаченими класом 35 МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг " 1KR". Зокрема, вказав про те, що відповідач - 1 протягом останніх п'яти років належним чином використовує знак для товарів і послуг " 1KR" за свідоцтвом України № 129312. До видів економічної діяльності товариства відноситься: Код КВЕД 58.14 Видання журналів і періодичних видань; Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності; Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Код КВЕД 63.12 Веб-портали; Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства; Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

Крім того, товариство є власником веб-ресурсу https://lkr.ua/, на якому регулярно використовується знак для товарів та послуг " 1KR" за свідоцтвом України № 129312 та додатково позиціонує себе в якості веб-сайту "lkr.ua Первый Криворожский". На цьому веб - сайті розміщені, зокрема, наступні ідентифікатори: адреси електронної пошти: новостной портал: ; развлекательный портал rеlах@1kr.ua; жалобы и предложения: : вопросы рекламы: . та інше.

Відповідач - 1 звертає увагу суду на те, що протягом останніх трьох років він неодноразово укладав та виконував договори про надання інформаційних та рекламних послуг шляхом розміщення відомостей про товари та послуги замовників на сайті https://1kr.ua/.

Посилається також відповідач - 1 і на те, що відповідно до листа Союзу Національних бізнес - рейтингів в Україні відповідач - 1 у 2016 році здобув золото рейтингу серед підприємств України у номінації "Інвестиційна привабливість" та рейтингу серед підприємств міста Києва за сумою місць 4-х номінацій фінансово - господарської діяльності. Зазначена нагорода була отримана за результатами загальнодержавного статистичного ранжування суб'єктів господарювання у номінації "Інвестиційна привабливість" за КВЕД 63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

24.04.2018 в судовому засіданні сторони надали усні пояснення по справі, за клопотанням представника позивача суд протокольною ухвалою задовольнив клопотання про продовження строку підготовчого засідання та оголосив перерву до 03.05.2018.

03.05.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву, в якій позивач вказав, що ним не визнаються обставини наведені у відзиві на позов, оскільки посилання на розміщення спірних позначень на сторінках веб-сайтів (як у зоні "соm", так і навіть у домені "uа") не може бути підтвердженням використання знаку для товарів та послуг через факт відсутності на ринку (території) України відповідних товарів і послуг, що унеможливлює виникнення в Україні у споживачів асоціації спірних торгівельних марок з товарами та послугами.

Крім того, веб-ресурс https://lkr.ua/ фактично є інформаційним ресурсом, який наповнено новинами, що по суті є діяльністю у сфері журналістики, хоч відповідач у відзиві заперечує факт використання ним КВЕД 5814. Зокрема КВЕД 5819 включає електронну публікацію статистичних та інших даних, що відтворює веб-ресурс https://lkr.ua/. До того ж відповідач у відзиві на позовну заяву особисто підтверджує розміщення на веб - ресурсі https://lkr.ua/ інформації стосовно відділу новин, телефонів для зв'язку з редакцією та журналістами, при цьому веб - ресурс не містить відомостей про наявність на території України товарів і послуг для 35 класу МКТП.

Крім того, на думку позивача, посилання відповідача - 1 на веб - ресурс https://lkr.ua/, як на підтвердження використання знаку для товарів і послуг " 1KR" за свідоцтвом України № 129312 відносно послуг 35 класу МКТП, для яких цей знак зареєстровано, не є належним застосуванням знака для товарів і послуг 35 класу МКТП, оскільки до цього класу відносяться: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи, а веб - ресурс https://lkr.ua/ не відтворює інформації про використання знака " 1КR" для товарів і послуг саме 35 класу МКТП.

Позивач також вказує про те, що оброблення даних, розміщення інформації на веб- узлах і пов'язана з ними діяльність не входить головним чином до 35 класу МКТП, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг " 1KR", а укладені договори доводять, що відповідач - 1 здійснює господарську діяльність у сфері розміщення та виготовлення новин, що також не входить до 35 класу МКТП.

В зв'язку з наведеним, позивачем заперечується факт використання на території України зареєстрованого знаку для товарів і послуг " 1KR" саме відносно 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років. Невикористання відповідачем - 1 знака для товарів і послуг " 1KR" за свідоцтвом України №129312 породжує зловживання правом, оскільки створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень іншими особами і, в тому числі, порушує законний інтерес позивача щодо реєстрації на своє ім'я позначення " 1KR".

В судовому засіданні 03.05.2018 за участю представників сторін, підготовче провадження було закрито, постановлено перейти до розгляду справи по суті, призначено справу до судового розгляду на 05.06.2018, про що винесено відповідну ухвалу.

05.06.2018 у судовому засіданні представники сторін надали усні пояснення по суті справи, в засіданні оголошена перерва до 21.06.2018.

В судове засідання 21.06.2018 відповідач - 2 не прибув, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином. Представники позивача та відповідача - 1 в судове засідання прибули та надали суду усні пояснення по суті справи, в яких позивач позовні вимоги підтримав в повному обсязі, а відповідач - 1 проти задоволення позовних вимог заперечував.

Заслухавши вступні слова сторін, з'ясувавши обставини, на які сторони посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, та дослідивши в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі, докази, якими вони обґрунтовуються, суд -

ВСТАНОВИВ:

Як підтверджено матеріалами справи, 27.09.2010 відповідачу - 1 видано свідоцтво України №129312 на знак для товарів і послуг " 1KR", зареєстрований для товарів 35 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), зазначених у свідоцтві (заявка № m201009601 від 22.06.2010).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Предметом спору у даній справі є питання щодо наявності або відсутності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України 129312 на знак для товарів і послуг " 1KR" щодо усіх послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований.

Так, позивач вказує, що 07.12.2016 подав заявку №m201627352 на знак для товарів " 1KR" для послуг 35 класу МКТП, проте 13.03.2017 закладом експертизи було винесено рішення про попередню відмову у наданні правової охорони заявленому на ім'я позивача позначенню відносно всіх послуг 35 класу МКТП.

Підставою відмови зазначили, що у відповідності до положення п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, оскільки є знак для товарів і послуг " 1KR" за свідоцтвом України №129312, дата реєстрації 27.09.2010 (заявка № m201009601 від 22.06.2010) на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "АДВАНСЕД МЕДІА ГРУПП". За даним свідоцтвом правова охорона в Україні надана знаку для товарів і послуг " 1KR" відносно послуг 35 класу МКТП відповідно до переліку, наведеного у свідоцтві.

08.12.2017 позивачем отримано від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомлення від 01.12.2017, яким надано попередньому висновку закладу експертизи статус - рішення про відмову в реєстрації знака.

За результатами експертизи, підставою для винесення рішення про відмову у наданні правової охорони в Україні знаку для товарів і послуг " 1KR" є невідповідність заявленого знаку умовам п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме: заявлене словесне позначення є тотожне зі словесним знаком " 1KR".

Спір між сторонами судового процесу, виник в результаті того, що, на думку позивача, дія свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг " 1KR" щодо усіх послуг 35 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг має бути достроково повністю припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг на території України, для яких він зареєстрований протягом більше ніж п'яти років.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що вимоги позивача підлягають повному задоволенню з наступних підстав.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України), право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 420 ЦК України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося судом, торгівельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 493 ЦК України, право інтелектуальної власності на торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

У відповідності до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з п.4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі.

Стаття 157 Угоди про асоціацію визначає, що цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні створи, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі статтею 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України" (далі - Закон про міжнародні договори).

Стаття 19 Закону про міжнародні договори встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічне положення міститься у статті 3 Закону: якшо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Враховуючи, що 01.09.2017 Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до даних правовідносин застосовуються положення ст. 198 Угоди про асоціацію. Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) роз'яснено, що у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду та на даний час в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

У пункті 71 Постанови № 12 роз'яснено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Доказами використання певного позначення на знак для товарів і послуг "1KR" відносно послуг 35 класу МКТП можуть виступати, зокрема, реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Враховуючи наведені приписи, суд дійшов висновку, що для правильного вирішення спору у даній справі необхідним є встановлення наявності або відсутності факту використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №129312 у будь-який спосіб, визначений п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в межах п'ятирічного строку до дати звернення позивача до суду з даним позовом (з 12.02.2013 до 12.02.2018).

Матеріалами справи, зокрема, витягами з Бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" підтверджується, що свідоцтво України на знак" 1KR" для товарів і послуг №129312 зареєстровано 27.09.2010 на підставі заявки № m201009601 від 22.06.2010 за Товариством з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" для товарів і послуг:

35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень(канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; послуги агентств працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг;рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у інтернет-магазинах та магазинах оптової і роздрібної торгівлі. промисловими товарами.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-1, як власника спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг. При цьому використання має бути саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг, тобто послуг класу 35 КМПТ.

На підтвердження використання на території України знаку "1KR" для товарів та послуг за свідоцтвом України № 129312 для товарів і послуг 35 класу МКТП (в частині, зазначеній у відзиві відповідача-1 на позовну заяву) протягом останніх трьох років до дати звернення позивача з даним позову до суду, відповідач-1 залучив до матеріалів справи наступні докази:

- лист Союзу Національних бізнес - рейтингів в Україні за вх. № 52967-16 LO-0303 від 12.08.2016 адресований директору ТОВ "АДВАНСЕД МЕДІА ГРУМ" про повідомлення, що за результатами рейтингування КВЕД 63.11, підприємство здобуло "Золото рейтингу" серед підприємств України у номінації "Інвестиційна привабливість" (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. Дослідивши вказаний доказ, суд зазначає, що оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність не входять головним чином до 35 класу МКТП, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг "1KR".

- договір № 4 про розміщення інформації на сайті www.lkr.ua від 24.04.2014, договір № 3416-60 про надання інформаційних послуг від 03.07.2015. Дослідивши вказані докази, суд зазначає, що надані договори доводять, що відповідач - 1 здійснює господарську діяльність у сфері розміщення, виготовлення новин, що не входить до 35 класу МКТП, відносно якого зареєстровано знак для товарів і послуг "1KR".

- щодо запропонованих відповідачем - 1 до перегляду відеоматеріалів разом з іншими доказами, наданими на підтвердження використання на території України знаку для товарів і послуг "1KR", зареєстрованого відносно товарів і послуг 35 класу МКТП, суд зазначає, що вони засвідчують лише ведення ТОВ "АДВАНСЕД МЕДІА ГРУПП" господарської діяльності у сфері розповсюдження новин, у тому числі шляхом їх розміщення на сайтах з використанням позначення lkr.

- довідка з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення. Вказана довідка встановлює загально відомий факт, а саме: обов'язкова наявність зареєстрованого у встановленому законодавством порядку словесного позначення для реєстрації сайту в зоні "uа". При цьому суд зазначає, що реєстрація словесного позначення знаку для товарів і послуг, а також його застосування на сторінках веб-сайтів не може бути підтвердженням наявності послуг на території України. Крім того, веб - ресурс https://lkr.ua/ фактично є інформаційним ресурсом, який наповнено новинами, що по суті є діяльністю у сфері журналістики, включає електронну публікацію статистичних та інших даних, що й відтворює веб-ресурс https://lkr.ua/, що не заперечує відповідач-1 у своїх поясненнях наданих в судовому засіданні під технічну фіксацію.

Докази надані відповідачем - 1 на підтвердження обставин використання ним протягом останніх п'яти років знаку "1KR" для товарів і послуг класу 35 КМПТ підтверджують головним чином використання відповідачем - 1 вказаного знаку головним чином в класі 38: зв'язок, до якого належать послуги щодо агентства новин (інформаційні агентства).

Отже, суд дійшов до висновку, що веб-ресурс https://lkr.ua/, який на думку відповідача-1 є підтвердженням використання знака для товарів і послуг "1KR" за свідоцтвом України №129312 в Україні відносно послуг 35 класу МКТП, для яких цей знак зареєстровано, не підтверджує належним чином використання знаку для товарів і послуг саме 35 класу МКТП.

Докази надані відповідачем-1 на підтвердження використання на території України зареєстрованого знаку для товарів і послуг "1KR", які досліджені судом, не засвідчують факту використання протягом останніх п'яти років в Україні зареєстрованого знаку "1KR" для товарів і послуг відносно 35 класу МКТП.

При цьому, суд виходив з того, що використанням торговельної марки (знаку для товарів і послуг) у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Судом також встановлено, що відповідач-1 не зазначив жодних доказів на підтвердження наявності поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129312 щодо зазначених у цьому свідоцтві товарів і послуг 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду.

Враховуючи викладене, вимоги позивача про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" щодо усіх послуг 35 класу МКТП визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Згідно абз. 20 п.п. 1 п. 3 Положення, одним з основних завдань Мінекономрозвитку є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Враховуючи наведене, вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів "1KR" щодо усіх послуг 35 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За приписами ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги наведене вище, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є доведеними належними доказами, дослідженими судом, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача - 1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 129, 202, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Везаліус Трейдмарк ЛТД (Глобал Гейтуей,8, Руа де ла Перлє Провіденс, Мае, Сейшельські острови) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп"(04210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11, корп.3, оф.5, ідентифікаційний код 38358335) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", зареєстрованого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" (04210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11, корп.3, оф.5; ідентифікаційний код 38358335), на всі товари і послуги 35 класу МКТП.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", зареєстрованого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп", щодо всіх товарів і послуг 35 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп" (04210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11, корп.3, оф.5; ідентифікаційний код 38358335) на користь Везаліус Трейдмарк ЛТД (Глобал Гейтуей,8, Руа де ла Перлє Провіденс, Мае, Сейшельські острови) 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн 00 коп. судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення Господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Київського апеляційного господарського суду.

Дата складення повного судового рішення: 05.07.2018.

Суддя Бондаренко Г.П.