ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року

м. Київ

Справа № 911/2674/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:

позивач - компанія "XIAOMI H.K. Limited",

представник позивача - Шевченко О., адвокат (дов. від 17.05.2018),

відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес",

представник відповідача - Ковригіна В.Є., адвокат (договір від 10.07.2018, дов. від 10.07.2018),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Київська митниця Державної фіскальної служби України,

представник третьої особи - не з'явився,

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 (головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.)

у справі № 911/2674/17

за позовом компанії "XIAOMI H.K. Limited" (далі - Компанія)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (далі - ТОВ "Ен-Ай-Ес"),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Київська митниця Державної фіскальної служби України,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду Київської області з позовом до ТОВ "Ен-Ай-Ес" (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про: заборону відповідачу здійснювати розповсюдження товарів - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017, на території України; вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb- 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017.

Позовні вимоги обґрунтовані неправомірним (з порушенням прав інтелектуальної власності) ввезенням відповідачем на територію України спірного товару, який маркований торговельними марками "Xiaomi", "Mi", "RedMi" без дозволу правовласника (позивача).

Рішенням господарського суду Київської області від 28.11.2017 зі справи № 911/2674/17 в позові відмовлено повністю з посиланням на недоведеність позивачем наявності у нього прав на об'єкти інтелектуальної власності - торговельні марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi" та тих обставин, з якими закон пов'язує можливість звернення з позовом до суду за захистом прав інтелектуальної власності.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 (з урахуванням ухвали від 19.04.2018 про виправлення описок у постанові) рішення місцевого господарського суду зі справи № 911/2674/17 скасовано, прийнято нове рішення про задоволення позову з посиланням на його обґрунтованість.

ТОВ "Ен-Ай-Ес", посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Так, згідно з доводами ТОВ "Ен-Ай-Ес", викладеними у касаційній скарзі:

- судом апеляційної інстанції не враховано те, що за ліцензійною угодою про товарні знаки, яка укладена компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, права на використання торговельних марок "Xiaomi", "Mi", "RedMi" не передані Компанії їх власником - компанією "XIAOMI Inc.";

- апеляційним господарським судом залишено поза увагою те, що саме визнання смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb у кількості 100 шт. контрафактним товаром є безпідставним та неправомірним, оскільки визнання товару як контрафактного можливе лише після проведення експертизи компетентними установами та спеціалістами у сфері інтелектуальної власності. Проте матеріали справи інформації щодо проведення такої експертизи не містять.

Компанія у відзиві на касаційну скаргу просить постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, зазначаючи, зокрема, про те, що рішення суду попередньої інстанції ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права.

У судовому засіданні 10.07.2018 представник ТОВ "Ен-Ай-Ес" звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду касаційної скарги, у зв'язку зі звільненням 06.07.2018 адвоката ОСОБА_6, яка вела справу ТОВ "Ен-Ай-Ес" та необхідністю новому представнику ТОВ "Ен-Ай-Ес" ознайомитися з матеріалами справи.

Суд, порадившись на місці, поставив ухвалу про відмову у задоволенні клопотання представника ТОВ "Ен-Ай-Ес" про відкладення розгляду касаційної скарги, з огляду на те, що позиція ТОВ "Ен-Ай-Ес" по справі (обґрунтування) та його вимоги викладені у касаційній скарзі, при цьому участь представників учасників судового процесу у суді касаційної інстанції не є обов'язковою та не визнавалася такою згідно з ухвалою суду від 31.05.2018.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- за твердженням позивача, останній є правовласником щодо торговельних марок: "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014);

- відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником торговельних марок "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014), є компанія "XIAOMI Inc.";

- згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи (реєстраційний номер 0422), яке видане Управлінням промислово-торгівельної адміністрації в місті Пекін, датою заснування компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" є 03.03.2010;

- 30.07.2013 компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" змінила назву на "XIAOMI Inc.", що підтверджується листом від 22.11.2017, підписаним компанією "XIAOMI Inc." та Компанією;

- у листі компанії "XIAOMI Inc." від 25.10.2017 зазначається, що Компанія є дочірньою компанією "XIAOMI Inc.";

- згідно з інформацією, яка викладена у листі від 22.11.2017, що підписаний компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, між компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" та Компанією був укладений квазідоговір, за умовами якого позивач мав право використовувати належні компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" торговельні марки "Xiaomi", "Mi". З 30.07.2013, після зміни назви компанії з "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" на "XIAOMI Inc.", остання продовжила та підтвердила свою співпрацю з позивачем шляхом укладення ліцензійної угоди;

- відповідно до ліцензійної угоди про товарні знаки (далі - Ліцензійна угода), яка укладена компанією "XIAOMI Inc." як ліцензіаром та Компанією як ліцензіатом, сторони, беручи до уваги використання певного зареєстрованого товарного знака ліцензіара ліцензіатом під час продажу та розповсюдження продукції, дійшли згоди про використання товарного знака (далі - ліцензовані товарні знаки) в областях, що виключають Китайську Народну Республіку (далі - ліцензійна зона), на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака. Якщо сторони не домовилися про інше, об'єкт цієї угоди повинен включати всі зареєстровані товарні знаки, що належать ліцензіару, а також товарні знаки, що будуть зареєстровані протягом терміну дії цієї угоди;

- згідно з частиною першою розділу 2 Ліцензійної угоди ліцензіат погоджується отримати від ліцензіара, а ліцензіар погоджується надати ліцензіату невиключне право: продавати, поширювати, розповсюджувати та рекламувати свої продукти, послуги і проводити інші пов'язані з цим види діяльності; вживати будь-які необхідні дії для збереження ліцензійного товарного знака та припинення будь-яких порушень, включаючи, але не обмежуючись, такі заходи, як спостереження, захист, розслідування, дізнання, подача заяви, затримання, внесення пропозицій, консультації, переговори, щоб зв'язатися з урядовими, неурядовими та напівурядовими організаціями, та вирішення інших питань, пов'язаних з сторонами, а також має право почати будь-яку необхідну юридичну процедуру або захід, в тому числі без судового розгляду, арбітражу, судового слухання, апеляції, примирення і т.д. безпосередньо або шляхом доручення адвокатам видавати листи, оголошувати і/або вживати дії, зазначені вище; без попередньої згоди ліцензіара ліцензіат не має права відмовлятися, передавати або розпоряджатися ліцензованою інтелектуальною власністю;

- відповідно до частин другої та третьої розділу 2 Ліцензійної угоди повні або часткові права, отримані ліцензіатом відповідно до угоди, можуть бути субліцензовані. Якщо це не дозволено письмовим дозволом ліцензіара або ліцензіата, субліцензована третя сторона не має права повторно ліцензувати права іншим сторонам. Ліцензіар зобов'язаний надати ліцензіату матеріали, пов'язані із зареєстрованим товарним знаком;

- розділом 3 Ліцензійної угоди визначено, що термін дії угоди починається 7 квітня 2010 року та залишається в силі і діє до 6 квітня 2020 року;

- відповідно до розділу 5 Ліцензійної угоди ліцензія на товарний знак за цією угодою повинна бути безкоштовною, невиключною ліцензією;

- 25.05.2017 Компанія шляхом видачі довіреності уповноважила компанію "Alderman Management Ltd" контролювати контрафактну продукцію, розслідувати та збирати докази порушень, захищати законні права та інтереси інтелектуальної власності "Xiaomi". Відповідно до вказаної довіреності визначені в ній повноваження можуть передаватись третім особам;

- 25.05.2017 компанія "Alderman Management Ltd" на підставі довіреності уповноважила, зокрема, громадянина О. Шевченка, яким і було підписано позовну заяву, бути законним представником вказаної компанії і від її імені та для неї виконувати всі або будь-які з дій та речей щодо захисту інтелектуальної власності цієї компанії, включаючи, але не обмежуючись правами "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534).

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для захисту прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки.

Відповідно до приписів статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Водночас згідно з частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до приписів статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з приписами статті 426 ЦК України способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, місцевий господарський суд виходив, зокрема, з того, що: за Ліцензійною угодою, яка укладена компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, права на використання торговельних марок "Xiaomi", "Mi", "RedMi" не передані Компанії їх власником - Компанією "XIAOMI Inc."; квазідоговір, який, за твердженням Компанії, був укладений нею з компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd", суду для огляду не наданий, що унеможливило здійснення судом перевірки його змісту, встановлення сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, конкретних прав, що передавалися за договором, способів використання об'єктів та строк дії договору; позивачем не доведено контрафактності спірного товару.

Скасовуючи судовий акт попередньої інстанції та приймаючи нове рішення про задоволення позову, апеляційний господарський суд виходив, зокрема, з того, що: Ліцензійна угода є належним доказом передачі Компанії прав на торговельні марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi"; місцевий господарський суд у вирішенні спору не врахував обставин щодо включення вказаних об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Водночас, ані місцевий господарський суд, ані апеляційний господарський суд, насамперед, не з'ясували, чи наділений представник О. Шевченко, який підписав позовну заяву, правом звертатися з позовом до суду в інтересах Компанії (компанії "XIAOMI H.K. Limited"). Так, суди не дослідили змісту довіреності від 25.05.2017 (арк. справи 20-25, том ІІ), яка видана від імені компанії "Alderman Management Ltd" та якою остання уповноважила, зокрема, О. Шевченка бути законним представником "Компанії" (при цьому у преамбулі довіреності під поняттям "Компанія" визначено компанію "Alderman Management Ltd" ) і від її імені та для неї виконувати всі або будь-які з дій та речей щодо захисту інтелектуальної власності цієї компанії, включаючи, але не обмежуючись правами "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534).

Між тим з'ясування відповідних обставин мало істотне значення в даній справі, оскільки згідно з приписами пункту 1 частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України, в редакції, чинній до 15.12.2017), яка кореспондується з приписами пункту 2 частини першої статті 226 ГПК України (в редакції, чинній після 15.12.2017), господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказане.

Крім того, вирішуючи спір по суті, місцевий господарський суд, з посиланням на Ліцензійну угоду, зазначив про те, що вказана угода підпадає під дію законів Китайської Народної Республіки, та про існування спеціального законодавчого акта - Закону Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" від 23.08.1982, яким врегульовані питання у сфері інтелектуальної власності. Також місцевий господарський суд вказав про те, що в силу приписів названого Закону ліцензійні угоди підлягають реєстрації, без якої не можуть бути передані права на торговельні марки.

Водночас суд не зазначив про те, в якій саме нормі (статті) Закону "Про товарні знаки" міститься наведене положення та не навів її повного змісту.

Апеляційний господарський суд, у свою чергу, взагалі залишив поза увагою те, що за умовами Ліцензійної угоди остання підпадає під дію законів Китайської Народної Республіки та безпідставно застосував до спірних правовідносин норми ЦК України, якими врегульовано питання укладення та чинності ліцензійних договорів.

Таким чином, з метою правильного вирішення спору у справі судам належало достеменно встановити (у тому числі, шляхом одержання інформації від компетентних органів), чи підлягала обов'язковій реєстрації за законодавством Китайської Народної Республіки Ліцензійна угода, та, за відсутності такої реєстрації, з'ясувати, чи впливає зазначене на чинність прав, наданих за Ліцензійною угодою або інших прав на об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема, на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Також з метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору по суті судам належало встановити на підставі належних та допустимих доказів, чи введений спірний товар - смартфони з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї торговельної марки, відповідно, чи існують підстави вважати такий товар контрафактним, а наступний перепродаж на території будь-якої іншої країни, де права власника торговельної марки також охороняються, - неправомірним та таким, що порушує права інтелектуальної власності правовласника.

Так, відповідно до приписів частини шостої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Проте суди попередніх інстанцій наведених обставин з належною повнотою не дослідили.

Водночас суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017) не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Тому згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, вчинити, за наявності підстав, процесуальні дії, зазначені в цій постанові, дати відповідним обставинам справи належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Київської області від 28.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 у справі № 911/2674/17 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до господарського суду Київської області.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко