ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року

м. Київ

Справа № 910/20564/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Сухового В.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

учасники справи:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" (далі - ТОВ "ФАРМАТ ЛТД", Позивач),

представник позивача - Жухевич О.В. - адвокат (посвідчення від 22.06.2011 № 4573/10),

відповідач-1 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, Відповідач-1),

представник відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (за довіреністю від 02.02.2018 № 2434-03/66),

відповідач-2 - публічне акціонерне товариство "Фармак" (далі - ПАТ "Фармак", Відповідач-2),

представники відповідача-2: Шум О.М. - адвокат (посвідчення від 23.11.2017 №КВ6016);

Лучко І.Ю. - адвокат (посвідчення від 05.11.2015 № 0343),

розглянув касаційну скаргу ТОВ "ФАРМАТ ЛТД"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018

(головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Остапенко О.М. і Пантелієнко В.О.)

у справі № 910/20564/16

за позовом ТОВ "ФАРМАТ ЛТД"

до: Міністерства;

ПАТ "Фармак"

про визнання недійсними свідоцтв України.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про визнання недійсними свідоцтв України: від 30.09.1996 № 7323 на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) "ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM" (далі - Свідоцтво № 7323); від 17.02.2003 № 30054 на ЗТП "ДІАЗОЛІН" (далі - Свідоцтво № 30054); від 15.04.2003 № 31171 на ЗТП "DIAZOLINE" (далі - Свідоцтво № 31171); зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (правонаступником якої є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг (далі - Державний реєстр), про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовано невідповідністю вказаних знаків умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальновживаних термінів.

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.12.2017 (суддя Зеленіна Н.І.): позов задоволено; визнано недійсними Свідоцтва №№7323, 30054, 31171; зобов'язано Міністерство внести відомості про визнання цих свідоцтв недійсними до Державного реєстру та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Відповідача-2 на користь Позивача 8 268 грн. судового збору та 24 105,60 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Рішення мотивовано обґрунтованістю позовних вимог, підтвердженістю їх наявними у матеріалах справи доказами та неспростуванням цих вимог відповідачами.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018: задоволено апеляційну скаргу Відповідача-2; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено.

Згадану постанову мотивовано спливом трирічної позовної давності.

У касаційній скарзі до Верховного Суду Позивач, зазначаючи про неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, а саме статей 256, 257, 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), а також порушенням судом правил оцінки доказів (стаття 86 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України) і статей 236, 282 ГПК України, просить оскаржувану постанову скасувати, залишити в силі рішення місцевого господарського суду від 06.12.2017.

У відзиві на касаційну скаргу Відповідач-2 заперечує проти доводів касаційної скарги, зазначаючи про правильність застосування апеляційним господарським судом положень ЦК України про позовну давність, а також норм процесуального права, про які йдеться у скарзі, та просить оскаржувану постанову залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Відповідачем-2 до Касаційного господарського суду надіслано також клопотання про оголошення перерви, в якому Відповідач-2 просить оголосити перерву в розгляді даної справи "з метою надання представником Відповідача-2 додаткового часу на ознайомлення із матеріалами справи" та надати на ознайомлення матеріали даної справи. Касаційний господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання у частині оголошення перерви в розгляді справи з огляду на таке:

- Відповідачем-2 зазначається, що 22.06.2018 ним було прийнято рішення про зміну представників у даній справі. Проте заміна Відповідачем-2 своїх представників у суді є виключно питанням його внутрішньої діяльності, яке не стосується інших учасників справи; між тим у зв'язку з необґрунтованим затягуванням розгляду справи (через оголошення перерви в ній) було б порушенням права інших учасників справи на розгляд останньої упродовж розумного строку, як це передбачено статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

- наявні матеріали справи містять обсяг відомостей, достатній для розгляду касаційної скарги в судовому засіданні 26.06.2018; водночас Відповідач-2 не позбавлений права на подання, в разі необхідності, додаткових пояснень з даної справи;

- так само Відповідач-2 був і є вправі в будь-який момент часу з'явитися (в особі своїх повноважних представників) до суду для ознайомлення з матеріалами справи.

За приписами частини першої статті 295 ГПК України, учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції. У даному разі ухвалою Верховного Суду від 05.05.2018 учасникам справи було встановлено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 25.05.2018. Проте Міністерством відзив на касаційну скаргу подано лише 25.06.2018, тобто поза межами зазначеного строку. Водночас положеннями названого Кодексу встановлено, що:

- у суді касаційної інстанції касаційна скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції (стаття 301);

- у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (частина дев'ята статті 165).

Вміщене у відзиві клопотання Міністерства про поновлення строку на подання відзиву "у зв'язку із завантаженістю через велику кількість судових справ, що спричинило неможливість своєчасного його подання" відхиляється Касаційним господарським судом, оскільки:

- наведене в даному клопотанні не підтверджено будь-якими доказами;

- "завантаженість через велику кількість судових справ" стосується виключно організації діяльності Міністерства і не свідчить про наявність будь-яких непереборних (незалежних від Міністерства) обставин, що підтверджували б поважність причин пропуску ним відповідного процесуального строку.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників учасників справи, Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Відповідач-2 є власником ЗТП "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM", "ДІАЗОЛІН", "DIAZOLINE" за відповідними свідоцтвом України, виданими Державною службою інтелектуальної власності України;

- у травні 2016 року у Позивача "виник інтерес" до провадження оптової торгівлі фармацевтичним засобами (лікарським засобом, далі - ЛЗ) діазолін (мебгідролін), у зв'язку з чим 25.05.2016 він уклав з гр. Таранюк Є.В. ліцензійний договір №2 (далі - Ліцензійний договір №2) про передачу права користування ЗТП "ДІАЗОЛІН-СБ- ФАРМА" за свідоцтвом України № 212183 (далі - Свідоцтво № 212183); згодом тими ж сторонами укладено ліцензійний договір від 01.11.2016 (далі - Ліцензійний договір від 01.11.2016), за яким, зокрема, Позивач отримав право на використання торговельної марки "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за Свідоцтвом № 212183;

- Позивач зазначає також, що він є заявником ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", драже 50 або 100 мг, № 20 (10x2) у блістерах і отримав відповідні реєстраційні посвідчення на ЛЗ, передбачені Законом України "Про лікарські засоби", в тому числі право на введення в цивільний обіг (продаж) зазначеного ЛЗ під торговою назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА";

- проте, за доводами Позивача, Відповідач-2 не визнає та оспорює вказані права й інтереси Позивача. Зокрема, Відповідач-2 звернувся до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України (далі - Управління) із запереченнями проти державної реєстрації ЛЗ з назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА"; крім того, Відповідач-2 звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з позовною заявою до Позивача про припинення порушення прав на спірні ЗТП;

- за висновком судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень від 29.06.2017:

ЗТП "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом №7323 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;

ЗТП "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31.05.1993 - дату подання заявки;

ЗТП "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом №30054 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

ЗТП "ДІАЗОЛІН" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

ЗТП "DIAZOLINE" за Свідоцтвом № 31171 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

ЗТП "DIAZOLINE" за зазначеним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки;

- Відповідачем-2 подано заяву про застосування наслідків спливу позовної давності;

- Позивачу стало відомо (на думку місцевого господарського суду) про наявність оспорюваних свідоцтв України у 2016 році, - після укладення з гр. Таранюк Є.В. Ліцензійного договору № 2 та Ліцензійного договору від 01.11.2016 і після звернення Відповідача-2 з листом від 26.08.2016 №17-9/43 до Управління, в якому він заперечував проти державної реєстрації ЛЗ з назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" та звернення до Солом'янського районного суду м. Києва з позовною заявою до Відповідача-2 щодо припинення порушення прав на спірні ЗТП. Тобто позовна давність обраховується в даному випадку з моменту, коли Позивач довідався про наявність оспорюваних свідоцтв України; тому в задоволенні згаданої заяви слід відмовити.

Судом апеляційної інстанції додатково зазначено, що:

- призначення (місцевим господарським судом) судової експертизи зі справи недержавній спеціалізованій установі, без зазначення конкретного судового експерта, якому доручається проведення експертизи, суперечить статті 41 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) та статті 7 Закону України "Про судову експертизу", а тому висновок судового експерта не може бути належним доказом у справі; до того ж цей висновок не узгоджується з іншими матеріалами справи;

- Позивачем подано до апеляційної інстанції висновок експерта Голови І.Г. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2018. Названий судовий експерт дійшов висновку, що ЗТП за спірними свідоцтвами України є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду та загальновживаними термінами, проте дане твердження спростовується матеріалами справи;

- так, за цими матеріалами ПАТ "Фармак" є правонаступником заснованого у 1925 році Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова. Починаючи з 60-х років ХХ століття на базі названого заводу було налагоджено виробництво ЛЗ "Діазолін", що підтверджується планами виробництва та річними звітами за 1966-1987 роки. У подальшому ПАТ "Фармак" стало єдиним в Україні підприємством, що здійснювало виробництво названого ЛЗ, а іншими виробниками цей продукт не вироблявся, що свідчить про помилковість висновку експерта про загальновживаність позначення;

- Позивач звернувся до суду з позовом у цій справі 10.11.2016; датою державної реєстрації Позивача як юридичної особи є 01.11.2012; відомості про видачу Свідоцтв №№ 7323, 30054 і 31171 були опубліковані у бюлетені "Промислова власність", відповідно, від 30.09.1996 № 3, від 17.02.2003 № 2 і від 15.04.2003 № 4, та із зазначених дат відомості про ці свідоцтва України стали доступними. Отже, Позивач з 01.11.2012 (дата реєстрації юридичної особи) мав можливість дізнатися про офіційну публікацію відомостей щодо видачі оспорюваних свідоцтв України на ЗТП та звернутися до суду. При цьому посилання Позивача на те, що він не знав про існування спірних позначень у зв'язку з нездійсненням до 25.05.2016 господарської діяльності з виробництва ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" та на відсутність у нього відповідного комерційного інтересу не спростовують його реальної можливості дізнатися про існування спірних позначень з моменту державної реєстрації Позивача.

Таким чином, за висновком апеляційної інстанції, з урахуванням наявності порушеного права Позивача та спливу встановленої статтею 257 ЦК України позовної давності у позові слід відмовити в силу положень статті 267 названого Кодексу.

Причиною подання касаційної скарги стала незгода Позивач з відмовою у позові на підставі статті 267 ЦК України (у зв'язку зі спливом позовної давності).

Відповідно до положень ЦК України:

- позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256);

- загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257);

- перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261);

- позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення; сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (частини третя і четверта статті 267).

З огляду на відповідні законодавчі приписи та з урахуванням поданої заяви про застосування позовної давності суди попередніх інстанцій мали достеменно визначитися з початком перебігу позовної давності в даній справі. Проте ними цього належним чином не здійснено з урахуванням такого.

Суд першої інстанції пов'язав початок перебігу позовної давності аж з чотирма моментами часу, що мали місце у 2016 році: 1) після укладення Ліцензійного договору №2; 2) після укладення Ліцензійного договору від 01.11.2016; 3) після звернення ПАТ "Фармак" з листом №17-9/43 до Управління; 4) після звернення до Солом'янського районного суду міста Києва з позовом до ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" про припинення порушення прав на спірні ЗТП, - що вже саме по собі є в принципі невірним, оскільки день початку перебігу позовної давності, за статтею 261 ЦК України, може бути тільки один, і це - конкретна дата (день), а не "2016 рік" загалом.

Суд апеляційної інстанції також дійшов передчасного висновку про перебіг позовної давності, пов'язавши його початок з днем державної реєстрації Позивача як юридичної особи і не врахувавши, що конкуренція Позивача і Відповідача-2 у використанні позначення "діазолін" (у різних варіантах цього позначення) могла розпочатися й пізніше такої дати. У цьому зв'язку обидві попередні судові інстанції залишили поза увагою та не з'ясували і не відобразили у своїх рішеннях, коли конкретно (в який момент часу) розпочалася така конкуренція у використанні даного позначення, зокрема, не встановили обставин (і навіть дати) видачі Позивачу Свідоцтва № 212183 на ЗТП "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", та коли саме Позивачем було подано заявку на реєстрацію ЛЗ "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" і одержано (як ним самим зазначається) відповідні реєстраційні посвідчення на ЛЗ.

Не з'ясувавши обставин, які входили до предмета доказування в даній справі, не перевіривши й не оцінивши відповідні докази, попередні судові інстанції припустилися порушення таких норм процесуального права:

- суд першої інстанції - частини першої статті 47 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу (в тій же редакції) стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності;

- суд апеляційної інстанції - статті 86 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017) щодо оцінки судом доказів на основі всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів та частини п'ятої статті 236 названого Кодексу (в тій же редакції) стосовно ухвалення рішення на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

Водночас суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

Тому згідно із статтею 310 названого Кодексу прийняті по суті справі судові рішення підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду слід врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін і доказам зі справи належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до вимог закону.

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу відповідних судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 06.12.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2018 у справі № 910/20564/16 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Булгакова

Суддя В. Суховий