РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2018Справа № 910/507/18
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., при секретарі судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом АБРО Індастріз, Інк.

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Київська міська митниця ДФС

про зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Кушерець А.С.

від відповідача: Калініченко Н.А.

від третьої особи: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

АБРО Індастріз, Інк. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» про захист прав інтелектуальної власності, у якому просило суд: 1) заборонити TOB «ФОРК ТРЕЙДІНГ» здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 за ВМД №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - ; 2) вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в СІІІА» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №24413 та промисловий зразок за патентами №22379 та №22380, оскільки відповідачем за митною декларацією від 11.12.2017 за ВМД №UA100070/2017/213128 імпортуються товари з використанням вказаних об'єктів інтелектуальної власності позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 позовну заяву АБРО Індастріз, Інк. залишено без руху; встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: викладу змісту позовних вимог (обраного способу захисту) в контексті того, яким чином/способом, де, за який період підлягає знищенню та вилученню товару, що, за твердженням позивача, є контрафактним; викладу обставин заявлених ним позовних вимог в контексті необхідності залучення до участі у справі третіх осіб - Державну фіскальну службу України та Київську міську митницю ДФС; зазначення попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; подання підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав; встановлено позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

02.02.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2018 прийняти позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 27.02.2018.

У підготовче засідання 27.02.2018 з'явився представник позивача, який подав додаткові документи. Представник відповідача у підготовче засідання не з'явився, про поважність причин неявки не повідомив, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2018 підготовче засідання відкладено на 13.03.2018.

У підготовче засідання 13.03.2018 з'явився представник позивача, який подав додаткові документи. Представник відповідача у підготовче засідання не з'явився, про поважність причин неявки не повідомив, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У вирішенні відповідного питання щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, суд з'ясовує, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Оскільки у позові позивач просить суд, зокрема, заборонити TOB «ФОРК ТРЕЙДІНГ» здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 за ВМД №UA100070/2017/213128, то у даній справі будуть досліджуватися обставини, що можуть вплинути на права і обов'язки Київської митниці ДФС, у зв'язку з чим суд дійшов висновку щодо необхідності залучення вказаної особи до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2018 суд ухвалив: залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Київську міську митницю ДФС, продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання відкласти на 02.05.2018.

26.03.2018 відділом діловодства суду від третьої особи отримано пояснення.

27.04.2018 відділом діловодства суду від відповідача отримано відзив на позов.

20.04.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» про участь у судовому засіданні, призначеному на 02.05.2018, в режимі відеоконференції.

02.05.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» про відкладення розгляду справи та участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» у задоволенні заяви про участь у судовому засіданні, призначеному на 02.05.2018, у режимі відео конференції, що отримана судом 20.04.2018, та заяви, отриманої судом 02.05.2018, в частині щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

У підготовче засідання 02.05.2018 з'явився представник позивача; представники відповідача та третьої особи у підготовче засідання не з'явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 02.05.2018 оголошено перерву до 08.05.2018.

08.05.2018 відділом діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 08.05.2018 з'явились представники позивача, відповідача та третьої особи.

У підготовчому засіданні 08.05.2018 оголошено перерву до 15.05.2018.

15.05.2018 відділом діловодства суду від відповідача надійшли додаткові документи та клопотання про виправлення описок по тексту відзиву на позов.

У підготовче засідання 15.05.2018 з'явився представник відповідача, який підтримав викладену у відзиві заяву про зобов'язання позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму на забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат позивача на професійну правничу допомогу; представники позивача та третьої особи у підготовче засідання не з'явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 15.05.2018 судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 22.05.2018.

У судове засідання 22.05.2018 з'явились представники позивача, відповідача. Представник третьої особи у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 22.05.2018 оголошено перерву до 12.06.2018.

У судове засідання 22.05.2018 з'явились представники позивача, відповідача, який подав додаткові пояснення та документи. Представник третьої особи у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

За змістом ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За наведених обставин, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у судовому засіданні 12.06.2018, за відсутності представника третьої особи, запобігаючи при цьому безпідставному затягуванню розгляду справи.

У судовому засіданні 12.06.2018 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія АБРО Індастріз, Інк. є власником свідоцтва України №24413 на знак для товарів і послуг «ABRO», зареєстрованого для товарів 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №24413; дата подання заявки 05.02.1999, дата видачі свідоцтва - 15.04.2002, дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» - 15.04.2002 №4.

Згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 17 класи товарів, стосовно яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, включають:

Кл. 1: Хімічні речовини,; призначені для використовування в промисловості і науці; необроблені синтетичні смоли,; необроблені пластмаси; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; клейові речовини на промислові потреби; домішки хімічні до моторного палива; шпаклювальні композиції,; в тому числі з пластмаси і такі,; що містять скловолокно; клеї,; що належать до 1 класу,; в тому числі для стекол транспортних засобів,; і епоксидні композиції для хімічного зварювання; набори і композиції для ремонту вітрових стекол транспортних засобів,; препарати для захисту від іржі,; композиції для виготовляння прокладок,; що належать до 1 класу; хімічні речовини під тиском для надування шин транспортних засобів; ущільнювальні композиції,; що належать до 1 класу,; в тому числі для систем відводу відпрацьованих газів і для системи двигун/радіатор; хімічні речовини для захисту транспортних засобів від дії ультрафіолетових променів; охолоджувальні рідини,; в тому числі для радіаторів; антифризи; захисні композиції і композиції для запобігання протікання радіаторів у вигляді порошку і/або рідини,; що належать до 1 класу; композиції, що належать до 1 класу, для видаляння намерзання, в тому числі в замках і на вітрових стеклах транспортних засобів; гальмові рідини; рідини для кермового приводу з підсилювачем; рідини трансмісійні; домішки хімічні до мастил для транспортних засобів,; в тому числі зменшуючі задимленість вихлопних газів; домішки хімічні до моторного палива для транспортних засобів,; в тому числі підвищуючі октанове число,; і реагенти для обробляння бензину/дизельного палива;

Кл. 2: Фарби,; в тому числі у вигляді спреїв; політури; лаки; препарати - запобіжники корозії металів; барвники; розрідники,; в тому числі розрідники для лаків; замазки,; в тому числі для використовування при заскленні; композиції,; що належать до 2 класу,; для покриття днища транспортних засобів,; в тому числі у вигляді спреїв; шелак,; в тому числі шелак для прокладок транспортних засобів; протикорозійні препарати,; в тому числі протикорозійні домішки до бензину; композиції,; що належать до 2 класу,; для видаляння фарб;

Кл. 3: Чистильні,; лискувальні,; знежирювальні та абразивні препарати; мила; чистильні препарати і захисні композиції для тканин; знежирювачі,; в тому числі знежирювачі двигунів транспортних засобів; чистильні препарати для транспортних засобів,; в тому числі: шампуні,; лискувальні пасти,; лискувальні препарати,; пінисті композиції,; препарати для видаляння комах і гудрону; препарати для чищення і лискування шин; композиції для чищення радіаторів і двигунів транспортних засобів; композиції для чищення карбюраторів і дроселів; композиції для чищення системи впорскування палива; рідини для очищувачів вітрового скла транспортних засобів; композиції,; що належать до 3 класу,; для очищування печей; чистильні препарати для скла; лискувальні препарати для меблів; препарати для видаляння плям; крохмаль для прання і для текстильних виробів;

Кл.4: Мастильні матеріали,; в тому числі для двигунів транспортних засобів,; моторні мастила,; мастила для зубчастих передач і для полегшування відкривання замків; технічні мастила і густі мастила; паливо для транспортних засобів,; в тому числі для запускання двигунів транспортних засобів; просочувальні масла; домішки до масел у вигляді мастил; домішки до палива у вигляді мастил; масла для транспортних засобів і моторні масла; густі мастила для транспортних засобів;

Кл.9: Електричні і електронні частини,; деталі і приладдя до транспортних засобів; вогнегасники для транспортних засобів;

Кл. 12: Частини, деталі і приладдя, що належать до 12 класу, до транспортних засобів;

Кл. 16: Клеї,; що належать до 16 класу,; в тому числі клеї на канцелярські і побутові потреби; липкі стрічки,; що належать до 16 класу,; в тому числі: екрануючі стрічки,; стрічки з алюмінієвої фольги,; тепло- і електроізолюючі стрічки,; тепло- і електропровідні стрічки,; вогнетривкі стрічки,; пакувальні стрічки і стрічки для стиків стін; вмістини для липких стрічок; пластикові розтяжні плівки для пакування;

Кл. 17: Пакувальні,; защільнювальні і ізоляційні матеріали; стрічки на виробничі потреби,; липкі стрічки,; що належать до 17 класу,; в тому числі: стрічки з алюмінієвої фольги,; стрічки для ремонту вітрових стекол транспортних засобів,; пакувальні стрічки і стрічки для стиків стін,; тепло- і електроізоляційні стрічки,; тепло- і електропровідні стрічки,; вогнетривкі стрічки; защільнювачі,; в тому числі силіконові защільнювачі,; прокладки-защільнювачі,; защільнювачі з латексу,; защільнювачі-мастики,; піноізоляційні защільнювачі.

Так, серед товарів, стосовно яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, наявні, зокрема, замазки; защільнювачі, в тому числі силіконові защільнювачі; защільнювачі-мастики.

Судом встановлено, що з метою захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, 31.07.2009 вказаний знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413 було зареєстровано в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності під №147, що підтверджується листом Державної фіскальної служби України від 28.07.2015 №15839/6/99-99-24-03-02-15.

Судом встановлено, що компанія АБРО Індастріз, Інк. є власником патентів України №22379 та №22380 на промислові зразки «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього», що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на промислові зразки та бібліографічними даними патентів на промислові зразки №22379 та №22380.

Судом встановлено, 15.12.2017 Київською митницею ДФС, на виконання статті 399 Митного кодексу України, відповідно до Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №647 та на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, було здійснено призупинення митного оформлення товарів: коробки з негофрованого картону, за результатами митного огляду являють собою картонний короб для упаковки герметика і містить маркування: RTV silicone gasket maker торгівельна марка ABRO, також містить адресу Abro industries, inc. p.о. box 1174 south .bend, in 46624 U.S.A - 48 кор., код УКТЗЕД - ; матеріали рекламні торгові, за результатами митного огляду являють собою картонні картки для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com. та стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, всього - 28 кор., код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення, за результатами огляду встановлено, що відповідно до маркування являє собою силікон у тубах. На тубах, які знаходяться у коробах з маркуванням АВ-73 та АВ-25 ( 563 кор.) торгівельна марка відсутня. Короби з маркуванням АВ-73 містять позначки red або black. Відповідно у коробах з позначкою red містяться туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та мають відповідний колір червоний. -85%) синій (-15%) , а у коробах з позначкою black містяться туби з надписом Black RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та мають відповідний колір чорний(~85%) червоний (-15%). Відповідно до фотографій на звороті тубів присутній напис: «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд Ш 46624 Зроблено в США», код УКТЗЕД , які заявлені за МД № UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, одержувач - ТОВ "ФОРК ТРЕЙДІНГ" (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корпус 11, "В літ.VII цифра"), на строк до 10 робочих днів з 15.12.2017 до 29.12.2017. Наведене підтверджується листом Київської митниці ДФС від 15.12.2017 №11651/0/26-30-18-03.

У вказаному листі Київської митниці ДФС від 15.12.2017 №11651/0/26-30-18-03 також зазначено, що враховуючи, що до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності під № 000147 внесено об'єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "ABRO" права на який захищаються у відповідності до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 24413 від 15.04.2002, та у зв'язку з тим, що одержувач зазначених товарів ТОВ "ФОРК ТРЕЙДІНГ" не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, що містять зазначений об'єкт права інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що відповідно до листа Київської митниці ДФС б/н на №18122017/1 від 19.12.2017, загальна вага товару, що містить знак для товарів і послуг ABRO та за яким відбулося призупинення митного оформлення відповідно товаросупровідних документів складає 10489 кг. Картонні коробки для упаковки герметика у кількості 8634 шт., розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг. Матеріали рекламні торгові (картонні картки) у кількості 100000 шт., та стікери для герметика у кількості 143000 шт., мають загальну вагу 1496 кг упаковані у 28 картонні короби. Замазка для ущільнення (герметик) розміщена у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг., у кількості 143208 шт.

Судом встановлено, що до вказаного листа Київською митницею ДФС в якості додатку долучено фотографії товарів, митне оформлення яких призупинено (додаток на 7 арк.), копії вказаних фотографій долучені позивачем до позову.

Судом встановлено, що відповідно до листа Київської митниці ДФС від 02.01.2018 №2/10/2670-18-03, Київською митницею ДФС, за наслідками розгляду клопотання про продовження строку призупинення митного оформлення спірного товару, прийнято рішення про продовження призупинення зазначених товарів до 16.01.2018.

Судом встановлено, що відповідно до акту взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017, складеного Київською міською митницею ДФС, старшим державним інспектором м/п «Східний» Коротичем Б.О. у присутності представників позивача та ТОВ «Форк Трейдінг» було взято проби (зразки) таких товарів: туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; туби з надписом BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; картонні картки для герметика Abro RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp Low Volatile, а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт., картонні картки для герметика Abro BLACK RTV Silicone Gasket Maker, що містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 11-АВ Red RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 12-АВ Black RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO Silicone Gasket Maker 144-30 gram tubes Part 12-AB-30, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на порушення відповідачем прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №24413 та промисловий зразок за патентами №22379 та №22380, оскільки відповідачем за митною декларацією від 11.12.2017 за ВМД №UA100070/2017/213128 імпортуються товари з використанням вказаних об'єктів інтелектуальної власності позивача.

За наведених обставин, позивач просить суд: заборонити TOB «ФОРК ТРЕЙДІНГ» здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 за ВМД №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - ; 2) вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в СІІІА» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

Відповідач, заперечуючи проти позову, зазначає, що спірна продукція має походження з КНР, тобто вона фактично виготовлена на території Китаю, де права на об'єкти права інтелектуальної власності позивача не мають правової охорони; відповідач не є виробником вказаної продукції та отримав частину продукції внаслідок вини відправника товарів - компанії "SHENZHEN LONGNATION LOGISTICS CO., LTD", адреса: ROOM 2008, 20TH FLOOR, SHENYE BUILDING, N0.1027 WENJIN ROAD, LUOHU DISTR. SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA (Китай), що підтверджується контрактом № 28/11 від 28.11.17, інвойсом № 02/12/2017 від 01.12.17, пакувальним листом № 02/12/2017 від 01.12.17, коносаментом SHWS217100588 від 21.10.17, CMR № 3909; у діях відповідача відсутня вина, оскільки помилка, яка була допущена, лежить виключно на виробнику товару, так як відповідач позбавлений будь-якої можливості контролю виробництва і відправки зі сторони китайського підприємства; спірний товар не був введений у цивільний оборот в розумінні випуску цього товару для вільного обігу на території України, тоді-як вимоги про знищення товару є похідними від вимоги про вилучення товару з цивільного обороту; відповідач переконаний, що при дослідженні товарів окремо один від одного можна прийти до висновку, що використання всіх суттєвих ознак промислових зразків у спірних позиціях товарів немає, у зв'язку з чим немає підстав стверджувати про будь-яке порушення прав позивача на належні йому промислові зразки.

Третя особа зазначає про те, що нею в порядку ч.14 ст.399 Митного кодексу України було складено протокол про порушення митних правил від 22.01.2018 №0052/10000/18.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, промислові зразки та знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Об'єктом промислового зразка, відповідно до ч. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України, можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Частиною 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 156 Господарського кодексу України та ч. 5 ст. 5 Закону України України "Про охорону прав на промислові зразки").

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки") і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Як встановлено судом, компанія АБРО Індастріз, Інк. є власником патентів України №22379 та №22380 на промислові зразки «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього», що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на промислові зразки та бібліографічними даними патентів на промислові зразки №22379 та №22380.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пункту 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів та послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як встановлено судом, Компанія АБРО Індастріз, Інк. є власником свідоцтва України №24413 на знак для товарів і послуг «ABRO», зареєстрованого для товарів 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №24413; дата подання заявки 05.02.1999, дата видачі свідоцтва - 15.04.2002, дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» - 15.04.2002 №4.

Як встановлено судом, серед товарів, стосовно яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, наявні, зокрема, замазки; защільнювачі, в тому числі силіконові защільнювачі; защільнювачі-мастики.

Як встановлено судом, з метою захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, 31.07.2009 вказаний знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413 було зареєстровано в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності під №147, що підтверджується листом Державної фіскальної служби України від 28.07.2015 №15839/6/99-99-24-03-02-15.

Як встановлено судом, 15.12.2017 Київською митницею ДФС, на виконання статті 399 Митного кодексу України, відповідно до Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №647 та на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, було здійснено призупинення митного оформлення товарів: коробки з негофрованого картону, за результатами митного огляду являють собою картонний короб для упаковки герметика і містить маркування: RTV silicone gasket maker торгівельна марка ABRO, також містить адресу Abro industries, inc. p.о. box 1174 south .bend, in 46624 U.S.A - 48 кор., код УКТЗЕД - ; матеріали рекламні торгові, за результатами митного огляду являють собою картонні картки для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com. та стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, всього - 28 кор., код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення, за результатами огляду встановлено, що відповідно до маркування являє собою силікон у тубах. На тубах, які знаходяться у коробах з маркуванням АВ-73 та АВ-25 ( 563 кор.) торгівельна марка відсутня. Короби з маркуванням АВ-73 містять позначки red або black. Відповідно у коробах з позначкою red містяться туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та мають відповідний колір червоний. -85%) синій (-15%) , а у коробах з позначкою black містяться туби з надписом Black RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та мають відповідний колір чорний(~85%) червоний (-15%). Відповідно до фотографій на звороті тубів присутній напис: «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд Ш 46624 Зроблено в США», код УКТЗЕД , які заявлені за МД № UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, одержувач - ТОВ "ФОРК ТРЕЙДІНГ" (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корпус 11, "В літ.VII цифра"), на строк до 10 робочих днів з 15.12.2017 до 29.12.2017. Наведене підтверджується листом Київської митниці ДФС від 15.12.2017 №11651/0/26-30-18-03.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За змістом ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Так, оскільки імпорт (ввезення) товару (із застосуванням зареєстрованого знаку/із застосуванням запатентованого промислового зразка) є самостійним видом використання зазначених видів об'єктів права інтелектуальної власності, доводи відповідача про те, що в особи, яка не виробляє такий товар, але завозить на територію України, відсутня вина, не приймаються, оскільки імпортер товару виробництва іншої особи (іншої країни походження) в такому разі самостійно несе ризики порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту.

Відтак, невчинення імпортером дій з патентно-інформаційного пошуку з метою попереднього виявлення потенційної можливості порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту перед ввезенням товару, чи свідоме вчинення дій щодо імпорту товару із усвідомленням про порушення прав інтелектуальної власності в будь-якому разі свідчить про наявність вини імпортера у формі необережності (у першому випадку) чи у формі умислу (у другому випадку.).

Так, праву однієї особи, якій належать права інтелектуальної власності, що за своєю правовою природою є абсолютними, кореспондується обов'язок інших осіб утримуватись від їх порушення.

Так, позивач, зазначає про те, що у товарі, зазначеному у митній декларації № UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, використано як знак для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413, так і сукупність суттєвих ознак за патентами України №22379 та №22380 на промислові зразки «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього».

Відповідно до поданого позивачем висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15.01.2018 №566, складеного атестованим судовим експертом Дорошенком О.Ф., експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення ABRO на наданих зразках продукції є тотожними фонетично, семантично та графічно, незважаючи на виконання різними шрифтами, що не впливає на загальне сприйняття тотожності, зі знаком для товарів і послуг ABRO згідно зі свідоцтвом України № 24413, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.) і це може призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів, маркованих знаком для товарів і послуг ABRO.

2. Застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинених Київською міською митницею Державної Фіскальної Служби України зразках продукції, є використанням знака для товарів і послуг ABRO згідно зі свідоцтвом України № 24413.

3. У комплекті, що складається з туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та туби з надписом ABRO BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) та картонні картки для герметика ТМ ABRO та стікера для герметика ТМ ABRO, використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

4. Зовнішній вигляд упаковок (туб) замазок для ущільнення (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) є схожим на зовнішній вигляд упаковок оригінальної продукції АБРО Індастріз, Інк. (герметик) згідно промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380.

При цьому, у вказаному висновку зазначено, що 27 грудня 2017 року до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України при листі представника за довіреністю АБРО Індастріз, Інк. Тимченко Т.Ю. вих. № 27122017/1 від 27.12.2017 для проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності надійшли наступні матеріали: копія листа Чернігівської митниці ДФС 11651/10/26-70-18-03 від 15.12.2017; копія документів про реєстрацію знаку для товарів і послуг ABRO, свідоцтво України № 24413; копія документів про реєстрацію промислового зразку ABRO, свідоцтво України № 22379; копія довіреності компанії АБРО Індастріз, Інк. б.н. від 27.09.2016; копія акту про взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017; оригінальна продукція АБРО Індастріз, Інк. (герметик) згідно промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380; зразки товарів, митне оформлення яких було призупинено Київською міською митницею згідно з актом про взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017; коробки з негофрованого картону з написами ABRO RTV silicone gasket maker, ABRO Industries, inc. p.o.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A.; туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, , туби з надписом ABRO Black RTV Silicone Gasket Maker; стікери для герметика, що містять зображення торговельної марки ABRO; картонні картки з надписами ABRO RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp; Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com.

При цьому, експертом зазначено, що матеріали надійшли нарочно, упакованими і опломбовані поліпропіленовий мішок (коробки з негофрованого картону) та поліетиленовий пакет (решта зразків) - відповідно до фото, розміщених у висновку.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15.01.2018 №566, складеного атестованим судовим експертом Дорошенком О.Ф., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

При цьому, відповідачем разом з відзивом подано висновок експерта №1203-01-ГС від 15.03.2018, складеного Трачуком Юрієм Миколайовичем, відповідно до якого останній дійшов наступних висновків:

На товарі силікон у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

На товарі силікон у тубах з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.)

На товарі силікон у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22380, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.)

На товарі силікон у тубах з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України N922380, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.)

На товарі силікон у тубах з написом «RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp» не використано знак для товарів і послуг «ABRO», за свідоцтвом України №24413, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

На товарі силікон у тубах з написом «Black RTV Silicone Gasket Maker» не використано знак », за свідоцтвом України №24413, права на який належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

Так, у вказаному висновку зазначено, що проведення судової експертизи здійснюється на підставі замовлення учасника (відповідача) справи №910/507/18, в порядку ч. 3 ст. 98 ГПК України - патентним повіреним України (свідоцтво N9379) Трачуком Юрієм Миколайовичем - котрий перебуває у державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) з 2010 року (надалі, за текстом, Експерт). Кваліфікація Експерта підтверджена атестаційною Комісією центрального органу виконавчої влади у сфері правової охорони інтелектуальної власності, за такими спеціальностями: «Знаки для товарів та послуг», «Промислові зразки», «Винаходи (корисні моделі)». Експерт має повні вищі економічну, юридичну освіти та повну вищу спеціальну освіту у сфері правової охорони інтелектуальної власності (диплом магістра з відзнакою), загальний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності - 14 років.

Суд зазначає, що в силу ст. 101 ГПК України, порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовими експертами згідно із статтями 9, 10, 16 цього Закону можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

В свою чергу, порядок присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України.

Разом з тим, Трачук Юрій Миколайович не є судовим експертом у розумінні ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», оскільки його не внесено до Реєстру атестованих судових експертів.

В той же час, суд оцінює поданий відповідачем доказ, який не є висновком експерта у розмінні Господарського процесуального кодексу України, поряд з іншими письмовими доказами.

Так, оцінюючи даний письмовий доказ, суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що кожен вид товару із тих, що задекларовані за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, був запакований окремо один від одного, не комплектом, у зв'язку з чим відповідач стверджує про те, що кожен вид товару, якщо його розглядати окремо, як він, власне, і імпортувався, не порушує і не може порушувати прав позивача.

Так, з матеріалів справи випливає, що серед товарів, задекларованих за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, митне оформлення яких було призупинене через наявність ознак використання знаку товарів та послуг ABRO, були зокрема наступні: туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, туби з надписом ABRO Black RTV Silicone Gasket Maker; стікери для герметика, що містять зображення торговельної марки ABRO; картонні картки з надписами ABRO RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp ; ABRO Industries, inc. p.o.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, відповідно до інформації, зазначеної в Інвойсі N902/12/2017 від 01.12.2017, разом з товаром, заявленим до митного оформлення, відповідач очікував отримати «машину для пакування герметика», що дає обґрунтовані підстави вважати, що у відповідача був намір з'єднувати окремі частини призупиненого товару у єдину за формою, придатну для наступного продажу кінцевому споживачу, продукцію.

Таким чином, суд погоджується з твердженнями позивача про те, що поданий до митного оформлення товар за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017 слід розглядати в сукупності, як такого, що підлягає з'єднанню кожного з елементів в одне ціле (у комплект).

Разом з тим, суд наголошує, що, зразки товарів, які є предметом дослідження висновку експерта №1203-01-ГС за результатами дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15 березня 2018 року, складений Ткачуком Ю. M., не є тими зразками товарів, що були відібрані в присутності позивача та відповідача за актом акту взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017.

Так, як встановлено судом, відповідно до акту взяття проб (зразків) товарів від 26.12.2017, складеного Київською міською митницею ДФС, старшим державним інспектором м/п «Східний» Коротичем Б.О. у присутності представників позивача та ТОВ «Форк Трейдінг» було взято проби (зразки) таких товарів: туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; туби з надписом BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; стікери для герметика, що містять зображення торгівельної марки ABRO, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт; картонні картки для герметика Abro RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp Low Volatile, а також містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт., картонні картки для герметика Abro BLACK RTV Silicone Gasket Maker, що містять адресу виробника Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A та адресу сайта www.abro.com, код УКТЗЕД - у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 11-АВ Red RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO RTV Silicone Gasket Maker 30/11/17 12-АВ Black RUSSB, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.; коробки з негофрованого картону з написом ABRO Silicone Gasket Maker 144-30 gram tubes Part 12-AB-30, а також містить адресу Abro industries, inc. р.о. box 1174 south bend, in 46624 U.S.A, код УКТЗЕД -481920000 у кількості 2 шт.

Разом з тим, представником відповідача 12.06.2018 подано копію акту про взяття проб (зразків) товарів від 06.03.2018, відповідно до якого на території Київської міської митниці ДФС було взято такі проби (зразків) товарів: силікон у тубах з маркуванням АВ-73 та АВ-25 у кількості 2 шт.

Так, вказана продукція і була об'єктом дослідження у висновку експерта №1203-01-ГС за результатами дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15 березня 2018 року, складеного Ткачуком Ю. M., за наслідками чого останній і дійшов вищезгаданих висновків (вказані примірники товару подані відповідачем разом з відзивом та є додатками до справи).

В той же час, такий вибірковий підхід до дослідження питання щодо використання у товарі за ВМД №UA100070/2017/213128 від 11.12.2017 спірного знаку для товарів і послуг та промислового зразка не є обґрунтованим, оскільки такий підхід не спрямований на встановлення об'єктивної істини, відтак дослідження лише деяких з товарів (за вибором відповідача) з переліку тих, які заявлені до митного оформлення, не може спростовувати висновків експерта за наслідками розгляду кожного з заявлених до митного оформлення товарів як складового елемента одного цілого (комплекта), з урахуванням також висновків суду щодо наявності підстав вважати, що спірний товар імпортується в Україну з метою з'єднання кожного елемента у єдиний комплект, та дослідження питання щодо використання у такому товарі об'єктів права інтелектуальної власності, що належать позивачу.

З огляду на наведене, суд доходить висновку, що застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинених Київською міською митницею ДФС зразках продукції, є використанням знаку для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України № 24413, а також що у комплекті, який складається з туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp, та туби з надписом ABRO BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25), картонної картки для герметика ТМ ABRO та стікера для герметика ТМ ABRO, використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc.).

За змістом ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

При цьому, відповідачем не надано суду доказів щодо наявності у нього прав здійснювати використання знаку для товарів і послуг «ABRO» згідно зі свідоцтвом України № 24413 та промислових зразків «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать компанії АБРО Індастріз, Інк.

За наведених обставин, на підставі зібраних у справі доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - , є обґрунтованими, а обраний позивачем спосіб захисту відповідає його порушеному праву та нормам Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв'язку з чим позов АБРО Індастріз, Інк. в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того, позивачем заявлено також вимогу про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в СІІІА» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Судом встановлено, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2018 заяву АБРО Індастріз, Інк. про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі №910/507/18, задоволено, заборонено Київській міській митниці ДФС України здійснювати митне оформлення товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 року за ВМД №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABDO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис „Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США" у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

Так, як вбачається з матеріалів справи та підтверджено представниками позивача, відповідача та третьої особи, митне оформлення товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 року за ВМД №UA100070/2017/213128, було призупинено Київською міською митницею ДФС, а отже суд наголошує на тому, що такі товари не увійшли в цивільний оборот, а тому, вимоги про вилучення товару з цивільного обороту та їх знищення як похідна вимога від вимоги про вилучення товару з цивільного обороту не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Також, представником позивача до матеріалів справи долучено документи, які, як зазначає позивач, підтверджують понесення позивачем судових витрат, а саме витрат на проведення експертизи у розмірі 20004,00 грн. У судовому засіданні 12.06.2018 представник позивача підтримав вимоги щодо стягнення понесених ним судових витрат на проведення експертизи у розмірі 20004,00 грн. та судового збору, представник відповідача у судовому засіданні 12.06.2018 до закінчення судових дебатів зазначив про намір подати докази понесених судових витрат у строк та у порядку, встановленому ст. 129 ГПК України.

За змістом ст. 127 ГПК України, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Судом встановлено, що відповідно до платіжного доручення №3459 від 03.01.2018 на користь НДІ інтелектуальної власності НАП було сплачено грошові кошти у розмірі 20004,00 грн. з призначенням платежу - сплата за проведен. експ. досл. згідно рах.3 від 03.01.2018.

Так, платником за вказаним платіжним дорученням зазначено: ТОВ «Петерка та Партнери». Судом враховано, що компанія АБРО Індастріз, Інк. є юридичною особою, створеною за законодавством Сполучених Штатів Америки, та не має в Україні офіційного представництва.

В той же час, до матеріалів справи представником позивача надано копію договору №26/01-2017 про виконання робіт та надання послуг від 28.12.2017, предметом якого є зобов'язання з виконання експертного дослідження з питань, зазначених у листі генерального директора ТОВ «Петерка та Партнери» Тимченко Т.Ю. до НДІ ІВ НАПрН України.

При цьому, сторонами вказаного договору є Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (виконавець) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Петерка та Партнери» (замовник).

Відповідно до рахунку №3 від 03.01.2018 до договору №26/01-2017 про виконання робіт та надання послуг від 28.12.2017, виставленого ТОВ «Петерка та Партнери», вартість робіт складає 20004,00 грн.

Крім того, відповідно до акту здавання-приймання робіт з проведення експертного дослідження за договором №26/01-2017 про виконання робіт та надання послуг від 28.12.2017, його підписано виконавцем - Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та замовником - ТОВ «Петерка та Партнери».

Так, ні умови договору №26/01-2017 про виконання робіт та надання послуг від 28.12.2017, ні акт здавання-приймання робіт не містять положень про те, що ТОВ «Петерка та Партнери» діє у таких правовідносинах від імені та в інтересах компанії АБРО Індастріз, Інк., а тому, виходячи з наведеного, оскільки ТОВ «Петерка та Партнери», яке є платником вартості експертизи, є безпосередньо стороною договору - замовником, у суду відсутні підстави вважати, що витрати на проведення експертизи, які заявлені у даній справі представником позивача, були понесені саме позивачем - компанією АБРО Індастріз, Інк.

При цьому, щодо клопотання відповідача про зобов'язання позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму на забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат позивача на професійну правничу допомогу, суд зазначає, що за змістом ст. 125 ГПК України, як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов'язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв'язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу). Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо: 1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або 2) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові. Так, застосування заходу забезпечення судових витрат є правом суду зокрема у випадках, зазначених вище, тоді-як з урахуванням обставин даної справи, враховуючи також заперечення позивача проти вказаного клопотання відповідача, суд не вбачає підстав для забезпечення судових витрат відповідача.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Tовариству з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, будинок 8, корпус 11 «В літ. VII цифра») здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - ; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - ; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис «Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США» у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - .

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Форк Трейдінг» (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, будинок 8, корпус 11 «В літ. VII цифра») на користь АБРО Індастріз, Інк./Abro Industries Inc (3580 Блексорн Кт., Саус Бенд, Індіана 46628, США; реєстраційний номер: 197703-729 / 3580, Blackthorn Ct, South bend, In, 46628, USA; registration number: 197703-729) судовий збір у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 22.06.2018

Суддя Ю.В. Картавцева