УХВАЛА

м. Київ

14.05.2018 р.Справа № 910/5458/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ"

2)Державної служби інтелектуальної власності України

3) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг,

Суддя Зеленіна Н.І.

Без виклику учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді у господарському суді міста Києва перебуває справа №910/5458/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Ухвалами суду від 07.09.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10), та зупинено провадження у справі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 р. ухвалу господарського суду міста Києва від 07.09.20127 р. у справі № 910/5458/17 залишено без змін.

Постановою Верховного суду від 05.03.2018 р. ухвалу господарського суду міста Києва від 07.09.2017 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 р. зі справи № 910/5458/17 залишено без змін.

До господарського суду міста Києва з Центру судової експертизи та експертних досліджень (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10) надійшло клопотання про визначення особи експерта та про уточнення питань, поставлених на вирішення експерту.

Відтак, провадження у справі підлягає поновленню для розгляду зазначеного клопотання.

Частиною 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Розглянувши клопотання щодо визначення особи судового експерта, суд зазначає, що у клопотання експертна установа повідомляє, що серед експертів менше навантаження має експерт Ткачук Т.М., відтак, з метою забезпечення дотримання строків для проведення судової експертизи, суд вважає за доцільне доручити проведення судової експертизи у справі №910/5458/17, судовому експерту Ткачук Тетяні Миколаївні (Свідоцтво №1909, видане ЦЕКК Міністерства юстиції України, термін дії до 27.03.2018 р.).

Крім того, у клопотанні Центр судової експертизи та експертних досліджень просить суд уточнити питання, поставлені на вирішення судового експерта, а саме, питання суду:

1) Чи являється позначення "DIAKEM", зображене у Свідоцтві №221829, станом на 17.09.2015 р. (дата подання заявки №m201515956) або більш ранню дату, таким, що було добре відомим в Україні, для товарів 3 класу МКТП, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?

2) Чи може використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, для товарів 3 класу МКТП, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послуги, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?

3) Чи являються товари/послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, такими ж або спорідненими з товарами/послугами, що виробляються/надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?,

Центр просить змінити на такі питання:

1) Чи може використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, для товарів 3 класу МКТП, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послуги, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?

2) Чи являються товари/послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, такими ж або спорідненими з товарами/послугами, що виробляються/надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?

При цьому, питання, чи являється позначення "DIAKEM", зображене у Свідоцтві №221829, станом на 17.09.2015 р. (дата подання заявки №m201515956) або більш ранню дату, таким, що було добре відомим в Україні, для товарів 3 класу МКТП, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ", є питанням права та не може бути поставлене експерта.

Як роз'яснено у п. 3.5. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", у частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. До кола цих факторів, зокрема, належать:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне уточнити вказане питання і викласти його в такій редакції:

- якими є: ступінь відомості чи визнання знака "DIAKEM" для товарів 3 класу МКТП, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"; тривалість, обсяг та географічний район використання і просування вказаного знака Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" станом на 17.09.2015 р. або більш ранню дату?

Враховуючи вирішення питань, порушених у клопотанні Центру судової експертизи та експертних досліджень (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10), провадження у справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 2, 99, 100, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі для розгляду клопотання Центру судової експертизи та експертних досліджень про визначення особи експерта та про уточнення питань, поставлених на вирішення експерту.

2. Доручити проведення судової експертизи, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 07.09.2017 р. у справі №910/5458/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОКЕМІКА ТРЕЙДІНГ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг, судовому експерту Ткачук Тетяні Миколаївні.

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Питання, поставлені на вирішення судовому експерту, викласти у наступній редакції:

1) Якими є: ступінь відомості чи визнання знака "DIAKEM" для товарів 3 класу МКТП, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"; тривалість, обсяг та географічний район використання і просування вказаного знака Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ" станом на 17.09.2015 р. або більш ранню дату?

2) Чи може використання знака для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, для товарів 3 класу МКТП, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послуги, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАКЕМ"?

3) Чи являються товари/послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "DIAKEM" за Свідоцтвом №221829, такими ж або спорідненими з товарами/послугами, Витрати на проведення експертизи покласти на позивача.

6. Дану ухвалу надіслати судовому експерту та учасникам справи.

7. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня її проголошення.

Суддя Н.І. Зеленіна