ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року

м. Київ

Справа № 910/1780/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:

позивач - приватне акціонерне товариство "Лекхім",

представник позивача - Сопільняк В.Ю., адвокат (дов. від 26.09.2014),

відповідач - 1 - публічне акціонерне товариство "Фармстандарт - Біолік",

представник відповідача - 1 - не з'явився,

відповідач - 2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,

представник відповідача - 2 - Ресенчук В.М., головн. фахівець відділу (дов. від 02.02.2018),

відповідач -3 - Міністерство охорони здоров'я України,

представник відповідача - 3 - Мовіле О.С., головн. спец. відділу (дов. від 11.04.2018),

відповідач - 4 - державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України",

представник відповідача -4 - не з'явився,

розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Лекхім"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2018 (головуючий - Сотніков С.В., судді: Тарасенко К.В., Остапенко О.М.)

у справі № 910/1780/16

за позовом приватного акціонерного товариства "Лекхім" (далі - ПрАТ "Лекхім")

до: публічного акціонерного товариства "Фармстандарт - Біолік" (далі - ПАТ "Фармстандарт - Біолік"), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку України), Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - Підприємство)

про визнання недійсними свідоцтв України №№ 182084, 182085 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсними висновку, реєстраційного посвідчення та наказу.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

ПрАТ "Лекхім" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ПАТ "Фармстандарт - Біолік", Державної служби інтелектуальної власності України, МОЗ України та Підприємства про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084 та 182085 на знаки для товарів і послуг відповідно "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

- визнання недійсним висновку Підприємства про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК";

- визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК";

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01;

- зобов'язання ПАТ "Фармстандарт - Біолік" припинити використання позначень "РЕНАЛЬГАН", та/або "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та/або "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК";

- зобов'язання ПАТ "Фармстандарт - Біолік" вилучити з цивільного обігу лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, а також ампули, в яких міститься такий лікарський засіб.

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.09.2016 зі справи № 910/1780/16 позов задоволено частково: визнано недійсним повністю свідоцтво України № 182084 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", власником якого є ПАТ "Фармстандарт - Біолік"; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України № 182084 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнано недійсним повністю свідоцтво України № 182085 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК", власником якого є ПАТ "Фармстандарт - Біолік"; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України № 182085 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнано недійсним наказ МОЗ України від 02.08.2013 № 684 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці; визнано недійсним реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01 на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці; зобов'язано ПАТ "Фармстандарт - Біолік" припинити використання позначень "РЕНАЛЬГАН" та/або "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та/або "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", зареєстрованого згідно наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонено використання вказаних позначень; зобов'язано ПАТ "Фармстандарт - Біолік" вилучити з цивільного обігу лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", зареєстрований згідно наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01), та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, а також ампули, в яких міститься вказаний лікарський засіб; стягнуто з ПАТ "Фармстандарт - Біолік" на користь ПрАТ "Лекхім" 15 000 грн. витрат за проведення судової експертизи та 7 308 грн. судового збору. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Прийняте судове рішення зі справи мотивовано: невідповідністю спірних позначень "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" умовам надання правової охорони та необхідністю судового захисту прав позивача як власника торговельної марки "РЕНАЛГАН" за чинним свідоцтвом України № 15785; порушенням прав інтелектуальної власності позивача наявністю реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01 та наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК"; відсутністю підстав для визнання недійсним висновку Підприємства про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", у зв'язку із задоволенням вимоги позивача про визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", відповідно, достатністю вжитих у судовому порядку заходів для захисту прав інтелектуальної власності позивача.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 замінено відповідача у справі № 910/1780/16 - Державну службу інтелектуальної власності України його правонаступником - Мінекономрозвитку України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2018 рішення місцевого господарського суду зі справи № 910/1780/16 скасовано, прийнято нове рішення про відмову в позові. Судові витрати покладено на позивача. Стягнуто з ПрАТ "Лекхім" на користь ПАТ "Фармстандарт - Біолік" 52 274,60 грн. судових витрат.

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано: відповідністю спірних позначень "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" умовам надання правової охорони та недоведеністю позивачем заявлених позовних вимог.

ПрАТ "Лекхім", посилаючись на порушення судом попередньої інстанції норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Так, згідно з доводами ПрАТ "Лекхім", викладеними у касаційній скарзі:

- задовольняючи клопотання про призначення повторної судової експертизи, суд призначив нову комісійну судову експертизу;

- постановлені судом апеляційної інстанції питання відрізняються від тих питань, які досліджувала первинна судова експертиза;

- задовольняючи клопотання про призначення повторної судової експертизи, суд не зазначив в якій саме частині таке клопотання задоволено, а в якій - відхилено, та з яких підстав суд вирішив призначити нову комісійну судову експертизу;

- часткове задоволення клопотання про призначення повторної судової експертизи не може бути наслідком призначення нової комісійної судової експертизи, оскільки підстави для призначення кожного із зазначеного виду експертиз різні;

- сплутавши два різних види судових експертиз, суд фактично безпідставно поклав в основу оскаржуваної постанови неналежний, недопустимий та недостовірний доказ;

- судом не надано жодної оцінки іншим наявним у матеріалах справи доказам (висновку первинної судової експертизи, висновкам експертів, наданим позивачем, соціологічним дослідженням тощо).

ПАТ "Фармстандарт - Біолік" у відзиві на касаційну скаргу просить постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, зазначаючи, зокрема, про те, що судовий акт попередньої інстанції ухвалений з додержанням норм матеріального та процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу МОЗ України, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість касаційної скарги, просить постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін.

У судовому засіданні 12.06.2018 оголошувалася перерва до 19.06.2018.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- ПрАТ "Лекхім" є власником свідоцтва України № 15785 від 15.09.2000 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" (заявка від 23.05.1996 № 96051188). Торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "болеутоляющие средства; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты" та послуг 42 класу МКТП "консультации по вопросам фармацевтики; реализация товаров 5 класса";

- позначення "РЕНАЛГАН" є словесними та складається з одного слова, написаного кирилицею;

- ПрАТ "Лекхім" використовує торговельну марку "РЕНАЛГАН" для маркування лікарського засобу в таких формах випуску: таблетки, розчин для ін'єкцій. Активними діючими речовинами вказаного лікарського засобу є: метамізол натрію, фенпіверинію бромід, пітофенону гідрохлорид;

- ПАТ "Фармстандарт - Біолік" є власником свідоцтва України № 182084 від 25.02.2014 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" (заявка від 24.07.2012 № m201212665). Торговельну марку "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "ліки для людини";

- також ПАТ "Фармстандарт - Біолік" є власником свідоцтва України № 182085 від 25.02.2014 на знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" (заявка від 24.07.2012 № m201212671); Торговельну марку "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "ліки для людини";

- ПАТ "Фармстандарт - Біолік" є виробником лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", а саме розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці;

- Підприємством проведено експертизу реєстраційних матеріалів лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та складено висновок про можливість його реєстрації;

- 02.08.2013 МОЗ України видано наказ № 684 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" , зокрема, щодо державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК";

- МОЗ України здійснено державну реєстрацію лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та видано ПАТ "Фармстандарт - Біолік" реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01;

- позивач посилається на те, що: торговельні марки, належні відповідачу-1 ("РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК"), є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для таких самих товарів ("РЕНАЛГАН"); позначення "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК", зареєстровані за свідоцтвами України № 182084 та № 182085 на ім'я ПАТ "Фармстандарт - Біолік", є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПрАТ "Лекхім".

Відповідно до висновку від 15.07.2016 № 1096 судового експерта Дорошенка О.Ф., складеного за результатами експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності у справі, яка призначена згідно з ухвалою місцевого господарського суду від 21.03.2016 у справі № 910/1780/16:

- знаки для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвами України № 182084 і № 182085 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України № 15785 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвами України № 182084 і № 182085 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ "Лекхім".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2016 у справі № 910/1780/16 призначено повторну судову експертизу, апеляційне провадження у справі зупинено.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.07.2017 ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2016 про зупинення провадження у справі № 910/1780/16 скасовано.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.09.2017 у справі № 910/1780/16 призначено судову комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку від 29.11.2017 № 835/17-53 судових експертів, за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності:

- знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" за свідоцтвом України № 182084 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України № 15785 щодо товарів 05 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвом України № 182085 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України № 15785 щодо товарів 05 класу МКТП;

- знак "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України № 15785 може викликати у споживача асоціативне уявлення про особу, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме про ПрАТ "Лекхім";

- знаки "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" за свідоцтвом України №182084 та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвом України № 182085 можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про особу, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме про ПАТ "Фармстандарт - Біолік";

- знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" за свідоцтвом України № 182084 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ "Лекхім;

- знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвом України № 182085 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ "Лекхім".

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення сукупності заявлених у ній позовних вимог.

З огляду на приписи частини третьої статті 22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції, чинній станом на час звернення позивача з позовом до суду та прийняття рішення у справі), згідно з якими місцеві господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності, та на вимоги статей 1, 41, 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України у вказаній редакції) господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 ГПК України, а правовідносини, з яких виник спір, мають господарський характер.

У вирішенні питання про те, чи є правовідносини господарськими, а спір - господарським, слід виходити з визначень, наведених у статті 3 Господарського кодексу України (далі - ГК України).

Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб'єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), ГК України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Таким чином, господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані, зокрема, з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності.

Спір у частині визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 щодо державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01 є спором стосовно захисту прав інтелектуальної власності ПрАТ "Лекхім", який в даному випадку не перебуває у відносинах адміністративного підпорядкування з МОЗ України, має цивільний характер та не відноситься до сфери публічно-правових відносин, а тому підвідомчий господарським судам України, про що обґрунтовано зазначено у вирішенні спору місцевим господарським судом.

За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 10.04.2008):

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта статті 16);

- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша статті 20);

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (частина друга статті 20);

- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша статті 21);

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (частина перша статті 19);

- правова охорона надається знаку, який, зокрема не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина перша статті 5);

- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац п'ятий частини другої статті 6);

- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац другий частини третьої статті 6).

При цьому, обставини, зазначені в абзаці п'ятому частини другої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в абзаці другому частини третьої цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони (а саме: припис абзацу п'ятого частини другої статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування із знаками інших осіб, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні абзацу другого частини третьої статті 6 та частини п'ятої статті 16 Закону.

Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3.2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з підпунктом 4.3.2.6 пункту 4.3.2 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно ж до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Частиною першою статті 21 названого Кодексу визначено, що суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий, зокрема, органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. Аналогічний припис містить і частина друга статті 20 ГК України.

Згідно з положеннями Закону України "Про лікарські засоби":

- лікарський засіб - це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу (стаття 2);

- лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я (стаття 9).

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376, державна реєстрація лікарського засобу здійснюється МОЗ України на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ України у визначеному Міністерством порядку.

Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що її Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій Частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підпадає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

У свою чергу, Закон України "Про лікарські засоби" (у тому числі і стаття 9 цього Закону) не містить обмежень у застосуванні виключних прав власників зареєстрованих торговельних марок.

Формальне дотримання МОЗ України існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованої торговельної марки забороняти використання позначення та не повинно ставити під сумнів виключний характер прав на торговельну марку.

Місцевий господарський суд, повно та всебічно дослідивши обставини справи і перевіривши їх наявними доказами, яким надав належну оцінку, з наведенням у судовому рішенні зі справи необхідного мотивування, встановивши те, що спірні позначення "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою "РЕНАЛГАН", раніше зареєстрованою на ім'я ПрАТ "Лекхім" за свідоцтвом України № 15785 для таких самих товарів 5 класу МКТП, а також є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ "Лекхім" (що підтверджується і висновком від 15.07.2016 № 1096 судового експерта Дорошенка О.Ф.), дійшов обґрунтованого висновку стосовно невідповідності зареєстрованих за свідоцтвами України № 182084 і № 182085 знаків для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" умовам надання правової охорони та, беручи до уваги обсяг і зміст виключних прав ПрАТ "Лекхім" як власника чинного свідоцтва України № 15785 (стаття 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), правомірно задовольнив позовні вимоги ПрАТ "Лекхім" про: визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084 та 182085 на знаки для товарів і послуг відповідно "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК"; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК"; визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01; зобов'язання ПАТ "Фармстандарт - Біолік" припинити використання позначень "РЕНАЛЬГАН", та/або "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та/або "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК".

При цьому місцевий господарський суд мотивовано відмовив у задоволенні вимоги ПрАТ "Лекхім" про визнання недійсним висновку Підприємства про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" з посиланням на те, що порушене право позивача захищене шляхом визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК".

Касаційний господарський суд додатково зазначає про те, що з прийняттям наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" висновок Підприємства про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" фактично вичерпав свою дію шляхом реєстрації лікарського засобу. У зв'язку з цим обраний позивачем спосіб захисту порушених прав у відповідній частині не забезпечує їх реального захисту.

Також місцевий господарський суд, з огляду на приписи статті 500 ЦК України, дійшов мотивованого висновку про недоведеність ПАТ "Фармстандарт - Біолік" наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "РЕНАЛГАН".

Суд апеляційної інстанції, у свою чергу, скасовуючи рішення місцевого господарського суду з посиланням виключно на висновок комісійної судової експертизи, не обґрунтував ні підстав для призначення повторної судової експертизи, ані підстав для призначення комісійної судової експертизи у справі (з включенням до переліку питань тих самих питань, які ставилися перед експертом у призначенні місцевим господарським судом первісної судової експертизи у справі), не врахував те, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у даному випадку вирішення порушених питань може бути здійснено з точки зору звичайного (пересічного) споживача відповідного товару.

З огляду на викладене Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що судом апеляційної інстанції оскаржувану постанову прийнято з порушенням норм процесуального права (щодо підстав призначення повторної, а в подальшому, комісійної судових експертиз, стосовно загальних правил оцінки доказів, відсутності у висновку судового експерта заздалегідь встановленої сили; статей 41, 42 ГПК України в редакції, що діяла до 15.12.2017, а також статей 86, 104 ГПК України в редакції, що діє з 15.12.2017), що, в свою чергу, призвело до неправильного застосування судом апеляційної інстанції, зокрема, приписів частини п'ятої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до частин першої та другої статті 300 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Водночас згідно з частиною четвертою цієї ж статті Кодексу суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Згідно з приписами пункту 4 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині.

У відповідності до статті 312 ГПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

З урахуванням викладеного, постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню в частині скасування рішення місцевого господарського суду про: визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084 та 182085 на знаки для товарів і послуг відповідно "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК"; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК"; визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01; зобов'язання ПАТ "Фармстандарт - Біолік" припинення використання позначень "РЕНАЛЬГАН", та/або "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та/або "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", зареєстрованого згідно наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборону використання вказаних позначень; відмову в задоволенні позову про визнання недійсним висновку Підприємства про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", а рішення місцевого господарського суду у відповідній частині - залишенню в силі.

Водночас місцевий господарський суд, задовольняючи позов також і в частині вимоги позивача про зобов'язання ПАТ "Фармстандарт - Біолік" вилучити з цивільного обігу лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", зареєстрований згідно наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01), та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, а також ампули, в яких міститься вказаний лікарський засіб, не врахував того, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення. Місцевий господарський суд залишив поза увагою те, що виконання рішення у цій частині потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним, і які, в тому числі, легітимно придбали товар (лікарські засоби) з метою його подальшої реалізації.

Відповідно, у вказаній частині у задоволенні позову слід відмовити з підстав невизначеності кола зацікавлених осіб, наявності та належності відповідного товару.

Водночас з огляду на те, що суд апеляційної інстанції ухвалив рішення про відмову в позові, в тому числі і в зазначеній частині позовних вимог, проте з інших підстав, постанову суду апеляційної інстанції у відповідній частині слід залишити без змін, з урахуванням тих мотивів для відмови в позові у вказаній частині, які викладені у цій постанові.

У зв'язку з тим, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково, постанова суду апеляційної інстанції - частковому скасуванню, а рішення суду першої інстанції в частині, в якій скасовано постанову суду апеляційної інстанції - залишенню в силі, витрати позивача зі сплати судового збору в сумі 16 536,00 грн. за розгляд справи в суді касаційної інстанції підлягають стягненню з ПАТ "Фармстандарт - Біолік" (як з особи, яка порушила права власника свідоцтва на торговельну марку "РЕНАЛГАН" та внаслідок неправильних дій якої виник спір) на користь позивача. В іншій частині (2756 грн.) судовий збір, сплачений за подання касаційної скарги, покладається на позивача.

При цьому також підлягають перерозподілу і судові витрати зі справи.

Так, судовий збір, сплачений позивачем за подання позову, у зв'язку з частковим задоволенням позову покладається на ПАТ "Фармстандарт - Біолік" у сумі 8268,00 грн. В іншій частині (1378,00 грн.) судовий збір, сплачений за подання позовної заяви, покладається на позивача.

Витрати позивача в сумі 15 000,00 грн. на оплату судової експертизи покладаються на ПАТ "Фармстандарт - Біолік" як на особу, внаслідок неправильних дій якої виник спір.

Судовий збір, сплачений ПАТ "Фармстандарт - Біолік" за розгляд апеляційної скарги, підлягає стягненню з позивача на користь ПАТ "Фармстандарт - Біолік" у розмірі 1515,80 грн. В іншій частині (9094,80 грн.) судові витрати з апеляційної скарги покладаються на ПАТ "Фармстандарт - Біолік".

Витрати ПАТ "Фармстандарт - Біолік" у розмірі 41 664,00 грн. на оплату судової експертизи покладаються на ПАТ "Фармстандарт - Біолік".

Керуючись статтями 129, 308, 312, 315 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Лекхім" задовольнити частково.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2018 у справі № 910/1780/16 скасувати в частині скасування рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2016 про: визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084 та 182085 на знаки для товарів і послуг відповідно "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК"; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.2013 № 684 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці; визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01; зобов'язання публічного акціонерного товариства "Фармстандарт - Біолік" припинити використання позначень "РЕНАЛЬГАН", та/або "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та/або "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", зареєстрованого згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборону використання вказаних позначень; відмову у задоволенні вимоги про визнання недійсним висновку державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та в частині розподілу судових витрат.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2016 зі справи № 910/1780/16 у відповідній частині залишити в силі.

4. У решті постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2018 у справі № 910/1780/16 залишити без змін.

5. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Фармстандарт - Біолік" на користь приватного акціонерного товариства "Лекхім" 8268,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції, 15 000,00 грн. витрат на оплату судової експертизи, 16 536,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.

6. Стягнути з приватного акціонерного товариства "Лекхім" на користь публічного акціонерного товариства "Фармстандарт - Біолік" 1515,80 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

7. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко