КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2018 р. Справа№ 910/5359/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Верховця А.А.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання: Сотнікової І.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Войков А.П. - довіреність № 457 від 02.02.16

від позивача: Сиклітенко В.В. - довіреність № 637 від 07.02.17

від відповідача-1: Ресенчук В.М. - довіреність № 2434-03/67 від 02.02.18

Гуньковська М.Д. - довіреність № 2434-03/64 від 02.02.18

від відповідача-2: Первомайський О.О. - довіреність б/н від 01.07.16

від відповідача-3: не з'явились

розглянувши апеляційну скаргу WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг компані) на рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року

у справі № 910/5359/16 (суддя Балац С.В.)

за позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані)

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю „ХАДО-Холдінг"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю „ХАДО-Технологія"

про захист прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

У березні 2016 року WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) (далі - позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1), ТОВ „ХАДО-Холдінг" (далі - відповідач-2) та ТОВ „ХАДО-Технологія" (далі - відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності, в якому просило суд:

- визнати повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг „ANY WAY D40", власником якого є відповідач-2;

- зобов'язати відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг „ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є відповідач-2;

- зобов'язати відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити відповідачу-2 здійснювати використання позначення „ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою „WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-3 здійснювати використання позначення „ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою „WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-2 здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою „WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити відповідачу-3 здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою „WD-40, об`ємний" визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позовні вимоги мотивовані тим, що свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України №15337 та №172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично позивача.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року у справі №910/5359/16 провадження у справі 910/5359/16 в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг „ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг закрито у зв'язку з відсутністю предмету спору. У задоволенні решти вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року у даній справі та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги, позивач посилається на неповне з'ясування місцевим судом обставин, які мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2018 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг компані) на рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року у справі № 910/5359/16, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 21.06.2018 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній заперечує проти її задоволення та просить суд залишити рішення суду першої інстанції без змін як законне та обґрунтоване.

У зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.06.2018 року для розгляду справи № 910/5359/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 21.06.2018 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/5359/16 за апеляційною скаргою WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг компані) на рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року.

Представник позивача в судовому засіданні 21.06.2018 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року повністю та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Представники відповідача-1 та відповідча-2 в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.

Представники відповідач-3 в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи на направляли.

У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

21.06.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг компані) слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається із матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015 року визнано знак „WD-40" за свідоцтвом України № 15337 добре відомим в Україні відносно позивача для товарів 02 класу МКТП.

Рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015 року визнано знак „WD-40 об'ємний" добре відомим в Україні для товарів 02 класу МКТП.

На ім'я відповідача-2 зареєстрована торгівельна марка „ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 на знак для товарів і послуг для товарів 1,2,3,4 класів МКТП.

На ім'я відповідача-2 зареєстрована об'ємна торгівельна марка за свідоцтвом України № 152494 на знак для товарів і послуг для товарів 1,2,4 класів МКТП.

Також встановлено, що торговельні марки позивача зареєстровані для товарів 02 МКТП "протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів і протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння)" та 04 МКТП "мастильні та просочувальні оливи"; відповідача-2 - для всіх товарів 01 МКТП "антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; антистатики, крім побутових; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гази-носії для аерозолів; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімікати для видаляння нагару в двигунах; гальмові рідини; рідини до гідравлічних систем; охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів; препарати проти закипання двигунових охолодників (охолоджувальних рідин); хімічні добавки до олій; домішки очищальні до бензину; домішки хімічні до моторного палива; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу); зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), крім побутових; речовини для лагодження камер шин; клеї для шин; хімікати, що запобігають конденсуванню; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини трансмісійні; речовини для лагодження шин; шпаклівки для кузовів автомобілів", 02 МКТП "барвники до масла; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; захисні (захистові) препарати для металів; лаки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні препарати; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів", 03 МКТП "антистатики побутові; вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; розчини для миття вітрового скла; вулканний попіл для чищення; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; препарати для видаляння іржі; лаки для волосся; мастика для паркету; протиковзова мастика для підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); лискувальні препарати для меблів і підлоги; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); препарати для виводіння плям; препарати для сухого чищення; препарати для чищення стічних труб" та "аерозольні мастильні матеріали; вазелін технічний; віск (сировина); домішки нехімічні до моторного палива; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); спирт (паливо); технічні жири (мастила); технічні оливи; мастила для зброї; мастильні матеріали; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; оливи для двигунів", тобто товари, для яких зареєстровано протиставлені позначення, є однорідними (спорідненими).

Таким чином за твердженням позивача, свідоцтва України № 161673 та № 152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України № 15337 та № 172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; далі - Закон № 3689); позначення за спірними свідоцтвами можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично позивача (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Також позивачем заявлені позовні вимоги про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товару, а також про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Переглядаючи в апеляційному порядку законність винесення оскаржуваного позивачем рішення, судова колегія не вбачає підстави для його скасування з огляду на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України № 3689, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Судом вірно встановлено, що заявка № m 2011 19011 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг „ANY WAY D40" для товарів 1,2,3,4 класів МКТП подана відповідачем-2 30.11.2011 року, а заявка № m 2011 19764 на реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг для товарів 1,2,4 класів МКТП подана відповідачем-2 09.12.2011 року.

Відтак, правомірним є висновок суду, що на момент подання заявок № m 2011 19011 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг „ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 та № m 2011 19764 на реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 підстав для відмови у їх реєстрації були відсутні, оскільки рішення апеляційної палати відповідача-1 про визнання знаків позивача добре відомими в Україні прийнято 31.08.2015 року.

Крім того, як вбачається із виписок із державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 20.04.2016 року № 345 та від 20.04.2016 року № 344, відповідач-2 подав заявки на припинення дії оскаржуваних свідоцтв.

Вказаними вище виписками підтверджується, що свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 152494 та № 161673 припинені 25.03.2016 року (бюлетень "Промислова власність" № 6 від 25.03.2016 року), тобто в день відкриття провадження у даній справі (25.03.2016 року) вказані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця (відповідача-2).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Враховуючи те, що в день відкриття провадження у даній справі оскаржувані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця, колегія суддів погоджується із висновком місцевого суду, що провадження у даній справі в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг „ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 статті 231 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору.

Посилання позивача в апеляційній скарзі на право відповідача-2 протягом трьох років з дати припинення дії свідоцтв повторно зареєструвати такі торговельні марки, як на підставу для задоволення позовних вимог, судом апеляційної інстанції відхиляються у зв'язку з тим, що вони будуються на припущеннях, оскільки скаржником на надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження вчинення чи підготовку до вчинення таких дій з боку відповідача-2.

Судова колегія також погоджується з висновком місцевого суду про відмову у задоволенні інших позовних вимог з огляду на наступне.

Приписами ч. 1 ст. 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Так, у якості порушення прав позивача, останнім надано суду, зокрема, копію протоколу огляду письмового доказу від 01.02.2013 року та копію протоколу огляду веб-сайту в мережі Інтернет від 14.02.2013 року.

В подальшому, після відкриття провадження у даній справі, позивачем надано суду зразки товарів, що, на його думку, підтверджують факт порушення його прав.

Тобто, відповідно до наданих позивачем доказів використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами, останній вказує на використання таких позначень.

Проте, як вірно встановлено судом, з наданих ще у 2016 році зразків товарів не зрозуміло, на якому з них використовується таке позначення, як „ANY WAY D40". Якщо і можна стверджувати про використання певних позначень то вони текстуально та візуально полягають у використанні позначень - „ХАДО", „ХАДО 40" та „AWD40".

Крім того, матеріали справи не містять доказів, що товари, на які він посилається та зразки яких були надані що в 2016 року, продовжують виготовлятися та пропонуватися відповідачем-2 до продажу після припинення дії відповідних свідоцтв, тобто у 2017-2018 роках. Не надано позивачем відповідних доказів і суду апеляційної інстанції.

При цьому, як вірно зазначено судом першої інстанції, даний позов поданий до суду в березні 2016 року, предмет та підстави позову в процесі розгляду справи змінені не були.

Так в позовній заяві йдеться про заборону використання, тобто заборону вчинення дій в теперішньому та за змістом в майбутньому часі, проте, враховуючи те, що продукція вже не виробляється та не пропонується для продажу відповідачами, суд позбавлений можливості заборонити те, чого не здійснює відповідач-2 або особа, яка діє в інтересах останнього.

Таким чином позовні вимоги про заборону відповідачу-2 та відповідачу-3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, правомірно залишені судом без задоволення.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність", то місцевим судом також правомірно залишено її без задоволення, оскільки вона є похідною від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсним, в задоволенні якої судом було відмовлено.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг компані) на рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року у справі № 910/5359/16 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року у справі № 910/5359/16 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4. Справу № 910/5359/16 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 23.06.2018 року

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді А.А. Верховець

В.О. Пантелієнко