КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"14" червня 2018 р. Справа№ 910/18587/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: Найченко А.М.

у присутності представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 довіреність № б/н від 08.02.18

від відповідача-1: ОСОБА_3 довіреність № 174/1-2012 від 27.04.18

від відповідача-2: ОСОБА_4 довіреність № 2434-03/68 від 02.02.18

розглядаючи апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! на рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року

у справі № 910/18587/16 (суддя Балац С.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе!

до 1. Приватного акціонерного товариства „Карлсберг Україна

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі №910/18587/16 у задоволенні позову відмовлено повністю. Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою від 27.10.2016 року.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у даній справі та прийняти нове, яким позов задовольнити повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2018 року колегією суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Верховця А.А., Дикунської С.Я. апеляційну скаргу ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! повернуто скаржнику без розгляду на підставі п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України.

14.05.2018 року апеляційна скарга ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! надійшла до Київського апеляційного господарського суду повторно.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів, вище вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.05.2018 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! на рішення господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі № 910/18587/16, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 31.05.2018 року за участю повноважних представників сторін.

24.05.2018 року засобами електронного звязку від представника позивача надійшло клопотання про участь у судовому засіданні 31.05.2018 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить доручити одному з наступних судів: Господарський суд Івано-Франківської області, апеляційний суд Івано-Франківської області.

Ухвалою суду від 29.05.2018 року заявлене клопотання представника позивача задоволено, ухвалено проводити судове засідання 31.05.2018 року в режимі відеоконференції, забезпечення проведення якої доручено апеляційному суду Івано-Франківської області

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на апеляційну скарги.

В судовому засіданні 31.05.2018 року позивачем заявлено клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, подане разом з матеріалами справи, якому судом буде надана оцінка під час прийняття рішення.

Ухвалою суду від 31.05.2018 року за усним клопотанням представника позивача відкладено розгляд справи на 07.06.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання позивача про приєднання доказів до матеріалів справи, а від представника позивача письмові пояснення по справі.

В судовому засіданні 07.06.2018 року відповідачем-1 заявлено клопотання про призначення повторної експертизи у справі, проведення якої просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та поставити на вирішення експертизи перше питання, яке досліджувалося і вирішувалося у первинній судовій експертизі.

Заявлене клопотання мотивоване суперечливістю попереднього висновку комісійної судової експертизи, яку було призначено ухвалою суду першої інстанції від 12.12.2016 року, зокрема з огляду на протилежні відповіді експертів на перше питання.

Представники позивача та відповідача-2 щодо призначення повторної експертизи у справі не заперечували.

В судовому засіданні 07.06.2018 року оголошено перерву у справі до 14.06.2018 року з метою надання сторонам можливості визначитись з колом експертних установ, що проводитимуть повторну експертизу.

До початку судового засідання від представника позивача також надійшло клопотання про проведення повторної експертизи, проведення якої просить доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України або Київському експертно-дослідному центру та поставити на вирішення експертизи перше питання, яке досліджувалося і вирішувалося у первинній судовій експертизі.

За наслідками розгляду в судовому засіданні 14.06.2018 року клопотання позивача та відповідача-1 про призначення повторної експертизи у справі №910/18587/16, заслухавши позиції представників учасників провадження у справі щодо заявлених клопотань, судом апеляційної інстанції встановлено наступне.

Позивачем зареєстровано право на використання знаку для товарів і послуг „Різдвяний, про що видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 106778, зареєстроване в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.05.2009 року, яким надано правову охорону словесному сполученню „Різдвяний щодо товарів, визначених в класі 32 МКТП.

Відповідачем-1 зареєстровано право на використання комбінованого знаку для товарів і послуг „Різдвяне, про що видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 189828, зареєстроване в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.08.2014 року.

У жовтні ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ „Карлсберг Україна та державної служби інтелектуальної власності про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №189828, видане державною службою інтелектуальної власності України та зобовязання державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України № 189828 від 26.08.2014 року на знак для товарів і послуг недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 189828 від 26.08.2014 року на знак для товарів і послуг „Різдвяне підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, не можуть бути зареєстровані як знаки.

Позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво з посиланням на те, що комбінований знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим до ступеня змішування із словесним торговим знаком „Різдвяний за належним позивачу свідоцтвом № 106778, що було достатньою підставою для відмови у наданні правової охорони, а сам факт реєстрації комбінованого знака „Різдвяне свідчить про порушення прав позивача, приймаючи до уваги те, що позивач використовує знак „Різдвяний для маркування пива, тобто того самого товару для маркування якого зареєстроване оскаржуване свідоцтво.

З метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, господарським судом міста Києва відповідно до ухвали від 12.12.2016 року призначено комісійну судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії Правових наук України, на вирішення якої поставлені питання:

- чи є знак за оскаржуваним свідоцтвом схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком „Різдвяний за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП ?

- чи є знак за оскаржуваним свідоцтвом таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 32 класу МКТП за свідоцтвом України № 106778 на знак для товарів і послуг „Різдвяний, а саме щодо позивача ?;

- чи є спорідненими товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг „Різдвяний за свідоцтвом України № 106778 з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є відповідач-1 ?

Відповідно до висновку експертів № 1142 за результатами проведення комісійної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у справі №910/18587/16 від 21.08.2017 року, який складено експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_6:

1) Знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП (експерт ОСОБА_5);

1) Знак за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП (експерт ОСОБА_6);

2) Враховуючи те, що сукупність відомостей, які містяться у наданих на дослідження матеріалах справи № 910/18587/16 не є достатніми для обєктивного визначення ймовірності породження у свідомості споживача асоціації, повязаної з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, дати відповідь на питання 2 не вбачається можливим (експерт ОСОБА_5, експерт ОСОБА_6).

3) Товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг „Різдвяний за свідоцтвом України № 106778 є однорідними з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є відповідач-1, окрім товарів, що не відносяться до категорії слабоалкогольних та алкогольних напоїв (експерт ОСОБА_5, експерт ОСОБА_6).

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року у справі №910/18587/16 у задоволенні позову відмовлено повністю.

В основу вказаного рішення суду першої інстанції покладено висновок судової судового експерта ОСОБА_6 про те, що знак для товарів у послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, належним позивачу, щодо товарів 32 класу МКТП.

При цьому, судом відхилено висновки судового експерта ОСОБА_5 у даній справі, в результаті чого суд дійшов висновку, що зібрані у справі докази не свідчать про порушення відповідачем-1 прав позивача при використанні останнім словесного торгового знаку „Різдвяний за належним позивачу свідоцтвом № 106778 при маркуванні пива.

В силу ч. 2. ст. 107 ГПК України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі обєкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові обєкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

За вказаних вище обставин, оскільки в основу судового рішення суду першої інстанції покладено комісійну судову експертизу, в якій містяться розходження у висновках кількох експертів щодо першого поставленого судом питання, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для розяснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду вважає за доцільне клопотання представників позивача та відповідача-1 задовольнити та призначити у справі повторну експертизу обєктів інтелектуальної власності та покласти витрати, повязані з проведенням експертизи, на ПрАТ „Карлсберг Україна.

Відповідно до Закону України „Про судову експертизу та статті 99 ГПК України проведення повторної експертизи обєктів інтелектуальної власності суд доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

У звязку з призначенням Київським апеляційним господарським судом повторної експертизи обєктів інтелектуальної власності, суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 99, 100, 107, 228, 234 та 270 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Приватного акціонерного товариства „Карлсберг Україна та Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! про призначення у справі повторної експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/18587/16 повторну експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. На вирішення експертизи винести наступне питання:

- Чи є знак „Різдвяне (комбінований) за свідоцтвом України № 189828 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком „Різдвяний за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП?

4. Для проведення експертизи направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України копію ухвали суду та матеріали справи № 910/18587/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей як для себе! до Приватного акціонерного товариства „Карлсберг Україна та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

5. Попередити експерта, що буде здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

6. Витрати, повязані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на Приватне акціонерне товариство „Карлсберг Україна.

7. Зупинити провадження у справі № 910/18587/16 до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

8. По закінченню експертизи висновки та матеріали справи № 910/18587, а також документи, що підтверджують витрати, повязані з проведенням експертизи, надіслати до Київського апеляційного господарського суду.

9. Копію ухвали суду надіслати учасникам провадження у справі.

10. Ухвалу може бути оскаржено в частині зупинення провадження відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.О. Пантелієнко

ОСОБА_1